戻る

平成１７年（行ケ）第１０１２２号　審決取消（特許）請求事件
（旧事件番号　東京高裁平成１６年（行ケ）第５４０号）
口頭弁論終結日　平成１７年７月１２日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　
　　　　　　　原　　　　　　告　　　アルケマ
　　　　　　　　　　　　　（旧商号　アトフィナ）
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　越場　隆
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　小川　洋
　　　　　　　指定代理人　　　岩瀬眞紀子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　西川和子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　一　色　由美子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　柳　和子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　冨永　保
　　　　　　　同　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が不服２０００－１２８６２号事件について平成１６年７月２７日に
した審決を取り消す。
第２　事案の概要
　本件は，原告が特許出願をしたところ特許庁から拒絶査定を受けたためこれ
を不服として審判請求をしたが，同庁から審判不成立の審決を受けたため，その取
消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
　１　請求原因
　(1)特許庁における手続の経緯
　　　原告（出願時の商号は「エルフ　アトケム　ソシエテ　アノニム」，審判
時の商号は「アトフィナ」，その後２００４年〔平成１６年〕１０月４日に「アル
ケマ」へ商号変更）は，平成９年７月３１日，発明の名称を「感圧接着ポリマー」
とする特許出願（甲２，パリ条約による優先権主張１９９６年〔平成８年〕７月３
１日・フランス国，以下「本件特許出願」という。）をした。その後原告は，平成
１１年７月７日付け手続補正書（甲５）による補正（以下「第１次補正」とい
う。）を，平成１２年４月１０日付け手続補正書（甲８）による補正（以下「第２
次補正」という。）をしたが，平成１２年５月１６日に特許庁から拒絶査定を受け
た（甲９）ので，同１２年８月１４日，これに対する不服の審判請求をした。
　特許庁は，同請求を不服２０００－１２８６２号事件として審理した上，
平成１６年７月２７日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，そ
の謄本は同年８月１６日原告に送達された。
　なお，原告は，審判手続中の平成１３年１月１８日に審判請求書の請求理
由を補正し，審判官の指示があれば特許請求の範囲を更に補正してもよい旨を述べ
ている（甲１０。審決３頁の３－３）。
(2)発明の内容
　ア　第２次補正（甲８）により補正された明細書（以下「本件明細書」とい
う。）の特許請求の範囲は，請求項が１ないし９から成るが，そのうちの請求項
１，２の記載は，下記のとおりである。
記
【請求項１】下記モノマーを全体が１００重量％になるように混合したも
のを乳化重合して得られるポリマーを含むことを特徴とする，ガラス遷移温度が－
２５℃以下である感圧接着剤：
（Ａ）ブチルアクリレート，ｎ－オクチルアクリレート，イソオクチルア
クリレート，２－エチルヘキシルアクリレートおよび２－エチルヘキシルトリメラ
ルアセテートからなる群の中から選択されるガラス遷移温度が－４０℃以下のホモ
ポリマーとなる少なくとも１種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：４０～
９５重量％　
（Ｂ）メチルアクリレート，ブチルメタクリレート，メチルメタクリレー
トおよび酢酸ビニルからなる群の中から選択されるガラス遷移温度が０℃以上であ
るホモポリマーとなる少なくとも１種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：
２～５０重量％　
（Ｃ）アクリル酸またはメタクリル酸モノマー：０．５～６重量％　
（Ｄ）メトキシエチルアクリレート，エチルジグリコールアクリレートお
よびエチルトリグリコールメタクリレートからなる群の中から選択される１～２０
モルのエチレンオキサイドでエトキシ化された少なくとも１種の（メタ）アクリル
モノマー：０～５重量％　
（Ｅ）下記一般式：
【化１】
C
O
NN
で表されるウレイド構造を有する少なくとも１種の（メタ）アクリルまた
はビニルモノマー：０．０５～１重量％　
（Ｆ）スルホネート基を有する少なくとも１種のアクリルまたはビニルモ
ノマー：０～２重量％。
【請求項２】上記各モノマーが下記比率（全体で１００重量％）である請
求項１に記載の感圧接着剤：
（Ａ）：５０～６５重量％　
（Ｂ）：２５～４５重量％　
（Ｃ）：１～３重量％　
（Ｄ）：０～３重量％　
（Ｅ）：０．１～０．５重量％　
（Ｆ）：０．５～１．５重量％
　(3)審決の内容
　　　審決の詳細は，別添審決謄本写し記載のとおりである。
　　　その要旨とするところは，本件特許出願に係る請求項２の記載は，「全体
で１００重量％」としながら１００重量％にならない場合を記載するという矛盾を
含むので不明確であり，また請求項１（Ａ）の記載も，「２－エチルヘキシルトリ
メラルアセテート」を含むとされる「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の
意味が不明確であるから，いずれも特許法３６条６項２号に規定する要件を満たし
ていない等とするものである。
(4)審決の取消事由
　　　しかしながら，審決は，以下に述べる理由により，違法として取り消さ
れるべきである。
　ア　取消事由１（請求項２についての判断の誤り）
　　審決は，「請求項２における，モノマー（Ｂ）を２５重量％とした場合
について検討すると，他のモノマー成分を最大比率にしても９８重量％にしかなら
ない。したがって，請求項２の記載は，「全体で１００重量％」としながら１００
重量％にならない場合を記載するという矛盾を含むものであり，この点で，請求項
２に係る発明が明確でないことは明らかである」（審決３頁最終行～４頁第２段
落）と判断したが誤りである。
　　すなわち，モノマー（Ｂ)を２５重量％とした場合，他のモノマー成分を
最大比率にしても全体が９８重量％にしかならないことは認めるが，モノマー（Ｂ)
を２７重量％にすれば全体が１００重量％になる。請求項２は「全体が１００重量
％となるように各成分の定義範囲内から必要な量を選択する」ことを定義したもの
であり，（Ｂ）が２５重量％～２７重量未満である範囲が選択されることはないと
解釈すれば，請求項２の範囲は明確である。
　　　また，組成物に関する審査プラクティスにおいては，絶対に有り得ない
範囲を含む場合は多数特許されている（特許第２５１２８６５号公報〔甲１４，以
下「甲１４公報」という。〕，特許第３５４９１７３号公報〔甲１５，以下「甲１
５公報」という。〕，特許第３６０２５３１号公報〔甲１６，以下「甲１６公報」
という。〕）し，本件特許出願の対応米国特許出願及び欧州特許出願は，クレーム
２が本件特許出願の請求項２と実質的に同じ定義で特許になっている（欧州特許第
８２２２０６－Ｂ１号公報〔甲１２，以下「甲１２公報」という。〕，米国特許第
５９０８９０８号明細書〔甲１３，以下「甲１３明細書」という。〕。
　　　そして，請求項２は，全体で１００重量％となるように各モノマー成分
の中から適当な量を選択するという定義であるので，この定義自体に矛盾はない。
また，特許請求の範囲に「矛盾が含まれる」こと自体により特許法３６条６項２号
に規定する要件を満たさないとすることはできない。同号に規定する要件を満たさ
ない場合は，その矛盾によって「特許を受けようとする発明が明確にならない」場
合に限られる。さらに，請求項２は，請求項１を引用する従属項形式で記載されて
おり，請求項１に矛盾はないから，その請求項１の範囲内において請求項２は解釈
されるべきである。
　イ　取消事由２（特許法１５９条２項において準用する同法５０条違背）
　審決は，「「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」は，その内容
が不明であり，拒絶理由通知および拒絶査定後においても「（メタ）アクリルまた
はビニルモノマー」と表現されうる化合物であるとの根拠に基づく釈明もないか
ら，請求項１の（Ａ）の「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」を含むとさ
れる「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」との表現は意味が明確でない」
（審決４頁４－２項の第２段落）と判断した。
　しかし，平成１２年４月２８日になされた拒絶査定（甲９）は，平成１
１年１１月３０日付け拒絶理由通知書（甲６）に記載した理由１（特許法２９条２
項の規定による拒絶），理由２Ａ（「全体が１００重量％にならない」という理由
の特許法３６条違反による拒絶）によってなされたものであり，「２－エチルヘキ
シルトリメラルアセテート」の意味が不明であることは，拒絶査定の際の＜参考＞
として記載されたものにすぎない（甲９）。したがって，この点について拒絶理由
は通知されていないことになるから，審決は，特許法１５９条２項において準用す
る同法５０条の規定に違背する。
　ウ　取消事由３（請求項１についての判断の誤り）
　審決は，請求項１（Ａ）の「２－エチルヘキシルトリメラルアセテー
ト」を含むとされる「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の表現の不明確を
理由に，特許法３６条６項２号の要件を満たさないと判断したが，誤りである。
　すなわち，第２次補正書（甲８）の特許請求の範囲の請求項１に記載さ
れた「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」は，出願人の錯誤による誤記で
あり，発明者が意図したものは「ビニルバーサテート」であった。「２－エチルヘ
キシルトリメラルアセテート」が請求項１の成分（Ａ)の定義「（メタ）アクリルま
たはビニルモノマー」の範ちゅうに入らないことは当業者に明らかであり，当業者
には誤記であることが明確である。この誤記を理由に拒絶をすべきとしたのは衡平
を欠いた扱いで，行政・訴訟経済上からも補正の機会を与えるべきであった。この
誤記は補正の機会を与えれば，例えば誤記を削除する補正によって解消可能なもの
である。特許法１７条の２第１項３号の規定は，審判請求時に補正が可能なことを
規定したもので，審判の審理中にこれ以外に補正ができないことを規定するもので
はない。審判の審理において補正の機会を与えるか否かは合議体の裁量行為である
が，特許法の目的は発明を奨励することであるから，可能な限りその方向に努力す
べきで，不明りょうな記載を見付けて発明を葬ることは法の目的にかなうものでは
ない。なお，本件特許出願に対応する米国特許出願及び欧州特許出願
は，成分（Ａ）の定義「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の範ちゅうに入
らない「２－エチルヘキシルバルサテート」の記載で特許になっている。
２　請求原因に対する認否
　　請求原因(1)～(3)の事実はいずれも認めるが，(4)は争う。
　３　被告の反論
　　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
　(1)取消事由１について
　　　これに関する原告の主張は，当業者の技術常識とは異なる解釈である上，
「選択されることのない数値範囲」が，発明を特定するための事項である数値範囲
に含まれること自体矛盾するものであり，発明が不明確となるものであることは明
らかである。
　　　そして，請求項２の，「上記モノマーが下記比率（全体で１００重量
％）」との定義は，当業者の技術常識によれば，①全体が１００重量％となるよう
に各成分の規定範囲（定義範囲）内から必要な量を選択すると同時に，②各成分の
規定範囲内の各量（値）すべてについて１００重量％となる組合せがあること，す
なわち，ある成分の規定範囲内の，どの一つの量を選定したときでも，残りの各成
分の各規定範囲内の量を適当に選択すれば１００重量％となる組合せが少なくとも
一つはあると解釈するものである。
　　また請求項２は，「全体で１００重量％」と定義しているから，「「全体
で１００重量％」としながら１００重量％にならない場合を記載するという矛盾を
含むもの」（審決４頁第２段落）であり，この矛盾は，原告がいうような「（Ｂ）
が２５重量％～２７重量未満である範囲」によるものとは限らず，同範囲は適正で
あり他のモノマー成分の数値範囲の上限値に誤りがあることによるものとも解し得
るのであるから，結局，この矛盾により，各モノマー成分の数値範囲は不明りょう
となり，請求項２に係る発明が明確ではない。
　特許庁における運用は，「数学上有り得ない範囲を含む」などの技術的に
正しくない記載を含む請求項の記載は，特許法３６条６項２号違反とするとしてい
る（平成７年５月特許庁作成の「平成６年改正特許法等における審査及び審判の運
用」〔乙１〕，平成７年１０月２６日発明協会発行「解説　平成６年改正特許法の
運用」〔乙２〕）。
　一方，原告が挙げる甲１４～１６公報は，いずれも，数値範囲に係る記載
に矛盾はないものである。また，外国出願が，その国の特許法や審査プラクティス
に基づいて特許になったとしても，そのことは，本件特許出願とは関係のないこと
であり，審決の取消事由の根拠になるものではない。
　(2)取消事由２について
ア　特許法１５８条には，審査においてした手続が拒絶査定不服審判におい
ても効力を有する旨規定されている。審査官は，平成１１年１１月３０日付け拒絶
理由通知書（甲６）で，「請求項における「ビニルモノマー」「アクリルモノマ
ー」との規定は，意図する範囲が不明。（アクリルもビニルモノマーに包含され
る。）よって，発明の外延が明確でない」（２頁下から第２段落）として，特許法
３６条６項２号規定違反に係る理由を示し，さらに，平成１１年１月２２日付け拒
絶理由通知書（甲３）で，「請求項１において，「（メタ）アクリルまたはビニル
モノマー」の表現は，漠然としたものでありその外延が不明瞭である。また，
「・・・を有する（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の表現ではモノマーの
構造を特定できない。よって，ポリマー自体が不明瞭である」（１頁下から第２段
落）として，同じく特許法３６条６項２号規定違反に係る理由を示しているのであ
るから，審決でのモノマー成分（Ａ）に係る記載不備は，既に通知されていたとい
うことができ，審決の手続に特許法１５９条２項において準用する同法５０条の規
定に違反するところはない。
イ　また，審査官は，拒絶査定（甲９）において，「＜参考＞　もし，審判
の請求を行うのであれば，以下の点も併せて検討いただきたい。（１）「２－エチ
ルヘキシルトリメラルアセテート」との規定は意味不明」（２頁最終段落）とし
て，モノマー成分（Ａ）に係る記載不備が解消されていないことを示し，もし，審
判の請求を行うときは，この点を検討し，特許法１７条の２第１項３号の規定によ
る補正の機会を利用することを示唆したのである。これに対し，原告は，補正はせ
ず，本件審判請求書の手続補正書（甲１０，以下「甲１０手続補正書」という。）
において，本件特許出願の特許請求の範囲の補正案を示してその補正案に係る発明
に基づく釈明を述べ，また，その請求項２の数値範囲に係る記載不備については，
「２．記載不備に関して　審査官指摘の通り，モノマーＢが２５％の場合，下記の
最大比率でも９８％で全体は１００％にならない：・・・この点に関しては現在出
願人に確認中であるが，回答が遅れている。回答がありしだい，補正する」（３頁
第３段落～第４段落）として，出願人と検討中である旨を述べていただけである
が，審判においては，検討中の点を考慮して，直ちに審理を進めることは
せず，原告の上申書（甲１１）を待って，審理し，審決している（審判１頁「１．
手続の経緯」）のであるから，むしろ，原告には充分検討し釈明等を行う機会が与
えられていたといえる。
　(3)取消事由３について
　第２次補正書（甲８）により補正される前の請求項１の記載では，（Ａ）
の「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の意図する範囲，すなわち，発明を
特定する事項である，モノマー成分（Ａ）として用いられる成分の種類範囲が不明
であった。そこで，原告は，審査官による補正等の示唆を参考にして，そこに含ま
れる化合物で規定することによって範囲を明確にしようとしたものである。したが
って，その規定のための化合物が意味不明，又は矛盾を含むものであれば，範囲が
明確にはならず，特許法３６条６項２号違反の点は解消されない。
　しかも，本件特許出願においては，「２－エチルヘキシルトリメラルアセ
テート」を「２－エチルヘキシルトリメチルアセテート」の誤記であるとした場合
に，これを含むとする，請求項１の（Ａ）の「（メタ）アクリルまたはビニルモノ
マー」との表現の意味が明確にはならないのであるから，依然として請求項１記載
の発明は明確でない。このため，審決は，甲１０手続補正書に提示された補正案を
採用しなかったのである（審決４頁最終段落～５頁第１段落）。
第５　当裁判所の判断
　１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（審
決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
　２　判断の順序
　　　特許法４９条の解釈として，複数の請求項を含む特許出願がなされた場合，
そのうちの一つの請求項について拒絶理由があれば，他の請求項が適法であって
も，その特許出願全体が拒絶されると解すべきところ，本件審決は，前述したとお
り，請求項１の記載と同２の記載の各不明確性を理由に原告の本件特許出願に対す
る拒絶査定を支持したものである。
　　　一方，原告主張の取消事由１は請求項２に関するものであり，取消事由２，
３は請求項１に関するものである。そうすると，請求項１に関する取消事由２又は
３と請求項２に関する取消事由１とが，いずれもその存在が肯定されたときに初め
て本件審決が違法になるということになる。
　　　そこで，以下においては，まず請求項１に関する取消事由２，３について判
断し，必要があれば更に請求項２に関する取消事由１について判断することとす
る。
　３　請求項１についての取消事由２（特許法１５９条２項において準用する同法
５０条違背）について
(1)証拠（甲１～１１，乙１，２）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許出願
に係る手続の経緯は，以下のとおりであることが認められる。
　ア　本件特許出願の願書（甲２）に最初に添付した明細書（以下「当初明細
書」という。）の特許請求の範囲の請求項１，４の記載は，下記のとおりであっ
た。
記
【請求項１】下記モノマーの混合物を全体で１００重量％になるように乳
化重合して得られる，ガラス遷移温度が－２５℃以下である感圧接着ポリマー：
（Ａ）ガラス遷移温度が－４０℃以下のホモポリマーを生じる少なくとも
１種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：４０～９５重量％
（Ｂ）ガラス遷移温度が０℃以上であるホモポリマーを生じる少なくとも
１種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：２～５０重量％
（Ｃ）少なくとも１種のカルボキシル（メタ）アクリルモノマー：０．５
　～６重量％
（Ｄ）１～２０モルのエチレンオキサイドでエトキシ化された少なくとも
１種の（メタ）アクリルモノマー：０～５重量％
（Ｅ）ウレイド基を有する少なくとも１種の（メタ）アクリルまたはビニ
ルモノマー：０．０５～１重量％
（Ｆ）スルホネート基を有する少なくとも１種のアクリルまたはビニルモ
ノマー：０～２重量％
【請求項４】モノマー（Ａ）　が，ブチルアクリレート，ｎ－オクチルア
クリレート，イソオクチルアクリレート，２－エチルヘキシルアクリレートおよび
２－エチルヘキシルベルサテートからなる群の中から選択される請求項１～３のい
ずれか一項に記載のポリマー。
イ　これに対し，審査官は，平成１１年１月２２日付け拒絶理由通知書（甲
３）をもって，拒絶の理由を通知したが，特許法３６条４項，６項２号に関する理
由は，下記のとおりである。
記
「理由１．この出願は，明細書及び図面の記載が下記の点で，特許法第３
６条第４及び第６項２号に規定する要件を満たしていない。
記
Ａ．請求項１～１４において，（Ｃ）～（Ｆ）のモノマーと（Ａ）又は
（Ｂ）のモノマーは，重複する概念であるから発明が不明瞭である（例えば，両方
の特定を満たすモノマーが存在しうることに留意されたい。）
Ｂ．請求項１において，「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の表
現は，漠然としたものでありその外延が不明瞭である。また，「・・・を有する
（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の表現ではモノマーの構造を特定できな
い。よって，ポリマー自体が不明瞭である。
・・・
Ｆ．請求項４の「２－エチルヘキシルベルサテート」，段落［０００９］
の「２－エチルヘキシルバーサテート」とは，どのような構造のものか不明であ
る。公知資料によってその化学構造式並びに一般的な名称であることを釈明された
い。」（１頁下から第４段落～２頁第３段落）
ウ　これに対する，原告の平成１１年７月７日付け意見書（甲４）には，
「Ｆ．ベルサテートまたはバサレート　バーサチック酸の塩です。バーサチック酸
は「有機化合物辞典（１９８５年版）」の第５６４頁（コピー添付）に記載のｔ－
デカン酸ビニルの俗名です。補正しました。」（２頁）との記載がある。
エ　そして，平成１１年７月７日付け手続補正書（甲５，第１次補正）の特
許請求の範囲の請求項１，４の記載は，下記のとおりである（下線は補正部分）。
記
「【請求項１】下記モノマーの混合物を全体で１００重量％になるように
乳化重合して得られるポリマーを含むことを特徴とする，ガラス遷移温度が－２５
℃以下である感圧接着剤：
（Ａ）ガラス遷移温度が－４０℃以下のホモポリマーとなる少なくとも１
種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：４０～９５重量％
（Ｂ）ガラス遷移温度が０℃以上であるホモポリマーとなる少なくとも１
種の（メタ）アクリルまたはビニルモノマー：２～５０重量％
（Ｃ）少なくとも１種のカルボキシル基と（メタ）アクリル基とを有する
モノマー：０．５～６重量％
（Ｄ）１～２０モルのエチレンオキサイドでエトキシ化された少なくとも
１種の（メタ）アクリルモノマー：０～５重量％
（Ｅ）ウレイド基を有する少なくとも１種の（メタ）アクリルまたはビニ
ルモノマー：０．０５～１重量％
（Ｆ）スルホネート基を有する少なくとも１種のアクリルまたはビニルモ
ノマー：０～２重量％，
（ただし，（Ａ）と（Ｂ）のモノマーは（Ｃ）～（Ｆ）のモノマーとは相
違していなければならない）」
「【請求項４】モノマー(A)が，ブチルアクリレート，ｎ－オクチルアク
リレート，イソオクチルアクリレート，２－エチルヘキシルアクリレートおよび２
－エチルヘキシルベルサテートからなる群の中から選択される請求項１～３のいず
れか一項に記載の感圧接着剤。」
オ　これに対し，審査官は，平成１１年１１月３０日付け拒絶理由通知書
（甲６）をもって，拒絶の理由を通知したが，特許法３６条４項，６項２号，４号
に関する理由は，下記のとおりである。
記
「理由２．この出願は，明細書及び図面の記載が下記の点で，特許法第３
６条第４項，第６項第２号，第６項第４号に規定する要件を満たしていない。
記
・・・
Ｇ．請求項１において，（Ａ）～（Ｆ）成分の条件にあげられているうち
複数以上に該当するモノマーをどのように考慮するのか不明。よって，発明の外延
が明確ではない。
Ｈ．請求項における「ビニルモノマー」「アクリルモノマー」との規定
は，意図する範囲が不明。（アクリルもビニルモノマーに包含される。）よって，
発明の外延が明確でない。
・・・
＜補正等の示唆＞（Ａ）～（Ｆ）成分について，化合物名群等で明確に規
定することが必要ではないかと考えられる。」（２頁第２段落～３頁下から第３段
落）
カ　これに対する，原告の平成１２年４月１０日付け意見書（甲７）には，
「拒絶理由に鑑み，特許請求の範囲を補正（請求項１＋４＋５＋６＋７に限定し，
不明瞭な記載を訂正）致しましたので，この補正に基づいて再度御審査をお願い致
します。・・・ベルサレートまたはバサレートについては前回釈明したが，出願人
からさらに解説がありましたので下記の説明を追加致しました。ベルサレートまた
はバサレートの基になる酸は，シェル社の商品名「バサチック酸」で，この酸は正
式名にはピバル酸またはトリメチル酢酸です「KIRK-OTHMER,vol4」の第８６３－８
６４頁のコピーを添付します」（１頁，３頁）との記載がある。
キ　また，平成１２年４月１０日付け手続補正書（甲８，第２次補正）の特
許請求の範囲の記載は，上記第３の１(2)のとおりである。
ク　そして，審査官は，平成１２年５月１６日発送をもって拒絶査定をした
が，その拒絶査定書（甲９）には，「＜参考＞もし，審判の請求を行うのであれ
ば，以下の点も併せて検討いただきたい。（１）「２－エチルヘキシルトリメラル
アセテート」との規定は意味不明」（２頁）との記載がある。
(2)上記の手続の経緯によると，当初明細書（甲２添付）の請求項１では，モ
ノマー（Ａ）及び（Ｂ）は，ガラス遷移温度によって特定された「（メタ）アクリ
ルまたはビニルモノマー」であり，請求項４は，モノマー（Ａ）を具体的に限定し
たものであった（上記ア）。そして，平成１１年１月２２日付け拒絶理由通知書
（甲３）において，請求項１について，（Ｃ）～（Ｆ）のモノマーと（Ａ）又は
（Ｂ）のモノマーは重複する概念であること，「（メタ）アクリルまたはビニルモ
ノマー」の表現が漠然としたものでモノマーの構造を特定できないことが指摘さ
れ，また，請求項４のうち「２－エチルヘキシルベルサテート」について，どのよ
うな構造のものか不明であることが指摘された（上記イ）。出願人（原告）は，こ
の拒絶理由に対し，平成１１年７月７日付け補正書（甲５，第１次補正）で，請求
項１については，「ただし，（Ａ）と（Ｂ）のモノマーは（Ｃ）～（Ｆ）のモノマ
ーとは相違していなければならない」との規定を加入する補正を行ったが，請求項
４の「２－エチルヘキシルベルサテート」については補正することなく（上記
エ），同日付け意見書（甲４）で，ベルサテート又はバサレートはバーサチック
酸の塩であり，バーサチック酸はｔ－デカン酸ビニルの俗名であるとの釈明をした
（上記ウ）。さらに，平成１１年１１月３０日付け拒絶理由通知書（甲６）におい
て，請求項の（Ａ）～（Ｆ）成分の複数以上に該当するモノマーをどのように考慮
するのか不明であること，「ビニルモノマー」，「アクリルモノマー」の意図する
範囲が不明であることの指摘がなされるとともに，（Ａ）～（Ｆ）成分を化合物名
群で明確に規定する必要があるとの補正の示唆がなされた（上記オ）。その後，出
願人（原告）は，平成１２年４月１０日付け意見書（甲７）で，ベルサレート（判
決注，ベルサテートの誤記と認める。）の基になる酸が，正式にはピバル酸又はト
リメチル酢酸であるとの釈明を追加するとともに，補正前の請求項１に請求項４～
７の限定を付して新たな請求項１とすることを説明して（上記カ），同日付け補正
書（甲８，第２次補正）で，補正前の請求項４の規定のうち「２－エチルヘキシル
ベルサテート」を「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」とした上で，請求
項１に加える補正を行った（上記キ）ものであると認められる。
　　このように，審査官が，平成１１年１月２２日付け拒絶理由通知書（甲
３）において，①請求項４のうち「２－エチルヘキシルベルサテート」がどのよう
な構造のものか不明であること及び②請求項１の「（メタ）アクリルまたはビニル
モノマー」の表現が漠然としたものでモノマーの構造を特定できないことを指摘し
ていたこと，出願人（原告）は，これらの指摘に対して，最終的に，ベルサテート
の基になる酸がピバル酸又はトリメチル酢酸であるとの認識の下に，請求項４の
「２－エチルヘキシルベルサテート」を「２－エチルヘキシルトリメラルアセテー
ト」とした上で，請求項１に加えるという補正を行ったことが認められる。そうす
ると，審決が，平成１２年４月１０日付け補正書（甲８，第２次補正）により補正
前の請求項４の規定が加えられた請求項１について，「「２－エチルヘキシルトリ
メラルアセテート」は，その内容が不明であり，拒絶理由通知及び拒絶査定後にお
いても「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」と表現されうる化合物であると
の根拠に基づく釈明もないから，請求項１の（Ａ）の「２－エチルヘキシルトリメ
ラルアセテート」を含むとされる「（メタ）アクリルまたはビニルモノマ
ー」との表現は意味が明確でない」との判断をしたことは，審査官が平成１１年１
月２２日付け拒絶理由通知書（甲３）で通知した拒絶の理由と同旨であると認めら
れ，出願人（原告）には，当該拒絶理由に対し，意見書及び補正書を提出する機会
が与えられていたことが明らかである。したがって，審決に原告主張の手続上の違
法があるということはできず，原告主張の取消事由２は理由がない。
　３　請求項１についての取消事由３（請求項１についての判断の誤り）について
(1)上記２の手続の経緯によれば，平成１２年４月１０日付け補正書（甲８，
第２次補正）で補正された請求項１は，当初明細書（甲１）の請求項１に対する，
（Ｃ）～（Ｆ）のモノマーと（Ａ）又は（Ｂ）のモノマーは重複する概念であり，
また「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の表現が漠然としたものでモノマ
ーの構造を特定できないとの平成１１年１月２２日付け拒絶理由通知書（甲３）記
載の拒絶の理由，「ビニルモノマー」「アクリルモノマー」との規定は意図する範
囲が不明であるとの平成１１年１１月３０日付け拒絶理由通知書（甲６）記載の拒
絶の理由及び審査官による補正の示唆等に対応して，具体的な物質群を規定するこ
とによって不明確であった成分を明確化しようとしたものであると認められる。そ
うであれば，（Ａ）成分については，これを構成する物質群である五つの選択肢の
すべてが明らかでなければ，その成分の範囲が明確であるということはできないか
ら，結局，請求項１に係る発明が明確であるということはできないところ，選択肢
の一つである「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」は，物質名自体が「ビ
ニルバーサテート」の誤りであることが明らかであり，その点は原告
も認めるところである。
　　そうすると，請求項１の（Ａ）の「２－エチルヘキシルトリメラルアセテ
ート」は，その内容が不明であり，これを含むとされる「（メタ）アクリルまたは
ビニルモノマー」との表現が明確でないとした審決の判断に誤りはない。
(2)原告は，誤記を理由に拒絶をすべきとしたのは衡平を欠いた扱いで，行
政・訴訟経済上からも補正の機会を与えるべきであり，審判の審理において補正の
機会を与えるか否かは合議体の裁量行為であるが，特許法の目的は発明を奨励する
ことであるから，可能な限りその方向に努力すべきで，不明りょうな記載を見付け
て発明を葬ることは法の目的にかなうものではない，と主張する。
　　しかし，平成１１年１月２２日付け拒絶理由通知書（甲３）で「２－エチ
ルヘキシルベルサテート」がどのような構造のものか不明であるとの指摘がなされ
た後の，平成１１年７月７日付け意見書（甲４）において，「バーサチック酸は
「有機化合物辞典（１９８５年版）」の第５６４頁（コピー添付）に記載のｔ－デ
カン酸ビニルの俗名です」と主張していることが認められることは，上記２(1)イ，
ウのとおりであるが，同意見書に添付された「有機化合物辞典（１９８５年板）」
の第５６４頁には，「ｔ－デカン酸ビニルとはバーサチック酸（Versaticacid）と
も呼ばれる炭素数が９～１１個で１０個を中心とする分枝の多いカルボン酸の混合
物のビニルエステルである」と記載されており，この記載からは，バーサチック酸
とは，「炭素数が９～１１個で１０個を中心とする分枝の多いカルボン酸混合物」
であると解され，ｔ－デカン酸ビニルの俗名であると解することはできない。そし
て，平成１２年４月１０日付け意見書（甲７）で「ベルサレートまたはバサレート
の基になる酸は，シェル社の商品名「バサチック酸」で，この酸は正式名にはピバ
ル酸またはトリメチル酢酸です」と主張するとともに，同日付け補正
書（甲８，第２次補正）で，補正前の請求項４の規定のうち，「２－エチルヘキシ
ルベルサテート」を「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」とした上で請求
項１に加える補正を行ったことが認められることは上記２(1)カ，キのとおりである
が，同意見書における主張は，平成１１年７月７日付け意見書（甲４）の主張と
も，これに添付された「有機化合物辞典（１９８５年版）」の第５６４頁の記載と
も，明らかに食い違うものである。
　　さらに，拒絶査定書（甲９）で，審判請求する際には「２－エチルヘキシ
ルトリメラルアセテート」との規定が意味不明であるから検討されたいとの審査官
の参考意見を受けていながら，この意見に対しては，甲１０手続補正書において，
「２－エチルヘキシルトリメラルアセテート」を，（Ａ）成分の定義にある「（メ
タ）アクリルまたはビニルモノマー」の範ちゅうに入らないことが明らかな「２－
エチルヘキシルトリメチルアセテート」と補正する補正案を提示しただけである。
　　以上のとおり，２回にわたる拒絶理由通知後及び審判請求時と，３回の補
正の機会があったにもかかわらず，原告は，技術的に誤った認識の下，適切な補正
を行わなかったために，拒絶理由を解消できなかったことが明らかである。
　　したがって，誤記を理由に拒絶の査定をしたことが衡平を欠いた扱いであ
り，補正の機会を与えるべきであったと認めることはできず，原告の上記主張も理
由がない。
(3)原告は，本件特許出願に対応する米国特許出願及び欧州特許出願は，成分
（Ａ）の定義「（メタ）アクリルまたはビニルモノマー」の範ちゅうに入らない
「２－エチルヘキシルバルサテート」の記載で特許になっているとも主張するが，
本件明細書の請求項１の記載が不備であることは上記のとおりであり，上記対応す
る出願が外国の法制度の下で特許されたことは，この判断を何ら左右するものでは
ないから，原告の上記主張も採用できない。
(4)よって，原告主張の取消事由３も理由がない。
４　以上のとおり，請求項１に関する原告主張の取消事由２，３はいずれも理由
がなく，本件特許出願は拒絶されるべきものであることに帰するから，請求項２に
関する取消事由１について判断するまでもなく，本件審判請求は成り立たないとし
た本件審決に誤りはない。
　　　よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとお
り判決する。
　　　　　知的財産高等裁判所第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　中野哲弘
　　　　裁判官　岡本　岳
　　　　裁判官　上田卓哉

戻る