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平成１７年（行ケ）第１０６６５号特許取消決定取消請求事件
平成１８年７月６日口頭弁論終結
判決
原告京セラ株式会社
訴訟代理人弁理士高橋昌久
同柴田恭夫
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人山口由木
同秋月美紀子
同大場義則
同徳永英男
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)特許庁が異議２００３－７２５４０号事件について平成１７年７月８日
にした決定中，「特許第３３９８１９６号の請求項１に係る特許を取り消
す。」との部分を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２被告
主文と同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「静電潜像現像用トナー」とする特許第３３９８１９
６号の特許（平成５年１０月１８日特許出願，平成１５年２月１４日設定登録。
以下，「本件特許」という。請求項の数は１である。）の特許権者である。
本件特許に対し特許異議申立てがされ，特許庁はこれを異議２００３－７２
５４０号事件として審理した。その過程において，原告は，平成１７年２月２
２日，本件特許に係る明細書（以下，登録時の明細書を「本件明細書」とい
う。）の訂正（特許請求の範囲の訂正を含む。）の請求をした（以下，この訂
正を「本件訂正」といい，本件訂正後の明細書を「訂正明細書」という。）。
特許庁は，審理の結果，同年７月８日，「訂正を認める。特許第３３９８１９
６号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定（以下，単に「決定」とい
う。）をし，同年８月１日，その謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲（本件訂正後）
訂正明細書における特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである
（下線は，本件訂正による訂正箇所を示す。以下，この発明を「本件発明」と
いう。）。
「【請求項１】軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内となるポリエステル系樹
脂を主バインダー成分とし，融点が該ポリエステル系樹脂の軟化点よりも低
い９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを１～５重量％とポリ
エチレンワックス，ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワ
ックスとからなるワックスを配合してなるトナー成分を溶融混練した後，粉
砕，分級してなる粉砕トナーであって，該トナーを用いて画像を形成したト
ナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着
する方式に使用されることを特徴とする静電潜像現像用トナー。」
３決定の理由
別紙決定書の写しのとおりである。要するに，本件発明は，特開平３－１３
９６６３号公報（以下「引用例１」という。甲３，決定における刊行物１）に
記載された発明（以下「引用発明」という。），特開平３－２８７４号公報
（以下「引用例２」という。甲４，決定における刊行物２）に記載された発明，
特開昭５９－４５４５５号公報（以下「引用例３」という。甲５，決定におけ
る刊行物３）に記載された発明及び特開平４－１５３６５９号公報（以下「引
用例４」という。甲６，決定における刊行物５）に記載された発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものである，というものである。
決定が，上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容及び本件発明と引
用発明との一致点・相違点は，次のとおりである。
（引用発明）
「軟化点が９０℃～１５０℃の範囲である，ポリエステル，スチレン－ブチ
ルアクリレート共重合体等の熱可塑性樹脂をバインダーとして用い，離型
剤として，融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワックスを少なくとも一種以
上含有してなるトナー成分を，溶融混練した後，粉砕，分級してなる加熱
定着トナー」
（一致点）
「ポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし，融点が該ポリエステル系樹
脂の軟化点よりも低いワックスを配合してなるトナー成分を溶融混練した
後，粉砕，分級してなる粉砕トナーであって，該トナーを用いて画像を形
成したトナー像を加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用さ
れる静電潜像現像用トナー」である点。
（相違点）
(1)ポリエステル系樹脂の軟化点が，本件発明では，「１２０℃を超え１４
０℃以内」であるのに対し，引用発明では「９０℃～１５０℃の範囲」と
されているものの，具体的に実施例に示されたポリエステル系樹脂の軟化
点は１１５℃のみである点（以下「相違点１」という。）。
(2)ワックスが，本件発明では，融点が９０～１１０℃のフィッシャートロ
プシュワックスを１～５重量％と，ポリエチレンワックス，ポリプロピレ
ンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとからなる低分子量ポリ
オレフィンワックスを併用したものであるのに対し，引用発明では，この
特定のワックスの組み合わせについて示されていない点（以下「相違点
２」という。）。
(3)トナー像の定着に用いる加熱定着ローラが，本件発明では，トナー像の
定着に用いる加熱定着ローラがクリーナーパッドを付けないものであるの
に対し，引用例１の実施例発明では加熱定着ローラがこのような構成のも
のであることは示されていない点（以下「相違点３」という。）。
第３原告主張の取消事由の要点
決定は，引用発明の認定を誤り，相違点１ないし３の各判断を誤ったもので
あるから，違法として取り消されるべきである。なお，決定が認定した本件発
明と引用発明との一致点，相違点１～３が存在することは認める。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
引用例１（甲３）に，「軟化点が９０℃～１５０℃の範囲である熱可塑性樹
脂を用い，……融点（ｍｐ）が６０～１２０℃の範囲である離型剤を少なくと
も一種以上含有してなることを特徴とする加熱定着用トナー」（特許請求の範
囲）の開示があることは認めるが，離型剤として融点が該熱可塑性樹脂よりも
低いワックスを一義的に用いていない。したがって，引用発明が「離型剤とし
て，融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワックス」を含有するとした決定の認定
は，誤りである。
２取消事由２（相違点１に関する判断の誤り）
引用例１（甲３）には「加熱定着装置の定着温度等に応じて，軟化点が９０
℃～１５０℃のポリエステル樹脂を適宜使用できることが示されて」いること
は認めるが，軟化点が「１２０℃を超え１４０℃以内」に限定されていないか
ら，「相違点１は実質的な差異ではない」とした決定の判断は，誤りである。
(1)ア本件発明は，ポリエステル系樹脂の特性を生かし，これをバインダーと
するトナーに特有の課題の解決，すなわち，高温オフセット及び感光体の
ドラムフィルミングを防止し，低温定着及びクリーナーレス化を実現する
ことを目的とする発明である。
これに対し，引用発明は，バインダーをポリエステル樹脂に限定してお
らず，熱可塑性樹脂一般をバインダーとするトナーの課題を解決するもの
であって，ポリエステル系樹脂の特性を生かそうという発想はない。引用
例１（甲３）には，実施例として，軟化点が１１５℃のポリエステル樹脂
を用いたトナーが記載されているが，本件発明のように軟化点が１２０℃
を超え１４０℃以内のものではないし，ポリエステル樹脂の特性を生かし
たトナーが製造されているものではなく，高温オフセット及び感光体のド
ラムフィルミングを防止し，クリーナーレス化を実現するとの課題の開示
もない。
したがって，引用例１には，熱可塑性樹脂の軟化点が９０～１５０℃の
範囲であればよいことが記載されているにすぎず，軟化点が１２０℃を超
え１４０℃以内のポリエステル系樹脂を使用することが実質的に開示され
ているとはいえない。
イ被告は，訂正明細書（甲１０添付の全文訂正明細書）には，ポリエステ
ル系樹脂の軟化点を「１２０℃を超え１４０℃以内」とした理由が明確に
記載されていないという。
しかし，訂正明細書の段落【０００４】，【０００５】，【０００７】，
【００１５】，【００１８】，【００１９】の記載に示されるように，本
件発明は，融点が高い（一般に１３５℃～１５０℃）ポリプロピレンワッ
クスとの組み合わせにおいて，ポリエステル系樹脂をバインダーとするト
ナーの低温定着性を十分に生かすため，ポリエステル系樹脂の軟化点上限
を１４０℃とし，また，融点が１００～１２０℃であるポリエチレンワッ
クスは定着改良効果が不十分なので，融点が低い（９０～１１０℃）フィ
ッシャートロプシュワックスを配合することとし，それゆえ，ポリエステ
ル系樹脂の軟化点の下限を１２０℃としたものである。
そして，訂正明細書の段落【００２２】には，実施例における「ポリエ
ステル樹脂としては，ビスフェノールＡ，テレフタレ酸，アルケニルコハ
ク酸，無水トリメリット酸を共縮合させたビスフェノール系ポリエステル
系樹脂を用いた。」との記載があり，上記記載中の「ポリエステル樹脂」
は，甲１５（「トナーバインダー樹脂の検討」と題する書面，花王株式会
社（平成５年１０月１８日）作成）により疎明したとおり，原告が花王株
式会社から提供を受けた，軟化点が１２４～１３２℃のポリエステル樹脂
を意味するものであり，本件発明におけるポリエステル系樹脂の軟化点
（１２０℃を超え１４０℃以内）は，実施例に用いた上記花王株式会社製
ポリエステル樹脂の軟化点（１２４～１３２℃）に対応する。
このように，本件発明がポリエステル系樹脂の軟化点を「１２０℃を超
え１４０℃以内」とした理由は，訂正明細書に記載されているというべき
である。
(2)ア決定は，トナーを構成するポリエステル樹脂として軟化点が１２０℃を
超え１４０℃以内のものは引用例２，３（甲４，５）に記載されているよ
うに普通に用いられている旨説示したが，引用例２，３におけるポリエス
テル系樹脂は，いずれも軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内に限定され
たものではない。
引用例２（甲４）記載の発明は，芯粒子がポリエステル樹脂であって，
本件発明のようにポリエステル系樹脂とワックスを配合してなるトナー成
分を溶融混練したものではない。また，引用例２記載の発明は，マイクロ
カプセルトナーであり，粉砕トナーを製造するために本件発明で規定する
組成とすることは記載も示唆もされていない。
引用例３（甲５）記載の発明は，ポリエステル樹脂の軟化点が８０～１
５０℃（特許請求の範囲）とされているが，実施例１の樹脂の軟化点は１
３５℃の１点のみであり（３頁右下欄１５行），また，低分子量ポリオレ
フィンワックスとフィッシャートロプシュワックスとの２つの異なる種類
の組み合わせの開示はない。また，引用例３記載の発明は，フィッシャー
トロプシュワックスを含有しない。
イ本件発明がポリエステル系樹脂の軟化点を１２０℃を超え１４０℃以内
に限定したことの意義は，前記(1)イのとおりである。
ウしたがって，引用例２，３は，本件発明のように，低分子量ポリオレフ
ィンワックスとフィッシャートロプシュワックスとの組み合わせにおいて，
トナーを構成するポリエステル樹脂として軟化点が１２０℃を超え１４０
℃以内のものを選択する動機付けを与えるものではない。
(3)以上によれば，本件発明におけるポリエステル系樹脂の軟化点の範囲は，
引用例１（甲３）に記載された範囲から適宜特定したものではなく，特定の
離型剤との組み合わせにおいて格別の技術的意義を見出すことができるもの
である。したがって，相違点１は実質的な差であり，これを実質的な差異で
はないとした決定は誤りである。
３取消事由３（相違点２に関する判断の誤り）
(1)決定は，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内であるポリエステル系樹脂
をバインダーに使用するワックスとして，融点がバインダーの軟化点より低
い融点９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを用いることは当
業者が容易になし得ることである旨判断したが，次のとおり，誤りである。
ア決定は，上記判断に当たり，ポリエステル系樹脂に対する離型剤として，
フィッシャートロプシュワックスと，ポリエチレンワックス又はポリプロ
ピレンワックスとを併用することが，引用例１（甲３）に開示されている
といえる旨認定したが，誤りである。
引用例１には，ポリエステル系樹脂をバインダー樹脂とし，グラフト変
性ポリエチレンワックスを離型剤として用いた例（実施例１），スチレン
－ブチルアクリレート共重合体とし，フィッシャートロプシュ法で合成さ
れた直鎖パラフィンワックスと融点１２８℃のポリエチレンワックスを離
型剤として用いた例（実施例４）は記載されているが，ポリエステル系樹
脂に対する離型剤として，フィッシャートロプシュワックスと，ポリエチ
レンワックス又はポリプロピレンワックスとを併用することの開示はない。
まして，フィッシャートロプシュワックスと，ポリエチレンワックス又は
ポリプロピレンワックスとを併用し，ポリエチレンワックス又はポリプロ
ピレンワックスにおけるポリエステル系樹脂との相溶性を達成しつつ，低
温定着及びクリーナーレス化を実現した本件発明の特徴は示唆すらされて
いない。
また，そもそも引用例１には，ポリエステル樹脂に対する離型剤として，
フィッシャートロプシュワックスを使用できることは開示されていないし，
例示されたフィッシャートロプシュワックスの融点は８６℃であって，本
件発明とは異なる。
さらに，特開２０００－３０５３１９号公報（甲１６），特開２００２
－１６２７７７号公報（甲１７）に記載されているように，ポリエステル
樹脂に対しては，スチレンアクリル樹脂の場合とは異なり，ポリオレフィ
ンワックス等の分散性が不十分であることが知られており，引用例１の技
術を，もともと分散性に工夫が必要なポリエステル系樹脂をバインダー成
分とするトナーに適用することには阻害要因があるというべきである。
イ決定は，ポリステル系樹脂に関してフィッシャートロプシュワックスを
添加することは引用例２（甲４）に記載のように従来から行われており，
訂正明細書（甲１０添付の全文訂正明細書）記載の効果は，従来公知のポ
リエステル系樹脂とフィッシャートロプシュワックスを含有するトナー成
分の作用効果を確認したにすぎない旨認定したが，誤りである。
(ア)引用例２は，ポリエステル樹脂とワックスの芯粒子の製造法及び粒
子構成に関するものであり，本件発明のような粉砕トナーにおいて，ポ
リエステル樹脂とフィッシャートロプシュワックスを組み合わせること
を開示あるいは示唆するものではない。
また，引用例２には，本件発明のような粉砕トナーにおける効果の確
認はなく，また，フィッシャートロプシュワックスと低分子量ポリオレ
フィンワックスを併用する旨の記載もない。
さらに，引用例２には，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以下のポリ
エステル樹脂に対して，融点が９０～１１０℃のフィッシャートロプシ
ュワックスを組み合わせることは，記載も示唆もされていない。
そもそも，本件発明のように，カプセル化によらないトナーとしての
改善を目的とした場合，カプセル化技術という異なる技術分野を調査し
参酌してトナーを選択することはなく，当業者であれば積極的に除外す
ると考えるのが自然である。
(イ)本件発明において，ポリオレフィンワックスは，被告が主張するよ
うに，任意成分として単に併用された成分ではなく，主として離型剤と
して併用されているものである。ポリオレフィンワックスは，溶融開始
剤の役割を果たすとともに，離型剤としても機能するフィッシャートロ
プシュワックスとあいまって，低温定着性，高温耐オフセット性が敏感
に制御され，本件発明の効果が奏される。すなわち，低分子量ポリオレ
フィンを組み合わせたことによる作用効果は，フィッシャートロプシュ
ワックスのみを配合したものと差異があるのである。
なお，本件発明の実施例に関する疎明資料である甲１５によれば，フ
ィッシャートロプシュワックス単独使用では分散性が悪いが，フィッシ
ャートロプシュワックスと低分子量ポリオレフィンワックスを併用する
ことによりこれを改善することができることが示唆されている。
ウ(ア)被告は，引用例１（甲３）に具体的実施例が記載されていないとし
ても，ポリエステル樹脂に対する離型剤として，フィッシャートロプシ
ュワックスとポリオレフィンを使用することが開示されている旨主張し，
周知技術を示すものとして，特公昭６３－６０９０３号公報（乙４），
特開平１－１６１２５６号公報（乙５），特開昭６１－２７３５５５号
公報（乙６）を挙げる。
しかし，これらを検討しても，特定用途のポリエステル樹脂に対する
離型剤として，フィッシャートロプシュワックスのみを使用すること
（乙６），特定のポリエステル樹脂との組み合わせにおいて選択した１
つのワックス（ポリオレフィン等）を使用すること（乙４），あるいは，
特定のポリエステルにパラフィンワックスと，ポリオレフィンワックス
とは異なるアルキレンビス脂肪酸アミドワックスという２つのワックス
を用いること（乙５）が開示されていることが認められるにすぎず，結
局，乙４～６は，結着樹脂としてポリエステル系樹脂を使用するトナー
のワックスとして，パラフィンワックスの一種であるフィッシャートロ
プシュワックスを単独で又は他のワックスと併用して用いることが従来
から知られていたとの事実を示すにとどまる。つまり，乙４～６には，
ポリエステル樹脂に対する離型剤として，フィッシャートロプシュワッ
クスとポリオレフィンを使用することの開示はなく，本件発明のように，
クリーナーレス定着に対応し，ドラムフィルミングや保存性にも好適な
組成であるフィッシャートロプシュワックスとポリオレフィンワックス
との併用が，引用例１に開示されているとの決定の認定を裏付けるもの
とはいえず，被告の上記主張は失当である
なお，被告が本訴において新たに示した乙４～６は，本件特許の異議
申立事件で審理された公知技術ではないから，本訴においてこれらを本
件発明の進歩性を否定する根拠とすることは許されない。
(イ)被告は，また，カプセルトナーの芯粒子と粉砕トナーの共通を示す
ものとして，特開昭６３－１２８３６２号公報（乙７）を挙げるが，乙
７を検討しても，芯粒子のワックスが低温定着性，耐オフセット性のみ
を考慮すればよいために多量に配合されているのに対して，粉砕トナー
に使用されるワックスは，ドラムフィルミング等を考慮して少ない配合
量で低温定着性，耐オフセット性を達成しなければならないから，両者
は材料設計が共通するとはいえない。
(ウ)被告は，さらに，ポリエステル系樹脂の酸価とワックスの酸価の関
係を示すものとして特開平３－１６８６５１号公報（乙８）を挙げ，酸
価又は水酸価を呈する極性基を有するポリエステル系樹脂に対しては，
酸価又は水酸価を呈する極性ワックスを含有させることにより低温定着
性が良好でオフセット領域幅が広くなることが知られており，このよう
な作用はトナーがカプセルトナーであるか粉砕トナーであるかにかかわ
らない旨主張するが，乙８は，粉砕トナーでは，ワックス側に酸価型ポ
リオレフィン等の極性基を有するワックスを用いても，本件発明の目的
である非オフセット性と定着性が改善されないことを示しており，被告
の上記主張は誤りである。
(2)決定は，フィッシャートロプシュワックスの配合量を１～５重量％の範囲
に設定することは当業者が適宜なし得ることである旨判断したが，誤りであ
る。
ア引用例１（甲３）に記載されているのは，ワックス全体の重量比であり，
フィッシャートロプシュワックスの配合量が記載されているとはいえない。
引用例１の実施例４には，スチレン－ブチルアクリレート樹脂１００重量
部に対し，フィッシャートロプシュワックス２重量部，ポリプロピレンワ
ックス１重量部を配合することが記載されているが，本件発明とはバイン
ダー樹脂が相違し，本件発明のように，軟化点が１２０℃を超え１４０℃
以内のポリエステル樹脂に対して融点が９０～１１０℃のフィッシャート
ロプシュワックスを１～５重量％組み合わせることを示唆するものではな
い。
イ引用例２（甲４）には，カプセルトナーの芯粒子ｂに関し，軟化点１２
６℃のポリエステル樹脂１００重量部に対してフィッシャートロプシュワ
ックス３重量部を含有させることが記載されているが，本件発明のように，
軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内のポリエステル樹脂に対して融点が
９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを組み合わせることを
示唆するものではない。
ウ引用例４（甲６）には，スチレン－アクリル共重合体にフィッシャート
ロプシュワックスＡとポリプロピレンＢを含有させ，両者の重量比Ａ／Ｂ
を０．２から０．８とすることが記載されているが，バインダーがポリエ
ステル系樹脂ではなく，また，ワックスの主成分がフィッシャートロプシ
ュワックスではなく，ポリプロピレンであって，本件発明とは異なる。
エ上記アないしウに加え，ワックスの配合量が数重量部の程度でもトナー
としての性質が敏感に変化することに照らせば，フィッシャートロプシュ
ワックスの配合量を決めることは，当業者が適宜なし得ることではない。
４取消事由４（相違点３に関する判断の誤り）
(1)決定における相違点３の判断の前提である「従来から電子写真装置は小型
化，軽量化が求められており，トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補
助的な装置を設けないようにすることが，周知の課題であること」は認める
が，決定は，加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにするという大
きな課題が本件発明によって初めて解決されたという産業的意義を無視する
ものであり，誤りである。
ア本件発明のトナーを用いることにより，初めてクリーナーパッドを付け
ない加熱定着ローラに接触させて紙に定着することが可能になったもので
あり，本件発明は産業的価値が極めて高いものである。
これに対し，決定が周知技術を示すものとして例示した特開平４－３１
６０７４号公報（甲８），特開平４－１８８１５３号公報（甲９）は，い
ずれもバインダーとワックスからなるトナーの工夫によって，クリーナー
レス化を実現した技術を開示するものではない。そして，課題が待望され
ているとしても，樹脂バインダーとワックスからなるトナーを工夫するこ
とによってクリーナレス化を実現した技術が周知であるということにはな
らない。
イまた，本件出願前は市販の複写装置等にはクリーニング部材を設けるこ
とが一般的であったところ，引用例１（甲３）には，未定着画像の定着試
験に「クリーナーパッドのない熱ローラ外部定着機」を使用したことを示
す記載がない上，上記定着試験に用いられた複写機である「ＮＰ６６５
０」には，クリーニングリボンを用いた上位ロールが設けられており（Ｎ
Ｐ－６６５０（キャノン㈱製複写機）の外国語による取扱説明書（甲
７）），これが「クリナーパッドのある熱ローラ外部定着器」であること
は明らかである。
さらに，クリーナレス化を実現するには条件の悪い紙を用いて試験する
必要があるが，決定が引用するいずれの刊行物も紙の種類等の条件が不明
である。
ウしたがって，引用例１に基づいて，「軟化点が１２０℃を超え１４０℃
以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし，融点が該ポリエ
ステル系樹脂の軟化点よりも低い９０～１１０℃のフィッシャートロプシ
ュワックスを１～５重量％と，ポリエチレンワックス，ポリプロピレンワ
ックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとからなるワックスを配合し
た静電潜像現像用トナーも，一定の温度範囲内においてはオフセットが発
生しないことことは容易に予測でき」るということはできず，また，「静
電潜像現像用トナーを，加熱定着ローラにクリーナーパッドを設けないも
のに使用することは，当業者が容易になし得る」ということもできないも
のであり，決定の判断は誤りである。
(2)被告は，本件特許の特許請求の範囲における「該トナーを用いて画像を形
成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて
紙に定着する方式に使用される」との記載は本件発明の構成を限定する意義
を有するものとはいえない旨主張するが，決定に記載された判断ではなく，
取消訴訟において主張することは許されない。
第４被告の反論の要点
決定の認定・判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
引用例１（甲３）には，「低温定着を可能とする低温溶融のトナーバインダ
ーに対して，より低温より離型性を示す離型剤が必要であり，離型剤が離型性
を示す温度は，離型剤の融点に相関があり，融点がより低いもの程低温定着に
有利であることが明らかとなった。」（３頁左上欄末行～右上欄５行）と記載
され，樹脂の溶融温度よりも融点の低い離型剤を使用することが示されている。
また，引用例１（甲３）には，実施例１，３及び４に，融点が該熱可塑性樹
脂（の軟化点）よりも低いワックスを少なくとも一種以上含有してなるトナー
が具体的に記載されている。
したがって，決定における引用発明の認定に誤りはない。
２取消事由２（相違点１に関する判断の誤り）について
(1)引用例１について
ア引用例１（甲３）には，バインダーがポリエステル系樹脂であるか，ス
チレン－アクリレート系樹脂であるかにかかわらず，トナーのオフセット
性を考慮して樹脂の軟化点を設定することが記載されており，しかも実施
例として，ポリエステル樹脂を用いたトナーが具体的に記載されているか
ら，引用例１において，ポリエステル系樹脂の特性を生かしたトナーが製
造されていることは明らかである。
また，引用例１（甲３）には，バインダー樹脂がスチレン－アクリレー
ト系であるか，ポリエステル系であるかにかかわらず，軟化点が９０℃～
１５０℃の範囲である熱可塑性樹脂を使用することにより低温定着性，オ
フセット防止が達成できることが示されているといえるから，引用例１に
実施例として具体的に記載されているポリエステル樹脂の具体例として１
１５℃のものに限定して，引用発明を解釈しなければならない理由はない。
さらに，感光体のドラムフィルミングを防止してクリーナーレス化を実
現することは，特定の軟化点のポリエステル樹脂と特定のワックスを組み
合わせたことによる作用効果であるから，前記第３，２(1)アにおける原告
の主張は，引用例１に軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内のポリエステ
ル樹脂を使用することが実質的に示されているとする決定の判断について，
誤りを指摘するものとはいえない。
イ訂正明細書（甲１０添付の全文訂正明細書）には，ポリエステル系樹脂
の軟化点を特に「１２０℃を超え１４０℃以内」に限定した理由が明確に
示されていないし，ポリエステル系樹脂の軟化点下限を１２０℃，軟化点
上限を１４０℃に限定したことに格別の技術的意義があるということはで
きない。
なお，原告は，本件発明の実施例で開示されているポリエステル樹脂が
軟化点１２０～１４０℃のポリエステル系樹脂であることを，甲１５によ
り疎明したとするが，訂正明細書に基づく主張ではなく，また，甲１５に
記載されたものが訂正明細書に記載された実施例と同一のものということ
もできないから，原告の主張は失当である。
(2)引用例２（甲４）には，加熱定着用トナーに従来から知られている軟化点
が８０～１５０℃のポリエステル樹脂が使用できることが記載され（２頁右
下欄４行～１２行），軟化点１２０℃，１２６℃及び１３０℃の樹脂（５頁
左上欄６行～１２行，５頁右上欄１行～６行，５頁右上欄１５行～２０行）
が記載されている。
引用例３（甲５）には，加熱定着用電子写真用現像剤（トナー）に軟化点
が８０～１５０℃のポリエステル樹脂を使用することが記載され（特許請求
の範囲），実施例１として軟化点１３５℃のポリエステル樹脂が記載されて
いる。
このように，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内のポリエステル樹脂は，
加熱定着用トナーのバインダー成分として，従来から普通に用いられている
ものというべきである。
なお，原告は，引用例２，３について，トナーの形態やワックスが本件発
明と相違する旨主張するが，決定は，軟化点が１２０℃を越え１４０℃以内
であるポリエステル樹脂が加熱定着用トナーのバインダー成分として従来か
ら普通に用いられていることを示す証拠として，引用例２，３を挙げたもの
であるから，原告の主張は当を得ないものである。
(3)以上によれば，本件発明におけるポリエステル樹脂の軟化点の限定は，そ
の上限，下限とも，引用発明において９０～１５０℃の範囲で適宜選択し得
るとされている樹脂の軟化点について適宜数値を特定したものにすぎず，そ
の限定に格別の技術的意義ないし臨界的意義を見い出すことができない上，
その数値範囲「１２０℃を越え１４０℃以内」のものは従来から加熱定着用
トナーのバインダー成分として普通に用いられているものである。
したがって，相違点１は実質的な差異ではないとした決定の判断に誤りは
ない。
３取消事由３（相違点２に関する判断の誤り）について
(1)ア引用例１（甲３）に記載の特定の分子量分布を示す離型剤にはフィッシ
ャートロプシュワックスも含まれることは明らかであり，具体的な実施例
は記載されていないものの，ポリエステル樹脂に対する離型剤としてフィ
ッシャートロプシュワックスを使用できることが開示されているといえる。
加熱定着ローラにより定着されるトナーにおいては離型剤として各種の
ワックスが使用されているが，特定の樹脂に対して特定のワックスでなけ
れば使用できないというものではなく，結着樹脂としてポリエステル系樹
脂を使用するトナーにおいては種々のワックスを一種又は二種以上混合し
て使用されている。また，バインダーとしてポリエステル系樹脂を使用す
る粉砕トナーのワックスとして，フィッシャートロプシュワックスを単独
で又は他のワックスと併用して用いることは従来から知られていたもので
ある。このような点を前提として，決定は，引用例１には，具体的実施例
が記載されていないとしても，ポリエステル樹脂に対する離型剤としてフ
ィッシャートロプシュワックス，あるいはフィッシャートロプシュワック
スとポリオレフィンを使用することが開示されていると判断したものであ
り，この判断に誤りはない。
なお，ポリエステル樹脂とスチレンーアクリル樹脂とでワックスの分散
性には差があることは認めるが，分散時間を長くする等，混練条件を調整
してワックスを樹脂中に均一に分散させることは従来から行われており，
分散性が悪いから使用できないというものではない。
イ引用例２（甲４）に記載のトナーは加熱定着の際にトナーのバインダー
樹脂及びワックスが軟化・溶融し，転写紙に固着されるものである点で共
通するものであり，引用例２には，カプセルトナーではあるが，軟化点が
１２０℃を越え１４０℃以内であるポリエステル系樹脂を使用するトナー
において低温定着性及び広い非オフセット幅を得ることを目的として融点
が９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを用いることが記載
され，それにより熱ロールからの離型性が改良され，低温での熱定着が可
能となり，かつ非オフセット幅が広くなることが示されており，引用例１
のトナーにおいてポリエステル系樹脂に混合するワックスとしてフィッシ
ャートロプシュワックスを用いることは引用例２からも容易である。
なお，乙７に示されるように，カプセルトナーと粉砕トナーとは，加熱
定着の際にトナーのバインダー樹脂及びワックスが軟化・溶融し，転写紙
に固着されるものである点で共通するものであり，カプセルトナーの芯粒
子の材料としては殻を有しない粉砕トナーと同様の材料が使用されている。
また，乙８に示されるように，酸価又は水酸価を呈する極性基を有する
ポリエステル系樹脂に対しては酸価又は水酸価を呈する極性ワックスを含
有させることにより低温定着性が良好で，オフセット領域幅が広くなるこ
とが知られており，このような作用はトナーがカプセルトナーであるか粉
砕トナーであるかにかかわらない。
決定は，引用例発明のトナーに，引用例２に記載の技術を適用し，軟化
点が１２０～１４０℃のポリエステル系樹脂バインダーに使用するワック
スとして，融点がバインダーの軟化点より低い融点９０～１１０℃のフィ
ッシャートロプシュワックス（酸化型）を用いることは当業者が容易にな
し得ると判断したものであるが，引用例１の記載をみた当業者であれば，
引用例１の特許請求の範囲に記載の特定分子量分布を示すワックスであれ
ば，酸化型のものもそうでないものも使用できると解するのが普通である。
ウ訂正明細書（甲１０添付の全文訂正明細書）の記載からみて，本件発明
の作用効果は主としてポリエステル樹脂とフィッシャートロプシュワック
スとを併用したことによるものであり，低分子量ポリオレフィンワックス
を併用したことにより格別顕著な効果を奏するものとは認められないから，
本件発明において，ポリオレフィンワックスは単に任意成分として併用さ
れた成分にすぎないものである。すなわち，フィッシャートロプシュワッ
クスと低分子量ポリオレフィンワックスを併用することにより分散安定性
を増すことができることは，訂正明細書に記載されておらず，原告の主張
は本件明細書の記載に基づかないものである。
(2)引用例１，２，４（甲３，４，６）には，フィッシャートロプシュワック
スの含有量とドラムフィルミングの関係については記載されていないが，ワ
ックスの含有量が多いと感光体へのフィルミングが発生することは，決定で
周知技術として例示した特開平４－１８８１５３号公報（甲９）に示されて
いるように，よく知られているとこであるから，フィッシャートロプシュワ
ックスの含有量を感光体へのフィルミングが発生しない量とすることは，当
然考慮すべきことである。
そうすると，ポリエステル系樹脂を使用する加熱ローラ定着用トナーにお
いても，低温定着性，樹脂との相溶性，分散性，感光体やキャリアへのフィ
ルミングを考慮し，さらに併用するワックスの種類や配合量に応じてトナー
中のフィッシャートロプシュワックスの配合量を決めることは，当業者が適
宜なし得ることというべきである。
そして，その配合量の範囲を１～５重量％程度とすることも，引用例１，
２，４（甲３，４，６）に示されているように，ワックスの配合量の範囲と
して普通のものであって，格別困難であるとはいえない。
４取消事由４（相違点３の判断誤り）について
(1)訂正明細書の特許請求の範囲における「該トナーを用いて画像を形成した
トナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定
着する方式に使用される」との記載は，本件発明の構成を限定する意義を有
するものとはいえない。
(2)仮にそうでないとしても，引用発明において，「該トナーを用いて画像を
形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させ
て紙に定着する方式に使用される」ようにすることは，次のとおり，当業者
が容易に想到することができたものである。
ア決定が甲８，９を周知技術として例示したのは，電子写真装置において
は小型化，軽量化が求められており，トナー像の定着に用いる加熱定着ロ
ーラにクリーニング部材等の補助的な装置を設けないようにすることは周
知の課題であることを示すためであり，バインダーとワックスからなるト
ナーの工夫によって，クリーナーレス化を実現した技術を示すものとして
提示したものではないから，原告の主張は当を得ないものである。
甲８，９には，熱定着ローラ表面に対してトナーが付着しないようにす
るために，従来から，ローラの表面を離型性にしたり，ローラの表面を離
型性の液体を付与したり，トナーに離型剤を添加したり，クリーニングす
る装置を設ける等の種々の手段が検討されてきたが，小型化，軽量化が求
められていることから，補助的な装置すなわち離型性の液体の塗布装置や
クリーニング装置を設けないようにしたいとの課題が示されている。
そして，クリーニング装置は熱定着ローラ表面に対してトナーが付着し
ないようにするためのものであるから，トナーが熱定着ローラ表面に付着
しないものであれば，クリーニング装置を省略できること，すなわちクリ
ナーレスを実現できることは，特開平５－１９７１９２号公報（乙３）に
も示されているとおり，容易に想到し得ることである。
イ引用例１（甲３）において，定着試験に用いられた「ＮＰ－６６５０」
の構造が甲７に示されるクリーニング部材を有するものであること，引用
例１には，定着器のどの部分を取りはずしたものかが明記されていないこ
とは争わないが，引用例１には，「熱ローラ外部定着機」は定着器を取り
はずした「ＮＰ－６６５０改造機」とは別に設けられたものであり，「Ｎ
Ｐ－６６５０改造機」を通過した転写紙上の未定着画像を外部に設けた
「熱ローラ外部定着機」で定着したものと解される。そして，引用例１の
未定着画像の定着試験はトナーのオフセットの有無をローラを観察して評
価しようとするものであるから，「定着機」には，オイル塗布装置やクリ
ーニング部材は設けられていないとみるのが自然であり，原告の主張は失
当である。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
原告は，引用発明では，離型剤として融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワッ
クスを一義的に用いていないから，「離型剤として，融点が該熱可塑性樹脂よ
りも低いワックス」を含有するとした決定の認定は誤りである旨主張する。
(1)決定における本件発明と引用発明との一致点（「融点が該ポリエステル系
樹脂の軟化点よりも低いワックス」との点を含む。）及び相違点の各認定に
ついては原告も認めているところである（原告準備書面(1)５頁１４行～２１
行）から，原告の上記主張は結論に影響に及ぼす決定の誤りを指摘するもの
とは解されず，取消事由の主張としては，そもそも主張自体失当というべき
であって，採用することができない。
(2)なお，念のため，引用発明について検討しても，次のとおり，原告の主張
は失当である。
引用例１（甲３）には，次の記載がある。
ア「加熱定着用トナーにおいて，トナーバインダーとしてフローテスター
における流出開始温度が７５℃～１０５℃の範囲であり，軟化点が９０℃
～１５０℃の範囲である熱可塑性樹脂を用い，数平均分子量が（Ｍｎ）が
１．０×１０以下，重量平均分子量（Ｍｗ）が２．５×１０以下，Ｍｗ３３
／Ｍｎ３．０以下，融点（ｍｐ）が６０～１２０℃の範囲である離型剤を
少なくとも一種以上含有してなることを特徴とする加熱定着用トナー。」
（特許請求の範囲）
イ「低温定着を可能とする低温溶融のトナーバインダーに対して，より低
温より離型性を示す離型剤が必要であり，離型剤が離型性を示す温度は，
離型剤の融点に相関があり，融点がより低いもの程低温定着に有利である
ことが明らかとなった。」（３頁左上欄末行～右上欄５行）
ウ「実施例１フローテスターによる流出開始点８８．５℃，軟化点１１
５℃であるポリエステル（Ｔｇ５７．０℃）１００重量部，カーボンブラ
ック４重量部，負電荷制御剤２重量部，グラフト成分としてスチレン，２
－エチルヘキシルアクリレートを使用した数平均分子量Ｍｎ５．３×１０
，重量平均分子量Ｍｗ８．０×１０，Ｍｗ／Ｍｎ＝１．５，融点ｍｐ９２２
５℃であるグラフト変性ポリエチレンワックス３重量部を混合した後，２
軸混練押出し機によって溶融混練した後，冷却し気流式粉砕機で粉砕し，
風力分級機により分級し，平均粒径約１２μｍの黒色微粉末（非磁性トナ
ー）を得た。このトナー１００重量部に対して疎水性シリカ粉末０．８重
量部添加混合してトナーＡを得た。」（５頁右上欄１行～１５行）
エ「実施例３フローテスターによる流出開始点９５．０℃，軟化点１３
４℃であるスチレン－ブチルアクリレート共重合体（Ｔｇ５６．０℃）１
００重量部，磁性体８０重量部，正電荷制御剤２重量部，数平均分子量Ｍ
ｎ５．０×１０，重量平均分子量Ｍｗ７．４×１０，Ｍｗ／Ｍｎ＝１．２２
４８，融点ｍｐ．８６℃のフィッシャートロプシュ法で合成された直鎖パ
ラフィンワックスを混合した後，２軸混練押出し機によって溶融混練した
後，冷却し気流式粉砕機で粉砕し，風力分級機により分級し，平均粒径約
８μｍの黒色微粉末（磁性トナー）を得た。このトナー１００重量部に対
して疎水性シリカ粉末０．６重量部添加混合してトナーＥを得た。」（６
頁左上欄１７行～右上欄１０行）
オ「実施例４離型剤として，トナーＥで使用した直鎖パラフィンワック
ス２重量部と融点１２８℃ポリエチレンワックス１重量部とした以外は実
施例３と同様にトナーを得た。このトナー１００重量部に対して疎水性シ
リカ粉末０．６重量部を添加混合してトナーＦを得た。」（６頁右上欄１
９行～左下欄５行）
引用例１の上記アの記載によれば，引用発明は，軟化点が９０℃～１５０
℃の範囲である熱可塑性樹脂を用い，融点（ｍｐ）が６０～１２０℃の範囲
である離型剤を少なくとも一種以上含有するものであることが認められると
ころ，上記イの記載によれば，引用例１には，熱可塑性樹脂の溶融温度より
も融点の低い離型剤を使用することが示されているということができる。
さらに，上記ウないしオの記載によれば，引用例１には，軟化点１１５℃
であるポリエステル（Ｔｇ５７．０℃）に融点ｍｐが９５℃であるグラフト
変性ポリエチレンワックスを含有させたトナー（実施例１），軟化点１３４
℃であるスチレン－ブチルアクリレート共重合体に融点ｍｐ．８６℃のフィ
ッシャートロプシュ法で合成された直鎖パラフィンワックスを含有させたト
ナー（実施例３），軟化点１３４℃であるスチレン－ブチルアクリレート共
重合体に融点ｍｐ．８６℃のフィッシャートロプシュ法で合成された直鎖パ
ラフィンワックス及び融点１２８℃ポリエチレンワックスを含有させたトナ
ー（実施例４）が具体的に記載されていることが認められるところ，これら
はいずれも「離型剤として，融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワックス」を
含有するものであることが，一義的に明確である。
したがって，決定における引用発明の認定に誤りはなく，引用発明では離
型剤として融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワックスを一義的に用いていな
いとする原告の主張は誤りであって，採用することができない。
２取消事由２（相違点１の判断誤り）について
原告は，引用例１に「加熱定着装置の定着温度等に応じて，軟化点が９０℃
～１５０℃のポリエステル樹脂を適宜使用できることが示されて」いることは
認めるが，軟化点が「１２０℃を超え１４０℃以内」に限定されていないから，
決定が「相違点１は実質的な差異ではない」と判断したのは誤りである旨主張
する。
(1)ア引用例１に「加熱定着装置の定着温度等に応じて，軟化点が９０℃～１
５０℃のポリエステル樹脂を適宜使用できることが示されて」いることは，
原告も認めるに至ったところである（原告第６準備書面３頁４行～６行）
が，念のため引用例１（甲３）について検討する。
引用例１（甲３）には次の記載がある。
(ア)「本発明の加熱定着用トナーの構成上の一つの特徴は，トナーバイ
ンダーとして……軟化点が９０～１５０℃の範囲である熱可塑性樹脂を
用いたトナーを使用することにより，より低消費電力，低温度でトナー
を記録材に加熱定着することができることである。……軟化点が９０℃
未満の場合，加熱定着工程でトナーの過剰溶融の傾向が現われ，画像表
面の光沢，転写紙中への浸み込み，裏移りや溶融トナーの広がりによる
画像ニジミ等の欠点が生じる。又，定着部材へのオフセットが顕著とな
り，離型剤の添加効果が著しく減少する。逆に軟化点が１５０℃を上回
る場合，オフセットは改善されるが低温定着を達成できず，トナーの記
録材への定着にかかる消費電力も増大する。」（２頁左下欄１６行～右
下欄１７行）
(イ)「本発明に用いられるトナーバインダーとしては，例えば，ポリス
チレン，ポリα－メチルスチレン，……スチレン－アクリル酸共重合体，
……ポリエステル樹脂，……ポリビニルアルコール樹脂，ポリビニルピ
ロリドン，シリコン樹脂などを単独あるいは混合して用いられる。本発
明は，上記構成材料からなるトナーバインダーに限定されるものではな
くフローテスターにおける流出開始温度が７５～１０５℃の範囲であり，
軟化点が９０～１５０℃の範囲である熱可塑性樹脂であればよい。」
（３頁左下欄９行～右下欄８行）
引用例１の上記(ア)及び(イ)の記載によれば，引用発明において，トナ
ーバインダーに用いられる熱可塑性樹脂の軟化点を９０～１５０℃の範囲
としたのは，軟化点が低い場合に生じる問題点（オフセットや画像ニジミ
等）と，軟化点が高い場合に生じる問題点（低温定着性や消費電力におい
て劣ること）を考慮したものであり，引用例１には，軟化点が上記範囲内
にある熱可塑性樹脂であれば，樹脂の種類によらず使用し得ることが開示
されているということができる。
なお，原告は，本件発明は，ポリエステル系樹脂が有する特性を生かし
つつ，ポリエステル系樹脂特有の課題である高温オフセット及び感光体の
ドラムフィルミングを防止して低温定着及びクリーナーレス化を実現する
ことが課題であるのに対し，引用例１はトナーバインダーとしての熱可塑
性樹脂一般の課題を解決する技術にすぎない旨主張するが，引用例１に軟
化点が９０℃～１５０℃のポリエステル樹脂を適宜使用できることが示さ
れていることは上記のとおりであり，このことは，引用例１に本件発明の
課題の認識があるか否かによって左右されるものではない。また，そもそ
も，本件発明は「軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内となるポリエステ
ル系樹脂」を「主バインダー成分」とすることを規定しているにとどまり，
「軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内となるポリエステル系樹脂」以外
の樹脂を従たるバインダー成分とすることを排除するものではないから，
本件発明が，ポリエステル系樹脂が有する特性を生かしつつ，ポリエステ
ル系樹脂特有の課題を解決するとの原告主張は，訂正明細書の特許請求の
範囲の記載を離れてする主張であり，採用することができない。
イ(ア)一般に，実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは当業者が
通常行うべきことであるから，公知技術に対して数値限定を加えること
により，特許を受けようとする発明が進歩性を有するというためには，
当該数値範囲を選択することが当業者に容易であったとはいえないこと
が必要であり，これを基礎付ける事情として，当該数値限定に臨界的意
義があることが明細書に記載され，当該数値限定の技術的意義が明細書
上明確にされていなければならないものと解するのが相当である。
(イ)そこで，本件について検討するに，トナーを構成するポリエステル
樹脂として，引用例２（甲４）には軟化点（Ｔ）が１２０℃，１２６℃ｍ
及び１３０℃のもの（５頁左上欄６行～１２行，５頁右上欄１行～６行，
５頁右上欄１５行～２０行），引用例３（甲５）には軟化点１３５℃の
もの（３頁右下欄１５行～１７行）が，それぞれ具体的に記載されてお
り，トナーを構成するポリエステル樹脂として軟化点が１２０℃を超え
１４０℃以内のものを用いることは，当業者にとって格別困難なものと
は認められない。
(ウ)また，本件発明がポリエステル系樹脂の軟化点を「１２０℃を超え
１４０℃以内」に限定したことについて，訂正明細書（甲１０添付の全
文訂正明細書）の記載を検討するに，原告が引用する段落【０００４】，
【０００５】，【０００７】，【００１５】，【００１８】，【００１
９】の各記載を含め，訂正明細書には，本件発明においてポリエステル
系樹脂の軟化点を「１２０を超え１４０℃以内」とした理由が示されて
いるとは認められない。
そもそも，本件訂正前の本件明細書（甲２）には，ポリエステル系樹
脂の軟化点について，もともと，「ポリエステル系樹脂の軟化点は１１
０～１５０℃が好ましく，より好ましくは１２０～１４０℃である。」
（段落【００１４】）との記載があったところ，本件訂正によって，
「ポリエステル系樹脂の軟化点は１２０～１４０℃である。」と訂正さ
れたものであるが（甲１０（訂正請求書）），本件訂正の前後を通じて，
本件明細書には，ポリエステル系樹脂の軟化点の違いによる作用効果の
相違を確認する実験についての記載がないのみならず，軟化点の上限・
下限の技術的意義に関する一般的な記載すら存在しない。
(エ)したがって，軟化点が「１２０℃を超え１４０℃以内」のポリエス
テル系樹脂は，トナーの主バインダー樹脂として当業者が適宜選択し得
るものであったというべきであり，しかも，本件発明において格別の技
術的意義ないし臨界的意義を認めることも困難であるから，決定が「相
違点１は実質的な差異ではない」と判断したことは相当であり，原告主
張の誤りがあるとはいえない。
なお，原告は，訂正明細書の段落【００２２】に記載されたポリエス
テル系樹脂は，花王株式会社製の軟化点が１２４～１３２℃のポリエス
テル樹脂であり，このことを甲１５により疎明した旨主張するが，明細
書に記載されていない技術事項を，明細書の記載との関係が明らかでな
い別の文書によって補完することは許されない（このことは，発明の公
開を代償として独占権を付与するという特許制度の原則に照らして，明
らかというべきである。）。また，仮に上記の点が疎明されたとしても，
訂正明細書に記載された実施例におけるポリエステル系樹脂の軟化点が
本件発明の数値範囲にあることが確認できるにとどまり，本件発明にお
いて上記数値範囲に限定した技術的意義が明らかとなるものとは認めら
れない。甲１５に関する原告の上記主張は，主張自体失当というほかは
ない。
(2)原告は，引用例２，３は，本件発明のように，低分子量ポリオレフィンワ
ックスとフィッシャートロプシュワックスとの組み合わせにおいて，トナー
を構成するポリエステル樹脂として軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内の
ものを選択する動機付けを与えるものではない旨主張する。
しかし，決定は，相違点１の判断において，トナーを構成するポリエステ
ル系樹脂として軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内のものが普通に用いら
れていること立証するため，引用例２，３を用いるものにすぎないから，原
告が指摘する事項は決定の判断の当否に影響するものではなく，採用の限り
でない。
(3)以上検討したところによれば，原告主張の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（相違点２の判断誤り）について
(1)原告は，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内であるポリエステル系樹脂
バインダーに使用するワックスとして，融点がバインダーの軟化点より低い
融点９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを用いることは当業
者が容易になし得ることである旨決定が判断したことが，誤りである旨主張
する。
ア(ア)引用例１（甲３）には，ポリエステル系樹脂をバインダー樹脂とし
て用い，離型剤として，フィッシャートロプシュワックスと，ポリエチ
レンワックス又はポリプロピレンワックスとを併用することは，直接記
載はされていない。
(イ)しかし，乙４～６によれば，結着樹脂としてポリエステル系樹脂を
使用するトナーのワックスとして，パラフィンワックスの一種であるフ
ィッシャートロプシュワックスを単独で又は他のワックスと併用して用
いることは従来から行われていたものと認められ，この点は原告も認め
るところである。
(ウ)また，甲５（引用例３）には，次の記載がある。
「（１）ポリエステル系樹脂，低分子量のポリビニル系ワックスおよび
ファーネスカーボンブラックを含有することを特徴とする電子写真用現
像剤。……
（４）ポリビニル系ワックスが，ポリエチレンおよびポリプロピレン
よりなる群より選ばれることを特徴とする特許請求の範囲第１項から第
３項までのいずれかに記載の電子写真用現像剤。」（特許請求の範囲）
(エ)さらに，乙９（特開平３－１６８６４９号公報）には，静電荷像現
像用トナーに関する発明について，次の記載がある。
「低分子量ワックスとしては，ポリオレフィンワックス，酸化型ポリ
オレフィンワックス，パラフィンワックス，その酸化体または酸化ケン
化体，モンタン酸ワックス，カルナバロウなどが用いられる。ポリオレ
フィンワックスとしては，ポリエチレン，ポリプロピレン，エチレン，
プロピレン等のオレフィンと他のモノマーとの共重合体などが挙げられ
る。……また，パラフィンワックスとしては，マイクロワックス，フィ
ッシャートロプシュワックスなどが例示される。」（３頁左上欄６行～
１９行）
「バインダーとしては，スチレン系樹脂に代表されるビニル系樹脂，
ポリエステル樹脂などが，目的に応じていずれも使用可能である。」
（３頁右上欄２行～４行）
(オ)上記(イ)ないし(エ)に照らせば，本件出願前，フィッシャートロプ
シュワックス，及び，ポリエチレンワックスやポリプロピレンワックス
等の低分子量ポリオレフィンワックスは，いずれもポリエステル系樹脂
をバインダーとする場合の離型剤として周知のものであったということ
ができる。
そうすると，引用例１の記載に接した当業者は，引用発明においては，
バインダー樹脂としてポリエステル系樹脂を用いた場合に，離型剤とし
て使用可能なワックスとして，ポリエチレン，ポリプロピレンワックス
等のポリオレフィンワックスやフィッシャートロプシュワックス等のパ
ラフィンワックスを用いることが想定されているものと理解するものと
認められるから，たとえ引用例１に具体例の記載がなくとも，「ポリエ
ステル系樹脂に対する離型剤として，フィッシャートロプシュワックス，
ポリエチレンワックス又はポリプロピレンワックスを用いること」につ
いては，開示があるものと認められる。
そして，引用例１には，一般的な記載ではあるが，離型剤を併用し得
る旨の記載があり，また，バインダーがポリエステル系樹脂ではないも
のの，離型剤を併用した例（実施例４）が具体的に記載されているから，
「ポリエステル系樹脂に対する離型剤として，フィッシャートロプシュ
ワックスと，ポリエチレンワックス又はポリプロピレンワックスとを併
用すること」が具体的に開示されているとまではいえないにしても，少
なくとも示唆されているものと認められる。
イバインダー樹脂の軟化点とワックスの融点の関係について，検討する。
本件発明では，フィッシャートロプシュワックスとして融点が９０～１
１０℃であるものを用いることが規定されているのに対し，引用発明は，
融点がバインダー樹脂の軟化点よりも低いワックスを配合するものである
から，バインダー樹脂の軟化点に応じて適宜決定し得るものと認められる
ところ，バインダー樹脂として，軟化点が１２０～１４０℃の範囲内のポ
リエステル系樹脂は，前記のとおり，通常用いられるものであり，引用例
２（甲４）に，軟化点が１２６℃であるポリエステル系樹脂に対して，融
点が１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを配合することが記載さ
れていることに照らせば，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内であるポ
リエステル系バインダー樹脂に使用するワックスとして，融点がバインダ
ーの軟化点より低い９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを
用いることは当業者が容易になし得たことというべきである。
ウそして，本件発明において，軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内であ
るポリエステル系樹脂に離型剤として融点が９０～１１０℃のフィッシャ
ートロプシュワックスとポリオレフィンワックスを併用したことによって，
予想外の効果を奏したものとも認められない。
この点に関し，原告は，訂正明細書（甲１０添付の全文訂正明細書）の
実施例１～５と比較例１及び４の記載を根拠として効果の顕著性を主張す
るが，これらの記載をみても，依然として，フィッシャートロプシュワッ
クス単独使用の場合に比べて，フィッシャートロプシュワックスとポリオ
レフィンワックスを併用した場合にどのような点で優れるのかが不明であ
り，本件発明が顕著な効果を奏したものとは認められない。
なお，原告は，フィッシャートロプシュワックスとポリオレフィンワッ
クスを併用することにより，分散安定性の効果があることも主張する。し
かし，これらの併用により分散安定性が改善されることは，訂正明細書に
記載がない事項であるだけでなく，ポリオレフィンワックスとバインダー
樹脂が合成方法が近く，構造上似ているから相溶性がよいとの技術的根拠
も不明であるので，採用することができない。
エ原告は，引用例２（甲４）は，カプセル型トナーに関するものであり，
本件発明とはトナーの粒子構成が異なっていること，引用例２にも，フィ
ッシャートロプシュワックスと低分子量ポリオレフィンワックスを併用す
る旨の記載はないことを指摘する。
しかし，決定は，バインダー樹脂であるポリエステル系樹脂の軟化点と
フィッシャートロプシュワックスの融点との関係が本件発明と同じである
例として引用例２に言及したものにすぎず，原告の上記指摘は，相違点２
の判断に影響を及ぼすものとはいえない。
(2)原告は，決定がフィッシャートロプシュワックスの配合量を１～５重量％
の範囲に設定することは当業者が適宜なし得ることである旨判断したのは，
誤りである旨主張する。
そもそも，トナーにワックスを配合する目的は，バインダー樹脂単独では
達成できない特性を補うことにあるものと認められ，主な目的としては，離
型性の付与，オフセットの防止，低温定着性，定着画像の耐久性等が挙げら
れる（乙３，５，６）。そうすると，ワックスの量が少なすぎればその配合
効果は十分発揮されず，多すぎればバインダー樹脂本来の特性が発揮できな
いことは自明であるから，トナーに配合するワックスの効果的な配合量を検
討することは，当業者が通常行うべき事項の範囲内のものと認められる。
そして，引用例１（甲３）には，ワックス全体の配合量ではあるが，「離
型剤を少なくとも一種以上，トナーに対して０．１～２０重量％の添加量で
用いられる。」（３頁右下欄１２行～１４行）との記載があり，引用例４
（甲６）には，バインダーがポリエステル系樹脂でない場合ではあるが，ト
ナー中のフィッシャートロプシュワックスの含有量として，「０．１～５．
０重量％」（２頁右下欄７行）という数値が記載されている。
上記の事実に照らせば，フィッシャートロプシュワックスの含有量を１～
５重量％の範囲とすることが，当業者にとって格別困難であったとは認めら
れない。
また，本件発明において，フィッシャートロプシュワックスを１～５重量
％の範囲に設定したことによって，本件発明が予想外の効果を奏したものと
も認められない。
したがって，フィッシャートロプシュワックスの配合量に関する決定の判
断に誤りはない。
(3)以上検討したところによれば，決定が，「ポリエステル系樹脂に対する離
型剤として，フィッシャートロプシュワックスと，ポリエチレンワックス又
はポリプロピレンワックスとを併用すること」について引用例１に開示があ
るとした点は措辞適切を欠くというべきであるが，相違点２についての判断
の結論に影響を及ぼすものではなく，相違点２に関する決定の判断は，結論
において相当である。
したがって，原告主張の取消事由３は理由がない。
４取消事由４（相違点３の判断誤り）について
原告は，決定は，加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにするとい
う大きな課題が本件発明によって初めて解決されたという産業的意義を，無視
するものである旨主張する。
(1)訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１には，「該トナーを用いて画像を
形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させ
て紙に定着する方式に使用される」という，本件訂正で付加された記載があ
る。
すなわち，本件訂正は，本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１における
「……フィッシャートロプシュワックスを１～５重量％配合し，かつポリエ
チレンワックス，ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワッ
クスを配合することを特徴とする静電潜像現像用トナー。」との記載を，
「……フィッシャートロプシュワックスを１～５重量％とポリエチレンワッ
クス，ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとから
なるワックスを配合してなるトナー成分を溶融混練した後，粉砕，分級して
なる粉砕トナーであって，該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリ
ーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使
用されることを特徴とする静電潜像現像用トナー。」と訂正したものであり，
このうち，上記の定着方式に係る部分は，本件訂正前の本件明細書（甲２）
の段落【０００２】，【０００６】，【００２４】の記載を根拠としたもの
である（訂正請求書（甲１０））。
本件明細書の段落【０００２】，【０００６】，【００２４】の各記載は，
本件訂正前後を通じて同一であり，本件発明のトナーについて，「該トナー
を用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ロ
ーラに接触させて紙に定着する方式に使用」することが好適であることを説
明するにすぎない。
また，甲８及び９，乙３並びに弁論の全趣旨によれば，本件出願前から電
子写真装置は小型化，軽量化が求められており，トナー像の定着に用いる加
熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることは周知の課題であっ
たことが認められるから，「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をク
リーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に
使用」することは，新たな用途ということができないのみならず，当業者に
は自明の使用方法にすぎない。
そうすると，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１における「該トナー
を用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ロ
ーラに接触させて紙に定着する方式に使用される」との文言は，本件発明に
係る「トナー」の使用目的についての主観的な認識を示すにとどまり，
「物」の発明である本件発明について，その構成を限定する意義を有するも
のということはできない。
上記のとおり，特許請求の範囲における「該トナーを用いて画像を形成し
たトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に
定着する方式に使用される」との記載は，本件発明の構成を限定する意義を
有するものとはいえないから，原告の取消事由４の主張はその前提を欠くも
のであって採用することができない。
(2)原告は，訂正明細書の特許請求の範囲における「該トナーを用いて画像を
形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させ
て紙に定着する方式に使用される」との記載が本件発明の構成を限定する意
義を有するものとはいえないとの被告の主張は，決定に記載された判断では
なく，取消訴訟において主張することは許されない旨主張する。
特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されな
かった公知事実を主張することは許されず，拒絶査定不服審判の審決に対す
る取消訴訟においても，同様に解すべきものであるところ（最高裁昭和４２
年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９
頁），この理は，特許異議の申立てに基づく取消決定に対する取消訴訟につ
いても，同様に当てはまるものというべきである。すなわち，無効審判，拒
絶査定不服審判及び特許異議申立事件において特許法２９条１項各号（同条
２項において引用される場合を含む。以下，同じ。）に掲げる発明に該当す
るものとして審理されなかった事実については，取消訴訟において，これを
同条１項各号に掲げる発明として主張することは許されない。しかしながら，
審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関す
る限り，審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決
定と異なる主張をすることは，審判や特許異議の申立てについての審理で審
理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから，取
消訴訟においてこれを主張することが許されないとすることはできない。
本訴における被告の上記主張は，本件の特許異議の申立てについての審理
において特許法２９条１項３号に掲げる発明に該当するものとして審理され
た公知事実である引用発明と本件発明との相違点３について，進歩性を認め
ることができない理由として主張されていることが明らかであり，被告が本
訴において上記主張をすることは許されるというべきである。
(3)以上検討したところによれば，原告主張の取消事由４は理由がない。
５結論
以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その他，決定に
これを取り消すべき誤りがあるとは認められない。
よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
三村量一裁判長裁判官
古閑裕二裁判官
嶋末和秀裁判官

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