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平成１７年７月１４日判決言渡　同日原本領収　裁判所書記官
平成１７年・第２４８号　損害賠償請求控訴事件
（原審・京都地方裁判所平成１５年・第３２５３号）
判　　　　決
控訴人（１審被告）　　株式会社クラウディア
同代表者代表取締役　　Ａ
同訴訟代理人弁護士　　福井　啓介
同　　　　　　　　　　舩橋　恵子
同　　　　　　　　　　上田　　敦
被控訴人（１審原告）　株式会社カロッツェリアジヤパン
同代表者代表取締役　　Ｂ
同訴訟代理人弁護士　　近藤　丸人
同　　　　　　　　　　勝海　寿美子
同　　　　　　　　　　西澤　滋史
同　　　　　　　　　　飯尾　　拓
同　　　　　　　　　　津田　宏明
主　　　　文
　１　原判決を次のとおり変更する。
　２　控訴人は，被控訴人に対し，４１５万９４９８円及びこれに対する平成１５
年１１月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　３　被控訴人のその余の請求を棄却する。
　４　訴訟費用は，第１，２審を通じこれを１０分し，その９を被控訴人の負担と
し，その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１　控訴の趣旨
　１　原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
　２　被控訴人の請求を棄却する。
　３　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
（以下，控訴人を「被告」，被控訴人を「原告」という。）
第２　事案の概要
　１　事案の要旨
　本件は，商標権を有する原告が，被告が当該商標権に係る商標に類似する標
章を使用してウエディングドレスの販売等の営業を行い，原告の商標権を侵害した
として，被告に対し，主位的に不法行為による損害賠償請求権，予備的に不当利得
返還請求権に基づき，商標の使用料相当額ないし不当利得金の合計額３５２５万円
のうち３５００万円及びこれに対する平成１５年１１月２６日（訴状送達の日の翌
日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事
案である。
　原審は，原告の請求を５５４万５９９７円及びこれに対する上記遅延損害金
の支払を求める限度で認容し，その余を棄却したところ，被告がその敗訴部分を不
服として本件控訴を提起した。
　２　前提事実（証拠等を掲記した事実以外は，当事者間に争いがない。）
　(1)　当事者
　原告は，自動車用品，衣料品等の輸入，販売等を業とし，後記の商標権を
有している株式会社である。
　被告は，ウエディングドレスの製造販売及びリース等を業とする株式会社
である。
　(2)　原告商標
　原告は，別紙商標目録記載の商標に係る商標権を有している（以下，同目
録記載の商標を「本件商標」，本件商標に係る商標権を「本件商標権」とい
う。）。
　本件商標について，平成１３年１２月１１日に商標登録出願がされ，平成
１４年９月１３日に設定の登録がされ，同年１０月１５日に所定事項を掲載した商
標公報が発行された。
　本件商標は，「ＵＮＯ　ＰＥＲ　ＵＮＯ」の欧文字と「ウノパーウノ」の
カタカナ文字とを二段に横書きしたものである。
　(3)　被告標章の使用
　被告は，平成１３年１２月１１日，タレントであるＣがプロデュースし，
ブランド名を「Ｕｎｏ　ＰＥＲ　Ｕｎｏ」（ウノペルウーノ）とするウエディング
ドレス（以下，Ｃがプロデュースしたウエディングドレスのことをブランド名にか
かわらず「被告商品」という。）の発表会（以下，「本件第１回発表会」とい
う。）を行い，以後，「Ｕｎｏ　ＰＥＲ　Ｕｎｏ」の欧文字で構成される標章（以
下「被告標章」という。）を被告商品の販売，宣伝活動に使用していた（被告標章
の称呼及び被告商品の販売，宣伝活動について甲４，乙３の１・２，乙６～１３，
１４の１・２，乙２８，２９，３５，弁論の全趣旨。ただし，後記のとおり，被告
のみならず，Ｃも被告標章の使用主体であるか否かについては争いがある。）。
　ウエディングドレスは，本件商標の指定商品のうち，「洋服」に当たる。
　(4)　本件商標と被告標章との類似性
　本件商標と被告標章は，外観上は，欧文字が大文字のみによる表記（本件
商標が「ＵＮＯ　ＰＥＲ　ＵＮＯ」）か，大文字と小文字の組合せによる表記（被
告標章が「Ｕｎｏ　ＰＥＲ　Ｕｎｏ」）かの違いがあるだけで，それぞれの称呼
は，本件商標の称呼が「ウノパーウノ」であるのに対し，被告標章の称呼が「ウノ
ペルウーノ」であり，両者の欧文字の意味は，いずれもイタリア語で「１対１」で
あって，外観，称呼及び観念において両者が取引者ないし需要者に与える印象等は
類似している（被告標章の称呼について前記(3)掲記の各証拠。両者の意味について
甲１８，乙３５）。
　(5)　被告新標章の使用
　被告は，本件商標権の設定の登録がされていることから，被告標章の使用
の中止を決定し，平成１４年１２月以降，被告商品のブランド名を「Ｓｃｅｎａ　
Ｄ’ｕｎｏ」（シェーナドゥーノ。意味は「『Ｃ１』のシーン＝『Ｃ１』の場面」で
ある。）に変更し，その新作発表会及び販売，宣伝活動に「Ｓｃｅｎａ　Ｄ’ｕｎ
ｏ」の欧文字で構成される標章（以下「被告新標章」という。）を使用している
（乙１５の１・２，乙２１，２３～２６，３５）。
　(6)　登録異議の決定
　被告は，平成１４年１２月１２日，特許庁長官に，本件商標について，登
録異議の申立てをした。
　これに対し，特許庁は，平成１５年６月３０日，本件商標について，商標
登録を維持する旨の決定をした（以下「本件登録異議の決定」という。）。
　(7)　原告の本件訴訟提起
　原告は，平成１５年１１月８日，京都地方裁判所に本件訴訟を提起し，そ
の訴状は，同月２５日，被告に送達された（記録上明らかな事実）。
　３　争点
　(1)　不法行為による損害賠償請求の可否
ア　商標権侵害に関する故意又は過失の有無
イ　損害発生の有無及び損害額
　(2)　不当利得返還請求の可否
　(3)　商標権の効力制限（商標法２６条１項１号）の抗弁の成否
　(4)　権利濫用の抗弁の成否
　４　争点に対する当事者の主張
　(1)　争点(1)ア（商標権侵害に関する故意又は過失の有無）について
【原告の主張】
　被告は，原告が商標権を有する本件商標に類似する被告標章を使用して，被
告商品を販売するなどした。被告が平成１５年２月２８日に被告標章の使用を
中止したとの被告の主張は否認する。
　被告は，本件商標権の設定の登録がされている事実を知った後も被告標章の
使用を継続していたのであり，故意又は過失により原告の商標権を侵害した。
　商標法３９条及び特許法１０３条により被告の過失が推定される期間の始期
は，本件商標権の設定登録日である平成１４年９月１３日であると解すべきであ
る。
【被告の主張】
　被告は，偶然，本件商標に係る商標登録出願日（平成１３年１２月１１日）
に被告標章の使用を開始したものであり，使用開始時点ではもちろんのこと，その
準備段階においても，本件商標の存在はもちろん，本件商標について商標登録出願
がされた事実さえ把握することができなかった。そして，被告は，本件商標権の存
在を知った後，遅くとも平成１５年２月２８日には被告標章の使用を中止した。
したがって，被告に原告の商標権を侵害する故意及び過失はなかった。
　商標法３９条及び特許法１０３条が過失の推定に関する規定を設けた趣旨に
かんがみれば，ここでいう過失の内容は，「登録商標の存在を調査することが可能
であったにもかかわらず，その義務を怠り，使用行為を開始したこと」とされるべ
きである。そうだとすれば，被告は，被告標章の使用開始前に調査を行ったことに
よって，果たすべき注意義務を尽くしたにもかかわらず，本件商標の存在を確認す
ることができなかったのであるから，被告には過失の推定に関する規定の適用はな
い。
　仮に，被告の過失が認められるとしても，商標法３９条及び特許法１０３条
により被告の過失が推定される期間の始期は，商標公報の発行日である平成１４年
１０月１５日であると解すべきである。
　(2)　争点(1)イ（損害発生の有無及び損害額）について
【原告の主張】
　原告は，商標法３８条３項により，被告に対し，本件商標の使用に対し受
けるべき金銭の額に相当する額の金銭（以下「使用料相当額」という。）を，自己
が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
　本件商標について商標登録がされた月の翌月である平成１４年１０月から
同年１２月までの３か月間の被告商品の売上げ合計は，２億５１７８万９９４０円
であり，月平均売上げは，８３９２万９９８０円であった。したがって，本件商標
について商標登録がされてから本件訴状送達の日である平成１５年１１月２５日ま
での約１４か月間における売上げ総額は，１１億７５００万円を下らない。そし
て，本件における使用料相当額は，一般的な商標権の使用料が売上高の３ないし５
パーセントであることにかんがみ，上記被告商品の売上げ総額の３パーセントとす
るのが相当である。
　よって，原告は，被告に対し，本件商標権侵害の不法行為による損害賠償
請求権に基づき，使用料相当額３５２５万円を請求することができるところ，本訴
においては，被告に対し，そのうち３５００万円を請求する。
【被告の主張】
ア　登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標と
して使用した場合であっても，当該登録商標に商標権者の業務上の信用と結びつい
た顧客吸引力が全く認められず，登録商標に類似する標章を使用することが当該第
三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな場合は，使用料相当額の
損害は発生していないというべきである。
イ　本件においては，次の諸事情があるから，本件商標には商標権者である
原告の業務上の信用と結びついた顧客吸引力が全く認められず，被告が被告標章を
使用したことが被告の売上げに全く寄与していないことが明らかである。
・　原告は，従前，本件商標について，商標権者である原告の信用が結合
するに至るだけの実質的な使用をした事実がない。
・　本件商標は，一般需要者の間において全く知名度がなく，業務上の信
用が化体されておらず，顧客吸引力がない。
・　被告標章は，本件第１回発表会（平成１３年１２月１１日）以降，被
告商品を示すものとして著名となり，遅くとも本件商標権の設定登録時までには被
告自らの営業努力，宣伝活動によって被告の業務の信用及び顧客吸引力を獲得し
た。
・　被告標章を使用した被告商品の売上げが伸びたのは，有名なタレント
であるＣがプロデュースした商品であったこと，本件商標権の設定の登録がされた
時点で，被告独自の営業努力，宣伝活動により被告標章が周知性を獲得していたこ
と及び被告商品のデザインが斬新であったこと等が要因であって，本件商標に類似
した被告標章を使用したことにより被告商品の売上げが増加したということは全く
ない。
ウ　したがって，被告が本件商標に類似した被告標章を使用したとしても，
原告には使用料相当額の損害は発生していない。
エ　仮に，原告に使用料相当額の損害が認められるとしても，本件商標には
顧客吸引力が全くないこと，原告の具体的な業務内容に照らし，原告の顧客が被告
商品を原告商品と誤認混同するおそれはほとんどないこと，被告標章は被告の売上
高の増加に全く寄与していないこと，本件商標の使用許諾をした事例の存否が明ら
かでないこと等の諸事情にかんがみると，使用料相当額の基準に関する原告の主張
は不当である。
【被告の主張に対する原告の反論】
ア　損害の発生の有無は，商標権者による商標の使用の有無，程度のみで判
断すべきでなく，商標権者，侵害者，当該商標及び侵害標章の知名度並びに侵害標
章が侵害者の事業に寄与する度合いなどを総合的に勘案して決すべきである。
　また，損害発生の有無を検討するに当たっては，商標法が原則として登
録主義を採用していることを重視すべきであり，侵害標章とされた標章が周知性を
獲得しているなどの事情がないのに，商標権の設定登録以前に侵害標章の使用を開
始したとの一事をもって商標権者に損害が発生していないということはできない。
　さらに，当該商標が，商標権者の信用と結びついた高度の顧客吸引力を
得るには至っていない場合でも，当該商標自体が顧客吸引力を持つ場合には，当該
商標権が財産的価値を有する可能性があるというべきであり，第三者の使用により
商標権者に損害が発生し得るというべきである。
イ　本件において，原告代表者は，被告が被告商品について宣伝活動を始め
るより前の平成１３年１１月１４日，有限会社ウノパーウノを設立し，同社をし
て，自動車等のパーツ，眼鏡及び衣料品等の売買並びに特に若者向けの洋服等の販
売等の事業を行わせる予定をしていたのであり，本件商標を使用していた。
　他方，本件商標権の設定の登録がされた平成１４年９月１３日までに被
告標章が著名ないし周知となり，顧客吸引力を獲得していた事実はない。さらに，
本件においては，被告商品をＣがプロデュースした事実を前面に出すために，「Ｃ１
」という音を含んだ商標を使用することが被告にとって重要であり，それが被告の
事業及び売上げに寄与していたことは明らかである。
　したがって，本件商標は，それ自体に顧客吸引力があるというべきであ
り，財産的価値があるから，被告標章を使用することが被告商品の売上げに寄与し
ていることは明らかである。
　上記の点を総合すれば，本件の場合は，「当該登録商標に顧客吸引力が
全く認められず，登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げ
に全く寄与していないことが明らかなとき」に該当するとはいえないから，損害の
発生があり得ないとはいえない。
　(3)　争点(2)（不当利得返還請求の可否）について
【原告の主張】
　原告は，商標法３６条及び３７条に基づき，被告に対し，本件商標に類似
する被告標章の使用差止請求権を有していた。被告は，被告標章を使用するに当た
って，その差止請求を回避しようとすれば，原告に対し使用料を支払って使用許諾
を受ける必要がある。しかるに，被告は，上記使用許諾を受けず，原告に対し使用
料を支払うことなく，被告標章を指定商品について使用し，これによって原告に使
用料相当額の損失を与えつつ，同額の支出を免れて利得を得たものであり，原告の
損失と被告の利得との因果関係が認められる。また，被告は，平成１５年６月３０
日に，本件登録異議の決定がされたことにより，悪意の受益者となった。
　よって，原告は，被告に対し，不当利得返還請求権に基づき，上記使用料
相当額３５２５万円を請求することができるところ，本件においては，そのうち３
５００万円を請求する。
【被告の主張】
　本件において，被告は，本件商標そのものではなく，その類似標章を使用
したにすぎず，類似標章の使用に対しては商標権者の専有的使用権は及ばないか
ら，類似標章を使用したことについては不当利得返還請求権は発生しない。そもそ
も，原告が援用する商標法３６条及び３７条は不法行為の特則であり，不当利得返
還請求権の成否には影響しない。
　また，本件商標は，一般需要者の間で知名度は全くなく，業務上の信用が
化体されておらず，顧客吸引力が全くないので，被告標章の使用によって被告にも
たらされた利益はない。そして，被告が被告標章を使用したことにより，原告の商
品又は役務の売上げ並びに原告の本件商標について得べかりし利益の喪失による損
害はいずれも発生していないので，原告に損失もない。
　(4)　争点(3)（商標権の効力制限〈商標法２６条１項１号〉の抗弁の成否）につ
いて
【被告の主張】
　商標法２６条１項１号は，自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しく
は著名な雅号，芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる
方法で表示する商標には，登録商標の禁止的効力は及ばない旨を定めている。
　被告標章は，著名タレントであるＣの名の部分「Ｃ１」を，ローマ字表記し
た「ＵＮＯ」という文字で構成されており，まさに「芸名」を商標として使用して
いるものである。そして，商標法２６条１項１号の趣旨は，事業者の氏名表示権の
保護の観点にあることにかんがみれば，同号にいう「普通に用いられる方法」と
は，事業者側（本件の場合，被告側）に立って，氏名・名称など表示として一般的
か否かで判断すべきところ，本件のように，名をローマ字表記することは取引上一
般に行われていることであるから，「普通に用いられる方法」であることは明らか
である。
　また，被告標章は，被告とＣとの共同事業の中で，Ｃ自らが関与してこれ
を発案選定し，被告がこれを商標として使用することを認めたものであるから，当
然，商標法２６条１項１号の適用を受ける。
　しかも，被告は，本件商標権の設定の登録がされる前から被告標章を使用
しており，また，被告の不正競争の目的を基礎づける事実もないから，同条２項の
場合（同条１項１号が適用されない場合）に該当しない。
　したがって，本件商標権の効力は，商標法２６条１項１号により，被告の
使用する被告標章には及ばない。
【原告の主張】
　本件商標は，「ＵＮＯ　ＰＥＲ　ＵＮＯ」の欧文字と「ウノパーウノ」の
カタカナ文字とを二段に横書きしたものであり，被告標章は，「Ｕｎｏ　ＰＥＲ　
Ｕｎｏ」の欧文字で構成されるものであり，いずれについても，Ｃが自己の氏名を
普通に用いられる方法で表示したものとは，到底いえない。しかも，被告標章は，
あくまでも被告が単独で使用したものであって，Ｃは，被告商品のデザインを担当
したにすぎず，被告標章の使用主体であるとはいえない。
　したがって，被告の使用する被告標章については，商標法２６条１項１号
は適用されない。
　(5)　争点(4)（権利濫用の抗弁の成否）について
【被告の主張】
　本件商標と被告標章は明らかに類似しているが，本件商標に係る商標登録
出願日と被告が本件第１回発表会を行った日が一致するのは，原告において，被告
が被告標章を使用して被告商品の販売を予定していることを事前に知り，また，被
告商品がＣがプロデュースした商品であって将来多額の売上げが予想されると見込
み，被告標章について商標登録出願がされていないのを奇貨として，将来被告に対
し損害賠償請求することを目論んで，本件商標について商標登録出願を行ったから
である。しかも，原告は，本件商標について商標登録出願がされ，その設定の登録
がされたことが被告に判明する時期を遅らせるために，上記商標登録出願日をあえ
て平成１３年１２月１１日としたものである。
　また，被告標章は，被告の商品表示として，本件商標権の設定の登録がさ
れた時点で周知性を獲得しており，原告が本件商標を使用することは不正競争防止
法に違反するのであって，原告は，本件商標を使用することはできず，かつ，その
ことを知っていた。
　以上の諸事情に照らすと，原告の本件商標権侵害を理由とする本訴請求に
係る権利の行使は権利の濫用に当たる。
【原告の主張】
　原告代表者は，平成１３年１１月１４日に有限会社ウノパーウノを設立
し，本件商標を使用した製品の販売を開始するため店舗の準備を開始し，既に本件
商標を付した看板も店舗に設置していたのであって，原告には本件商標権の設定の
登録をすることにより被告から損害賠償を得ようとする意思はなかった。
　本件商標権の設定の登録がされた時点で被告標章に周知性があったとの主
張は否認する。
第３　当裁判所の判断
　１　争点(1)ア（商標権侵害に関する故意又は過失の有無）について
　(1)　前記第２，２の前提事実（以下「前提事実」という。）によれば，①原告
が，平成１４年９月１３日に設定の登録がされた本件商標権を有すること，②本件
商標と被告標章が類似すること，③被告商品が本件商標の指定商品である「洋服」
に含まれることは，いずれも当事者間に争いがない。
　また，前提事実，証拠（甲７，乙３の１・２，乙４～１３，１４の１・
２，乙１９，２８，２９，３５）及び弁論の全趣旨によれば，④被告は，本件第１
回発表会に先立ち，平成１３年１１月末ころから，報道各社に本件第１回発表会の
案内状及び出欠確認のダイレクトメールを送付し，また，報道各社に情報を提供し
て，被告標章をブランド名とする被告商品について事前の宣伝活動を行ったこと，
⑤被告は，本件第１回発表会（平成１３年１２月１１日）から平成１５年２月２８
日までの間，被告標章を被告商品の販売，宣伝活動に使用していたことが認められ
る。
　以上の事実と，商標権は設定の登録により発生すること（商標法１８条１
項）によれば，被告による上記被告標章使用行為のうち，本件商標権の設定の登録
がされた平成１４年９月１３日から平成１５年２月２８日までの間の行為は，本件
商標権を侵害する行為（以下「本件侵害行為」という。）に該当する（同法３７条
１号）。
　(2)　そこで，本件侵害行為についての被告の故意又は過失の有無及び故意又は
過失の成立時期について検討する。
　この点について，原告は，本件商標権の設定の登録がされた平成１４年９
月１３日以降は，商標法３９条及び特許法１０３条により被告の過失が推定される
と主張する。
　しかしながら，商標法３９条及び特許法１０３条により侵害者の過失が推
定される根拠は，商標公報によって商標権が公示されることを前提に，商標の使用
者に商標権の調査義務を課し得る点にあるものと解される。そうすると，商標公報
が発行されるまでは，侵害者の過失が推定される根拠を欠くから，侵害者の過失は
推定されないと解するのが相当である。したがって，原告の上記主張は採用するこ
とができない。
　これを本件についてみるに，前提事実によれば，本件商標の商標公報の発
行日は平成１４年１０月１５日であるから，その翌日である同月１６日から平成１
５年２月２８日までの間（以下「本件期間」という。）の本件侵害行為について，
被告の過失が推定されると解すべきである。
　これに対し，被告は，「被告は，偶然，本件商標に係る商標登録出願日
（平成１３年１２月１１日）に被告標章の使用を開始したものであり，使用開始時
点ではもちろんのこと，その準備段階においても，本件商標の存在はもちろん，本
件商標について商標登録出願がされた事実さえ把握することができなかった。そし
て，その後に本件商標権の設定の登録がされた。したがって，本件のように，被告
が先行して被告標章を使用し，事業活動を行っていた場合には，上記過失の推定に
関する規定の趣旨は妥当しない。また，同規定の趣旨にかんがみれば，ここでいう
過失の内容は，『登録商標の存在を調査することが可能であったにもかかわらず，
その義務を怠り，使用行為を開始したこと』とされるべきである。そうだとすれ
ば，被告は，被告標章の使用開始前に調査を行ったことによって，果たすべき注意
義務を尽くしたにもかかわらず，本件商標の存在を確認することができなかったの
であるから，被告には上記過失の推定に関する規定の適用はない。」と主張する。
　ところで，商標法は，商標権が設定の登録により発生するとの登録主義を
採用し，設定の登録があったときは，所定事項を商標公報に掲載しなければならな
いとする（同法１８条１項，３項）一方で，不使用による商標登録の取消しの審判
（同法５０条）や先使用による商標の使用をする権利（同法３２条）等の使用主義
（商標権は使用により発生するとの考え方）的要素を含む制度を設けている。これ
は，同法が，権利（商標権）の安定性や将来の使用に備えた権利の確保という面
で，使用主義よりも優れているものの，権利の発生と使用とが必ずしも結びつかな
い登録主義の短所を除去しようとするものである。そして，ある標章を商標として
使用しようとする者は，最初に調査した時点で，当該標章と同一又は類似の登録商
標が存在しないことを確認していたとしても，その時点で当該標章について商標登
録出願をしておかなければ，その後，他の者が当該標章と同一又は類似の標章につ
いて商標登録出願をし，その設定の登録がされた場合，前者による標章の使用は，
原則として，後者による商標権の禁止権（禁止的効力）によって制限されることに
なる。すなわち，ある標章（商標）の使用を開始しようとする者が，使用開始に当
たり，当該標章と同一又は類似の登録商標が存在しないことを確認したにすぎない
場合，その後，上記登録商標が存在するに至ると，当該標章の使用は，上記使用主
義的要素を含む商標法上の制度等によって保護されることは別論として，必ずしも
将来的に継続することが許されるとはいえない。そうだとすれば，被告が被告標章
の使用開始前に調査を行った際，本件商標の存在を確認することができる状況にな
かったことをもって，本件期間中の本件侵害行為について，被告に注意義務違反が
なかったとはいえない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。
　(3)　そして，他に，前記(2)の推定を覆すに足りる事情や証拠はない。
　また，本件期間の前（平成１４年９月１３日から同年１０月１５日までの
間）における本件侵害行為について，被告に故意又は過失があったと認めるに足り
る事情や証拠はない。
　２　争点(1)イ（損害発生の有無及び損害額）について
　(1)　原告は，商標法３８条３項により，被告に対し，損害賠償として使用料相
当額を請求することができると主張し，これに対し，被告は，本件商標には原告の
業務上の信用と結びついた顧客吸引力が全く認められず，被告が被告標章を使用し
たことが被告の売上げに全く寄与していないことが明らかであるから，原告におい
て使用料相当額の損害は発生していないと主張する。
　(2)　そこで検討するに，確かに，本件全証拠によっても，原告が原告の商品の
販売等に本件商標を使用した事実は認められず，本件商標に原告の業務上の信用と
結びついた顧客吸引力があるとはいえない。
　しかしながら，そもそも，商標法３８条３項は，商標権者自身が登録商標
を使用していることを前提としていない。また，商標権は，元来，商標の出所識別
機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに，商品の流通秩序を維持
することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり，それ自体に特許権
や実用新案権等が有するような財産的価値があるものではないが，当該商標に商標
権者の業務上の信用と結びついた顧客吸引力がなくても，それ以外の理由で当該商
標自体が顧客吸引力を有しているような場合には，これを潜在的な顧客吸引力とい
う財産的価値として評価することもできるから，当該商標権に財産的価値が全くな
いとまではいえない。
　これを本件についてみるに，前提事実，証拠（乙３の１・２，乙４～１
３，１４の１・２，乙１９，２８，２９，３５）及び弁論の全趣旨によれば，①被
告が，被告商品を企画するに当たり，被告商品がＣのプロデュースに係るものであ
ることを前面に出すために，そのブランド名に「Ｃ１」との音を含ませることが必要
であったこと，②被告標章は，イタリア語を語源とする単語を組み合わせたもので
あるが，そのうち，「Ｕｎｏ」の音は「ウノ」及び「ウーノ」であって，被告商品
をプロデュースした有名タレントであるＣの名前と同一ないしほぼ同一の音であ
り，これら二つの単語「Ｕｎｏ」の間に「対」を意味するイタリア語である「ＰＥ
Ｒ」（音はペル）との単語を挿入した形で用いることにより，被告標章がブランド
名として使用された被告商品とＣとの関連を強く想起させる特徴的な称呼となるこ
と，③平成１３年１１月末ころ，被告は，報道各社への案内状に本件第１回発表会
の名称として被告標章を表示するなどして，被告標章を被告商品のブランド名とし
て対外的に使用し始め，それ以降，業界紙及び情報誌等において被告標章が繰り返
し掲載され始めたことが認められる。そして，原告が，本件商標について商標登録
出願を行ったのとほぼ同時期に，被告が，被告標章を被告商品のブランド名として
対外的に使用し始め，それ以降も継続的に，被告商品の販売，宣伝活動に被告標章
を使用したことにより，本件商標と類似した被告標章自体が持つ斬新さや語感の良
さと相まって，被告商品の購入を検討する取引者ないし需要者に対し，Ｃと被告商
品との関連をより強く印象づけたことが認められる。そうすると，被告標章自体に
も顧客吸引力があったといえるから，本件期間においては，被告が本件商標と類似
した被告標章を被告商品の販売，宣伝活動に使用したことが被告商品の売上げに寄
与していたというべきである。
　したがって，被告の前記主張は採用することができず，原告は，被告に対
し，本件商標の使用料相当額を損害額として賠償請求することができる。
　(3)　次に，本件商標の使用料相当額について検討するに，①前提事実，証拠
（甲８，９，１６，１８）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件商標の商標登
録出願の前後を通じて現在に至るまで，本件商標を使用したことがないものの，原
告代表者を唯一の取締役とする有限会社ウノパーウノ（平成１３年１１月１４日設
立）によって，本件商標を使用した製品の販売をするための準備中であったことが
うかがわれ（この点につき特段の反証はない。），②本件商標と類似した被告標章
の使用状況及び被告標章が被告商品の売上げに寄与していたことは，前記(2)で認定
したとおりであり，③前提事実及び証拠（乙１９，２１，３５）によれば，被告が
被告商品のブランド名を被告標章から被告新標章に変更した後も，被告商品の売上
げはそれほど減少していないことが認められる。これらの事情を総合考慮すると，
本件商標の使用料相当額は，本件期間の被告商品の売上げの１．５パーセントと認
めるのが相当である。
　そして，証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告の本件期間（平
成１４年１０月１６日から平成１５年２月２８日までの間）における被告商品の売
上げは，次のとおり合計２億７７２９万９８９１円であることが認められる。
ア　平成１４年１０月　　　１３９３万６６９１円
　（２７００万２３４０円×１６／３１≒１３９３万６６９１円〈小数点
以下切捨て〉。平成１４年１０月分は，上記のとおり，同月の売上額である２７０
０万２３４０円を基準に，本件商標に係る商標公報発行の日の翌日である同月１６
日から同月３１日までの１６日間について日割計算をしたものである。）
イ　平成１４年１１月　１億２４５２万６５００円
ウ　平成１４年１２月　１億００２４万９０００円
エ　平成１５年　１月　　　２９８６万６２００円
オ　平成１５年　２月　　　　８７２万１５００円
　したがって，本件において，被告が原告に対して支払うべき使用料相当額
は，４１５万９４９８円（２億７７２９万９８９１円×０．０１５≒４１５万９４
９８円〈前同〉）であると認めるのが相当である。
　(4)　また，前提事実，前記(2)，(3)掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，
被告が被告標章を使用することにより原告の受けた損失は，前記(3)で認定した使用
料相当額を超えることはなく，被告は，この使用料相当額の支出を免れて同額の利
得を得たものとみることができるから，原告主張の不当利得返還請求の成否（争
点(2)）は，本件の結論に影響を及ぼさない。
　３　争点(3)（商標権の効力制限〈商標法２６条１項１号〉の抗弁の成否）につい
て
　被告は，本件商標権の効力は，商標法２６条１項１号により，被告の使用す
る被告標章には及ばない旨主張する。
　しかしながら，被告標章は，「Ｕｎｏ　ＰＥＲ　Ｕｎｏ」の欧文字で構成さ
れるものであるから，Ｃが，自己の氏名若しくは芸名等を普通に用いられる方法で
表示したものとは，到底いえない。しかも，前提事実及び証拠（乙３の１・２，乙
４～１３，１４の１・２，乙１９，２８，２９，３５）によれば，Ｃは，被告商品
のデザインを担当したにすぎず，被告商品の販売主体（被告標章の使用主体）は，
被告であって，Ｃではないことが認められる。そうすると，被告の使用する被告標
章は，商標法２６条１項１号所定の商標に該当するということはできない。
　したがって，被告の上記主張は採用することができない。
　４　争点(4)（権利濫用の抗弁の成否）について
　被告は，①原告において，被告が被告標章について商標登録出願をしていな
いのを奇貨として，将来被告に対し損害賠償請求することを目論んで本件商標につ
いて商標登録出願を行ったと主張し，②また，被告標章は，被告の商品表示として
本件商標権の設定の登録がされた時点で周知性を獲得していたから，原告は不正競
争防止法により本件商標を使用することができないと主張し，③もって，原告の本
件商標権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の行使は権利の濫用に
当たる旨主張する。
　しかしながら，本件全証拠によっても，原告が本件商標について商標登録出
願をした意図が，本件商標権の設定の登録後に被告に対し損害賠償請求することで
あったとは認められない。また，商標登録出願日から商標権の設定の登録日までは
一定の期間を要するのが通常であり，本件商標権の設定の登録に際しても，平成１
３年１２月１１日から平成１４年９月１３日までの約９か月の期間を要していると
ころ，本件商標に係る商標登録出願日（平成１３年１２月１１日）は，被告におい
て被告標章を対外的に使用し始めて間もない時期に当たること，前記２(3)で認定し
たとおり，原告が，平成１３年１１月１４日に有限会社ウノパーウノを設立するな
ど，本件商標に係る商標登録出願や被告による被告標章の対外的使用開始に先立っ
て，本件商標の使用の準備を行っていたことに照らすと，仮に，被告標章が被告の
商品表示として本件商標権の設定の登録がされた時点（平成１４年９月１３日）で
周知性を獲得していたとしても，原告の被告に対する本件商標権侵害を理由とする
不法行為に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用に当たるとはいえない。した
がって，被告の上記主張は採用することができない。
　５　その他，原審及び当審における当事者提出の各準備書面等に記載の主張に照
らし，原審及び当審で提出，援用された全証拠を改めて精査しても，前記認定判断
を覆すほどのものはない。
　６　結論
　以上によれば，原告の本訴請求は，被告に対し，４１５万９４９８円及びこ
れに対する平成１５年１１月２６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法
所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，その
限度でこれを認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。
　よって，被告の本件控訴により，これと一部結論を異にする原判決を変更す
ることとし，主文のとおり判決する。
（当審口頭弁論終結日　平成１７年４月２８日）
大阪高等裁判所第８民事部
裁判長裁判官　　竹原俊一
裁判官　　小野洋一
裁判官　　長井浩一
（別紙）
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