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平成１５年（行ケ）第２９４号　審決取消請求事件（平成１６年２月１８日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　第一工業製薬株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　朝日奈　宗　太
　　　　　　　同　　　　　　　　　　佐　木　啓　二
　　　　被　　　　　　告　　　東海ゴム工業株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　鳥　海　哲　郎
　　　　　　　同　　　　　　　　　　山　岸　和　彦
　　　　　　　同　　　　　　　　　　金　子　憲　康
　　　　　　　同　　　　弁理士　　　西　藤　征　彦
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　特許庁が無効２００２－３５２３８号事件について平成１５年５月２
３日にした審決を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　被告は，名称を「地山固結工法」とする特許第２０５６１０６号発明（平成
元年２月２２日特許出願〔以下「本件特許出願」という。〕，平成８年５月２３日
設定登録，以下，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
　原告は，平成１４年６月５日，本件特許を無効にすることについて審判の請
求をし，無効２００２－３５２３８号事件として特許庁に係属したところ，被告
は，平成１５年２月６日付け訂正請求書により，願書に添付した明細書の特許請求
の範囲の記載等を訂正（以下「本件訂正」といい，訂正後の明細書と願書に添付し
た図面を併せて「本件明細書」という。）する旨の訂正請求をした。
　特許庁は，上記事件について審理した上，同年５月２３日に「訂正を認め
る。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年６月４
日，原告に送達された。
　２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
【請求項１】地山に穿設した長孔内に，周壁孔開き長尺管を挿嵌固定し，上記
長尺管の内部を，長手方向に所定間隔に設けた隔壁により複数の空間に区切るとと
もに複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複数の吐出管の先端をそれぞれ上記複
数の空間に開口させた状態にし，上記複数の吐出管の先端開口から速硬性の固結用
薬液を吐出して上記各空間内に充満させたのち，さらに上記長尺管の周壁孔から長
尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内および長尺管外周の地山に固結領
域を形成することを特徴とする地山固結工法。
【請求項２】地山に穿設した長孔内に，長手方向に所定間隔に設けた隔壁によ
り内部が複数の空間に区切られ，それぞれ先端が上記複数の空間に開口していて全
体が長手方向に延びている複数の吐出管により上記複数の空間が外部と連通した状
態になっている周壁孔開き長尺管を挿嵌固定し，上記複数の吐出管の先端開口から
固結用薬液を吐出して上記各空間内に充満させたのち，さらに上記長尺管の周壁孔
から長尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内および長尺管外周の地山に
固結領域を形成することを特徴とする地山固結工法。
（以下，【請求項１】，【請求項２】記載の発明を「本件発明１」，「本件発
明２という。）
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，請求人（注，原告）の主張する無
効理由，すなわち，本件発明１，２は，①本件明細書の特許請求の範囲の【請求項
１】の記載（以下「【請求項１】の記載」という。）が，発明の詳細な説明に実施
例として記載したものではない発明を記載し，また，特許を受けようとする発明の
構成に欠くことができない事項のみが記載されておらず，同【請求項２】の記載
も，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されて
いないから，平成２年法律第３０号による改正前の特許法３６条（以下「旧３６
条」という。）４項１号，２号に違反し，②本件明細書の発明の詳細な説明は，当
業者が容易にその実施をすることができる程度に，本件発明の構成を記載していな
いから，同条３項の規定に違反し，③本件明細書の記載のみでは実施（実現）不可
能な技術で，未完成であるから，同法２９条１項柱書きに違反し，④特開昭６１－
１８６６１３号公報（本訴甲４－１，審判甲１，以下「刊行物１」という。）に記
載された発明（以下「刊行物１発明」という。）であるから，同項３号の規定に違
反し，⑤刊行物１発明及び実願昭５７－８８８０３号（実開昭５８－１９４２９９
号）のマイクロフィルム（本訴甲４－２，審判甲２，以下「刊行物２」という。）
に記載された発明（以下「刊行物２発明」という。）に基づいて，当業者が容易に
発明をすることができたものであり，同法２９条２項の規定により特許を受けるこ
とができないものであるから，本件特許は，同法１２３条１項の規定により無効と
されるべきであるとの主張に対し，上記①ないし③の無効理由はいずれも失当であ
り，上記④及び⑤の無効理由について，本件発明１は，刊行物１発明であるとも，
刊行物１発明及び刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができ
たものとすることはできず，本件発明２は，あらかじめ隔壁・吐出管がセットさ
れ，複数の空間も形成された周壁孔開き長尺管を用いることにより，固結用薬液に
速硬性という限定がない以外は本件発明１と同様な地山固結工法であるから，本件
発明１の判断と同様であり，請求人の主張及び証拠方法によっては本件特許を無効
とすることはできないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は，特許法１２６条２項所定の訂正要件の判断を誤り（取消事由１），
旧３６条４項１号，２号所定の記載要件の充足性の判断を誤り（取消事由２），同
条３項所定の記載要件の充足性の判断を誤り（取消事由３），本件発明１，２が未
完成であることを看過した（取消事由４）結果，同法２９条柱書き該当性の判断を
誤り，本件発明１，２の進歩性の判断を誤った（取消事由５）ものであるから，違
法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（特許法１２６条２項所定の訂正要件の判断の誤り）
　本件訂正は，【請求項１】における「地山に穿設した長孔内に，周壁孔開き
長尺管を挿嵌固定し，上記長尺管の内部を長手方向に所定間隔に設けた隔壁により
複数の空間に区切り，複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複数の吐出管の先端
をそれぞれ上記複数の空間に開口させ」を「地山に穿設した長孔内に，周壁孔開き
長尺管を挿嵌固定し，上記長尺管の内部を，長手方向に所定間隔に設けた隔壁によ
り複数の空間に区切るとともに複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複数の吐出
管の先端をそれぞれ上記複数の空間に開口させた状態にし」に訂正するものである
が，本件訂正前においては，「隔壁による複数の空間の形成」と「空間内への吐出
管先端の開口」とがこの順序で経時的に行われることになっているのに対し，本件
訂正後の記載では，上記経時的な場合以外に，同時に行われる場合も含まれること
になり，明らかに特許請求の範囲を拡張するものであるから，平成６年法律第１１
６号による改正前の特許法１３４条２項ただし書及び同法１３４条５項において準
用する同法１２６条２項の規定に違反するものである。
　２　取消事由２（旧３６条４項１号，２号所定の記載要件の充足性の判断の誤
り）
(1)審決は，【請求項１】の「上記長尺管の内部を，長手方向に所定間隔に設
けた隔壁により複数の空間に区切るとともに複数の吐出管を上記長尺管内に配設し
て複数の吐出管の先端をそれぞれ上記複数の空間に開口させた状態にし」との記載
は，長尺管の内部を，「長手方向に所定間隔に設けた隔壁により複数の空間に区切
る」ことと「複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複数の吐出管の先端をそれぞ
れ上記複数の空間に開口させ」ることが「同時に行われる場合を排除する趣旨とは
解されない」とした上，本件明細書には，上記「同時に行われる場合」が記載され
ているとして旧３６条４項１号，２号所定の記載要件の充足性を肯定した（審決謄
本５頁最終段落～６頁第１段落）が，誤りである。
　　「同時に行われる場合を排除する趣旨とは解されない」ということは，
「同時に行われない場合も含み得る」ということであり，そうすると，訂正後の
【請求項１】には，本件明細書に記載されていない発明を含むことになる。
　　また，本件訂正において，【請求項１】の「固結用薬液」を「速硬性の固
結用薬液」に訂正しているが，この「速硬性」という記載は，「高温」，「低圧」
などと同様に比較の基準又は程度が不明りょうであり，かつ，本件明細書中には
「速硬性」について何の定義規定もないので，【請求項１】の記載は不明りょうで
ある。
(2)さらに，審決は，【請求項２】について，「隔壁と吐出管の組み合わせ構
造体を長尺管に挿入する」との構成はないと認定した（審決謄本６頁第１段落）
が，誤りである。
　　【請求項２】では，内部に隔壁と吐出管が所定の状態にセットされている
長尺管を地山に穿設した長孔内に挿嵌固定するものであるが，長尺管内に隔壁と吐
出管を所定の状態にセットする方法として，「隔壁と吐出管の組み合わせ構造体を
長尺管内に挿入する」ことが考えられ，かつ，本件明細書において唯一の実施例と
して記載されているところ，そのような方法を採用する場合には，挿入に際して隔
壁に大きな抵抗力が働くので，隔壁を吐出管に固定しておく手段が必須である。
３　取消事由３（旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断の誤り）
　審決は，本件明細書には，「長尺管５内に，隔壁板６と吐出管７の組み合わ
せ体を挿嵌する」ことについて，「シール性を保ちつつ所定間隔で長尺管内に配設
する」とは記載されておらず，長尺管５の内周面若しくは隔壁板６の外周面に対す
る潤滑油の塗布等が行われることにより，また，シール機能を奏する構成を付加す
ることにより，実施不可能とはいえない（審決謄本６頁最終段落）と判断したが，
誤りである。
　上記判断には，明確かつ具体的な理由が示されていないところ，実際の現場
において，単に潤滑油の塗布だけで，内径がわずか１０ｃｍで長さ３０ｍもの長尺
管内に上記組み合わせ体を挿嵌することが不可能であることは，明らかである
４　取消事由４（本件発明１，２が未完成であることの看過）
　審決は，明確かつ具体的な理由を示すことなく，本件発明１，２は，実施
（実現）不可能とはいえず，未完成発明とは認められない（審決謄本７頁第２段
落）と判断したが，誤りである。上記のとおり，本件発明１，２は，少なくとも，
隔壁と吐出管の組合せ体を長尺管内に挿嵌することができないという点において，
実施不可能な発明である。
５　取消事由５（本件発明１，２の進歩性の判断の誤り）
(1)審決は，本件発明１の進歩性を判断するに際し，刊行物１発明及び刊行物
２発明と本件発明１とを個別に対比した上で，「上記相違点における本件特許発明
１の『吐出管から吐出された速硬性の固結用薬液を各空間内に充満させたのち，さ
らに長尺管の周壁孔から長尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内および
長尺管外周の地山に固結領域を形成する』という構成（注，以下「構成Ａ」とい
う。）は，甲第２号証（注，刊行物２）にも記載されていない。そして，本件特許
発明１は当該構成によって，明細書記載の作用効果を奏するものであるから，本件
特許発明１は，上記甲第１号証（注，刊行物１）に記載された発明であるとも，ま
た，甲第１号証および甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし
うる発明であるともいえない」（審決謄本１１頁第２段落～第３段落）と判断し
た。
　　しかしながら，審決は，本件発明１と刊行物１発明との一致点の認定にお
いて，刊行物１発明の「注入口」，「外管」，「内管」，「パッカー部」，「注出
室」，「内管の注出口」，「グラウト」，「グラウト注入工法」は，それぞれ本件
発明１の「（周壁）孔」，「長尺管」，「吐出管」，「隔壁」，「空間」，「吐出
管の先端開口」，「固結用薬液」，「固結工法」に相当する（同９頁最終段落）と
認定し，さらに，相違点の判断において，本件発明１は，吐出管が長尺管内を移動
自在で，ステップアップして吐出作業を行うものではなく，また，後に吐出管は引
き抜かれるものではなく，残置されるものである（以下「構成Ｂ」という。）のに
対し，刊行物１発明は，内管部材を外管内の軸心方向に移動させてゾーンごとにス
テップアップしながら注入を行うものであり，内管とパッカー部を有する内管部材
を地山内に残置したままとするとは考えられない（同１０頁）と説示している。こ
れによれば，審決は，①本件発明１は，吐出管を長尺管内に配設したままで吐出作
業を行うのに対し，刊行物１発明は，内管が外管内を移動し，ステップアップして
吐出作業を行う点，②本件発明１は，吐出作業終了後も吐出管は長尺管内に残置さ
れるのに対し，刊行物１発明は，吐出作業終了後に内管を外管から引き抜く点を相
違点として認定していることが明らかである。ところで，本件発明１の進歩性を判
断するに当たっては，上記２相違点について，他の公知文献である刊行物２（甲４
－２）が開示しているか否か，そして開示されている場合には，刊行物２発明を刊
行物１発明に適用する論理付けが存在するか否かについて判断すべきところ，審決
は，これらについて検討していない。刊行物２の「トンネル構築に際し岩盤に多数
穿設した削孔内に挿入された後モルタル等の凝結材を注入囲燒されて固結埋設さ
れ，アンカーとしてトンネル保持に供されるロックボルト構造」（１頁最終段
落），「該アンカボルトの内外に凝結材が凝固され，ロックボルトの固定作用が瞬
結的に確実にされる」（９頁第３段落）との記載及び第３図の図示には，吐出管で
あるロックボルトを孔内に配設したままで薬液の注入を行い（上記相違点①），こ
のロックボルト内と岩盤の双方に固結領域を形成すること，及び上記薬液注入に用
いたロックボルトを孔内に残置すること（上記相違点②）が開示されている。そし
て，刊行物２発明は刊行物１発明と同じ技術分野に属するから，刊行物１発明にお
いて，長尺管内及び地山の双方に固結領域を形成するために，刊行物２発明を刊行
物１発明に適用することは，当業者が容易に想到し得るものである。
(2)審決は，本件発明２は，あらかじめ隔壁・吐出管がセットされ，複数の空
間も形成された周壁孔開き長尺管を用いることにより，固結用薬液に速硬性という
限定がない以外は本件発明１と同様な地山固結工法であるから，本件発明１の判断
と同様であるとした（審決謄本１１頁第４段落）が，本件発明１についての進歩性
の判断は上記のとおり誤りであるから，本件発明２についての進歩性の判断も誤り
である。
第４　被告の反論
　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（特許法１２６条２項所定の訂正要件の判断の誤り）について
　本件訂正前の【請求項１】の発明（以下「訂正前発明１」という）は「地山
に穿設した長孔内に，周壁孔開き長尺管を挿嵌固定し，上記長尺管の内部を長手方
向に所定間隔に設けた隔壁により複数の空間に区切り，複数の吐出管を上記長尺管
内に配設して複数の吐出管の先端をそれぞれ上記複数の空間に開口させ，上記複数
の吐出管の先端開口から固結用薬液を吐出して上記各空間内に充満させたのち，さ
らに上記長尺管の周壁孔から長尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内お
よび長尺管外周の地山に固結領域を形成することを特徴とする地山固結工法」であ
り，上記文言中には，「長尺管の内部を長手方向に所定間隔に設けた隔壁により区
切り」と「複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複数の吐出管の先端をそれぞれ
上記複数の空間に開口させ」との間等に，「次に」とか「その後に」といった経時
的に限定する文言は一切存在しない。そして，本件訂正前の本件明細書（甲２）に
は，訂正前発明１の実施例として，隔壁板６と吐出管７との組合せ構造体を長尺管
５内に挿嵌する（３頁５欄）ことにより「長尺管の内部に長手方向に所定間隔に設
けた隔壁により複数の空間に区切る」ことと「複数の吐出管を上記長尺管内に配設
して複数の吐出管の先端をそれぞれ上記複数の空間に開口させる」ことを，同時に
行うことが記載されている。したがって，訂正前発明１は，「長尺管の内部を複数
の空間に区切る」ことと「複数の吐出管を配設して複数の吐出管の先端を複数の空
間に開口させる」ことが「経時」であることに加え，「同時」であることも含むこ
とは明らかである。本件訂正は，これを「同時」に限定したもので，特許請求の範
囲の減縮に該当し，訂正要件を満足する。
　２　取消事由２（旧３６条４項１号，２号所定の記載要件の充足性の判断の誤
り）について
(1)【請求項１】記載の「上記長尺管の内部を，長手方向に所定間隔に設けた
隔壁により複数の空間に区切るとともに複数の吐出管を上記長尺管内に配設して複
数の吐出管の先端をそれぞれ上記複数の空間に開口させた状態にし」という文言中
の「ともに」の語は，「いっしょに」あるいは「同時に」の意味を表わすことは，
「広辞苑第四版」（乙２）の記載からも明らかであり，経時的な解釈が生じる余地
はない。したがって，本件発明１では，「上記長尺管の内部を複数の空間に区切
る」ことと「複数の吐出管を配設して複数の吐出管の先端を複数の空間に開口させ
る」ことが同時となり，その一実施例も同時であることから，本件発明１の特許請
求の範囲の記載と実施例とが対応しており，旧３６条４項１号，２号所定の記載要
件を充足する。
　　速硬性の固結用薬液について，本件明細書（甲３添付）の一実施例で「ウ
レタン樹脂からなる速硬性の固結薬液」（５頁第１段落），「固結用薬液として，
ウレタン樹脂からなる速硬性のものを使用しているが，これに限定するものではな
い」（同下から第２段落）との記載があり，「速硬性の固結用薬液」としては，ウ
レタン樹脂類を示すことは明らかであるから，不明りょうではない。
(2)本件発明２は，要するに，「隔壁と吐出管との組み合わせ構造体が予め組
み込まれた長尺管を，地山の長孔に挿嵌固定する」工法を示しているのであり，こ
の工法自体には，原告の主張するような，「組み合わせ構造体を長尺管内に挿入す
る」という構成は含まれていない。そして，長尺管内に，上記組合せ構造体を組み
込むことについては，本件明細書（甲３添付）に，他の実施例として，「第６図は
他の実施例に用いる長尺管を示している。すなわち，この長尺管５には，予め，第
２図に示す組み付け構造体が挿嵌されている」（５頁第２段落）と明記されてい
る。
３　取消事由３（旧３６条３項所定の記載要件の充足性の判断の誤り）について
　本件明細書（甲３添付）の実施例１では，組み付け構造体の挿嵌に関し，
「長尺管５内に，隔壁板６と吐出管７の組み合わせ体を挿嵌する。この挿嵌に際し
ては，長尺管５の内周面もしくは隔壁板６の外周面に対する潤滑油の塗布等が行わ
れる」（４頁最終段落）と記載され，実施例２では，「長尺管５には，予め，第２
図に示す組み付け構造体が挿嵌されている」（５頁第２段落）と記載され，実施例
２について，「補強現場ではなく，工場で長尺管５内に組み付け構造体を挿嵌でき
るため，作業環境の点で優れており」（同頁第３段落）と明記されており，足場等
の悪い現場施工に比べ，工場で行う方がより実施しやすいことは当業者に自明であ
る。さらに，「長尺管５内に，隔壁板６と吐出管７の組み付け構造体を挿嵌する」
に際し，上記隔壁板６をスポンジ材等で構成すれば，挿嵌の容易性とシール機能と
を満足させ得ることは，当業者の技術常識であり，「後にシール機能を奏する構成
を付加する等を行うことは当業者に自明である」との審決の判断にも誤りはない。
４　取消事由４（本件発明１，２が未完成であることの看過）について
　本件発明１，２が実施可能であることは上記のとおりであり，本件発明１，
２は未完成発明とは認められない（審決謄本７頁第２段落）とした審決の判断に誤
りはない。
５　取消事由５（本件発明１，２の進歩性の判断の誤り）について
(1)本件発明の構成Ａについての容易想到性をいう原告の主張は失当である。
すなわち，刊行物１（甲４－１）に記載されたグラウト注入装置は，ソレタンシュ
工法に係るものであり，この装置は，地盤内に埋設された外管１０内に，固結用薬
液注入用の内管部材２０，５０（パッカー３１，３２，３３を備え外管内壁に対し
液密になっている。）を軸方向に移動自在に挿入し，内管部材２０，５０を外管１
０内の軸方向に移動させ，ゾーンごとにステップアップしながらグラウト（固結用
薬液）を，内管部材２０，５０から外管１０の注入口１１Ａ，１１Ｂを経て周辺地
盤へ注入する。そして，①内管部材をゾーンごとにステップアップする際，そのゾ
ーンでの注入を終え，次のゾーンヘと内管部材をステップアップさせた後の外管の
部分には，固結用薬液は存在せず，その結果，すべての注入を終えた後の外管全体
は空のまま地盤内に残される。また，このとき，②内管部材は外管から引き抜かれ
ており外管内に残置されない。ソレタンシュ工法においては，上記①，②は技術常
識である。このようなソレタンシュ工法に係る刊行物１発明において，内管部材２
０，５０が，外管１０内を移動自在でステップアップさせなければ固結用薬液の注
入施工は，不可能であり，また，内管部材２０，５０を外管内に残すと，残したと
ころから上側に位置するゾーンには，固結用薬液の注入ができなくなること，及び
内管部材２０，５０は極めて高価なことから外管内に内管部材２０，５０を残置
し，内管部材２０，５０の繰り返し使用ができないとすると，施工コストが莫大な
ものとなることから，内管部材２０，５０を外管内に残置することは，技術的にも
経済的にも不可能である。
(2)本件発明の構成Ｂについても容易想到ということはできない。すなわち，
刊行物２（甲４－２）には，短尺のロックボルト（刊行物１発明の内管部材に相当
する）にモルタル等の凝結剤を充填し，ロックボルトと地山に設けられた掘削孔と
の間にモルタル等を充填すること及びロックボルトをそのまま孔内に残置させるこ
とが記載されている。しかし，刊行物１発明では，内管部材２０，５０を，外管１
０内を移動自在にし，ステップアップさせるようにしなければ，施工は不可能であ
り，このことはソレタンシュ工法の技術常識である。また，グラウト注入後，内管
部材２０，５０を外管から引き抜き外管内に残さないようにしないと，施工は技術
的にも経済的にも不可能であり，このこともソレタンシュ工法の技術常識である。
したがって，刊行物２にロックボルトを孔内に残置させることが記載されていて
も，当業者が，上記ソレタンシュ工法の上記技術常識等を打破して，刊行物１発明
の空のまま残置させる外管１０内に内管部材２０，５０を残置させることを想到す
ることはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由５（本件発明１，２の進歩性の判断の誤り）について
(1)審決は，刊行物１発明を，「地盤にボーリング機を用いてケーシングを建
込み，そこにいわゆるスリーブグラウトを注入し，その後ケーシング内に，長手方
向にゾーンごと区画して注入口が形成された外管と，この外管内をその軸心方向に
移動自在とされた内管部材とを備え，前記内管部材は，複数の独立した流路を有す
る内管と，長手方向に間隔を置いて外管の内面にそれぞれ内接してグラウトの液密
を図るべく設けられた３以上のパッカー部とを有し，前記パッカー部間における外
管と内管との間隙たる相互に異なる注出室に，前記内管の各流路が１対１で独立的
に連通しているグラウト注入装置を挿入し，次いでケーシングを引き抜く，前施工
後，複数の独立した流路を有する内管の注出口からグラウトを，相互に異なる注出
室内に注出し，外管の注入口からスリーブグラウトを破りながら周辺地盤へと注入
することを，内管部材を外管内の軸心方向に移動させてゾーンごとにステップアッ
プしながら行う地盤へのグラウト注入工法」（審決謄本８頁第２段落）と認定した
上，本件発明１と刊行物１発明との相違点として認定した，「本件特許発明１で
は，地山に穿設した長孔内に，周壁孔開き長尺管を挿嵌固定し，吐出管から吐出さ
れた速硬性の固結用薬液を各空間内に充満させたのち，さらに長尺管の周壁孔から
長尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内および長尺管外周の地山に固結
領域を形成する（注，構成Ａ）のに対し，甲第１号証（注，刊行物１〔本訴甲４－
１〕）に記載された発明では，地盤に建込みスリーブグラウトを注入したケーシン
グ内に長手方向にゾーンごと区画して注入口が形成された外管を備えるグラウト注
入装置を挿入し，次いでケーシングを引き抜く前施工後，速硬性との限定のないグ
ラウトを，内管から相互に異なる注出室内に注出し，外管の注入口からスリーブグ
ラウトを破りながら周辺地盤へと注入することを，内管部材を外管内の軸心方向に
移動させてゾーンごとにステップアップしながら行う点」（同１０頁第１段落の相
違点の項）について，「本件特許発明１（注，本件発明１）は，作用におい
て・・・本件特許発明に関する実施例において・・・と記載されているように，吐
出管が長尺管内を移動自在で，ステップアップして吐出作業を行うものではなく，
また，後に吐出管は引き抜かれるものではなく，残置されるものである。一方，甲
第１号証に記載された発明は，内管とパッカー部を有する内管部材が，外管内をそ
の軸心方向に移動自在とされており，内管部材を外管内の軸心方向に移動させてゾ
ーンごとにステップアップしながら注入を行うものであり，甲第１号証に記載され
た発明において，また，甲第１号証に記載された発明の従来例としてあげられてい
る，外管の注入口間隔たる１ステップごと内管をスライドさせながら注入する，ソ
レタンシュ工法（乙第１～４号証〔注，本訴乙５～８〕参照）において，内管とパ
ッカー部を有する内管部材を地山内に残置したままとするとは考えられない。した
がって，『吐出管から吐出された速硬性の固結用薬液を各空間内に充満させたの
ち，さらに長尺管の周壁孔から長尺管外周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内
および長尺管外周の地山に固結領域を形成する』という，相違点における本件特許
発明１に係る構成（注，構成Ａ）は有し得ない」（同頁最終段落～１１頁第１段
落）と判断した。
　　上記説示によれば，審決は，刊行物１発明から「吐出管が長尺管内を移動
自在で，ステップアップして吐出作業を行うものではなく，また，後に吐出管は引
き抜かれるものではなく，残置されるものである」という構成Ｂを想到できないか
ら，相違点に係る本件発明１の構成Ａを想到できないと判断しているものであり，
審決の認定した相違点に係る本件発明１の構成Ｂは，実質的には，原告の主張する
とおり，①「吐出管が長尺管内をステップアップして吐出作業を行うものではなく
（吐出管を配設したままで吐出作業を行う）」との構成，及び②「後に吐出管は引
き抜かれるものではなく，残置されるものである（吐出作業終了後も吐出管は長尺
管内に残置される）」との構成であるということができる。
(2)原告の主張は，本件発明１と刊行物１発明との相違点は，刊行物１発明及
び刊行物２発明に基づいて，当業者が容易に想到し得るというものと解されるの
で，まず，審決の認定した，本件発明１の構成Ａに係る刊行物１発明との相違点に
ついて検討する。
　　昭和５７年３月２０日鹿島出版会発行，坪井直道著「薬液注入工法の実
際」２３６頁～２３８頁（乙６）によれば，ソレタンシュ工法は，①削孔機（掘削
機）を用いて直径１００ｍｍ前後の孔を設けケーシングを建て込み，②この孔の中
に約３０ｃｍ間隔に注入孔が開けられバルブとして作用する短いゴムスリーブで覆
われた内径４０ｍｍのマンシェットチューブを建て込み，③マンシェットチューブ
とケーシングとの間に，スリーブグラウトと呼ばれる特殊注入を行い，その後にケ
ーシングを引き抜き，④注入予定箇所の上下にダブルパッカーを設置できる仕組み
の注入パイプをマンシェットチューブの中にセットして注入する，という工程の薬
液注入工法である。
　　ところで，刊行物１（甲４－１）には，「長手方向にゾーンごと区画して
注入口が形成された外管と，この外管内をその軸心方向に移動自在とされた内管部
材とを備えた注入装置において；前記内管部材は，複数の独立した流路を有する内
管と，その長手方向に間隔を置いて外管の内面にそれぞれ内接してグラウトの液密
を図るべく設けられた３以上のパッカー部とを有し；前記パッカー部間における外
管と内管との間隙たる相互に異なる注出室に，前記内管の各流路が１対１で独立的
に連通していることを特徴とするグラウト注入装置」（１頁左下欄特許請求の範
囲），「〔従来の技術〕この種のグラウト注入工法として，いわゆるソレタンシュ
注入工法は，注入位置を適確に定めることができるなどの利点から，汎く用いられ
ている。・・・注入装置の流路は１つである。また，同工法に使用されるグラウト
は１種のみで，もし異種グラウトを注入するのであれば，先行注入グラウトを注入
した後，他の種のグラウトで流路を置換する必要がある」（１頁左下欄末行～右下
欄第３段落），「〔発明が解決しようとする問題点〕・・・本発明は，注入の確実
性を損うことなく施工能率を向上させることができ，異種グラウトの同時注入を行
うことができるグラウト注入装置を提供することを主たる目的としている」（１頁
右欄最終段落～２頁左上欄第２段落），「〔作用〕本発明（注，刊行物１発明）
は，内管に複数の流路を独立的に構成していること，パッカー部を３以上設けてい
ること，前記各流路の注出口がパッカー部間において開口しており，各流路と相互
に異なる注出室とが１対１で対応していることを主要点としている。したがって，
内管の第１流路に第１グラウトを供給し，注出口から注出室に注出させ，さらに注
入口から直接に，またはスリーブを撓せながら周辺地盤へ注入しているときに，内
管の他の第２流路に第２グラウトを供給し，同様にして別の注入口から周辺地盤に
注入できる。したがって，同時にゾーンごと区画された注入口から各グラウトを注
入できる。その結果，各注入口からの注入量が従来例と同じであっても，時間当り
の注入量は２倍となり，施工手間は１／２となる。そして，第１グラウトと第２グ
ラウトとの種別を異らせておくと，異種グラウトを同時注入できる」（２頁右上欄
第２段落～左下欄第２段落），「（基本例の作用）かかる装置においては，まずボ
ーリング機を用いてケーシングを建込み，そこにいわゆるスリーブグラウトを注入
し，その後ケーシング内に本装置を挿入し，次いでケーシングを引き抜く。この前
施工後，本体内管部材５０の内側管にＡグラウト（Ａ液）を供給する。その結果，
Ａ液は，ソケット６０，接手６１および第２内側管２２Ｂを通り，第２パッカー部
３２を抜け第１内側管２２Ａ内に入り，その注出口２２ａから注出室７１内に注出
され，さらにそれ自体の圧力で，注入口１１Ａからスリーブ１２を撓せながらその
両端部から注入され，続いてスリーブグラウトを破りながら周辺地盤へと注入され
る。これに対して，本体内管部材５０の外側管５１と内側管との間にＢグラウト
（Ｂ液）を圧送すると，Ｂ液はソケット６０の貫通孔６０ｃを抜け，継手３３Ｃお
よび３３Ｅと接手６１との間隙を通り，第１外側管２１Ａと第２内側管２２Ｂとの
間に入った後，注出口２１ａ，注出室７２および注入口１１Ｂを通り，スリーブ１
２を撓せながら，周辺地盤へと注入される。前述の説明からも明らかなように，Ａ
液およびＢ液の流路（Ａ液路，Ｂ液路）は，内管部材２０内において独立してお
り，また注出口２１ａ，２２ａ，換言すれば注入口１１Ｂ，１１Ａが装置の長手方
向において間隔を置いて区分されている。（施工例）したがって，Ａ，Ｂ両流路に
異種のＡ，Ｂ両液を同時に供給して，注入することができる。またＡ，Ｂ両流路を
通して同種グラウトを長手方向に異なる注入口１１Ａ，１１Ｂから同時に注入する
ことができる。その結果，改造ゾーン当りの施工時間は実質的に１／２となる。勿
論，注入口１２Ａ，１２Ｂからの注入タイミングを適宜ずらすことも可能である。
同種グラウトを同時注入する場合，第３図のように，注入口１１Ａ，１１Ｂの間隔
長の２倍のステップごとステップアップしながら注入することができる」（３頁右
上欄最終段落～右下欄最終段落），「上記例は２重内管例であるが，第７図のよう
な３重管以上の流路構成にて３個所以上からの同時注入を行うこともできる。な
お，第７図の左方には第４パッカーが設けられるが，図示されていない」（４頁左
上欄第３段落）との記載がある。
　　上記記載によれば，刊行物１には，審決が認定した刊行物１発明であるソ
レタンシュ注入工法の改良工法が開示されていると認められるが，内管に複数の流
路を独立的に構成していること，パッカー部を３以上設けていること，上記各流路
の注出口がパッカー部間において開口し，各流路と相互に異なる注出室とが１対１
で対応していることを主要点としており，「３重管以上の流路構成にて３個所以上
からの同時注入を行うこともできる」との記載から，内管の独立的に構成した複数
の流路の数を，周辺地盤へグラウトを注入させるべき外管の注入口の数と同数と
し，当該流路の注出口に対応する注出室をパッカー部間により形成し，各注出口か
ら同時に注出室に注出させ，さらに，スリーブをたわませながら周辺地盤へグラウ
トを注入する工法（以下「刊行物１開示工法」という。）も開示されているものと
認めることができる。そして，刊行物１の上記記載によれば，刊行物１開示工法
は，内管を移動させる必要がなく，また，「内管（本件発明の吐出管に相当する。
以下，同様に相当する構成を記載する。）から吐出されたグラウト（固結用薬液）
を各注出室（空間）内に注出させ，さらに，スリーブをたわませながら（充満させ
たのち），外管（長尺管）の注入口（周壁孔）から外管（長尺管）外周の地盤（地
山）内に浸透硬化させ，上記外管（長尺管）内及び外管（長尺管）外周の地盤（地
山）に固結領域を形成する」ものであることが明らかである。
　　次に，速硬性の固結用薬液の使用の点についてみると，刊行物２（甲４－
２）には，グラウトが速硬性か否かについての明示はなく，ソレタンシュ工法であ
れば速硬性の固結用薬液を使用することに支障があるとしても，速硬性の固結用薬
液を使用すること自体は，本件明細書（甲３添付）に「最近では，硬化が早く，高
強度を有することからウレタン樹脂等の薬液用いた工法も行われている」（２頁
〔発明が解決しようとする問題点〕欄）と記載されているように，本件特許出願前
から周知であると認められるところ，刊行物１開示工法においては，速硬性の固結
用薬液を使用することに何ら支障は認められない。そして，本件明細書に，「〔発
明の効果〕この発明は以上のように地山の固結補強を行うため，補強作業を極めて
容易にできるとともに，速硬性の固結用薬液の使用により作業時間の短縮化も実現
できる」（５頁最終段落～６頁第１段落）と記載されているように，本件発明１や
刊行物１発明のような地山固結工法において，速硬性の固結用薬液を使用すれば作
業時間を短縮することができることは明らかであり，かつ，作業時間の短縮は自明
の課題であるということができる。
　　刊行物１開示工法は，刊行物１に開示された工法であるから，これを刊行
物１発明に適用できないとする理由はなく，刊行物１発明に刊行物１開示工法を適
用し，その際，自明の課題である作業時間の短縮を図るために周知の速硬性の固結
用薬液を使用することは，当業者が容易に想到し得ることである。したがって，本
件発明の構成Ａに係る刊行物１発明との相違点である「吐出管から吐出された速硬
性の固結用薬液を各空間内に充満させたのち，さらに長尺管の周壁孔から長尺管外
周の地山内に浸透硬化させ，上記長尺管内および長尺管外周の地山に固結領域を形
成する」との構成は，刊行物１発明，刊行物１開示工法及び周知の技術に基づいて
当業者が容易に想到し得ることというべきである。
(3)次に，本件発明１の構成Ｂに係る刊行物１発明との相違点として原告の主
張する上記相違点①，②について検討する。
　　審決は，本件発明１は，吐出管を長尺管内でステップアップして吐出作業
を行うものではなく，また，後に吐出管は残置されるものであるのに対し，刊行物
１発明及びソレタンシュ工法は，内管部材をステップアップしながら注入を行うも
のであり，内管部材を地山内に残置したままとするとは考えられない（審決謄本１
０頁最終段落）とし，被告は，刊行物１発明は，ソレタンシュ工法に関するもので
あり，ソレタンシュ工法では，内管部材は，全注入作業終了後引き抜かれることが
当業者の技術常識であるから，これを外管内に残置することを当業者が想到するこ
とは困難であり，実際上も，内管部材を外管内に残置することは，技術的，経済的
に不可能であると主張する。
　　審決が認定した，本件発明１が，吐出管を長尺管内でステップアップして
吐出作業を行うものではなく，また，後に吐出管は残置されるものであるとの点に
ついては，【請求項１】に明示的に記載されてはいないが，「速硬性の固結用薬
液」を使用すると規定する以上，速硬性であればステップアップしたり，引き抜く
ことは困難であると認められるから，これを前提とした審決の上記認定に妥当性は
あるということができる。一方，刊行物１発明に刊行物１開示工法を適用し，その
際，周知の速硬性の固結用薬液を使用することは，当業者が容易に想到し得ること
は上記のとおりである。そして，特公昭６３－６３６８８号公報（乙３）には，
「該パイプ部材を前記孔内に固定せしめる一方，かかるパイプ部材の中空部を通じ
てパイプ部材他端側より所定の固結薬液を前記孔内奥部に注入せしめ，更に岩盤に
浸透せしめて反応，固化させることにより，該孔内に前記パイプ部材を残置させつ
つ，該孔周囲の岩盤を固結せしめるようにすることを特徴とする岩盤固結工法」
（１頁左欄特許請求の範囲の請求項１）と記載され，刊行物２（甲４－２）には，
「トンネル内岩盤削孔に挿入され凝結材を注入囲繞されて埋設されるトンネル施工
用ロックボルト構造において，アンカボルトが中空パイプにされ，その中途に差圧
バルブが設けられ，而して該差圧バルブの基部寄りにノズルが設けられて該アンカ
ボルトに外設したパッカに接続しており，一方該アンカボルト前部に他のノズルが
設けられていることを特徴とするトンネル施工用ロックボルト構造」（１頁実用新
案登録請求の範囲）と記載されているように，地山固結工法において吐出管を残置
させることは，従来周知の技術であったものと認めることができる。そうすると，
刊行物１開示工法を刊行物１発明に適用し，速硬性の固結用薬液を使用した場合に
おいて，ステップアップしたり，引き抜くことは困難であり，かつ，そのようにす
る必要性はなく，上記周知の技術を参酌して，構成Ｂに係る「吐出管を長尺管内で
ステップアップして吐出作業を行うものではなく，また，後に吐出管は残置される
ものである」とすることは，当業者が当然選択し得ることである。したがって，原
告の主張する上記相違点①，②に係る構成も，刊行物１発明，刊行物１開示工法及
び周知の技術に基づいて当業者が容易に想到し得ることというべきである。
　　そして，刊行物１開示工法を適用し，速硬性の固結用薬液を使用した刊行
物１発明が容易想到であること，及びこの発明において，「後に吐出管は残置され
るものである」とすることは，当業者の当然選択し得ることであるから，被告主張
のように，これが技術的に不可能であるということはできず，また，極めて高価な
内管部材の繰り返し使用ができないと施工コストがばく大なものとなるとする被告
主張の経済的問題についても，内管部材が高価か否かは，内管部材を外管内に残置
することの容易想到性の判断とは関係のない事項であって，本件発明１と同様の，
隔壁板と吐出管の組合せ構造体を採用することにより対応が可能であるから，被告
の上記主張は，上記容易想到性の判断を左右するものではなく，採用することがで
きない。
(4)したがって，本件発明１と刊行物１発明との相違点に係る構成は，刊行物
１開示工法及び周知の技術に基づいて当業者が容易に想到し得るというべきであ
る。
(5)審決は，本件発明２は，あらかじめ隔壁・吐出管がセットされ，複数の空
間も形成された周壁孔開き長尺管を用いることにより，固結用薬液に速硬性という
限定がない以外は本件発明１と同様な地山固結工法であるから，本件発明１の判断
と同様であるとした（審決謄本１１頁第４段落）が，本件発明１についての進歩性
の判断は上記のとおり誤りであるから，本件発明２についての進歩性の判断も誤り
というほかない。
(6)以上のとおり，本件発明１，２の刊行物１発明及び刊行物２発明に基づく
容易想到性を否定した審決の判断は誤りであり，この誤りが審決の結論に影響を及
ぼすことは明らかであるから，原告の取消事由５の主張は理由がある。
２　よって，その余の点について判断するまでもなく，審決は取消しを免れず，
原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　岡　　本　　　　　岳
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

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