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平成１８年（行ケ）第１００３０号審決取消請求事件（平成１８年８月２９日口
頭弁論終結）
判決
原告エルジーフィリップスエルシーディ
ーカンパニーリミテッド
訴訟代理人弁理士岡部正夫
同加藤伸晃
同朝日伸光
同三山勝巳
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人竹井文雄
同藤内光武
同工藤一光
同立川功
同大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００２－２２６５６号事件について平成１７年９月１３日に
した審決を取り消す。
第２当事者間に争いがない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１１年１０月２０日，発明の名称を「携帯用コンピュータ用平
板表示装置」とする発明について特許出願（特願平１１－２９８９１６号，優
先権主張１９９８年〔平成１０年〕１０月２３日，同月２７日・大韓民国，以
下「本件出願」という。）をしたが，平成１４年８月２１日付けで拒絶査定を
受けたので，同年１１月２２日，拒絶査定に対する不服の審判を請求し，同年
１２月２０日付けで特許請求の範囲等について手続補正（以下「本件手続補
正」という。）をした。
特許庁は，これを不服２００２－２２６５６号事件として審理し，平成１７
年９月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄
本は，同月２６日，原告に送達された。
２本件手続補正により補正された明細書（甲６，以下，願書に添付した明細書
〔甲１〕及び平成１４年７月２３日付けの手続補正書により補正された明細
書〔甲５〕と併せ，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１
に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
ハウジングに装着できる平板表示装置であって，背面に固定部を有する第
１フレームを含む背光ユニットと，前記背光ユニットの近くに配置した平板
表示パネルと，第２フレームとを含んでおり，前記平板表示パネルは，前記
第１フレームと第２フレームの間に位置し，前記背光ユニットの前記第１フ
レームは，該第１フレームの背面の固定部を通して前記ハウジングに固定さ
れることを特徴とする平板表示装置。
３審決の理由
()審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開平１０－１３1
３１８１号公報（甲２，以下「引用例」という。）に記載された発明（以下
「引用例発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることがで
きないとした。
()審決が認定した，本願発明と引用例発明との一致点及び相違点は，それぞ2
れ次のとおりである（審決謄本５頁第２段落）。
ア一致点
他の装置に装着できる平板表示装置であって，背面に固定部を有する第
１フレームを含む背光ユニットと，前記背光ユニットの近くに配置した平
板表示パネルと，第２フレームとを含んでおり，前記平板表示パネルは，
前記第１フレームと第２フレームの間に位置し，前記背光ユニットの前記
第１フレームは，該第１フレームの背面の固定部を通して前記他の装置に
固定されることを特徴とする平板表示装置。
イ相違点
本願発明においては，平板表示装置が他の装置のハウジングに固定され
るのに対して，引用例発明においては他の装置の何に固定するのか明らか
でない点。
第３原告主張の審決取消事由
審決は，査定の理由と異なる理由で本件審判の請求が成り立たないと判断し
たにもかかわらず，本願発明についての新たな拒絶理由を原告に対して通知せ
ず（取消事由１），また，審査段階で追加され審査結果が示されていない請求
項に記載された発明に対して拒絶理由を通知することなくされた（取消事由
２）もので，その手続には瑕疵があり，違法であるから，取り消されるべきで
ある。
１取消事由１（拒絶理由の未通知１－本願発明について）
()本件出願の審査及び審判の経緯は，以下のとおりである。1
ア平成１４年２月７日付けの拒絶理由通知（甲３）は，拒絶の理由として，
理由１（特許法２９条２項），同２（同法２９条の２），同３（同法３６
条４項）及び同４（同法３６条６項２号）を示し，引用文献１ないし７，
先願８及び９を引用した。
本願発明は，出願時の請求項３５に記載された発明に対応するものであ
り，拒絶理由通知においては，理由１（特許法２９条２項）により，引用
文献６（特開平０４－１３４９００号公報），同７（引用例，特開平１０
－１３３１８１号公報，甲２）に基づく拒絶理由があるとされた。
イ原告は，上記拒絶理由通知に対し，同年７月２３日に意見書とともに手
続補正書（甲５）を提出して，出願時の請求項１ないし５５を補正し，か
つ，請求項５６ないし６８を追加した（以下，追加された請求項５６ない
し６８を「本件追加請求項」という。）。
ウ同年８月２１日付け拒絶査定（甲４）は，本件出願について，「平成１
４年２月７日付け拒絶理由通知書に記載した理由２によって，拒絶をすべ
きものである。」とし，その備考において，請求項１ないし４，７ないし
１０，１５ないし３２は，先願８及び９の当初明細書に記載された発明と
実質同一であるので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることが
できないとした。
エ原告は，拒絶査定不服審判の請求をした後，同年１２月２０日付け手続
補正書（甲６）により，拒絶査定の備考に掲げられた請求項すべてと他の
複数の請求項を削除し，請求項３５，３６，３８ないし４６及び５５ない
し６８のみを抜き出して，これらをそれぞれ新たに請求項１ないし２５と
する補正を行った（本願発明は，新しい請求項１に記載された発明であ
る。）。
オ審決は，本願発明を，引用例発明に基づき当業者が容易に発明をするこ
とができたものであるとして，特許法２９条２項により，特許を受けるこ
とができないとした。
()本願発明は，出願時の請求項３５に記載された発明に対応し，平成１４年2
２月７日付け拒絶理由通知書では，理由１（特許法２９条２項）により，引
用文献６，７に基づく拒絶理由があるとされていたが，拒絶査定においては，
拒絶理由として理由２（同法２９条の２）のみが明示され，理由１について
は明示されず，上記請求項３５への言及がなかった。
拒絶査定において，拒絶理由通知で示した拒絶理由の一部を明示的に撤回
していなくとも，拒絶査定に示された理由こそが査定の理由である以上，そ
こに記載されていない拒絶の理由である特許法２９条２項が，査定の理由と
なっているとは，直ちにいえない。
平成１２年特許・実用新案審査基準の第Ⅸ部の「９．拒絶査定」の項には，
「（２）拒絶査定を行う際には，先に通知した拒絶理由が依然として解消
されていないすべての請求項を指摘する。
（３）拒絶査定を行う際には，意見書における出願人の主張及び補正内容
に対する審査官の判断とともに，解消されていないすべての拒絶理由を明確
に記載する。記載にあたっては，可能な限り請求項ごとに行うことが望まし
い。」と記載されており，上記審査基準に照らせば，本願発明について，拒
絶査定において触れられなかった理由１は解消され，特許法２９条２項に基
づく拒絶の理由は，査定の理由にならないものと理解され得る。
ところが，審決は，本願発明が，引用例発明に基づいて当業者が容易に発
明することができたとして特許法２９条２項に基づいて拒絶したものである
から，本願発明につき，査定の理由と異なる拒絶の理由によって，特許を受
けられないとするものであるのに，本願発明について，同項に基づく新たな
拒絶理由を通知せずにされたものであり，特許法１５９条２項，５０条に違
反してされた違法なものとして，取り消されるべきである。
なお，被告は，特許・実用新案審査基準が法規範でない旨主張するが，そ
うであるとしても，単に審査における判断基準としてではなく，出願人によ
る特許管理等の指標としても広く利用されるものであるから，特許法１５９
条２項等の規定の解釈の基礎となり得るものであり，特許・実用新案審査基
準による法の解釈は，法律の枠組みを超えるものでない。そして，少なくと
も本件の場合は，特許・実用新案審査基準を踏まえた解釈によれば，拒絶査
定の理由は，理由２（特許法２９条の２）の対象となった請求項に係るもの
であるとすることが妥当である。
()改善多項制の下では，単に一部の請求項についてのみ審査結果を示し，そ3
れでよしとするのでは，出願人側としての対応が取れないのであり，前記特
許・実用新案審査基準は，現行制度の下での拒絶査定の在り方を示している。
そして，審査前置制度の趣旨は，審査官の拒絶査定の内容に応じ，出願人
が請求項を補正した出願に対しては，審査を担当した該当審査官が拒絶査定
を取り消して，特許査定する機会を与え，審判部の負担を減らすことにある。
このような制度においては，審査官が，出願人に対して拒絶査定の内容を明
確に示し，出願人が，審査官の意図を正確に把握でき，どのように補正しな
ければならないのかを完全に理解できることが重要である。それに対し，本
件出願の拒絶査定の内容からは，本願発明について，拒絶されたままである
とは理解することができず，上記趣旨が没却されることとなる。
さらに，前記特許・実用新案審査基準において，拒絶査定に記載すべきも
のとされているところは，平成５年の特許法改正の趣旨の一つである審判制
度の簡素化につながる拒絶査定不服審判請求時の補正の制限（同法１７条の
２）と関係する。すなわち，同改正により，審判で審理される内容は，拒絶
査定時に係属していた請求項の範囲内に限られることになり，改善多項制の
下で出願の公平性と審理の迅速性・的確性を確保できることになった。他方，
拒絶査定の記載を通じて，出願人に対して，請求項のすべてについて，拒絶
理由の存否を指摘することで，出願人が審判請求をする際に，請求項の削除
又は限定を的確にさせ，審判の迅速審理に，より寄与することを意図してい
るものであり，これにより，審判は，審査の一からのやり直しということで
はなく，行政処分である拒絶査定自体の瑕疵の是正を行うという性格を持っ
たとされる。
このような事情からすれば，本件において，拒絶査定において指摘された
請求項を審判請求時に削除すれば，特許法１５９条２項の拒絶査定の理由に
ついては除去されていると出願人が理解することに誤認があったとはいえず，
もし，審判に係属している請求項が拒絶査定の理由として指摘されていなか
ったが，なお，特許査定ができないとすれば，改めて拒絶理由を通知するこ
とが適切な審理手法である。
()原告は，本件審判手続において，平成１６年７月２９日付け審尋書（甲4
８）を受領したところ，同審尋書には，本願発明につき，先の拒絶理由通知
で示した理由１が，引用文献４（特開平０８－０７６８８６号）により解消
されていない旨の「前置報告書」が添付されており，審尋書は，同前置報告
書の内容に対して，原告に意見を求めるものである。これに対し，原告は，
同年９月１３日付け回答書（甲９）を提出し，前置報告書の拒絶理由は，拒
絶査定に明示されていない理由１（特許法２９条２項）であって，原告が解
消された拒絶理由と理解したものであり，審査官と出願人との間で拒絶査定
の理由の解釈について齟齬があるから，補正書（案）の提出の機会を与えて
くれるよう申し出た。
本件で審尋をしたのは，前置報告書に拒絶査定の理由と異なる新たな拒絶
の理由が記載されているためであり，原告の上記回答書により，拒絶査定の
理由又は拒絶査定の対象としなかった請求項の解釈について，審判官と原告
との間の解釈の齟齬が明らかとなったのであるから，出願人である原告に補
正の機会を与えることが，審理手続上公正を欠くことになるとは考えられな
いにもかかわらず，原告の意思を全く無視して審決がされたものである。し
たがって，同手続は，平成５年改正法の趣旨及びそれに適合する特許・実用
新案審査基準を尊重しているとはいえず，少なくとも，本件の場合，新たな
拒絶理由を通知し，補正の機会を与えることが合理的であったといわなけれ
ばならない。
２取消事由２（拒絶理由の未通知２－本件追加請求項に記載された発明につい
て）
()原告は，上記１の()のとおり，拒絶理由通知に対し，平成１４年７月２11
３日に意見書とともに手続補正書（甲５）を提出して，請求項１ないし５５
を補正し，かつ，本件追加請求項（請求項５６ないし６８）を追加した。
これに対し，拒絶査定は，本件出願について，「平成１４年２月７日付け
拒絶理由通知書に記載した理由２によって拒絶すべきものである」とし，そ
の備考において，（出願当初の）請求項１ないし４，７ないし１０，１５な
いし３２は，先願８及び９の当初明細書に記載された発明と実質同一である
とした。
すなわち，本件出願の審査において，拒絶理由通知後に，新たに本件追加
請求項が追加されたにもかかわらず，第２回目，すなわち，最後の拒絶理由
通知がされることなく拒絶査定がされ，その内容は出願当初の請求項１ない
し４，７ないし１０，１５ないし３２のみに言及し，本件追加請求項につい
ては何ら触れていないものであった。
()被告主張のように拒絶査定で拒絶すべきものとして言及されていない請求2
項（請求項５，６，１１ないし１４，３３ないし６４）が必ずしも特許査定
をすべき請求項を意味するわけではないというのであれば，本件追加請求項
は，拒絶査定において何ら言及されていないのであるから，審査段階におい
ては，審査結果が示されていないことになる。したがって，本件審判におい
て，本件追加請求項（審判請求後の請求項１３ないし２５）のそれぞれにつ
いて，その拒絶理由の存否について拒絶理由を通知すべきところ，それを通
知しなかったのであるから，審決は，特許法１５９条２項，５０条に反し違
法であり，取り消されるべきである。
また，拒絶査定が，特許・実用新案審査基準に則していないのであれば，
審判手続においてその不足が補われてしかるべきであり，特許法１５９条２
項，５０条によって，本件審判の係属中に新たに追加された本件追加請求項
のそれぞれについてその拒絶理由の存否を示すべきところ，それをせずにさ
れた審決は，同規定に違反している。
第４被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１取消事由１（拒絶理由の未通知１－本願発明について）について
()原告は，審決が，本願発明について，引用例発明に基づく容易想到性を理1
由に特許法２９条２項により特許を受けることができないとしたことについ
て，新たな拒絶理由通知をせずに，査定と異なる理由によって，本件審判の
請求が成り立たないとしたものであり，特許法１５９条２項，５０条に違反
している旨主張するが，失当である。
()特許法５０条は，審査官が特許出願に対し拒絶査定をしようとするときは，2
出願人に対し拒絶理由を通知し，意見陳述の機会を与えるべきことを定めて
いる。その趣旨は，審査官が拒絶理由があるとの心証を得た場合においても，
何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人に酷であり，
また，審査官も過誤を犯すおそれがないわけでもないから，このようなとき
には，まず出願人に意見書を提出して意見を述べる機会を与える一方で，願
書に添付した明細書又は図面を補正して拒絶理由を解消する機会を与え，同
時に，出願人から提出された意見書を資料として審査官に再度の考案をする
きっかけを与えて審査の公正を担保しようとすることにある。同法１５９条
２項は，拒絶査定不服審判に同法５０条の規定を準用する旨定めているが，
その趣旨は上述したところと全く同様であると解される。そして，同法１５
８条は，審査においてした手続は拒絶査定不服審判においても効力を有する
ことを定めており，審査官がした拒絶理由通知は審判手続においても効力が
ある。
そうすると，審査官による拒絶査定の理由とその結果を維持した審決の理
由とが異なっている場合において，審判手続で改めて拒絶理由が通知されて
いないときであっても，審査手続において審決が採用した拒絶理由が通知さ
れていれば，審判手続に違法はない。なぜなら，上記の同法１５８条により，
拒絶査定不服審判手続において，審査官がした拒絶理由通知並びに出願人が
提出した意見書及び補正書も効力を生じるから，既に出願人の意見陳述と拒
絶理由解消の機会は与えられ，審判の公正も担保されているからである。そ
して，このことは，拒絶理由通知後に補正がされたか否かで影響を受けない。
()本件において，平成１４年２月７日付けの拒絶理由通知書において，本願3
発明に対応する請求項３５に係る発明につき，引用文献６，７に記載された
発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，
特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとする拒絶理由
が理由１として通知されているが，この引用文献７は，特開平１０－１３３
１８１号公報であり，審決における引用例である。
原告は，拒絶理由通知に対して，意見書（乙１）と手続補正書（甲５）を
提出して意見を陳述するとともに特許請求の範囲の記載を補正し，さらに，
平成１５年２月１３日付け手続補正書（乙２）により補正された審判請求書
の請求の理由においても，「上記の説明から明らかなように，前記平成１４
年１２月２０日付けの手続補正書により本願の請求項から前記拒絶理由と拒
絶査定の対象となった請求項が削除されたため，もはや本願に係る発明は前
記拒絶理由の引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明でき
たものとはいえず，特許されてしかるべきである。」として，特許法２９条
２項の拒絶理由についても意見を述べているのであって，意見陳述の機会が
あったことは明らかである。
そして，審決は，本願発明が，引用例発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を
受けることができないとしたものである。
そうすると，審決は，平成１４年２月７日付け拒絶理由通知書の理由１に
基づいたものであるところ，特許法１５８条の規定により，審査においてし
た手続は，拒絶査定不服審判においても効力を有する以上，同法１５９条２
項，５０条に規定される拒絶理由の通知を要しないものであることは当然の
ことであり，審査官が通知した拒絶理由を，審判において再度通知すること
なく審決をすることが，同規定に違反するものではない。
()原告は，特許・実用新案審査基準に照らして，拒絶査定においては，解消4
されていない拒絶理由として理由２だけが明示されていることから，他の拒
絶理由は解消されていると理解した旨主張する。
しかし，特許・実用新案審査基準は，審査官が特許法に基づいた的確な判
断を効率的に行うことを補助するためのものであり，特許法の枠組みを超え
た新たな法規範を定めるものではないことは当然であり，拒絶査定に記載さ
れた理由が理由２だけであるからといって，審査官が拒絶理由通知書に記載
した理由１が解消されていると理解すべき法律上の根拠はない。したがって，
原告の上記主張は失当である。
２取消事由２（拒絶理由の未通知２－本件追加請求項に記載された発明につい
て）について
()原告は，審決は，審査段階で審査結果が示されていない本件追加請求項に1
ついて，審理結果を示すことなくされたものであり，特許法１５９条２項，
５０条に違反している旨主張するが，失当である。
()特許法４９条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同2
じ。）は，柱書において，「審査官は，特許出願が次の各号の一に該当する
ときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならな
い。」と規定し，一つの特許出願に複数の請求項に係る発明が含まれている
場合であっても，そのうちのいずれか一つの発明でも特許法２９条等の規定
に基づき特許をすることができないものであるときには，その特許出願全体
を拒絶すべきことを規定している。
本件について，新たな拒絶理由の通知が不要なことは，取消事由１に対し
て主張したとおりであり，審決が，本件追加請求項に係る発明についての審
理結果を示さなかったことは，上記特許法４９条の規定に従ってされたもの
で，何ら違法な点はない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（拒絶理由の未通知１－本願発明について）について
()原告は，審決が，本願発明について，引用例発明に基づく容易想到性を理1
由に特許法２９条２項により特許を受けることができないとしたことについ
て，新たな拒絶理由通知をせずに，査定と異なる理由によって，本件審判の
請求が成り立たないとしたものであり，特許法１５９条２項，５０条に違反
している旨主張する。
()そこで，本件出願の審査及び審判の経過についてみると，以下の事実が認2
められる。
ア原告は，平成１１年１０月２０日，発明の名称を「携帯用コンピュータ
用平板表示装置」とする本件出願をした。本件出願は，特許請求の範囲に
記載された請求項１ないし５５に記載された発明に係るものであるが，本
願発明に対応するのは，請求項３５に記載された発明であり，願書に添付
した明細書（甲１）の請求項３５には，「ハウジングに装着できる平板表
示装置として，背面に固定部を有する第１フレームを含む背光ユニットと，
前記背光ユニット近くにいる平板表示パネルと，第２フレームとを含んで
おり前記平板表示パネルは，前記第１フレームと第２フレーム間に位置し，
前記背光ユニットの前記第１フレームは，前記第１フレームの背面の固定
部を通して前記ハウジングに固定されることを特徴とする平板表示装
置。」と記載されていた（以下，同請求項に記載された発明を「本願補正
前発明１」という。）。
イ本件出願に対し，平成１４年２月７日付け拒絶理由通知（甲３）により
拒絶の理由が通知された。
拒絶理由は，本件出願の請求項１ないし５５に係る発明は，引用文献１
ないし７（注，引用文献７は，引用例）に記載された発明に基づいて当業
者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の
規定により特許を受けることができない（理由１），請求項１ないし４，
７ないし１０，１５ないし３２に係る発明は，先願８，９に記載された発
明と同一であり，同法２９条の２の規定により特許を受けることができな
い（理由２），本件出願に係る発明の詳細な説明の記載が同法３６条４項
に規定する要件を満たしていない（理由３），本件出願の特許請求の範囲
の記載が同法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない（理由４）
との四つの理由からなっていた。
理由１につき，本願補正前発明１について，引用文献６及び同７（引用
例）が掲げられており，拒絶理由通知書の該当欄には，備考として「文献
６ないし文献７に記載の平面表示板は，背面に固定部を有する第１フレー
ムを含む背光ユニットと，平板表示パネルと，第２フレームとからなり，
平板表示パネルは第１フレームと第２フレーム間に位置し，前記第１フレ
ームは背面の固定部を通してハウジングに固定されるものであり，上記各
請求項に係る発明と格別相違しない。」と記載されていた。
ウ原告は，拒絶理由通知に対し，平成１４年７月２３日，特許請求の範囲
の記載を補正する手続補正書（甲５）を提出し，請求項３５等の記載を変
更するとともに，本件追加請求項（請求項５６ないし６８）を追加した。
また，同日，意見書（乙１）を提出して，本件出願が，拒絶理由の理由１
ないし４により拒絶されるべきでない旨の意見を述べた。
上記手続補正により，請求項３５は，「ハウジングに装着できる平板表
示装置であって，背面に固定部を有する第１フレームを含む背光ユニット
と，前記背光ユニットの近くに配置した平板表示パネルと，第２フレーム
とを含んでおり，前記平板表示パネルは，前記第１フレームと第２フレー
ムの間に位置し，前記背光ユニットの前記第１フレームは，該第１フレー
ムの背面の固定部を通して前記ハウジングに固定されることを特徴とする
平板表示装置。」（下線部が補正箇所）と補正された（以下，同項に記載
された発明を「本願補正前発明２」という。）。また，上記意見書におい
て，本願補正前発明１が，引用例発明と格別相違しないとされた拒絶理由
通知の記載に対し，「また，引用文献７（注，引用例）に記載された構造
は，図３の記載から明らかなように，前記請求項の発明と対比した場合，
金属製シールドケースＳＨＤが第２フレームに該当し，液晶表示パネルＰ
ＮＬがディスプレーパネルに該当し，下側ケースＭＣＡが第１フレームに
該当するところ，前記下側ケースＭＣＡの背面には固定部がなく，側部に
固定部が設けてあることは明らかであります。」と述べた。
エ平成１４年８月２１日付けで，本件出願については，拒絶理由通知書に
記載した理由２（特許法２９条の２）によって，拒絶をすべきであるとし
て，拒絶査定（甲４）がされた。
拒絶査定書の備考欄においては，請求項１ないし４，７ないし１０，１
５ないし３２が掲げられ，これらが，先願８，９に記載された発明と同一
である旨が記載されている。
オ原告は，平成１４年１１月２２日，拒絶査定不服審判を請求し，同年１
２月２０日，手続補正書（甲６）を提出して特許請求の範囲を補正し，請
求項１ないし３４等の請求項を削除し，残りの，請求項３５，３６，３８
ないし４６及び５５ないし６８をそれぞれ新たに請求項１ないし２５とし
た。同補正は，請求項を削除して，請求項の項数及び項番号を変更しただ
けであり，残された請求項について，その記載内容は変更していない。本
願補正前発明２は，これにより，請求項１に記載されることとなり（本願
発明），本件追加請求項は，請求項１３ないし２５となった。
カ原告は，平成１５年２月１３日，手続補正書（乙２）を提出して，審判
請求の理由を補充し，請求項を削除する補正を行ったものであるとして，
「もはや本願に係る発明は前記拒絶理由の引用文献に記載された発明に基
づいて当業者が容易に発明できたものとはいえず，特許されてしかるべき
である。」と述べた。
キ審決は，平成１７年９月１３日，改めて拒絶理由を通知することなく，
本願発明は，引用例発明に基づき当業者が容易に発明をすることができた
ものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができ
ないとした。
()特許法１５９条２項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒3
絶の理由を発見した場合には，同法５０条の規定を準用し，拒絶査定不服審
判請求を不成立とする審決をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶
の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなけ
ればならないと規定している。この規定の趣旨は，審査手続において通知し
た拒絶理由によって出願を拒絶することは相当でないが，拒絶理由とは異な
る理由によって拒絶するのが相当と認められる場合には，出願人が当該異な
る理由については意見書を提出していないか又は補正の機会を与えられてい
ないことが通常であることにかんがみ，出願人に対し改めて意見書の提出及
び補正の機会を与えることにあるものと解される。
また，同法１５８条により，審査においてした手続は，拒絶査定不服審判
においても，その効力を有し，審査官がした拒絶理由通知は，審判手続にお
いても効力があり，出願人が提出した意見書及び補正書も審判手続において
効力を有する。
これらのことを併せ考えると，拒絶査定と異なる理由による審決をする場
合であっても，審決の理由が既に通知してある拒絶理由と同趣旨のものであ
り，出願人に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられていたと
きは，改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって，特許法１５９条２
項において準用する同法５０条の規定に違反する違法があるとまではいえな
いと解するのが相当である。
()本件において，上記()の事実によれば，審決の理由とした本願発明（本42
願補正前発明２）の引用例発明に基づく容易想到性（特許法２９条２項）は，
拒絶査定の理由に掲げられていないから，その限りにおいて，拒絶査定の理
由と審決の理由とは異なっている。しかしながら，審査段階における拒絶理
由通知において，出願時の請求項３５に記載された本願補正前発明１につい
ては，引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた旨の拒
絶理由が示されており，原告は，同理由に対し，補正の機会及び意見書の提
出の機会があったといえるし，現に，上記請求項３５について，補正手続書
を提出して補正する（本願補正前発明２）とともに，引用例の記載を具体的
に指摘した上で，本願補正前発明２が引用例発明に基づいて容易に発明をす
ることができたものでない旨の意見書を提出している。そして，拒絶査定に
本願補正前発明２に対する拒絶理由が解消されたことが記載されているわけ
ではない。さらに，原告は，拒絶査定に対する不服審判請求後の補正におい
て，上記請求項３５をそのまま新請求項１（本願発明）とした上，審判請求
の理由において，本願発明を含む本件出願に係る発明が，拒絶理由に掲げら
れた文献に記載された発明（これには，引用例発明を含む。）に基づいて当
業者が容易に発明できたものとはいえない旨主張しているとおり，審判の段
階において，本願発明について，引用例発明に基づく容易想到性に係る拒絶
理由がないことを明確に述べている。
以上の事実関係に照らすと，審決の理由とした本願発明の引用例発明に基
づく容易想到性は，審査段階において既に原告に通知してある本願補正前発
明１の進歩性の判断と同趣旨のものであり，原告に対し意見書の提出及び補
正の機会が実質的に与えられていたということができる。現に，原告は，拒
絶理由通知を受けた後，本願発明に対応する請求項の補正をし，本願発明が
引用例発明に基づいて容易に発明することができない旨の意見書を提出し，
審判の段階においても，本願発明が引用例発明に基づいて当業者が容易に発
明できたものとはいえない旨の意見を明確に述べている。そうすると，審判
段階において，本願発明について，引用例発明に基づく容易想到性に係る拒
絶の理由が通知されなかったことをもって，本件の審判手続に特許法１５９
条２項において準用する同法５０条の規定に違反する違法があるとまでいう
ことはできない。
()原告は，特許・実用新案審査基準第Ⅳ部の「９．拒絶査定」の項に，5
「（２）拒絶査定を行う際には，先に通知した拒絶理由が依然として解消
されていないすべての請求項を指摘する。（３）拒絶査定を行う際には，
意見書における出願人の主張及び補正内容に対する審査官の判断とともに，
解消されていないすべての拒絶理由を明確に記載する。記載にあたっては，
可能な限り請求項ごとに行うことが望ましい。」との記載があることを挙げ，
上記審査基準に照らせば，本願発明について，拒絶査定において触れられな
かった拒絶理由１は解消され，特許法２９条２項に基づく拒絶の理由は，査
定の理由にならないものと理解され得るとして，審決には，新たに引用例発
明に基づく容易想到性に係る拒絶理由を通知しなかった同法１５９条２項，
５０条違反の違法がある旨主張する。
確かに，審決の理由とした本願発明（本願補正前発明２）の引用例発明に
基づく容易想到性（特許法２９条２項）が拒絶査定の理由に掲げられていな
いことは上記()のとおりであり，拒絶査定の記載は，上記審査基準に必ずし4
も則ったものでないといわざるを得ない。
しかし，特許・実用新案審査基準は，特許要件の審査に当たる審査官にと
って基本的な考え方を示すものであり，出願人にとっては出願管理等の指標
としても広く利用されているものではあるが，飽くまでも特許庁内において
特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断
の公平性，合理性を担保するのに資する目的で作成されたものであるから，
尊重されるべきではあるが，法規範性を有するものでないことは明らかであ
り，本件の審判手続が特許法１５９条２項，５０条に違反しているといえな
いことは，上記()のとおりである。4
原告は，上記特許・実用新案審査基準を根拠に，本願発明について，拒絶
査定において触れられなかった拒絶理由１は解消され，特許法２９条２項に
基づく拒絶の理由は，査定の理由にならないものと理解され得ると主張する
が，原告は，前記()カのとおり，審判請求の理由において，「もはや本願2
に係る発明は前記拒絶理由の引用文献に記載された発明に基づいて当業者が
容易に発明できたものとはいえず」として，本願発明には引用例発明に基づ
く容易想到性に係る拒絶理由がないことを明確に述べているのであって，原
告の上記主張は，失当というほかなく，本件においては，上記特許・実用新
案審査基準に必ずしも則ったものでない手続がされたことをもって，審決を
取り消すべき手続上の瑕疵があるとまでいうことはできない。
()原告は，改善多項制の下での拒絶査定の在り方等に言及し，本件において，6
審判段階において，改めて引用例発明に基づく容易想到性に係る拒絶理由を
示すべきであった旨主張するが，特許法１５９条２項において準用する同法
５０条の規定の趣旨は，前記()のとおりであって，上記()の判断を左右す34
るものではなく，採用することができない。
また，原告は，審判手続において，前置報告書が添付された審尋書に対す
る回答書によって，審査官と出願人である原告との間で拒絶査定の理由等の
解釈について齟齬があることが判明していたとして，それを無視することは，
平成５年改正法の趣旨及びそれに適合する特許・実用新案審査基準を尊重し
ているとはいえず，少なくとも本件の場合，新たな拒絶理由を通知し，補正
の機会を与えることが合理的であった旨主張する。
しかし，拒絶理由の通知に係る法の趣旨に照らし，本件手続に違法の点は
ないこと，特許・実用新案審査基準の記載もその結論を左右するものではな
いことは，上記のとおりであり，いわゆる前置審査の手続（特許法１６２条
参照）も上記法の趣旨を超える手続保障を出願人に与えるものとは解されな
い。原告の主張は，法の趣旨等について独自の解釈を前提とするものであり，
採用の限りではない。
()したがって，原告の取消事由１の主張は，理由がない。7
２取消事由２（拒絶理由の未通知２－追加請求項に記載された発明について）
について
(1)原告は，本件追加請求項は，拒絶理由通知後に追加されたものであり，最
後の拒絶理由通知がされることなく，拒絶査定がされ，本件追加請求項につ
いては何ら触れられておらず，審査段階においてその審査結果が示されてい
ないにもかかわらず，審判において，本件追加請求項に関し，新たな拒絶理
由通知を発することなく，本件出願を拒絶したものであるから，審決は，特
許法１５９条２項，５０条に違反する旨主張する。この主張は，要するに，
本件追加請求項に対する拒絶の理由が示されていないこと自体を問題とする
ものであり，そもそも，複数の請求項からなる特許出願を拒絶するためには，
すべての請求項に記載された発明について，審査審判の段階において，それ
ぞれ拒絶の理由を通知しなければならないことを前提とするものであると解
される。
しかし，特許法４９条は，柱書において，「審査官は，特許出願が次の各
号の一に該当するときは，その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をし
なければならない。」と規定し，２号において「その特許出願に係る発明が
第２５条，第２９条，第２９条の２，第３２条，第３８条又は第３９条第１
項から第４項までの規定により特許をすることができないものであると
き。」と規定しているとおり，複数の請求項からなる特許出願について，特
許出願に係る発明のうちの一つについて上記拒絶の理由があれば，当該特許
出願を拒絶査定しなければならないことは明らかである。そして，同法５０
条により，審査官は，拒絶査定をしようとするときは，特許出願人に対し，
拒絶の理由を通知することが必要であるが，特許出願に係る発明のうちの一
つについて上記拒絶の理由があれば，当該特許出願は拒絶査定されるのであ
るから，特許法の規定上は，審査官は，特許出願に係る発明のうちの一つに
ついて拒絶の理由を通知すれば足りるというべきであり，それぞれの請求項
について拒絶の理由を通知しなければ違法であるとする原告主張の上記前提
は失当というほかはない。
そうすると，本件において，拒絶査定において，出願時の請求項１ないし
４，７ないし１０，１５ないし３２に記載された発明に拒絶の理由があった
ことから，本件追加請求項についての拒絶の理由について触れずに，本件特
許出願全体を拒絶したことに違法の点はない。また，審判においても，特許
出願に係る複数の請求項に記載された発明のうちの一つである本願発明に対
して拒絶の理由があり，本願発明について，新たな拒絶理由通知をせずに審
判請求が成り立たない旨の審決をすることが許されることは，前記１のとお
りであって，ここでも本件追加請求項の拒絶の理由に触れる必要はないから，
本件の審判手続に原告主張の違法はない。
()したがって，原告の取消事由２の主張は理由がない。2
３以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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