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平成１７年（行ケ）第１０１１９号　審決取消（特許）請求事件
（旧事件番号　東京高裁平成１６年（行ケ）第５３０号）
口頭弁論終結日　平成１７年６月３０日
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　
　　　　　　　原　　　　　　告　　ファイザー・インク
　　　　　　　原　　　　　　告　　ベイラー・カレッジ･オブ・メディスン
　　　　　　　両名訴訟代理人弁護士　鈴木　修
　　　　　　　同　　　　　　　　　　佐久間　幸　司
同　　　　　　　　　　磯田直也
同　　　　　　弁理士　村上　清
同　　　　　　　　　　江　尻　ひろ子
同　　　　　　　　　　山本　修
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官小川洋
　　　　　　　指定代理人　　　齋藤　恵
　　　　　　　同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
同　　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　　柳　和子
同　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０
日と定める。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が不服２００１－２１２８０号事件について平成１６年７月２２日に
した審決を取り消す。
第２　事案の概要
　本件は，名称を「良性前立腺過形成の予防および治療剤」とする発明につき
特許出願をした原告らが，特許庁から拒絶査定を受け，これに対する不服審判請求
をしたところ，特許庁が審判請求を不成立とする審決をしたことから，原告らが同
審決の取消しを求めた事案である。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
(1)　特許庁における手続の経緯
　原告らは，名称を「良性前立腺過形成の予防および治療剤」とする発明に
つき，平成９年３月２７日に特許庁へ特許出願（ただし，優先権主張１９９６年
〔平成８年〕３月２７日・米国）をしたところ，平成１２年６月６日付けで拒絶理
由通知を受けたので，同年１２月１１日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とす
る手続補正（以下「第１次補正」という。）を行ったが，結局，平成１３年８月２
７日付けで拒絶査定を受けるところとなった。
　そこで原告らは，平成１３年１１月２９日，拒絶査定不服審判を請求した
上，同年１２月２８日付け手続補正書により再び特許請求の範囲等の補正（以下
「第２次補正」という。）をした。特許庁は，上記請求を不服２００１－２１２８
０号事件として審理した結果，平成１６年７月２２日，「本件審判の請求は，成り
立たない。」との審決をし，その審決謄本は同年８月３日原告らに送達された。
(2)　発明の内容
　本件特許出願に係る明細書（以下「本件明細書」という。）に記載された
特許請求の範囲は，請求項が第１次補正時では１１項から成り，第２次補正時では
９項から成るが，そのうちの請求項１記載の発明の要旨は，下記のとおりである。
記
ア　第１次補正時のもの（以下「本願発明」という。）
「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防のための薬剤であ
って，良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量のα
１－アドレナリン作働性受容体アンタゴニストまたはその医薬として許容される酸
付加塩を含む薬剤。」
イ　第２次補正時のもの（以下「本願補正発明」という。なお，下線は変更
部分を示す。）
「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防のための薬剤であ
って，良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量の，
プラゾシン，ならびにドキサゾシンおよびその６’－および７’－ヒドロキシ代謝
物から選択されるα１－アドレナリン作働性受容体アンタゴニストまたはその医薬
として許容される酸付加塩を含む薬物を含む，前記薬剤。」
(3)　審決の内容
ア審決の詳細は，別添審決写しのとおりである。
　その要旨は，本願補正発明は１９９５年（平成７年）発行の「Ｄｒｕｇ
ｓ」４９巻２号２９５～３２０頁（本訴甲１１，以下「引用例」という。）に記載
された発明と同一であることを理由に，平成１３年１２月２８日付け手続補正書に
よる補正（第２次補正）を却下するとともに，その前の出願発明である本願発明
も，同じく引用例に記載された発明と同一であるから，特許法２９条１項３号によ
り特許を受けることができないとしたものである。
イ　なお，審決は，前述のように第２次補正を却下する前提として本願補正
発明の独立特許要件の有無を判断しているが，その判断過程の中で本願補正発明と
引用例記載の発明とを対比し，その一致点及び一応の相違点を，下記のとおり認定
した。
　　　　　　　　　　　　　　記
＜一致点＞
　「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療のための薬剤であって，ド
キサゾシンを含む前記薬剤」である点
＜一応の相違点＞
　「本願補正発明においては，ドキサゾシンの用量を良性前立腺過形成を
予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量と特定しているのに対し，引用
例にはその点が明記されていない点」
(4)　審決の取消事由
　しかしながら，審決は，本願補正発明と引用例記載の発明との前記一致点
の認定を誤る（取消事由１）とともに，前記一応の相違点に関する判断を誤った
（取消事由２）結果，本願補正発明が引用例に記載された発明であるとの誤った結
論に至ったものであり，また，特許法１５６条１項及び２項に違反する手続違背を
犯した（取消事由３）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
ア　取消事由１（一致点の認定の誤り）
　審決は，本願補正発明と引用例記載の発明との一致点として，前記のと
おり，「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療のための薬剤であって，ドキサ
ゾシンを含む前記薬剤」（審決３頁最終段落）である点を認定し，本願補正発明に
係る薬剤の用途と引用例記載の発明に係る薬剤の用途について，「本願補正発明と
引用例記載の発明とは，同じ成分を，良性前立腺過形成の患者の排尿障害を改善す
るという同じ治療用途に用いる点において，なんら違いはなく，本願補正発明は，
引用例記載の発明における有効成分が排尿障害の改善という治療効果を発現するメ
カニズムのうちのひとつが腫瘍の縮小であることを単に発見（説明）したものにす
ぎず，治療用途としては従来の用途をこえていないから，両者は同一であるといわ
ざるを得ない」（同４頁第３段落）と説示した。
　しかしながら，審決の上記一致点の認定は，本願補正発明の用途と引用
例記載の発明の用途とは異なるものであるのに，両者を同一であるとしたものであ
って，以下に述べるとおり，誤りである。
(ア)　本願補正発明は，「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を
減少するのに有効な用量の，プラゾシン，ならびにドキサゾシンおよびその６’－
および７’－ヒドロキシ代謝物から選択されるα１－アドレナリン作働性受容体ア
ンタゴニスト」を構成要件とするものである。α１－アドレナリン作働性受容体ア
ンタゴニスト自体は既知の化学物質であるが，本願補正発明は，それによって良性
前立腺過形成を予防しまたはその病巣を減少させるという優れた効果が得られ，哺
乳動物における良性前立腺過形成の根本治療または予防という用途に使用できるこ
とを見いだしたものであって，いわゆる用途発明に該当する。
　用途発明とは，既知の物質について未知の属性を発見し，その属性に
より，当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づき特許
性を認められるものであるから，用途発明である本願補正発明について引用例記載
の発明により新規性を有さないとするには，引用例に本願補正発明の用途に関する
知見が開示されていなければならない。
(イ)　ところで，良性前立腺過形成における尿道障害は，①前立腺塊に関
する静的機械的要素（前立腺肥大による尿流出の解剖学的閉鎖），及び②ノルアド
レナリン作動性状態及び尿道平滑筋に関する動的要素（筋繊維間質，前立腺皮膜及
び膀胱出口における平滑筋緊張の変化）から生じるとされており（本件明細書〔甲
２〕の段落【０００３】），良性前立腺過形成の上記二つの要因に対する治療法と
しては，上記①の要素に作用し前立腺の大きさを縮小する薬剤と，上記②の要素に
作用し前立腺平滑筋を弛緩させる薬剤が使用されてきた（甲１２）。
　そして，引用例（甲１１）は，ドキサゾシンが，もっぱら上記②のア
プローチにより，既に発生している平滑筋の緊張を弛緩させ，良性前立腺過形成の
症候的な緩和をもたらすことを開示するものである。
　これに対し，本願補正発明は，α１－アドレナリン作働性受容体アン
タゴニストが，良性前立腺過形成の形成を阻止し，又は，既に存在する場合には異
常細胞の崩壊（アポトーシス）を促進させるという良性前立腺過形成に対して直接
的な作用を示し，かつ，正常細胞には影響しないという発見に基づくものであり，
本願補正発明の薬剤は，肥大した前立腺の大きさを縮小する薬剤として上記①の要
素に作用するものである（本件明細書〔甲２，３〕の段落【００２２】～【００２
７】）。
　なお，２０００年（平成１２年）発行の「TheProstateSupplement」
９号２５～２８頁（甲１３）には，α１－アドレナリン作働性受容体アンタゴニス
トであるテラゾシンが異常細胞のアポトーシスによる崩壊速度を増加させることが
記載されており，この結果は本願補正発明の作用効果を裏付けるものである。ま
た，１９９７年（平成９年）発行の「TheProstate」３３号１５７～１６３頁（甲
１４）は，本願補正発明の内容を掲載した学術論文であり，本件明細書（甲２，
３）に記載した動物実験の内容（段落【００２２】～【００２５】）に記載した動
物実験の内容を実質的にすべて含んでいる。以上によれば，本件明細書に記載され
た良性前立腺過形成の病巣におけるドキサゾシンのアポトーシス誘発効果には科学
的根拠がある。
　このように，本願補正発明は，α１－アドレナリン作働性受容体アン
タゴニストを「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少させることによ
り，哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防をすること」という用途
に用いることを可能にした発明であり，α１－アドレナリン作働性受容体アンタゴ
ニストが前立腺の大きさを縮小する薬剤として作用することは，引用例記載の発明
の用途とは異なる新たな用途である。これに対し，引用例記載の発明の用途は，
「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療」ないし「良性前立腺過形成の症候的
緩和により，哺乳動物における良性前立腺過形成の治療をすること」であって，本
願補正発明の上記用途とは明確に異なっており，かつ，引用例は本願補正発明の用
途について何ら開示も示唆もしていないから，本願補正発明の新規性が否定される
理由はない。
(ウ)　用途発明における「用途」の認定が特許請求の範囲の記載に基づい
て行われるべきであることは当然であるが，それは，形式的に，特許請求の範囲の
記載のうち「用途」を意味する語によって表現された部分のみが「用途」を構成す
ることを意味しない。
　いわゆる用途発明が特許性を認められる根拠は，既知の物質について
未知の属性を発見し，その属性により新たな用途への使用に適することを見いだし
た点にある。そうであれば，特許請求の範囲中「用途」を意味する文言によって表
現されていない記載部分であっても，明細書の記載や当該発明の属する分野の従来
技術を参酌して，当該記載部分こそが，まさに既知の物質についての未知の属性及
びその属性による新たな用途を示しているといえるのであれば，当該記載部分も
「用途」を構成すると解すべきである。
　確かに，本願補正発明の「良性前立腺過形成を予防するまたはその病
巣を減少する」との部分は，「用途」を意味する文言で表現されているとはいえな
い。しかし，本願補正発明は，従来既知であったα１－アドレナリン作働性受容体
アンタゴニストについて，本願補正発明によって発見された良性前立腺過形成の形
成阻止及び異常細胞の崩壊（アポトーシス）の促進という未知の属性を発見し，そ
れによって前立腺の異常細胞減少を通じて肥大した前立腺を縮小させ，もって良性
前立腺過形成の予防または根本治療を図るという新たな用途を見いだしたものであ
るから，同記載部分を含めて本願補正発明の「用途」を認定すべきである。これに
対し，「用途」を意味する文言で表現されている「哺乳動物における良性前立腺過
形成の治療または予防のための薬剤」という部分のみを本願補正発明の「用途」と
認定することは，本願補正発明の上記のような本質を看過するものであって不当で
ある。
(エ)　なお，本願補正発明の用途である「良性前立腺過形成を予防するま
たはその病巣を減少させることにより，哺乳動物における良性前立腺過形成の治療
または予防をすること」と，引用例記載の発明の用途である「哺乳動物における良
性前立腺過形成の治療」ないし「良性前立腺過形成の症候的緩和により，哺乳動物
における良性前立腺過形成の治療をすること」とが全く異なるものであることは，
両発明が医療現場において実施される具体的な場面を想起すれば明らかである。
　引用例記載の発明の薬剤は，前立腺過形成に伴う排尿困難を軽減する
用途の薬剤であるから，これを用いる医師が，前立腺過形成の予防またはその病巣
を減少するという本願補正発明に係る用途の存在を知る余地はない。薬剤を使用す
る際には，医師が治療の効果を観察しつつ投与量等を選択することになるが，引用
例記載の発明の薬剤を用いる医師は，排尿困難の軽減度合いを観察して薬剤の効果
を判断するのみである。これに対し，本願補正発明の薬剤を用いる医師は，引用例
記載の技術を知っていれば排尿困難の軽減効果をも観察することはあり得るとして
も，それとは別に，前立腺過形成の予防またはその病巣の減少に対する効果を観察
し，投薬量等を判断することになる。すなわち，本願補正発明の薬剤は，排尿困難
の軽減効果とは無関係に投与され，それによって前立腺肥大の根本治療を行い得る
のである。
　こうした本願補正発明の用途は，引用例記載の発明の用途とは決して
同一ではないし，引用例記載の発明から容易に想起することができるものでもな
い。したがって，本願補正発明において，引用例記載の発明とは異なる用途を発見
したことには多大な技術的意義があり，特許を受けるに値するというべきである。
イ　取消事由２（相違点の判断の誤り）
　審決は，本願補正発明と引用例記載の発明との前記一応の相違点につい
て，「引用例の記載事項・・・によれば，ドキサゾシンは，１日あたり２ｍｇから
１２ｍｇの範囲のさまざまな投与量で良性前立腺過形成の治療に用いられていたと
いえる。そして，本願明細書には，本願補正発明の薬剤の有効成分の用量につき，
「通常，活性化合物は約０．０１ないし約２．０ｍｇ／ｋｇ／日の投与量で投与す
るのが最も好ましい。しかし，患者の体重に基づいて変化させるのが一般的に必要
である。」と記載されている（【００１７】）。ヒトの体重をおよそ５０ｋｇとし
て，本願補正発明の上記体重kgあたりの投与量を１日あたりの投与量に換算すると
約０．５ｍｇから約１００ｍｇとなり，本願補正発明における「良性前立腺過形成
を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量」とは，１日あたりの投与量
でいえば，この程度の数値を意味するものといえる。そうすると，本願補正発明に
おける用量は引用例記載の発明における用量と重複する範囲を含み，用量において
相違するものではない」（審決４頁第３段落）と判断した。
　しかしながら，以下に述べるとおり，審決の上記判断は誤りである。
(ア)　本願補正発明は「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減
少するのに有効な用量」を含むのに対し，引用例記載の発明は「良性前立腺過形成
の症状を緩和して治療するための用量」を含む点で明確に区別される。
　すなわち，本願補正発明における「良性前立腺過形成を予防するまた
はその病巣を減少するのに有効な用量」とは，審決が説示するとおり，ドキサゾシ
ンについては，１日当たり約０．５ｍｇから約１００ｍｇ（体重をおよそ５０ｋｇ
とした場合）である。これに対し，引用例（甲１１）では，ドキサゾシンが良性前
立腺過形成の症状を緩和して治療するための用量は１日あたり２ｍｇから８ｍｇの
範囲であるとされており，８ｍｇ／日を超える薬剤の投与は示唆されていない（甲
１１の訳文７頁，「５．用量および投与」の項）。したがって，引用例記載の発明
におけるドキサゾシンの用量よりも，本願補正発明における用量の方が優に一桁大
きい。
　本件明細書（甲２，３）に，実施例（段落【００２２】～【００２
７】）として，３ｍｇ／ｋｇ体重（体重約５０ｋｇのヒトに換算すると１５０ｍ
ｇ）のドキサゾシンをマウスに投与した例が記載されているとおり，本願補正発明
においては，高用量のドキサゾシンを投与する実験により，ドキサゾシンが正常細
胞に悪影響を及ぼすことなく，異常細胞のアポトーシスの崩壊速度を増加させるこ
とを初めて明らかにしたものである。また，本件明細書には，ドキサゾシンを従来
の治療目的に使用する場合の用量は，本願補正発明における「良性前立腺過形成を
予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量」より概して低かったことも記
載されている（段落【００１７】）。この点については，現に，原告らが米国で販
売するドキサゾシン製剤の医師用卓上参考書には，良性前立腺過形成の治療のため
の用量は８ｍｇ／日まで，高血圧の治療のためには１６ｍｇ／日までであることが
記載されているとおりであって，本願補正発明におけるドキサゾシンの用量が，従
来の用量よりも相対的に多量であることは明らかである。
　以上のように，本願補正発明は，ドキサゾシン等のα１－アドレナリ
ン作働性受容体アンタゴニストについて，従来既知の用量よりもほぼ一桁多い用量
を投与することによって，良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する
という特有の効果を奏するものであり，この特有の効果は本願補正発明における
「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量」と密接
不可分の関係にある。
　したがって，本願補正発明と引用例記載の発明とは，その有効成分で
あるドキサゾシン等の用量の点でも実質的に区別される。
(イ)　確かに，本願補正発明における有効成分の用量から換算した一日当
たりの投与量は引用例記載の発明における投与量と重複する範囲（２ｍｇ～８ｍｇ
／日）を含んでいる。
　しかし，重複する範囲の用量を投与した場合において，「良性前立腺
過形成を予防するまたはその病巣を減少する」というα１－アドレナリン作働性受
容体アンタゴニストの本願補正発明における特有の効果が発現することが引用例に
開示されているわけではないし，投与対象の個体差がある以上，上記重複する範囲
の用量を投与しても本願補正発明に特有の効果が当然に発現するというものでもな
い。
　また，そもそも，本願補正発明と引用例記載の発明との用量の範囲に
は，重複していない部分も明らかに存在するのであるから，この点を措いて，本願
補正発明と引用例記載の発明との用量が一致するということはできない。
(ウ)　以上のとおり，本願補正発明と引用例記載発明における用量は異な
っており，それぞれ異なる用途を裏付けることが明白であるから，本願補正発明に
おける有効成分の用量から換算した一日当たりの投与量が，引用例記載の発明にお
ける投与量と重複する部分を含むことをもって，本願補正発明と引用例記載の発明
とが同一であるとすることはできないというべきである。
ウ　取消事由３（手続違背）
(ア)　特許法１５６条１項違反
ａ　特許法１５６条１項は，「審決をするのに熟したとき」に，審理終
結通知をすべき旨規定しているところ，拒絶査定に対する不服の審判手続において
「審決をするのに熟した」というためには，①審判請求人に拒絶査定の不服理由を
述べる機会が適切に与えられたこと，②審判官は発明と引用例の内容を十分に把握
したため公正な審決を下しうるに至ったことの二つの要件が最低限満たされるべき
である。
　しかし，本件では，審理終結通知の発送前に，審判体の見解が審判
請求人である原告らに対し示されたことはなく，審判請求人が本願補正発明の特許
性について直接審判官に意見を述べる機会は与えられず，その結果，上記ア及びイ
に述べたとおり，審判体は本願補正発明と引用例記載の発明との異同を正確に把握
しないまま，審理を終結した。このような手続は，特許法１５６条１項の規定に違
反する違法なものであって，そのことが審決の結論に影響を及ぼすことも明らかで
ある。
ｂ　本件審判手続において，原告らは，平成１３年１１月２９日に拒絶
査定不服審判請求をした上，同年１２月２８日付け手続補正書（甲４）により補正
（第２次補正）を行い，さらに，平成１４年４月８日には審判請求の理由の補充を
行った（甲５）。このような手続を行った事実は，原告らが審判請求人として，本
願補正発明に係る特許取得に向けて誠実な努力を行ったことを物語っている。
　その後，原告らは，特許庁から，平成１４年４月１６日発送の審査
前置移管通知，同年１１月５日発送の審査前置解除通知を受けた。
　こうして，原告らは，本件が審判体により審理される段階に至った
ことを知り，審判長から審尋（特許法１３４条４項）又は拒絶理由通知がされるも
のと期待していた。ところが，原告らは，平成１６年６月２５日に至り，突然，審
理終結通知書（甲７）を受け取ったのである。
　以上のように，本件審判手続においては，特許取得に向けた原告ら
の誠実な努力の存在にもかかわらず，審判体は，審査前置解除後，原告らに対し，
本願補正発明の技術的説明を行う正式な機会を与えることなく，直ちに審理終結通
知書を発したものであって，これは極めて異例の手続である。
ｃ　この点について，特許庁ホームページ上に掲載された，平成１６年
６月２３日付け「前置報告を利用した審尋について」（甲１５，以下「甲１５運用
要領」という。）によれば，本件は，前置報告書（甲６）に，拒絶査定の理由が解
消していないとする理由が記載されており，かつ，審判請求時の補正を却下すべき
理由が記載されているから，審尋を行うのが適切と考えられる事例（甲１５の３枚
目，ａ）及びｃ）の項）に該当し，原告らは，審判体から見解を求められるものと
理解していた。
　特に，前置報告書には，本願補正発明の「良性前立腺過形成を予防
するまたはその病巣を減少するのに有効な用量」が，引用例におけるドキサゾシン
の用量と区別できないとの点が強調されているが，拒絶理由通知（乙１）及び拒絶
査定（甲１７）では用量の点について何ら述べられていないから，原告らには，こ
の点について反論する機会がなかった。そして，審決は，基本的には前置報告書の
見解と同旨の理由に基づくものであるから，実質的に見れば，原告らが反論する機
会を与えられなかった見解に基づいて拒絶審決がされたということになる。このよ
うな取扱いは，出願人の審判を受ける権利を不当に奪うものであって許されるもの
ではない。
ｄ　もとより，審判手続における審尋，及び，審判段階において新たな
拒絶理由が発見された場合以外の拒絶理由通知が，法律上必要的なものとされてお
らず，審判体ないし審判長の裁量にゆだねられていることは，原告らも承知してい
る。しかし，審判体ないし審判長の作為又は不作為が，特許法の予定する裁量権の
逸脱又は濫用に当たれば，不適法になることはいうまでもない。
　上記のような経緯からすれば，本件審判手続において，審理終結通
知に先立って，原告らの審尋をせず，拒絶理由の通知をせず，また，原告らに反論
を求めることもしなかったことは，いずれも審判体ないし審判長に与えられた裁量
権を逸脱又は濫用するものであって不適法である。そして，本来行うべき手続を行
わないままにされた審理終結通知が，審決をするのに熟することなく行われたこと
は明らかである。
イ　特許法１５６条２項違反
ａ　審理終結通知を受けたため，原告らは，平成１６年７月１２日に審
理再開申立書（甲８）を提出するとともに，上申書（甲９）を提出し，審理再開の
理由があることを説明するとともに，特許請求の範囲を更に限定した補正案を示し
た。このように，明らかに特許されるべき補正案（甲９）を示したにもかかわら
ず，審理を再開せず，補正の機会を与えないのは，発明を保護し，利用するための
制度である特許法の趣旨に反する。
　特許法１５６条２項は，必要があるときは，審理終結通知後であっ
ても，審理の再開をすることができる旨規定しているところ，本件で審理再開の必
要があったことは上記より明らかである。したがって，本件審判手続は，特許法１
５６条２項に違反するものであり，そのことが審決の結論に影響を及ぼすことも明
らかである。
ｂ　もとより，特許法１７条の２第１項に定める補正可能期間を経過し
た後における補正が権利でないことは，原告らも承知している。また，審理の再開
が審判長の裁量にゆだねられ，法律上必要的なものとされていないことも承知して
いる。
　しかしながら，審判長が審理を再開しないことが，裁量権の逸脱又
は濫用に当たれば，不適法となることはいうまでもないところであり，上記のとお
り，審理再開の必要があることが明白な本件において，審理を再開して補正の機会
を与えなかったことは，裁量権の逸脱又は濫用に該当し，特許法１５６条２項に違
反する違法な措置である。
２　請求原因に対する認否
　請求原因(1)～(3)の事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。
３　被告の反論
　審決に原告ら主張の違法はなく，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
(1)　取消事由１について
ア　本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，「哺乳動物における良性
前立腺過形成の治療または予防のための薬剤であって，良性前立腺過形成を予防す
るまたはその病巣を減少するのに有効な用量の，プラゾシン，ならびにドキサゾシ
ンおよびその６’－および７’－ヒドロキシ代謝物から選択されるα１－アドレナ
リン作働性受容体アンタゴニストまたはその医薬として許容される酸付加塩を含む
薬物を含む，前記薬剤。」というものである。
　上記記載中の「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防の
ための薬剤であって」との文言からみて，本願補正発明の薬剤の医薬用途は「哺乳
動物における良性前立腺過形成の治療または予防」である。他方，上記記載中「良
性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する」との文言は，薬剤における
有効成分の含有量を規定するものにすぎないというべきである。
イ　これに対し原告らは，本願補正発明の医薬用途が「良性前立腺過形成を
予防するまたはその病巣を減少させることにより，哺乳動物における良性前立腺過
形成の治療または予防をすること」である旨主張するが，特許請求の範囲の記載中
「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する」との文言は，薬剤の作
用のメカニズムを説明しているにすぎない。原告らの主張は，特定疾病の予防治療
の用途とその作用メカニズムを混同したものであって失当である。
ウ　ある薬剤について，今まで知られていた作用機構（平滑筋に対する作用
等）に加え，新たな作用機構（アポトーシス）が明らかにされたからといって，そ
れらの薬剤の用途が「良性前立腺過形成の予防または治療」であることにおいて変
わりはない。
　そして，引用例記載の発明におけるドキサゾシンの用途は，良性前立腺
過形成の治療であるから，本願補正発明と引用例記載の発明の医薬用途は一致して
いる。
(2)　取消事由２について
ア　審決は，本願補正発明における有効成分の用量について，ヒトの体重を
およそ５０ｋｇとして換算した場合の一日当たりの投与量は約０．５～約１００ｍ
ｇであり，また，引用例に記載されたドキサゾシンの投与量は１日当たり２ｍｇ～
１２ｍｇであると認定し，これに基づいて用量を比較している。本願補正発明の用
量から換算した上記１日当たりの投与量は引用例に記載された投与量２ｍｇ～１２
ｍｇの範囲内にある場合を含むから，この投与量の範囲については，本願補正発明
における用量と引用例に記載された発明の用量とは一致している。
イ　原告らは，引用例記載の発明におけるドキサゾシンの用量よりも，本願
補正発明における用量の方が優に一桁大きい旨主張するが，本願補正発明における
１日当たり有効投与量の下限が０．５mgであることからすれば，原告らの主張は失
当である。
ウ　本願補正発明における用量が，引用例記載の発明における用量の範囲外
の部分を含むとしても，上記のとおり，１日当たり２ｍｇ～１２ｍｇの範囲では引
用例のものと同一の投与量であり，かつ，本願補正発明は，当該重複する数値範囲
を除外するものではないから，両発明の同一性を否定することはできない。
(3)　取消事由３について
ア　特許法１５６条１項違反の主張に対し
　前置報告書に基づく審尋は合議体の判断で行われるもので，法律上の義
務ではない。また，前置報告書の内容も本願補正発明についての拒絶理由も，拒絶
理由通知書（乙１）に示された範囲内のもので，重ねて意見を聴く必要性はない。
　さらに，拒絶理由通知書においては，引用例に記載された技術的事項
は，用量に関する点を含め請求人である原告らに提示しているから，既に，これに
対する反論の機会は，拒絶理由通知書に対する意見書提出時及び審判請求時に存在
していた。
　他方，審判請求人である原告らは，審判請求，補正書の提出，審判請求
の理由の補充は行ったものの，平成１４年１１月５日発送の前置解除通知書を受領
した後，平成１６年６月２２日発送の審理終結通知を受領するまで，技術説明の申
し出，追加意見書の提出などの活動を何ら行っていない。こうしたことから，審判
体としては，既に出された内容が，審判請求人の主張のすべてであると理解して審
理を進め，審理を終結するに至ったものである。
　原告らは，審判体は本願補正発明と引用例記載の発明との異同を正確に
把握しないまま，審理を終結したとも主張するが，審判体は，本願補正発明と引用
例記載の発明との異同を正確に把握した上で判断したものであって，審決の認定判
断に誤りがないことは，上記(1)及び(2)のとおりである。
　以上によれば，本件審判手続は特許法１５６条１項に違反するものであ
るとの原告らの主張は，失当である。
イ　特許法１５６条２項違反の主張に対し
　審理を再開しなかったことが違法であるとする原告らの主張は，結局の
ところ，いったん終結した審理を，補正可能期間経過後の補正を認めるために再開
せよというに等しく，特許法の定める補正制度と相容れない。そのような補正を認
めるための審理再開は，制度の予定しないところである。
　したがって，本件審判手続は特許法１５６条２項に違反するものあると
の原告らの主張は，失当である。
第４　当裁判所の判断
１　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決
の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
　そこで，審決の適否に関し，原告ら主張の取消事由ごとに順次判断すること
とする。
２　取消事由１について
　審決は，本願補正発明と引用例記載の発明との一致点として，前記のとお
り，「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療のための薬剤であって，ドキサゾ
シンを含む前記薬剤」（審決３頁最終段落）である点を認定した。
　これに対し，原告らは，審決の上記一致点の認定は，本願補正発明の用途と
引用例記載の発明の用途とは異なるものであるのに，両者を同一であるとしたもの
であって，誤りであると主張する。
(1)　そこで検討すると，本願補正発明に係る特許請求の範囲は，前記のとおり，
「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防のための薬剤であって，良
性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量の，プラゾシ
ン，ならびにドキサゾシンおよびその６’－および７’－ヒドロキシ代謝物から選
択されるα１－アドレナリン作働性受容体アンタゴニストまたはその医薬として許
容される酸付加塩を含む薬物を含む，前記薬剤。」というものである。
　上記特許請求の範囲に「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または
予防のための薬剤であって」と規定されていることからすれば，本願補正発明の薬
剤の用途は「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療または予防」であると解さ
れる。
　他方，引用例記載の発明の薬剤の用途は，原告らも自認するとおり，「良
性前立腺過形成の症候的緩和により，哺乳動物における良性前立腺過形成の治療を
すること」であるから，本願補正発明と引用例記載の発明とは，上位概念である
「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療」という用途を有する点で一致するこ
とは明らかである。したがって，本願補正発明と引用例記載の発明とは「哺乳動物
における良性前立腺過形成の治療」という用途において一致するとした，審決の上
記一致点の認定に誤りはない。
(2)　これに対し原告らは，本願補正発明の薬剤の用途は「良性前立腺過形成を予
防するまたはその病巣を減少させることにより，哺乳動物における良性前立腺過形
成の治療または予防をすること」である旨主張する。
ア　しかしながら，本願補正発明の薬剤の用途が「哺乳動物における良性前
立腺過形成の治療または予防」であると解されることは上記(1)のとおりである。
　原告らの上記主張は，本願補正発明に係る特許請求の範囲における「良
性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する」との文言を根拠とするもの
であると解されるが，当該文言が，有効成分である「プラゾシン，ならびにドキサ
ゾシンおよびその６’－および７’－ヒドロキシ代謝物から選択されるα１－アド
レナリン作働性受容体アンタゴニスト」の有効用量を機能的に規定する要件として
記載されていることは，その文言自体から明らかであって，本願補正発明の薬剤の
用途を規定するものと解することはできない。原告らの上記主張は，特許請求の範
囲の記載に基づかないものであって失当である。
イ　この点について原告らは，用途発明における「用途」の認定が特許請求
の範囲の記載に基づいて行われるべきであることは当然であるが，それは，形式的
に，特許請求の範囲の記載のうち「用途」を意味する語によって表現された部分の
みが「用途」を構成することを意味せず，特許請求の範囲中「用途」を意味する文
言によって表現されていない記載部分であっても，明細書の記載や当該発明の属す
る分野の従来技術を参酌して，当該記載部分こそが，まさに既知の物質についての
未知の属性及びその属性による新たな用途を示しているといえるのであれば，当該
記載部分も「用途」を構成すると解すべきである旨主張する。
　しかし，発明の要旨の認定は，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一
義的に明確に理解することができないなど，発明の詳細な説明の記載を参酌するこ
とが許される特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいてされるべき
である（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁参照）
ところ，本願補正発明の薬剤の用途が「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療
または予防」であることは，特許請求の範囲の記載から，文言上，一義的に明確に
理解することができるから，他に特段の事情の認められない本件において，発明の
詳細な説明の記載を参酌する余地はないというべきである。また，本願補正発明の
属する分野の従来技術を参酌しても，上記のような特許請求の範囲の記載から，
「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する」との部分までもが，本
願補正発明の薬剤の用途を規定していると解すべき根拠を見いだすことはできな
い。
　のみならず，特許法３６条５項に，特許請求の範囲には，「特許出願人
が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載し
なければならない」と規定されていることからすれば，公知発明の用途とは異なる
「新たな用途への使用」に基づく用途発明について特許を受けようとする以上，
「新たな用途への使用」についての構成を特許請求の範囲に明示しなければならな
いことは当然である。
　以上によれば，原告らの上記主張は採用の限りではない。
ウ　さらに原告らは，本願補正発明の用途である「良性前立腺過形成を予防
するまたはその病巣を減少させることにより，哺乳動物における良性前立腺過形成
の治療または予防をすること」と，引用例記載の発明の用途である「哺乳動物にお
ける良性前立腺過形成の治療」ないし「良性前立腺過形成の症候的緩和により，哺
乳動物における良性前立腺過形成の治療をすること」とが全く異なるものであるこ
とは，両発明が医療現場において実施される具体的な場面を想起すれば明らかであ
るなどとした上，本願補正発明において，引用例記載の発明とは異なる用途を発見
したことには多大な技術的意義があり，特許を受けるに値するというべきであると
主張する。
　しかしながら，特許請求の範囲の記載上，本願補正発明の薬剤の用途を
原告ら主張のように解することができないことは上記ア及びイのとおりであるか
ら，原告らの上記主張はその前提において失当であり，採用の限りでない。
(3)　以上によれば，原告らの取消事由１の主張は理由がない。
３　取消事由２について
　審決は，本願補正発明と引用例記載の発明との前記一応の相違点について，
「引用例の記載事項・・・によれば，ドキサゾシンは，１日あたり２ｍｇから１２
ｍｇの範囲のさまざまな投与量で良性前立腺過形成の治療に用いられていたといえ
る。そして，本願明細書には，本願補正発明の薬剤の有効成分の用量につき，「通
常，活性化合物は約０．０１ないし約２．０ｍｇ／ｋｇ／日の投与量で投与するの
が最も好ましい。しかし，患者の体重に基づいて変化させるのが一般的に必要であ
る。」と記載されている（【００１７】）。ヒトの体重をおよそ５０ｋｇとして，
本願補正発明の上記体重kgあたりの投与量を１日あたりの投与量に換算すると約
０．５ｍｇから約１００ｍｇとなり，本願補正発明における「良性前立腺過形成を
予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量」とは，１日あたりの投与量で
いえば，この程度の数値を意味するものといえる。そうすると，本願補正発明にお
ける用量は引用例記載の発明における用量と重複する範囲を含み，用量において相
違するものではない」（審決４頁第３段落）と判断した。
　これに対し原告らは，本願補正発明は「良性前立腺過形成を予防するまたは
その病巣を減少するのに有効な用量」を含むのに対し，引用例記載の発明は「良性
前立腺過形成の症状を緩和して治療するための用量」を含む点で明確に区別される
などとして，審決の上記判断は誤りである旨主張する。
(1)　そこで検討すると，本願補正発明の要旨は，前記のとおり，「哺乳動物にお
ける良性前立腺過形成の治療または予防のための薬剤であって，良性前立腺過形成
を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量の，プラゾシン，ならびにド
キサゾシンおよびその６’－および７’－ヒドロキシ代謝物から選択されるα１－
アドレナリン作働性受容体アンタゴニストまたはその医薬として許容される酸付加
塩を含む薬物を含む，前記薬剤。」というものであるところ，そこでいう「良性前
立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効な用量の」との要件は，
有効成分である「プラゾシン，ならびにドキサゾシンおよびその６’－および７’
－ヒドロキシ代謝物から選択されるα１－アドレナリン作働性受容体アンタゴニス
ト」の有効用量を機能的に規定したものであると解される。
　他方，本件明細書（甲２，３）の発明の詳細な説明には，上記用量に関
し，「ＢＰＨの形成の阻止または形成後のその低減においてα１－アドレナリン受
容体アンタゴニストまたは（判決注，「んたは」とあるは「または」の誤記と認め
る。）それらの医薬として・・・許容される酸付加塩（以下，”活性化合物”と称
する）を経口経路または，経皮を含む非経口経路で投与できる。しかし，活性化合
物を経口的に投与するのが一般に好ましい。通常，活性化合物は約０．０１ないし
約２．０ｍｇ／ｋｇ／日の投与量で投与するのが最も好ましい。しかし，患者の体
重に基づいて変化させるのが一般的に必要である。特定患者における良性前立腺過
形成（ＢＰＨ）の形成を治療または阻止するための適当な投与量はそのような化合
物を（判決注，「のを」は「を」の誤記と認める。）処方しおよび／または投与す
る当業者によって容易に決定できよう。たとえば，ドキサゾシンの場合，高血圧を
治療する有効量は約０．０２ないし約０．６０ｍｇ／ｋｇ／体重ｋｇ／日であり，
ヒトでの好適最大経口投与範囲は約０．１５ないし約０．３０ｍｇ／ｋｇ／日であ
る。患者の腫および特定の活性化合物に対するその個々の反応および組
成物を投与する時間および間隔に応じて，他の変化も可能であることが理解される
べきである。上記下限以下の投与量が適当であり，他の時はより高い投与量が必要
であって，投与しても望ましくない副作用はないことが時として見出される」（段
落【００１７】），「このモデルを使用して，ドキサゾシン，すなわちα１－アド
レナリン受容体遮断薬のＢＰＨ障害の形成に対する作用を評価した。表Ｉのデータ
は，滅菌水のみ注射された対照（５５．６±５．５２mg，ｐ＜０．０５）に比較し
てドキサゾシン腹腔内投与（３ｍｇ／ｋｇ／体重）によりＢａｂｅＴＦＧ－β１感
染ＭＲＳの体重が有意に低下（３９．２±４．８mg，平均±標準誤差）する」（段
落【００２３】）と記載されている（下線は判決において付加）。
　これらの記載から，本願補正発明における，ドキサゾシン等のα１－アド
レナリン受容体アンタゴニストの「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を
減少するのに有効な用量」とは，「約０．０１ないし約２．０ｍｇ／ｋｇ／日」
（これを体重５０ｋｇに換算すると，１日当たり約０．５ｍｇないし約１００ｍｇ
となる。）が最も好ましい用量であるものと認めることができる（原告もこの点は
自認している。）。なお，実施例においては，「３ｍｇ／ｋｇ体重」（これを体重
５０ｋｇに換算すると１５０ｍｇとなる。）のドキサゾシンがマウスに投与されて
いるが，これは，より高い投与量が必要な場合もあることから，あえて上記範囲を
超える高用量のドキサゾシンが投与されたものと理解される。
(2)　他方，引用例（甲１１）には，①「ドキサゾシン　その臨床薬理学並びに高
血圧および良性前立腺過形成の治療への適用」と題して，「ＢＰＨの治療において
は，２～１２ｍｇ／日の用量が使用されてきた；しかし，多くの患者は４ｍｇ／日
で反応する」（訳文１頁，「用量および投与」の項），②「良性前立腺過形成(ＢＰ
Ｈ）の治療においては，ドキサゾシン２～８ｍｇ／日の用量で徐々に効果が増す
が，多くの患者は４ｍｇ／日で応答する。１２ｍｇ／日までの用量が使用された
が，効果の増大は伴わなかった」（訳文７頁，「５．用量および投与」の項」）と
記載されているから，ドキサゾシンの用量として「２～１２ｍｇ／日」が記載され
ているものと認められる。
　なお，この点について原告らは，引用例には８ｍｇ／日を超える薬剤の投
与は示唆されていないと主張する。しかし，引用例には，上記①のとおり「ＢＰＨ
の治療においては，２～１２ｍｇ／日の用量が使用されてきた」と明記されてお
り，また，「ドキサゾシンの用量１～１２ｍｇ／日により，客観的パラメータ（最
大および平均尿流速，排尿圧および排尿後残留量）および薬効の客観的評価・・・
を測定した」（訳文５頁下から第２段落）とした上で，その結果が第Ｖ表として記
載されている。他方，上記②の「ドキサゾシン２～８ｍｇ／日の用量で徐々に効果
が増す・・・，１２ｍｇ／日までの用量が使用されたが，効果の増大は伴わなかっ
た」との記載は，文字どおり，２～８ｍｇ／日の範囲では用量の増大に伴って効果
も増大するが，８ｍｇ／日を超えて１２ｍｇ／日までの範囲では用量を増大しても
効果の増大がなかったことを意味するだけで，８ｍｇ／日を超える用量での使用を
否定する趣旨ではないと解されるから，上記のとおり，引用例には，ドキサゾシン
の用量として「２～１２ｍｇ／日」が記載されているものと認めるのが相当であ
る。
(3)　以上によれば，本願補正発明において，機能的に規定された有効成分の用量
は，引用例記載の発明における用量「２～１２ｍｇ／日」を完全に包含するもので
あると認められるから，両発明の用量は，この範囲で一致することが明らかであ
る。
(4)　これに対し原告らは，本願補正発明は「良性前立腺過形成を予防するまたは
その病巣を減少するのに有効な用量」を含むのに対し，引用例記載の発明は「良性
前立腺過形成の症状を緩和して治療するための用量」を含む点で明確に区別される
とした上，引用例記載の発明におけるドキサゾシンの用量よりも，本願補正発明に
おける用量の方が優に一桁大きい旨主張する。
　しかし，前記(1)のとおり，本件明細書（甲２，３）の発明の詳細な説明の
記載によれば，「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少するのに有効
な用量」の最も好ましい用量は，「約０．０１ないし約２．０ｍｇ／ｋｇ／日」
（これを体重５０ｋｇに換算すると，１日当たり約０．５ｍｇないし約１００ｍｇ
となる。）であると認められるのであって，有効成分の用量が，実施例に記載され
た数値である「３ｍｇ／ｋｇ体重」（これを体重５０ｋｇに換算すると１５０ｍｇ
となる。）に限定されるとも，あるいは，上記数値範囲内における比較的高い部分
の用量を使用しなければ本願補正発明の特有の効果が得られないとも解されないか
ら，原告らの上記主張は採用の限りではない。
(5)　また原告らは，引用例（甲１１）には，本願補正発明における用量と引用例
記載の発明における用量とが重複する範囲の用量を投与した場合において，「良性
前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減少する」というα１－アドレナリン作
働性受容体アンタゴニストの本願補正発明における特有の効果が発現することが引
用例に開示されているわけではないし，投与対象の個体差がある以上，上記重複す
る範囲の用量を投与しても本願補正発明に特有の効果が当然に発現するというもの
でもないとも主張する。
　しかしながら，本願補正発明の薬剤と引用例記載の発明の薬剤とが，ドキ
サゾシンを「哺乳動物における良性前立腺過形成の治療」という用途に用いる点で
共通することは，上記２で検討したとおりであり，かつ，前記(3)のとおり，「２～
１２ｍｇ／日」（体重５０ｋｇに換算した用量）という範囲で用量においても重複
するものである以上，本願補正発明が「良性前立腺過形成を予防するまたはその病
巣を減少する」という効果を奏するというのであれば，客観的には，引用例記載の
発明も本願補正発明と同じ効果を奏すると解するほかはない。そして，このこと
は，引用例に本願補正発明の効果についての開示があるか否かとは関係しないとい
うべきであるから，原告らの上記主張は採用することができない。
(6)　さらに原告らは，本願補正発明と引用例記載の発明との用量の範囲には，重
複していない部分も明らかに存在するのであるから，この点を措いて，本願補正発
明と引用例記載の発明との用量が一致するということはできないとも主張する。
　しかし，本願補正発明における有効成分の用量が，引用例記載の発明にお
ける用量「２～１２ｍｇ／日」を完全に包含するものであると認められ，両発明の
用量がこの範囲で一致することは，前記(3)のとおりである。両者の用量の範囲に重
複していない部分が存することは，この判断に何ら影響しないことが明らかである
から，原告らの上記主張も失当というほかない。
(7)　以上によれば，本願補正発明は，引用例に記載された発明であるというべき
であって，審決の上記判断に誤りはなく，原告らの取消事由２の主張は理由がな
い。
４　取消事由３について
(1)　特許法１５６条１項違反の主張について
ア　原告らは，本件では，審理終結通知の発送前に，審判体の見解が審判請
求人である原告らに対し示されたことはなく，審判請求人が本願補正発明の特許性
について直接審判官に意見を述べる機会は与えられず，その結果，審判体は本願補
正発明と引用例記載の発明との異同を正確に把握しないまま，審理を終結したもの
であり，このような手続は，特許法１５６条１項の規定に違反する違法なものであ
る旨主張する。
　しかしながら，特許法１５６条１項にいう「審決をするのに熟したと
き」とは，審理に必要な事実をすべて参酌し，取り調べるべき証拠をすべて調べ
て，結論を出せる状態に達したことを指すものと解され（特許庁編「工業所有権法
逐条解説」（第１６版）３８５頁参照），また，同法１４５条２項は，拒絶査定不
服の審判手続は書面審理によるのが原則である旨規定している。そうすると，たと
え，審判体の見解が審判請求人である原告らに対し示されたことはなく，審判請求
人が本願補正発明の特許性について直接審判官に意見を述べる機会が与えられない
まま審理終結通知がなされたとしても，そのことをもって，特許法１５６条１項の
規定に違反する手続であるということはできない。
　また，そもそも，本件においては，平成１３年１１月２９日に審判請求
がされ，平成１３年１２月２８日に特許請求の範囲を補正する手続補正書（甲４）
が提出され，平成１４年４月８日に審判請求書の請求の理由を補充する手続補正書
（甲５）が提出されているのであるから，その際，本願補正発明の特許性について
審判体に意見を述べる機会があったものというべきである。
　さらに，本願補正発明と引用例記載の発明との一致点及び一応の相違点
に関する審決の認定判断に誤りがないことは，上記２及び３のとおりであって，審
判体が本願補正発明と引用例記載の発明との異同を正確に把握しないまま，審理を
終結したものでないことも明らかである。
　以上によれば，原告らの上記主張は採用の限りではない。
イ　また原告らは，①本件審判手続においては，審査前置解除後，原告らに
対し，本願補正発明の技術的説明を行う正式な機会を与えることなく，直ちに審理
終結通知を発したものであって，これは極めて異例の手続である，②前置報告書
（甲６）には，本願補正発明の「良性前立腺過形成を予防するまたはその病巣を減
少するのに有効な用量」が，引用例におけるドキサゾシンの用量と区別できないと
の点が強調されているが，拒絶理由通知（乙１）及び拒絶査定（甲１７）では用量
の点について何ら述べられていないから，原告らには反論する機会がなかったなど
とも主張する。
(ア)　しかしながら，上記①の主張については，前述のとおり，特許法１
４５条２項は，拒絶査定不服の審判手続は書面審理によるのが原則である旨規定し
ており，審査前置解除後，審判請求人に対し技術的説明等を行う機会を与えるか否
かは，正に，審判長ないし審判体の適切な裁量にゆだねられた事項というべきであ
る。
　この点について原告らは，甲１５運用要領によれば，本件は，審査前
置解除後，審尋を行うのが適切と考えられる事例に該当し，原告らは，審判体から
見解を求められるものと理解していたなどとも主張するが，甲１５要領は，飽くま
で，運用として審理の一層の充実を図ることを目的とするものであることが明らか
であって，仮に現実の審判手続において同要領に記載された基準と異なる運用がさ
れたからといって，そのことによって当該手続が違法なものとなるものではない。
(イ)　また，上記②の主張についてみると，拒絶理由通知（乙１）におい
ては，引用文献として，引用例（甲１１）を含む四つの文献を提示した上で，特許
法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができない旨が指摘
され，さらに拒絶査定（甲１７）においては，「備考」として，「補正（判決注，
第１次補正を指す。）後の請求項の記載「良性前立腺過形成を予防するまたはその
病巣を減少するのに有効な用量のα１－アドレナリン作動性受容体アンタゴニス
ト」では，ＢＰＨの予防方法とは該アンタゴニストの有する全ての作用を包含する
ものであるし，また，病巣の減少とは細胞が異常状態から正常状態へ変移すること
も含まれ，これがアポトーシスによるものであるのかを明確に特定することができ
ない。したがって，上記の記載では，引例１～４に係るα１－アドレナリン作動性
受容体アンタゴニストによるＢＰＨの予防または治療のメカニズムと，本願発明と
を実質的に区別することが未だできない」として，「良性前立腺過形成を予防する
またはその病巣を減少するのに有効な用量」との規定を含む本願発明の構成に，引
用例と区別できないという問題があることが明確に指摘されている。そ
うすると，原告らに，拒絶理由通知及び拒絶査定に基づいて，上記用量の点につい
て反論する機会があったことは明らかというべきである。
　加えて，平成１４年１１月５日に審査前置解除通知が発送され，その
ころ，原告らにおいて，審査前置が解除されたことを知ったことは，原告らの自認
するところであるから，原告らは，その時点で前置報告書（甲６・作成日平成１４
年１０月２５日）を閲覧しさえすれば，審判請求時に行った補正では拒絶理由が解
消しないとされる理由を容易に知ることができ，その後，平成１６年６月２５日に
審理終結通知が発送されるまでの２年近くの間，前置報告書に記載された見解に対
し，自発的に反論することも十分に可能であったものというほかはない。
(ウ)　以上によれば，原告らの上記主張は採用の限りではない。
ウ　さらに原告らは，本件審判手続において，審理終結通知に先立って，原
告らの審尋をせず，拒絶理由の通知をせず，また，原告らに反論を求めることもし
なかったことは，審判体ないし審判長に与えられた裁量権を逸脱又は濫用するもの
であって不適法である旨主張する。
　しかしながら，本件審判手続において，審判体ないし審判長において裁
量権を逸脱し，又は濫用したことを疑わせる事情がないことは，上記ア及びイにお
いて説示したところから明らかというべきである。
エ　以上によれば，特許法１５６条１項違反をいう原告らの主張は，いずれ
も採用の限りでない。
(2)　特許法１５６条２項違反の主張について
ア　原告らは，明らかに特許されるべき補正案（甲９）を示したにもかかわ
らず，審理を再開せず，補正の機会を与えないのは，発明を保護し，利用するため
の制度である特許法の趣旨に反するとし，本件審判手続は，特許法１５６条２項に
違反する旨主張する。
　しかしながら，原告の上記主張は，特許法１７条の２第１項（同法１５
９条２項において準用する場合を含む。）に定める補正期間が経過した後，いった
ん審理終結の通知をした後においても，審判体には，更に補正の機会を与えるため
に審理を再開すべき義務があるというに等しいが，そのような解釈が，特許法の定
める補正制度の枠組みに反するものであることは明らかであり，採用の限りでな
い。
イ　さらに原告らは，審理再開の必要があることが明白な本件において，審
理を再開して補正の機会を与えなかったことは，裁量権の逸脱又は濫用に該当し，
特許法１５６条２項に違反する違法な措置であるとも主張するが，当該主張を採用
する余地がないことは，上記アにおいて説示したとおりである。
(3)　以上のとおり，特許法１５６条１項又は２項の違反をいう原告らの主張は，
いずれも失当であり，原告らの取消事由３の主張も理由がない。
５　結論
　以上のとおりであるから，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。
　よって，原告らの本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　中野哲弘
　　　　裁判官　大鷹一郎
　　　　裁判官　早田尚貴

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