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平成１４年（行ケ）第６５２号　審決取消請求事件
平成１６年２月１２日判決言渡、平成１６年１月２９日口頭弁論終結
　　　　　　　　　判　　　　決
　　　原　　　告　住友電気工業株式会社
　　　訴訟代理人弁理士　　　西川繁明
　　　被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　指定代理人　　　　　　中島次一、一色由美子、井出隆一、林栄二、大橋信
彦
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　特許庁が訂正２００２－３９１４７号事件について平成１４年１１月２６日にし
た審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　本件特許
　原告が特許権者である本件特許第３００３８３７号（発明の名称「架橋性ポリエ
チレン組成物及び電線、ケーブル」）は、平成６年９月７日に特許出願され（特願
平６－２４０５５２号）、平成１１年１１月１９日に設定登録された。
(2)　異議
　本件特許について、平成１２年７月２７日異議の申立てがあり（異議２０００－
７２９０５号）、原告は、平成１３年１月９日に訂正請求をしたが、平成１３年１
１月１５日、「訂正を認める。特許第３００３８３７号の請求項１ないし３にかか
る特許を取り消す。」との決定を受けた（平成１３年１２月５日原告に謄本送達）
ので、同月２８日に同決定の取消を求める訴訟（東京高裁平成１３年（行ケ）第５
９５号）を提起した。
　（3)　訂正審判
　原告は、上記取消訴訟の提起後に、特許明細書の特許請求の範囲を下記2(2)のと
おり訂正（本件訂正）することを等を目的とする訂正審判の請求をした（訂正２０
０２－３９１４７号。訂正後の発明の名称「被覆層を具えた電線またはケーブ
ル」）が、特許庁は、平成１４年１１月２６日、「本件審判の請求は、成り立たな
い。」との審決をし、その謄本を平成１４年１２月６日に原告に送達した。
　２　特許請求の範囲
　(1)　登録時の明細書のもの
【請求項１】エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６
００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以
下である直鎖状低密度ポリエチレンと、シラン化合物、有機過酸化物及びシラノー
ル縮合触媒からなることを特徴とする架橋性ポリエチレン組成物。
【請求項２】平均粒径が０．０５ｍｍ～２．０ｍｍのグラニュー状直鎖状ポリエチ
レンを用いたことを特徴とする請求項１記載の架橋性ポリエチレン組成物。
【請求項３】請求項１ないし、請求項２の架橋性ポリエチレン組成物の被覆層を具
え、該被覆層が架橋されていることを特徴とする電線、ケーブル。
　(2)　訂正審判請求書添付の訂正明細書のもの
【請求項１】エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６
００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以
下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮
合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接
触させて架橋してなる被覆層を具えた電線またはケーブル。
【請求項２】直鎖状低密度ポリエチレンが、平均粒径が０．０５ｍｍ～２．０ｍｍ
のグラニュー状直鎖状ポリエチレンである請求項１記載の電線またはケーブル。」
（上記請求項１、２をそれぞれ「訂正請求項１」、「訂正請求項２」といい、その
発明をそれぞれ「訂正発明１」、「訂正発明２」という。なお、以下において登録
時の請求項に係る発明と本件訂正後の請求項に係る発明を特に区別せず「本件発
明」と呼ぶことがある。）
　３　審決の理由の要旨
　審決は、訂正発明１、２と刊行物１（特開昭５４－１３２６４８号公報。甲５）
に記載された発明とを対比し、訂正発明１、２は、いずれも刊行物１に記載された
発明（特許法２９条１項３号）であって、特許出願の際独立して特許を受けること
のできないものであるから、訂正は認められない、とした。
　(1)　原告に対し通知された拒絶理由の要点
　（訂正発明１について）
　訂正請求項１の記載は、「エチレンとブテン－１の共重合体であり、温度１９０
℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分以上、１６
０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物
とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括してまたは別々に供給し、被覆層を成
形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層」と表現することにより、発明と
されるものが、被覆層の製造方法を規定した上で（以下「本件製法要件」とい
う。）、被覆層を具えた電線又はケーブルという構造を規定しているものである。
訂正請求項１に係る発明が、製造方法の発明ではなく、物の発明であることは訂正
請求項１の記載から明らかである。
　訂正請求項１に係る発明が、物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方
法の発明の要件として記載されたものではなく、被覆層を具えた電線又はケーブル
という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有しない。
　訂正後の明細書の記載を検討しても、本件製法要件は、訂正発明１の対象となる
物の構成、すなわち「被覆層を具えた電線またはケーブル」を特定する上では、被
覆層の原材料が限定された物性の直鎖状低密度ポリエチレンであること及び被覆層
が水分と接触させて架橋してなる点以外には何らの意味も有しない要件である。　
　訂正発明１と刊行物１記載の発明（特に実施例１）とを物の構成という点で対比
すると、訂正請求項１の直鎖状低密度ポリエチレンは、刊行物１の「ネオゼックス
２０１５Ｍ」を包含するものであり、同請求項の「水分と接触させて架橋してな
る」は、刊行物１の「シラン変性架橋」と一致する。結局、刊行物１に記載の架橋
処理後に得られたケーブルは、訂正請求項１に規定された物の構造としての要件を
全て満たすことになるから、訂正発明１は刊行物１に記載された発明である。
　（訂正発明２について）
　訂正請求項２は、訂正請求項１を引用し、直鎖状低密度ポリエチレンが平均粒径
０．０５mm～２．０mmのグラニュー状直鎖状ポリエチレンと技術的に限定している
が、この限定要件は、「被覆層を具えた電線またはケーブル」の構成として特定す
る上では、訂正明細書の記載（詳細な説明）に何も反映されていない。すなわち、
この限定要件は、物の構成として特定する上では、何らの意味も有しない要件であ
る。
　したがって、訂正発明２は、訂正発明１と何ら変わるところがなく、訂正発明１
と同一の理由により、刊行物１に記載された発明である。
　(2)　審決の判断（理由の「［３］判断」）の要点
　原告は、訂正発明１、２について、「特定の製造方法」が物の構成を特定するも
のである旨主張しているが、訂正発明の詳細な説明にはそのような説明がないか
ら、採用しない。
　また、訂正発明１について、参考例１と実施例３を対比すると、「特定の製造方
法」の採用による差異が一応認められるが、実施例３は本件発明の一部にすぎず、
この対比では本件発明全体において、「特定の製造方法」が物の構成を特定してい
るものとすることができない。
　したがって、先に通知した理由のとおり、訂正発明１、２は刊行物１に記載され
た発明である。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　１　取消事由１（本件発明１と刊行物１記載の発明との対比における認定判断の
誤り）
　(1)　原材料の違い
　審決は、被覆層の製造方法を規定した本件製法要件は、「被覆層を具えた電線ま
たはケーブル」という物の構成を特定する上では、被覆層の原材料が限定された物
性の直鎖状低密度ポリエチレンであること、及び被覆層が水分と接触させて架橋し
てなる点以外には、何らの意味も有しない要件であるとした上で、訂正発明１は刊
行物１記載の発明と原材料が同一であり、刊行物１に記載された発明であると認定
した。しかし、これは、訂正発明１と刊行物１記載の発明との間の原材料の違い、
ひいては被覆層の組成の違いを看過しており、誤りである。
　訂正発明１は、被覆層の原材料として、「エチレンとブテン－１の共重合体であ
り、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１
０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレン」（以下「特定
の直鎖状低密度ポリエチレン」と略称する。）を単独で使用する点に重要な特徴を
有している。この特定の直鎖状低密度ポリエチレンを単独で使用する態様は、刊行
物１には記載されていない。
　確かに、刊行物１の特許請求の範囲第２項には、「ポリオレフィンとしてエチレ
ン－α－オレフィン共重合体（Ａ）が単独で用いられる特許請求の範囲第１項記載
のシラン変性架橋ポリオレフィンの製造方法。」と記載されているが（この請求項
は補正で追加されたものである。）、刊行物１において、エチレン－α－オレフィ
ン共重合体（Ａ）を単独で使用する態様とは、実際には、高圧法ポリエチレンをブ
レンド（混合）する態様を意味している。
　すなわち、刊行物１の第１表によれば、実施例１のポリオレフィン配合割合は、
エチレン－α－オレフィン共重合体が１００重量部、高圧法ポリエチレンが０重量
部であるが、実施例１の説明では、エチレン－α－オレフィン共重合体（ネオゼッ
クス　２０１５Ｍ）１００重量部にビニルトリメトキシシラン２重量部、ジクミル
パーオキサイド０．１５重量部を添加して得た混合物を押出機から押し出し、シラ
ン変性ポリオレフィンのペレットを調製し（第１工程）、次いで、このシラン変性
ポリオレフィン９５重量部に高圧法ポリエチレン、ジブチル錫ジラウレート及び
４、４’－チオビス（３－メチル－４－ｔｅｒｔブチル）フェノールを１００：
１：２の重量比で含む触媒マスターバッチ５重量部を添加混合し、電線加工機によ
りケーブルを作製した（第２工程）とされており、実際には、触媒マスターバッチ
の形態で約５重量部の高圧法ポリエチレンをブレンドした混合物が使用されてい
る。
　また、刊行物１には、特殊ポリオレフィン（低密度のエチレン－α－オレフィン
共重合体）のケーブルヘの加工性が十分ではないため、高圧法ポリエチレンを混合
した組成物をシラン変性に供することがより望ましいことが記載されており（甲５
の３頁右上欄１５行～左下欄６行）、実施例２～４では、高圧法ポリエチレンを５
０～９０重量部もの高い配合割合で混合している（甲５の第１表）。
　以上の記載を総合的に考慮すると、刊行物１において、エチレン－α－オレフィ
ン共重合体を「単独で使用する」こととは、実際には、少なくとも約５重量部の高
圧法ポリエチレンをブレンドした混合物の使用を意味していると理解される。した
がって、刊行物１にエチレン－α－オレフィン共重合体を文字どおり単独で使用す
る態様が記載されているということはできない。
　さらに、刊行物１記載の発明では、実際には、高圧法ポリエチレンをブレンドし
て使用していることもあって、そのケーブル物性の伸びの値は、本件発明と同じＪ
ＩＳ　Ｃ－３６０５によって測定して、最高値が４３４％（甲５の第１表、実施例
１）にすぎず、訂正明細書の実施例１～６はもとより、同じ２工程方式を採用して
いる訂正明細書の参考例１の４９０％よりも著しく低くなっている。
　以上によれば、被覆層の原材料が、訂正発明１では、特定の直鎖状低密度ポリエ
チレンであるのに対して、刊行物１では、エチレン－α－オレフィン共重合体（広
く直鎖状低密度ポリエチレンを含む。）と高圧法ポリエチレンとの組成物である点
で、両者は明らかに相違しており、刊行物１に記載の架橋後に得られたケーブル
は、訂正発明１に規定された物の構造としての要件をすべて満たすものではないこ
とが明らかである。
　(2)　製法による限定を含まないものとして訂正発明１を解釈した誤り
　　ア　シラン変性架橋ポリオレフィンの被覆層の製造方法としては、Ａ．ポリオ
レフィン、シラン化合物及び有機過酸化物からシラン変成ポリオレフィン（のペレ
ット）を製造する工程（第１工程）、得られたシラン変成ポリオレフィンにシラノ
ール縮合触媒を加えて成形用押出機に供給して成形品を製造する工程（第２工程）
を経てから、成形品を水分と接触させて架橋して被覆層を製造する方法（以下「２
工程方式」という。）と、Ｂ．上記材料を成形用押出機に供給して成形品を製造
し、この成形品を水分と接触させて架橋して被覆層を製造する方法（以下「１工程
方式」という。）がある。
　訂正請求項１は、製造方法による物の特定を含む請求項、すなわち、いわゆるプ
ロダクト・バイ・プロセス・クレームであり、そこに記載された「被覆層」は、訂
正請求項１記載の原材料を「成形用押出機に一括又は別々に供給し被覆層を形成す
る」という１工程方式で形成されたものを、水分と接触させて架橋することにより
得られたものと解釈されるべきである。
　　（ア）プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、①製造方法による物の特定
の仕方が明確であり（発明の範囲の明確性）、かつ、②特許の対象を当該製造方法
に限定して解釈すべき事情が明瞭に存する場合には、製造方法により限定された物
の発明を規定するものとして許容されるべきである。
　訂正請求項１は、以下に述べるとおり、上記①、②の２要件を満たしている。
　①　訂正請求項の記載によれば、訂正発明１は、原材料が特定の直鎖状低密度ポ
リエチレンに限定されていること、及び、１工程方式でシラン変性する方法を採用
するものであることが明瞭である。さらに、訂正発明１には、シラン変性後、シラ
ン変性直鎖状低密度ポリエチレンを水分と接触させて架橋することが規定されてお
り、最終製品が、架橋シラン変性直鎖状低密度ポリエチレンの被覆層を具えた電線
又はケーブルであることが明確に規定されている。
　なお、１工程方式自体は、公知のシラン変性架橋法であって、当業者であれば訂
正請求項１の規定により当該製造方法を明確に理解することができる。
　②　訂正発明１の「被覆層を具えた電線またはケーブル」は、同じ特定の直鎖状
低密度ポリエチレンを用いて２工程方式により製造されたケーブルと被覆層を構成
する原料組成が同じである点で、上位概念では区別がつかないが、訂正明細書の参
考例１と実施例３とを対比すると、両者はメルトインデックスが６５．０ｇ／１０
分の同じ直鎖状低密度ポリエチレンを用いているにもかかわらず、２工程方式を採
用した参考例１の成形品に比べて、１工程方式を採用している実施例３の成形品
は、ほぼ同じ抗張力が得られるとともに、伸びが約１００％向上して可撓性が顕著
に優れ（４９０％から５８７％）、加熱変形率も１．５％低くなって耐熱性が改善
されている（１４．２％から１２．７％）。特に、伸びが高いことは、可撓性が要
求されるケーブルにとって技術的に重要である。
　このような両者の物性上の顕著な差異は、１工程方式による成形品と２工程方式
による成形品とで、物が相違していることを明らかに示している。しかし、現段階
においては、訂正発明１の物について、被覆層の化学的構造等によって２工程方式
による物と区別して直接的に定義することができない。
　　（イ）以上のように、訂正発明１は、物の製造方法によって物自体を特定する
ことに例外的に合理性が認められる場合に該当する。すなわち、訂正発明１の被覆
層は、原材料とシラン変性架橋プロセスから見て、前述の１工程方式又は２工程方
式により製造され得るものであって、これらの方式以外の他の製造方法は、実質的
に存在しない。しかも、訂正明細書には、刊行物１に記載の２工程方式で得られた
ものが参考例１（比較実験例）として、訂正発明１の１工程方式により得られたも
の（実施例１～６）と対比して示され（甲４の２、７頁表１）、訂正発明１の被覆
層が２工程方式ではなく１工程方式により製造されたものを意味することが客観的
に明確である。そして、これらの２つの方式以外の他の製造方法は存在しないか
ら、訂正発明１で規定する物が、物自体として製法要件とは無関係に広く解釈され
る余地はない。訂正発明１の物を製法要件を加味して解釈することは、特許法３６
条５項の規定にも適合する。
　さらに、出願の経緯を考慮することが許されるならば、訂正発明１は、もともと
組成物（物）の発明として特許権が付与され、その後、刊行物１記載の物との明瞭
な区別化の必要によって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを採用するに至
ったものであり、カテゴリーを製法に変更することが許されないという事情が存在
する。
　以上によれば、訂正発明１は、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき
特段の事情が存することが明らかであるから、特許性（新規性、進歩性）を判断す
る上で、製法要件を考慮することが妥当かつ必要である。
　　イ　審決の誤り
　審決は、「請求人は、請求項１及び２にかかる発明について、『特定の製造方
法』が物の構成を特定する旨主張しているが、本件発明の詳細な説明にはそのよう
な説明はないから、この主張は採用しない。」（審決４頁下から６行～４行）と判
断する。しかし、訂正明細書には、１工程方式が明瞭に記載されており（甲４の
【００１１】）、実施例においても１工程方式の製造方法が具体的に記載され、さ
らに、参考例１との対比実験により、訂正発明１のものが顕著に改善されたケーブ
ル物性を有し、物としての新規性を有することが明らかであるから、審決の前記判
断は失当である。
　審決は、「また、請求項１に係る発明について、参考例１と実施例３とを対比す
ると、『特定の製造方法』の採用による効果の差が一応認められるが、実施例３は
本件発明の一部にすぎず、この対比では本件発明全体において、『特定の製造方
法』が物の構成を特定しているものとすることはできない。」（審決４頁下から３
行～５頁１行）と判断している。
　しかし、「魚住剛作成の実験成績証明書」（平成１５年２月２６日付け、甲７）
には、参考例１及び実施例３で使用しているのとは異なる直鎖状低密度ポリエチレ
ンを用いた場合においても、１工程方式によるもののケーブル物性が、破断伸びの
点で、２工程方式によるもののケーブル物性に比べて顕著に優れているとの実験結
果が示されている。
　このように、同じ直鎖状低密度ポリエチレンを用いた場合に、２工程方式に対す
る１工程方式の物性上の優位性は明らかである。
　訂正明細書の実施例１～６と参考例１とを対比しても、様々なメルトインデック
スを有する直鎖状低密度ポリエチレンを用いて１工程方式でケーブルを作製した場
合（実施例１～６）、いずれのケーブルも、参考例１の２工程方式により得られた
ケーブルに比べて、優れた伸び（可撓性）を示している。これらの実験結果は、本
件訂正発明１で規定する１工程方式によれば、特定の直鎖状低密度ポリエチレンと
組み合わせることにより効果の差異があり、製造方法により物を特定できることが
明らかである。したがって、審決の前記判断は、失当である。
　２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載の発明との対比判断の誤り）
　刊行物１には、グラニュー状のエチレン－α－オレフィン共重合体を使用するこ
とは記載されていない。
　他方、訂正明細書には、グラニュー状の特定の直鎖状低密度ポリエチレンを使用
することにより、ケーブル物性の伸び及び加熱変形率が顕著に改善された被覆ケー
ブルの得られることが示されている（甲４の１の表１の実施例４）。
　しかも、訂正明細書の特許請求の範囲には、当初からグラニュー状直鎖状低密度
ポリエチレンを使用することが規定されており、このような顕著に優れた物性を有
するケーブルに着目し、明細書に記載していたことが明らかである。
　刊行物１には、このような顕著に優れた物性を有するケーブルは記載されていな
い。
　したがって、訂正発明１について述べたのと同じ理由に加えて、上記の理由によ
り、訂正発明２は、刊行物１に記載された発明ではない。
第４　被告の反論の要点
　１　取消事由１に対して
　(1)　原材料について
　刊行物１に、エチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）を単独で用いる旨の記載
があることは原告も認めており、当業者は、そのような記載があれば、たとえ実施
例で他のポリエチレンが少量使用されていたとしても、他のポリエチレンを使用す
ることなく実施することができるというべきであるから、他のポリエチレンを使用
しないことも「刊行物１に記載された発明」に該当する。
　(2)　製法限定を含む請求項の解釈
　原告は、本件発明の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情がある
から、特許性を判断する上で、製法要件を考慮すべきである旨主張する。
　しかし、刊行物１には、１工程方式の製造方法を示す「シラノール縮合触媒はポ
リオレフィンとシランの反応前・・・・・に混入することができる。」（甲５の４
頁左下欄７～９行）との記載があり、１工程方式の製造方法についても新規性はな
いから、本件発明の対象を１工程方式の製造方法によって作られたものに限定して
解釈すべき特段の事情があるものではない。
　原告の主張は、「物の発明」において、製法限定要件を付加すること、及び、そ
れにより特許の対象を製造方法に限定して解釈することを求めているものである
が、本件のように当該製造方法に限定して解釈すべき特段の事情が認められない場
合には、原告の主張は「物の発明」を「物を生産する方法の発明」に実質的に訂正
（変更）すること求めているに等しく、現行法においては認められないものである
（特許法２条３項１号、３号、１２６条）。
　また、原告は、訂正明細書には１工程方式が明瞭に記載されているので、審決が
「請求人は、請求項１及び２にかかる発明について、『特定の製造方法』が物の構
成を特定する旨主張しているが、本件発明の詳細な説明にはそのような説明はない
から、この主張は採用しない。」としたことは誤りであると主張する。
　しかしながら、「いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形により特
許を得ようとする者は、発明の対象を製法としないで物とすることを何らかの理由
で自ら選択した以上、当該物は当該製法によって製造された物に限られることを主
張するなら、そのことを出願に係る明細書に明示すべきであり」（東京高等裁判所
第６民事部平成１４年６月１１日判決・平成１３年（行ケ）第８４号）、訂正明細
書には本件発明１、２に係る物が当該製造方法（１工程方式）によって製造された
物に限られる旨の記載はないから、上記原告の主張は失当である。
　なお、甲７の実験成績証明書は、１工程方式のものが２工程方式のものよりも優
れた伸びを示す場合があることを示すとしても、単にある条件の事例にすぎないも
のであり、これをもって本件発明全体において「特定の製造方法」が物の構成を特
定しているものとすることはできないことに変わりはない。
　２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載発明の対比判断の誤り）について
　審決の認定判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１について
　(1)　刊行物１における「原材料」について
　原告は、刊行物１（甲５）には、被覆層の原材料として、訂正請求項１に記載さ
れた特定の直鎖状低密度ポリエチレンを高圧法ポリエチレンと混合して使用する態
様しか記載されておらず、単独で使用する態様は記載されていないと主張する。
　　ア　刊行物１には、次の記載が認められる（下線は判決による付加）。
（特許請求の範囲）
「１．中圧法又は低圧法によって製造されかつ密度が０．９１０ないし０．
９４５ｇ／ｃｍ３
のエチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）を１０重量％以上含む
ポリオレフィンを、遊離ラジカル生成化合物の存在下、１４０℃以上の温度で、シ
ラン化合物と反応させ、次いでこのシラン変成ポリオレフィンをシラノール触媒の
存在下、水と接触させることを特徴とするシラン変成架橋ポリオレフィンの製造方
法。
２．ポリオレフィンとしてエチレン－α－オレフィン共重合体（Ａ）が単独で用い
られる特許請求の範囲第１項記載のシラン変成架橋ポリオレフィンの製造方法。」
（甲５末尾の手続補正書部分）
（発明の詳細な説明）
「本発明においてシラン変成に供されるポリオレフィンとしては、中、低圧
法によって製造された密度０．９１０ないし０．９４５ｇ／ｃｍ３
のエチレン－α－
オレフィン共重合体（以下特殊ポリオレフィンという）単独か、あるいは該特殊ポ
リオレフィンと他のポリオレフィン、具体的には高圧法ポリエチレン、及び／又は
エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合体等のエチレ
ン－不飽和エステル共重合体若しくはその変性体との混合物であって樹脂混合物中
の特殊ポリオレフィン含量が１０重量％以上のもの、・・・が挙げられる。また本
発明においては、これらシラン変成に供するポリオレフィンに、・・・加工助剤と
して少量のポリプロピレン、高密度ポリエチレンを加えてもよい。」（甲５の２頁
左下欄１２行～右下欄１０行）
「本発明において用いられる特殊ポリオレフィンを更に詳しく説明すると、
特殊ポリオレフィンとは、エチレンとプロピレン、ブテン－１、・・・等のα－オ
レフィンとを原料として合成されたエチレンを主体としたエチレン－α－オレフィ
ン共重合体であって、中圧法、又は低圧法例えばフィリップス法、チーグラー法あ
るいはその類似方法によって製造され、かつその密度（ＪＩＳＫ６７６０に規定さ
れた方法により測定された密度）が０．９１０ないし０．９４５ｇ／ｃｍ
３
のもので
ある。かかる特殊ポリオレフィンは広く実用化されているが、市販されているもの
としては、例えば三井石油化学工業株式会社製商品名ネオゼックスが知られてい
る。」（同２頁右下欄１１行～３頁左上欄６行）、
「本発明における架橋物の伸びの改善効果はシラン変成に供するポリオレフ
ィンとしてこの特殊ポリオレフィンを単独で使用する場合はもちろん、この特殊ポ
リオレフィンと高圧法ポリエチレンなどの他のポリオレフィンとの混合物であっ
て、特殊ポリオレフィンを１０重量％以上含むポリオレフィン混合物を使用する場
合も十分発揮される。特殊ポリオレフィン含量が１０重量％以下では、シラン変成
架橋物の伸びの改善効果がなく好ましくない。」（同３頁右上欄５～１４行）
「本発明で得られるシラン変成架橋ポリオレフィンを電力ケーブルとして使
用する場合シラン変成に供するポリオレフィンとして、前記特殊ポリオレフィン単
独はもちろん使用可能であるが、特殊ポリオレフィン単独のシラン変成物は、架橋
後の伸びはすぐれているが、メルトインデックス（Ｍ．Ｉ．）が非常に少さく、ケ
ーブルへの加工性が必ずしも十分とは言えない。従って架橋物の伸び特性を改善
し、しかもシラン変成物の加工性を改善するためには、前記特殊ポリオレフィンに
高圧法ポリエチレンを混合した組成物をシラン変成に供することがより望まし
い。」（同３頁右上欄１５行～左下欄６行）
　　イ　上記記載（特に下線部）によれば、刊行物１の特許請求の範囲第２項及び
発明の詳細な説明には、「特殊ポリオレフィン」、すなわち、特定の密度（その密
度は、訂正発明１の直鎖状低密度ポリエチレンの密度と重複する範囲のものと認め
られ、原告はその点については争っていない。）を有する、中、低圧法によって製
造されたエチレン－α－オレフィン共重合体（α－オレフィンとして訂正発明１の
ブテン－１も含まれている。）を単独で使用する態様が刊行物１の発明に包含され
るものとして明記されていると認められる。
　原告は、実施例等の具体例に、中、低圧法のエチレン－α－オレフィン共重合体
を単独で用いた場合がないと主張するが、刊行物１の発明の詳細な説明中には「前
記特殊ポリオレフィン単独はもちろん使用可能であるが」との記載があるのである
から、単独で使用した実施例が記載されていないという理由によっては、単独で使
用する態様が記載されていないということはできない。
　以上のとおり、訂正発明１と刊行物１記載の発明との間に原材料について相違が
あるということはできない。
　(2)　製法による限定を含まないものとして訂正発明１を解釈したことが誤りであ
る旨の主張について
　原告は、訂正発明１の被覆層は、１工程方式で製造されるものに限定されるので
あるから、審決が、訂正発明１を製法による限定を含まないものとして解釈して刊
行物１に記載された発明との対比判断をしたことは誤りである旨主張する。
　しかし、以下に示すとおり、原告の上記主張は、理由がない。
　　ア　本件特許の訂正請求項１は、「エチレンとブテン－１の共重合体であり、
温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトインデックスが４５ｇ／１０分
以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有
機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆
層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆層を具えた電線またはケーブ
ル。」との表現により、発明とされるものが特定の被覆層を具えた電線またはケー
ブルであること（物の発明）を明らかにしつつ、その被覆層が、(a)エチレンとブテ
ン－１の共重合体であり、温度１９０℃、荷重２１６００ｇで測定したメルトイン
デックスが４５ｇ／１０分以上、１６０ｇ／１０分以下である直鎖状低密度ポリエ
チレンと、(b)シラン化合物と、(c)有機過酸化物と、(d)シラノール縮合触媒を、
「成形用押出機に一括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させ
て架橋してなる」ことを規定しているものである。
　訂正請求項１の記載において、(a)ないし(d)の材料（成分）を成形用押出機に一
括または別々に供給し、被覆層を成形した後、水分と接触させて架橋してなる被覆
層とすることは、被覆層の製造方法を記載したもの（この製造方法の記載を審決に
倣い「本件製法要件」という。）であるが、訂正発明１が物の発明であることから
すれば、本件製法要件は、訂正発明１における「被覆層を具えた電線またはケーブ
ル」を物として特定するために規定されたという以上の意味を有し得ないと解する
ことが相当である（したがって、訂正発明１の特許要件となる新規性、進歩性を判
断する場合において、本件製法要件については、それが発明の対象となる物の構成
を特定するための要件としてどのような意味を有するかという観点から検討する必
要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体が公知技術との対比において新規
性、進歩性を有するかを検討する必要はない。なお、これは、特許請求の範囲に製
法記載を含む発明の特許性（新規性、進歩性等）を判断する場合についていえるこ
とであって、侵害事件において製法記載を含む特許請求の範囲と侵害被疑物件とを
対比して技術的範囲への属否を判断する際に、これとは別の観点から、特許発明の
技術的範囲を当該製法記載により限定されたものとして解釈すべき場合があること
を否定するものではない。）。
　　イ　ところで、①審決は、本件製法要件は、訂正発明の対象となる物の構成、
すなわち、「被覆層を具えた電線またはケーブル」という発明の対象となる物の構
成を特定する上では、（ⅰ）被覆層の原材料が特定の直鎖状低密度ポリエチレンで
あること、及び（ⅱ）被覆層が水分と接触させて架橋してなる点以外には意味を有
しておらず、訂正発明１の特許性を考えるに当たっては、上記（ⅰ）、（ⅱ）の要
件によって特定される物（特に「被覆層」）の構成という点についてのみ公知技術
との対比判断をすれば足りるとの前提に立って、訂正発明１と刊行物１記載の発明
とを対比したのに対し、②原告は、本件製法要件は、上記（ⅰ）、（ⅱ）の要件の
他に、（ⅲ）直鎖状低密度ポリエチレンを有機過酸化物の存在下にシラン化合物と
反応させるシラン変性工程と押出成形とが１工程で行われること（１工程方式）を
規定していると主張し、訂正請求項１はこれら（ⅰ）ないし（ⅲ）の要件によって
物の構成を特定しているものであるから、審決が訂正発明１と刊行物１記載の発明
との対比において１工程方式という製法を考慮に入れなかったことは、誤りである
と主張する。
　本件では、「直鎖状低密度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノ
ール縮合触媒を成形用押出機に一括又は別々に供給し、被覆層を成形した後」とい
う訂正請求項１の記載が、訂正発明１における被覆層の形成方法として、２工程方
式とは区別されたものとしての１工程方式を規定したものと解釈できるかどうかに
まずもって問題があるが、以下では、ひとまず原告の主張に沿って、上記記載が１
工程方式を規定したものであるとした場合に、訂正発明１の被覆層が１工程方式と
いう製法によって特定された被覆層と解釈されるべきである旨の原告の主張の当否
を検討することとする。
　　ウ　まず、訂正明細書（甲４の２）を検討すると、発明の詳細な説明には、
「直鎖状ポリエチレンをシラン変性して架橋成形物を得る方法には、特公昭４８－
１７１１号に示されるような、直鎖状ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物
を単軸押出機、二軸押出機、バンバリーミキサー、ニーダー等任意の混合装置で混
合してシラン変性した直鎖状低密度ポリエチレンをつくり、成形時にシラノール縮
合触媒を添加し、水分と接触させる方法があるが、本発明では、特開昭５１－８２
３６１号に示されるような、直鎖状低密度ポリエチレンとシラン加工物と有機過酸
化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または別々に供給し、成形品を成
形した後、水分と接触させて架橋する方法を採用する。」（【００１１】）と記載
されており、これによれば、シラン変性架橋ポリオレフィン成形物の製造方法とし
て、２工程方式も１工程方式も共に本件特許出願当時には公知のものとして出願人
（原告）に認識されていたことが明らかである。
　そして、訂正明細書には、訂正請求項１に規定された特定の直鎖状低密度ポリエ
チレンを用いて被覆層を形成する例として、１工程方式と２工程方式の双方の実例
が示されており（１工程方式につき実施例１ないし６【００１３】～【００１
８】、２工程方式につき参考例１【００１２】）、発明の詳細な説明欄の全記載を
検討しても、電線又はケーブルの被覆層を１工程方式で形成した場合と２工程方式
で形成した場合とで、被覆層自体に相違があることを述べた記載はなく、このこと
を示唆する記載もない。
　かえって、①登録時明細書（甲３）には、段落【０００５】に「【課題を解決す
るための手段】本発明は、・・・特定の直鎖状低密度ポリエチレンをベースポリマ
ーとして用いることによって、加工性、機械的強度、耐熱性が改善されることを見
出したもので」（【０００５】）という、発明の特徴が特定の直鎖状低密度ポリエ
チレンの使用にあることを示唆する記載があり、さらに、段落【００１１】に、
「直鎖状低密度ポリエチレンをシラン変性して架橋成形物を得る方法には、特公昭
４８－１７１１号に示されるような、・・・シラン変性した直鎖状低密度ポリエチ
レンをつくり、成形時にシラノール縮合触媒を添加し、水分と接触させて架橋する
方法であってもよく、又特開昭５１－８２３６１号に示されるような、直鎖状低密
度ポリエチレンとシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出
機に一括または別々に供給し、成形品を成形した後、水分と接触させて架橋する方
法でもかまわない。」として、直鎖状低密度ポリエチレンの架橋成形物を得る方法
として１工程方式と２工程方式の双方が言及され、そのいずれの工程を採用しても
かまわないという趣旨が述べられていたこと、②訂正明細書における参考例１（２
工程方式）は、登録時の明細書においては、実施例とされていたものであること
（甲３及び甲４の１、２によれば、登録時明細書の実施例１がその後、参考例１に
訂正され、これに伴って、訂正明細書の段落【００１１】の記載が「・・本発明で
は、特開昭５１－８２３６１号公報に示されるような、直鎖状低密度ポリエチレン
とシラン化合物と有機過酸化物とシラノール縮合触媒を成形用押出機に一括または
別々に供給し、成形品を成形した後、水分と接触させて架橋する方法を採用す
る。」という記載に訂正されたことが認められる。）からすると、登録時明細書ま
では、出願人（原告）自身の認識においても、１工程方式か２工程方式かという製
造方法が本件発明における被覆層の化学的構造、組織、性質等を特定する上で意義
のあるものとはされていなかったことが推認されるのである。
　原告は、訂正明細書においては、２工程方式により得られたものが参考例１とし
て、１工程方式により得られたもの（実施例１～６）と対比して示されているか
ら、訂正発明１の被覆層が２工程方式ではなく１工程方式により製造されたものを
意味することは明確であると主張するが、訂正明細書には、段落【００１２】の
【実施例】との表題の下に、「参考例１」として、シラン変性された直鎖状低密度
ポリエチレンのペレットを押出機で押し出し、被覆層を具えたケーブルを成形した
ことが記載され、表１に参考例１、実施例１～６及び比較例１～６のそれぞれの物
性値が示されているのみであって、このような訂正明細書の記載態様からは、参考
例１が実施例１～６とは製造方法の相違により物自体が異なるものとして、１工程
方式による実施例と対比して示されていることが当業者に明確であるとは認めるこ
とができない。
　以上検討したところによれば、訂正明細書の訂正請求項１には、原告の主張する
ところの１工程方式を規定したものと読む余地のある記載が存在するものの、その
発明の詳細な説明には、１工程方式という製法が発明の対象とされた電線またはケ
ーブルの被覆層の構造、性質等の物としての構成を特定する上で特段の意義を有す
る要件であることを示す記載はないのであって、結局、１工程方式という製法が被
覆層の物としての構成を特定する上で意義のある要件であることは、訂正明細書の
記載からは当業者には明らかでないというべきである。
　そうである以上、１工程方式という製造方法は、訂正発明１における被覆層の物
としての構成を特定する上で意義のある要件と認めることはできない。この点、審
決は、訂正請求項１の記載中の被覆層の製造方法を規定した部分（本件製法要件）
は、「訂正後の明細書の記載を検討しても、訂正発明１の対象となる物の構
成・・・を特定する上では、被覆層の原材料が限定された物性の直鎖状ポリエチレ
ンであること及び被覆層が水分と接触させて架橋させてなる点以外には何らの意味
も有しない要件である。」として、訂正発明１と刊行物１記載の発明とを原材料及
び被覆層の架橋方法の点で比較した上、「刊行物１記載の架橋処理後に得られたケ
ーブルは、訂正請求項１に規定された物の構造としての要件をすべて満たすことに
なるから、訂正発明１は刊行物１に記載された発明である。」と判断しており、そ
の判断に誤りはない。
エ　原告は、訂正発明１は、「その物の製造方法によって物自体を特定するこ
とに、例外的に合理性が認められる」場合に該当するから、訂正発明１における被
覆層は１工程方式によるものに限定されると主張する。しかしながら「製造方法に
よって物を特定することに例外的に合理性が認められる」場合に該当するか否か
は、特許請求の範囲中の製造方法の記載が、当該物の構造、性質その他の物を特定
するための直接的な指標を記載する代わりに、当該製造方法によって物自体を特定
するために記載されたものであることが、当業者に理解可能なように明細書に記載
されている場合に初めて問題となる事項というべきところ、本件の訂正明細書に
は、そもそも、原告の主張する「１工程方式」が発明の対象とされる物の構成を特
定する上で意義のある要件であることは明らかにされていないのであるから、被覆
層を形成する方法（１工程方式か２工程方式か）は、訂正発明１の対象とされる
「被覆層を具えた電線またはケーブル」という物の構成を特定する上では、特段の
意義を有しない要件とみるべきものである。原告の上記主張は採用することができ
ない。
　　オ　なお、原告は、ケーブルの物性に関する評価結果を記載した訂正明細書の
表１及び甲７の実験成績証明書に依拠して、１工程方式による被覆層と２工程方式
による被覆層とでは、原材料が同じであっても、ケーブルの物性値は前者の方が顕
著に改善されているから、物性値の相違により、両者の物が相違することが明らか
であると主張するので、念のため、この点についても検討すると、次のとおりであ
る。
　　（ア）訂正明細書の表１に示された実施例１～６と参考例１のケーブルの物性
値を検討すると、１工程方式で製造された訂正発明１の実施品のうち、グラニュー
状の原料を使用していない実施例１～３、５、６における抗張力、伸び、加熱変形
率というケーブルの物性には幅があり（抗張力２．０５～２．３５ｋｇ／ｍｍ２
、伸
び５５０～６７３％、加熱変形率１１．８～１８．９％）、それらが同一の化学構
造グループを形成しているものと直ちに認めることはできない。
　さらに、それらの値を２工程方式の参考例１（抗張力２．３５ｋｇ／ｍｍ２
、伸び
４９０％、加熱変形率１４．２％）と比べてみても、抗張力、加熱変形率には重複
があり、１工程方式によるものと２工程方式によるものとの性質の違いが画然とし
ているものとは認められない。
　結局、表１に示されたケーブルの物性値を検討しても、原料のメルトインデック
スの相違による性質の相違としては説明できないほどの工程による性質の相違があ
るとは認められない。
　　（イ）甲７の実験成績証明書によれば、１工程方式で作製したケーブル（実験
１）と２工程方式で作製したケーブル（実験２）とを比較したとき、前者の伸びは
後者の１．３６倍（６０７／４４６）程度であるとする記載が認められるが、この
１組の比較だけでは、ベースポリマーの性質の相違（メルトインデックス等）にか
かわらず、１工程方式のものが２工程方式に比して優れた効果を奏するかどうか不
明といわざるを得ない。甲７の実験結果は、結局、原材料の特定の配合と特定の条
件下における物性値の違いを示すものにすぎず、１工程方式か２工程方式かの工程
の相違によって物自体が異なることを裏付けるに足りるものではない。
　　（ウ）以上によれば、ケーブルの物性値の比較によっても、被覆層が１工程方
式で製造されるものと２工程方式で製造されるものとが物自体として異なるとまで
はいうことができない。
　(3)　まとめ
　以上のとおりであるから、取消事由１は理由がない。
　２　取消事由２（訂正発明２と刊行物１記載の発明との対比における判断の誤
り）について
　原告は、刊行物１にはグラニュー状の原料を使用することについて記載はなく、
訂正発明２に係る発明のケーブルは顕著に優れた物性を有するものであるから、刊
行物１に記載された発明であると判断した審決は誤りである旨主張している。　
　訂正発明２は、訂正発明１と同様に物（被覆層を具えた電線又はケーブル）を対
象とした発明であり、その特許請求の範囲に、被覆層を製造する方法（請求項１と
同じ）を規定し、さらに、当該製造方法に使用する直鎖状低密度ポリエチレンが特
定粒径のグラニュー状であることを記載したものである。
　しかし、訂正明細書には、直鎖状低密度ポリエチレンとして特定粒径のグラニュ
ー状のものを使用する意義についての記載はなく、グラニュー状の直鎖状低密度ポ
リエチレンを原料として使用した実施例と、グラニュー状ではない原料を使用した
実施例との間で、物性値を比較しても（ただし、メルトインデックスの同じものが
使用されていないので、正確な比較にはならない。）、例えば、①実施例４の原料
（グラニュー状）のメルトインデックス６３．７、ケーブルの抗張力２．３５ｋｇ
／ｍｍ２
、伸び６９０％、加熱変形率１１．８％に対して、②実施例３の原料（ペレ
ット）のメルトインデックス６５．０、ケーブルの抗張力２．３０ｋｇ／ｍｍ２
、伸
び５８７％、加熱変形率１２．７％、③参考例１（２工程方式）の原料（ペレッ
ト）のメルトインデックス６５．０、ケーブルの抗張力２．３５ｋｇ／ｍｍ２
、伸び
４９０％、加熱変形率１４．２％のように、ケーブルの抗張力はほぼ同じで、伸び
が１．１８倍（６９０／５８７）、１．４１倍（６９０／４９０）、加熱変形率９
３％（１１．８／１２．７）、８３％（１１．８／１４．２）となり、グラニュー
状のものを原料としたことによる特段の物性の違いがあるとまで
は認められない。
　したがって、訂正請求項１における直鎖状低密度ポリエチレンを、訂正請求項２
においてさらに特定の「グラニュー状」に限定した点が、「被覆層を具えた電線又
はケーブル」を物の構成として特定する上では何らの意味も有しない限定要件であ
るとした審決の認定に誤りはなく、その認定に基づいて、訂正発明２も刊行物１に
記載された発明であるとした審決の判断にも誤りはない。
　よって、取消事由２も理由がない。
　３　結論
　以上、原告主張の取消事由１、２はいずれも理由がないから、請求は棄却される
べきである。
　　　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
裁判官　　　古　　城　　春　　実
　　　　　　　　　　裁判官　　　田　　中　　昌　　利

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