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平成１５年（ネ）第３７４６号　特許権侵害差止請求控訴事件
平成１６年２月１０日判決言渡，平成１５年１２月１６日口頭弁論終結
（原審・東京地方裁判所平成１４年（ワ）第４２５１号，平成１５年６月１７日判
決）
　　　　　判　　　　決
　控訴人（原告）　　　東和化成工業株式会社
　訴訟代理人弁護士　　竹田稔,川田篤，補佐人弁理士　廣田雅紀,小澤誠次,小栗久
典
　被控訴人（被告）　　上野製薬株式会社
　訴訟代理人弁護士　　品川澄雄，吉澤敬夫，牧野知彦
　　　　　主　　　　文
　本件控訴を棄却する。
　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　控訴人の求めた裁判
　１　原判決を取り消す。
　２　被控訴人は，原判決別紙イ号製品目録(1)及び(2)記載の各製品を輸入し，販
売し，又は販売の申出をしてはならない。
　３　被控訴人は，その占有にかかる原判決別紙イ号製品目録(1)及び(2)記載の各
製品を廃棄せよ。
第２　事案の概要
　本判決においては，原判決と同様の意味において又はこれに準じて，「甲特許
権」，「甲特許明細書」，「甲特許公報」，「甲発明」，「乙特許権」，「乙特許
明細書」，「乙特許公報」，「乙発明」，「構成要件Ａ」ないし「構成要件Ｊ」，
「被控訴人製品」（原判決の表示は「被告製品」），「被控訴人方法」（原判決の
表示は「被告方法」）との略称を用いる。
　１　本件は，甲特許権及び乙特許権を有する控訴人が，被控訴人に対し，被控訴
人製品に含有するマルチトール含蜜結晶が甲発明の技術的範囲に属し，被控訴人方
法が乙発明の技術的範囲に属することを主張して，被控訴人製品の輸入，販売及び
販売の申出が甲特許権及び乙特許権を侵害するとして，被控訴人製品の輸入，販売
及び販売の申出の差止め並びに被控訴人製品の廃棄を求めた事案である。
　原判決は，被控訴人製品は甲発明の構成要件Ａ，Ｂ及びＣをいずれも充足しない
のでその技術的範囲に属さず，被控訴人方法は乙発明の構成要件Ｈを充足しないの
でその技術的範囲に属さないと認定判断し，控訴人の請求をいずれも棄却した。そ
こで，控訴人から本件控訴が提起された。
　本件の「事案の概要」及び「争点及びこれに関する当事者の主張」は，下記２，
３のとおり，当審における当事者の主張の要点を付加するほか，原判決の「事実及
び理由」中の「第２　事案の概要」及び「第３　争点及びこれに関する当事者の主
張」のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決２頁１３行目の「特願
平８－４８４５３号」の次に，「（後記特願平３－５０９２１３号の分割）」を付
加する。
　２　当審における控訴人の主張の要点
　(1)　控訴理由の要点
　(1-1)　甲発明の構成要件Ａの「密な結晶構造」の充足性（争点(1)ア）について
の認定判断の誤り
　原判決は，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶は「密な結晶構造」を有すると
いえず，構成要件Ａを充足しないとしたが，この認定判断は誤りである。
　(a)　被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶が構成要件Ａの「密な結晶構造」を有
するかは，従来品であるマルチトール含蜜結晶と比較して比較的密な結晶構造を有
するかによって判断すべきである。すなわち，甲特許明細書に添付された従来品の
写真である【図２】を基準とし，【図２】よりも「密」な構造を有するのであれ
ば，構成要件Ａの「密な結晶構造」と判断されるべきである。
　しかし，原判決は，被控訴人製品を比較すべき対象が，甲発明に係る製品や従来
品ではなく，甲特許明細書に添付された【図１】(b)の写真であるとの誤った前提に
立って判断したものである。
　(b)　原判決は，本件出願経過として，甲特許の拒絶理由通知書に対する意見書
（乙１）の記載を認定判断の根拠として引用するところ，異議申立手続における控
訴人の特許異議意見書（甲４７－１）における主張や，異議の決定（甲７５）な
ど，甲特許の出願経過及び特許権設定後の異議の手続に照らすと，甲発明の構成要
件Ａにおける「密な結晶構造」とは，「従来の製造方法で得られたマルチトール含
蜜結晶に比較すると従来品より比較的密な結晶構造を持つものを意味すること」が
明らかである。
　原判決が【図２】(b)と被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶とを比較することな
く，【図１】(b)から被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶は「密な結晶構造」を有
しないと判断したのは誤りである。
　しかも，【図１】(b)の写真と被控訴人製品の写真であるとされる乙２，４３の写
真とは，撮影手段，解像度が明らかに相違するから，原判決のように，これらの写
真を直接対比してその外見で判断すること自体常識的な評価ではない。さらに，原
判決の判断は，乙２，４３の写真においても，明らかに「破砕された，密な結晶構
造」を持つと認められることを見誤っている。
　(c)　原判決の甲７に関する認定も誤っている。甲７の顕微鏡写真に写ったマルチ
トール含蜜結晶は「密な結晶構造」を持つといえるものであり，その中央の「黒っ
ぽい」部分は，単なる凹部で写真の陰になった部分と見られ，甲特許明細書に記載
された【図２】（図面代用写真）に示されるような「ポーラスな部分」を示すもの
ではなく，また，砂糖（グラニュー糖）のようなものが混入して付着したという構
造ではなく，２０kVの電子線で撮影されたことにより，中央が局部的に溶融された
という構造のものでもない（甲８３）。この「黒っぽい」部分の映像が「密な結晶
構造」を持つか否かの判断に影響があるものではない。
　電子顕微鏡写真の映像を評価するとき，直接比較すべきは，撮影手段や解像度の
異なる【図１】(b)の写真ではなく，同じ撮影手段で撮影され，同じ解像度を有する
控訴人製品や従来品であることは，実験的な常識からしても明らかであるから，原
判決の甲３５及び３６についての判示も誤りである。
　同様に，原判決の甲７２及び７３の電子顕微鏡写真についての判示も，写真に写
された結晶構造それ自体を判断することなく，それぞれの撮影における解像度の相
違する電子顕微鏡写真を形式的に対比して認定したもので，誤りである。
　(d)　原判決の上記誤りは，「見掛け比重」及び「吸油性」の認定に照らしても明
らかである。すなわち，原判決は，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶につい
て，電子顕微鏡による結晶構造の判断において密でない旨判断し，他方，見掛け比
重や吸油性による結晶構造の判断においては，同一物質であるにもかかわらず，被
控訴人製品が甲発明のマルチトール含蜜結晶構造よりも密であると判断したもので
あって，当業者の技術常識に反し，明らかに矛盾している。
　(e)　被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶が「密な結晶構造」を持つことは，甲
特許公報の【図２】(b)（図面代用写真）と，これと解像度をほぼ等しくする被控訴
人製品のマルチトール含蜜結晶の写真（甲８４〔ｅ陳述書〕，９０〔ｆ実験報告
書〕），甲３５，３６，７２，７３のほか，甲８３〔ｇ鑑定書〕から立証されてい
る。
　(1-2)　甲発明の構成要件Ｂの「見掛け比重」の充足性（争点(1)イ）についての
認定判断の誤り
　(a)　本件特許出願当時，「マルチトール含蜜結晶粉末の見掛け比重」は，通常，
ＪＩＳＫ６７２１法により測定されることは，当業者に周知であり，この方法によ
れば，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶は，構成要件Ｂを充足する。原判決
は，この判断を誤った。
　(b)　我が国においてマルチトール含蜜結晶を工業的に生産し商業的に販売してい
たのは控訴人のみであり，糖アルコールの当業者は，このことを知っているから，
甲発明における「マルチトール含蜜結晶粉末の見掛け比重」は，明細書にこれに反
する記載が存在しない以上，控訴人が用いてきたＪＩＳＫ６７２１法によるものと
理解することが明らかである。
　したがって，甲特許明細書の発明の詳細な説明に「比重の測定は，従来より知ら
れた方法で行うことができる。」と記載されているが，当業者であれば，「従来よ
り知られた方法」とは，ＪＩＳＫ６７２１法と理解するのは当然である。
　甲特許明細書に示されている従来品の見掛け比重の測定値は，「０．４３～０．
５９」であり，これをパウダーテスター法で測定すると「０．６１３」である（乙
１２）。ＪＩＳＫ６７２１法を用いた場合とパウダーテスター法を用いた場合とで
は，上記測定値は０．０７１～０．１０２（平均０．０９１）低い値となる（甲４
５〔里見実験報告書〕）。パウダーテスター法による測定値は，甲特許明細書に示
された数値範囲に入らないが，上記両法の差である０．０９１を控除すると，
「０．５２２」となって，甲特許明細書に記載された数値範囲に入る。したがっ
て，当業者には，甲特許明細書に記載された甲発明と従来品の各マルチトール含蜜
結晶の見掛け比重の測定値は，ＪＩＳＫ６７２１法によるものと理解される。
　(c)　前記異議の決定においても，「ゆるみ見掛け比重は，通常ＪＩＳＫ６７２１
により測定されることは，本件特許の出願時当業者において周知であったと認めら
れる。そうすると，本件明細書に『見掛け比重』の意味するところについて具体的
な記載がないとしても，また，見掛け比重の測定方法について具体的に記載されて
いないとしても，本件明細書に記載の『見掛け比重』が，ゆるみ見掛け比重を意味
すること，該ゆるみ見掛け比重が，通常ＪＩＳＫ６７２１により測定されたもので
あることは，当業者なら容易に理解できることである」と認定判断している。
　(d)　被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶の「見掛け比重」をＪＩＳＫ６７２１
法により測定すると，構成要件Ｂの数値範囲にある（甲７，８－１，７２，７
３）。
　なお，被控訴人は，パウダーテスター法による被控訴人製品のマルチトール含蜜
結晶の値は「０．７７８ないし０．７９３」というが（乙５），前記のとおり，両
法の差である０．０９１を控除して修正すると，「０．６８７～０．７０２」とな
って，構成要件Ｂの数値範囲に入る。
　(e)　以上に照らせば，被控訴人製品が構成要件Ｂを充足しないとした原判決の認
定判断は，誤りである。
　なお，原判決は，乙１８，３３，３４等の証拠の見方を誤っている。
　さらに，原判決は，「構成要件Ｂについては，ＪＩＳＫ６７２１とパウダーテス
ター法のいずれによっても，見掛け比重の数値を充足する必要がある。」とする。
しかし，２つの異なる測定方法が存する場合に，通常測定すべき試料の測定値と同
時に測定される対照（コントロール）の測定値を基準にして，試料の測定値がどち
らの測定方法で測定されたものかを判断することは技術者の常識的な態度であり，
２つの異なる測定方法における測定値に差異がある場合の両方法の測定値の対比
は，両方法の測定値の相関から補正値を求め，一方の測定値と補正値により修正し
た他方の測定値とを比較することにより行われる。そうすると，原判決の認定する
ように，たとえ「構成要件Ｂの測定方法として，ＪＩＳＫ６７２１とパウダーテス
ター法がある」としても，前記のように，いずれの方法によっても被控訴人製品の
マルチトール含蜜結晶が構成要件Ｂを具備することが明らかであり，原判決は誤り
である。
　(1-3)　甲発明の構成要件Ｃの「吸油性」の充足性（争点(1)ウ）についての認定
判断の誤り
　(a)　原判決が吸油率の実験方法を対比するに当たって示した認定判断には誤りが
あり，適切な実験方法である控訴人の測定方法に従えば，被控訴人製品のマルチト
ール含蜜結晶は，構成要件Ｃを充足する。
　(b)　原判決は，吸油性は，「粉砕，分級後の５０メッシュ以上２０メッシュ以下
の含蜜結晶粉末」について測定すべきであるところ，控訴人の実験方法では，混合
時間が長いか又は混合の方法が激しいために，この範囲を逸脱した微細な含蜜結晶
粉末も含まれてしまうから，適切とはいえないとした。そして，被控訴人の実験方
法は，適切な実験方法であり，これによれば，被控訴人製品は，吸油率が７．０％
～１７％の範囲内にないと認定判断した。しかしながら，上記認定判断は，誤りで
ある。
　甲発明にいう「吸油率」は，甲特許明細書に記載されている方法で測定すべきと
ころ，その方法とは，「ヒマシ油を粉末試料１５ｇに加えて混合し，５分後，濾布
を敷いた遠沈管（底に孔のあるもの）に移し，１３００Ｇで１０分間遠心分離し，
濾布上に残ったケーキ重量を測定し，次式により計算した。吸油率（％）＝
｛［（ケーキ重量）－１５］／１５｝×１００」（甲特許公報【0114】【0115】）
というものである。そうすると，被控訴人が行った測定方法は，試料をヒマシ油に
混合した後に，当該試料を濾布を敷いた遠沈管に移すということを行っていないの
であるから，甲特許明細書に記載された吸油率の測定方法に従ったものとはいえな
い。
財団法人化学物質評価研究機構による試験報告書（甲８７〔枝番号も含む〕）
は，被控訴人から提供された被控訴人製造の粉末マルチトールを用いて被控訴人の
実験方法による吸油率の測定をしたものであるが，吸油率７．６８％を示し，甲特
許の構成要件「７．０％～１７％」の範囲に入る。したがって，被控訴人の製品
を，被控訴人の実験方法によって測定したとしても，被控訴人の提示した４．８な
いし６．６％（乙３）及び平均値６．２％（乙４５，４６）という吸油率の値にな
らない。また，この試験報告書に示されるように，被控訴人の実験方法によって測
定した，マルチトールの高純度の結晶粉末である単結晶粉末の吸油率の値が，ほぼ
５．１１％であるのに対して，被控訴人の提示した被控訴人製品の吸油率は上記の
とおり，それと同等あるいはそれ以下の値を含むものであって，マルチトール含蜜
結晶の吸油率が高純度結晶粉末であるマルチトール単結晶粉末と同等あるいはそれ
以下ということは，実験的には，適正とはいえない。
(c)原判決は，控訴人が行った実験（甲７）について，試料に砂糖が混合されて
いるので，吸油率は減少した値となる傾向があり，試料として適切であるとはいえ
ないとして，その実験結果を吸油率の認定の資料としなかった。
しかしながら，甲７の実験では，微量に混合されている砂糖の影響についても実
験し，問題のないことを確認している。また，控訴人が実験結果として示した吸油
率は，７．２３％あるいは７．２７％であり，甲特許の構成要件の吸油率の範囲に
入るものであり，この実験を判断の対象から除外する理由にはならない。
　(1-4)　乙発明の構成要件Ｈの「種結晶の存在下で」の充足性（争点(2)）につい
ての認定判断の誤り
　(a)　乙特許の出願当時，当業者には，結晶の製造に際して，系内で発生させた結
晶核も，系外から添加した結晶核も，新たな結晶核の発生を促す役目を果たす，あ
るいは結晶成長の核となる結晶は，いずれも「種結晶」と称するものと理解されて
いたことは，原判決の認定したとおりである。
したがって，乙発明の構成要件Ｈにおける「種結晶の存在下」とは，マルチトー
ル含蜜結晶を製造するに際し，マルチトール水溶液を細長い冷却・混練ゾーンを有
する押出し機に連続的に供給する過程において，新たな結晶核の発生を促すため，
系内において結晶核を自然発生させる方法と，系外から結晶核を添加する方法のい
ずれかの方法により，種結晶が存在する状態を意味し，構成要件Ｈは，この状態で
マルチトール水溶液を冷却・混練してマルチトールマグマを生成させることを意味
することは，文言上当業者にとって一義的に明白である。
　このことは，乙特許明細書の記載からみても明白である。すなわち，「種結晶の
存在下」と「種結晶の添加」とは明確に区別して用いられており，また，系外から
結晶核を添加する方法に限定されず，系内において結晶核を自然発生させる方法で
よいことが示唆されている。
被控訴人方法は，マルチトールの種結晶を添加している場合は，「種結晶の存在
下」に冷却・混練するものであるから，構成要件Ｈを充足することは明らかであ
る。仮に，被控訴人の主張するように，マルチトールの種結晶を添加していない場
合であっても，系内での攪拌や水の添加等により，マルチトール結晶を自然発生さ
せ，この結晶核の存在下に，冷却・混練を行っているものであるから，「種結晶の
存在下に」冷却・混練を行っているのであり，被控訴人方法は，「種結晶の存在
下」に該当する。
　(b)　原判決は，「実施例は，それに制限されるものではないが，乙特許明細書に
記載された実施例としては，種結晶を系外から添加する例のみが記載されているだ
けであって，乙特許明細書には，乙発明に種結晶が系内で自然発生する場合も含ま
れることは記載もされていないし，示唆もされていない。」と判示するが，誤りで
ある。
前記のとおり，乙発明の構成要件Ｈにおける「種結晶の存在下」という発明を実
施するに際して，「種結晶を存在させる」ためには，系内において結晶核を自然発
生させる方法と，系外から結晶核を添加する方法とが周知であり，「種結晶の存在
下」とは，そのいずれかの方法により，種結晶が存在する状態を意味することは，
特許請求の範囲記載の文言上，当業者にとって，技術的に自明である。また，「種
結晶の存在下」の要件を充足するために「種結晶を存在させる手段」，すなわち，
「種結晶を添加する」か，あるいは「系内で自然発生させる」かは，乙発明の構成
要件になっていない。
原判決は，乙発明の構成に欠くことのできない事項となっていない事項を挙げ
て，乙発明の構成に欠くことのできない事項を判断しており，誤りである。
さらに，実施例等の発明の詳細な説明は，望ましい実施の態様を挙げて記載する
ものであるから，その記載に限定されるというものではない。しかも，乙特許明細
書中の原判決が引用する箇所は，手続補正書（甲４－２）の請求項２記載の発明
（乙特許公報記載の請求項４）についての説明であり，この記載から請求項１記載
の発明，すなわち，乙発明を限定的に解釈することはできない。
　(c)　原判決は，乙特許の特許異議答弁書（乙１４）の記載を引用して，控訴人
は，先願発明と乙発明との差異を種結晶の添加という点に見出しているということ
ができると判示しているが，二重の意味で誤っている。
　すなわち，異議申立てにおける控訴人の主張は，乙発明と引用された異議甲第７
号証記載の発明との差異を「種結晶を添加する」点に見出しているのではない。ま
して，乙発明が種結晶を添加するものに限定されると主張したものでもない。
また，異議手続において，被控訴人が異議甲第８号証（本訴乙１５）を提示して
それに記載のものがマルチトール同様結晶化困難なソルビトールの製造方法を開示
していると主張したのに対し，控訴人は，マルチトールとソルビトールは物性を異
にし，かつ，異議甲第８号証記載のものは乙発明のように種結晶の存在下で冷却・
混練するものではないと答弁したものであって，乙発明が種結晶を添加するものに
限定されると主張したものではない。
　このように，出願経過を参酌しても，技術的範囲を系外から結晶核を添加する方
法に限定することはできない。
　(d)　原判決は，控訴人の乙特許の無効審判手続の口頭審理陳述要領書（乙２５）
の記載を引用して，控訴人が，マルチトール以外の糖類を用いたものは，種結晶の
存在を前提とする乙発明とは無関係である旨主張したと判示している。
　しかしながら，控訴人の上記主張は，「種結晶の組成」について言及しているも
ので，「種結晶の添加」について述べているものではない。したがって，「控訴人
は先願発明と乙発明との差異をまさに種結晶の添加という点に見出しているという
ことができる。」，「出願経過に照らしても，控訴人がこれに反する主張をするこ
とは許されない。」との原判決の判断には繋がらないものである。
　(e)　原判決は，特許請求の範囲に「種結晶の存在下で」とあることの意味や，甲
５５，２０などに照らせば，控訴人が，乙特許出願当時，種結晶を系外から添加せ
ず，系内で自然発生させるマルチトール含蜜結晶の製造方法をも念頭に置いていた
ものとは解されないなどと判示している。
しかしながら，種結晶の存在が乙発明の製造方法にとって必須の要件である以
上，このことを特許請求の範囲に記載することは必要なことであり，原判決は，特
許請求の範囲の記載事項を理解しない誤った判断である。また，乙特許の出願当
時，当業者には，結晶の製造に際して，系内で発生させた結晶核も，系外から添加
した結晶核も，新たな結晶核の発生を促す役目を果たす，あるいは結晶成長の核と
なる結晶は，いずれも「種結晶」と称するものと理解されていた以上，「種結晶の
存在下」との文言が両方法を含むことは当然であり，出願経過を参酌しても，これ
を限定的に解することはできない。
　(f)　原判決は，被控訴人が種結晶を添加する方法を使用して被控訴人製品を生産
していることを認めるに足りる証拠はないというべきであると結論付けている。
しかしながら，「タイ王国弁護士が作成した宣誓供述書」のみによって，「タイ
王国における被控訴人方法が系外から種結晶を添加していないものであることを明
らかにした」とする判決の認定は誤りである。
さらに，原判決が，乙３０，３１を援用しつつ判示する点も，「種結晶を使用す
ることなく」マルチトールの含蜜結晶を製造する方法について，特許出願がなされ
たということ以外，何も証明するものではなく，かつ，その特許出願の明細書に開
示された方法は，小型の「ＫＲＣＳ２ニーダー」を用いた発明の開示であって，立
会い実験の域を出るものでもない。
　(g)　以上のとおり，被控訴人方法は乙発明の構成要件をすべて充足し，その技術
的範囲に属するのであって，構成要件Ｈを充足しないとする原判決の認定判断は誤
りである。
　(2)　当審において追加された主張
仮に，乙発明の構成要件Ｈにおける「種結晶の存在下」が文言上，「種結晶を添
加する」ことを意味するのに対し，被控訴人方法は，「種結晶を系内で自然発生的
に生成させる」ものであって，これによってマルチトール含蜜結晶を工業的に生産
することが可能であるとしても，被控訴人方法は，乙発明と実質的に技術的思想を
同じくするものであり，乙発明の構成要件Ｈと均等なものとして，乙発明の技術的
範囲に属するというべきである。
　(a)　乙発明において，種結晶の存在下でマルチトール水溶液を細長い冷却・混練
ゾーンを有する押出し機に連続的に供給し，これを冷却・混練してマルチトールマ
グマを生成させた後，押出しノズルから連続的に押し出すことは必須であるが，そ
の場合存在する種結晶が添加されたものか，あるいは系内で自然発生させたものか
は，発明の必須の要件ではない。したがって，「種結晶の存在下」で冷却・混練が
行われる以上，「種結晶を添加する」か「種結晶を系内で自然発生的に生成させ
る」かは，非本質的部分である。
　(b)　種結晶の添加を系内で自然発生的に生成させるものに置き換えても，乙発明
の目的を達することができ，「種結晶を添加する」か，「種結晶を系内で自然発生
的に生成させる」以外のすべての要件を具備する被控訴人方法は，乙発明とほぼ同
一の作用効果を奏するものであって，置換可能性の要件を充足する。
　(c)　乙特許の出願当時においても，当業者には，結晶の製造に際して，系内で発
生させた結晶核も，系外から添加した結晶核も，新たな結晶核の発生を促す役目を
果たす，あるいは結晶成長の核となる結晶は，いずれも「種結晶」と称するものと
理解されていた。したがって，被控訴人方法によりマルチトール含蜜結晶を製造す
るに当たり，種結晶の添加を系内で自然発生的に生成させるものに置き換えること
は，当業者であれば，容易に想到できたものである。
　(d)　被控訴人方法は，乙発明と技術的思想を同じくする。乙発明のマルチトール
含蜜結晶の製造方法は，従来技術であるブロック粉砕法とは異なる製造方法であ
り，被控訴人方法が乙発明の方法に依拠している以上，その出願当時容易に推考で
きたものでないことは明らかである。
　(e)　乙発明の出願経過において，「種結晶を系内で自然発生的に生成させる」を
意識的に除外した事実はない。
　３　当審における被控訴人の主張の要点
　(1)　控訴理由に対して
　控訴理由は，基本的に原審における主張の繰り返しであって，何ら原判決の認定
判断に影響を与えるものではない。
　(1-1)　甲発明の構成要件Ａの「密な結晶構造」の充足性の主張に対して
　(a)　甲特許明細書の特許請求の範囲や【図面の簡単な説明】の欄の記載によれ
ば，特許請求の範囲に記載の「密な結晶構造」であるか否かは，【図１】(b)に基づ
いて判断されなければならないことは極めて明確である。
　(b)　甲特許明細書には顕微鏡写真の撮影条件は一切記載されていない以上，当業
者が同じ撮影手段で撮影され，同じ解像度を有する顕微鏡写真を取得することは不
可能である。控訴人の主張は，明細書に全く記載のない条件によって甲特許発明の
技術的範囲を定めることを意味しており，それだけで失当である。
　甲特許明細書の段落【0111】の記載があっても，本件出願人が認識し特許明細書
に記載した特許発明の実施品とは，【図１】に記載のような構造を指すものである
ことは動かしようがない。
　異議の決定（甲７５）は，発明が【図１】の構造であることも認定するところで
あり，甲特許明細書添付の【図１】と【図２】を離れて，「従来品」や「発明品」
を認定すべきとする根拠にはなり得ない。
　控訴人は，拒絶理由に対する意見書（乙１）において，「密な結晶構造」かどう
かの判断は甲特許明細書添付の【図１】と対比すべきであることを自認している。
　(c)　控訴人は，原判決が，「密な結晶構造」と「見掛け比重」及び「吸油率」の
関係について，相反する認定を行っている旨の主張をするが，前記のような，控訴
人の「密な結晶構造」についての誤った判断基準を前提とする主張であり，何ら意
味をなさない。控訴人の主張は，甲発明の規定するマルチトール含蜜結晶が不特定
であることを控訴人が自認しているに等しい。なお，原判決は，被控訴人製品に係
る粉末マルチトールについて，見掛け比重や吸油性が密であるなどと認定判断した
わけではない。
　(d)　甲８３〔ｇ鑑定書〕も何ら意味のないものである。乙５０〔ｈ鑑定書〕は，
被控訴人製品が「密な結晶構造」を有しないことを明確にしている。
　ｇ鑑定書は，「密な結晶構造」であるかの判断を従来品写真である【図２】(b)に
基づいてしており，根本的な誤りがある。また，甲特許明細書の「密な結晶構造」
を示す写真を無視し，自ら勝手に「疎な結晶構造」という基準を立て，その基準を
充足しないものを「密な結晶構造」であると決めつけるなど，採用に値しない。そ
の他，根拠がなく，事実に基づかない誤った鑑定結果である。
　(1-2)　甲発明の構成要件Ｂの「見掛け比重」の充足性の主張に対して
　(a)　被控訴人製品は，構成要件Ｂを充足しないとの原判決の判断は正当である。
　(b)　ＪＩＳＫ６７２１法が粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法として従来
より公知とはいえない（この点でのみ原判決の認定は誤っている。）。甲特許の出
願当時，上記測定方法としてパウダーテスター法が公知文献に記載された唯一の方
法であり，甲発明の構成要件Ｂの「見掛け比重」はパウダーテスター法によるもの
と解さざるを得ない。
　(c)　異議の決定は，通常ＪＩＳＫ６７２１により測定されたものであることは，
当業者なら容易に理解できることであると判断したが，誤っている。そもそも，異
議の決定は，ＪＩＳＫ６７２１法が粉末マルチトールの見掛け比重の唯一の測定方
法であると認定したものではなく，パウダーテスター法が「従来より知られた方
法」であることを否定したものでもない。
　(1-3)　甲発明の構成要件Ｃの「吸油性」の充足性の主張に対して
　被控訴人製品に含まれる粉末マルチトールの吸油率は，構成要件Ｃを充足しない
（乙３，４５）。そして，甲７，８－２，７２，７３，８７－２の測定方法は適切
でない。いずれも，原判決が認定判断したとおりであり，原判決に何ら不備はな
い。
　(1-4)　乙発明の構成要件Ｈの「種結晶の存在下で」の充足性の主張に対して
　(a)　乙特許明細書の「特許請求の範囲」「発明の詳細な説明」の全記載を詳細に
検討してみても，「種結晶の存在下」とは「種結晶」を「添加」，「導入」又は
「供給」することのみを意味し，系内で自然発生的に結晶が発生する場合を包含し
ない。
　(b)　乙特許の出願経過において，出願人自らが「種結晶の存在下」とは「種結晶
の添加」を意味することを明言しており（乙１４），系内で自然発生的に結晶が発
生する場合を包含しない。控訴人の主張は，禁反言の法理に反する。
　(c)　控訴人は，乙特許の無効審判事件において，マンニットや砂糖などのマルチ
トール以外の糖類を用いたものは，種結晶の存在を前提とする乙発明と無関係であ
ると主張している（乙２５）。
　(d)　工業的な技術用語としての「種結晶」なる用語の普通の意味は，系外から添
加する結晶を意味する（乙８～１１，２６－１，甲２３）。乙特許明細書中には，
「種結晶」の普通の意味と異なった意味に定義した箇所はなく，普通の意味どおり
に用いた記載のみしか存在しない。
　(e)　乙発明は，従来技術に比べ，「種結晶」を添加する方法に特定されたもので
あることは明らかであり，種結晶を添加することなく原料であるマルチトール水溶
液を冷却・混練することによってマルチトール結晶を製造する被控訴人方法は，乙
発明と技術思想を異にする。
　原判決の結論に誤りはない。
　(2)　当審において追加された主張に対して
　(a)　控訴人は，乙特許に係る特許異議申立て手続において，乙発明と種結晶を添
加しない先行発明との相違を，まさに種結晶を添加する点に見出しているとおり，
乙発明が従来技術と異なる特徴部分は，乙発明の「種結晶の存在下」すなわち「種
結晶の添加」にあるから，当該要件は乙発明の本質的部分である。
　(b)　結晶核を自然発生させる被控訴人方法と，種結晶を添加する乙発明とでは，
被控訴人方法は「大量の種結晶をわざわざ添加する必要がないので，その分，当然
ながら製造効率が良い」という乙発明にない作用効果を奏するものであるから，両
者が同一の作用効果を奏するものではなく，両者は置換可能な技術でないことは明
らかである（甲５５，乙２９）。
　(c)　被控訴人の「種結晶を添加しない」というマルチトールの製造方法は，当業
者たる控訴人が疑い（本件準備書面），鑑定人も実用的方法でないと認識するよう
に（甲５５），当業者の常識に反し，意外なものであった。被控訴人は，被控訴人
方法に係る特許出願をした（乙３０）。被控訴人方法で粉末マルチトールを製造す
るに当たり，種結晶を添加する方法を，結晶核を系内で自然発生させる被控訴人方
法に置き換えることは，被控訴人がそのノウハウを開示する前は，当業者にとって
全く不可能であり，これらの置換を容易に想到することなどは全くできなかったこ
とが明らかである。
　(d)　控訴人は，乙特許に係る特許異議申立て手続において，「甲第８号証（注：
本訴乙１５）に記載の発明は，溶融ソルビトールが押出し機内に種結晶を添加する
ことなく供給されるだけであり，本願発明のように，種結晶の存在下で冷却・混練
することは記載も示唆もされていない。」と主張しており，「系内で結晶核を自然
発生させる」方法を意識的に除外したものである。
　以上のとおり，被控訴人方法に均等論が適用される余地はない。
第３　当裁判所の判断
　１　当裁判所も，被控訴人製品は，甲発明の構成要件Ａ，Ｂ及びＣを充足するこ
とを認めるに足りないので甲発明の技術的範囲に属するとはいえず，被控訴人方法
は，乙発明の構成要件Ｈを充足することを認めるに足りないので乙発明の技術的範
囲に属するとはいえず，また，当審において追加されたいわゆる均等論の主張も採
用することはできないので，控訴人の請求はいずれも理由がなく，控訴は棄却され
るべきものと判断する。その理由は，下記のとおり付加するほかは，原判決が「事
実及び理由」中の「第４　当裁判所の判断」として判示するとおりである。
　２　控訴理由について
　(1)　甲発明の構成要件Ａの「密な結晶構造」の充足性（争点(1)ア）について
　(1-1)　控訴人は，被控訴人製品が構成要件Ａの「密な結晶構造」を有するかは，
従来品であるマルチトール含蜜結晶（甲特許明細書添付【図２】(b)の写真のもの）
と被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶とを比較して比較的密な結晶構造を有する
かによって判断すべきであると主張し，原判決は，被控訴人製品を比較すべき対象
が甲特許明細書に添付された【図１】(b)の写真であるとの誤った前提に立って判断
したと非難する（なお，控訴人は，甲特許明細書（甲２）に添付の【図１】，【図
２】のクリーンコピーとして甲８２－１～４を提出した。）。
　しかし，甲特許明細書（甲２）の「図面の簡単な説明」にも記載されているよう
に，「甲発明に係る乾燥，粉砕，分級後の粉末状のマルチトール含密結晶」の電子
顕微鏡写真で倍率１０００倍の写真は，【図１】(b)の（図面代用）写真である。被
控訴人製品が甲特許の構成要件を充足するか否かの認定判断において，原判決が甲
発明に係るマルチトール含密結晶の写真である【図１】(b)の写真を比較対象とすべ
きものと判示したことは，当然のことであって，相当である。
　たとえ，甲特許明細書（甲２）の詳細な説明欄において，「図１と図２とを比較
すると，本発明品は，従来品より比較的密な結晶構造であることが確認できる。」
（段落【0111】）などの記載があり，異議の決定（甲７５）が，上記記載を引用し
た上，「請求項１に記載の『密な結晶構造』とは，従来技術で得られるマルチトー
ル含蜜結晶のもつ『比較的粗な多孔質の結晶構造』及び図２に示される従来の粉末
状のマルチトール含蜜結晶のもつ結晶構造と比較して，孔または隙間がより少ない
結晶構造を意味することは，当業者であれば容易に理解し得ることである」と判断
しているからといって，上記判断を否定し得るものではない。
　すなわち，異議の決定における上記説示は，異議申立人（被控訴人）による
「『密な』というのは主観的な語句であり，不明確であって，当業者が客観的かつ
具体的に理解することができない。」との特許法３６条違反の主張を排斥する理由
として示されたものであり（甲７５），控訴人が引用する上記甲特許明細書の記載
も含め，従来品の写真である【図２】と対比することが，【図１】の写真で表され
る甲発明に係るマルチトール含密結晶の「密な結晶構造」という要件を明確化する
のに資する（特許法３６条に反しない。）ということがいえるにとどまるものであ
る。これらを含む控訴人の主張に照らして，甲特許明細書を精査しても，甲発明の
技術的範囲の限界が従来品とされる【図２】の写真のものまで及ぶこと，あるい
は，【図２】の写真よりわずかでも密なものであればすべて甲発明の技術的範囲に
含まれることが開示されていると解することはできず，甲発明の技術的範囲を判断
するのに，甲発明に係るマルチトール含密結晶の写真である【図１】のものを基準
とすることなく，従来品であるとされる【図２】の写真を基準とすべきものと解す
ることはできない（【図１】の写真を基準にするといっても，「密な結晶構造」の
概念を明確化させる意味で，【図２】の写真を参照することは相当であるし，【図
１】の写真にみられる「密」の程度にも全く幅がないというものではないのであっ
て，【図１】よりもわずかながら「密」の程度が低い場合であっても，【図１】の
ものと同視し得る程度のものであるときは，構成要件Ａを充足するものと評価すべ
きであると考えられる。しかし，このように考えても，被控訴人製品は，【図１】
よりも「密」ではないというにとどまらず，両者の差異は，【図１】と同視し得る
程度のものであるとはいえないのであって，被控訴人製品が構成要件Ａを充足しな
いとした原判決の認定判断は，是認し得るものである。）。
　控訴人の主張は，採用することができない。
　(1-2)　控訴人は，原判決が，本件出願経過として，甲特許の拒絶理由通知書に対
する意見書（乙１）の記載を認定判断の根拠とした点を批判する。
　検討するに，乙１は，審査官が，本件発明の特許出願前に頒布された刊行物に記
載された発明（商品名「アマルティ２０」）を引用し，本件発明はその引用発明で
あるから特許法２９条１項３号に該当するとの拒絶理由通知をしたのに対し，控訴
人が意見を述べたものである。控訴人は，乙１において，原判決が引用した箇所の
ほか，「甲第３号証（判決注：上記アマルティ２０に係る発明を記載）の電子顕微
鏡写真を本願の図１(b)及び図２(b)の電子顕微鏡写真とを対比すると，甲第３号証
の「アマルティ２０」の結晶構造は，従来のマルチトール含密結晶を示す図２(b)に
近似するものであり，本願発明のマルチトール含密結晶を示す図１(b)の結晶構造と
は明らかに相違しています。」と主張している。これらによれば，控訴人自身が乙
１においては，【図１】(b)の写真に基づいて「密な結晶構造」を主張していること
は否定できないのであって，上記(1-1)に判示したところにも照らせば，原判決が上
記の点を理由の１つとして掲げた点に違法はない。
　なお，控訴人は，乙２，４３と甲特許明細書の【図１】(b)の写真とでは，撮影手
段，解像度が明らかに相違するとして，原判決が乙２，４３の写真と上記【図
１】(b)の写真とを対比して判断した点を非難する。しかし，同明細書では，【図
１】(b)の写真の撮影条件について，走査型電子顕微鏡による１０００倍の倍率によ
る撮影であるということ以外に，具体的な撮影条件が開示されていないのであるか
ら，両者の撮影条件を問題とする控訴人の主張は，直ちに採用の限りではない。な
お，上記【図１】(b)の写真には，「１５kV」との文字が写し出されており，これが
加速電圧であると推測され，乙２，４３の写真の撮影における加速電圧がこれと異
なるとしても，直ちに原判決の説示が相当でないということはできないし，後記の
とおり，本件では，そもそも，被控訴人製品が構成要件Ａを充足することを認める
に足りる証拠がないのであるから，上記の点をもって，原判決の結論を是認し得な
いということにはならない。
　(1-3)　控訴人は，甲７，３５，３６，７２及び７３についての原判決の認定を非
難する。
　原判決が甲７について指摘した点，すなわち，中央部分の黒っぽい部分や，対象
試料１への砂糖が混合の点に関する原判決の説示は，限られた証拠から推測する部
分もあるが，乙５０〔ｈ鑑定書〕，５１にも照らせば，甲７の写真の問題点を指摘
するものとして是認し得るものである。控訴人の主張する点をしんしゃくして原判
決が甲７に添付の写真の証拠価値を否定した判断を検討しても，相当でないという
ことはできない。その他，前記(1-1)に判示したところにも照らせば，甲３５，３６
に関して原判決が説示する点は，是認し得るものである。また，甲７２，７３の写
真がぼやけているようにみえることを指摘する点などの原判決の説示は，乙５０に
も照らして，是認することができ，控訴人の主張は採用の限りではない。なお，甲
８３〔ｇ鑑定書〕については後に触れる。
　(1-4)　控訴人は，原判決が，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶について電子
顕微鏡による結晶構造の判断において密でない旨判断し，他方，見掛け比重や吸油
性による結晶構造の判断においては，同一物質にもかかわらず，被控訴人製品が甲
発明のマルチトール含蜜結晶構造よりも密であると判断したものであって，当業者
の技術常識に反し，明らかに矛盾していると主張する。
　しかし，控訴人の上記主張は，前記(1-1)における主張を前提とするものと解さ
れ，その前提となる主張が採用し得ないことは前判示のとおりであり，その他，控
訴人の主張を考慮しても，原判決に矛盾などがあるとはいえない。
　(1-5)　控訴人は，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶が「密な結晶構造」を持
つことは，甲特許公報の【図２】(b)（図面代用写真）と，これと解像度をほぼ等し
くする被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶の写真（甲８４〔ｅ陳述書〕，９０
〔ｆ実験報告書〕），甲３５，３６，７２，７３のほか，甲８３〔ｇ鑑定書〕から
立証されていると主張する。
　しかし，【図２】(b)の写真と対比すべきであるとの主張自体が採用し得ないこと
は前判示のとおりである。甲３５，３６，７２，７３についても，(1-3)に判示した
ところにも照らし，また，原判決がこれら証拠について説示することころ自体を検
討しても，是認し得るものである。
　そこで，当審で提出された甲８４〔ｅ陳述書〕，甲９０〔ｆ実験報告書〕），甲
８３〔ｇ鑑定書〕についてみておく。
　甲８４は，甲特許公報に添付の【図１】，【図２】の写真を撮影したｅが当時の
撮影条件を示した上で，同じ条件で４つの試料を撮影したもの，甲９０は，甲８４
の撮影を依頼した控訴人従業員であるｆが撮影結果を報告するものである。しか
し，控訴人は，これらの写真と前記【図２】（甲２，８２－２・４）の写真との対
比により，「密な結晶構造」を主張するものであるから，前記(1-1)のとおり，その
主張は採用し得ないものである。
　甲８３における構成要件Ａに関する部分は，甲特許明細書の【図２】の写真を対
比基準として意見を述べるものであって，前記(1-1)のとおり，採用し得ないものと
いうほかない。なお，甲８３には，被控訴人から提出された試料３，４についての
甲８４の写真と甲特許明細書添付の【図１】の写真（甲２，８２－１・３）とを比
較しても極めて類似した構造であり，前者が「密な結晶構造」をもつといえるとす
る部分がある。しかし，その根拠とするところは，【図２】の写真にあるような
「約３μｍから１０μｍ程度の多数の空隙を持つ部分」を「ポーラスな部分」であ
るとした上，この「ポーラスな部分」がほとんどないということから，上記の意見
を導き出すものであり，実質的には，【図２】の写真を基準にして判断していると
いうほかなく，前記(1-1)の理由により，上記部分も採用の限りではない。そして，
上記甲８４の試料３，４の写真（甲９０のものも同じ）と上記【図１】の写真と
を，直接に対比して検討しても，乙５０も指摘するとおり，後者と同視し得る程度
に前者が「密な結晶構造」を有しているとまでは認めることはできない。その他，
甲８３が検討対象とした甲７，３５，３６，７２，７３などについては，前判示と
同様のことがいえる。以上のとおりであるから，甲８３〔ｇ鑑定書〕に甲９１〔ｇ
意見書〕を合わせ考慮しても，乙５０〔ｈ鑑定書〕に照らし，甲８３を根拠とする
控訴人の主張は，採用の限りではない。
　よって，被控訴人製品のマルチトール含密結晶が「密な結晶構造」を有し構成要
件Ａを充足することについては，これを認めるに足りないというべきであって，こ
れと同旨の原判決の認定判断は，相当として是認することができる。
　(2)　甲発明の構成要件Ｂの「見掛け比重」の充足性について
　(2-1)　控訴人は，我が国において唯一マルチトール含蜜結晶を工業的に生産し，
商業的に販売していた控訴人が，ＪＩＳＫ６７２１法を用いてきたので，当業者
は，「従来より知られた方法」とはＪＩＳＫ６７２１法であると理解するのであ
り，異議の決定においても，控訴人の主張に沿う認定がされていることを主張す
る。
　しかし，パウダーテスター法もまた，「従来より知られた方法」の１つであり，
粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法として，当業者が通常パウダーテスター
法ではなく，ＪＩＳＫ６７２１の方法を用いることが明らかであると認めるに足り
る証拠はないとした原判決の認定は，その挙示する証拠に照らし，相当として是認
することができる。控訴人は，原判決が乙１８，３３，３４等の証拠の見方を誤っ
ているとも主張するが，原判決に誤りがあるとはいえない。
　原判決が認定したパウダーテスター法の使用状況等に関する事情に照らせば，控
訴人がＪＩＳＫ６７２１法を用いてきたからといって，上記認定を覆すに足りるも
のではない（控訴人は，ＪＩＳＫ６７２１法の使用状況として甲９４ないし１００
〔枝番号を含む〕を提出するが，上記パウダーテスター法に関する事情のほか，乙
５２ないし５５にも照らせば，ＪＩＳＫ６７２１法が当時の唯一の測定法として確
立されていた又は使用されていたと認めることはできない。）。
　そして，異議の決定も，必ずしも，パウダーテスター法が用いられることを否定
して，ＪＩＳＫ６７２１法が唯一の測定法であると認めた趣旨ではないものと解さ
れ，原判決の認定と直ちに矛盾するものではない。
　(2-2)　控訴人は，仮に，パウダーテスター法で測定するとしても，ＪＩＳＫ６７
２１法を用いた場合とパウダーテスター法を用いた場合とでは，前者が平均０．０
９１低い値となるので，パウダーテスター法による測定値は，甲特許明細書に示さ
れた数値範囲に入らないが，上記の差を控除すると，甲特許明細書に記載された数
値範囲に入るので，当業者は，甲特許明細書に記載された測定値は，ＪＩＳＫ６７
２１法によるものと理解すること，被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶の「見掛
け比重」をＪＩＳＫ６７２１法により測定すると，構成要件Ｂの数値範囲にあるこ
と（甲７，８－１，７２，７３），被控訴人が主張するパウダーテスター法による
被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶の値は，前記のように両者の誤差を修正する
と，構成要件Ｂの数値範囲に入ることを主張する。そして，控訴人は，さらに，２
つの異なる測定方法が存する場合に，通常測定すべき試料の測定値と同時に測定さ
れる対照（コントロール）の測定値を基準にして，試料の測定値がどちらの測定方
法で測定されたものかを判断することは技術者の常識的な態度であり，２つの異な
る測定方法における測定値に差異がある場合の両方法の測定値の対比は，両方法の
測定値の相関から補正値を求め，一方の測定値と補正値により修正した他方の測定
値とを比較することにより行われるので，原判決の認定するように，たとえ「構成
要件Ｂの測定方法として，ＪＩＳＫ６７２１とパウダーテスター法がある」として
も，前記のように，いずれの方法によっても被控訴人製品のマルチトール含蜜結晶
が構成要件Ｂを具備することが明らかであり，原判決は誤りであるとも主張する。
　しかし，控訴人主張のとおり控訴人がＪＩＳＫ６７２１法を用いてきたとして
も，控訴人は，甲特許明細書においては，その方法を開示することなく，あえて
「従来より知られた方法」との包括的な記載をしたものである（甲２）。そして，
前記のとおり，ＪＩＳＫ６７２１法のほかに，パウダーテスター法もまた，「従来
より知られた方法」の１つであり，粉末マルチトールの見掛け比重の測定方法とし
て，当業者が通常パウダーテスター法ではなくＪＩＳＫ６７２１の方法を用いるこ
とが明らかであると認めるに足りる証拠はない。
　控訴人は，上記のように，甲特許明細書に記載された測定値と，パウダーテスタ
ー法で測定した場合の測定値を対比し，さらに，ＪＩＳＫ６７２１法を用いた場合
とパウダーテスター法を用いた場合との測定値の差を修正することを主張する。し
かし，いずれの方法で測定したか甲特許明細書に記載はなく，控訴人主張のような
作業を経ない限り，容易に知ることはできないものであって，甲特許出願後の者
が，当業者として当然に控訴人主張のような必ずしも容易とは思われない作業をし
てしかるべきであるとすべき事情は認められない。むしろ，あえて「従来より知ら
れた方法」との包括的な記載をして特許を取得した以上，控訴人は，上記のような
作業の手間とリスクを出願後の者に転嫁することは許されず，広い概念で規定した
ことによる利益とともに，その不利益も控訴人において負担すべきである。
　したがって，本件において，従来より知られたいずれの方法によって測定して
も，特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り，特許権侵害にはなら
ないというべきであるとの原判決の判断は，是認し得るものであり，これを前提と
した，構成要件Ｂの充足性に関する原判決の認定判断も相当であるというべきであ
る。控訴人の主張は，採用することができない。
　(3)　甲発明の構成要件Ｃの「吸油性」の充足性について
　(3-1)　「吸油性」に関する控訴人の実験方法（甲７，８－２，７２，７３）が適
切でなく，被控訴人の実験方法（乙３，４５）が適切な方法であるとした原判決の
認定判断は是認し得るものである。
　控訴人は，控訴人の実験方法に関する上記書証を排斥した原判決の判示を非難す
るが，その主張にかんがみ改めて検討しても，上記判断を覆すべきものとは解され
ない。
　(3-2)　控訴人は，試験報告書（甲８７〔枝番号を含む〕）を提出し，被控訴人の
製品を，被控訴人の実験方法によって測定したとしても，被控訴人の実験による乙
３，４５に記載の吸油率の値にならないこと，さらに，被控訴人の実験による被控
訴人製品の吸油率は，マルチトールの高純度の結晶粉末である単結晶粉末の吸油率
の値と同等あるいはそれ以下の値を含むものであることから，実験的には，適正と
はいえないと主張する。
　一方，被控訴人からは，甲８７〔枝番号を含む〕の実験方法において，あらじめ
濾布にヒマシ油をしみ込ませておくこと，濾布外にしみ出た余分なヒマシ油でスパ
チュラに付着した全ての試料を濾布内に洗い込むことの各作業がされておらず，こ
れらの点でそもそも被控訴人の実験方法とは異なるとの指摘がされた。
　控訴人は，この指摘を受けて，上記各作業を行ったが実験常識なので記載しなか
った旨の甲８７の実験担当者の書簡（甲１０１）を提出した。
　検討するに，甲８７〔枝番号を含む〕を検討しても，上記各作業が行われたこと
をうかがわせる記載はない。そして，甲１０１にいう実験常識を裏付ける証拠は提
出されていない。また，仮に，甲８７で被控訴人の実験と同じ方法が採られたとし
た場合，両者の結果が相当に異なることになるが，甲８７では，単に対立する結果
が示されただけであり，被控訴人の実験の信憑性を否定するに足りる証拠もない。
　結局，前記のとおり，控訴人の実験方法（甲７，８－２，７２，７３）が適切で
なく，甲８７の実験についても被控訴人の実験（乙３，４５）と対比して甲８７の
方を採用すべきものといい得るだけの証拠はないのであるから，結局，被控訴人製
品が構成要件Ｃを充足することについては証明がないというほかない。
　(4)　乙発明の構成要件Ｈの「種結晶の存在下で」の充足性について
　(4-1)　原判決の認定（原判決２７頁１０行目から２９頁２３行目まで）は，挙示
の証拠関係に照らし，是認することができる。この認定に係る，①乙特許明細書
（甲４－１・２）の記載に加え，②控訴人の特許異議答弁書（乙１４）及び無効審
判手続の口頭審理陳述要領書（乙２５）における主張ないし陳述内容，並びに③原
判決２９頁１２行目から２３行目までに記載の事情にも照らせば，構成要件Ｈの
「種結晶の存在下で」とは，「種結晶を系外から添加して」という意味に解釈すべ
きであるとの原判決の認定判断は，相当として是認し得るものである。
　(4-2)　控訴人は，当業者には，結晶の製造に際して，系内で発生させた結晶核
も，系外から添加した結晶核も，新たな結晶核の発生を促す役目を果たす，あるい
は結晶成長の核となる結晶は，いずれも「種結晶」と称するものと理解されていた
ことを主張する。しかし，上記引用した原判決の認定事情に照らせば，乙発明にお
ける「種結晶の存在下」という語句が，系内において結晶核を自然発生させる方法
をも含むものであると解釈することはできない。
　(4-3)　控訴人は，乙特許明細書の記載において，「種結晶の存在下」と「種結晶
の添加」とは明確に区別して用いられており，また，系外から結晶核を添加する方
法に限定されず，系内において結晶核を自然発生させる方法でよいことが示唆され
ているとも主張する。
　そこで，乙特許明細書を検討するに，「４発明の開示」の項の発明内容を詳細に
説明する部分（甲４－１，８欄９行目～１１欄２５行目）において，発明の一般的
説明がされており，「種結晶」を「導入」，「添加」するとの記載と，「種結晶の
存在下で」との記載があることが認められる。明細書全体の流れの中でこれらの語
句の意義を検討すると，「種結晶の存在下で」との語句は，「マルチトール水溶
液」を「冷却・混練する」際の状況を表すものとして使用され，種結晶をどのよう
にして発生させるかという行為の場面では，「導入」ないし「添加」と記載されて
いることが認められる。このように使い分けがされているが，それは状況又は行為
という場面に即しての使い分けであって，同明細書では，「種結晶」は，系外から
「導入」ないし「添加」すること，そして，「導入」，「添加」された「種結晶」
が「存在する」状況下で，「マルチトール水溶液」を「冷却・混練する」ものであ
ることが開示されていると解されるのであって，「種結晶の存在下で」という語句
が，「導入」，「添加」とは別に，種結晶が系内で自然発生する場合を含むとの意
味で使われているものとは解されない。なお，同明細書の実施例を説明する部分で
は，「種結晶」を「導入」又は「供給」する実施態様が記載され，種結晶が系内で
自然発生する態様は何ら示されていない（甲４－１，１１欄３４行目以下）。
　このように，乙特許明細書において，「種結晶の存在下」との語句を使用する場
合に，系内において結晶核を自然発生させる方法を念頭において記載されているも
のと解することは困難である。
　これに加えて，前記②の控訴人の従前の主張ないし陳述や，③の技術水準ないし
当業者の認識等に関する事情に照らせば，控訴人の主張は採用の限りではない。
　(4-4)　控訴人は，実施例等の発明の詳細な説明の記載に限定されるというもので
はないこと，その記載も請求項１記載の発明に関するものではないことを主張す
る。
　しかし，原判決は，実施例の記載から直ちに結論に至ったものではなく，乙特許
明細書に種結晶が系内で自然発生する場合も含まれることの記載，示唆がないこと
を説示しているのであり，さらに，前記②，③の事情も合わせて，判断したもので
あって，前記のとおり，その認定判断は是認し得るものである。控訴人の主張は採
用の限りではない。
　(4-5)　控訴人は，特許異議答弁書（乙１４）及び口頭審理陳述要領書（乙２５）
の各記載に関しても，原判決を非難する。
　しかし，その主張するところに照らして，上記書証を検討しても，原判決の認定
は相当であり，控訴人の主張は，直ちに採用することはできない。特に，乙１４に
おいては，特許出願公告昭６０－３３７１号公報（乙１５）に記載の発明との対比
が問題とされたのに対し，控訴人（特許出願人）は，「甲第８号証に記載の発明
（判決注：上記乙１５記載の発明）は，溶融ソルビトールが押出し機内に種結晶を
添加することなく供給されるだけであり，本願発明（判決注：乙発明）のように，
種結晶の存在下で冷却・混練することは記載も示唆もされていない。」と答弁して
おり，「種結晶の添加のない」ことと「種結晶の存在下で」ということが異なるも
のと主張しているものというほかない（「種結晶の存在下で」ということが，「種
結晶を添加するのではなく，系内で自然発生するもの」を指すのであれば，上記の
ようにはいい難いはずである。）。
　(4-6)　控訴人は，前記③の認定判断について非難するが，原判決に誤りがあると
はいえない。
　(4-7)　控訴人は，タイ王国弁護士が作成した宣誓供述書のみによって，「タイ王
国における被控訴人方法が系外から種結晶を添加していないものであることを明ら
かにした」とする原判決の認定は誤りであり，乙３０，３１を援用しつつ判示する
点も適切でない旨の主張をする。
　この点に関する原判決の認定判断（原判決２９頁２６行目から３１頁１行目ま
で）は，「被控訴人が種結晶を添加する方法を使用して被控訴人製品を生産してい
ること」について，要するに，これを認めるに足りる証拠は存在しないというもの
であり，上記事実を認めるに足りる証拠が提出されていないのであるから，是認し
得るものである。控訴人の主張は，採用することができない。
　３　当審において追加された主張について
　(1)　証拠（甲２１ないし３２，５５，５６，５９，６４ないし７１，乙８ないし
１１，２６，２９〔枝番号を含む〕）によれば，種結晶は，新たな結晶核の発生を
促し，又は結晶成長の核となるものであって，マルチトール含密結晶の製造方法に
おいては，重要な役割を果たすものであること，一方，種結晶を系外から添加する
のではなく，自然発生的な核形成とする構成にすると，「大量の種結晶をわざわざ
添加する必要がないので，その分，当然ながら製造効率が良い」という作用効果を
奏するものであること，しかし，マルチトールは，結晶化しにくい糖であり，種結
晶を添加するのが実用的であると考えられてきたこと，乙発明に先行する技術にお
いては，マルチトール含密結晶の形成に際し，種結晶を系外から添加する例が示さ
れているのみであることが認められる。
　これらの事情に照らせば，種結晶を系外から添加する構成を採る乙発明と系内で
結晶核を自然発生させる構成を有する被控訴人方法とは，マルチトール含密結晶の
製造方法としての技術思想に異なるものがあるといわざるを得ず，上記のような構
成の異なる部分が乙発明の本質的部分ではないとは認め難く，さらに，本件全証拠
によっても，被控訴人方法を実施した時点において，系外から添加しない構成を当
業者が容易に想到することができたとまでは認めるに足りない。
　(2)　なお，前認定の控訴人の特許異議答弁書（乙１４）及び口頭審理陳述要領書
（乙２５）における主張ないし陳述に照らせば，系内に結晶核を自然に発生させる
構成を意識的に除外したとみる余地も考えられる。
　(3)　以上によれば，少なくとも上記(1)の点において，被控訴人方法が乙発明の
構成と均等なものとして，その技術的範囲に属するものと認めるには足りないとい
うほかない。
　よって，控訴人の主張は，採用することができない。
　４　結論
　以上によれば，原判決は相当であり，また，控訴人が当審において追加した主張
も採用の限りではないから，控訴人の請求はいずれも理由がなく，本件控訴は棄却
を免れない。
　　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　裁判長裁判官　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　裁判官　　　塩　　月　　秀　　平
　　　　　　　　　裁判官　　　田　　中　　昌　　利

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