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平成２２年２月５日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２１年(ワ)第１６１７８号専用実施権設定登録手続等請求事件
口頭弁論終結日平成２１年１０月３０日
判決
茨城県坂東市＜以下略＞
原告国際ピーアール株式会社
同訴訟代理人弁護士堀裕一
同桃尾俊明
同坂井義紀
同福田隆行
堺市＜以下略＞
（登録原簿上の住所・堺市＜以下略＞）
被告Ａ
主文
１被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の各特許権について，別紙専用実
施権目録記載の専用実施権の設定登録手続をそれぞれせよ。
２被告は，原告に対し，１２２５万円及びこれに対する平成２１年５月２７日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３原告のその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は，全部被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項同旨。
２被告は，原告に対し，１２２５万円及びこれに対する平成１７年３月６日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告が，特許権者である被告に対し，専用実施権設定契約に基づい
，，，て専用実施権設定登録手続を求めるとともに同設定契約の特約に基づいて
既払金の返還及びこの返還金に対する返還事由発生日後の日から支払済みまで
民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
被告は，上記設定契約は，上記返還事由の発生の前に，原告の債務不履行を
原因とする被告らからの解除の意思表示により解除されていたと主張する。
２前提となる事実
(1)本件設定契約
原告と被告及びＢは，平成１４年７月１９日，次の趣旨を内容とする専用実
「」。。，，，施権設定契約(以下本件設定契約という)を締結した(甲１３乙１
争いのない事実)
ア被告は，別紙権利目録１記載の特許権(以下「本件権利１」という。)につ
いて，原告に対し，範囲を，地域は日本全国，期間は特許権の存続期間満了
，，，，まで内容は製造及び販売とする専用実施権を設定し被告は原告に対し
同専用実施権について専用実施権設定登録手続をする(第１条)。
イ被告は，別紙権利目録２記載の特許を受ける権利(以下「本件権利２」と
いう)及び同目録４記載の特許を受ける権利(以下本件権利４という)。「」。
について専用実施権を設定するとともに，これら権利に係る特許出願につい
て特許権の設定登録があったときは，その特許権について範囲を，地域は日
本全国，期間は特許権の存続期間満了まで，内容は製造及び販売とする専用
実施権が設定されたものとし，被告は，原告に対し，同専用実施権について
専用実施権設定登録手続をする(第２条)。
ウＢは，別紙権利目録３記載の権利(以下「本件権利３」という。)について
専用実施権を設定するとともに，この権利に係る特許出願について特許権の
設定登録があったときは，その特許権について範囲を，地域は日本全国，期
間は特許権の存続期間満了まで，内容は製造及び販売とする専用実施権が設
定されたものとし，Ｂは，原告に対し，同専用実施権について専用実施権設
定登録手続をする(第２条)。
エ原告と被告及びＢは，上記専用実施権設定に対する設定料を，本件権利１
につき１０００万円，本件権利２につき１５００万円，本件権利３につき１
５００万円及び本件権利４につき１０００万円の合計５０００万円とするこ
とに合意し，原告は，被告及びＢに対し，この５０００万円を次のとおり分
割して支払う(第７条)。
(ｱ)平成１４年７月から平成１５年１２月まで毎月末日限り２５０万円(合
計４５００万円)(第７条)。
(ｲ)上記(ｱ)を除く５００万円については，平成１４年１２月末日までを期
限として，原告と被告及びＢが協議の上，支払時期，金額を定める(第７
条)。
(ｳ)本件権利２∼４について特許を受けられないことが確定したときは，第
７条の設定料を半額に減額し，被告及びＢは，原告に対し，当該金員を返
還する(第８条)。
オ(ｱ)原告は，次のロイヤリティを，原告による売却個数を基準として，毎月
末日締切り，２か月後に支払う(第９条)。
ａ本件権利１１００円(１個当たり)
ｂ本件権利２２０円(１枚当たり)
ｃ本件権利３２４０円(１個当たり)
ｄ本件権利４３８０円(１個当たり)
(ｲ)原告は，被告及びＢに対し，ロイヤリティ保証金として２５０万円を預
託することを約し，原告は，被告及びＢに対し，公正証書作成時にこれを
交付する(第６条)。
(ｳ)原告と被告及びＢは，ロイヤリティの支払を上記保証金とまず相殺して
支払うことを合意する(第９条)。
(ｴ)本件権利２∼４について特許を受けられないことが確定したときは，そ
の時点から上記各ロイヤリティは半額に減額する(第９条)。
カ原告は，被告及びＢに対し，預託金として４０万円を支払い，被告及びＢ
は，この４０万円を特許取得費用に充てる(第１１条)。
キ被告及びＢは，原告が次の事項に該当するに至った場合には，この契約を
解除することができる。この場合，原告の専用実施権を失効させることがで
きる。(第１２条）
ａこの契約の各条項に違反したとき。
ｂ原告がロイヤリティの支払を２か月以上怠ったとき。
ｃ破産，和議，会社更生があったとき。
ｄ原告が商品のすべての販売を中止するに至ったとき。
ク原告は，被告がこの契約の各条項に違反したときは，この契約を解除する
ことができる。ただし，この場合でも原告の得た専用実施権の設定及び専用
実施権の許諾についての効力は失わない。(第１２条)
(2)本件設定契約に基づく義務の履行状況
ア本件公正証書
原告と被告及びＢは，平成１４年７月３０日，本件設定契約に係る公正証
書の作成を嘱託し，公正証書(東京法務局所属公証人Ｃ作成平成１４年第３
０号。以下「本件公正証書」という。)が作成された。ただし，本件公正証
書には，上記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払について「平成１４年１２月末，
日までを期限として」が「平成１５年１２月末日までを期限として」と記載
されているが，このように異なった記載となった経緯は，証拠上明らかでは
ない。(甲１，２，乙２の１２枚目，弁論の全趣旨)
イ金員支払
原告は，被告及びＢに対し，次のとおり，本件設定契約に基づく金員の支
払をした。(甲１１の１∼１２の５)
①平成１４年６月１３日４０万円
②平成１４年６月２８日２５０万円
③平成１４年７月３１日２５０万円
④平成１４年８月３０日２５０万円
⑤平成１４年９月３０日２００万円
⑥平成１４年１０月３０日１５０万円
平成１４年１１月１日５０万円
⑦平成１４年１１月２８日１００万円
⑧平成１４年１２月２６日２５０万円
⑨平成１５年１月３０日２５０万円
⑩平成１５年２月２６日２５０万円
⑪平成１５年３月２８日２５０万円
⑫平成１５年４月２２日２５０万円
⑬平成１５年５月２７日２５０万円
⑭平成１５年６月３０日２５０万円
⑮平成１５年７月３１日２５０万円
⑯平成１５年８月２９日２５０万円
⑰平成１５年９月３０日２５０万円
ウ平成１４年１０月催告
上記イ⑤のとおり，原告が平成１４年９月の支払の一部を怠ったところ，
被告は，同年１０月１３日ころ，原告に対し，差額５０万円の支払を催告し
た。(乙６の１枚目，弁論の全趣旨)
エ第１次解除通知
(ｱ)被告及びＢは，原告が平成１４年１２月までに前記(1)エ(ｲ)の５００万円
を支払わなかったとして，平成１５年５月２７日ころ，原告に対し，同年６
月５日までにこれを支払うよう催告するとともに，その支払をしないときは
本件設定契約を解除する旨の意思表示をした。(乙４の１枚目，弁論の全趣
旨)
(ｲ)これに対し，原告から被告に対して平成１５年９月末日までに前記(1)エ
(ｲ)の５００万円を支払うとの申出があったことから，被告及びＢは，上記
，。，解除の意思表示を撤回し原告はこれを承諾した(乙５の１０∼１１枚目
乙６の５枚目，弁論の全趣旨)
オ専用実施権設定登録
被告は，平成１５年９月１０日，本件権利１につき，本件設定契約に基づ
く専用実施権設定登録手続をし，同月２６日，同登録がされた。(争いのな
い事実)
カ平成１５年１０月催告
被告は，平成１５年１０月，原告に対し，前記(1)エ(ｲ)の５００万円の支
払の催告をした。しかし，原告は，この５００万円及び平成１５年１０月以
降分の設定料の支払をしなかった。(争いのない事実，乙６の６∼７枚目，
弁論の全趣旨)
キ第２次解除通知
(ｱ)被告及びＢは，原告から被告及びＢに対する前記(1)エ(ｲ)の５００万円の
支払がなかったとして，平成１５年１１月１７日ころ，原告に対し，本件設
定契約の解除の意思表示をした。(甲４，乙４の２枚目，弁論の全趣旨)
(ｲ)原告代理人弁護士堀裕一ほか４名は，平成１５年１２月２日ころ，被告に
対し，本件公正証書では前記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払期限は平成１５年
１２月末日までとなっているので上記解除の意思表示は無効であるとの回答
をするとともに，本件権利２及び本件権利３の審査請求がされていないので
設定料が半額になっているとして，既払額との差額１２５０万円の返還を求
めた。(乙５の１∼４枚目，弁論の全趣旨)
(ｳ)被告は，上記弁護士らに対し，平成１５年１２月１１日ころ，本件公正証
書に記載された「平成１５年１２月末日」は嘱託代理人弁護士Ｄが無断でし
たか公証人の誤記のいずれかであるとの回答をした。(乙５の１０∼１１枚
目，弁論の全趣旨)
(3)本件変更契約
原告と被告及びＢは，平成１６年２月２３日，本件設定契約を次のとおり変
更すること(判決注：契約書上の呼称は本判決のものに置き換えてある。)を合
意し(以下「本件変更契約」という。)，再度，ライセンス関係を継続すること
とした。(争いのない事実，甲５，乙３)
「(設定料の支払方法)
，，第１条被告及びＢは本件設定契約第７条に定める設定料の支払について
同条(1)における平成１４年７月分ないし平成１５年９月分までは既
払であることを確認し，同条(1)における平成１５年１０月分ないし
同年１２月分の合計７５０万円，及び同条(2)における平成１４年１
２月末日を期限とする５００万円の支払期日を以下のとおり変更す
る。
(1)平成１５年１０月分２５０万円については，平成１６年２月末日
限り
(2)平成１５年１１月分２５０万円については，平成１６年３月２５
日限り
(3)平成１５年１２月分２５０万円については，平成１６年４月２６
日限り
(4)平成１４年１２月末日を期限とする５００万円については，本件
権利２∼４全てについて特許権が成立したとき
(審査請求義務)
第２条被告及びＢは，本件権利２∼４の特許審査請求手続(以下「本審，
査請求手続」という。)を，平成１６年３月末日までに履践しなけれ
ばならない。
被告及びＢが前項の期日までに本審査請求手続を履践しなかったと
きは，前条(2)の支払期日は，当然に『被告及びＢが本審査請求手続
を履践したとき』に変更されるものとし，被告及びＢが前条(3)の支
払期日までに当該手続を履践しなかったときも同様とする。
(設定料の減額)
第３条原告は，被告及びＢの責に帰すべき事由により，本審査請求手続履
践後１年以内に，被告及びＢが，本件権利２∼４のうち一つでも特許
権を取得できなかったときは，本件設定契約第８条の『特許が得られ
ないと確定したとき』にあたるとみなし，同条に基づいて，本件設定
契約７条に定める合計５０００万円の設定料をその半額の２５００万
円に減額することができる。このとき，原告が既に支払った設定料が
上記２５００万円を上回る場合には，本件設定契約第１０条に基づく
ものとする。なお，１年以内に取得できないことについて，被告及び
Ｂの責めに帰すべき事由によらないことを被告及びＢが立証した場合
は，期限の延長について被告及びＢと原告が協議するものとする。
(解除の撤回)
第４条被告及びＢは，被告及びＢから原告に対する平成１４年（判決注：
ママ
「平成１５年」の誤記と認める）１１月１７日付通告書に基づく本。
件設定契約解除の意思表示は，これを撤回し，今後一切，原告の取引
先等に本件設定契約が解除されている旨の通知をするなど原告の営業
活動を妨害する行為を行わないことを確約する。
(本件設定契約の効力)
第５条被告・Ｂ及び原告は，本変更合意において定めざる事項については
本件設定契約に従うものとし，本件設定契約において定められた被告
・Ｂ及び原告間の技術提携等に関する合意は，何らの変更もないこと
を確認する」。
(4)本件変更契約に基づく義務の履行状況等
ア設定料の支払
原告は，被告及びＢに対し，次のとおりに本件変更契約に基づく設定料の
支払をした。(甲１２の６∼１２の８)
⑱平成１６年２月２７日２５０万円
⑲平成１６年３月３１日２５０万円
⑳平成１６年４月２６日２５０万円
イ審査請求
(ｱ)被告は平成１６年３月４日本件権利２について審査請求を行った(甲，，。
６)
(ｲ)Ｂは平成１６年３月１５日本件権利３について審査請求を行った(甲，，。
８)
(ｳ)被告は平成１６年３月９日本件権利４について審査請求を行った(甲，，。
１７)。
ウロイヤリティの発生
原告は，被告に対し，少なくとも，本件権利２に係る平成１６年８月から
平成２１年３月までの前記(1)オ(ｱ)のロイヤリティ（以下「変動ロイヤリテ
ィ」という）として１１５万１２８０円の支払義務を負っている。なお，。
平成１８年６月末時点において原告が被告に対し負担していた変動ロイヤリ
ティの合計額は２２万７０４０円であった。(弁論の全趣旨)
エ第３次解除通知
(ｱ)被告及びＢは，平成１８年９月１日ころ，原告に対し，変動ロイヤリティ
の未払を理由に本件設定契約及び本件変更契約（以下，両者を併せて「本件
契約」という）を解除する旨の通告書を送付した。(乙４の３枚目，弁論。
の全趣旨)
(ｲ)被告及びＢは，平成１８年９月１０日ころ，原告に対し，再度，変動ロイ
ヤリティの未払を理由とする本件契約を解除する旨の通告書を送付した（以
下「本件解除通知」という。(争いのない事実，甲１３，乙４の４∼５枚。）
目)
(ｳ)原告は，平成１９年１月３１日，被告及びＢに対し，平成１６年８月から
平成１８年１２月までの変動ロイヤリティとして３７万１９００円を支払っ
た。しかし，被告及びＢは，同年３月１日，これを原告に返金した。(争い
のない事実，乙７の３枚目，弁論の全趣旨)
(ｴ)原告代理人弁護士堀裕一は，平成１９年４月２５日，被告に対し，本件権
利３について特許を受けていないのでその設定料は半額となっており設定料
の未払はない，保証金２５０万円を支払済みであり変動ロイヤリティは保証
金から相殺されることになっている（本件設定契約第７条，第１０条）ので
未払はないと主張するとともに，本件権利２(当時，別紙特許目録１の特許
権。以下，この特許権を「本件特許権１」という。)及び本件権利４(当時，
別紙特許権目録２の特許権以下この特許権を本件特許権２という)。，「」。
について専用実施権設定登録をすることを求める通知をした。(乙５の７∼
８枚目，弁論の全趣旨)
(ｵ)被告は，平成１９年４月３０日，原告代理人弁護士堀裕一に対し，保証金
２５０万円の支払は受けていないので変動ロイヤリティの支払はないと回答
した。(乙５の１２∼１３枚目，弁論の全趣旨)
(ｶ)平成１９年７月１９日に原告代理人弁護士堀裕一から被告に対し，また，
同月２３日ころに被告から原告代理人弁護士堀裕一に対し，どちらに債務不
履行があるかについて主張し合う書面のやりとりがあった。(乙５の５∼６
枚目，１４∼１６枚目)
(ｷ)被告は，平成２０年５月２６日，原告に対し，変動ロイヤリティの支払義
務を免除することを条件に本件権利１に係る専用実施権を放棄することを求
，，。，める書面を送付したが原告はこれには応じなかった(争いのない事実
甲１４，１５)
(ｸ)平成２０年８月１８日ころ，被告は原告代理人弁護士堀裕一に対し，本件
契約が本件解除通知によって平成１８年９月１０日をもって失効した旨を主
張する書面を送付した。(乙５の１７枚目，乙５の９枚目，乙５の１８∼２
１枚目，弁論の全趣旨)
(ｹ)平成２０年１１月９日，本件権利１は，年金不納付により消滅した。(弁
論の全趣旨)
(ｺ)平成２１年４月２日，被告に対する処分禁止仮処分命令により，本件特
許権１について，処分禁止仮処分登録及び専用実施権設定の保全仮登録がさ
れた。(甲７)
(ｻ)本件訴訟提起後の平成２１年１０月３０日，本件特許権２について，原
告が年金の納付を行った。(弁論の全趣旨)
(5)条件成就
ア本件権利２については，平成１８年１月１０日，拒絶理由通知が発せられ
たが，同年３月１３日，手続補正がされるなどして，同年５月１９日，特許
権設定登録(本件特許権１)がされた。(甲６，７)
，，，イ本件権利３については平成１９年１月１６日拒絶理由通知が発せられ
Ｂはこれに応答することはせず，特許を受けることを断念した。同年６月５
日，拒絶査定がされた。(争いのない事実，甲８，乙５の１８∼２１枚目)
ウ本件権利４について，平成１８年５月１２日，特許権設定登録(本件特許
権２)がされた。(甲１０，１７)
３争点
(1)本件解除の効力
(2)返還事由の発生の有無
(3)返還額
４争点に関する当事者の主張
(1)本件解除の効力
ア被告
(ｱ)原告は，前記２前提となる事実(1)オ(ｲ)の保証金２５０万円（以下「本件
保証金」という）を支払っていないから，変動ライセンスに充てるべき保。
証金はない。原告が変動ライセンスを支払ったのは平成１９年１月３１日で
あるところ，被告及びＢは，それ以前の平成１８年９月１０日に本件解除通
知をしているのであるから，本件契約は解除された。したがって，被告は，
専用実施権設定登録手続請求に応じる義務はないし，設定料の半額減額の適
用もない。
(ｲ)前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円
は，被告及びＢが他社と契約を進行させていたことを聞いた原告があわてて
前払いした第１回の設定料である。
(ｳ)被告及びＢは，原告から前記２前提となる事実(2)イ②∼⑰及び同(4)ア⑱
∼⑳のとおり合計４５００万円の支払を受けたが，同(2)イ②の平成１４年
６月２８日支払の２５０万円が本件保証金に対する支払であるとしたら，被
告及びＢは，設定料として約定の４５００万円に足りない４２５０万円の支
払しか受けていないことになる。
(ｴ)原告は，前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２
５０万円が，本件保証金として支払われたことを証明するものを何ら提示し
ていない。
(ｵ)本件保証金は預託金にすぎないのであるから，変動ロイヤリティの支払を
している限り，別途請求すべきようなものではない。被告及びＢは，原告の
資金難を考慮して，あえて本件保証金の支払を催促していなかっただけであ
る。そもそも本件保証金が支払われているというのならば，被告及びＢが変
動ロイヤリティの請求をするはずがない。
イ原告
(ｱ)前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円
は，本件保証金として支払われたものである。したがって，原告には，本件
保証金からまず相殺される変動ロイヤリティの未払はない。前記２前提とな
る事実(4)エ(ｳ)のとおり被告が平成１９年１月３１日に原告に対して変動ロ
イヤリティを支払ったのは，被告の請求が不当なものであると知りつつも，
事態の収束を図るためにした便法にすぎない。
(ｲ)上記平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料であるとすると，本
件設定契約締結時の平成１４年７月１９日時点での設定料は４７５０万円に
，，。なるはずであるが同契約書では５０００万円となっておりそごが生じる
(ｳ)上記平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料であるとすると，本
件変更契約書で支払が確認された設定料は１６か月分(平成１４年６月∼平
成１５年９月)になるはずであるが，同契約書では１５か月分(平成１４年７
月∼平成１５年９月)であり，そごが生じる。
(ｴ)本件保証金が未払であれば，その支払期限が既に経過していた以上，本件
変更合意書にそのことが盛り込まれてしかるべきであるが，同契約書にその
ような条項は存しない。
(ｵ)原告は，本件訴訟が提起されるまでの間，被告又はＢから本件保証金の支
払を請求されたことはない。本件保証金の額の方が変動ロイヤリティよりも
大きいことからすれば，仮に本件保証金の支払がないとするならば，解除通
知に際しては，まず本件保証金の支払を請求するのが合理的である。
(2)返還事由の発生の有無
ア原告
被告及びＢは，審査請求の実務を承知の上で，あえて本件変更契約第３条
において審査請求後１年以内という特許取得期限を定めたのであるから，た
とえ同人らに帰責性がなく特許を取得できなかったとしても，本件変更契約
第３条の設定料減額条件は成就する。そうでないとしても，少なくとも，本
件権利３はＢにおいて殊更に特許権の取得を断念したものであるから，条件
は成就している。
イ被告
特許の審査にまで被告及びＢが立ち入ることはできないのであり，１年以
内に特許が受けられるか否かは特許庁次第である。審査請求をした以上，被
告及びＢは本件変更契約上の義務を果たした。
(3)返還額
ア原告
(ｱ)原告の債務額
本件変更契約第３条に基づき，本件権利１∼４に係る設定料支払債務は，
合計２５００万円(本件権利１につき５００万円〔被告，本件権利２につ〕
き７５０万円〔被告，本件権利３につき７５０万円〔Ｂ，本件権利４に〕〕
つき５００万円〔被告〕)となる。
したがって，原告は，被告に対し，１７５０万円（５００万円＋７５０万
円＋５００万円）の支払義務を負う。
(ｲ)原告の支払額
，，原告が支払った設定料は前記２(2)イ③∼⑰及び同(4)ア⑱∼⑳のとおり
合計４２５０万円(被告につき，８５０万円〔４２５０万円×(１０００/
５０００)〕＋１２７５万円〔４２５０万円×(１５００/５０００)〕＋８５
〔〕，，０万円４２５０万円×(１０００/５０００)＝２９７５万円Ｂにつき
１２７５万円〔４２５０万円−２９７５万円〕)となる。
したがって，原告は，被告に対し，２９７５万円を支払った。
(ｳ)被告の返還額
以上から，被告は原告に対し，１２２５万円（２９７５万円−１７５０万
円）の返還債務を負っている。
イ被告
すべて争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)(本件解除の効力)について
(1)平成１４年６月２８日支払の２５０万円につき
ア前記第２，２前提となる事実(3)のとおり，本件変更契約書には「(設定，
料の支払方法)第１条被告及びＢは，本件設定契約第７条に定める設定
料の支払について，同条(1)における平成１４年７月分ないし平成１５年９
月分までは既払であることを確認し」と記載されており，一方，それ以外，
には特段の確認条項とみるべき記載はない。そして，本件変更契約書第１条
，（），には原告が将来支払うべき設定料７５０万円２５０万円×３について
「平成１５年１０月分「平成１５年１１月分」及び「平成１５年１２月」，
分」として特定している。したがって，同条の確認条項を通常の読み方から
解釈すれば，本件設定契約に定められた，平成１４年７月「分」として支払
うべき設定料から，平成１５年９月「分」として支払うべき設定料までの１
５回分の合計３７５０万円(２５０万円×１５回)が原告から被告及びＢに支
払済みであることを確認する趣旨のものと理解するのが自然である。しかる
に，前記第２，２前提となる事実(2)イ②∼⑰のとおり，原告は，平成１４
年９月，同年１０月及び同１１月において約定の２５０万円に満たない額の
支払いしかせず，平成１４年６月２８日支払の２５０万円（②）を含めて総
額が上記合計３７５０万円に一致するのであるから，本件変更契約書第１条
の確認条項で「確認」されたのは，本件設定契約に定められた設定料のうち
平成１４年７月分∼平成１５年９月分の合計３７５０万円が支払済みである
，。，との事実と読み取るのが整合的かつ合理的である原告が主張するように
本件変更契約書が平成１４年７月から平成１５年９月までに支払った設定料
により同期間に対応する約定の設定料が支払済みであることを確認したもの
ととらえるとすると，前記第２，２前提となる事実(2)イ③∼⑰のとおり，
本件変更契約書が締結された平成１６年２月２３日当時，原告から被告及び
Ｂに対して支払われた設定料は３５００万円であるから，その後支払があり
得る１２５０万円(２５０万円＋２５０万円＋２５０万円＋５００万円)を加
算しても設定料は４７５０万円にしかならず，そうであれば設定料を一部免
除することになるのにもかかわらず，そのことに関する条項は本件変更契約
書には見当たらない。かえって，本件変更契約書第３条を見る限り，設定料
が５０００万円のままである(したがって，半額の減額をすると２５００万
。。，，円となる)ことを当然の前提としているとしか解し得ないそして現に
原告は，本件保証金が支払済みであるならば支払をする必要のない変動ロイ
，，，ヤリティを被告に支払っているのである(そして原告がこの支払の前に
被告に対して本件保証金が支払済みであるとの反論をしたことを認めるに足
りる証拠はない。)。
したがって，平成１４年６月２８日支払の２５０万円は設定料の支払であ
って，本件保証金の支払いではないというべきである。
イ(ｱ)原告は，平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料の支払である
とすると，本件設定契約書締結時の平成１４年７月１９日時点での設定料
は４７５０万円になるはずであるが同契約書では５０００万円となってお
りそごが生じると主張する。しかしながら，その理屈でいえば，平成１４
年６月２８日支払の２５０万円を保証金の支払であると解しても，本件設
定契約書の保証金に係る定めともそごが生じることになり(第６条に，支
払済みであるはずの保証金の支払条項が存することになる。)，何ら反論
足り得ていない。前払により契約書の支払時期と実際の支払時期とに相違
が生じることは世上よく見られることであって，不自然なことではない。
(ｲ)原告は，平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料の支払である
とすると，本件変更契約書の設定料の支払確認に係る定めとそごが生じる
旨を主張する。しかしながら，この主張は，原告が被告及びＢに対して上
記２５０万円の外に１５か月分合計３７５０万円の設定料の支払をしてい
ることを前提としなければ無意味な主張であるところ，その前提が成り立
たないことは前記アにて認定のとおりである。したがって，原告の上記主
張は採用することができない。
(ｳ)原告は，本件変更契約書には本件保証金の支払に係る条項がない旨を主
張する。しかしながら，本件変更契約書には，設定料を一部免除するとの
条項もない。どちらがないことが不自然かといえば，それは後者にほかな
らない。債権の支払請求をしないことは当該債務が弁済されたことを直ち
に意味するのではないのであり，本件変更契約書に本件保証金の支払に係
る条項がないことから，本件保証金について何ら定めをする意図がなかっ
たとか（猶予，あるいは，もはや本件保証金の預託をしないものとする）
意図であったとか（免除）の解釈をする余地があるとしても，直ちに，本
件保証金が支払済みである（弁済）と解釈することはできない。したがっ
て，原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ)原告は，原告は被告又はＢから本件保証金の支払を請求されたことはな
い旨を主張する。しかしながら，設定料が４７５０万円に減額されたこと
を認めるに足りる証拠も全くない。また，解除に際して催告をするに当た
っては，仮に変動ライセンスの支払期限が経過しているならば，預託義務
があるにすぎない保証金ではなく当該ライセンス料を催告するのがむしろ
自然かつ合理的な行動である。したがって，原告の上記主張は，採用する
ことができない。
(2)解除の適法性につき
アところで，履行遅滞による解除を適法になすためには，相当期間を定めて
当該債務の履行を催告するとともに，当該債務と同時履行の関係にある自己
が相手方に対して負う債務がある場合には，当該反対債務の履行の提供をし
なければならない。これを本件についてみるに，被告及びＢは，平成１８年
９月１日及び同月１０日に解除の意思表示をしているが，本件契約には無催
告解除特約の定めは存在しないにもかかわらず，被告及びＢが解除の意思表
示をする前に変動ライセンスの支払について催告をしたことを認めるに足り
る証拠はない。したがって，上記解除の意思表示は催告なくしてされたもの
ということになる。
イ仮に上記９月１日の解除の意思表示が同月１０日の解除との関係で催告を
兼ねるとしても，あるいは，被告及びＢから原告に対して黙示の相当期間を
定めた催告があったものと認められるような事情が存するとしても，被告が
自己の負担する反対債務について履行の提供をしたとの主張はなく，また，
これを認めるに足りる証拠もない。
すなわち，平成１８年９月１０日時点において，前記第２，２前提となる
事実(5)のとおり，本件権利２(平成１８年５月１９日)及び本件権利４(平成
１８年５月１２日)につき特許権設定登録がされておりこれらの特許権本，（
件特許権１及び本件特許権２）についての被告から原告に対する専用実施権
設定登録手続は，条件成就により履行期が到来している(その上，原告は被
告及びＢに対して設定料を全額既に支払済みである。)。そして，本件契約
に定める設定料は，特許を受ける権利及び特許権の存続期間中の実施許諾に
対する固定ライセンスの前払であると認められ，これと変動ライセンス料と
を含めた一体不可分のものが，実施許諾及び専用実施権設定登録と対価関係
にあるものというべきであるから，専用実施権設定登録手続(履行期の到来
したものに限る。)は，変動ライセンス支払義務と同時履行の関係にあると
認められる。
したがって，被告及びＢが本件契約を解除するには，少なくとも，被告に
おいて原告に対して上記特許権について専用実施権設定登録手続の履行の提
供をする必要があるというべきところ，被告がこれをしたことを認めるに足
りる証拠はないのである。
(3)小括
以上に検討したところによれば，被告及びＢがした平成１８年９月１０日付
け解除通知（本件解除通知）は，解除の要件を欠き，その効力を有しないもの
というほかない。
２争点(2)(返還事由の発生の有無)について
前記第２，２前提となる事実(5)イのとおり，本件権利３については拒絶査
定によって特許を受けることができなくなったことが確定したから，本件設定
契約第８条の条件が成就し，かつ，本件変更契約第３条の特約により，本件権
利１∼４に係る設定料が２５００万円に減額された。なお，特許を受けること
ができなくなったことが確定している以上，特にその帰責事由の存否を論ずる
必要はない(本件設定契約第８条及び本件変更契約第３条の文言からすれば，
特許を受けることができなくなったことが確定した場合は，被告及びＢの帰責
事由の有無にかかわらず設定料を半額に減額することができ，帰責事由の有無
は特許を取得すべき期限についての延長の可否に係るものにすぎないものと認
められる。)。
３争点(3)(返還額)について
(1)返還額につき
本件変更契約第３条により，被告及びＢが取得すべき設定料５０００万円は
２５００万円に減額されたところ，前記第２，２前提となる事実(2)イ②∼⑰
及び同(4)ア⑱∼⑳のとおり，原告は被告及びＢに対して設定料として４５０
０万円を支払っているから（同イ②の２５０万円が設定料の支払と認められる
ことは前記１にて認定判断のとおりである，被告及びＢの原告に対する返。）
還額は２０００万円となる。
(2)被告の返還額につき
上記(1)の２０００万円を被告及びＢがどのような割合で返還すべきか否か
については，本件契約には定めがないところ，本件権利１∼４につき設定料の
内訳が定められているから，それに基づいて按分することが合理的である。
したがって，被告に係る権利（本件権利１，２及び４）の設定料は合計３５
００万円(１０００万円＋１５００万円＋１０００万円)であるから，被告が原
告に返還すべき設定料は，１４００万円(２０００万円×〔３５００/
５０００〕)と認めるのが相当である(なお，前記第２，２前提となる事実(4)
ウのとおり，原告は，被告に対し，少なくとも１１５万１２８０円の変動ロイ
ヤリティの支払義務を負っている。)。
(3)返還方法及び返還時期につき
本件変更契約第３条は，過払設定料の返還方法を本件設定契約第１０条に基
づくものと定めているところ(甲５)，同１０条は変動ロイヤリティの支払を定
めた条項であって，その適用はない。したがって，本則に戻って，本件設定契
約第８条に基づくところ，同条は，返還条件を定める規定であって返還方法及
び返還時期についての定めはない。したがって，過払設定料は期限の定めなき
債務として，催告のときに支払期限が到来するものと認められる。そして，原
告が確定的に過払設定料の返還を催告したのは，本件訴状をもって被告に返還
を請求した時と認められる。
４まとめ
(1)本件契約の専用実施権設定登録手続条項に基づき，被告は原告に対して本件
特許権１及び本件特許権２について専用実施権設定登録をする義務があるか
ら，原告の専用実施権設定登録請求は理由がある(なお，被告は原告に対して
これと対価関係のある変動ロイヤリティの支払請求権を有するが，被告から同
時履行の抗弁権の主張はない。)。
(2)本件契約の設定料返還条項に基づき，被告は原告に対して１４００万円の支
払義務があるから，本件返還請求額である１２２５万円の限度で原告の設定料
返還請求は理由がある。これに対する遅延損害金請求は，本件訴状送達日の翌
日である平成２１年５月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ
る遅延損害金を求める限度で理由がある。
(3)よって，訴訟費用の負担について民事訴訟法６４条ただし書きを適用し，主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
中村恭
裁判官
鈴木和典

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