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平成１８年（行ケ）第１０２８８号審決取消請求事件
平成１８年９月１３日判決言渡，平成１８年７月２６日口頭弁論終結
判決
原告スリーエムカンパニー
訴訟代理人弁護士片山英二，長沢幸男，弁理士小林純子，田村恭子
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人板橋一隆，大黒浩之，斉藤信人，徳永英男，田中敬規
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
「特許庁が訂正２００６－３９０３７号事件について平成１８年６月９日にした
審決を取り消す。」との判決。
第２事案の概要
本件は，訂正審判請求を却下する旨の審決の取消しを求める事案である。
１特許庁等における手続の経緯（甲１，２の１，２及び弁論の全趣旨により認
められる。）
(1)原告は，発明の名称を「マイクロバブル」とする特許第１６２７７６５号
（請求項の数９。昭和６３年１月１１日に出願（優先日１９８７年（昭和６２年）
１月１２日米国），平成３年１１月２８日に設定登録。以下「本件特許」とい
う。）の特許権者である。
(2)旭硝子株式会社は，平成５年３月５日，本件特許について無効審判の請求
をした（同年審判第４２９１号事件として係属）ところ，特許庁は，平成８年５月
１５日，本件特許を無効とする旨の審決（以下「第１次審決」という。）をした。
(3)原告は，平成８年１０月１日，東京高等裁判所に第１次審決の取消しを求
める訴えを提起する（同年（行ケ）第２２０号事件として係属）とともに，その係
属中の同月２日，明細書を訂正することについての審判の請求をした（同年訂正審
判第１６７７８号事件として係属）ところ，特許庁は，平成９年７月３０日，上記
訂正を認める旨の審決をし，同審決は，そのころ確定した。東京高等裁判所は，平
成１１年６月２９日，上記訂正を認める旨の審決が確定したことにより，第１次審
決は，結果として判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったとして，これを
取り消す旨の判決を言い渡し，同判決は，そのころ確定した。
(4)原告は，平成１２年１０月２３日，明細書を訂正することについての審判
の請求をした（訂正２０００－３９１２４号事件として係属）ところ，特許庁は，
平成１４年３月５日，上記訂正を認める旨の審決をし，同審決は，そのころ確定し
た。
(5)特許庁は，上記無効審判請求事件について更に審理し，平成１４年３月２
６日，本件特許の請求項５，９（上記(4)の訂正後のもの）に係る発明（以下，
「前回訂正発明５」，「前回訂正発明９」という。）は，本件特許出願前国内にお
いて公然に販売されていた原告製の商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルと同
一ではなく，かつ，当業者がこれから容易に発明をすることができたものでもない
などとして，無効審判請求が成り立たない旨の審決（以下「第２次審決」とい
う。）をした。
(6)そこで，無効審判の請求人である旭硝子株式会社は，平成１４年５月１
日，東京高等裁判所に第２次審決の取消しを求める訴えを提起した（同年（行ケ）
第２１３号事件として係属）ところ，同裁判所は，平成１６年３月２４日，前回訂
正発明５，９は，本件特許出願前国内において公然に販売されていた原告製の商品
名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルと同一であり，第２次審決は，新規性に関す
る判断を誤ったなどとして，これを取り消す旨の判決（以下「第２次判決」とい
う。）を言い渡し，同判決は，そのころ確定した。
(7)特許庁は，上記無効審判請求事件について更に審理し，平成１７年６月２
４日，前回訂正発明５，９は，本件特許出願前国内において公然に販売されていた
原告製の商品名「Ｃ１５／２５０」のガラスバブルと同一であるなどとして，前回
訂正発明５，９に係る特許を無効とする旨の審決（以下「第３次審決」という。）
をした。
(8)原告は，平成１７年１１月１日，知的財産高等裁判所に第３次審決の取消
しを求める訴えを提起し（同年（行ケ）第１０７７６号事件として係属），その係
属中の平成１８年３月１３日，特許請求の範囲を訂正することについての審判の請
求をした（訂正２００６－３９０３７号事件として係属。以下「本件訂正」とい
う。）ところ，特許庁は，同年６月９日，本件訂正審判請求を却下する旨の審決を
し，同月２１日，その謄本を原告に送達した。
２審決の理由の要旨
審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正審判の請求は法定期
間経過後の不適法な請求であり，その補正をすることができないから，特許法１３
５条の規定によって却下すべきである，というものである。
平成１５年改正法の特許法１２６条２項の規定によれば，特許無効審判の審決に対する訴えの提起
後に訂正審判を請求できる期間については，特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から
起算して９０日の期間内に限られている。
そして，平成１５年改正法のうち，審判制度及び審決取消訴訟に関する規定は，附則第１条の規定
により，平成１６年１月１日から施行することとされている。
また，附則２条７項の規定により，施行前に請求された審判については，なお従前の例によるとさ
れ，したがって，平成１５年改正法の施行後に請求される訂正審判については平成１５年改正法を適
用することとされている。
そこで，本件の場合についてみるに，本件訂正審判の請求は平成１８年３月１３日にされており，
平成１５年改正法の施行後に請求された訂正審判であり，平成１５年改正法の規定が適用されるもの
である。
そして，本件訂正審判に係る本件特許の無効審判（平成５年審判第４２９１号）は平成１７年１１
月１日にその特許無効審判の審決に対する訴えの提起がなされており，本件訂正審判は，その特許無
効審判の審決に対する訴えの提起後に請求されたものであるから，平成１５年改正法の特許法１２６
条２項の規定が適用されるものである。
なお，審判請求人は，上申書を提出して，本件訂正審判の請求前に別の２つの訂正審判が請求でき
たのだから，そのことからして，本件訂正審判については平成１５年改正法は適用されないと主張し
ているが，上記の別の２つの訂正審判は，その特許無効審判の審決に対する訴えの提起前に請求され
たものであるから，その特許無効審判の審決に対する訴えの提起後に請求される訂正審判についての
ものである平成１５年改正法の特許法１２６条２項の規定は適用されないのであり，係る別の２つの
訂正審判が請求できたことは，本件訂正審判に平成１５年改正法が適用されないことの根拠とはなら
ない。
そうすると，本件訂正審判は，その特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算し
て９０日の期間内である平成１８年１月３０日までにされなければならないものであるところ，本件
訂正審判の請求は平成１８年３月１３日にされているので，上記法定期間経過後の不適法な請求であ
り，その補正をすることができないものである。
したがって，本件審判の請求は，特許法１３５条の規定によって却下すべきものである。
第３当事者の主張の要点
１原告の審決取消事由
審決は，「本件訂正審判は，その特許無効審判の審決に対する訴えの提起後に請
求されたものであるから，平成１５年改正法の特許法１２６条２項の規定が適用さ
れるものである。」と判断したが，誤りである。
(1)本件の無効審判は，平成５年法律第２６号による改正後の特許法(以下「平
成５年改正後特許法」という。）の施行（平成６年１月１日）前である平成５年３
月５日に請求されたものであり，これが特許庁に係属している場合における同法施
行後に訂正をする特許についての同法１２６条１項の規定の適用については，同法
附則２条６項により，特許権者は願書に添付した明細書又は図面の訂正をすること
について審判を請求することができるとされている。
したがって，本件訂正審判の請求は，上記経過規定によるものであって，適法な
ものである。
(2)本件訂正審判の請求が，特許法（平成１５年法律第４７号による改正後の
もの，以下「平成１５年改正後特許法」という。）１２６条２項により不適法とさ
れるというためには，平成５年改正後特許法附則２条６項が平成１５年法律第４７
号により失効したものと解するほかない。しかし，そのように解すると，平成５年
改正後特許法附則２条６項により特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決
が確定するまでの間であっても訂正審判を請求することができた原告が，特許無効
審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して９０日の期間内を除き，訂
正審判を請求する機会を奪われる結果となってしまうから，不合理である。そうで
あれば，平成５年改正後特許法附則２条６項は，平成１５年改正後特許法の下にお
いても，有効に存続していると解するのが正当である。
このことは，平成１５年改正後特許法附則２条１３項が，同法の施行（平成１６
年１月１日）前に請求された特許無効審判に係る審決に対する訴えが同法施行の際
現に裁判所に係属している場合に，同法施行後訴えについての判決が確定するまで
の間に訂正をする特許についての同法１２６条２項の規定に適用については，「特
許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのを
「特許無効審判が特許庁に係属している場合は」と読み替えて，特許無効審判の審
決に対する訴えの提起があった日から起算して９０日の期間を経過した後も訂正審
判を請求することを認めていることに照らしても，明らかである。
(3)なお，審決は，本件訂正審判の請求前に請求した別の２つの訂正審判につ
いて，「その特許無効審判の審決に対する訴えの提起前に請求されたものであるか
ら，その特許無効審判の審決に対する訴えの提起後に請求される訂正審判について
のものである平成１５年改正法の特許法１２６条２項の規定は適用されない」と説
示するが，別の２つの訂正審判も，平成１５年改正後特許法の施行後に請求したも
のであるから，附則２条７項の規定により同条を適用することになるはずである。
そして，平成１５年改正後特許法１２６条２項の規定が特許無効審判の審決に対す
る訴えの提起前に請求された訂正審判に適用されないとする根拠はない。
２被告の反論
(1)本件訂正審判の請求は，平成１５年改正後特許法の施行（平成１６年１月
１日）後に請求されたものであるから，同法附則２条７項により，同法１２６条の
規定が適用されるところ，これによれば，特許無効審判が特許庁に係属した時から
その審決が確定するまでの間であっても，特許無効審判の審決に対する訴えの提起
があった日から起算して９０日の期間内は，訂正審判を請求することができるとさ
れている。
原告は，平成１７年１１月１日に第３次審決の取消しを求める訴えを提起してい
るから，同日から起算して９０日の期間内である平成１８年１月３０日までに訂正
審判を請求しなければならないところ，原告が本件訂正審判の請求をしたのは同年
３月１３日である。そうであるから，本件訂正審判は，上記法定期間を経過した後
に請求されたものであって，不適法である。
なお，第３次審決の取消しを求める訴えは，平成１５年改正後特許法の施行の際
現に裁判所に係属していたものではないから，同法附則２条１３項の適用はない。
(2)本件の無効審判は，第２次審決に対する訴えが平成１５年改正後特許法施
行の際現に裁判所に係属していたから，同法附則２条１３項により，裁判所に係属
している間は訂正審判を請求することができるが，第２次判決が確定し，特許庁に
係属すると，訂正審判を請求することはできない。
ところで，平成５年改正後特許法の施行後に請求された無効審判については，特
許庁に係属している間は訂正審判を請求することができなくても，訂正を請求する
ことができるが，同法の施行前に請求された本件の無効審判については，訂正請求
の規定が適用されないから，訂正の機会が全くない。平成１５年改正後特許法がこ
のような不均衡を容認していたとは考えられないから，本件の無効審判が特許庁に
係属している間は，平成５年改正後特許法附則２条６項によるのが妥当であると考
えて，本件訂正審判の請求前に請求された別の２つの訂正審判について審理をした
のである（なお，これらの訂正審判の請求は取り下げられた。）。
第４当裁判所の判断
１平成１５年改正後特許法附則１条本文は，「この法律は，平成１６年１月１
日から施行する。」と規定し，また，２条７項は，「この法律の施行前に請求され
た特許異議の申立て若しくは審判又は再審については，その特許異議の申立て若し
くは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは，なお従前の例によ
る。」と，同条１３項は，「この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は
特許法第１２３条第１項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが，この法律
の施行の際現に裁判所に係属している場合において，この法律の施行後当該訴えに
ついての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第１２６
条第２項の規定の適用については，前項の規定にかかわらず，新特許法第１２６条
第２項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間
は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合
は」とし，同項ただし書の規定は，適用しない。」と規定している。
２上記第２の１のとおり，本件の無効審判は，平成１５年改正後特許法の施行
（平成１６年１月１日）前である平成５年３月５日に請求され，その第２次審決の
取消しを求める訴え（東京高等裁判所平成１４年（行ケ）第２１３号事件）が同法
の施行の際現に裁判所に係属していたから，上記１の経過規定によれば，同法の施
行後における訂正審判は，上記訴えについての第２次判決が確定するまでの間は，
いつでも請求することができるものの，その後，本件の無効審判の審決が確定する
までの間は，特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して９０
日の期間内に限って請求することができるにとどまることになる。
本件の無効審判の第３次審決に対する訴えの提起があった日は，平成１７年１１
月１日であるから，同日から起算して９０日の期間内であれば，訂正審判を請求す
ることができたところ，本件訂正審判は，上記９０日の期間を経過した後の平成１
８年３月１３日にされている。そうであれば，本件訂正審判は，法定期間経過後に
された不適法な請求であり，かつ，その不備を補正をすることはできない。
したがって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
３原告は，上記のように解すると，平成５年改正後特許法附則２条６項により
特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間であっても訂
正審判を請求することができた原告が，特許無効審判の審決に対する訴えの提起が
あった日から起算して９０日の期間内を除き，訂正審判を請求する機会を奪われる
結果となってしまうから，不合理であり，そうであれば，平成５年改正後特許法附
則２条６項は，平成１５年改正後特許法の下においても，有効に存続していると解
するのが正当であると主張する。
しかしながら，法律に改正があり，改正法が施行されたときは，別段の定めのな
い限り，すべて改正法によって規律されるのが原則であるところ，平成１５年改正
後特許法において，平成５年改正後特許法の施行前特許無効審判が特許庁又は裁判
所に係属している場合における平成１５年改正後特許法の施行後に訂正をする特許
についての同法１２６条２項の規定に適用について，別段の定めはされていない。
原告が主張するように，平成５年改正後特許法附則２条６項が平成１５年改正後特
許法の下においても有効に存続しており，原告は時期を問わず訂正審判を請求する
ことができるというのであれば，平成１５年改正後特許法の附則にその旨の定めが
設けられるべきであって，その旨の定めがないにもかかわらず，平成５年改正後特
許法における経過規定が，平成１５年改正後特許法の下においても，そのまま存続
していると解すべき根拠はない。
なお，弁論の全趣旨によれば，原告は，第２次審決の取消しを求める訴えについ
ての第２次判決が確定した後であって，かつ，第３次審決の取消しを求める訴えの
提起をする前である平成１６年７月１５日及び平成１７年７月２０日に訂正審判を
請求しているところ，特許庁は，これらを不適法として却下することなく審理して
いる（なお，これらは，審決に至らずに，取下げにより終了している。）ことが認
められるが，このことは，本件訂正審判請求が法定期間経過後にされた不適法なも
のであるとの上記判断を左右するものではない。
原告の上記主張は，採用することができない。
第５結論
以上のとおりであって，原告主張の審決取消事由は理由がないから，これを棄却
すべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
高野輝久
裁判官
佐藤達文

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