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平成１３年（ネ）第４３３３号　損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平
成１２年（ワ）第２３１１４号）
平成１４年７月９日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　判　　　　　　決
　　　　控訴人（原告）　　東成建設株式会社
　　　　訴訟代理人弁護士　斎藤　宏，彌冨悠子
　　　　補佐人弁理士　　　清水敬一
　　　　被控訴人（被告）　株式会社ライナックス
　　　　訴訟代理人弁護士　熊倉禎男，吉田和彦，渡辺　光
　　　　補佐人弁理士　　　倉澤伊知郎
　　　　　　　　　　主　　　　　　文
　　　本件控訴を棄却する。
　　　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　控訴人の求めた裁判
　　原判決を取り消す。
　　被控訴人は，控訴人に対し，金４０００万円及びこれに対する平成１２年１１
月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　　仮執行宣言
第２　事案の概要
　本判決においても，原判決の用語例に従い，「本件特許権」，「本件発明１」，
「本件発明２」，「本件明細書」，「接着剤塗布過程」，「接着過程」，「被告製
品」などという。
　１　本件訴訟の経緯
本件は，原審において，本件特許権（特許第１６４０２００号）の独占的通常実
施権者である控訴人が，被控訴人に対し，被告製品は，本件発明１の実施にのみ使
用するもので，かつ，本件発明２の技術的範囲に属するから，被控訴人による被告
製品の製造販売は，本件特許権の侵害であると主張して，不法行為に基づく損害賠
償又は不当利得に基づく利得の返還を求めたものである。
　原判決は，被告製品が本件発明１の実施のみに使用される製品であるとは認めら
れないこと，被告製品が控訴人主張のような構成を有することを認めることはでき
ないこと，仮に，被告製品が控訴人主張のような構造を有するとしても，被告製品
は本件発明２の構成要件(ウ)「該チップは，隣接する円形板のチップに対し，一定
角度間隔ずらして配置された」を充足しないことを理由として，控訴人の請求を棄
却した。そこで，控訴人が本件控訴の提起をするに至った。
　控訴人は，当審において，後記のとおり，被告製品と同じモデル型式であるが一
部構造の異なる「ウレタン表層切削機ライナックスＵ－６５０，Ｎｏ２」という切
削装置（以下「被告製品２」という。）を被控訴人が製造販売することによる本件
特許権侵害（不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得返還請求）の主
張を選択的に追加し，いずれかの製品による本件特許権侵害を理由として，前記の
４０００万円に満つるまでの金員とこれに対する前記遅延損害金の支払いを求めた
ものであり，また，被告製品及び被告製品２に関して均等論の主張を追加したもの
である。
　２　争いのない事実等
　(１)　次のとおり付加するほかは，原判決２頁２行目ないし３頁１８行目のとお
りであるから，これを引用する（ただし，２頁２行目及び同１１行目の「特許請求
の範囲請求項１」を「特許請求の範囲第１項」と，同３行目の「同請求項２」を
「同２項」と，同１６行目の「特許請求の範囲請求項２」を「特許請求の範囲第２
項」と訂正する。）。
　(２)　原判決２頁９行目の「出願日　昭和６０年５月２７日」の次に，行を改め
て，「訂正審判日　平成１３年６月１８日」を付加する。
　原判決２頁１２行目の「固い基礎床体上に」の前に，「移動する切削機の切削刃
を回転させることにより」を付加する。
　原判決２頁最終行の「固い基礎床体上に」の前に，「移動する切削機の切削刃を
回転させることにより」を付加する。
　原判決３頁１７行目の「を製造販売している」の前に，「及び「ウレタン表層切
削機ライナックスＵ－６５０，Ｎｏ２」という切削装置（以下「被告製品２」とい
う。）」を付加する。
第３　争点及び当事者の主張等
　１　以下のとおり付加するほかは，原判決３頁末尾から２行目ないし９頁末尾か
ら５行目までのとおりであるからこれを引用する（ただし，４頁１行目，５頁末尾
から４行目，７頁６行目及び同頁末尾から３行目の「特許請求の範囲請求項１」を
「特許請求の範囲第１項」と訂正する。）。
　２　争点の追加
　原判決４頁３行目の「(4)　損害又は損失の発生及び額」の次に改行して，
「(5)　争点(1)における均等論の要件の成否
　(6)　被告製品２が，本件発明１の実施のみに使用する製品かどうか
(7)　争点(6)における均等論の要件の成否
　(8)　被告製品２が，本件発明２の構成要件(ウ)を充足するかどうか
　(9)　被告製品２が，本件特許請求の範囲第３項の要件を充足するかどうか」
を付加する。
　３　当審における控訴人の主張の要点
　(１)　請求原因としての主張の追加，訂正
　(１－１)　被告製品及び被告製品２に関する均等論について（争点(5)(7)）
　被控訴人の主張する修理方法は，下記のとおり，均等要件からみても本件発明１
を侵害するものである。
　接着性のある可撓性層材を使用することにより，これを下部可撓性層に接着させ
て付着させる方法は，本件発明１と技術思想を共通にするものである。どのように
接着させるかは，本件発明１の本質的部分ではない。
　接着性のある可撓性層材を使用することにより接着剤を使用しないでその可撓性
層材を下部可撓性層に接着させ，付着させても，本件発明１の目的を達することが
でき，同一の作用効果を奏することができる。
　可撓性層材としてウレタン材を使用すること，ウレタン材に接着性があること
は，周知の事柄である。接着剤を使用せずウレタン材を塗り重ねることによりこれ
を下部可撓性層に接着させ，付着させることは，当業者が容易に想到することがで
きた。
　被控訴人主張の修理方法は，本件特許出願時における公知技術と同一ではなく，
また，当業者が出願時に容易に推考することができたものでもない。
　新たに付着する可撓性層材として接着性があるものを使用することにより接着剤
の塗布を省いてその可撓性層材を下部可撓性層に接着させる方法は，本件特許出願
手続において，特許請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
　(１－２)　被告製品２と本件発明１について（争点(6)）
　被告製品に関する主張と同旨である（原判決４頁６行目ないし５頁１４行目参
照）。
　(１－３)　被告製品２と本件発明２の構成要件(ウ)について（争点(8)）
　被告製品２は，本判決末尾添付の図面ａに示したような概略の構成を有してお
り，円形板３２を横から見ると，隣接する円形板３２のチップ３３が重ならず，一
定角度間隔ずれた状態で設置されている。各円形板３２は，いずれも同一の形状に
形成され，チップ３３は，円形板３２に等角度間隔で設けられているため，円形板
３２のチップ３３は，隣接する円形板３２のチップ３３に対し，一定角度間隔ずら
して配置されている。よって，被告製品２においては，「チップは，隣接する円形
板のチップに対し，一定角度間隔ずらして配置され」ており，本件発明２の構成要
件(ウ)を充足する。
　チップを一定間隔ずらすという意味は，隣接する円形板のチップ間をいうのであ
り，隣接しない円形板のチップ間は一定角度間隔ずらしてもずらさなくてもいいの
である。また，円形板Ａのチップとこれに隣接する円形板Ｂのチップが円周方向に
ずれる距離と，円形板Ｂのチップとこれに隣接する円形板Ｃのチップが円周方向に
ずれる距離とが等しい必要もない。以上の点は必須構成要件ではない。
　(１－４)　被告製品２と本件特許請求の範囲第３項について（争点(9)）
　被告製品２は，概ね本判決末尾添付の図面ａのような構成を有しており，その使
用する回転刃において，チップ３３の幅は，円形板３２の幅より明らかに大きい。
さらに，チップ３３の各側面Ｐは，隣接する円形板３２に固着されたチップ３３の
対応側面Ｑを含む面より外側に突出する。被告製品２では，実質的にチップ３３の
外周部で交互にオーバーラップした状態で配置されている。これを写真で説明する
と，平成１４年４月１９日付け控訴人準備書面（６）に添付の写真①において，円
形板に取り付けられたチップＡの側面Ｐは，隣接する円形板に取り付けられたチッ
プＢの側面Ｑを含む面より外側に突出している。この突出は，チップ間の衝突によ
る損傷を防ぐためであって，特許請求の範囲第３項と技術思想を一にする。したが
って，被告製品２は，本件特許請求の範囲第３項の技術的範囲に包含される。
　(１－５)　争点(4)「損害又は損失の発生及び額」の控訴人（原告）の主張につ
き，原判決９頁１８行目の「被告製品」の次に「及び被告製品２」を，「販売額
は」の次に「総額」をそれぞれ付加した上，原判決の摘示を引用する。
　(２)　原判決に対する控訴理由の要点
　(２－１）　争点(1)に関する原判決の認定判断に対して
　原判決は，本件発明１が解決しようとした技術的課題が何であり，この課題をい
かに解決したかの検討を欠き，本件発明１の発明の本質を理解しないものであっ
て，失当である。
　被控訴人の修理方法が本件発明１と異なる点は，新たに付着する可撓性層材に接
着性があるため，接着剤の塗布を要しないという点だけであるが，この点について
何ら独創性があるわけでもなく，技術思想は本件発明１と全く同じで，同じ作用効
果を全て奏しており，解決原理も同一であることが明白である。
　原判決の挙げる理由はいずれも理由にならないものであり，そもそも，接着性の
ある可撓性層材を使用することにより，接着させる方法でも，技術的にみれば「接
着剤の塗布過程」は存在しており，本件発明１の技術的範囲に含まれることは明ら
かである。
　
　(２－２）　争点(3)に関する原判決の認定判断に対して
　(２－２－１)　原判決は，本件発明２の「一定角度間隔ずらして配置された」と
は，オーバーラップした状態における隣接するチップ間の衝突を避けるために，円
周方向において，上記チップ間の衝突を避ける程度の一定の角度間隔ずらすことを
意味するものと認められる旨説示しているが，オーバーラップは本件特許請求の範
囲第３項に関することであって，本件発明２はオーバーラップした状態における隣
接するチップ間の衝突を避けることを構成要件としていない。特許請求の範囲第３
項の限定事項を本件発明２に含めて本件発明２の技術的範囲を決定することはでき
ない。
(２－２－２)　「一定角度間隔ずらして配置」する理由は，次のとおりである。
隣接する円形板のチップの角度間隔のずれがなく，直線上に配置された場合，一直
線上に配置されたチップが一度に可撓性層に当接するので切削抵抗が大きく，大き
な駆動力が必要になると同時に切削面が大きく変形するという欠点がある。これに
対し，本件発明２のように，隣接する円形板のチップを一定角度間隔ずらして配置
すると，チップは一度に可撓性層に当接せず，順次チップが可撓性層に当接して切
削を行うので切削抵抗が小さく，大きな駆動力を必要とせず，可撓性層に大きな変
形が発生せず円滑に可撓性層を切削することができる。また，本件発明２では，先
行するチップによる可撓性層の弾性変形が弾性変形前の初期の状態に復帰する前
に，後続するチップが可撓性層の表面に継続的に当接するように，隣接する円形板
のチップに対し，一定角度チップをずらして配置すれば，可撓性層の弾性変形及び
弾性形状復帰現象が発生せずに，可撓性層を均一平面に切削することができる。
このように，「一定角度間隔ずらして配置」することにより，可撓性表面部を正
確かつ平坦に切削することを可能とするものである。
　なお，本件明細書では，実施例の項において，「上記可撓性層２０は，ゴム等比
較的軟質の材料で作られるため，従来の切削機では，その表面部のみを正確な寸法
で除去することは困難である。これは，切削時に切削刃チップによって加えられた
力でゴム表面が変形するため，ゴムを均一平面に切削できないためである。」とい
う記載がある。
　(２－２－３)　被控訴人は，チップのオーバーラップを構成上の要件としなけれ
ば，本件発明２は効果を達成できない旨主張するが，本件特許請求の範囲第２項
は，必要かつ十分な構成を記載している。隣接する円形板のチップ間の距離をチッ
プ相互が接するほどに小さくすれば，虎刈りをほとんど防止することができる。
　可撓性層の全体でも部分的でも平坦に切削できる「可能性」があれば本件発明の
目的を達成し得るものと解すべきである。
　４　当審における被控訴人の主張の要点
(１)　請求原因の主張の追加に対する反論
　(１－１)　被告製品，被告製品２に関する均等論について（争点(5)(7)）
　均等論は，特許発明のある構成の代わりに別の構成を対象製品等が有している場
合に，対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれるかどうかという問題であるか
ら，本件のように，対象となる被控訴人の方法が本件発明１の「接着剤塗布過程」
という要件を全く欠いている場合には，そもそも均等論の適用があり得ない。
　接着剤塗布過程を本件発明１の本質的部分ではないとして，発明の要件の一つを
無視することは均等論としても許されない。本件発明１と被控訴人の方法とは，技
術的思想を異にするものであり，また，同じ作用効果を有するものではない。被控
訴人の方法は，本件発明の出願前から実施されており，この方法に関し，均等論が
成立する余地はない。
　(１－２)　被告製品２と本件発明１について（争点(6)）
　被告製品２も本件発明１記載の修理方法のみに使用されるものではない。その理
由は，被告製品に関して主張したところと同旨である（原判決５頁１５行目ないし
７頁１行目参照）。
　(１－３)　被告製品２と本件発明２の構成要件(ウ)について（争点(8)）
　被告製品であるライナックスＵ－６５０には，被告製品２のような構成のものも
存在するが，違いは，従前の被告製品が，チップと支持軸用穴との位置関係を特定
させたためにチップが一列に整列しているのに対し，被告製品２が，これを不特定
にしたためにチップが一列に整列していないかの違いであり，構成は基本的に同一
であり，いずれも本件発明２の技術的範囲に含まれない。
　被告製品は，被控訴人の有する特許第２９２９３４６号の実施品であり，回転体
（本件発明２における円形板に相当）を回転軸（同じくシャフトに相当）に対して
傾斜させて配設すべく所定の傾斜角度を有する支持部材を設けたものであるから，
可撓性層材の表面部を正確な寸法で平坦面に切削し，かつ虎刈りを防止するためで
あっても，チップの幅を円形板の幅よりも大きくする必要はないので，チップ間の
衝突という事態もなく，したがって，「隣接する円形板のチップに対し，一定角度
間隔ずらす」必要もないのである。被告製品２は，チップと支持軸用穴の位置関係
を不特定とし，組み付けもランダムにしているので，チップが一定角度間隔ずらし
て配置されることはあり得ず，チップが「一定」してずれているように見える部分
があったとしても偶発的であり，ずれていないものもある。よって，被告製品２も
構成要件(ウ)を充足しない。
　本件発明２の構成は，ある円形板上のすべてのチップが隣接する円形板（両端を
除き隣接する円形板はそれぞれ両側に２つある。）のすべてのチップと一定の間隔
でずれていなければならないはずである。
　
　(１－４)　被告製品２と本件特許請求の範囲第３項について（争点(9)）
　控訴人の主張する被告製品２の図面（本判決末尾添付の図面ａ）は，極めて不正
確である。被告製品２の各チップの側面は，基本的に円形板と平行であり，その結
果，隣接する円形板に固着されたチップの対応側面より外側に突出することはな
い。しかも，控訴人主張にかかる上記図面ａでは，チップ同士ははるかに離れ，お
よそ衝突するおそれがないのであって，侵害が成立するはずがない。
　被告製品２の円形板の回転面を考えれば，あるチップと隣接する円形板上のチッ
プは，オーバーラップしていない。特許請求の範囲第３項のオーバーラップは，衝
突を防止する必要のあるオーバーラップであり，「交互に」オーバーラップしてい
る構成でなければならないから，被告製品２が特許請求の範囲第３項を侵害してい
ることにはならない。
　(２)　控訴理由に対する反論
　(２－１）　争点(1)に関する原判決の認定判断について
　被控訴人の方法と本件発明１の技術的思想が全く同一であるとする控訴人の主張
は誤っている。また，両者が同じ作用効果を全て奏しているとの主張も，少なくと
も，「安価な接着剤の使用により修理コストを最小限度に低下することができる」
という本件発明１の作用効果を被控訴人の方法が奏していない。そして，原判決が
挙げる理由はいずれも相当であり，控訴人の主張は理由がない。
　控訴人は，本件特許の無効審判事件において，本件発明１が接着剤を必要とする
層の修復であることを主張し，これが認められて特許が維持されたものであるか
ら，本件侵害訴訟になって，接着剤を必要としない層を修復する被控訴人の方法を
技術的範囲に含まれるものと主張することは，禁反言の原則に照らし許されない。
　
　(２－２）　争点(3)に関する原判決の認定判断について
　(２－２－１)　本件明細書においては，「チップ間の衝突による損傷を防止す
る」ことの関係で「一定角度間隔」ずらすことが記載されているのであり，本件明
細書の記載を前提にすれば，原判決のような解釈しかあり得ず，その解釈には合理
性がある。
　本件発明２（特許請求の範囲第２項）でも，オーバーラップした状態における隣
接するチップ間の衝突を避けることを構成上の要件としなければ，控訴人の主張す
る発明の効果を達成することができない。本件明細書の「発明の効果」欄では，
「この発明の前記切削装置を使用することにより，正確かつ平坦な切削面を形成す
ることができる。これは，隣接する円形板のチップが交互にオーバーラップした状
態で配置される新しい構成によって達成することができる。」とのみ記載されてい
る。この記載からすれば，「隣接する円形板のチップが交互にオーバーラップした
状態で配置される新しい構成」であるからこそ，「正確かつ平坦な切削面を形成す
ることができる」としか読みようがない。特許請求の範囲第２項に関する解釈は，
同３項の構成を含むもので，やや異例ではあるが，上記に照らし，本件発明２の解
釈としては，この解釈しかあり得ない。
　仮に，「隣接する円形板に固着されたチップの対応側面を含む面より外側に各チ
ップの各側面を突出させない場合」，削り残しができ，いわゆる虎刈りが生じて，
「正確かつ平坦な切削面を形成する」という，本件発明２の効果を達成することが
できないのである。特許請求の範囲第２項を文言どおりに解釈すると，虎刈りが生
じ，上記効果を達成することができないのであり，本件発明２の解釈にチップの幅
に関する上記要件を読み込むことは不可避である。
　控訴人は，隣接する円形板のチップ間の距離をチップ相互が接するほどに小さく
すれば，虎刈りを「ほとんど」防止できると主張する。しかし，虎刈りを完全に防
止されず削り残しがあれば，「正確かつ平坦な切削面を形成する」ことはできない
のであり，本件発明２の目的を達し得ない。
　本件明細書における「平坦面に切削できる」との記載の「平坦面」とは，切削後
の表面がレベル（高さ）において均一であること，本件でいえば虎刈りによる削り
残しのないことを意味すると解される。なぜなら，本件発明においては，「可撓性
材料の表面部」の上に新たな可撓性層が付着されるのであるから，「表面部」は，
表面の粗さが全くないものである必要はないからである。
　(２－２－２)　控訴人は，一定角度間隔ずらすのは，チップを一列に配置する
と，チップがウレタン層に同時に当接して切削抵抗が増加して，円滑に切削ができ
ないことを防止することを目的とすると主張するが，この主張は時機に後れた攻撃
防御方法の提出であって許されない上，そもそも，本件明細書には，そのような記
載は一切ない。
(２－２－３)　控訴人は，「先行するチップによる可撓性層の弾性変形が弾性変
形前の初期の状態に復帰する前に，後続するチップが可撓性層の表面に継続的に当
接するように，隣接する円形板のチップに対し，一定角度チップをずらして配置す
れば，可撓性層の弾性変形及び弾性形状復帰現象が発生せずに，可撓性層を均一平
面に切削することができる。」などとも主張するが，そのような説明は，本件明細
書に記載がないから，そのような説明を前提とした特許請求の範囲の解釈は許され
ない。本件明細書には，可撓性層の表面の変形について問題点が記載されている
が，明細書の記載からすれば，一定角度間隔のずれがこの解決手段であるとみるこ
とには無理がある。
第４　当裁判所の判断
　１　争点(1)「被告製品が，本件発明１の実施のみに使用する製品かどうか」につ
いて
　当裁判所も，被告製品は，本件発明１の実施のみに使用する製品であるとは認め
られないものと判断する。その理由は，原判決９頁末尾から３行目ないし１３頁８
行目に記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，１２頁末尾から５行目
の「特許請求の範囲請求項１」を「特許請求の範囲第１項」と訂正する。）。
　控訴人は，前記第３，３，(２－１)のとおり，主張する。しかし，前記引用にか
かる原判決の認定判断は，本件明細書等の証拠に基づき，適切に本件発明１の技術
的範囲を認定した上で，前記のとおり判断したものであり，その過程を含め，相当
として是認し得るものである。控訴人の主張は，いずれも採用することができな
い。
　２　争点(6)「被告製品２が，本件発明１の実施のみに使用する製品かどうか」
（当審で追加された主張）について
　控訴人，被控訴人ともに，被告製品に関する主張を援用しつつ争うところであ
る。
　そこで，検討するに，被告製品２についても，本件発明１の実施のみに使用する
製品であるとは認められない。その理由は，原判決引用部分も含め，被告製品に関
する前記１において説示したところと同様である。
　３　争点(5)「争点(1)における均等論の要件の成否」及び争点(7)「争点(6)にお
ける均等論の要件の成否」（いずれも当審で追加された主張）について
　前記１，２で判示した事実（原判決引用部分）によれば，被控訴人主張のとお
り，可撓性床体の修理方法においては，既設舗装面の表面を切削した後，接着剤を
塗布することなく，ウレタン材を塗り重ねる施工方法があり，この切削に被告製品
及び被告製品２を用いることができること，この施工方法では，本件発明１におけ
る接着剤塗布過程及び接着過程が存在しないことが認められる。
そこで，控訴人は，前記第３，３，(１－１)のとおり，均等論が適用されるべき
ものと主張するが，採用することができない。
すなわち，前記１，２で判示した事実（原判決引用部分）によれば，上記の被控
訴人主張の施工方法は，遅くとも，本件特許出願時（昭和６０年５月２７日）より
も前である昭和５９年１月までには公然と実施されていたものと認められる上，接
着剤を塗布して可撓性層を固着するか，接着剤を使用せずウレタン材を塗り重ねる
かでは，明らかに異なる方法であり，置換が容易であったことの証明はないといわ
ざるを得ず，いずれにしても，被告製品及び被告製品２に関して，均等論により，
本件発明１の特許権を侵害したものと認めることはできない。
　４　争点(3)「被告製品が，本件発明２の構成要件(ウ)を充足するかどうか」につ
いて
　(１)　当裁判所も，被告製品は，本件発明２の構成要件(ウ)「該チップは，隣接
する円形板のチップに対し，一定角度間隔ずらして配置された」を充足するものと
は認められないものと判断する。その理由は，以下に付加するほか，原判決１３頁
９行目ないし１５頁５行目までのとおりであるから，これを引用する。
　(２)　控訴人は，被告製品が原判決別紙第１図Ａのとおりであると主張するが，
本件全証拠によっても，被告製品が控訴人の上記主張のような構成を有するもので
ある事実を認めるに足りない。これと同旨の原判決の認定は相当であり，被告製品
が本件発明２の構成要件(ウ)を充足する旨の控訴人の主張に理由があるものとはい
えない。
　(３)　しかし，原判決は，被告製品が控訴人主張のような構造を有するとした場
合を仮定して検討し，その結果，本件発明２の構成要件(ウ)を充足しないと認定し
ており，これに対して，控訴人が控訴理由を主張しているので，以下に検討してお
く。
　(３－１)　本件特許は，昭和６０年５月２７日に出願されたものであり，本件明
細書の特許請求の範囲第１項及び同第２項が必須要件項であり，同第３項は実施態
様項であると認められる（昭和６２年法律第２７号による請求項制度が採用される
前でいわゆる昭和５０年法による出願である。）。したがって，本件特許にかかる
発明は，上記必須要件項として記載された本件発明１と本件発明２である（なお，
乙２１参照）。
　
　(３－２)　控訴人は，原判決が，「本件発明２の『一定角度間隔ずらして配置さ
れた』とは，オーバーラップした状態における隣接するチップ間の衝突を避けるた
めに，円周方向において，上記チップ間の衝突を避ける程度の一定の角度間隔ずら
すことを意味するものと認められる」と説示していることに対して，まず，オーバ
ーラップは本件特許請求の範囲第３項に関することであって，本件発明２はオーバ
ーラップした状態における隣接するチップ間の衝突を避けることを構成要件として
いないので，特許請求の範囲第３項の限定事項を含めて本件発明２の技術的範囲を
決定するのは誤りである旨を主張する。
　(３－２－１)　検討するに，本件明細書の特許請求の範囲第２項におけるチップ
に関する記載は，「各円形板の外周部に固着されたチップ」との記載と，「該チッ
プは，隣接する円形板のチップに対し，一定角度間隔ずらして配置された」との記
載があるのみである。他方，同第３項においては，「上記チップの幅は，円形板の
幅より大きく，各チップの各側面は，隣接する円形板に固着されたチップの対応側
面を含む面より外側に突出する」との記載があり，本件明細書では，この構成をオ
ーバーラップといっている（本判決においても，この意味において「オーバーラッ
プ」という言葉を用いることとする。）。そして，原判決は，上記(３－２)冒頭の
ように説示しているところ，本件特許請求の範囲第２項（本件発明２）のうちの
「一定角度間隔ずらして配置された」との構成要件を解釈するに当たり，オーバー
ラップの点を考慮したものであると解される。
　(３－２－２)　そこで，本件明細書をみるに，「発明の詳細な説明」の「発明の
効果」欄の第２段落に，「この発明の前記切削装置を使用することにより，正確か
つ平坦な切削面を形成することができる。これは，隣接する円形板のチップが交互
にオーバーラップした状態で配置される新しい構成によって達成することができ
る。」との記載がある。
前記のとおり，切削装置としての発明は本件発明２であるから，上記の「この発
明の前記切削装置」とは，「本件発明２の切削装置」と解する以外にあり得ない
（特許請求の範囲第３項は実施態様項にすぎない。）。そして，本件発明２の効果
とは，「正確かつ平坦な切削面を形成すること」であり，「これは，隣接する円形
板のチップが交互にオーバーラップした状態で配置される新しい構成によって達成
することができる。」というのであるから，本件発明２において，「チップの交互
オーバーラップ」という構成があることが前提とされているか，少なくとも，「オ
ーバーラップ」が考慮されているものと解釈するほかのない記載となっている。
ちなみに，本件明細書中には，オーバーラップを前提としない本件発明２につい
ての説明は，全く見当たらない。
(３－２－３)　本件発明２の効果を現実的に検討しても，「オーバーラップ」を
有しないとした場合の本件発明２の構成では，「正確かつ平坦な切削面を形成する
こと」という発明の効果を達成し得ないことが認められる。すなわち，本件発明２
の円形板は，装置の進行方向に向かって整列しており（この点は控訴人も認めてい
る。当審第５回弁論準備手続調書），各円形板の間にはスペーサが配置されること
が必須の要素とされているので，各円形板の外周部に固着されたチップと隣接する
円形板のチップとの間には，必然的にスペーサの厚み分だけ隙間が存在することに
なって，削り残しが生じ，いわゆる虎刈り状態となることが避けられない。本件明
細書には，これを回避する手段としては「オーバーラップ」しか開示されておら
ず，控訴人も「虎刈りを完全に防止することはできないことは認める。」，「虎刈
りを完全に防止する手段としては，チップのオーバーラップしかなく，それ以外は
想定されていない。」と陳述するところである（当審第５回弁論準備手続調書）。
(３－２－４)　なお，控訴人は，「隣接する円形板のチップ間の距離をチップ相
互が接するほどに小さくすれば，虎刈りをほとんど防止することができる。」とし
た上，可撓性層の全体でも部分的でも平坦に切削し得る「可能性」があれば本件発
明の目的を達成し得るものと解すべきであると主張する。しかし，削り残しが生じ
虎刈り状態となることが完全には防止できない以上，およそ「正確かつ平坦な切削
面を形成する」とはいい得ないのであって，控訴人の主張は採用の限りではない。
(３－２－５)　以上によれば，本件明細書において，「特許請求の範囲第２項」
と「発明の効果」との記載が一見矛盾するかのような様相を呈するのであるが，後
者を無視して前者の形式的文理を優先させると，「発明の効果」を達成することが
できないのであり，かえって，本件発明２の効力自体に問題を生じかねないことに
なる。特許請求の範囲第２項は，抽象的かつ広範に過ぎるものというほかなく，こ
れを合理的に解釈すれば，本件発明２において，チップのオーバーラップというこ
とも考慮に入れて理解するのが相当である。
原判決の前記説示も同様の趣旨であるものと解され，オーバーラップの点を考慮
したことは是認し得る。よって，控訴人の上記主張は，採用することができない。
　(３－３)　控訴人は，(３－２)に記載の原判決の説示に対して，さらに，次のよ
うに主張する。すなわち，本件発明２が「一定角度間隔ずらして配置」する理由
は，一直線上に配置されたチップが一度に可撓性層に当接するのではなく，順次チ
ップが当接して切削を行うことになるので切削抵抗が小さく，大きな駆動力を必要
とせず，可撓性層に大きな変形が発生せず円滑に可撓性層を切削することができる
ことにあり，また，一定角度チップをずらして配置することで，先行するチップに
よる可撓性層の弾性変形が弾性変形前の初期の状態に復帰する前に，後続するチッ
プが可撓性層の表面に継続的に当接するので，可撓性層の弾性変形及び弾性形状復
帰現象が発生せずに可撓性層を均一平面に切削することができることにあり，この
ように「一定角度間隔ずらして配置」することで，可撓性表面部を正確かつ平坦に
切削することを可能とするものである，との趣旨を主張するものである（この主張
は，オーバーラップがなくても，チップを一定角度間隔ずらして配置することで，
発明の効果を達成することができるとの主張と軌を一にするものと解される。）。
　(３－３－１)　そこで，検討するに，前記(３－２)で判示したとおり，「オーバ
ーラップ」の構成によって本件発明の効果が達成し得るものと認められるのであ
り，本件明細書の「発明の効果」欄には，「オーバーラップ」の構成で達成し得る
と書かれており，「一定角度間隔ずらして配置」すること自体によって，正確かつ
平坦な切削面を形成するという効果を達成することができる旨の記載はない。
　また，本件明細書中の「発明の詳細な説明」の「実施例」欄において，「上記可
撓性層２０は，ゴム等比較的軟質の材料で作られるため，従来の切削機では，その
表面部のみを正確な寸法で除去することは困難である。これは，切削時に切削刃チ
ップによって加えられた力でゴム表面が変形するため，ゴムを均一平面に切削でき
ないためである。」という程度の記載があるものの，控訴人主張のような内容が開
示されているものと認めることは困難である。
　そして，本件明細書の「発明の詳細な説明」の「実施例」欄の第４段落におい
て，「第７図に示される通り，チップ３３は，隣接する円形板のチップ３３に対し
一定角度間隔ずらして配置され，この間隔はｌで示される。」と記載され，これに
続いて，「チップのオーバーラップ」の構成が示された上，「上記構成は，チップ
間の衝突による損傷を防止すると共に，可撓性材料の表面部を正確な寸法で平坦面
に切削できるカッター部となる。」と記載されている。この記載から，「一定角度
間隔ずらして配置」することは，少なくとも，「チップのオーバーラップ」による
「チップ間の衝突による損傷を防止する」ことを目的として有しているものといえ
る。しかし，「可撓性材料の表面部を正確な寸法で平坦面に切削できる」という効
果が，「一定角度間隔ずらして配置」すること自体によって得られるとの趣旨であ
ると理解することはできない。
　(３－３－２)　以上に加え，原判決に摘示の事情を総合すれば，「本件発明２の
『一定角度間隔ずらして配置された』とは，オーバーラップした状態における隣接
するチップ間の衝突を避けるために，円周方向において，上記チップ間の衝突を避
ける程度の一定の角度間隔ずらすことを意味するものと認められる」との原判決の
説示は，相当であると認められ，是認し得るものである。原判決の上記認定判断を
誤りであるとする控訴人の上記主張は，採用することができない。
　(３－４)　以上の検討結果に基づいて，被告製品について，本件発明２の構成要
件(ウ)の充足性をみると，被告製品が控訴人主張のとおり原判決別紙図面第１図Ａ
の構成を有しているとしても，チップは隣接する円形板のチップに対して円周方向
にずらして配置されていないことは明らかであるから，これと同旨の説示をして上
記構成要件を充足しないとした原判決の認定判断は相当である。なお，同図面第１
図Ｂの構成について原判決が認定するところも，是認し得るものである。
　５　争点(8)「被告製品２が，本件発明２の構成要件(ウ)を充足するかどうか」
（当審で追加された主張）について
　(１)　本件発明２の構成要件の解釈などについては，前記４で判示したとおりで
ある。
　(２)　控訴人は，被告製品２の構成の概略を本判決末尾添付の図面ａのとおりで
あると主張し，被控訴人は，チップの配置方向と円形板との関係が異なるなどと反
論するところ（弁論の全趣旨によれば，被控訴人としては，チップの配置方向は本
判決末尾添付の図面ａではなく，図面ｂの方が事実に近いとするようである。），
本件全証拠によっても控訴人主張の構成である事実を認めるに足りない。よって，
被告製品２が本件発明２の構成要件(ウ)を充足する旨の控訴人の主張に理由がある
ものということはできない。
　(３)　仮に，被告製品２の構成が控訴人主張のようなものであったとしても以下
のとおり，本件発明２の構成要件(ウ)を充たすものとは認めるに足りない。
　被告製品２の写真として，(a)控訴人の平成１３年９月２６日付け控訴準備書面に
添付の写真２ないし８，(b)控訴人の平成１４年３月１９日付け準備書面(５)に添付
の写真１，２，４ないし７，(c)控訴人の平成１４年４月１９日付け準備書面(６)に
添付の写真①ないし④，(d)乙第２２号証の写真３のものが存在する。
　上記各写真により，被告製品２のチップの配置関係をみると，アトランダムに不
規則な配置のされ方となっており，あるチップに隣接する円形板のチップに対して
円周方向にずれた位置にあるものもある一方で，前記(a)の写真６（前記(b)の写真
６，(c)の写真①も同じ写真）における右から５番目と６番目，９番目と１０番目，
２８番目と２９番目の円形板に配置された各チップのように，互いにずれることな
く並列状態となっており，仮に，チップのオーバーラップがあれば，チップ同士が
衝突するものと認められるほどに角度間隔のないものも存在することが認められる
（なお，乙２２の写真３では，このようなチップの数は更に多い。）。すなわち，
「あるチップと隣接するチップ間の衝突を避けるために，円周方向において，上記
チップ間の衝突を避ける程度の一定の角度間隔ずらすために配置されている」とは
認められない。
　以上により，被告製品２が本件発明２の構成要件(ウ)を充足するものとは認める
に足りない（「一定」の意味するところについては争いがあるが，その点について
判断するまでもない。）。
　６　争点(9)「被告製品２が，本件特許請求の範囲第３項の要件を充足するかどう
か」（当審で追加された主張）について
　(１)　そもそも，本件特許請求の範囲第３項は，実施態様項であるし，上記主張
は，チップが円形板に本判決末尾添付の図面ａのような配置方向ないし形状で配置
されていることを前提とする主張であって，その前提自体が事実であることを認め
るに足りる証拠がない。
　(２)　上記の点をおくとしても，以下に検討するとおり，被告製品２は，本件特
許請求の範囲第３項のオーバラップの構成を有しないことが明らかである。
　被告製品２におけるチップの幅が，若干ではあるが円形板の厚みよりも大きく，
円形板の側面から少しはみ出しているとの限度では，被控訴人も争わない趣旨であ
ると解される（当審第５回弁論準備手続調書）が，被告製品２のチップがオーバー
ラップしているか否かについては争いがある。
　まず，本件特許請求の範囲第３項における「オーバーラップ」がどのようなもの
まで含むかについて争いがあるので検討するに，本件明細書の実施例に関する記載
や第５図，第７図等に照らせば，ある円形板に設置されたチップを順次α１，α
２，α３などとし，この円形板に隣接する円形板に設置されたチップを順次β１，
β２，β３などとした場合において，α１が可撓性層に当接した後，これにβ１が
オーバーラップする状態で当接し，以下同様に，α２，β２，α３，β３というよ
うに，直近のチップ同士が順次，交互にオーバーラップしながら当接するように，
各チップが，本件明細書に記載されているように「交互にオーバーラップ」した状
態で配置される構成であるものと認められる。そうであるからこそ，正確かつ平坦
な切削の実現という効果も確実に生じ得るものと認められるし，チップの衝突の回
避という課題が生じるものといえる。
　そこで，控訴人の主張をみると，前記第３，３，(１－４)のとおりであるが，被
告製品２がオーバーラップの要件を備えている具体的な根拠は，平成１４年４月１
９日付け控訴人準備書面（６）に添付の写真①において，右から８番目の円形板に
あるチップＡの左側面Ｐの延長線が，隣接する右から９番目の円形板上にあるチッ
プＢの右側面Ｑの線よりも左側にあることをもって，実質的にオーバーラップがあ
るというものである（右から２４番目と２５番目の円形板のチップでも同様の説明
をしている。）。
　しかし，上記写真におけるチップＡとチップＢをみると，互いに隣接する円形板
上にはあるものの，チップＡ，Ｂ同士は，遠く離れており，回転方向でみれば，チ
ップＢはＡの次に可撓性層に当接するのではなく，チップ１２個（又は７個）分後
方にずれていることが認められ，到底，交互にオーバーラップする構成にはなって
いない。そして，チップＡとＢの幅及びそれぞれの円形板の間隔などに照らせば，
チップＡとチップＢをいくら近づけても，チップ同士が衝突するおそれがあるよう
には認められない。これらの事情に照らすと，被告製品２は，本件特許請求の範囲
第３項のオーバーラップの構成を有するものとは認めるには足りない（被告製品２
の構成の概略が本判決末尾添付の図面ａ，図面ｂのいずれであろうと結論は変わら
ない。なお，本件証拠及び弁論の全趣旨によれば，被告製品２は，チップ付きの円
形板をシャフトに対して傾斜させて配設することで，チップのオーバーラップの構
成を要しない構造になっているものと認められる。）。
　
　７　結論
　以上検討した控訴人の主張（当審での新たな主張を含む）は，いずれも採用する
ことができず，その余の点につき判断するまでもなく，控訴人の請求は理由がな
い。よって，控訴人の請求を棄却すべきものとした原判決は相当であり，本件控訴
は理由がないので，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。なお，当審
で被告製品２による侵害が主張されているが，これは従来からの被告製品の規格の
変更にすぎないものと認められ，控訴人の請求に変更はないものとして，控訴棄却
の主文にとどめた。
東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　裁判長裁判官　　　　　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　塩　　　月　　　秀　　　平
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
（別紙）
被告製品２図面

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