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判決言渡平成１９年４月２６日
平成１８年（行ケ）第１０５０６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成１９年３月８日
判決
原告株式会社インタシグナム
訴訟代理人弁護士森田政明
訴訟代理人弁理士森正澄
被告東洋水産株式会社
訴訟代理人弁護士久保利英明
同上山浩
訴訟代理人弁理士小出俊實
同幡茂良
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００５−８９１６２号事件について平成１８年１０月４日に
した審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，被告が商標権者である後記商標登録について，原告が無効審判を請
求したところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消し
を求めた事案である。
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告は，次のとおりの内容を有する登録第４４４１８９７号商標（以下
「本件商標」という。甲３）の商標権者である。
（商標）
（指定商品）
第３０類
「コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香
料（精油のものを除く，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大。）
麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイ
ッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及び
パン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットのも
と，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベー
キングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，
酒かす，ホイップクリーム用安定剤」
（出願日）平成１２年１月２４日（商願２０００−４１１０号）
（登録日）平成１２年１２月２２日（登録第４４４１８９７号）
イ原告は，平成１６年１２月１６日に商標「がんばれ受験生」につき出願
した（商願２００４−１１４７６１号）が，特許庁において本件商標を拒
絶引例の一つとされたので，本件商標登録の無効審判請求につき利害関係
を取得した。
ウ本件商標につき，原告から平成１７年１２月１６日付けで商標登録の無
効審判請求がなされ，同請求は特許庁において無効２００５−８９１６２
号事件として審理されることとなったが，特許庁は，平成１８年１０月４
日「本件審判の請求は，成り立たない」旨の審決をし，その謄本は平，。
成１８年１０月１６日原告に送達された。
(2)審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，本件商標は，下記のとおりの内容を有する登録第４４
５３７９６号商標（甲２。以下「日清食品商標」という）の出願日と同日。
に商標登録出願がされ，商標も類似し指定商品も抵触しているのに，商標法
（以下「法」という）８条２項に規定する協議や，同５項に規定するくじ。
の実施がなされずに登録に至ったものであるが，法４６条１項により商標登
録を無効とすべきものとはいえない，としたものである。
記
（商標）
（指定商品）
第３０類
「調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，
ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじ
ゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，
ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと」
（出願日）平成１２年１月２４日（商願２０００−１２７６９号）
（登録日）平成１３年２月１６日（登録第４４５３７９６号）
(3)審決の取消事由
しかしながら，以下に述べるとおり，審決は，法８条２項，同５項の解釈
を誤ったから，違法として取り消されるべきである。
ア審決は「…８条２項，同５項の規定に違反したとしてその登録が無効，
とされるべきものとは，出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一
の出願人以外のものが登録になった場合，くじの実施により定めた一の出
願人でない出願人について登録がなされたような場合（本来，拒絶査定を
されるべきものである）をいうものと解するのが相当であり，前記協議。
及びくじの実施がなされておらず，既にその機会のない本件のような場合
には，これには該当しないといわざるを得ないというべきである（９。」
頁２０行∼２６行）とする。
しかし，このような場合が惹起されることは殆どないといっても過言で
はなく，むしろ，本件のように，二人の審査官においてそれぞれ類否判断
の過誤がなされ重複登録されている事実が現実に生起していることに鑑み
れば，本件のような事例にこそ，法８条２項，同５項が適用されてしかる
べきものである。
そして，法８条２項，同５項違反としてその登録が無効とされるべきも
のは「一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けるこ，
とができる（法８条２項）に違背する場合（重複登録）をいうもので。」
あり，協議やくじは「一の商標登録出願人」を定めるための手続的手段，
にほかならないから，協議及びくじの実施がなされず既にその機会がなか
ったとしても，商標登録制度上あってはならない重複登録がなされている
以上，その登録は無効とされるべきである。
審決のように法８条２項，同５項違反を限定的に解釈すべき法的根拠は
何ら存在しないし，後記のとおり立法の精神や趣旨に照らしてみても，自
然な解釈とは言えない。
イ商標の重複登録は，商品出所の同一性を毀損し，商品出所の混同を生じ
て取引秩序を混乱させ，一般需要者や取引者に与える影響が大きく，法が
目的とする需要者の利益保護に明らかに逸脱するものであり，ひいては商
標登録制度に対する信頼を失わせるような事態を惹起させるものであるこ
とが明白であるから，許されるべきではない。
ウ商標制度は，明治１７年商標条例以来，一貫して二以上の者の抵触する
商標の登録を忌避している。
(ア)二以上の者の商標登録出願が抵触するときは，最先出願者登録主義
いわゆる先願主義を採用していたが，二以上の者の商標登録出願が同
日になされたときは「共ニ之ヲ却下ス可シ（明治１７年商標条例第，」
３条「願書ノ日附ノ先ナルモノヲ登録シ其日附同キモノハ共ニ之ヲ），
登録セサルモノトス（明治２１年改正条例第８条本文「出願ノ先ナ」），
ルモノヲ登録シ同時ニ出願シタルモノハ共ニ之ヲ登録セス（明治３２」
年改正条例第８条）とし，明治４２年法第３条１項において初めて関
係出願人による協議が導入（関係者ノ協議ニ依リ）されると共に協議
が調わないときは「共ニ之ヲ登録セス」とし，これが大正１０年法第
４条第１項（但シ同日ノ各別ノ出願者アルトキハ出願者ノ協議ニ依リ
登録シ協議調ハサルトキハ共ニ登録セス）に踏襲された。
(イ)大正１０年法の改正法たる昭和３４年法において，協議が成立しな
い場合に，くじにより一の商標登録出願人のみが商標登録を受けるこ
とができるとされた。昭和３４年法の国会審議（第０３１回国会商
工委員会昭和３４年３月１１日）では，くじにした立法理由を「同，
日出願人の地理的な遠近の相違により拒絶査定の送達が異なって行わ
れ，早く受け取った方がすぐまたオウム返しに特許庁に出願した場合
登録になるといった，出願人双方における，所在地の遠近によって不
公平な結果が生じることを回避するためのもの」とする。
(ウ)このような法８条の沿革立法理由から明らかなように，二以上の者
の商標登録出願が抵触する同日出願は，明治１７年商標条例の「共ニ
之ヲ却下ス可シ」より今日迄，一貫して，重複登録されることは認め
られていない。そして，くじにより決する場合は，出願人相互の間に
おいて公平を図ることを企図しているのであるが，その大前提として，
「一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる」ことを
目的としていることは明白である。したがって，重複登録は，協議及
びくじの実施がなされず既にその機会がなかったものも，無効とされ
るべきである。
エ登録異議申立てと第８条の重複登録
(ア)平成８年法律第６８号により新たに導入された登録後の異議申立制
度においては，法４３条の２に規定されているように，何人も，法８
条１項，２項及び５項違反に該当する場合に不服申立をすることがで
きる。
(イ)ところで，工業所有権法逐条解説において「登録後の異議申立制，
度は，商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成する
ため…「また後発的事由を除いたのは，本制度が登録処分の適否に」，
ついての見直しを図り商標登録に対する信頼性を高めるという制度で
あるので…「異議申立の理由を公衆の利益に関するものに限ったの」，
は，…」とされていることからも明らかなように，登録異議申立制度
は，公益的な目的を達成し商標登録に対する信頼性を高めるという制
度目的を有している。
(ウ)このような登録異議申立制度の目的からすれば，法８条２項，同５
項に該当する場合とは「一の商標登録出願人のみが商標登録を受ける，
ことができる」に違背した場合，即ち重複登録の場合にほかならない。
(エ)また，異議申立人は商標公報からのみ重複登録があったことを知る
が，この商標公報からは，協議やくじがなされたか否かは知り得ない。
したがって，この点からも，法８条２項，同５項違反に該当する場合
とは，重複登録の場合をいうものであることが明らかである。
(オ)しかるに，商標登録の無効審判制度においては，法４３条の２に規
定される異議申立の理由に，後発的事由を加えたものを以て，無効の
事由を規定する。そして，無効審判制度は登録処分の適否を判断する
のみならず，公益的な目的を達成し商標登録に対する信頼性を高める
ことを目的の一としている。したがって，登録後の異議申立制度を検
討してみれば明らかなように，異議申立てでさえ重複登録が異議理由
となるのであるから，ましてや無効審判において，法８条２項，５項
違反としてその登録が無効とされるべきものには，協議及びくじの実
施がなされず既にその機会がなかったものも，当然，含まれるもので
ある。
オ審決は「…くじによってでも一の出願人を定めるのは，先願としての地
位が保たれる特許法等とは異なり商標の出願には後願排除効がないため，
協議不調等の場合に，いずれも登録を受けることができないとすると，後
願が登録されることになり，先願主義に照らし不合理な結果をもたらすと
の趣旨によるものと解される…（９頁１５行∼１９行「協議命令や。」），
くじが行われなかった瑕疵を理由として（因みに，８条４項違反は無効事
由とされていない，仮に商標登録を無効とすれば，両出願が先願であ。）
ったにも拘わらず，先願としての地位になかったとの結果を招来すること
に帰することとなる（９頁２７行∼３０行）とする。。」
(ア)しかし，前段の「くじによってでも一の出願人を定める」のは，重
複登録を避けるという大原則を実現するためのものであり，あっては
ならない重複登録を是正することにこそ無効理由該当性の根幹がある
にも拘らず，審決は，これを見失った違法が否めない。
(イ)また，後段の「仮に商標登録を無効とすれば，両出願が先願であっ
たにも拘らず，先願としての地位になかったとの結果を招来すること
に帰することとなる」に関しては，登録異議申立てにより法８条２項，。
５項に該当するとして商標登録が取り消された場合を見てみれば明ら
かなように，理由がない。
すなわち，重複登録された同日出願に係る商標登録は，協議やくじ
の有無に拘わらず取り消されるものであり，その商標登録が取り消さ
れると，取消決定の確定によりその商標権は初めからなかったものと
みなされる（法４３条の３第３項）ので，先願としての地位になかっ
たとの結果を招来することは明白である。それ故，重複登録の後にな
された後願は，当該重複登録が無効となるため，先願主義に照らし何
ら不合理な結果をもたらすことなく，適法に商標登録を受けることが
できるものである。
この点は，商標登録の無効審判の場合においても，登録異議申立て
の場合と同様である。即ち，商標登録が無効となれば先願の地位がな
くなることは法に規定（法８条３項）されており，また，先願として
の地位になかったとの結果を招来することが，本件の如き行政処分の
瑕疵により重複商標を併存させることの正当化の根拠になり得ないこ
とは明白である。
(ウ)したがって，本件のように，重複登録の後になされた後願は，先願
主義に照らし，やむを得ない事態と言うべきである。くじによる一出
願人を定める行政手続は，重複商標併存の禁止を遵守するため，やむ
を得ず選択された法制度であるところ，行政手続の瑕疵によって重複
商標が併存する結果を招来することを容認するか，後願の商標登録を
容認するかは，その結果の法的重大性の比較によるところに帰着せざ
るを得ない。重複商標の併存の結果は，前述の通り，法の全体の精神
に違反し，取引社会全体や需要者の商標に対する信頼という公衆利益
そのものを阻害するのに対し，後願出願の登録の結果は，同日出願者
と後願出願者間の矛盾や不合理の解消で済まされるものであり，且つ，
その損失は行政手続の瑕疵に対する損害賠償等で対処すべき問題であ
る。
(エ)確かに，後願商標登録者は漁夫の利を得ることになり，その点の矛
盾は否めない。かかる不合理は，同日出願者に対して，前述の如き損
害賠償等を以て対処すべき問題とするなどの方途も選択できるし，同
日出願者と後願出願者間の問題については「勤勉な権利者の適切な商，
標管理」がなされれば，実際上は問題にはならない。即ち，同日出願
者たる商標権利者は，本件の場合もそうであるように，一方で，無効
となるまで先願権が効力を発現して後願を排除し，他方で，自身の無
効理由を知り得て最先の後願出願人となることができるのであるから，
爾後，適切な処置を行えば後願出願者の登場による不利益を回避する
ことができるものである。
カ審決は，法８条４項違反が無効理由とされていないことを根拠に挙げる
が，誤りである。すなわち，法８条４項の特許庁長官の協議命令は，審査
官の拒絶理由通知に伴ってなされるものであり，同拒絶理由通知の存在を
前提とする。一方で，拒絶理由通知が発せられる場合は，法８条２項の規
定が適用されるので，法８条４項を無効理由とする必要性はない。他方で，
拒絶理由通知が発せられず且つ長官通知がなされない場合は，法８条４項
の問題以前に，まさに原告が主張する本件の無効理由該当性が妥当する。
すなわち，法８条４項は，そもそも独立した無効理由とする必要性がな
いものであるから，これを根拠に挙げるのは誤りである。
キ審決は「…他方の商標権者と協議をして適宜の処置を講ずることが仮，
に望ましいとしても，設定登録後の商標権者の作為あるいは不作為が登録
（査定）の違法性をいう４６条１項の無効事由とならないことは，その規
定に照らして明らかというべきである（１０頁２行∼５行）とする。。」
しかし，前述の通り商標の重複登録は，商品出所の同一性を毀損し，商
品出所の混同を生じて取引秩序を混乱させ，一般需要者や取引者に与える
影響が大きく，法が目的とする需要者の利益保護に明らかに逸脱するもの
であり，ひいては商標登録制度に対する信頼を失わせるような事態を惹起
させるものであることが明白であるから許されるべきではなく，このよう
な重複登録によりもたらされた商標は先後願，同日出願を問うことなく排
除されるべきであった。そして，こうした事態は，被告が別途に本件商標
と同一の商標を出願している事実からも明らかなように，他人よりも最先
に重複登録の事実を知り且つこれに対処して最先の出願人となり得たにも
拘らず，長年に亘りこれを行わなかった不作為の点も含めて，仮に行政手
続の違背に基づき重複登録併存の結果が招来したため同日出願に係る商標
登録が無効とされても，決して酷でも不合理な結果でもない。
ク審決は「また，本件商標は，本来登録を拒絶されるべきものが登録さ，
れたというものに直ちには該当しないから，抵触する先願既登録商標の存
在により，本来登録されるべきでないもの（商標法４条１項１１号該当）
が登録されたというケースとは同列に論ずることはできない。…（１０」
頁６行∼９行）とする。
しかし，本件商標は，前述したように，本来登録を拒絶されるべきもの
に直ちに該当するものである。そして，抵触する商標が共に登録を受け得
ないことは，それらが先後願であろうが同日出願であろうが法の目的とす
る公益保護の観点からは同列である。
ケ被告は，先願主義に反するとして，原告主張を論難するが，失当である。
まず，法は，後発的無効理由の場合を除き，商標登録が無効になると，商
），標権は初めから存在しなかったものとみなし（法４６条の２第１項本文
そして，これと同一又は類似の後願商標がある場合は，一定期間経過すれ
ばこれが繰り上がって，商標登録を受け得るものであることを認めている
（法４条１項１３号参照。すなわち法は，商標権の消滅により先願権も）
消滅し，主観的事由の如何を問わず，後願が繰り上がるとされているので
あるから，この点に関する後願者が漁夫の利を得るとの被告の批判は，法
解釈としては当を得ていない。
さらに法は，本件のような過誤登録の場合に，無効となった原商標権者
に対して，一定要件の下にその商標の使用をする権利，いわゆる「中用
権」を認めている（法３３条。しかるに，中用権が認められる周知の商）
標は，他人の商標登録出願に対して法４条１項１０号の規定（周知商標の
保護）の適用根拠になり得るものである。このように，法は，過誤登録の
場合の救済制度を設けて関係当事者の利益調整を図っているのであるから，
法８条２項及び５項に該当して商標登録が無効となり後願が繰り上がって
も，何ら不合理ではない。
２請求原因に対する認否
請求原因(1)，(2)の各事実は認めるが，同(3)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
(1)法８条２項及び同５項の趣旨は，審決が説示するとおりである。すなわ
ち，同日になされた競合する２以上の出願について，出願人らに協議を求
め，あるいは協議結果が不調であったり期間内に届け出のない場合に，く
じによってでも一の出願人を定めるのは，先願としての地位が保たれる特
許等とは異なり商標の出願には後願排除効がないため，協議不調等の場合
にいずれも登録を受けることができないとすると，後願が登録されること
になり，先願主義に照らし不合理な結果をもたらすことを考慮したものと
解される（乙１，２。）
かかる趣旨に照らせば，法８条２項，同５項の規定に違反したとしてそ
の登録が無効とされるべきものとは，出願人の協議により定めたにもかか
わらず定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合
をいうものと解するのが相当であり，協議及びくじの実施がなされておら
ず，既にその機会のない本件のような場合は，これには該当しないという
べきである。
協議命令やくじが行われなかった瑕疵を理由として仮に商標登録を無効
とすれば，両出願が先願であったにもかかわらず，先願としての地位にな
かったとの結果を招来し，その結果先願者自身には何らの帰責性もないの
に，後願者が漁夫の利を得るという不合理な結果が生じることになり，上
記の法８条２項，５項の趣旨に反することになる。
(2)原告の主張は，法はいかなる場合も商標の重複登録を許容していないこ
とを大前提とするが，当該見解は原告独自のものである。
ア法は，原則的には重複登録を許容していないが，そうであるからと言
って，法が重複登録を一切認めていないわけではなく，いくつかの例外
がある。重複登録が許容されている場合として，以下のものがある。
(ア)平成３年改正法においてサービスマークの登録が可能になったこ
（附則5条）とに伴い，改正法施行後６ヶ月間に使用に基づく特例出願
，をした場合は，他人同士の相類似する商標についての出願であっても
これらを重複登録することとされている。（附則5条3項，4条3項）
(イ)平成８年改正法において商標権の分割移転の制限が緩和されたこ
とに伴い，類似商標の分離移転や同一商標の分割移転が認められた
。平成８年改正前においては，分割しようとする指定商品（法24条の2）
又は指定役務が，その分割しようとする指定商品又は指定役務以外の
指定商品または指定役務のいずれかに類似している場合には，出所の
混同が生じることなどを理由として分割移転が認められていなかった
。しかし，平成８年改正法においてこの制限が取り除（旧24条1項但書）
かれ，重複登録が許容されることとなったものである。
(ウ)平成１８年改正法において小売等役務商標制度が導入されたのに
伴い，使用に基づく特例の適用が認められる出願が複数ある場合，他
人の周知・著名商標と抵触しない等の他の登録要件を満たせば，重複
登録が許容されることとされた。
イまた，無効審判の除斥期間が5年間に制限されている趣旨も考（法47条）
慮されなければならない。出所の混同に関する無効理由は，（法4条1項15号）
原告の論法に従えば，除斥期間の制限に服することなくいつまでも取消可
能でなければならないということになるが，法はそのような立場は採って
いない。
(3)原告の無効審判請求は，原告が商標登録出願（商願２００４−１１４７
６１号）をしたところ，被告の本件商標の存在を理由の一つに拒絶理由通知
を受けたことを契機としてなされたものである。したがって，本件は侵害を
なした第三者が登録商標を無効とするため審判請求する場合と異なり，原告
出願の商標の登録を受けるための要件を確保するためになされているという
面がある。仮に被告の本件商標が無効とされれば，後願の原告出願の商標が
登録される可能性がある。すなわち，被告の本件商標よりも原告出願の商標
の保護を優先する結果になる。
そうすると，法８条２項及び５項の趣旨を検討するに当たっては，単に登
録商標のみに着目してその有効性を判断するだけでなく，原告出願の商標と
被告の本件商標の要保護性を比較衡量するという視点からの検討も必要であ
るところ，原告が出願中の商標と被告の本件商標及び日清食品商標とには既
に保護価値において大差がある（乙１０∼１７。それにもかかわらず，原）
告は，原告出願の商標の保護価値には言及することなく主張を展開しており，
失当である。
第４当裁判所の判断
１本件審決までの経緯
当事者間に争いのない請求原因(1)（特許庁における手続の経緯・(2)（審）
決の内容）の各事実，証拠（甲１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，本件
審決までの経緯は，以下のとおりであったことが認められる。
(1)訴外日清食品株式会社（以下「日清食品」という）は，平成１２年１。
月２４日「ガンバレ！受験生」とする商標につき，指定商品を第３０類，
「調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパ
ン，即席菓子のもと」とする商標登録出願をしたところ（商願２０００−１
２７６９号，特許庁審査官（Ａ）は，これにつき法８条４項の定める特許）
庁長官の協議命令及び５項の定めるくじの手続を経ることなく，登録査定を
したため，平成１３年２月１６日，上記出願どおりの商標登録（日清食品商
標・登録第４４５３７９６号）がなされた。
(2)一方，被告（東洋水産株式会社）も，上記(1)と同じ日である平成１２年
１月２４日「がんばれ！受験生」とする商標につき，指定商品を「コーヒ，
ー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを
除く，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテ。）
ン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，
肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，
ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャー
ベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベ
ーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒か
す，ホイップクリーム用安定剤」とする商標登録出願をしたところ（商願２
０００−４１１０号，特許庁審査官（Ｂ）は，これにつき法８条４項の定）
める特許庁長官の協議命令及び５項の定めるくじの手続を経ることなく，登
録査定をしたため，平成１２年１２月２２日，上記出願どおりの商標登録
（本件商標。登録第４４４１８９７号）がなされた。
(3)ところで原告（株式会社インタシグナム）は，平成１６年３月２４日，
「キットサクラサクよ！がんばれ受験生！」の文字を下記のとおりの図形
の中に有する商標につき，指定商品を「菓子及びパン，アイスクリーム用凝
固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のも
のを除く，茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリ。）
ームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンド
ペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まん
じゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビ
オリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子の
もと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グ
ルテン」として商標登録出願をしたところ（商願２００４−２７６９４号）
特許庁審査官から拒絶査定を受けることなく，平成１６年１１月１２日，登
録第４８１６７６６号として商標登録（以下「原告商標」という）がなさ。
れた。
記
上記商標は，原告からスイス国法人ソシエテデプロデュイネッスルエス
アーの日本法人に使用が許諾され「KitKat（キットカット」のチョコレ，）
ート菓子に使用されている。
なお，上記原告商標に対しては，平成１８年２月１７日に至り，東洋水産
から類似を理由に商標登録の無効審判請求がなされ，同事件は特許庁に係属
中である（無効２００６−８９０１８号事件。）
(4)原告は，上記(3)の原告商標に対し被告又は日清食品から無効審判請求が
なされることを予想していたこともあって，その対抗的措置として本件商標
及び日清食品商標につき無効審判請求をすべく，その審判請求適格を取得す
るため，平成１６年１２月１６日「がんばれ受験生」とする商標につき，，
商標登録出願（商願２００４−１１４７６１号）をした（指定商品第３０類。
詳細は不明）が，平成１７年５月２４日，本件商標及び日清食品商標に類似
する（法４条１項１１号該当）として，特許庁審査官から拒絶理由通知を受
けた。
そして原告は，平成１７年１２月１６日に至り，被告（東洋水産株式会
社）の本件商標及び日清食品株式会社の日清食品商標につき，本件無効審判
請求をしたものである。
(5)なお，被告（東洋水産株式会社）は，本件商標が日清食品商標と同日出
願であるのに法８条４項の協議命令及び５項のくじの手続がとられていない
ことのいわば保全的措置として，平成１４年１１月２２日に本件商標とほぼ
同一内容の商標出願をしたが，平成１５年９月９日，特許庁から拒絶査定を
受けている。
２本件審決の適否
(1)本件審決は，別添審決写し記載のとおり，いずれも平成１２年１月２４
日に出願された本件商標と日清食品商標とは，商標も類似し指定商品も抵触
しているのであるから，法８条２項・４項・５項に基づき，特許庁長官の協
議命令・当事者間の協議・特許庁長官の行うくじの手続を経なければならな
かったが，審査官がこれらの手続を経ずに商標登録をさせるに至ったときは，
法４６条１項により商標登録を無効とすべきものとはいえないとしたもので
あり，原告はその違法を主張するので，以下検討する。
(2)商標法は，その８条１項において「同一又は類似の商品又は役務につい
て使用をする同一又は類似の商標について異なった日に２以上の商標登録出
願があったときは，最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録
を受けることができる」と定めて，先願主義の立場をとることを明らかに。
している。もっとも，この先願主義の立場は，日を単位として適用されるの
であって，同一日に複数の出願が競合した場合については，各出願相互間に
優劣を設けずにこれを同一順位と扱い，その後になされる当事者間の協議
（法８条２項）又は特許庁長官が行うくじ（法８条５項）により，複数出願
相互間の優劣が決せられる仕組みとなっている。一方，法４６条は，商標登
録の無効審判における無効理由について定めていて，何らかの事由により商
標法の規定に反する商標登録がなされた場合にこれを無効にすることにより，
商標制度の適法性を担保しようとしたものである。本件においては，前記の
ように，被告（東洋水産株式会社）からなされた本件商標登録出願と日清食
品株式会社からなされた日清食品商標登録出願とは，商標が類似し指定商品
も抵触するのであるから，上記各出願を受けた特許庁審査官としては，法８
条２項・４項・５項に基づく協議・協議命令・くじの手続を執るべきであっ
たのにこれを看過し，両出願につき商標登録させてしまったものであるが，
これらの手続違背が当然に法４６条１項の商標登録の無効審判事由に該当す
るかどうかが，本件訴訟の中心的争点である。
思うに，法４６条１項の無効審判事由該当性の有無の解釈に当たっては，
違反した手続の公益性の強弱の程度，及び無効事由に該当すると解した場合
の法制度全体への影響等を総合的に判断してこれを行うべきものである。法
４６条１項の規定のうち本件に関係があるのは，その１号の「その商標登録
が…第８条第１項，第２項若しくは第５項…の規定に違反してされたとき」
との部分であるが，法８条は，前記のように，商標法における先願主義の立
場を明らかにし，先願と抵触する重複登録はこれを避けようとした規定であ
ると解される。そして，法８条の定めるこの先願主義ないし重複登録禁止の
立場は，商標が商品の出所の同一性を明らかにするという意味での公益性に
寄与するためのものであることは明らかであるが，その公益性の程度は，法
４７条が商標権の設定登録の日から５年を経過したときは無効審判請求をす
ることができないことを定めていることからして，重複した商標登録の併存
を法が絶対に許容しない程の強い公益性を有するものと解することはできな
い（設定登録後５年を経過すれば，重複登録は適法に並存できる）のみな。
らず，商標法は，類似の規定を持つ特許法（３９条）及び意匠法（９条）に
おいてはいわゆる後願排除効がある（同一内容の後願は，先願が拒絶されて
も，受理されることはないという効力。特許法２９条の２，意匠法３条の
２）のと異なり，後願排除効がない（法８条３項）から，仮に平成１２年１
月２４日に出願がなされた本件商標及び日清食品商標につき法８条２項若し
くは５項違反により無効審判をすべきものと解することになると，それより
も後願の者（例えば原告）の商標登録出願を許容することになり，その後願
者にいわゆる漁夫の利を付与することになって，法８条１項の先願主義の立
場に反する結果になる。
そうすると，法８条２項，同５項に違反し商標登録が無効となる場合（法
４６条１項１号）とは，本件審決（９頁２０行∼２４行）も述べるように，
先願主義の趣旨を没却しないような場合，すなわち出願人の協議により定め
たにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合，くじの実
施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合
をいうものと解するのが相当である。
したがって，これと同旨の審決が法８条２項，同５項の解釈を誤ったとい
うことはできず，審決に違法はない。
(3)原告の主張に対する補足的説明
ア原告は，審決の法８条２項，同５項違反に当たる場合の解釈に法的根拠
はなく，そのような場合が惹起されることはほとんどないにの対し，重複
登録は本件のように現実に生起していることを指摘し，法８条２項，同５
項違反としてその登録が無効とされるべきものは「一の商標登録出願，「
人のみがその商標について商標登録を受けることができる（法８条２。」
項）に違背する場合（重複登録」をいうものであり，協議やくじは，）
「一の商標登録出願人」を定めるための手続的手段にほかならないから，
協議及びくじの実施がなされず既にその機会がなかったとしても，商標登
録制度上あってはならない重複登録がなされている以上，その登録は無効
とされるべきであると主張する。
しかし，上記(2)に説示したとおり，そもそも法８条２項，同５項の趣
旨が先願主義にあると解されることに照らせば，法８条２項，同５項の
「一の商標登録出願人」との文言のみから形式的に，重複登録の場合はい
ずれも無効とされるべきであるとして，先願主義を没却する解釈を採るこ
とはできない。そして，上記(2)に説示したとおり，審決の解釈は先願主
義という法的根拠に基づくものであるし，審決の説示するような場合がほ
とんど起こらないとしても直ちに原告のような解釈を採るべきということ
にはならない。
原告の上記主張は採用することができない。
イ原告は，商標の重複登録は様々な弊害があるため許されるべきでないと
主張する。しかし，一般的には重複登録が望ましくないと言えるとしても，
上記(2)に説示したとおり，そもそも法８条２項，同５項の趣旨が先願主
義にあると解されることに照らせば，重複登録の弊害のみを理由として本
来の趣旨である先願主義を没却するような解釈を採ることはできない。
原告の上記主張は採用することができない。
ウ原告は，二以上の者の商標登録出願が抵触する同日出願は，明治１７年
商標条例の「共ニ之ヲ却下ス可シ」より今日迄，一貫して，重複登録され
ることは認められていない，くじにより決する場合は，出願人相互の間に
おいて公平を図ることを企図しているのであるが，その大前提として，
「一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる」ことを目的
としていることは明白であるから，重複登録は，協議及びくじの実施がな
されず既にその機会がなかったものも，無効とされるべきであると主張す
る。
しかし，上記(2)に説示したとおり，そもそも法８条２項，同５項の趣
旨が先願主義にあると解されることに照らせば，原告が主張するようにく
じによれば出願人相互の間において公平を図ることができるということが
あるとしても，これのみをもって「一の商標登録出願人のみが商標登録を
受けることができる」との文言を介して，先願主義を没却する解釈を採る
ことはできない。
原告の上記主張は採用することができない。
エ原告は，公益的な目的を達成し商標登録に対する信頼性を高めるという
登録異議申立制度の目的からすれば，法８条２項，同５項に該当する場合
とは「一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる」に違，
背した場合，即ち重複登録の場合にほかならない，また，異議申立人は商
標公報からのみ重複登録があったことを知るが，この商標公報からは，協
議やくじがなされたか否かは知り得ないから，この点からも，法８条２項，
同５項違反に該当する場合とは，重複登録の場合をいうものであることが
明らかであると主張する。
しかし，登録異議申立制度の目的が公益的な目的を達成し商標登録に対
する信頼性を高めることにあり，異議申立人が商標公報から協議やくじが
なされたか否か知り得ないとしても，上記(2)に説示したとおり，そもそ
も法８条２項，同５項の趣旨が先願主義にあると解されることに照らせば，
これらのみをもって当然に重複登録が異議理由となるとして先願主義を没
却する解釈を採るべきとする理由にはならない。
原告の上記主張は採用することができない。
オ原告は，異議申立てでさえ重複登録が異議理由となるのであるから，ま
してや無効審判において，法８条２項，同５項違反としてその登録が無効
とされるべきものには，協議及びくじの実施がなされず既にその機会がな
かったものも当然含まれると主張するが，異議申立てにおいて重複登録が
異議理由となるとするその前提自体が，上記エに照らし失当である。
カ原告は「くじによってでも一の出願人を定める」のは，重複登録を避，
けるという大原則を実現するためのものであり，あってはならない重複登
録を是正することにこそ無効理由該当性の根幹があるにも拘らず，審決は，
これを見失った違法が否めないと主張する。
しかし，上記(2)に説示したとおり，そもそも法８条２項，同５項の趣
旨が先願主義にあると解されることに照らせば，原告の上記主張は採用す
ることができない。
キ原告は，登録異議申立てにより法８条２項，同５項に該当するとして商
標登録が取り消されることを前提に，その商標登録が取り消されると，取
消決定の確定によりその商標権は初めからなかったものとみなされる（法
４３条の３第３項）ので，先願としての地位になかったとの結果を招来す
る，それ故，重複登録の後になされた後願は，当該重複登録が無効となる
ため，先願主義に照らし何ら不合理な結果をもたらすことなく，適法に商
標登録を受けることができると主張する。
しかし，上記エ，オに説示したとおり，異議申立てにおいて重複登録が
異議理由になるとするその前提自体が失当であるから，原告の上記主張は
採用することができない。
ク原告は，無効審判の場合においても，商標登録が無効となれば先願の地
位がなくなることは法に規定（法８条３項）されており，また，先願とし
ての地位になかったとの結果を招来することが，本件の如き行政処分の瑕
疵により重複商標を併存させることの正当化の根拠になり得ないことは明
白であると主張する。
しかし，商標登録が無効となれば先願の地位がなくなる（法８条３項）
ことを根拠として，後願が登録されても先願主義に照らし不合理な結果を
もたらすといえないとするのはあまりに形式的であり，先願主義を実質的
に無にするものであるから相当とはいえない。また，本件においてたとえ
行政処分の瑕疵があったとしても，そのことをもって法８条１項，２項及
び５項の趣旨である先願主義を無にするような解釈を採るべき十分な理由
になるとはいえない。
原告の上記主張は採用することができない。
ケ原告は，重複商標の併存の結果は，法の全体の精神に違反し，取引社会
全体や需要者の商標に対する信頼という公衆利益そのものを阻害するのに
対し，後願出願の登録の結果は，同日出願者と後願出願者間の矛盾や不合
理の解消で済まされるものであり，且つ，その損失は行政手続の瑕疵に対
する損害賠償等で対処すべき問題であると主張する。
しかし，重複登録の併存の結果が，法の全体の精神にそぐわないもので
あるとはいえても，先願主義が，法８条１項に明定された重要な法原則で
あることに変わりはないことに照らせば，これをもって同日出願者と後願
出願者間の矛盾や不合理の解消で済まされるとか，その損失は行政手続の
瑕疵に対する損害賠償等で対処すべき問題であるとか言うことができない
のは明らかである。
原告の上記主張は採用することができない。
コ原告は，同日出願者たる商標権利者は，一方で，無効となるまで先願権
が効力を発現して後願を排除し，他方で，自身の無効理由を知り得て最先
の後願出願人となることができるのであるから，爾後，適切な処置を行え
ば後願出願者の登場による不利益を回避することができると主張する。
しかし，たとえ原告が指摘するような方法が場合によっては可能である
としても，このような設定登録後の商標権者の作為又は不作為が，設定登
録の違法性をいう無効理由該当性を検討する場面において，上記(2)に説
示した解釈を覆すに十分な理由になるとはいえないから，原告の上記主張
は採用することができない。
サ原告は，審決は法８条４項違反が無効理由とされていないことを根拠に
挙げるが誤りである，すなわち，法８条４項の特許庁長官の協議命令は，
審査官の拒絶理由通知に伴ってなされるものであり，同拒絶理由通知の存
在を前提とするところ，拒絶理由通知が発せられる場合は，法８条２項の
規定が適用されるので，法８条４項を無効理由とする必要性はない，他方
で，拒絶理由通知が発せられず且つ長官通知がなされない場合は，第８条
４項の問題以前に，まさに原告が主張する本件の無効理由該当性が妥当す
る，と主張する。
しかし，法８条４項違反が無効理由とされていないことは，上記(2)に
説示したような，法８条２項，同５項の趣旨が先願主義にあることを裏付
けるものとみるのが自然である。また，原告が主張する法８条２項，同５
項違反に当たり無効となる場合の解釈自体が誤りであることは，上記(2)
に説示したとおりである。
原告の上記主張は採用することができない。
シ原告は，重複登録によりもたらされた商標は先後願，同日出願を問うこ
となく排除されるべきであった，そして，こうした事態は，被告が別途に
本件商標と同一の商標を出願している事実からも明らかなように，他人よ
りも最先に重複登録の事実を知り且つこれに対処して最先の出願人となり
得たにも拘らず，長年に亘りこれを行わなかった不作為の点も含めて，仮
に行政手続の違背に基づき重複登録併存の結果が招来したため同日出願に
係る商標登録が無効とされても，決して酷でも不合理な結果でもないと主
張する。
しかし，上記コに説示したように，たとえ原告が指摘するように被告が
他人よりも最先に重複登録の事実を知り且つこれに対処して最先の出願人
に場合によってはなり得るとしても，このような設定登録後の商標権者の
作為又は不作為が，設定登録の違法性をいう無効理由該当性を検討する場
面において，上記(2)に説示した法８条２項，同５項の趣旨に沿わない解
釈を採るべき十分な理由になるということはできない。
原告の上記主張は採用することができない。
ス原告は，本件商標は，本来登録を拒絶されるべきものに直ちに該当し，
抵触する商標が共に登録を受け得ないことは，それらが先後願であろうが
同日出願であろうが法の目的とする公益保護の観点からは同列であると主
張する。
しかし，上記(2)に説示したとおり，本件商標は，本来登録を拒絶され
るべきものに直ちに該当すると言い得ず，また同日出願の抵触する商標が
共に登録を受け得ないとすれば先願主義に反する事態となるものであるか
ら，原告の上記主張は採用することができない。
セ原告は，先願主義に反するとの批判は，法が，商標登録が無効になると，
商標権は初めから存在しなかったものとみなし（法４６条の２第１項本
文，これと同一又は類似の後願商標がある場合は，一定期間経過すれば）
これが繰り上がって，商標登録を受け得るものであることを認めている
（法４条１項１３号参照）ことからすると，法解釈としては当を得ていな
いと主張する。
しかし，法が，商標登録が無効となった場合に商標権が初めから存在し
なかったものとみなしているとしても，これを根拠として後願が登録され
る結果を先願主義に反しないというのがあまりに形式的であり，先願主義
を実質的に無にするものであり相当とはいえないことは，上記クに説示し
たとおりであるから，原告の上記主張は採用することができない。
ソ原告は，法は，本件のような過誤登録の場合に，無効となった原商標権
者に対して，一定要件の下にその商標の使用をする権利，いわゆる「中用
権」を認める（法３３条）など，過誤登録の場合の救済制度を設けて関係
当事者の利益調整を図っていると主張する。
しかし，法が過誤登録の場合の救済制度を設けていることが，当然に，
法８条２項，同５項違反の無効理由該当性について，同日出願の抵触する
商標が共に登録を受け得ないとの解釈を採るべき理由になるとは言い得な
いから，原告の上記主張は採用することができない。
３結論
以上によれば，本件商標が法８条２項及び同５項に違反して登録されたもの
に該当するということはできないとした審決の判断に誤りはない。
よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官田中孝一

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