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平成１７年(ﾈ)第１００５０号（東京高裁平成１６年（ネ）第２７４９号）
特許権に基づく侵害差止等請求控訴事件
平成１７年４月２８日判決言渡，平成１７年２月２４日口頭弁論終結
（原審・東京地方裁判所平成１５年（ワ）第９２１５号，平成１６年４月２３日判
決）
　　　　　判　　　　決
　控訴人（原告）　株式会社プラネット
　訴訟代理人弁護士　土釜惟次，佐々木良行，弁理士　阿部美次郎
　補佐人弁理士　武井義一
　被控訴人（被告）　株式会社並木製作所
　訴訟代理人弁護士　吉武賢次，保田眞紀子，宮嶋学，弁理士　勝沼宏仁
　　　　　主　　　　文
　本件控訴を棄却する。
　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　控訴人の求めた裁判
　１　原判決を取り消す。
　２　被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の物件を製造，販売してはならない。
　
３　被控訴人は，前項記載の物件を廃棄せよ。
　４　被控訴人は，控訴人に対し，４５３６万円及びこれに対する平成１５年５月
２３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
　５　訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
　本判決においては，原判決と同様又はこれに準じた略称を用いることとする。
　１　本件は，発明の名称を「止め具及び紐止め装置」とする本件特許権を有する
控訴人が，被控訴人が製造，販売している製品は本件特許発明（請求項１及び３）
の技術的範囲に属すると主張し，特許法１００条に基づき被控訴人製品の製造，販
売の差止めを，同法１０２条２項に基づき損害賠償を求めた事案である。
　原判決は，被控訴人製品は，本件特許発明の特許請求の範囲請求項１の「弾性体
は，外周が円形状であ」るとの要件（以下「構成要件イ」という。）及び「弾性体
は，…その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し，前記外周面と
前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されてお
り」との要件（以下「構成要件ロ」という。）をいずれも充足せず，また，仮に控
訴人の主張するとおり，被控訴人製品が上記構成要件をいずれも充足するとすれ
ば，本件分割手続は特許法４４条１項の規定する分割手続要件を満たさないことと
なり，本件特許権には無効理由が存在するなどとして，控訴人の請求をいずれも棄
却した。
　当事者の主張は，次のとおり付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の
「第２事案の概要等」，「第３争点」及び「第４当事者の主張」記載のとおりで
あるから，これを引用する。
　２　当審における控訴人の主張の要点（控訴理由の要点）
　(1)　被控訴人製品の構成について
　原判決は，被控訴人製品のネックレス止め具の写真である乙１０の１ないし１８
等に基づいて被控訴人製品の特定を行っているが，乙１０の１０の隙間部分は，金
属製外殻体を取り除いたことにより収縮力も取り除かれ，弾性材チューブの当該部
分が変形後の弓なり状態から変形前の元の無負荷（自然）状態に戻ったことにより
生じた隙間部分である。したがって，乙１０の１０の写真は，弾性材チューブが金
属製外殻体内に収容された状態そのものを３６０度全周にわたって正確に表したも
のではない。被控訴人製品の特定に関する原判決の認定は誤りである。
　(2)　構成要件イの充足性
　ア　原判決は，構成要件イの「弾性体」はＯリング状又は円盤状のものに限られ
ると認定したが，以下の理由から，同要件の「弾性体」は環状のものを広く含むと
解すべきである。
　(ｱ)　本件特許発明の作用効果は，弾性体の外周が円形状であり，当該外周面が球
面状の中空部の内周面に面で圧接すれば達成することができるものであるから，弾
性体の形状をＯリング状又は円盤状に限定すべき理由はない。なお，原判決は，構
成要件イ及びロを分離して個別に検討しているが，両要件は一体不可分のものとし
て解釈されるべきである。
　(ｲ)　本件特許出願の審査過程において，審査官は，当初，本件特許発明の弾性体
について「Ｏリング状又は薄い円盤状のもの」との限定が必要であると考えてい
た。ところが，控訴人が，弾性体は，外周が円形状であって，その外周面が前記中
空部の前記球面状の内壁面に面で圧接するという技術事項により本件特許発明の効
果を奏することができる旨の説明を行ったところ，特許庁審査官は上記限定を加え
ることを要求することなく特許査定を行った。
　(ｳ)　原出願明細書は，「弾性体」をＯリング状部材に限定しておらず，同明細書
に記載された作用効果は，弾性体がＯリング状部材でなくても生じ得る。確かに，
原出願明細書では「Ｏリング状部材」との用語が使われているが，その理由は，原
出願に係る発明の特許請求の範囲をＯリング状部材からなる弾性体に限定したこと
から，特許法３６条違反に基づく拒絶査定を回避すべく，実施の形態と特許請求の
範囲との対応関係を明らかにする橋渡し的な記載が必要になったことにある。つま
り，原出願明細書においては，文言どおり「弾性体」を構成要件とする発明が開示
されており，特許請求の範囲のみが「Ｏリング状部材」に限定されているにすぎな
い。このことは，原出願明細書の【課題を解決するための手段】（段落【０００
７】ないし【００１３】）においてＯリング状部材であるとの限定を付さずに「弾
性体」という用語が用いられている場合があり，同明細書の【発明の実施の形態】
（段落【００１４】以下）では，ほとんどの場合において，限定を付すことなく
「弾性体」という文言が使用されていることからも明らかである。また，そもそ
も，「弾性体」をＯリング状部材に限定する必要があるのであれば，「弾性体」と
いう文言を使用することなく，当初から「Ｏリング状部材」とだけ記載すれば足り
るはずである。
　イ　仮に，構成要件イの「弾性体」をＯリング状又は円盤状のものに限定したと
しても，原出願明細書における「Ｏリング状部材」は「Ｏリング」そのものではな
く，環状のものを広く包含すると解すべきであるから，被控訴人製品はなお構成要
件イを充足する。
　そもそも，本件特許発明のように装飾分野で使用される「Ｏリング状部材」の意
味を機械部品における「Ｏリング」の意味と同様に解すべき理由はなく，原出願明
細書でも「Ｏリング状部材」という用語と「Ｏリング」という用語は使い分けられ
ている（例えば，段落【００２１】）。また，原出願の願書に添付された図８，
９，１８には，球状の外殻体の内部に収容される弾性体として，断面が四角形状の
ものや，外径に対して厚み（高さ）が著しく小さいとはいえないものが開示されて
いる。すなわち，原出願明細書における「Ｏリング状部材でなる弾性体」は，断面
の形状にかかわらず環状のものを広く含むと理解すべきである。被控訴人製品の弾
性材が環状であることは明らかであるから，被控訴人製品は構成要件イを充足す
る。
　ウ　以上のとおり，構成要件イの「弾性体」をＯリング状又は円盤状に限定され
るとした原判決は誤りであり，仮に，原判決のように解釈したとしても，被控訴人
製品は構成要件イを充足する。また，原出願明細書は「弾性体」をＯリング状又は
円盤状のものに限定していないのであるから，本件分割出願は，原出願明細書に記
載された事項の範囲内でなされたものであり，適法な分割要件を満たす。
　(3)　構成要件ロの充足性
　ア　原判決は，本件特許発明の弾性体の外周面「全体」が中空部の球面状の内壁
面に面で圧接することを意味すると認定したが，本件特許発明の弾性体の外周面は
その「全体」又は「一部」が内壁面に圧接していれば足りると解すべきである。
　(ｱ)　原判決は，控訴人が，平成１４年４月９日付け意見書（乙５）において，
「弾性体の外周が，外殻体の形状と同一であることから，紐部材操作時に弾性体に
力が加わっても，弾性体が球面状内壁面に沿って変位また移動し得る旨の効果を説
明している」（３２頁）と判示するが，控訴人はそのような説明を行ったことはな
い。上記効果が生じるのは，中空部の外周面と球面状の内壁面との圧接によっての
み内壁面によって支持されるからである。
(ｲ)　原判決は，本件特許発明に係る当初明細書において，「弾性体の外周面の一
部が，中空部の球面状の内壁面の一部の面に圧接していればよいことを示唆する記
述や図面は認められず」（３２頁）と指摘している。しかしながら，記載がないと
いう消極的事実をもって，特許請求の範囲に記載のない外周面の「全体」が圧接す
るという要件を課すことは誤った解釈である。弁理士や出願人が明細書を作成する
場合，発明特定事項としては「一部」であっても「全部」であってもいずれでも構
わない場合には，あえて「一部で」あるいは「全部で」という形容をつけないのが
一般的である。
　(ｳ)　本件特許発明の上記作用効果を奏する上で重要なのは，弾性体が外周面と球
面状の内壁面との圧接によってのみ内壁面によって支持されることであるが，その
ためには，必ずしも，弾性体の外周面の「全体」が中空部の球面状の内壁面に面で
圧接している必要はなく，外周面の「一部」が球面状の内壁面に圧接していれば足
りる。
　(ｴ)　以上によれば，構成要件ロの「圧接」には，弾性体の外周面の「全部」が中
空部の球面状の内壁面に面で圧接する場合のみならず，その「一部」が圧接する場
合も含まれるというべきである。
　イ　被控訴人製品の弾性体の「全部」又は「一部」が中空部の球面状の内壁面に
面で圧接していることは，以下のとおり，明らかである。
　控訴人が被控訴人製品のネックレス止め具における弾性部材の状態を明らかにす
るため，東京都立産業技術研究所に依頼して行った実験の結果（甲３１の１ないし
３）によれば，被控訴人製品の品名「K184m/m丸玉」（以下「４mm玉」という。）
及び「K185m/m丸玉」（以下「５mm玉」という。）のうち，５mm玉のものについて
は横断面においてリング状の隙間が現れ，縦断面において隙間が生じていることが
判明した。しかし，これらの隙間は被控訴人が主張するほどの大きなものではな
く，「圧接」と評価できるほどのわずかなものである上，仮に隙間があっても，接
触している箇所が存在する限りそこから力は伝達し，圧力を及ぼし合う関係にある
のであるから，「圧接」しているということができる。なお，被控訴人は，４mm玉
は被控訴人製品ではないと主張するが十分な裏付けがない。
　(4)　均等侵害について
　原判決の判示するとおり，本件特許発明の「弾性体」がＯリング状部材に限定さ
れるとしても，Ｏリング状部材に相当する被控訴人製品の円筒状部材は，本件特許
発明の本質的部分ではなく，Ｏリング状部材と容易に置換できる上，被控訴人製品
は，本件特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではなく，本件特
許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものでもないのである
から，被控訴人製品は，本件特許発明の構成と均等なものであり，本件特許権の侵
害となる（最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決参照。）。
　３　当審における被控訴人の主張の要点
(1)　被控訴人製品の構成に対して
控訴人は，乙１０の１０は信頼性を欠くものであるから，原判決の被控訴人製品
の特定は誤りであると主張する。確かに，乙１０の１０の被写体は，必ずしも切断
前の弾性材の状態が保全されているとはいい難いが，原判決は，乙１０の１５，１
６，乙１１の写真番号５番にも依拠している。これらの写真の被写体は，いずれも
弾性材が切断されておらず，弾性材が収縮している外殻体の孔付近も切断されてい
ないから，その信頼性は高いところ，これらの写真には，露わになった弾性材の膨
らみの程度が外殻体の膨らみの程度に比べて小さいことが示されており，これによ
れば，外殻体内部の弾性材の外周面全面が外殻体の内壁面に圧接しているとはいえ
ないことは明らかである。
　(2)　構成要件イの充足性に対して
　ア　構成要件イの「弾性体」がＯリング状又は円盤状のものに限られるとの原判
決の判断は，相当である。
　控訴人は，原出願明細書及びその図面には，Ｏリング状又は円盤状以外の形状の
弾性体が開示されていると主張するが，原出願明細書及びその図面に開示されてい
るのはＯリング状又は円盤状の弾性体のみである。同明細書の【発明の実施の形
態】（段落【００１４】以下）においては，単に「弾性体」と記載され，Ｏリング
状部材であるとの限定が付されていない場合もあるが，これは「弾性体」との用語
を使用するたびにＯリング状部材である旨の説明を繰り返すことを避けるためにす
ぎない。
　控訴人は，原判決が，構成要件イ及びロを分けて解釈していることを不当だと主
張するが，構成要件イは，弾性体の形状を直接特定する要件であるのに対し，構成
要件ロは，弾性体と球面状内壁面との関係を特定する要件であり，その意味すると
ころが違うのであるから，両要件を分けて論じたとしても何ら問題はない。また，
両要件を一体的に論じたとしても，原判決の判示に何ら影響を及ぼさない。
　イ　控訴人は，構成要件イの「弾性体」をＯリング状又は円盤状のものに限定し
たとしても，被控訴人製品は構成要件イを充足すると主張するが，理由がない。
　控訴人は，「Ｏリング」という用語と「Ｏリング状部材」という用語の意味を別
異に解し，「Ｏリング状部材」は環状のものを広く含むと主張するが，「Ｏリン
グ」が一般的に使用されている用語である以上，その通常の意味に従って解釈すべ
きことは当然である。「Ｏリング状」とは，「Ｏリング」そのものの形状に限定さ
れないとしても，通常理解されるＯリングの形状及びこれに類似する形状を意味す
ると理解すべきところ，原出願の願書に添付された各図面に記載されている弾性体
は，いずれも通常の意味におけるＯリングの形状と実質的に同一のものである。こ
れに対し，被控訴人製品の弾性材は，縦方向の厚みと外径が同程度であり，通常理
解されるＯリングの形状とは実質的に異なるものである。
　(3)　構成要件ロの充足性に対して
原判決の判示するとおり，控訴人は，前記意見書（乙５）において，中空部が球
面状であることに合わせて弾性体の外周が円形状であると規定したものであると説
明している。弾性体の外周面の形状を外殻体の球面状の内壁面の形状に合わせて特
定したということは，弾性体の外周が，外殻体の内壁面の形状と同一であることを
意味する。
　控訴人は，原判決が，本件特許発明に係る当初明細書において「弾性体の外周面
の一部が，中空部の球面状の内壁面の一部の面に圧接していればよいことを示唆す
る記述や図面は認められず」と指摘していることを問題視するが，原判決は，かか
る記載の欠如のみをもって外周面全体が圧接することを要すると判断したのではな
い。控訴人の主張は，原判決を正解しないものである。
前記４mm玉及び５mm玉のうち，４mm玉は，外殻体の表面につけられている止め輪
がレーザー溶着により固定されているという被控訴人製品の特徴が認められないの
で，被控訴人の製品ではない。５mm玉については，その断面写真（甲３１の３）か
ら明らかなように，外殻体と弾性材との間に隙間がある。弾性材と外殻体の間にた
とえわずかであっても隙間が存在するということは，両者が圧接していないことを
意味する。
　(4)　均等侵害に対して
控訴人による均等侵害の主張は，明らかに時機に後れており，訴訟の完結を遅延
させることになることも明らかであるから，却下されるべきである。仮に，かかる
主張を行うことが許されるとしても，本件特許発明の「弾性体」がＯリング状部材
であることは本件特許発明の本質的部分であり，出願人である控訴人は，本件特許
の出願経過において，「弾性体」をＯリング状部材に意識的に限定していたのであ
るから，均等侵害の要件を欠く。
第３　当裁判所の判断
　当裁判所は，被控訴人製品は，構成要件イを充足せず，かつ，均等侵害も成立し
ないので，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求は理由がな
く，これを棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
　１　被控訴人製品の構成の特定について
　被控訴人製品の構成について，控訴人は，乙１０の１ないし１８の各写真（とり
わけ乙１０の１０の写真）は，被控訴人製品の弾性体と外殻体の内壁面との圧接状
況を正確に反映していない写真であり，被控訴人製品の弾性材の外周面は，その全
面が外殻体の内壁面に圧接しているはずであると主張する。
　しかしながら，被控訴人製品と認められる５mm玉について，控訴人が当審におい
て東京都立産業技術研究所に依頼して行った試験結果（甲３１の３）によれば，被
控訴人製品は，外殻体の中空部における最も径の大きな中央部分において，弾性材
と外殻体と間に隙間を有するものと認めることができる（なお，乙３１及び弁論の
全趣旨によれば，４mm玉が被控訴人の製品であるとは認められない。）。控訴人
は，この隙間はわずかなものである（この隙間が「圧接」と評価することを妨げる
ものであるかどうかは別論）と主張するが，甲３１の３の写真に現れた隙間は明確
であり，わずかなものなどということはできない。甲３１の３の写真に示された上
記隙間の位置，形状等は，乙１０の９，１０，１４の写真に示された隙間と矛盾し
ないものであり，さらに乙１０の１５及び１６，乙１１の写真番号５の各写真など
にも照らすと，被控訴人製品の構成は，原判決別紙「被告説明図面」の【図６】の
とおりであると認められる。
　２　構成要件イの充足性について
　(1)　控訴人は，構成要件イの「弾性体」はＯリング状又は円盤状のものに限られ
ないと主張するので，検討する。
　ア　特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められるべき
であるところ，本件特許の特許請求の範囲請求項１及び３には，以下のとおり記載
されている。
「【請求項１】外殻体と，弾性体とを含む止め具であって，前記外殻体は，孔と，中空部とを有
し，前記孔は，前記外殻体の外部から前記中空部へ通じており，前記中空部は，内壁面が球面状で
あり，前記弾性体は，通孔部を有し，前記中空部に内蔵されており，前記弾性体は，外周が円形状
であって，その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面に面で圧接し，前記外周面と前記球面状
の内壁面との前記圧接によってのみ前記内壁面によって支持されており，前記通孔部は前記孔に通
じている止め具。
【請求項３】止め具と，紐部材とを含む紐止め装置であって，前記止め具は，請求項１又は２の何
れかに記載されたものであり，前記紐部材は，前記止め具の前記外殻体の前記孔及び前記弾性体の
前記通孔部を貫通し，前記弾性体によって弾性的に保持される紐止め装置。」
　上記記載，とりわけ「外周が円形状」との記載によれば，Ｏリング状の弾性体が
本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性体」に該当することは明らかであるが，
特許請求の範囲の記載においては，「外周が円形状」の意味内容はあいまいであ
り，本件特許発明に含まれる「弾性体」の範囲は明らかでない。
　イ　そこで，本件明細書及び図面の記載を考慮するに，同明細書には，以下の記
載がある。
「【０００６】上述した課題を解決するため，本発明に係る止め具は，外殻体と，弾性体とを含
む。…前記弾性体は，通孔部を有し，前記中空部の内部に内蔵され，その外周面が前記中空部の内
壁面に圧接する。
【０００８】本発明に係る止め具は，弾性体を有しており，弾性体は，通孔部を有し，中空部の内
部に内蔵される。弾性体の通孔部は，外殻体に設けられた孔に通じている。したがって，外殻体の
孔を通して，外殻体の内部に導入された紐を，弾性体の通孔部に導くことができる。この場合，紐
の内径と，弾性体の通孔部の内径とを適当に選定することにより，弾性体の弾力性を利用して，通
孔部を通る紐に摩擦抵抗を生じさせ，紐を任意の長さに係留することができる。
【００１２】弾性体２１は，通孔部２２を有し，中空部１３に内蔵されており，通孔部２２は，孔
１５，１６に通じている。…弾性体２１は，外殻体１０の内部に挿入する以前は，Ｏリングの形状
（アルファベットのＯに似た形状）を有している。このＯリング形状の弾性体２１に，針金等を用
いた引っ掛け手段を引っ掛け，外殻体１０の内部に導入することができる。
【００２４】外殻体１７，１８の材質，形状，装飾等，及び，弾性体２１１，２１３の材質，形状
等は，図１を参照して既に説明したとおりである。」
また，本件特許出願の願書に添付された図面（原出願の願書に添付された図面と
同一）には，Ｏリング状又は円盤状の弾性体が図示され，それ以外の形状の弾性体
は図示されていない。なお，図８，９には，図１に図示された弾性体よりも縦方向
の厚みが長い弾性体が図示されているが，これらの図面に図示された例は，複数枚
の弾性体の組合せからなるものであるところ，本件特許発明の弾性体の形状につい
ては，個々の弾性体の形状を基礎として判断するのが相当である。上記図８，９に
図示された個々の弾性体の形状は，Ｏリング状又は円盤状であると認められる。
　以上の本件明細書の記載及びその図面によれば，本件明細書においても「外周が
円形状」の「弾性体」の意義についての明確な記載は存在しないというほかなく，
本件特許発明の実施例にも，Ｏリング又は円盤状の形状以外の形状の弾性体は開示
されていない。したがって，本件明細書及びその図面に照らしても，本件特許発明
に含まれる「弾性体」の範囲を明確に理解することはできない。なお，控訴人は，
本件特許発明の作用効果は，Ｏリング状又は円盤状以外の形状の弾性体でも奏する
ことができるのであるから，本件特許発明の「弾性体」の形状は，Ｏリング状又は
円盤状に限られないと主張するが，特許請求の範囲中に不明確な文言が用いられた
場合の技術的範囲の認定において，その文言を当該発明の作用効果を奏するものを
すべて含むように解すべき理由はないことはいうまでもないから，控訴人の主張は
失当である。
　ウ　さらに，本件特許の補正経過を参酌する。
　本件特許の当初明細書（乙４）の特許請求の範囲請求項１には，弾性体の構成に
関し，「前記弾性体は，通孔部を有し，前記中空部の内部に内蔵され，その外周が
前記中空部の内壁面に圧接しており，」と記載されていたところ，同記載は，平成
１４年４月９日付け手続補正書において，本件特許の特許請求の範囲第１項の文
言，すなわち「前記弾性体は，通孔部を有し，前記中空部に内蔵されており，前記
弾性体は，外周が円形状であって，その外周面が前記中空部の前記球面状の内壁面
に面で圧接し，前記外周面と前記球面状の内壁面との前記圧接によってのみ前記内
壁面によって支持されており」（判決注：下線部は補正部分）との文言に補正され
ている（乙５）。
　その理由について，控訴人は，同日付け意見書（乙５）で，以下のとおり説明し
ている。
「「前記弾性体は，外周が円形状であって」と補正する点は，出願当初明細書において，弾性体の
１実施例として「Ｏリングの形状」と記載されていたこと，弾性体を表示する添付図面の全部にお
いて，弾性体の外周が円形状になっていること，弾性体が収納される外殻体の中空部が球面状であ
ることから，これに圧接すべき弾性体の外周が円形状であることは当然であることから，上記補正
は，出願当初明細書から，直接的かつ一義的に導かれるものと確信します。」（２頁１８行～２３
行）
　上記意見書の記載によれば，控訴人は，Ｏリングの形状の弾性体は「１実施例」
にすぎないと認識していることが窺われるが，他方，控訴人が言及する「弾性体を
表示する添付図面の全部」には，Ｏリング状又は円盤状以外の形状の弾性体は開示
されていないことは前記判示のとおりである。したがって，上記意見書の記載に照
らしても，本件特許発明の「弾性体」がＯリング状又は円盤状以外の形状のものを
含むと認定することはできない。なお，控訴人は，本件特許の審査過程において，
当初，審査官が「Ｏリング状又は薄い円盤状のもの」との限定が必要であるとの心
証を抱いていたが，最終的にはそのような限定を付すことなく特許査定が行われた
と主張するが，控訴人の主張するような特許査定に至るまでの審査官の心証内容や
発言等は，証拠上認められないのみならず，仮に証拠上認められたとしても本件特
許発明の「弾性体」の意義を認定判断する資料や根拠となるものではない。
　エ　ところで，本件特許出願は，平成１１年７月６日に出願した特願平１１－１
９２３９５号（原出願）の一部を平成１１年１０月６日に新たな特許出願として分
割出願したものである。分割出願が原出願のときにしたものとみなされるという特
許法４４条２項に規定された分割出願の効果に照らすと，分割出願の対象となる発
明は，原出願について補正のできる範囲に限定されるべきであり，原出願の出願当
初の明細書又は図面に開示されていなければならないというべきである。したがっ
て，分割出願の特許請求の範囲の文言は，原出願の出願当初の明細書又は図面に記
載された事項の範囲外のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的で
あり，仮に，分割出願された発明が原出願の出願当初の明細書又は図面に含まれな
い事項を含む場合には，当該分割出願は分割出願の要件に違反して出願されたもの
として，出願日遡及の効果を生じないこととなる。
　そこで，本件原出願明細書（乙３）において開示されている「弾性体」の構成に
ついて検討するに，原出願に係る発明の特許請求の範囲，原出願明細書及びその図
面（乙３）には，原判決（第５，２(1)ウ）認定のとおりの記載又は図示がなされて
おり（当裁判所はこれを引用する。），さらに同明細書の【発明を解決するための
手段】の段落【０００８】には，「弾性体に，針金等を用いた引っ掛け手段を引っ
掛け，外殻体の内部に導入することができる」との記載がある。これらの記載によ
れば，原出願明細書及びその図面においては，針金等で引っ掛けることにより外殻
体の内部に導入できるようなＯリング状又は円盤状以外の形状の弾性体は開示され
ていないというべきである。
　これに対し，控訴人は，原出願明細書及びその図面には，Ｏリング状弾性体の上
位概念として，形状を問わず弾性体一般が開示されていると主張する。しかしなが
ら，原出願明細書には，「弾性体は，通孔部を有するＯリング状であって」（段落
【０００７】），「弾性体はＯリング状部材でなる」（段落【０００８】）等と明
確に記載された上で，限定を付さない「弾性体」という用語が使われているのであ
るから，同明細書における「弾性体」は，限定の有無にかかわらず「Ｏリング状部
材」からなるものと解すべきであり，限定のない「弾性体」という文言が用いられ
ているのは不要な繰り返しを避けるためであると理解するのが自然である。　
同様に，控訴人は，原出願明細書でＯリング状部材を具体的に挙げているのは，
実施の形態と特許請求の範囲との対応関係を明らかにするためにすぎないと主張す
るが，原出願明細書の上記記載によれば，同明細書におけるＯリング状部材の記載
が実施の形態と特許請求の範囲との対応関係を明らかにするための単なる橋渡し的
なものとは到底認められない。　
控訴人は，「弾性体」をＯリング状部材に限定する必要があるのであれば，「弾
性体」という文言を使用することなく，当初から「Ｏリング状部材」とだけ記載す
れば足りるとも主張するが，Ｏリング状部材は弾性力を有する物に限らないのであ
るから，「弾性体」という文言を使用する必要があることは明らかである。
　オ　前記アないしウで判示したとおり，本件特許の特許請求の範囲，本件明細書
及びその図面，出願経過等に照らしても，本件特許発明に含まれる「弾性体」の範
囲は必ずしも明確ではない。しかしながら，前記エで判示したとおり，分割出願の
特許請求の範囲には原出願の出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲外
のものが含まれないことを前提として解釈するのが合理的であるところ，原出願明
細書及びその図面に開示されている「弾性体」は，Ｏリング状又は円盤状のものに
限られると認められるのであるから，本件特許発明の「外周が円形状」の「弾性
体」も，Ｏリング状又は円盤状のものを意味すると解するのが相当である。
　カ　仮に，控訴人の主張するとおり，本件特許発明の「弾性体」が環状のものを
広く含むとした場合には，本件特許の特許請求の範囲には，原出願明細書及びその
図面に開示されていない新たな事項が追加されていることになり，本件分割手続は
特許法４４条１項に規定する分割手続要件を充足せず，本件分割出願の出願日は，
本件分割出願が実際に特許出願された平成１１年１０月６日となる。その場合，本
件特許発明１及び３は，いずれも特許法２９条１項１号の規定に違反して特許され
たものということができ，本件特許に基づく控訴人の請求は権利の濫用に当たるも
のとして許されない。また，被控訴人は，特許法７９条に基づき，先使用による通
常実施権を有するものということができる。その理由については，原判決第５，
３(1)(2)のとおりであるので，これを引用する。
(2)　控訴人は，仮に，本件特許発明の「弾性体」がＯリング状部材に限定される
としても，①装飾分野における「Ｏリング状部材」の意味を機械分野で用いられる
「Ｏリング」と同様に解すべき理由はなく，②原出願明細書の段落【００２１】に
おいても「Ｏリング状部材」という用語と「Ｏリング」という用語は使い分けられ
ており，③原出願の願書に添付された図８，９，１８などには，断面が円形状のも
のばかりではなく，外径に対して厚み(高さ)が著しく小さい弾性体が開示されてい
るのであるから，「Ｏリング状部材」は環状のものを広く含むと解すべきであるな
どと主張する。
　しかしながら，装飾分野においては，機械分野で用いられる「Ｏリング」とは異
なる意味での「Ｏリング状部材」が存在するなどの特別な事情は証拠上認められな
い上，控訴人が指摘する原出願明細書の段落【００２１】には「本発明に係る止め
具１では，Ｏリング状部材でなる弾性体２１が用いられているから，弾性体２１と
して，市販のＯリングの中から選択使用できる。」と記載され，本件特許発明の弾
性体として市販のＯリングを用いることができるとされている。したがって，原出
願明細書の「Ｏリング状」とは，一般に市販されているＯリングと同様の形状及び
これに類似する形状を意味するものと解すべきである。
　また，控訴人は，原出願に添付された図８，９，１８に環状の弾性体が示されて
いると主張するが，このうち，図８，９は，本件特許公報の図８，９と同一であ
り，前記判示のとおり，これらの図面に示された個々の弾性体は，Ｏリング状又は
円盤状であると認められる。図１８は，弾性体２１の中心部に球面状の空隙が設け
られたものであるが，弾性体２１の形状としてはなおＯリング状であるということ
ができる。
　以上のとおりであるから，「Ｏリング状部材」という用途と「Ｏリング」という
用語の意味をことさら別異に解し，「Ｏリング状部材」は環状の部材を広く含むと
解すべき理由はないというべきである。
　乙６（「機械用語辞典」，株式会社コロナ社昭和４７年９月３０日初版発行）に
よれば，「Ｏリング状の弾性体」とは，乙１０の５，６の写真に示されるような
「円形断面の環状パッキングの形状，又はこれと類似の形状」の弾性体を意味する
と認めるのが相当である。乙１０の３，４，７ないし１８，乙１２，乙２７の１な
いし６によれば，被控訴人製品は，金属製パイプに円柱状の弾性材チューブを挿入
し，同パイプをプレスして球状の外殻体を形成することにより製造されるものであ
り，その弾性材は，外殻体に内蔵された状態では，円柱の上下の部分が内側に曲が
った状態であり，高さ方向の厚みが外殻体の外径と同程度であると認められる。も
とより「Ｏリング」といってもその高さ方向の厚みには幅があり，必ずしも扁平な
ものには限られないというべきではあるが，原出願明細書における弾性体は「針金
等を用いた引っ掛け手段を引っ掛け，外殻体の内部に導入することができる」もの
であることも考慮すると，被控訴人製品の弾性材のように高さ方向の厚みが外殻体
の外径と同程度のものは「Ｏリング状」ではないというべきである。
　したがって，本件特許発明の「弾性体」をＯリング状又は円盤状と解したとして
も，被控訴人製品の弾性材は「Ｏリング状」であるものとして構成要件イを充足す
るとの控訴人の主張は採用できない。
　(3)　以上によれば，被控訴人製品は構成要件イを充足しないのであるから，構成
要件ロの充足性については検討するまでもなく，被控訴人製品が本件特許発明の構
成要件を充足しないことは明らかである（なお，控訴人は，構成要件イ及びロは一
体不可分のものとして解釈されるべきであると主張するが，構成要件イは弾性体の
形状を特定する要件であるのに対し，構成要件ロは弾性体と球面状内壁面との関係
を特定する要件であるから，両要件を個別に検討しても何ら問題はない。）。
　３　均等侵害について
控訴人は，本件特許発明の「弾性体」がＯリング状部材に限定されるとしても，
被控訴人製品は本件特許発明の構成と均等なものであるから本件特許権の侵害とな
ると主張するが，構成要件イは本件特許発明の本質的な部分であると認められるの
で，均等侵害が成立するための要件を満たさないことは明らかである。
　４　結論
　以上によれば，原判決は相当であり，本件控訴は理由がないので，これを棄却す
ることとして，主文のとおり判決する。
　　知的財産高等裁判所第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　塚　　　原　　　朋　　　一
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　田　　　中　　　昌　　　利
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　佐　　　藤　　　達　　　文

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