戻る

平成２１年５月２７日判決言渡
平成２０年（行ケ）第１０４７８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年３月２５日
判決
原告武田薬品工業株式会社
訴訟代理人弁護士畑郁夫
同国谷史朗
同茂木鉄平
同重冨貴光
被告特許庁長官
指定代理人森田ひとみ
同星野紹英
同中田とし子
同小林和男
主文
１特許庁が不服２００８−３１７７号事件について平成２０年１０
月３１日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２争いのない事実等
以下の事実は，当事者間に争いがないか，証拠によって容易に認定するこ
とができる事実である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，発明の名称を「有核顆粒およびその製造法」とする特許第２１
２０２３７号の特許（平成元年９月２７日出願〔優先権主張：昭和６３年
９月２７日，日本国〕，平成８年２月２８日出願公告〔特公平８−１９０
０３号〕，平成８年１２月２０日設定登録。以下「本件特許」という。請
求項の数は５である。）の特許権者である（甲２の１，９，弁論の全趣
旨）。
(2)原告は，平成１８年９月４日，本件特許につき，特許権の存続期間の延
長登録の出願（特許権存続期間延長登録出願２００６−７０００７２。以
下「本件出願」という。）をし，延長の理由として，原告が平成１８年６
月１５日に次の処分（以下「本件処分」という。）を受けたことを主張し
た（甲１）。なお，本件処分の対象となった「物」が，同処分の対象とな
った「医薬品」を指すのか（原告の主張），同医薬品の「有効成分」を指
すのか（被告の主張）については，争いがある。
ア延長登録の理由となる処分
薬事法１４条７項に規定する医薬品の製造の承認事項の一部変更に係
る同項の承認
イ処分を特定する番号(承認番号)
２１４００ＡＭＺ００２２３０００
ウ処分の対象となった物
(ア)処分の対象となった医薬品（販売名）
タケプロンＯＤ錠１５
(イ)処分の対象となった医薬品の有効成分（一般名称）
ランソプラゾール
エ処分の対象となった物について特定された用途（効能・効果）
非びらん性胃食道逆流症
(3)原告は，本件出願について，平成１９年１２月２６日付けで拒絶査定を
受けたので，平成２０年２月１２日，これに対する不服の審判（不服２０
０８−３１７７号事件）を請求した。
特許庁は，平成２０年１０月３１日，「本件審判の請求は，成り立たな
い。」との審決（以下「審決」という。）をし，同年１１月１８日，その
謄本を原告に送達した。
２特許請求の範囲
本件特許の願書に添付された明細書（出願公告時のもの。以下「本件明細
書」という。甲２の１）の特許請求の範囲の記載（以下，各請求項に係る発
明を項番号に対応して，「本件特許発明１」などといい，これらをまとめ
て「本件特許発明」という。）は，次のとおりである（設定登録時も同じ〔
弁論の全趣旨〕。）。
「【請求項１】有核顆粒中の低置換度ヒドロキシプロピルセルロースの含有
量が０．１∼１５重量％になるように，低置換度ヒドロキシプロピルセルロ
ースの分散液を核顆粒に噴霧することを特徴とする有核顆粒の製造法。
【請求項２】分散液を噴霧しながら粉状散布剤を散布する請求項（１）の製
造法。
【請求項３】分散液に主薬を配合する請求項（１）または（２）の製造法。
【請求項４】粉状散布剤に主薬を配合する請求項（２）または（３）の製造
法。
【請求項５】請求項（１）ないし（４）の製造法で得られる有核顆粒。」
３審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件処分は本件特許発明の実
施に必要な処分であったとは認められないから，本件出願は特許法６７条の
３第１項１号の規定により拒絶すべきである，というものである。
第３当事者の主張
１取消事由についての原告の主張
審決は，以下のとおり，理由不備ないし理由齟齬の違法（取消事由１），
特許法の解釈・適用を誤った違法（取消事由２）があるから，取り消される
べきである。
(1)取消事由１（理由不備・理由齟齬）
審決は，本件特許発明について検討することなく，特許第２１３８０２
６号（以下「別件特許」という。）に係る特公平８−３２６２５号公報（
以下「別件公告公報」という。甲２の２）に記載された発明（以下「別件
発明」という。）について検討し，本件出願の許否について判断したもの
である。
すなわち，審決が摘示した「資料ａ」の記載内容（審決書６頁９行∼１
９行，６頁２２行∼２９行，７頁１行∼３行，７頁３０行∼３５行参照）
は，本件明細書の記載ではなく，別件公告公報の記載と一致する。また，
上記別件公告公報についての摘示を受けた審決のその余の説示も，本件特
許ではなく，別件特許についての判断といわざるを得ない。
したがって，審決は，本件特許発明について何ら検討しておらず，理由
不備ないし理由齟齬の違法がある。
(2)取消事由２（特許法の解釈・適用の誤り）
審決は，以下のとおり，特許法の解釈・適用を誤った結果，本件処分は
本件特許発明の実施に必要な処分であったとは認められないと誤って判断
した。
ア審決は，「特許発明の実施行為には当然その物（その処分においてそ
の物に使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用
途に使用されるその物）についての実施行為が明確に存在することが必
要であって，そうでない場合は，その特許発明の実施にその処分は必要
ではなかったことになる」（審決書５頁１６行∼１９行），「医薬品に
ついての処分が特許発明の実施に必要であったというためには，少なく
ともその処分によって特定される『物』すなわち『有効成分』が特許発
明の構成要件として明確に特定されていることを要するというべきであ
る」（審決書５頁３７行∼６頁１行），「延長登録制度は，処分で特定
される『物』が，薬事法の規制により使用できないことにより特許発明
の実施が不可避的に相当期間妨げられた場合，一定の限度において救済
をすることをその趣旨とするのであるから，少なくともその特許発明に
は，薬事法上の規制を受ける『物』自体あるいはその『物』が顕在化し
ている上位概念（例，マーカッシュ形式で記載された化合物など）がそ
の構成要件として含まれることを要するというべきであ（る）」（審決
書７頁１３行∼１９行）と説示した。
上記説示によれば，審決は，特許権の存続期間の延長登録の要件に係
る「その特許発明の実施」であるというためには，処分の対象が「特許
発明の構成要件として明確に特定され」ていなければならないと解釈し
たものと理解できる。
しかし，特許法６７条２項及び６７条の３第１項１号の規定によって
も，処分の対象が「特許発明の構成要件として明確に特定され」なけれ
ばならないと解する合理的理由はない。
上記各規定は，「その特許発明の実施」について政令で定める処分を
受けることが必要である場合に，特許権の存続期間の延長登録が認めら
れることを定めたものであるし，また，「その特許発明の実施」におけ
る「実施」の意義は，特許法２条３項各号に定められている（甲２１〔
中山信弘編著，「注解特許法」第三版【上巻】，平成１２年８月２５日
青林書院発行〕６５１頁２９行∼３１行〔平山孝二・守屋敏道執筆部分
〕参照）。
そして，これらの規定によれば，処分の対象たる「医薬品」（あるい
は，処分の対象たる「有効成分」を含有する「医薬品」）の製造販売等
が特許発明の実施であれば，「その特許発明の実施」に該当すると解さ
れる。
例えば，甲２２（特許庁編集，「工業所有権法（産業財産権法）逐条
解説〔第１７版〕」，平成２０年５月３０日社団法人発明協会発行）
は，特許法６７条の３第１項１号所定の拒絶理由に関して，「処分を受
けることによって禁止が解除された範囲と特許発明（特許権）の範囲に
重複している部分がなければ，特許発明の実施に当該処分を受けること
が必要であるとは認められない」（２１５頁１６行∼１７行）としてい
るが，これを換言すれば，処分によって禁止を解除された範囲（処分の
対象）と特許発明（特許権）の範囲に重複している部分（特許発明の技
術的範囲に属する部分）があれば，「その特許発明の実施に第６７条第
２項の政令で定める処分を受けることが必要であった」ということにな
る。
上記のような解釈は，これを否定すべき実質的根拠が見当たらないの
みならず，上述した甲２２のほか，甲２１が「特許発明の実施に法６７
条２項の政令で定める処分を受けることが必要であったと認められるた
めには，政令で定める処分を受けることによって禁止が解除された行為
と特許発明の実施（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する
行為）に重複部分があることが必要である。具体的には，処分を受けた
物（又は，物と用途）が特許請求の範囲に記載されている場合には，そ
の特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったと認められ
る（特許庁・改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運
用基準）。」（６５２頁１行∼７行）と述べていること，甲２３（小栗
昌平監修・平山孝二外３名著，「詳説改善多項制・特許権の存続期間
の延長制度」，昭和６３年８月２５日社団法人発明協会発行）が「『処
分を受けた物（又は，物と用途）が特許請求の範囲に記載されている場
合』には，・・・・・・処分を受けた物（又は，物と用途）が特許請求
の範囲に明示されている場合のほか，処分を受けた物（又は，物と用
途）の上位概念の物（又は，物と用途）が特許請求の範囲に記載されて
いる場合も含まれる。例えば，特許請求の範囲にはマーカッシュ形式等
により複数の化合物が包括的に記載されており，処分を受けた物が特許
請求の範囲に明示的に記載されていない場合（例えば，処分を受けた物
の化合物名が特許請求の範囲に明示的に記載されていない場合）であっ
ても，処分を受けた物がそれに含まれていれば，処分を受けた物が特許
請求の範囲に記載されていることとなる。」（１８９頁２９行∼１９０
頁１０行）と述べていることとも，整合する。なお，甲２３は，「マー
カッシュ形式等」に言及しているが，これは例示にすぎず，処分の対象
が「特許発明の構成要件として明確に特定され」ることが必要であると
したものではない。
イ審決は，「本件特許発明は顆粒として経口投与される薬物全般につい
ての製剤技術に関する発明である」（審決書６頁３７行，３８行），「
ランソプラゾールが本件特許発明における『主薬』として採用されうる
としても，本件特許発明はランソプラゾールを使用しなければ有核顆粒
が製造できないというものではないし，『非びらん性胃食道逆流症』に
使用される『ランソプラゾール』を使用しなければならないものでもな
い」（審決書７頁３行∼７行），「『非びらん性胃食道逆流症』に『ラ
ンソプラゾール』を使用することについて所用の実験，審査などに相当
の期間を要するがために，本件特許発明の実施，すなわち，主薬と低置
換度ヒドロキシプロピルセルロースとを配合してなる粉状散布剤で被覆
された有核顆粒や，その製造法の実施が不可避的に相当期間妨げられた
ということはできない」（審決書７頁８行∼１２行）と説示した。
上記説示によれば，審決は，本件特許発明における「分散液」のよう
に，特許請求の範囲に広義の概念を用いた場合には，同概念に処分の対
象が含まれる旨の記載が発明の詳細な説明にあったとしても，特許権の
存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきであるとしたものと理解するこ
とができる。
しかし，審決の上記判断は，下記(ア)，(イ)に示される特許庁におけ
る従来の運用からも逸脱している。
(ア)特許第１７２９８１３号の特許（以下「８１３号特許」とい
う。）については，その特許発明の実施に「スルファモノメトキシ
ン，オルメトプリム，含水マクロゴール４００，マクロゴール４０
０，水酸化ナトリウム，塩酸及び精製水を含有したｐＨ９．５∼１
１．５の液状合剤」についての薬事法１４条６項に規定する動物用医
薬品に係る同項の承認（農林水産省令９畜Ａ第８９０号）を受けるこ
とが必要であったとして，特許権の存続期間の延長登録の出願がさ
れ，同出願に対し登録査定がされている（甲３７）。しかし，８１３
号特許に係る明細書（甲３６）の特許請求の範囲には，「スルホンア
ミド類」との記載があるにとどまり，上記承認の対象となった動物用
医薬品の有効成分である「スルファモノメトキシン」自体はもとよ
り，マーカッシュ形式の記載など「スルファモノメトキシン」が顕在
化している上位概念も記載されていない。なお，同明細書の発明の詳
細な説明には，「本願発明における被可溶化対象物質である合剤の主
成分，即ち，スルホンアミド類としては例えば，・・・スルフアモノ
メトキシン等又はその塩が挙げられ」（２欄１８行∼３欄１行）との
記載があり，「スルファモノメトキシン」が「スルホンアミド類」と
して採用され得ることを理解できる。
(イ)特許第２５７６９２７号の特許（以下「９２７号特許」とい
う。）については，その特許発明の実施に「アジスロマイシン水和物
を含む小児用細粒」についての薬事法１４条１項に規定する医薬品の
製造に係る同項の承認（承認番号：２１２００ＡＭＺ００１６２００
０）を受けることが必要であったとして，特許権の存続期間の延長登
録の出願がされ，同出願に対し登録査定がされている（甲３９）。し
かし，９２７号特許に係る明細書（甲３８）の特許請求の範囲に
は，「主薬」との記載があるにとどまり，上記承認の対象となった医
薬品の有効成分である「アジスロマイシン」自体はもとより，マーカ
ッシュ形式の記載など「アジスロマイシン」が顕在化している上位概
念も記載されていない。なお，同明細書の発明の詳細な説明には，「
本発明に用いられる主薬としては，細粒剤として投与されうるものな
らば限定されないが，特に苦味などの不快な味を有する薬物に適応す
る時，本発明の効果が著しい。その様な薬物としては，・・・アジス
ロマイシンに代表されるマクロライド系抗生物質・・・などが挙げら
れる。」（段落【００１３】）との記載があり，「アジスロマイシ
ン」が「主薬」として採用され得ることが理解できる。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の事例は，処分の対象である医薬品等の「有効
成分」はもとより，これが顕在化している上位概念も特許請求の範囲
に明確には記載されていないが，発明の詳細な説明に当該「有効成
分」が特許請求の範囲に記載された広義の概念に含まれることが示さ
れている点において，本件と事案を同じくするものである。
ウ以上のとおり，審決は，特許法６７条２項及び６７条の３第１項１号
の解釈・適用を誤ったものというべきである。
２被告の反論
以下のとおり，原告の主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由１（理由不備・理由齟齬）に対し
ア原告は，審決が摘示した「資料ａ」の記載内容が，本件明細書の記載
ではなく，別件公告公報の記載と一致すると主張するところ，確かに，
原告の指摘に係る審決の摘示には，誤記ないし誤引用がある。
しかし，審決が本件特許発明について判断したことは，以下のとお
り，明らかである。
(ア)審決は，「１．本件特許及び本件特許発明」の項において，本件
出願の対象が本件特許であり，その特許発明が本件特許発明１ないし
５であることを明記している（審決書１頁１７行∼２頁６行）。
(イ)審決は，「資料ａ」が，本件明細書の内容を記載した「平成８年
特許出願公告第１９００３号公報」（甲２の１）であることを明記し
ている（審決書２頁２７行）。
(ウ)審決書６頁８行ないし９行に「資料ａ（本件公告公報，ｐ１第１
欄下から３行∼第２頁３欄３１行）」とあるのは，本来，「資料ａ（
本件公告公報，第１頁右欄４行∼第２頁左欄４３行）」とすべきとこ
ろを，誤って記載したものである。
しかし，これに引き続いて審決が摘示した「資料ａ」の内容と本件
明細書とを対比すれば，審決の摘示は，本件明細書に「従来の技
術」，「発明が解決しようとする課題」，「課題を解決するための手
段」として記載された，本件特許発明に至る経緯の概要を記載したも
のであることが理解できる。
(エ)審決書６頁２１行ないし２２行に「資料ａ（第２頁４欄第２行∼
第５欄下から４行）」とあるのは，本来，「資料ａ（第２頁右欄第１
８行∼同欄末行）」とすべきところを，誤って記載したものであり，
また，これに引き続いて審決が摘示した「資料ａ」の内容は，本件明
細書には存在しない。
しかし，審決における「資料ａには，主薬の一例としてランソプラ
ゾールに相当する２−［［３−メチル−４−（２，２，２−トリフル
オロエトキシ）−２−ピリジル］メチルスルフィニル］ベンツイミダ
ゾールが挙げられており，」（審決書７頁１行∼３行）との説示は，
本件明細書（甲２の１）の「消化器系薬物としては，２−{［３−メチ
ル−４−（２，２，２−トリフルオロエトキシ）−２−ピリジル］メ
チルスルフィニル}ベンツイミダゾール」（２頁右欄３２行∼３４行）
との記載に基づくものであり，また，原告（請求人）が，平成２０年
３月１８日付け手続補正書（甲１９）において，同記載に基づく主張
をしたこと（８頁１９行∼２６行）に対する応答でもある。
(オ)審決書７頁２９行ないし３５行に「本件特許発明（特許権）の範
囲は，その請求項に記載のとおり，『主薬と低置換度ヒドロキシプロ
ピルセルロースとを配合してなる粉状散布剤で被覆された有核顆粒（
請求項１）』を実施（製造，販売，使用等）すること，ならびに，『
核顆粒に，水性結合剤を噴霧しながら主薬と低置換度ヒドロキシプロ
ピルセルロースとを配合してなる粉状散布剤で該核顆粒を被覆するこ
とを特徴とする有核顆粒の製造法（請求項２）』を実施することであ
るが，」とあるのは，誤りであり，原告（請求人）の主張に対応して
いない。
しかし，その前後に審決が摘示した原告（請求人）の主張（審決書
７頁２７行∼２９行の「であるとし，」，７頁３５行の「ここで，」
∼８頁１行の「主張するが，」）は，いずれも甲１９における原告（
請求人）の主張に対応するものである。
(カ)以上のとおり，審決の説示の一部に誤記ないし誤引用があるとし
ても，説示の内容は，全体として，本件特許発明に実質的に対応する
ものであり，別特許に対する判断ということはできない。
イ審決の上記誤記ないし誤引用は，以下のとおり，審決の結論に影響す
るものではない。
(ア)審決は，「１．本件特許及び本件特許発明」の項で本件特許及び
本件特許発明を認定し，「２．本件出願」の項で本件処分を記載
し，「３．原審の拒絶の理由の概要」の項で原査定の理由（特許法６
７条の３第１項１号および同項３号に該当する）を示した上，「４．
当審の判断」の項でで審決の結論に至った理由を説示している。
そして，審決は，特許法６８条の２の規定から「特許発明」（特許
請求の範囲に記載された発明）に処分の対象となった物（その処分に
おいてその物に使用される特定の用途が定められている場合にあって
は，当該用途に使用されるその物）が明確に含まれていなければなら
ないことを示し，さらに，医薬品における「物」，「用途」はそれぞ
れ「有効成分」，「効能・効果」と解すべきであること，医薬品の有
効成分を含む特許発明は，その成分の有効性，安全性の確保という点
で薬事法の規制を受け，実施が妨げられることが多いことを述べた上
で，処分が薬事法に基づく承認である場合については，「特許請求の
範囲」に少なくともその処分によって特定される「有効成分」が明記
されている必要があるとの解釈を示した。
上記解釈によれば，特許請求の範囲に本件特許発明の構成要件とし
て本件処分の対象となった「有効成分」である「ランソプラゾール」
の記載がないことを指摘すれば足りる。そして，審決は，現に，特許
発明（特許請求の範囲に記載された発明）の構成要素にランソプラゾ
ールが存在しない本件特許発明の実施に本件処分が必要であったとは
認められないことを明記している（審決書７頁１３行∼２１行参照)｡
したがって，審決は，念のため，「資料ａ」の内容を参照し，特許
請求の範囲の記載の形式のみならず，本件特許発明が実質的に製剤技
術の発明であって，「ランソプラゾール」を必須の構成要件とする発
明ではないことを指摘したにすぎないものというべきである。
(イ)上記(ア)のとおり，原告の指摘に係る誤記ないし誤引用は，審決
が念のため本件明細書の記載を参照しようとした部分におけるもので
あり，しかも，そのほとんどは本件明細書の記載と実質的に対応する
ものである。
したがって，審決の説示に原告の指摘に係る誤記ないし誤引用が存
在することは，審決の結論に影響するものとはいえない。
(2)取消事由２（特許法の解釈・適用の誤り）に対し
ア原告は，処分によって禁止を解除された範囲（処分の対象）と特許発
明（特許権）の範囲に重複している部分（特許発明の技術的範囲に属す
る部分）があれば，「その特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定
める処分を受けることが必要であった」ということになると主張する。
しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。
すなわち，特許発明の実施に特許法６７条２項の政令で定める処分を
受けることが必要であったと認められるためには，政令で定める処分を
受けることによって禁止が解除された行為と特許発明の実施に重複部分
があることが必要であり，この重複範囲において特許権の効力が延長さ
れる（乙１〔中山信弘編著，「注解特許法〔第三版〕【上巻】」，平成
１２年８月２５日青林書院発行〕の６７１頁下から１１行目∼６７２頁
５行，乙２〔特許庁編，「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第
１７版〕」，平成２０年５月３０日社団法人発明協会発行〕２１９頁６
行∼１１行参照）から，上記禁止が解除された範囲については，特許法
６８条の２（存続期間が延長された場合の特許権の効力）の規定を踏ま
えて，その内容を理解する必要がある。
そのような観点から，特許法６７条の３第１項１号の要件を検討する
と，同号の該当性は，「処分によって禁止を解除された範囲（処分の対
象）と特許発明（特許権）の範囲に重複している部分（特許発明の技術
的範囲に属する部分）があるか否か」ではなく，「処分の対象となった
物，又は物と用途が，特許請求の範囲に特定されているか否か」によっ
て判断すべきである。その理由は，特許発明の技術的範囲は特許請求の
範囲の記載に基づいて定められるところ（特許法７０条），特許請求の
範囲に，存続期間が延長された場合に特許権の効力が及ぶ物（又は，物
と用途）の記載がないとき，あるいは，漠然としか記載されていないと
きは，当業者といえども当該延長された特許権の効力が及ぶ範囲を予見
することは困難であって，処分の対象となった物が特許発明の技術的範
囲に属しさえすれば，特許権の存続期間の延長登録が認められるとする
と，存続期間満了後に特許発明を実施しようとする第三者に不測の不利
益を及ぼす不都合が生ずるからである。
この点，原告が引用する甲２３は，処分を受けた物（又は，物と用
途）を含む上位概念の物（又は，物と用途）が特許請求の範囲に記載さ
れている場合も含まれると説明されているが，マーカッシュ形式の記載
が例示されているように，あくまで特定の「物」が把握でき，上位概念
であっても，処分の対象となった物と本質的に同一の物であると判断で
きる程度の記載がされていることが必要である。むしろ，原告が引用す
る甲２３では，医薬品の場合，処分の対象となった有効成分と特許請求
の範囲に記載されている物とが同一であるということの説明が必要であ
ると解説されている（乙３〔小栗昌平監修・平山孝二外３名著，「詳説
改善多項制・特許権の存続期間の延長制度」，昭和６３年８月２５日
社団法人発明協会発行）〕１７７頁１４行∼１８２頁１８行，３７４頁
２行∼３７６頁２４行参照）。
イ原告は，８１３号特許及び９２７号特許に係る各特許権の存続期間の
延長登録出願に関する先例を挙げて，審決の判断が特許庁における従来
の運用から逸脱していると主張する。
しかし，上記各事例では，その願書（甲３７，３９）における「処分
の対象となった物」の記載について，補正が指示されていないことに照
らしても，特許権の存続期間の延長登録の要件の審査に当たり，何らか
の錯誤があったことが疑われるものである。すなわち，特許権の存続期
間の延長登録の出願は，当初は，物質特許，用途特許，物質の製法特許
について出願されることが想定されており，製剤特許等についての審査
の対応についての検討が十分ではなかったことから，このような錯誤が
生じたもの考えられる。
特許法１２５条の２が延長登録無効審判について規定しているのは，
行政庁の処分であっても過誤が生じる可能性があり，それを正すためで
あるから，原告の主張に係る事例において特許権の存続期間の延長登録
が認められた例があることをもって，直ちに当該事例における解釈・運
用が正当であるということはできない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（理由不備・理由齟齬）について
当裁判所は，審決には，本件特許発明について検討することなく，別件発
明について検討したものであるから，理由不備ないし理由齟齬の違法がある
と判断する。その理由は，以下のとおりである。
(1)審決の認定判断
ア審決が，本件出願の対象が本件特許であって，その特許発明が本件特
許発明１ないし５であると認定したこと（審決書１頁１７行∼２頁６
行，６頁８行参照），本件出願の願書に添付された「資料ａ」が，本件
明細書の内容を記載した「平成８年特許出願公告第１９００３号公報
写」（甲２の１）であると認定したこと（審決書２頁２７行参照）は，
いずれも，審決書の記載に照らし，明らかである。
イ一方，審決が摘示した「資料ａ」の記載内容の大部分（審決書６頁８
行∼３７行参照）が，本件明細書（甲２の１）の記載とは一致せず，別
件公告公報（甲２の２）の記載と一致することは，審決書，本件明細書
及び別件公告公報の各記載に照らし，明らかである。
ウまた，審決には，本件特許発明（特許権）の内容として，本件特許発
明１ないし５ではなく，別件発明について摘示した部分（審決書７頁２
９行∼３５行参照）があることも，審決書の記載に照らし，明らかであ
る。
(2)判断
上記(1)によれば，審決は，本件出願の対象が本件特許であって，その特
許発明が本件特許発明であるとしながら，実際には，本件特許発明でな
く，別件発明について検討したものであって，理由に齟齬がある。また，
審決は，本件特許について検討したものということはできないから，本件
出願を拒絶すべき理由が記載されているともいえない。
(3)被告の主張に対し
被告は，①審決の説示の内容は，実質的には本件特許発明に対応するも
のであって，別特許に対する判断ということはできない，②「政令で定め
る処分」が薬事法所定の承認である場合は，「特許請求の範囲」に少なく
ともその処分によって特定される「有効成分」が明記されている必要があ
るという審決の解釈を前提にするならば，特許請求の範囲に本件特許発明
の構成要件として本件処分の対象となった「有効成分」である「ランソプ
ラゾール」の記載がないことを指摘すれば足りるから，審決の結論に影響
しない，などと主張する。
しかし，前記(2)のとおり，審決は本件特許についての理由を示していな
いのであるから，被告の主張は，本訴において，新たな理由を付加したも
のというべきであって，採用の限りではない。被告の同主張の当否につい
ては，再開されるべき審判手続において，原告に意見陳述の機会を与えた
上で，審決において判断すべきものであって，審決を適法とする理由とし
ては，主張自体失当というべきである。
(4)小括
以上検討したところによれば，審決は理由齟齬及び理由不備があり，原
告主張の取消事由１は理由がある。
２結論
(1)以上によれば，原告主張の取消事由２について検討するまでもなく，審
決は取消しを免れない。
(2)事案にかんがみ，再開されるべき審判手続における審理に資するよう，
特許法６７条２項及び６７条の３第１項１号の解釈について，当裁判所の
見解を付言する。
ア特許法６７条２項は，「特許権の存続期間は，その特許発明の実施に
ついて安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分
であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相
当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であ
るために，その特許発明の実施をすることができない期間があつたとき
は，五年を限度として，延長登録の出願により延長することができ
る。」と規定している。また，同法６７条の３第１項１号は，特許権の
存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき場合の一つとして，「
その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けるこ
とが必要であつたとは認められないとき。」と規定している。
これらの規定の趣旨は，「その特許発明の実施」について，特許法６
７条２項所定の「政令で定める処分」（以下「政令で定める処分」とい
うことがある。）を受けることが必要な場合には，特許権が存在してい
ても，特許権者は特許発明を実施することができず，特許期間が侵食さ
れる事態が生ずるため，特許発明を実施することができなかった期間，
５年を限度として，特許権の存続期間を延長することとしたものと解さ
れる。そして，「特許発明」とは「特許を受けている発明」（特許法２
条２項）であり，「実施」とは特許法２条３項各号に掲げる行為をいう
ものである。
そうすると，「その特許発明の実施」に「政令で定める処分」を受け
ることが必要であったというためには，「政令で定める処分」を受ける
ことによって禁止が解除された行為と「その特許発明の実施」に当たる
行為（例えば，物の発明にあっては，その物を生産等する行為）に重複
部分があることが必要であるといえる。換言すれば，「政令で定める処
分」を受けることによって禁止が解除された行為と「その特許発明の実
施」に当たる行為に重複している部分がなければ，「その特許発明の実
施」に「政令で定める処分」を受けることが必要であったとは認められ
ないことになる。
イ「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された行為
と「その特許発明の実施」に当たる行為に重複している部分があるか否
かを判断するには，まず，「政令で定める処分」が薬事法１４条所定の
医薬品の製造の承認や医薬品の製造の承認事項の一部変更に係る承認で
ある場合には，当該承認を受けることによって禁止が解除された医薬品
の製造行為が「その特許発明の実施」に当たる行為であるか否かを検討
すべきである。なぜなら，薬事法１４条所定の承認を受けることによっ
て禁止が解除された医薬品の製造行為が「その特許発明の実施」に当た
る行為である場合には，特許発明の当該実施行為をすることは，薬事法
により禁止されていたということができるからである。
ウ一方，特許法６８条の２は，「特許権の存続期間が延長された場合（
第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を
含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となつた第六十七
条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその
物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途
に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，
及ばない。」と規定している。
上記規定の趣旨は，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権
の効力は，その特許発明の全範囲に及ぶものではなく，「政令で定める
処分の対象」となった「物」（その処分においてその物に使用される特
定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその
物）についてのみ及ぶというものである。これは，特許請求の範囲がし
ばしば上位概念で記載されるため，同記載によって特定される特許発明
の範囲も「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除された
範囲よりも広いことが少なくないところ，「政令で定める処分」を受け
ることが必要なために特許権者がその特許発明を実施することができな
かった範囲（「物」又は「物及び用途」の範囲）を超えて，延長された
特許権の効力が及ぶとすることは，特許発明の実施が妨げられる場合に
存続期間の延長を認めるという特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨
に反することとなるからであると解される。
ところで，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力
が，「政令で定める処分の対象」となった「物」（又は「物」及び「用
途」）についてのみ及ぶとする制度の下においては，特許権の存続期間
満了後に当該特許発明を実施しようとする第三者に対し，不測の不利益
を与えないという観点からの考慮が必要であることはいうまでもない。
しかし，そのような観点から，「政令で定める処分」の対象となっ
た「物」（又は「物」及び「用途」）が，客観的な要素によって特定さ
れ，かつ，「特許請求の範囲」，「発明の詳細な説明」の各記載及び技
術常識に基づいて，十分に認識，理解できることが必要となるとはいい
得ても，特許請求の範囲によって明確に記載されていることが必要とな
るとはいえない。
したがって，「政令で定める処分の対象」となった「物」（又は「
物」及び「用途」）が，特許請求の範囲に明確に記載されていないとい
う理由で，特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶することは，許さ
れないものというべきである。
(3)以上のとおりであるから，原告の本訴請求は理由があるから，これを認
容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官嶋末和秀は，転補につき，署名押印することができない。
裁判長裁判官
飯村敏明

戻る