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平成２３年９月１５日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２２年(ワ)第３４９０号商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求本訴事
件，同年(ワ)第１０１５７号商標権侵害行為差止請求反訴事件
口頭弁論終結日平成２３年６月１６日
判決
本訴原告・反訴被告株式会社七尾製菓
（以下「反訴被告」という。）
同訴訟代理人弁護士武末昌秀
同長沢幸男
同笹本摂
同補佐人弁理士平野一幸
本訴被告・反訴原告株式会社フジバンビ
（以下「反訴原告」という。）
同訴訟代理人弁護士田中裕司
同松岡智之
同小松陽一郎
同辻淳子
同山崎道雄
主文
１反訴原告は，自ら又は役員，従業員若しくは代理人をして，反訴被告
による別紙１反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造，販売及び販売の
申出が，登録番号５０７６５４７号の商標権を侵害する旨，又は不正競
争防止法２条１項１号の不正競争に該当する旨の告知若しくは流布を
し，又はさせてはならない。
２反訴被告のその余の請求を棄却する。
３反訴原告の請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，本訴反訴を通じて反訴原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１本訴事件
反訴原告は，自ら又は役員，従業員若しくは代理人をして，反訴被告による
別紙１反訴被告商品目録(1)記載の各商品の製造，販売及び販売の申出が，登録
番号第５０７６５４７号の商標権及び登録番号第１２５０８７２号の意匠権を
侵害する旨，又は不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨の告
知若しくは流布をし，又はさせてはならない。
２反訴事件
(1)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載の各商品を製造し，販売し，
又は販売のために展示してはならない。
(2)反訴被告は，前項記載の各商品を廃棄せよ。
(3)反訴被告は，別紙３反訴被告小包装目録記載１の包装を製造し，同包装を
別紙２反訴被告商品目録(2)記載１の商品に使用し，又は同包装を使用した同
商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。
(4)反訴被告は，前項記載の包装を廃棄せよ。
(5)反訴被告は，別紙３反訴被告小包装目録記載２の包装を製造し，同包装を
別紙２反訴被告商品目録(2)記載２の商品に使用し，又は同包装を使用した同
商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならない。
(6)反訴被告は，前項記載の包装を廃棄せよ。
(7)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載１の商品の包装に別紙４反訴
被告標章目録記載１－１，１－２の各標章を付し，又は同包装に別紙４反訴
被告標章目録記載１－１，１－２の各標章を付した別紙２反訴被告商品目録
(2)記載１の商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展示してはならな
い。
(8)反訴被告は，前項記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。
(9)反訴被告は，別紙２反訴被告商品目録(2)記載２の商品の包装に別紙４反訴
被告標章目録記載２－１，２－２の各標章を付し，又は同包装に別紙４反訴
被告標章目録記載２－１，２－２の各標章を付した包装を用いて，別紙２反
訴被告商品目録(2)記載２の商品を製造し，販売し，若しくは販売のために展
示してはならない。
(10)反訴被告は，前項記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。
(11)反訴被告は，反訴原告に対し，１６００万円及びこれに対する平成２２
年７月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
【本訴事件】
本訴事件は，反訴被告が，反訴原告に対し，反訴原告による別紙１反訴被告
商品目録(1)記載１，２の各商品（別紙２反訴被告商品目録(2)記載１，２の各
商品と同一の商品である。以下，各目録中の番号に従って「反訴被告商品１」
などといい，反訴被告商品１，２を総称して「反訴被告商品」という。）の製造
販売等の行為が，反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害
する旨，又は不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨を告知又
は流布する行為が，同項１４号の不正競争に該当することを理由とする同法３
条１項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】
反訴事件は，後記本件商標権の商標権者である反訴原告が，別紙４反訴被告
標章目録記載１－１，１－２，２－１，２－２の各標章（以下，同目録中の番
号に従って「反訴被告標章１－１」などといい，反訴被告標章１－１，１－２
を総称して「反訴被告標章１」，反訴被告標章２－１，２－２を総称して「反訴
被告標章２」といい，反訴被告標章１，２を総称して「反訴被告標章」という。）
を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し，下記請求をした事案
である。
記
(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求
ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法３６条１項に基づく，反訴被
告標章１の使用，反訴被告商品１の製造販売等の差止請求
イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法３６条２項に基づく，反訴被
告標章１を付した包装，反訴被告商品１等の廃棄請求
(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求
ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当す
ることを理由とする同法３条１項に基づく，反訴被告標章の使用，反訴被
告商品の製造販売等の差止請求
イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当す
ることを理由とする同法３条２項に基づく，反訴被告標章を付した包装，
反訴被告商品等の廃棄請求
(3)損害賠償請求
主位的に民法７０９条（商標権侵害）又は不正競争防止法４条（両者は，
選択的請求），予備的に民法７０９条（一般不法行為）に基づく損害賠償請求
１判断の基礎となる事実
以下の各事実は，当事者間に争いがないか，又は掲記の各証拠及び弁論の全
趣旨により容易に認定することができる。
(1)当事者
反訴原告は，昭和５１年に設立された，熊本市に主たる営業所を置く菓子
の製造及び販売等を業とする株式会社である。
反訴被告は，昭和３２年に設立された，北九州市に主たる営業所を置く菓
子の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(2)反訴原告の商標権
反訴原告は，以下の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を
「本件商標」という。）を有している（甲５）。
①登録番号第５０７６５４７号
②出願日平成１７年１月６日
③登録日平成１９年９月１４日
④商品及び役務の区分第３０類
⑤指定商品黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子
⑥登録商標別紙５商標目録のとおり
(3)反訴原告の意匠権
反訴原告は，以下の意匠権（以下「本件意匠権」という。）を有している（甲
６）。
①登録番号第１２５０８７２号
②出願日平成１６年１０月２６日
③登録日平成１７年８月５日
④意匠に係る物品包装用袋
⑤登録意匠別紙６意匠目録のとおり
(4)反訴原告による反訴原告商品の販売
ア反訴原告は，昭和６０年頃，別紙７反訴原告商品目録記載１の商品（以
下「反訴原告商品１」という。）の販売を開始した。また，反訴原告は，
平成９年頃，別紙７反訴原告商品目録記載２の商品（以下「反訴原告商品
２」といい，反訴原告商品１，２を総称して「反訴原告商品」という。）
の販売を開始した。
イ反訴原告商品１の外側包装には，別紙８反訴原告標章目録記載１－１の
標章（以下「反訴原告標章１－１」という。）が付されている。また，商
品である菓子は，別紙８反訴原告標章目録記載１－２の標章（以下「反訴
原告標章１－２」という。）が付された別紙９反訴原告小包装目録記載１
の小包装（以下「反訴原告小包装１」という。）により個別に包装されて
いる（なお，反訴原告標章１－１，１－２を総称して「反訴原告標章１」
という。）。
反訴原告商品２の外側包装には，別紙８反訴原告標章目録記載２－１の
標章（以下「反訴原告標章２－１」という。）が付されている。また，商
品である菓子は，別紙８反訴原告標章目録記載２－２の標章（以下「反訴
原告標章２－２」という。）が付された別紙９反訴原告小包装目録記載２
の小包装（以下「反訴原告小包装２」といい，反訴原告小包装１，２を総
称して「反訴原告小包装」という。）により個別に包装されている（なお，
反訴原告標章２－１，２－２を総称して「反訴原告標章２」といい，反訴
原告標章１，２を総称して「反訴原告標章」という。）。
(5)反訴被告の行為
ア反訴被告は，遅くとも平成２１年１０月頃から，反訴被告商品を製造販
売している。
イ反訴被告商品１の外側包装は，別紙１反訴被告商品目録(1)添付写真１の
とおりであり，反訴被告標章１－１はその構成の一部である。また，商品
である菓子は反訴被告標章１－２が付された別紙３反訴被告小包装目録記
載１の小包装（以下「反訴被告小包装１」という。）により個別に包装され
ており，これが１０本ずつ外側包装に入って販売されている。
反訴被告商品２の外側包装は，別紙１反訴被告商品目録(1)添付写真２の
とおりであり，反訴被告標章２－１はその構成の一部である。また，商品
である菓子は反訴被告標章２－２が付された別紙３反訴被告小包装目録記
載２の小包装（以下「反訴被告小包装２」といい，反訴被告小包装１，２
を総称して「反訴被告小包装」という。）により個別に包装されており，こ
れが１０本ずつ外側包装に入って販売されている。
(6)反訴原告の告知・流布行為等
反訴原告は，平成２１年１１月４日，福岡地方裁判所小倉支部に対し，反
訴被告を債務者として，反訴被告商品の販売等の行為が本件商標権を侵害し，
不正競争防止法２条１項１号及び同項２号に該当する旨主張して，反訴被告
商品の販売差止め等を求める仮処分命令を申し立て（福岡地方裁判所小倉支
部平成２１年（ヨ）第１０１号。甲１２の１），同月５日頃，反訴被告の取引
先に対し，上記仮処分命令を申し立てたこと及び同申立てにおける主張内容
を告知するとともに，反訴被告商品の販売中止等を求める警告書を送付する
などした（甲１５の１～３）。
２争点
(1)商標権侵害の成否（反訴請求）
ア反訴被告標章１が本件商標と類似するか。
イ反訴被告標章１は商標法２６条１項２号所定の商標に該当するか。
ウ本件商標は商標登録無効審判により無効とされるべきものと認められる
か。
(2)不正競争防止法２条１項１号該当性の有無（反訴請求）
ア反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ
周知商品等表示（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか。
イ反訴被告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，それぞれ
反訴原告商品のものと類似するか。
(3)一般不法行為の成否（反訴請求）
反訴被告による反訴被告商品の製造販売が，反訴原告との関係で不法行為
を構成するか。
(4)反訴原告の損害額（反訴請求）
(5)不正競争防止法２条１項１４号の不正競争該当性の有無（本訴請求）
反訴原告による上記１(6)の告知・流布行為が，「競争関係にある他人の営
業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為」（不正競争防止
法２条１項１４号）に該当するか。
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)ア（反訴被告標章１が本件商標と類似するか）について
【反訴原告の主張】
ア本件商標と反訴被告標章１との類似性
本件商標と反訴被告標章１の外観，称呼，観念を対比すると（下記(ア)
ないし(ウ)），特に外観，観念において紛らわしい関係にあり，取引の実
情（下記(エ)）をも考慮すると，需要者が両者を見誤る可能性は大きく，
商品ないし出所について混同のおそれがあることから，両者は類似してい
る。
なお，反訴被告は，反訴被告商品１に付されている標章は，その外側包
装の正面全体であり，これを本件商標との類否判断の対象とすべき旨主張
するが，外側包装の正面の一部である反訴被告標章１は，それ自体独立し
た標章であるから，他の部分と分離して類否判断の対象となるものである。
また，そうでなく反訴被告の主張する外側包装の正面全体を一つの標章と
して捉えるべきとしても，反訴被告標章１の部分は，本件商標との類否判
断において，その要部となるものである。
(ア)外観について
本件商標の「黒糖ドーナツ棒」は手書き風の字体，反訴被告標章１の
「棒でドーナツ黒糖」は丸ゴチック風の字体で書かれており，異なる字
体が用いられているものの，いずれもありふれており，その違いが需要
者に格別のインパクトを与えるものではない。
また，本件商標の主要部分は「ドーナツ棒」，反訴被告標章１の主要部
分は「棒でドーナツ」であるところ，いずれも漢字の「棒」，カタカナ
の「ドーナツ」を有する点で一致している。さらに，本件商標の「ドー
ナツ棒」について視覚的に強い印象を残すのは，画数が多く複雑な構成
を持つ「棒」という漢字部分であるところ，反訴被告標章１の「棒でド
ーナツ」についても，「棒」の文字が強い印象を与えるようになってお
り，これに対し，「で」の文字は反訴被告標章１のみに用いられている
が，小さく表記されていることから視覚的印象が薄く，この点の違いは
微差にすぎない。
本件商標と反訴被告標章１とでは，「棒」と「ドーナツ」の単語の順序
が異なるが，上記のとおり，「棒」が強調されて印象に残る態様での表
記である点は共通しており，両者を離隔的に観察した場合，全体的に相
紛らわしい外観を呈しているといえる。また，両者は「黒糖」の文字の
位置についても異なるが，同文字は，上記各主要部分との一体性が低く
付加的なものであることが明らかであって，需要者がその文字の位置を
さして気にとめないことが自明である。
よって，本件商標と反訴被告標章１の外観は類似している。
(イ)称呼について
本件商標と反訴被告標章１の称呼は，「コクトー」，「ドーナツ」，「ボー」
の部分を有する点で一致し，異なるのは「デ」の有無だけであることか
ら，離隔的，全体的に観察した場合，両者は類似している。
(ウ)観念について
本件商標と反訴被告標章１は，いずれも黒糖を原材料として使用した
ドーナツ菓子で棒状形であるとの特徴を有する旨の観念が生じること
から，両者の観念は同一である。
(エ)取引の実情
本件商標の指定商品である「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」
は，反訴原告が開発し，本件商標を付した上で，反訴原告商品１として
現在に至るまでほぼ独占して販売している。反訴原告商品１は，棒状形
という従前にはなかった形状と，黒糖を使用すること等による味や食感
が一般に受け入れられて，爆発的な売上げを記録していることから（乙
７の１～５），需要者にとって，同商品に付された本件商標と反訴原告
との結びつきが強いといえる。
また，反訴原告商品１の主な需要者層は，注意力や記憶力が必ずしも
高いとは期待できない子供や年配者であり（需要者の特性），さらに，
反訴原告商品１は，精密機械や化粧品のような細かな性能や種類の違い
が重視される高価格な商品と異なり，個人の嗜好にまかせて比較的気軽
に買い求められるドーナツ菓子である（商品の特性）。このような事情
にも照らすと，需要者としては，本件商標と反訴被告標章１との離隔的
な識別にあたり，必ずしもその細部や共通する言葉の順序の異同を吟味
することなく，時には短絡的ともいえる全体的直観に頼るのが通常と考
えられる。
イ反訴被告の包袋禁反言の主張について
商標権は，商標権者の私益保護のみならず混同防止という公益が関わる
ことから，商標の類否の判断において，包袋禁反言の法理の適用は否定さ
れるべきである。また，仮に，包袋禁反言の法理が適用されるとしても，
本件商標は，反訴原告の記述的表示に該当しない旨の意見（甲１８）が採
用されて登録となったものではないことから，この点について包袋禁反言
の法理を適用する余地はない。
【反訴被告の主張】
ア反訴被告商品１に付されている商標について
反訴被告商品１は，その外側包装の正面全体（別紙１反訴被告商品目録
(1)添付写真１「正面」参照）に一体の標章が付されているから，本件商
標との類否判断は，外側包装の正面全体を一体として観察してされるべき
であり，これらが類似していないことは明らかである。
反訴被告標章１－１は，反訴被告商品１の外装に付されている標章の一
部を取り出したものにすぎず，類否判断の対象として適切ではない。
イ本件商標と反訴被告標章１との類似性
仮に，本件商標と反訴被告標章１－１を比較したとしても，両者が類似
しないことは，次のとおりである。
(ア)外観，称呼，観念について
本件商標と反訴被告標章１の外観，称呼はいずれも類似しない。
反訴被告標章１からは，本件商標の指定商品の観念を想起するのみで
あって，それ以外の特定の観念は生じないことから，観念類似に当たら
ない。
(イ)取引の実情
反訴被告商品は，反訴被告固有のブランドと信頼により消費者の支持
を得ており，全国的販売業者や卸業者は，反訴被告の商品をあえて選ん
で取引をし，一般の需要者たる消費者においても，双方の商品の味，食
感に対する需要者の好みの違いはあれ，反訴被告の商品の商品表示がさ
れている反訴被告の商品を，安心し評価して，購入している。したがっ
て，取引業者や消費者等の需要者はその選択により反訴被告の商品の商
品表示がされている商品を購入することはあっても，反訴原告の商品と
混同して反訴被告の商品を購入することはあり得ない。
反訴原告は，独自の創意工夫により，反訴原告商品１を開発したと主
張するが，同商品は，昔から製造，販売されてきた黒糖蜜ないし蜂蜜を
絡めた焼油菓子であって，国産小麦，沖縄県産黒糖の使用，かりんとう
の技術を加えた製法，棒状にしたことなどは，すべて当業者が通常採用
する製法にすぎない。
ウ包袋禁反言の主張
包袋禁反言は，民事法分野における他の禁反言と同様，商標法の分野に
おいて適用されるべき法理である。
反訴原告は，本件商標に係る出願経過において，審査官が拒絶理由通知
で「本件商標をその指定商品中，『黒糖を使用したドーナツ』に使用する
ときは，その商品が，黒糖を材料として使用している棒状のドーナツであ
るということ，すなわち商品の品質，原材料，形状を表示するにすぎない」
との見解を示したのに対し，「『棒状のドーナツ』をあえて『ドーナツ棒』
として反転表示したところに識別力を具備する根拠があります」（甲３０）
と主張した。しかるに，反訴被告標章１は，「棒状のドーナツ」を反転表
示させたものではないことから，反訴原告は，本件商標との類似を主張で
きない。
(2)争点(1)イ（反訴被告標章１は商標法２６条１項２号所定の商標に該当する
か）について
【反訴被告の主張】
反訴被告標章１は，黒糖を使った棒状のドーナツ菓子という商品について
の普通名称，あるいはその品質，原材料，形状を，普通の方法で表示するも
のであることから，商標法２６条１項２号所定の商標に該当し，本件商標権
の効力は及ばない。
【反訴原告の主張】
反訴被告標章１は，反訴被告が反訴被告商品１に使用するのみであり，こ
の名称を，他の業者がドーナツ菓子に使用したり，あるいは，需要者が「黒
糖を使った棒状のドーナツ菓子」一般を指すものとして使用したりする事実
はないことから，普通名称ではない。また，反訴被告標章１は，「棒のドー
ナツ」，「棒形状ドーナツ」などの名称と異なる上，助詞の「で」を通常とは
異なる用法で用いた点に特徴があり，品質，原材料，形状を普通に用いられ
る方法で表示したものではない。
したがって，反訴被告標章１は，商標法２６条１項２号所定の商標に該当
しない。
(3)争点(1)ウ（本件商標は商標登録無効審判により無効とされるべきものと認
められるか）について
【反訴被告の主張】
ア本件商標は，指定商品を単に文字表記したものであることから，普通名
称を普通に用いられる方法で表示したものであり，商標法３条１項１号所
定の商標に該当する。よって，同法４６条１項１号により商標登録無効審
判で無効にされるべきものと認められるから，同法３９条，特許法１０４
条の３により反訴原告は本件商標権を行使することができない。
イ仮に，本件商標が商標法３条１項１号所定の商標に該当しないとしても，
本件商標は，指定商品の品質，原材料，形状を普通に用いられる方法で表
示したものであり，同項３号所定の商標に該当する。よって，同法４６条
１項１号により商標登録無効審判で無効にされるべきものと認められるか
ら，同法３９条，特許法１０４条の３により反訴原告は本件商標権を行使
することができない。
ウ反訴原告は，商標法３条２項の要件が肯定されることから本件商標には
同条１項３号所定の商標に該当することを理由とする無効原因はない旨主
張するが，同条項の要件が満たされるためには，当該商標から，商品の出
所と特定の事業者との関連を認識することができることを要するところ，
本件商標を付した反訴原告商品１の宣伝，広告は，九州地方に限定されて
いて他の地域の需要者には普及し得ない程度のものであり，そのほか，上
記要件を肯定し得るほどの大規模な宣伝活動がされたといった旨の立証も
ない。
したがって，本件商標には商標法３条２項の要件は認められない。
【反訴原告の主張】
ア「普通名称」（商標法３条１項１号）とは，取引界において，その商品又
は役務の一般的な名称と認識されるに至っているものをいい，ある名称が
「普通名称」（同上）に該当するか否かは，取引市場において，その名称が
特定の商品の一般名称として世俗一般に使用されているか否かによって判
断されるべきである。
本件商標については，取引市場において，指定商品を示す一般的名称と
なっているとの客観的資料は存在せず，「普通名称」（同上）には該当しな
い。
イ本件商標は，棒状形のドーナツを暗示するものとはいえても，これを正
確に表示するものではないから，取引当事者や需要者は一種の造語と認識
するはずであって，商標法３条１項３号所定の商標に該当するとはいえな
い。
ウ仮に，本件商標が商標法３条１項３号所定の商標に該当するとしても，
本件商標には特別顕著性（同条２項）が認められるから，無効とされるべ
き瑕疵はない。
すなわち，反訴原告商品１は，国産小麦粉，１００％沖縄県産黒糖，独
自ブレンドの揚げ油を使用するなど原材料を厳選し，高品質かつ健康にも
よく，食感も優れており，小型の棒状という他のドーナツとは異なった独
創的な形態であるという特性を有している。これらの特性が一般消費者の
支持を得るものであったことに加え，長年にわたる宣伝活動（下記(ア)）
により，反訴原告商品は爆発的な人気を博しており（下記(イ)），高い評価
も受けている（下記(ウ)）。したがって，本件商標には特別顕著性（商標法
３条２項）が認められる。
(ア)宣伝活動
反訴原告は，昭和６０年頃に反訴原告商品１を販売開始して以降，反
訴原告商品１の宣伝広告に毎年多大な費用と労力を注いでいる。具体的
には，百貨店における催事販売，菓子博覧会への出店，通信販売カタロ
グの発行，新聞や雑誌への掲載，テレビでの番組やコマーシャルの放映，
看板の設置等を行っている（乙１，乙７の１～５，乙１５の１～２１５，
乙１６の１～１１，乙１７，乙１８の１～３）。
(イ)販売実績
反訴原告商品１は，直営店，フランチャイズ店における販売のほか，
百貨店，一般店舗，空港での店頭販売（全国１３５０店舗以上），通信販
売等で販売されており，その売上げは，平成２０年８月からの１年間で
みても，売上金額約１５億円，売上本数約５３６０万本に及ぶ（乙１，
乙７の１・２）。
(ウ)受賞歴
反訴原告商品１は，平成１４年に開催された「第２４回全国菓子大博
覧会」において，特別賞である「リッチモンドクラブ賞」を受賞し（乙
２，乙１１），また，平成２０年に開催された「第２５回全国菓子大博
覧会」において，一般菓子の最高賞である「名誉総裁賞」を受賞した（乙
２，乙１９の１～３）。
(4)争点(2)ア（反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，
それぞれ周知商品等表示（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか）に
ついて
【反訴原告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴原告商品１の菓子は黒色で，反訴原告商品２の菓子は黄土色である
（乙１３の１・２）が，その形態は，いずれも長さ約８センチメートル，
幅約２．５センチメートル，厚さ約２センチメートルの上面視楕円形の棒
状で，上面の中心部に横長手方向に割れ目があるというもので，「輪形・
円形などに作って油で揚げた洋菓子」であることが通常のドーナツとして
は珍しく，需要者の目につくものであって，特別顕著性を有する。
反訴原告は，反訴原告商品１を昭和６０年頃から，反訴原告商品２を平
成９年からいずれも独占的に製造販売しており，精力的な宣伝活動を行い，
めざましい販売実績を収めてきたのであるから，反訴原告商品の商品自体
の形態は，自他識別機能を有する商品等表示となっている。
イ小包装の商品形態について
反訴原告小包装は，いずれも菓子の斬新な形状が目立つような大きさに
カットされた上，透明のポリプロピレンが使用されており，また，菓子を
取り出しやすくなるように両側がキザキザ状に加工されているところ（乙
１４），これらの小包装は，需要者に特に印象を与える顕著な形態的特徴
である。
反訴原告は，上記アのとおり，反訴原告商品について，独占的に製造販
売しており，精力的な宣伝活動を行い，めざましい販売実績を収めてきた。
よって，反訴原告小包装の商品形態は，反訴原告商品について，自他識別
機能を有する商品等表示となっている。
また，反訴原告商品においては，菓子が個別の小包装に包まれていると
いう点も商品形態となり，これも同様に自他識別機能を有する商品等表示
となっている。
ウ標章について
反訴原告商品１の外側包装等に付された反訴原告標章１－１は，朱赤色
で小さく書かれた「黒糖」の文字と，茶金色で書かれた「ドーナツ棒」の
文字が縦に２列に並べて表記されている。また，同商品の小包装（反訴原
告小包装１）に付された反訴原告標章１－２は，白色で小さく書かれた「黒
糖」の文字と，大きく書かれた「ドーナツ棒」の文字が横書きで１列に表
記されている。
また，反訴原告商品２の外側包装等に付された反訴原告標章２－１は，
黄緑色で小さく書かれた「ひとくち」の文字と赤色で書かれた「蜂蜜」の
文字が１列に表記され，焦げ茶色で大きく書かれた「ドーナツ棒」の文字
と横に２列に並べて表記されている。また，同商品の小包装（反訴原告小
包装２）に付された反訴原告標章２－２は，緑色で書かれた「ひとくち蜂
蜜ドーナツ棒」の文字が，「ドーナツ棒」の部分を相対的に大きくして１
列に表記されている。
これらの反訴原告標章は，いずれも反訴原告商品を他の商品と識別する
ための商品等表示である。
エ周知性について
上記(3)【反訴原告の主張】ウのとおり，反訴被告が反訴被告商品の販売
を開始した平成２１年１０月頃，反訴原告商品１は，広く全国の消費者の
間で知られていた。また，反訴原告商品２についても，その売上げは，平
成２０年８月からの１年間でみても，売上金額約２億１５００万円に及ん
でいる（乙１，乙７の１）。
したがって，反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態及び標
章は，九州及び沖縄地方を中心に，広く全国の需要者の間で，商品等表示
としての周知性を獲得していたといえる。
【反訴被告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴原告商品の菓子の形状等（棒状であること，黒糖や蜂蜜入りである
こと）は，菓子としてありふれたものであり（甲１６の１～２７，甲２２
の１～７，甲２３の１～８），これを他の商品と識別し得る独特の特徴と
することはできない。また，反訴原告商品の各菓子の形状は，販売される
際に認識できるように表示されておらず，これらによって商品が識別され
る販売形態にはなっていない。
よって，反訴原告商品の商品自体の形態が，商品等表示であるとは認め
られない。
イ小包装の商品形態について
菓子業界において，小包装により個別包装した商品を詰めて販売する形
態はありふれたものである。また，反訴原告小包装の素材に透明のポリプ
ロピレンを使用することもありふれたものであるし（甲１６の１・３・８・
９・２１～２４・２６，甲２３の１～３，甲２５の１～８，甲２８の１～
３１），そのサイズについても，袋メーカーないし製造機械の規格に従っ
たもので，独特の創造性が認められる余地はない。
さらに，反訴原告小包装は，販売される際に認識できるように表示され
ておらず，これらによって商品が識別される販売形態にはなっておらず，
一般需要者からみて，出所表示機能，自他商品識別機能を有する態様で使
用されているものとはいえない。
よって，反訴原告小包装の商品形態や反訴原告商品の菓子が小包装に包
まれた商品形態が商品等表示であるとは認められない。
ウ標章について
「黒糖ドーナツ棒」（反訴原告標章１）や「ひとくち蜂蜜ドーナツ棒」（反
訴原告標章２）等の各商品名は，いずれも菓子や材料の内容や形状等を普
通に用いられる方法で表示したものにすぎず，一般需要者からみて，出所
表示機能，自他商品識別機能を有する態様で使用されているとはいえず，
商品等表示であるとは認められない。
エ周知性について
反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章は，いずれも
ありふれたもので商品等表示には該当せず，これらが周知性を取得するこ
ともない。
なお，反訴原告商品の宣伝活動は，主に平成１７年以降にされていると
ころ，同年以降でみても，多数の類似商品が全国で販売されており（甲１
６の１～２７，甲２２の１～７，甲２３の１～８），反訴原告商品が，日
本全国の取引者及び需要者に広く認識されているとは認められない。
(5)争点(2)ウ（反訴被告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，
それぞれ反訴原告商品のものと類似するか）について
【反訴原告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴原告商品１と反訴被告商品１の各菓子の形状を比較すると，大きさ，
上面視楕円形かつ棒状であること，黒ないし濃茶褐色であること，上部の
中心部横長手方向に割れ目があること，ごつごつした質感であること等が
全く同じであり，実質的に同一である。
また，反訴原告商品２と反訴被告商品２の各菓子の形状を比較すると，
上面視楕円形かつ棒状であること，黄土色であること，上部の中心部横長
手方向に割れ目があること，ごつごつした質感であること等が全く同じで
あり，大きさについては，反訴原告商品２の方が一回り小さいものの，い
ずれも一口サイズであり，このような差異は，ドーナツ菓子を購入する一
般消費者が通常期待される注意力をもって，全体的な印象を離隔的に観察
したときに意識しない程度のものである。
よって，反訴原告商品２と反訴被告商品２の商品自体の形態は，極めて
似ている。
イ小包装の商品形態について
反訴原告小包装１と反訴被告小包装１を比較すると，菓子の形状にあわ
せた大きさであること，両側がギザギザ状になっていること，菓子が鮮明
に認識できる透明のポリプロピレン製であることにおいて一致する。
また，反訴原告小包装２と反訴被告小包装２についても同様の点におい
て一致する。
よって，反訴被告小包装の商品形態は，需要者がその印象，記憶，連想
をより所として離隔的に観察した場合に混同を惹起するかという観点か
らみて，反訴原告小包装の商品形態と十分に類似している。
ウ標章について
反訴原告標章１－１と反訴被告標章１－１を比較すると，両者は，①外
観について，採用されている文字，縦に２列の配列であること，主要な部
分（「ドーナツ棒」，「棒でドーナツ」）と付加的な部分（「黒糖」）の文字の
大きさの違い，文字の色調において類似しており，②称呼については，そ
れぞれに固有の意味を有することから称呼の要部を構成する「コクトー」，
「ボー」，「ドーナツ」という音声を生じる点において類似しており，③観
念については，「黒糖」を原材料として使用した「ドーナツ」菓子で「棒」
状形であることが特徴であるとの共通の観念を生じるものといえる。
反訴原告標章１－２と反訴被告標章１－２を比較すると，両者は，①外
観は極めて類似しており（なお，「黒糖」の文字について，反訴原告標章
１－２では透明な小包装上に白字で記載されているところ，反訴被告標章
１－２では焦げ茶色に白抜きで記載されているが，焦げ茶色は菓子の色に
紛れることから，その違いは両者を並べて詳細に検討しなければ覚知し難
い。），②称呼及び③観念の類似性は，上記と同様である。
反訴原告標章２－１と反訴被告標章２－１を比較すると，両者は，①外
観について，「蜂蜜／はちみつ」，「ドーナツ」，「棒」という文字を有する
点で類似し，２列の配列であること，文字の大きさの構成，文字の色調（黄
色，黄緑色，黒色又はこげ茶色が使用されている点）において，印象が似
通っており，②称呼については，「ハチミツ」，「ドーナツ」，「ボー」とい
う共通の要素を有しており，③観念については，「蜂蜜」を原材料として
使用した「ドーナツ」菓子で「棒」状形であることが特徴であるとの共通
の観念を生じるものといえる。
反訴原告標章２－２と反訴被告標章２－２を比較すると，両者は，①外
観については，「蜂蜜／はちみつ」，「ドーナツ」，「棒」という文字を有す
る点，横書きで２列である点で類似しており，②称呼及び③観念の類似性
は，上記と同様である。
よって，反訴被告標章は，需要者による離隔的観察において，反訴原告
標章と十分に類似している。
【反訴被告の主張】
ア商品自体の形態について
反訴被告商品の菓子の形状は，焼き（揚げ）菓子としてありふれた形状
の一つであって，他の同類商品の場合と比較して，反訴原告商品と明確に
類似するとは認められない。
イ小包装の商品形態について
反訴被告小包装と反訴原告小包装について，表示してあるデザインや文
字配列は類似するとは認められない。また，菓子の大きさに合わせたポリ
プロピレン製の袋であること，両端がギザギザ状であることは，機能，素
材，製造機械の仕様に伴う必然的な形態であって，特別に独創性，創作性
があるとは認められない（甲２４の１～４，甲２５の１～８，甲２６の１・
２，甲２８の１～３１）。
ウ標章について
反訴被告標章は，いずれも反訴被告商品の商品等表示の一部に過ぎない。
仮に，反訴被告標章を反訴被告商品の商品等表示とみるとしても，反訴
被告標章と反訴原告標章については，同一文字等が用いられているものの，
文字の形（デザイン），配列，色彩等は同一でなく類似もしていない。ま
た，用いられている文字は，商品の内容を普通の方法で表示するものに過
ぎず，自他商品識別力を有する商品等表示としての機能を有するものでも
なく，厳密な意味での商品名たる標章ではない。
なお，反訴被告標章１の「棒でドーナツ黒糖」は，普通名称を普通に用
いられる方法で使用するものであることから，いずれにしてもこれを使用
することは不正競争に該当しない（不正競争防止法１９条１項１号）。
(6)争点(3)（一般不法行為の成否）について
【反訴原告の主張】
ある者が，費用や労力をかけて特定の成果を得て，当該成果を用いて営業
活動を行っている場合に，フリーライドして，当該成果をその者の販売地域
と競合する地域において営業活動に供する行為は，公正かつ自由な競争原理
によって成り立つ取引社会において，著しく不公正な手段を用いて他人の法
律上保護される営業活動上の利益を侵害するものとして，不法行為を構成す
る。
本件において，反訴被告は，反訴原告商品が爆発的な売上げを記録する中，
平成２１年１０月頃になって，反訴原告商品の販売地域において，これと商
品自体の形態，小包装の商品形態が全く一致し，商品名が極めて類似する反
訴被告商品の販売を開始したものであるところ，このような反訴被告の行為
は，反訴原告が長年にわたって築いてきた信用にフリーライドするものであ
って，不法行為を構成する。
【反訴被告の主張】
反訴原告の主張は争う。
(7)争点(4)（反訴原告の損害額）について
【反訴原告の主張】
反訴被告は，遅くとも平成２１年１０月頃，反訴被告商品の販売を開始し
ており，反訴被告の営業規模に照らすと，同月頃以降の反訴被告商品の売上
金額は８０００万円を下らない。また，反訴被告商品の利益率は，約２０パ
ーセントである。
よって，反訴被告が得た利益の額は１６００万円であり，反訴原告は，同
額の損害を被った。
【反訴被告の主張】
反訴原告の主張は争う。
(8)争点(5)（不正競争防止法２条１項１４号の不正競争該当性の有無）につい
て
【反訴被告の主張】
反訴原告は，反訴被告の取引先に対し，反訴被告による反訴被告商品の製
造販売等の行為が，反訴原告の有する本件商標権及び本件意匠権を侵害し，
不正競争防止法２条１項１号及び２号に該当する旨の反訴被告の営業上の信
用を害する虚偽の事実を告知し，かつ流布した。
このような反訴原告の行為は，不正競争防止法２条１項１４号の不正競争
に該当する。
【反訴原告の主張】
反訴被告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（商標権侵害の成否）について
(1)争点(1)ア（反訴被告標章１が本件商標と類似するか）について
ア反訴原告は，反訴被告が反訴被告商品１の外側包装に付している標章は
反訴被告標章１－１であるとした上で本件商標権の侵害を主張するところ，
これに対し，反訴被告は，反訴被告商品１の外側包装に付している標章は
反訴被告標章１－１をその一部に含む外側包装の正面全体であると反論し
ている。
この点，反訴被告商品１の外側包装の正面（別紙１反訴被告商品目録(1)
添付写真１「正面」参照）には，ほぼ中央に反訴被告標章１－１が付され，
その右横上に沖縄県産黒糖使用という赤地に白抜きの文字及びハイビスカ
ス様の花の絵，右横下に数個の黒糖の塊の写真，左斜め下に反訴被告商品
１の菓子そのものの写真及びこれに肘をついた格好の子供（棒状形のドー
ナツを烏帽子の様にかぶっている。）の絵が，この順番に大きくなる形で付
加されていることが認められ，これらの写真等は，反訴被告標章１－１と
一体となるようにバランスを考慮して配置されており，一体となって一つ
の絵柄を構成していると見ることも可能である。
しかしながら，「棒でドーナツ黒糖」の文字の周囲に配置された写真等
については，外側包装の左下隅に「※写真はイメージです。」との注意書
きがされていることからも明らかなように，菓子そのものの写真は商品の
サンプルを，黒糖の塊の写真は原材料のイメージをそれぞれ独立して示し
ており，沖縄県産黒糖使用という文字及びハイビスカス様の花の絵につい
ても，原材料ないしその産地のイメージを独立して示すものであって，こ
れに接した者も当然そのように理解するといえることから，これらの写真
等が反訴被告標章１－１と結合し，その全体が一体となっているとまでは
認められない。
また，反訴被告商品１の外側包装の正面上欄には「Ｎ」のマークと「七
尾の」の文字が付されているが，これらは，独立して製造販売元を表示す
るものであることは明らかであるから，反訴被告標章１－１との一体性は
認められない。さらに，反訴被告商品１の外側包装の正面右下には「１０
本入」との文字が付されているが，これも独立して内容量を表示するもの
であることは一見して明らかであるから，やはり反訴被告標章１－１との
一体性は認められない。
よって，反訴被告商品１においては，その商品名を表示した反訴被告標
章１－１がそれ自体独立した標章であると認められるから，本件商標と類
否判断すべき対象は，反訴被告標章１－１とするのが相当であって，これ
に反する反訴被告の主張は採用できない。
イそこで，本件商標と反訴被告標章１の類否を検討すると，次のとおりで
ある。
(ア)外観について
本件商標の外観は，別紙５商標目録のとおりであり，手書き風の力強
い印象を与える字体で縦書きに「ドーナツ棒」と記載され，その右横上
に「ドーナツ棒」と同じ調子であるが，比較するとやや細い字体で，「黒
糖」の文字が添えられている。
他方，反訴被告標章１の外観は，別紙４反訴被告標章目録記載１－１，
１－２のとおりであり，外側包装に付された反訴被告標章１－１は縦書
きで，小包装に付された反訴被告標章１－２は横書きで書かれている。
反訴被告標章１－１は，丸ゴチック調の字体で「棒でドーナツ」と記載
され，その左横下に二つの赤色の丸が添えられ，それぞれ白抜きの文字
（「棒でドーナツ」とは異なる字体である。）で「黒」，「糖」と記載され，
また，「棒」の文字の右横下には，「ぼう」というひらがなが読み仮名と
して添えられている。「棒でドーナツ」の文字は，「棒」の旁部分と「で
ドーナツ」が縦方向に一直線で並んでおり，「棒」の木偏は，「木」の二
画目の縦棒が下方向に長く伸ばされて，｢ド｣の文字の左肩付近まで及ん
でいる。また，反訴被告標章１－２は，同１－１と同じ丸ゴチック調の
字体で「棒でドーナツ」と記載され，その右下側に二つの茶色の丸が添
えられ，それぞれ白抜きの文字（「棒でドーナツ」とは異なる字体であ
る。）で「黒」，「糖」と記載されている。「棒でドーナツ」の文字は，横
方向に一直線に並んでおり，「棒」の木偏は，外側包装のそれと同様に
「木」の二画目の縦棒が長く伸ばされており，旁部分は，「奉」の七画
目の横棒が，右方向に長く伸ばされて，「ツ」の文字の右下付近まで伸
びている。
そこで検討するに，本件商標及び反訴被告標章１は，いずれも「黒糖」，
「ドーナツ」，「棒」の文字が，その外観を構成する要素となっている点
で共通しており，また，「黒糖」の文字がやや小さく付加的な印象を与
える点でも共通しているが，「黒糖」の文字の位置は本件商標では最初
にあり，反訴被告標章１では最後にあるという点で逆である。また，「ド
ーナツ」と「棒」の組合せも全く逆であるから，字体等の文字の特徴が
相当異なった印象を与えることも相まって，これらを離隔的に観察して
も，相紛らわしい外観を呈しているとはおよそ認められない。
よって，本件商標と反訴被告標章１は，外観において異なっていると
いうべきである。
(イ)称呼について
本件商標からは，「コクトウドーナツボウ」との称呼が，反訴被告標章
１からは，「ボウデドーナツコクトウ」との称呼が，それぞれ生じるも
のと認められる。
各称呼は，いずれも「コクトウ」，「ドーナツ」，「ボウ」の組合せであ
る点に共通項はあるが，これらの配列順序は全く異なるとともに，反訴
被告標章１には，「ボウ」と「ドーナツ」が「デ」という特徴のある音
で連結され，むしろ「デ」という音を挟むことによって称呼の流れが妨
げられているのであるから，構成要素となる単語自体の称呼は共通する
ものの，全体としては，本件商標の称呼と反訴被告標章１の称呼は異な
っているというべきである。
(ウ)観念について
本件商標と反訴被告標章１は，いずれも「黒糖」，「棒」，「ドーナツ」
の三つの単語を構成要素とするところ，「黒糖」が菓子の原料を，「棒」
が菓子の形状を，「ドーナツ」が菓子の種類を想起させることは明らか
であることから，「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」という同一
の観念を生じるものといえる。
(エ)検討
上記のとおり，本件商標と反訴被告標章１は，いずれも「黒糖を使用
した棒状形のドーナツ菓子」との観念を生じる点で，観念において同一
と認められるが，その観念は「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」
で指定商品ないし反訴被告商品１そのものを想起させるものであり，そ
れ以上の何らかの意味を有するものでもないことから，これをもって本
件商標と反訴被告標章１の類似性を根拠づける事由とするのは相当で
はなく，それよりも本件商標と反訴被告標章１は，その外観及び称呼に
よって明確に区別できることからすると，本件商標と反訴被告標章１は，
類似しないものと判断するのが相当であるといわなければならない。
なお，本件商標及び反訴被告標章１の付される商品の取引の実情につ
き，反訴原告は，需要者が子供や年配者であることや，商品が嗜好品で
あることなどを指摘した上で，その細部や共通する言葉の順序の異同を
吟味することなく，時には短絡的ともいえる全体的直観に頼るのが通常
と考えられるなどとして，そのことが本件商標と反訴被告標章１の類似
性を根拠づけるように主張する。
しかしながら，需要者が子供や年配者である旨の立証はなく，仮に，
需要者に子供や年配者が多いとしても，本件商標と反訴被告標章１の外
観及び称呼の違いが，これらの需要者にとって理解が困難なものである
とは考えられないし，また，嗜好品ゆえに誤認混同が生じる旨について
も特段の立証はなく，逆に菓子類という嗜好品であるからこそ，子供や
年配者であっても商品を正しく選択する場合もあり得るところである。
したがって，仮に子供や年配者が需要者であるとするのが取引の実情で
あるとしても，外観及び称呼によって明確に区別され得る本件商標と反
訴被告標章１のそれぞれ付された商品の出所について誤認混同のおそ
れがあるとは認められない。
したがって，以上判断したところを総合すると，本件商標と反訴被告
標章１は類似するということはできないというべきである。
(2)小括
以上のとおり，本件商標と反訴被告標章１は類似するとはいえないことか
ら，反訴原告の商標権侵害を理由とする請求は，その余について判断するま
でもなく，理由がない。
２争点(2)（不正競争防止法２条１項１号該当性の有無）について
(1)争点(2)ア（反訴原告商品の商品自体の形態，小包装の商品形態，標章が，
それぞれ周知商品等表示（不正競争防止法２条１項１号）に該当するか）に
ついて
ア商品自体の形態について
反訴原告は，反訴原告商品の商品自体の形態が商品等表示性を取得して
いる旨主張するが，証拠（甲１６の１～２７，甲２２の１～７，甲２３の
１～８）及び弁論の全趣旨によれば，ドーナツに限ってみても，反訴原告
商品のように，上面視楕円形の棒状形で横長手方向に割れ目がある菓子は
多数販売されていたことが認められ，また，その色についても反訴原告商
品１のように黒色のもの，反訴原告商品２のように黄土色のものは多数販
売されていることが認められる。
したがって，反訴原告商品の商品自体の形態が特別顕著なものであると
はおよそいえない上，反訴原告商品は日常生活において食される安価な菓
子であって（例えば，平成２２年６月頃の自社通信販売においては，反訴
原告商品１は１０本入り２０袋が６３００円，反訴原告商品２は１２５グ
ラム入り２０袋が６３００円でそれぞれ販売されている。乙７の５，乙１
５の２１４），需要者がその商品の形態に着目して選択する商品とも認め
られないから，これがいかに大量に販売されようとも，需要者がその形態
だけによって，反訴原告の出所を連想するに至るとまでは認められない。
よって，反訴原告商品の商品自体の形態が，周知商品等表示に該当する
ことを前提とする反訴原告の主張は，その余の判断に及ぶまでもなく理由
がない。
イ小包装の商品形態について
反訴原告は，反訴原告商品の菓子が包装されている小包装の商品形態が
商品等表示性を取得している旨主張するが，証拠（甲１６の１・３・８・
９・２１～２４・２６，甲２３の１～３，甲２５の１～８，甲２８の１～
３１）及び弁論の全趣旨によれば，ドーナツに限ってみても，反訴原告小
包装のように，透明で，菓子に合わせた大きさで，縁がギザギザに加工さ
れている小包装は，多くの商品で使用されているありふれたものにすぎな
いことが認められるから，その形態が特別顕著なものであるとはおよそい
えない。
したがって，反訴原告商品の小包装の商品形態が，周知商品等表示に該
当することを前提とする反訴原告の主張は，その余の判断に及ぶまでもな
く理由がない。
また，反訴原告商品において，菓子が一個ずつ小包装に包まれていると
いう点を商品形態と捉えるとしても，このように菓子類を取り分けやすい
ように一個ずつ包装する手法は周知慣用されていることからすると，これ
をもって周知商品等表示に該当するということはできず，これを前提とす
る反訴原告の主張は，その余の判断に及ぶまでもなく理由がない。
ウ標章について
(ア)反訴原告商品に使用されている反訴原告標章は，いずれも当該商品
の商品名を表すものであって，独立した商品等表示であると認められる。
(イ)そして，反訴原告標章の使用実績等については以下の事実関係が認
められる。
ａ使用開始時期について
反訴原告は，昭和６０年頃，反訴原告商品１の販売を開始している
ところ，反訴原告標章１－１は，平成６年秋頃の日本生活協同組合連
合会・学校生活協同組合の通信販売のカタログ（乙７の５）に掲載さ
れた同商品の写真において使用されており（乙１５の１），また，反
訴原告標章１－２は，平成７年頃の自社通信カタログ（乙７の５）に
掲載された同商品の写真において使用されており（乙１５の２），い
ずれも現在まで使用されている。
また，反訴原告は，平成９年頃，反訴原告商品２の販売を開始して
いるところ，反訴原告標章２－１は，平成９年３月頃の日本生活協同
組合連合会の食品共同購入用カタログ（乙７の５）に掲載された同商
品の写真において使用されており（乙１５の１６），また，反訴原告
標章２－２は，平成１２年１１月頃の，自社通信カタログ（乙７の５）
に掲載された同商品の写真において使用されており（乙１５の２１），
いずれも現在まで使用されている。
ｂ反訴原告商品の販売について
反訴原告は，自社商品を，直営店及びフランチャイズ店で販売する
ほか，百貨店，一般店舗，空港や高速道路のサービスエリア，ＪＲ九
州の駅等で販売しており，これらを含む反訴原告商品を常時販売して
いる店舗は，平成２２年７月２日時点で，日本全国に８６２店舗ある
（乙１，７の２・５）。このほか，反訴原告商品については，百貨店で
の催事販売等も行われている（乙７の２・５）。
また，反訴原告は，自社商品が掲載された自社の通信カタログを，
平成７年頃に発刊し，平成１０年以降はおおむね年３回（３月，６月，
１１月）の頻度で刊行しているところ，同カタログを送付する顧客は，
平成２２年７月８日時点で日本全国に１２万５４７２人いる（乙７の
３）。カタログの発行部数はおおむね増加傾向で，平成２１年通算の発
行部数は約２４万５０００部である（乙７の５）。
さらに，反訴原告は，平成７年４月，日本生活協同組合連合会を通
じて全国１５０の単位生活協同組合に反訴原告商品１の供給を開始し
（乙１），その後，反訴原告商品２についても供給を開始し，いずれも
日本生活協同組合連合会食品共同購入用のチラシに掲載されている
（乙７の５）。
そのほか，特に反訴原告商品１については，ふるさと小包全国版に
も掲載されたほか，平成８年頃，日本直販による全国テレビショッピ
ングを通じた販売を開始し（平成１０年頃まで），平成１３年頃，ＱＶ
Ｃテレビショッピング，ＴＢＳテレビショッピング（関東エリア）に
よっても販売されている（乙１，乙７の５）。
ｃ反訴原告商品の広告宣伝等について
反訴原告商品１については，平成２１年１０月までの期間でみても，
新聞に広告又は紹介記事が掲載され（乙１５の４６・４７・５５・８
８・１２４・１３６・１４５・１５０・１７０・１７３・１８２），雑
誌（市販の雑誌のほか，パンフレット，会員向け情報誌，乗り物の車
内誌等も含む。）にも，広告又は紹介記事が掲載された（乙１５の３８
～４０・４９・５０・５１・５４・５８・６５・６６・７０～７３・
８４・８５・８７・９２～９４・９６～１０３・１０５・１０６～１
０９～１１４・１１７・１２０～１２３・１２５～１３２・１３４・
１３７～１４１・１４３，１４４，１４６～１４９，１５１，１５３
～１６０，１６２～１６９・１７１・１７２・１７４～１８１・１８
３～１８５）。そのほか，テレビ番組で，反訴原告商品１を紹介する番
組が放映され（乙１６の１～１０），平成１８年４月以降は，熊本にお
いて，テレビ広告も放映された（乙１７）。また，熊本空港等に，反訴
原告商品１の宣伝用の看板も設置されている（乙７の１，乙１８の１
～３）。さらに，反訴原告商品１については，平成１４年１１月，第２
４回全国菓子大博覧会において「リッチモンドクラブ賞」を受賞し（乙
２，乙１１），平成２０年５月，第２５回全国菓子大博覧会において「名
誉総裁賞」を受賞している（乙１９の１～３）。
また，反訴原告商品２についても，平成２１年１０月までの期間で
みても，新聞に広告又は紹介記事が掲載され（乙１５の４７・５５・
１７０），雑誌にも，広告又は紹介記事が掲載された（乙１５の３９・
４９・５０・７０・７２・８５・９４・１０３・１０５・１０６・１
０８・１１３・１１７・１２２・１２３・１２９～１３１・１３７・
１３８・１５３・１６６・１７７）。
ｄ反訴原告商品の売上げ等について
反訴原告における売上総額は，平成１６年８月ないし平成１７年７
月が５億６６７２万７７１７円，同年８月ないし平成１８年７月が７
億５１２２万０６８２円，同年８月ないし平成１９年７月が１０億８
９１９万９２９７円，同年８月ないし平成２０年７月が１４億２５６
２万２４０８円，同年８月ないし平成２１年７月が２１億４７８３万
４４０２円であるところ，反訴原告商品１の売上高は上記金額の約７
割，反訴原告商品２の売上高は上記金額の約１割である（乙７の１）。
なお，反訴原告の販売する商品の広告宣伝費としては，平成１７年
８月ないし平成１８年７月が４４０５万４０２４円，同年８月ないし
平成１９年７月が８９２３万６１９３円，同年８月ないし平成２０年
７月が１億１０９４万８７８８円，同年８月ないし平成２１年７月が
１億７６２８万９５４７円であった（乙７の１）。
ｅ反訴原告標章１に類似した他の標章の存否
原材料に黒糖を使用したと思われる棒状のドーナツ菓子は，我が国
に少なからず存在するが，これらに用いられている標章には，「黒棒」
（甲１６の１），「黒棒名門」（甲１６の９），「黒糖ケーキドーナツ」（甲
１６の１０），「ミニ黒糖ドーナツ」（甲１６の１２），「豆乳ドーナツ（黒
糖）」（甲１６の１５），「黒糖豆乳ドーナツ」（甲１６の１６・１８），
「可愛いくろぼう」（甲１６の２５），「黒糖みつ手づくりスティックド
ーナツ」（甲１６の２６）及び「かりんとうドーナツ黒糖味」（甲２３
の１）などがある。
(イ)検討
上記(ア)の事実関係，とりわけ，反訴原告標章１は遅くとも平成６，
７年以降，反訴原告標章２は遅くとも平成９年以降，継続的に使用され
ており，反訴原告商品は，店舗販売や通信販売によって，日本各地に多
くの顧客を獲得し，その結果，多額の売上額が認められること，反訴原
告商品は，新聞，雑誌等により幅広く宣伝されていること等に鑑みると，
反訴原告標章は，いずれも反訴被告商品が販売された平成２１年１０月
までには，「需要者の間に広く認識されているもの」として，周知性を
獲得したものと認められる。
なお，反訴被告は，反訴原告商品の宣伝活動が盛んになった平成１７
年以降でみても，多数の類似商品が全国で販売されており，反訴原告商
品が，日本全国の取引者及び需要者に広く認識されているとは認められ
ないと主張するが，上記(ア)ｅのとおり，類似商品の標章はいずれも「黒
糖ドーナツ棒（コクトウドーナツボウ）」との外観及び称呼を有するも
のではなく，上記認定の妨げになるものではない。
(2)争点(2)イ（反訴被告商品の標章が，反訴原告商品のものと類似するか）に
ついて
上記(1)のとおり，反訴原告商品の商品自体の形態及び小包装の商品形態に
ついては，いずれも周知商品等表示と認められないものの，反訴原告標章は，
周知商品等表示と認める。
しかしながら，反訴原告標章１が，反訴被告標章１と類似しないことは上
記１(1)と同様であって，この点は反訴原告標章１に上記周知性が認められる
ことを踏まえても変わらない。
また，反訴原告標章２は，反訴原告標章１と異なり，菓子の原材料（「蜂蜜」），
形状（「棒」）及び種類（「ドーナツ」）を想起させる単語のほかに，菓子の大
きさを想起させる単語（「ひとくち」）が加わるものであるところ，反訴被告
標章２は，反訴原告標章２と比較して，「ドーナツ」，「棒」が外観を構成する
要素となっている点で共通するものの，反訴被告標章２の「はちみつ」に対
し，反訴原告標章２は「蜂蜜」と漢字で表記されており，また，反訴被告標
章２には，反訴原告標章２の「ひとくち」に対応する部分はないこと等から
すれば，その外観，称呼，観念が類似していないことは，反訴被告標章１と
反訴原告標章１を比較した場合よりも一層明らかであり，両者は類似すると
は認められない。
(3)小括
以上のとおりであって，反訴原告の不正競争防止法２条１項１号に基づく
請求は，その余の点について判断するまでもなく理由がない。
３争点(3)（一般不法行為の成否）について
反訴原告は，反訴被告が，平成２１年１０月頃から，反訴原告商品の販売地
域において，これと商品形態，小包装の商品形態が全く一致し，商品名が極め
て類似する商品を販売したことについて，反訴原告が長年にわたって築いてき
た信用にフリーライドするものであって，不法行為が成立すると主張する。
確かに，反訴被告は，反訴原告と同様，九州に営業の拠点を置く会社である
こと，反訴原告商品１は昭和６０年頃，反訴原告商品２は平成９年頃にそれぞ
れ販売開始され，広く広告宣伝されて，売上げも高額であったこと，そして何
より反訴原告商品と反訴被告商品は，商品自体の形態，小包装の商品形態にお
いて類似し，また商品名も観念において同一といえるものであることからすれ
ば，反訴被告が，反訴被告商品の製造販売を開始するに当たり，反訴原告商品
を参考にしたであろうことは優に認められる。
しかしながら，反訴被告の行為が不正競争防止法２条１項１号の不正競争に
該当しないことは既に判示したとおりであるから，反訴被告は，取引者，需要
者にとって反訴原告商品とは識別し得る反訴被告商品をもって反訴原告と競業
しているということができるし，また反訴原告が黒糖を原材料に用いた棒状形
のドーナツを新規に開発した者であったとしても，反訴原告に，そのような商
品の種類そのものを独占する法的地位ないし利益が当然に与えられるわけでは
ないから，反訴被告が，反訴原告商品を参考にして同種商品を製造販売して競
業することが，フリーライドであるなどとして非難されるべき理由はない。
そもそも反訴被告が反訴原告と同種の商品をもって同じ地域の市場に参入す
ることによって反訴原告の売上げが減少する結果が生じていたとしても，それ
が市場において許された自由競争の結果であるなら，その結果をもって反訴被
告の行為を違法ということはできない。
以上のとおり，市場において許される自由競争の枠内においてされた競業行
為に及んでいるにすぎない反訴被告の行為をもって不法行為上，違法であると
いうことはできないから，反訴原告の不法行為に基づく請求は，その余の点に
ついて判断するまでもなく理由がないというべきである。
４争点(5)（不正競争防止法２条１項１４号の不正競争該当性の有無）について
(1)上記第２，１(6)のとおり，反訴原告は，反訴被告の取引先に対し，反訴被
告商品の販売が，本件商標権を侵害し，不正競争防止法２条１項１号及び同
項２号に該当する旨記載した警告書を送付しているところ，反訴被告商品の
製造販売行為が本件商標権を侵害するものではなく，同項１号にも該当しな
いことは既に認定判断したとおりであり，また，反訴原告と反訴被告が競争
関係にあることからすると，上記警告書の送付行為のうち，本件商標権を侵
害し，同号に該当する旨記載した部分に関するものは，同項１４号の，「競争
関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する
行為」に該当する。また，弁論の全趣旨に照らし，反訴原告が，今後上記行
為に及ぶおそれが認められる。
(2)他方，反訴原告は，反訴において，当初，反訴被告による反訴被告商品の
製造販売行為が本件意匠権を侵害する旨の主張をしていたものの，第８回弁
論準備手続期日において当該主張に基づく訴えを取り下げ，反訴被告はこれ
に同意している。また，そもそも本件意匠権侵害の主張は，反訴被告の取引
先に送付した上記警告書には何ら記載されていない。
また，上記警告書には，反訴被告商品の販売が，不正競争防止法２条１項
２号に該当する旨の記載もあるが，反訴原告は，反訴において，反訴被告商
品の製造販売行為が同号に該当する旨の主張は一切していない。
そうすると，反訴原告が，反訴被告商品の製造販売行為が本件意匠権を侵
害し，不正競争防止法２条１項２号に該当する旨の告知又は流布に及ぶおそ
れが今後もあるとは認められない。
(3)したがって，反訴被告の不正競争防止法３条，２条１項１４号に基づく差
止請求は，反訴原告に対し，本件商標権を侵害し，不正競争防止法２条１項
１号に該当する旨の告知又は流布の差止めを求める部分については理由があ
るが，その余の部分（本件意匠権を侵害し，不正競争防止法２条１項２号に
該当する旨の告知又は流布の差止めを求める部分）については，理由がない。
第４結論
以上によれば，本訴のうち，本件商標権を侵害する旨，又は不正競争防止法
２条１項１号に該当する旨の告知又は流布の差止請求については，いずれも理
由があるからこれらを認容し，その余の本訴請求及び反訴請求については，い
ずれも理由がないからこれらを棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官達野ゆき
裁判官網田圭亮

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