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平成２２年８月３１日判決言渡
平成２２年(行ケ)第１００５７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２２年７月１日
判決
原告ＪＦＥスチール株式会社
訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同森田聡
同重入正希
被告新日鉄マテリアルズ株式会社
被告日本金属株式会社
被告ら訴訟代理人弁理士内藤俊太
同田中久喬
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２００８−８００２８２号事件について平成２２年１月７日に
した審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
被告らは，発明の名称を「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」
とする特許第２８５７７６７号（平成元年６月１７日出願〔特願平１−１５５
０５７号〕。平成１０年１２月４日登録。以下「本件特許」という。甲１９）
の特許権者である。
原告は，平成２０年１２月１１日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１及
び２に係る発明について無効審判（無効２００８−８００２８２号事件）を請
求した。
特許庁は，平成２２年１月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と
の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，平成２２年１月１９日，
原告に送達された。
２特許請求の範囲
本件特許の明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおり
である（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」といい，請求項２に係る
発明を「本件発明２」といい，両者をまとめて「本件発明」という場合がある。）。
「【請求項１】ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐
熱性ステンレス鋼製の金属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼２．０
μｍであることを特徴とする粗面仕上金属箔。
【請求項２】耐熱性ステンレス鋼製の金属箔の平板と波板とを多重に円筒状に
巻き込み，耐熱ステンレス鋼製外筒に挿入してなり，ろう付け構造を有する自
動車の排ガス触媒担体において，該平板と波板は表面粗度Ｒｍａｘが０．７∼
２．０μｍである粗面仕上金属箔であることを特徴とする自動車の排ガス触媒
担体。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は，以下
のとおりである。
（１）請求人（原告）の主張する無効理由は，以下のとおりである。
ア無効理由１
本件発明１は，①本件特許の出願（以下「本件出願」という。）前に公
然実施された，甲１，２，５及び６に示される発明（自動車の排ガス触媒
担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔である「Ｒ２０−５Ｓ
Ｒ」）と同一であるから，特許法２９条１項２号により特許を受けること
ができない，又は②上記公然実施された発明に基づいて容易に発明をする
ことができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けること
ができない。
イ無効理由２
本件発明２は，①甲５及び６に示される本件出願前に公然実施された発
明（「Ｒ２０−５ＳＲ」を用いて製造したろう付け構造を有する自動車の
排ガス触媒担体）と同一であるから，特許法２９条１項２号により特許を
受けることができない，又は②上記公然実施された発明に基づいて容易に
発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を
受けることができない。
ウ無効理由３
本件発明２は，甲１，２，５及び６に示される本件出願前に公然実施さ
れた発明（自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の
金属箔である「Ｒ２０−５ＳＲ」）及び周知技術から容易に発明をするこ
とができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることが
できない。
したがって，本件発明１及び２に係る特許は，特許法１２３条１項２号に
より無効とすべきである。
（２）しかし，請求人の主張する無効理由１ないし３は，次のとおり理由がな
い。
ア無効理由１について
川崎製鉄株式会社（原告の前身。以下「川崎製鉄」という。）は，本件
出願前に，金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」を，カルソニックカンセイ（以下「カ
ルソニック」という。旧「日本ラヂエーター」）に対しては「スポット溶
接構造」を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性メタル箔（以
下「実施発明１Ａ」という。）として販売し，臼井国際産業株式会社（以
下「臼井国際」という。）に対しては「ろう付け構造」を有する自動車の
排ガス触媒担体の試作に用いられるメタル箔（以下「実施発明１Ｂ」とい
う。）として販売していることを認めることができる。しかし，「ろう付
け構造」を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられるものとして「一般
に市販」されていたとみることはできない。
また，川崎製鉄が特に用いられる触媒担体の構造にかかわらず販売して
いたとしても，一般的な商取引からみて，川崎製鉄からカルソニックへの
販売（実施発明１Ａ）は，販売者と購入者との間に明示又は黙示の守秘義
務を有する等の特段の事情が存在したものと認められ，カルソニックと日
産自動車株式会社（以下「日産」という。）との部品取引についても，日
産から特定の品質・性能，特定の仕様が指示されていると考えられ，双方
の承諾がない限り秘密保持義務が存在したと推認できる。
さらに，川崎製鉄から臼井国際への販売（実施発明１Ｂ）についても，
販売者と購入者との間に明示又は黙示の守秘義務を有する等の特段の事情
が存在したものと認められ，臼井国際から自動車メーカー４社及び触媒メ
ーカー２社への出荷は，臼井国際と各社との間に明示又は黙示の守秘義務
を有する等の特段の事情が存在したものと認められる。
そうすると，川崎製鉄の自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ス
テンレス鋼製の金属箔である「Ｒ２０−５ＳＲ」（実施発明１Ａ及び１Ｂ）
が公然実施されたものということはできず，その公然実施を前提とする原
告の本件発明１の新規性欠如又は進歩性欠如の主張は，理由がない。
イ無効理由２について
臼井国際が自動車メーカー４社及び触媒メーカー２社に対して出荷した
「自動車の排ガス触媒担体」（以下「実施発明２」という。）は，試作品
としての出荷であり，「一般に市販」したものであるとはいえない。また，
臼井国際と前記各社との間には明示又は黙示の守秘義務を有する等の特段
の事情が存在したものと認められることからも，公然実施されたものとい
うことはできない。よって，本件発明２は，本件出願前に公然実施された
発明（実施発明２）と同一であるとはいえないし，実施発明２から容易に
発明をすることができたものであるともいえない。
ウ無効理由３について
実施発明１Ａ及び１Ｂが公然実施されたものであるとする原告主張の前
提を認めることができないから，実施発明１Ａ及び１Ｂが公然実施された
ものであることを前提にしてこれらに基づいて本件発明２を容易に発明す
ることができたとする原告の主張は，理由がない。
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決には，以下のとおり，（１）実施発明１Ａ及び１Ｂの公然実施に係る認
定の誤り（取消事由１），（２）実施発明２の公然実施に係る認定の誤り（取
消事由２），がある。
（１）取消事由１（実施発明１Ａ及び１Ｂの公然実施に係る認定の誤り）
審決は，「Ｒ２０−５ＳＲ」がカルソニック（実施発明１Ａ）及び臼井国
際（実施発明１Ｂ）に販売されたことを認定しながら，「川崎製鉄の『Ｒ２
０−５ＳＲ』のようなステンレス鋼箔製品の流通が実態的に如何なるもので
あるのか断言できない以上，川崎製鉄の『Ｒ２０−５ＳＲ』が公然実施され
たものということはできない。」（審決書１６頁１行∼３行）と認定した。
しかし，審決には，次のとおり，誤りがある。
ア実施発明１Ａ，１Ｂが本件発明１の実施に当たること
川崎製鉄は，本件出願日である平成元年６月１７日以前に，金属箔であ
る「Ｒ２０−５ＳＲ」（その標準品は，昭和６３年１１月以前には作業指
示書に基づき，昭和６３年１１月以降は正式に制定された同一内容の甲４
の技術標準に基づき，葺合工場の同じゼンジミア圧延機により，♯１２０
の砥石で研削されたワークロールを用いて厚さ５０μｍに圧延製造したも
の）を広く一般に販売していた（甲２７，２９）。例えば，川崎製鉄は，
カタログ（甲２・昭和６２年９月印刷，甲１４・平成元年３月印刷）を作
成して「Ｒ２０−５ＳＲ」の営業活動をしていたほか，専門誌（甲２０・
昭和６３年１１月号）にも積極的に寄稿して「Ｒ２０−５ＳＲ」の広報に
努めていた。その結果，「Ｒ２０−５ＳＲ」がカルソニックに販売され（実
施発明１Ａ），雑誌記事（甲１）において紹介された。
また，川崎製鉄から臼井国際に対しても「Ｒ２０−５ＳＲ」が販売され
（実施発明１Ｂ），臼井国際は，その「Ｒ２０−５ＳＲ」を用いて自動車
の排ガス触媒担体の試作品を製造し，それを複数の自動車メーカー，触媒
メーカーに出荷した（実施発明２）。
ところで，本件発明１に係る特許請求の範囲においては「ろう付け構造
を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」という限定が付されてい
るが，その記載に対応する客観的な構成上の特徴が何もないことについて
は，当事者間に争いがないから，上記「Ｒ２０−５ＳＲ」と，「ろう付け
構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる」という限定を付した
本件発明１との間には，何ら実質的な相違点はない。そして，前記「Ｒ２
０−５ＳＲ」は，触媒コンバーター用メタルハニカムを用途とするもので
はあるが（甲２），メタルハニカム（触媒担体）がろう付け構造を有する
か否かに関係なく使用されることを予定して販売されていたものであり，
その当時は，むしろ触媒担体の構造としては，ろう付け構造を有すること
の方が一般的であったから，当然，「ろう付け構造を有する自動車の排ガ
ス触媒担体に用いられる」ものとしても販売されていたということができ
る。
そして，その「Ｒ２０−５ＳＲ」の金属箔の表面粗度Ｒｍａｘは，本件
発明１の金属箔の表面粗度Ｒｍａｘ０．７ないし２．０μｍの範囲内にあ
る約１μｍ（ただし，基準長さは０．８㎜）であった（甲３）。
そうすると，カルソニックへ販売された「Ｒ２０−５ＳＲ」（実施発明
１Ａ）及び臼井国際へ販売された「Ｒ２０−５ＳＲ」（実施発明１Ｂ）は，
いずれも本件特許の出願前に実施されていたものであるといえる。
イ守秘義務を根拠に実施の「公然性」を否定した審決の誤り
また，販売者と購入者との間に明示又は黙示の守秘義務を有する等の特
段の事情が存在したものと認められるなどと認定して実施の「公然性」を
否定した審決は，次の（ア）ないし（オ）のとおり誤りである。
（ア）まず，「Ｒ２０−５ＳＲ」の販売が認定された場合に，その販売
品が守秘義務の対象であるかどうかの立証責任は，被告らにあり，その
守秘義務の存否（販売状況）が不明である場合には，守秘義務がなく通
常の販売がされ，公然実施がされたものと認定されるべきである。審決
は，販売の事実を認定し，守秘義務の存否が明らかでないとしながら，
守秘義務の存否に関する立証責任の分配を誤った結果，「Ｒ２０−５Ｓ
Ｒ」が公然実施されたものではないとの誤った認定をしたものであるか
ら，取り消されるべきである。
（イ）本件特許の出願前に川崎製鉄が製造，販売した「Ｒ２０−５ＳＲ」
の表面粗度は，川崎製鉄の技術標準に定めた圧延ロールの研削番手によ
って必然的に定まるものであるから，川崎製鉄に属する技術情報であり，
顧客であるカルソニックや臼井国際が独占できる情報ではない。顧客が
秘密保持契約によって独占し得るのは顧客が表面粗度を指定した事実自
体であって，その指定以前から川崎製鉄が有していた表面粗度に係る技
術内容それ自体を独占することはできない。よって，川崎製鉄と顧客と
の間の秘密保持契約を理由に公然実施を否定することはできない。
（ウ）川崎製鉄から一般に販売されたＲ２０−５ＳＲの表面粗度は，「Ｒ
２０−５ＳＲ」の引渡しを受けてその所有権を取得した者であれば簡単
にその測定をして知り得たものであり，秘密保持の対象にもなっていな
かった。すなわち，本件特許の出願前に「Ｒ２０−５ＳＲ」の引渡しを
受けた買受人カルソニック又は臼井国際は，「Ｒ２０−５ＳＲ」の転売
を禁止されたり，その表面粗度を測定してその測定結果を開示すること
を禁止されたりしたことはなかった。
（エ）また，本件において，守秘義務等の有無を問題とすべき取引は，
川崎製鉄からカルソニック又は臼井国際に対する販売取引についてであ
り，審決が問題としているようなカルソニックとその転売先である日産
との間の取引や，臼井国際とその転売先である自動車メーカー又は触媒
メーカー各社との間の取引についてではない。審決は，両者の取引を峻
別しておらず，カルソニックや臼井国際からの転売先への取引における
守秘義務や特段の事情の有無又は試作販売の有無をもって，川崎製鉄か
らカルソニックや臼井国際への取引についての公然実施の有無を論じて
いる点において，誤りがある。
（オ）原告が公然実施の根拠として主張しているのは，あくまでも「Ｒ
２０−５ＳＲ」の標準品（厚さ５０μm）としての販売である。例えば，
板厚をとってみても，甲１に５０μmと記載され，甲３，甲４及び甲１
６にも０．０５ｍｍ（＝５０μm）と記載され，甲２０の図１及び図２に
おいても５０μmの箔についての測定値が記載されている。このように
川崎製鉄からカルソニック又は臼井国際への販売は，甲４の技術標準に
基づいて製造された標準品の販売なのであるから，特別注文による販売
であることを前提として当然に注文内容について守秘義務や特段の事情
があったであろうとなどと推論して実施の「公然性」を否定する審決の
認定は，その前提に誤りがある。
（カ）審決が秘密保持義務の存在を推認するために指摘した新素材製品
基本契約書（甲２３，第３条）は，平成２１年に被告新日鉄マテリアル
ズが使用したものであって，昭和６３年当時の川崎製鉄による「Ｒ２０
−５ＳＲ」の販売とは無関係なものである。すなわち，現在は，昭和６
３年当時とは異なり，コンピュータの利用によって個々の顧客が細かい
仕様を指定することが可能になっており，個々の顧客がどのような仕様
を指定したかについて秘密保持義務が生ずることがあるので，そのよう
な情勢を反映して，平成２１年に被告新日鉄マテリアルズが使用した新
素材製品基本契約書（甲２３，第３条）において，「本契約および個別
契約に記載する文書またはデータに記述される情報」を守秘義務の対象
としたものである。また，そもそも新素材製品基本契約書（甲２３）の
守秘義務の対象においても，実物を入手すれば知ることのできる表面粗
度等のような技術情報は含まれていない。
ウまとめ
以上によれば，「Ｒ２０−５ＳＲ」のカルソニックへの販売（実施発明
１Ａ）及び臼井国際への販売（実施発明１Ｂ）は，本件発明の出願前の公
然実施に当たるといえる。これを公然実施に当たらないとした審決の誤り
は，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は，取り消されるべきである。
（２）取消事由２（実施発明２の公然実施に係る認定の誤り）
審決は，臼井国際からの試作品の出荷に関して，「自動車メーカー４社及
び触媒メーカー２社への出荷は，単なるサンプル提供にとどまらず，各社の
仕様に合わせて受注し，製造出荷しているとみることができる。また，この
出荷が試作品の提供であれば，試作品の検討を踏まえ細部の仕様を変更する
ことが予想されることから，その意味では各社との共同開発的な要素があり，
社外秘的に試作から量産に結びつけていくということが普通であり，そうで
ないとする根拠は見当たらない。」（審決書１５頁２０行∼２６行）と認定
した上，実施発明２について，「臼井と各社との間に明示又は黙示の守秘義
務を有する等の特段の事情が存在したものと認められることから，この出荷
は公然実施されたものということはできない。」（審決書１７頁２９行∼３
１行）と認定した。
しかし，審決の認定は，誤りである。すなわち，臼井国際から自動車メー
カーや触媒メーカーへの出荷が試作品の提供であって何らかの守秘義務が両
者間にあったとしても，「Ｒ２０−５ＳＲ」の表面粗度に係る技術的事項は，
購入者において簡単に測定することができ，その測定や測定結果の開示が禁
止されていたものではないから，臼井国際と自動車メーカー又は触媒メーカ
ーとの間の守秘義務の対象にはなり得ない。よって，守秘義務の存在を根拠
として実施発明２の公然実施を否定した審決の認定は誤りである。
２被告らの反論
（１）取消事由１（実施発明１Ａ及び１Ｂの公然実施に係る認定の誤り）に
対し
ア実施発明１Ａ，１Ｂが本件発明１の実施に当たることに対し
以下のとおり，実施発明１Ａ及び１Ｂに係る「Ｒ２０−５ＳＲ」の表面
粗度Ｒmaxが０．７∼２．０μｍであったことを認めるに足りる証拠はな
いから，実施発明１Ａ及び１Ｂは本件発明１の実施には当たらない。
（ア）「Ｒ２０−５ＳＲ」とは，成分を中心とした材質のみを規定した
規格であって箔に限定されず，厚さも２ｍｍまでを含んでいる。したが
って，「Ｒ２０−５ＳＲ」との指定のみでは，表面粗度Ｒｍａｘはおろ
か，鋼板の厚みも限定されない（甲１，２５頁，甲２０，５１頁）。
（イ）甲３は，公知の刊行物ではなく，提出された書証もその原本では
なく写しにすぎない上，その日付は本件出願日（平成元年６月１７日）
より１２日前の平成元年６月５日である。そうすると，甲３は，本件特
許出願日において当該金属箔が公然販売されていたものと認める根拠に
はなり得ない。
（ウ）甲４（技術標準）は，公知の刊行物ではなく，提出された書証も
その原本ではなく写しにすぎない。
また，甲４の２枚目（技術標準の具体的な内容が記載された頁）は，
制改による変更がある都度，１枚目をそのままにして２枚目のみを差し
替えて作成していたというが，差し替えられたとされる２枚目には，作
成者の日付印などの，確かに正規に差し替えられた２枚目であることを
証明する記載が何らされていないから，甲４の２枚目が，確かに「制改
Ｎｏ．３」の正しい内容であることの立証が不十分である。
さらに，甲４の技術標準が最初に制定された日付（昭和６３年１１月
２日）からみて，甲４は，甲１（昭和６３年１１月１１日発行の同月２
８日号の雑誌），甲２（昭和６２年９月印刷のカタログ）に記載の「Ｒ
２０−５ＳＲ」を用いた箔の製造方法を証明する証拠にはなり得ない。
この点について，原告は，甲４の技術標準が採用される以前に，実質的
に甲４の技術標準と同一内容の作業指示書が存在したと主張している
が，その作業指示書の存在を認めるに足りる証拠はない。
また，甲２６（昭和６２年５月１５日川崎製鉄作成の文書）には「現
状では５％Ａｌは川鉄しか製造できていない。」と明記されているが，
カルソニックが川崎製鉄の製品を採用するにしても，金属箔の表面粗度
の選択について制限が加えられる根拠はないから，実施発明１Ａに係る
「Ｒ２０−５ＳＲ」の表面粗度が本件発明１のそれと同一であったとは
いえない。
さらに，臼井国際がメタル担体の製造に使用した金属箔の製造・納入
時期も不明であるから，これらの金属箔の中に甲４の技術標準制定後に
製造された金属箔が含まれるか否かについても不明であるから，実施発
明１Ｂに係る「Ｒ２０−５ＳＲ」の表面粗度が本件発明１のそれと同一
であったとはいえない。
イ守秘義務を根拠に実施の「公然性」を否定した審決の誤りに対し
（ア）鋼材の販売形態には，製品数量・規格等を，直接需要家との間で
又は商社を介在して取り決めて出荷する「紐付き」と，需要家が不特定
の状態で出荷する「店売り」とに分かれるが，「Ｒ２０−５ＳＲ」の販
売は，「紐付き」であって，「店売り」ではない。「紐付き」の金属箔
の供給者は，特定の需要家に提供した金属箔の表面粗度を，当該需要家
の許諾なしに第三者に開示することは，原則として行わない。また，金
属箔供給者から金属箔の供給を受けたメタル担体メーカーは，メタル担
体需要家との間に存在する守秘義務に基づいて，当該金属箔の品質，例
えば表面粗度について，当該メタル担体需要家以外の第三者に対して秘
匿する。さらに，メタル担体メーカーは，金属箔供給者との間に存在す
る守秘義務に基づいても，第三者に対して当該金属箔の品質，例えば表
面粗度について守秘義務を負う。
本件においても，臼井国際は，自動車メーカー及び触媒メーカー各社
との間の契約に基づいて，自身が製造したメタル触媒担体に使用した材
料である金属箔の品質に関して守秘義務を負っている。カルソニックと
日産との商取引についても同様である。
したがって，川崎製鉄からカルソニック又は臼井国際に販売された金
属箔（実施発明１Ａ又は１Ｂ）が守秘義務を根拠に公然実施に当たらな
いとした審決の認定は正しい。
（イ）金属箔を入手したカルソニックや臼井国際が表面粗度の測定を行
い得るとしても，測定したカルソニックらの社員は測定結果について守
秘義務を負っているのであるから，やはり川崎製鉄からカルソニックや
臼井国際への金属箔の販売は，公然実施には当たらない。
（ウ）本件で公然実施について問題となっているのは，「金属箔供給者
が，特定の需要家に提供した金属箔の表面粗度を，当該需要家の許諾な
しに第三者に開示することが許されるか」という点である。この点は，
金属箔供給者と需要家との間の明示又は黙示の契約に基づいて定まるの
であって，技術情報が製造者に帰属しているか否かによって影響を受け
るものではない。
ウ仮に公然実施に係る審決の認定に誤りがあったとしても審決の結論には
影響しないこと
また，本件出願時においては，光沢に富んだステンレス鋼箔（表面粗度
がＲｍａｘで０．２∼０．３μｍ程度のもの）が製造されており，①ろう
付構造を有する金属ハニカムの欠点である平板と波板のろう接合性を改善
するという本件発明の課題，②ろう材を固着させるバインダーのぬれ性を
向上すると，ろう材の固着性が向上し，ろう付熱処理後のろう付性が極め
て良好になるという本件発明特有の着想，③ハニカムを構成する金属箔の
表面粗度をＲｍａｘ０．７∼２．０μｍと粗仕上げにすることにより，ろ
う材を固着させるバインダーのぬれ性が向上するという解決手段は，全く
知られていなかった。また，実施発明１Ａ及び１Ｂの表面粗度Ｒｍａｘは
不明である。
そうすると，仮に実施発明１Ａ及び１Ｂが公然実施に当たるとしても，
実施発明１Ａ及び１Ｂに基づき本件発明１の構成に想到することが容易で
あるとはいえないから，公然実施に係る審決の認定に誤りがあったと仮定
しても，その誤りは，本件発明が特許法２９条１項２号，２項に該当せず，
無効審判請求は成立しないとした審決の結論自体には影響を及ぼさない。
（２）取消事由２（実施発明２の公然実施に係る認定の誤り）に対し
ア①試作品は，排気ガス浄化能力を十分に発揮するか，十分な耐久性を有
するか，重量や寸法など車載部品として必要な性能を有しているか，とい
うような総合的な性能を評価するためのものであるから，メタル担体メー
カーにとっては営業秘密の塊である。また，②部品メーカーと自動車メー
カーとの間には，甲２４及び甲２５に代表されるような明示の秘密保持契
約が締結されるか，又はそれと同等の黙示の守秘義務を負っていると解さ
れる。そうすると，試作品を受領した自動車メーカーや触媒メーカーは，
たとえ金属箔の表面粗度を自由に測定することができるとしても，その測
定結果を不特定の第三者に対して開示する自由などなかったことが明らか
である。したがって，実施発明２について守秘義務を理由に公然実施に当
たらないとした審決の認定に誤りはない。
イまた，実施発明２が，いかなる表面粗度Ｒmaxの箔を用いて製造された
ものであるかは不明であるから，本件発明２は，実施発明２と同一である
とはいえない上，当業者が実施発明２に基づいて容易に発明をすることが
できたものであるともいえない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，①川崎製鉄からカルソニックに販売された金属箔「Ｒ２０−５Ｓ
Ｒ」（実施発明１Ａ）及び臼井国際に販売された金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」（実
施発明１Ｂ），臼井国際が自動車メーカー４社及び触媒メーカー２社に対して試
作販売した自動車の排ガス触媒担体（実施発明２）の各表面粗度Ｒｍａｘが，本
件発明１又は２の表面粗度Ｒｍａｘ「０．７∼２．０μｍ」の範囲内のものであ
ると認めるに足りる証拠はないから，実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施発明２は，い
ずれも本件発明１又は２の実施に当たるとは認められない，②したがって，実施
の「公然性」（守秘義務との関係）に係る審決の認定の誤りの有無について判断
するまでもなく，実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施発明２は，いずれも本件発明１又
は２の「公然実施」に当たるとはいえない，③そして，実施発明１Ａ，１Ｂ及び
実施発明２は，いずれもろう材を固着させるバインダーのぬれ性を向上させる観
点から金属箔の表面粗度に着目したものではなかったから，実施発明１Ａ，１Ｂ
又は実施発明２（その表面粗度は不明）に基づいて本件発明１又は２を容易に発
明することができたものとはいえない，④そうすると，これと結論を同じくする
審決の判断は正当であり，仮に守秘義務を根拠とする実施の「公然性」に係る審
決の認定に誤りがあったとしても，審決を取り消すべき違法性があるとはいえな
い，と判断する。以下，その理由を述べる。
１実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施発明２に係る事実経過
証拠（甲１，２，５，６，８∼１１，２７，２９）及び弁論の全趣旨によれ
ば，以下の事実経過を認定することができる。
（１）実施発明１Ａ（甲１）
川崎製鉄は，本件出願日である平成元年６月１７日より前の昭和６３年９
月１日の更に相当前ころ以降，耐酸化性や耐食性に優れた耐熱ステンレス鋼
のメタル箔「Ｒ２０−５ＳＲ」（リバーライト５０−５ＳＲ。２０％のクロ
ム，５％のアルミニウム，微量のＬａ・ランタンを添加した「２０Ｃｒ−５
Ａｌ」のステンレス箔。厚さは５０μｍ）を，カルソニックに対して販売し
た（実施発明１）。
カルソニックは，上記金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」を，「ろう付け」の方法
ではなく，「スポット溶接」の方法により，耐熱ステンレス鋼ハニカム担体
触媒（自動車の排ガス触媒担体）に加工し，これを日産に対して販売した。
日産は，自社のＰＬＡＳＭＡ−ＲＢ２０ＤＥＴエンジンを搭載した自動車
「セフィーロ」の耐熱ステンレス鋼ハニカム担体（メタル担体）触媒として，
上記カルソニック加工に係る「スポット溶接構造」を有する自動車の排ガス
触媒担体を採用することを決定し，昭和６３年９月１日，その旨を発表した。
以上の経過は，雑誌「日経ニューマテリアル」の昭和６３年１１月２８日
号（甲１）に掲載された。
（２）実施発明１Ｂ及び実施発明２について（甲５，６）
川崎製鉄は，昭和６２年から平成元年６月１７日（本件出願日）より前に
かけて，臼井国際に対し，「Ｒ２０−５ＳＲ」（２０Ｃｒ−５Ａｌステンレ
ス箔）を販売した。
臼井国際は，昭和６２年４月に，「ろう付け構造」を有する自動車の排ガ
ス触媒担体の試作ラインを設け，川崎製鉄から購入した上記「Ｒ２０−５Ｓ
Ｒ」を用いて，「ろう付け構造」を有する自動車の排ガス触媒担体の試作品
の製造を開始し，その試作品を，本件出願日である平成元年６月１７日より
前に，６社（自動車メーカー４社，触媒メーカー２社）に対して，販売した
（実施発明２）。その試作品の出荷数量は，昭和６２年度が２６５個，昭和
６３年度が１５０個，平成元年度が同年６月までで２４個であり，平成２年
２月以降は，商品として正式に販売された。
２実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施発明２が本件発明１又は２の実施に当たるとい
えるかについて
（１）原告は，本件出願日である平成元年６月１７日より以前に，川崎製鉄
がステンレス金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」をカルソニック（実施発明１Ａ）及
び臼井国際（実施発明１Ｂ）に対して販売し，臼井国際はその「Ｒ２０−５
ＳＲ」を用いて「ろう付け構造」を有する自動車の排ガス触媒担体を自動車
メーカー等へ販売しており（実施発明２），それらの「Ｒ２０−５ＳＲ」の
表面粗度Ｒｍａｘは本件発明１のステンレス金属箔又は本件発明２の自動車
の排ガス触媒担体の表面粗度Ｒｍａｘである「０．７∼２．０μｍ」の範囲
内のものであった旨主張する。そして，原告は，その主張に沿った当時の社
員Nの陳述書（甲８）及び証人調書（甲９），同じくKの補足説明書（甲１
０）及び証人調書（甲１１）を提出する。また，原告提出の技術標準（甲４）
によれば，川崎製鉄は，昭和６３年１１月２日に，実施日を同月８日として
技術標準（甲４）を制定し，「Ｒ２０−５ＳＲ」の箔圧延条件として，＃１
２０の砥石で研削したワークロールを用いて，厚さ１．０ｍｍから中間厚０．
１４ｍｍを経て最終厚さ５０μｍとするステンレス金属箔を圧延製造する条
件（パス回数，圧下率，ＷＲ〔クラウン・研磨〕，圧延速度等々）を技術標
準として定め，ステンレス金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」を製造していたことが
認められる。さらに，原告提出の調査報告書（甲３）の記載中には，本件出
願日である平成元年６月１７日の１２日前である平成元年６月５日ころ，川
崎製鉄が＃１２０ロール仕上げされたステンレス金属箔「Ｒ２０５ＳＲ＊Ｂ
Ａ」（０．０５０ｍｍｔ）の表面粗度Ｒｍａｘ（その基準長さは０．８ｍｍ）
を測定したところ，平均で１．０６５μｍ（表面Ｃ方向），１．０３３μｍ
（裏面Ｃ方向），０．６５２μｍ（表面Ｌ方向）又は０．６２０μｍ（裏面
Ｌ方向）であり，本件発明１の金属箔の表面粗度Ｒｍａｘである「０．７∼
２．０μｍ」の範囲内の数値を一部において含むものであったとの部分があ
る。
（２）しかし，上記各証拠をもって，カルソニック（実施発明１Ａ）及び臼
井国際（実施発明１Ｂ）に販売された金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」又はこれを
用いた自動車の排ガス触媒担体（実施発明２）の各表面粗度Ｒｍａｘが，本
件発明１又は２の表面粗度Ｒｍａｘである「０．７∼２．０μｍ」の範囲内
のものであると認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
その理由は，次のとおりである。
ア調査報告書（甲３）の記載をもって金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」が本件発
明１の実施に当たるとはいえない。
（ア）本件発明１の金属箔の表面粗度Ｒｍａｘ０．７ないし２．０μｍ
は，砥石＃８０ないし＃１２０程度で研磨仕上げをした圧延ロールを用
いて製造されるものであると認められるところ（甲１９，４欄１５行∼
１８行），表面粗度０．７μｍの限界値付近に対応する砥石＃１２０で
研削したワークロールを用いて圧延したステンレス金属箔「Ｒ２０−５
ＳＲ」の表面粗度を測定したと原告が主張する平成元年６月５日付けの
前記調査報告書（甲３）においても，川崎製鉄が昭和６２年ころからカ
ルソニック（実施発明１Ａ）又は臼井国際（実施発明１Ｂ）に対して販
売（納品）していたステンレス金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」それ自体を直
接の対象として表面粗度Ｒｍａｘを測定したものではないから，同報告
書の表面粗度の記載をもって，直ちに実施発明１Ａ又は１Ｂの「Ｒ２０
−５ＳＲ」の表面粗度Ｒｍａｘを示すものであるとはいえない。
（イ）また，上記調査報告書（甲３）の「表１」欄には，確かに砥石＃
１２０で研削したワークロールを用いた「Ｒ２０−５ＳＲ」の一部の表
面粗度が平均で１．０６５μｍ（表面Ｃ方向〔圧延方向と直角の方向〕）
又は１．０３３μｍ（裏面Ｃ方向）と記載され，これをサンプル数でみ
ると，合計２０サンプル中，１３サンプルの表面粗度Ｒｍａｘの数値が，
本件発明１の表面粗度０．７ないし２．０μｍの範囲内にあり，特にＣ
方向（圧延方向と直角の方向）については１０サンプル全部が本件発明
１の表面粗度の範囲内にある。
しかし，「表１」の他の部分の表面粗度は，平均で０．６５２μｍ（表
面Ｌ方向〔圧延方向〕）又は平均０．６２０μｍ（裏面Ｌ方向）であり，
サンプル数でみると，合計２０サンプル中７サンプルは，本件発明１の
表面粗度の範囲外であるから，そのような金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」は
なお全体として本件発明１の実施に当たるとはいえない。
すなわち，本件発明１は，ろう付け構造を有する金属ハニカムの欠点
である平板と波板のろう接合性を改善するため，表面を粗面仕上げにし
てろう剤を固着させるバインダーのぬれ性を向上させ，ハニカムを構成
する平板と波板の接触部にバインダーを均一に，かつ効果的に付着させ
ることができるようにしたものであるから（甲１９，３欄４４行∼４７
行，４欄２４行∼３０行），本件発明１の実施に当たるというためには，
ステンレス金属箔の表裏や方向性（圧延方向か，圧延方向とは直角の方
向か）を問わずに，ろう付け接合をする可能性のあるすべての面の表面
粗度が０．７ないし２．０μｍの範囲内にあることを要するものと解さ
れる。なぜなら，「ろう付け構造」を有する自動車の排ガス触媒担体に
用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔は，波板と平板とを交互に積
層してハニカム状にするためにその表面も裏面も他の金属箔と接触させ
ることを想定しているから表面のみならず裏面もその表面粗度を粗面仕
上げとする必要がある（甲１９）。また，金属箔はバインダー（結合材）
のぬれ性を良好に保つためためには圧延方向（Ｌ方向）か，圧延方向と
は直角の方向（Ｃ方向）かを問わずに両方向とも粗面仕上げとしておく
必要があり，仮に圧延方向のみではあっても本件発明１の表面粗度の範
囲外（０．７μｍ未満）のものがあるとすれば，その部分（方向）のバ
インダー（結合材）のぬれ性が悪くなり，ろう付けの固着が不良となっ
て一部剥離を招くなどの問題を生じさせる可能性があるからである。本
件発明１に係る特許請求の範囲の記載にも，明細書の詳細な説明の記載
にも，圧延方向と直角の方向に限って粗面仕上げとすれば足りるとの記
載はない。また，原告提出の調査報告書（甲３）においても，Ｃ方向（圧
延方向とは直角の方向）のみならず，Ｌ方向（圧延方向であって，砥石
の凹凸により金属箔の表面に凹凸を形成している最中にロール圧延され
るがために，砥石の凹凸の影響が，直角方向と比べて相対的により長く
表面に現れやすく，結果的に基準長さ内の表面粗度Ｒｍａｘの変化も小
さくなりやすい方向）も，その表面粗度が測定されていることは，当業
者においても，その両方向の数値が製品の品質に影響するものと認識さ
れていることの証左であるといえる。
そうであるところ，前記調査報告書（甲３）の数値は，そのように「ろ
う付け」の可能性のある「Ｒ２０−５ＳＲ」の表裏や方向性を問わない
すべて面の表面粗度が０．７ないし２．０μｍの範囲内にあることを示
すものではないから，同報告書をもって実施発明１Ａ，１Ｂが本件発明
１の実施に当たるとはいえない。
この理は，仮に原告が「ろう付け構造」を有する１個の自動車排ガス
触媒担体を製造するに足りる大きさ（数㎝×１０数㎝）の金属箔「Ｒ２
０−５ＳＲ」についてのみ「公然実施」に当たると主張するものであっ
たとしても，前記調査報告書の数値はそのような小さい範囲の金属箔の
表面粗度ですら，「ろう付け」の可能性のある，そのすべての面が表裏
や方向性を問わずに本件発明１の表面粗度の範囲内にあるといえる程度
の数値であることを立証するに足りるものではないから，同様である。
（ウ）また，甲３の作成者である川崎製鉄社員のKによれば，通常は，
厚さ５０μｍの「Ｒ２０−５ＳＲ」に圧延するためには，１㎜の厚さか
ら１４０μｍ（０．１４㎜）の中間厚を経由してから最終的に５０μｍ
の厚さに圧延していたが，ある顧客から厚さ１５０μｍの「Ｒ２０−５
ＳＲ」の購入希望があったことから，その顧客への出荷分を除いた残り
を販売するために，その販売残りの厚さ１５０μｍを中間厚として更に
厚さ５０μｍの「Ｒ２０−５ＳＲ」の最終製品を製造することとし，そ
の表面粗度の品質を確認したのが，前記調査報告書（甲３）の「０．０
５０ｍｍｔ」欄記載の数値であるというのである（甲１１，５頁）。そ
うすると，中間厚を「１５０μｍ」とする前記調査報告書（甲３）の表
面粗度Ｒｍａｘの数値は，中間厚を「１４０μｍ」としていた実施発明
１Ａ又は１Ｂ（甲４）の表面粗度Ｒｍａｘとは，中間厚が１０μｍ異な
るがために最終的な５０μｍ厚の「Ｒ２０−５ＳＲ」の表面粗度Ｒｍａ
ｘが同じであるとはいえず，前記調査報告書（甲３）の数値をもって，
実施発明１Ａ又は１Ｂ（甲４）の表面粗度Ｒｍａｘの数値であるとは直
ちにはいえない。
（エ）さらに，川崎製鉄が製作していた金属箔「Ｒ２０−５ＳＲ」は，
２０Ｃｒ−５Ａｌ（２０％のクロム，５％のアルミニウムで，Ｌａ・ラ
ンタンを微量添加したもの）という成分に着目したステンレス金属箔で
あって，その表面粗度に着目したものではなかった。そのため，「Ｒ２
０−５ＳＲ」の用途も，ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体
に限定されたものではなく，昭和６３年３月時点では建材用に販売する
ことを主な目的としており（甲２２），建材用の場合には砥石＃１２０
で研削したワークロールを用いて仕上げしたのではなく，砥石＃６００
で研削したワークロールを用いて仕上げしていた（甲１１，１４頁）。
また，当時の原告の圧延技術スタッフの高田も，その陳述書（甲２９，
３項）において，「表面粗度については研究所から指定された記憶は全
くありません。圧延技術者として，触媒担体は見えないところに使うも
のであるから表面光沢／性状はどうでもいいという意識でしたので，記
憶がないというよりは，指示はなかったと断言できます。」と述べてい
る。さらに，前記調査報告書（甲３）の「表１」においても，その表面
粗度Ｒｍａｘが，同じ＃１２０の砥石で研削したワークロールを用いて
中間厚さ１５０μｍを経て５０μｍにしたものではあっても，それが表
面か裏面か，Ｌ方向（圧延方向）かＣ方向（圧延方向と直角の方向）か
によって，０．４５０μｍから１．３６０μｍまでと大きくばらついて
いることが認められるから，砥石と最終厚さ以外の製造過程における様
々な要素，例えばパススケジュール，圧下率，張力，圧延速度，圧延油
の粘度調整（甲１２，６２頁２１行∼６３頁６行）その他の製造条件が
表面粗度に大きく影響しているであろうことが推認される（同じ＃１２
０の砥石で研削したワークロールを用いて通常の冷間圧延をすれば必然
的に０．７ないし２．０μｍの金属箔を得ることができるといえないこ
とは，前記調査報告書（甲３）の「表１」の数値のばらつきからみても
明らかである。）。
したがって，表面粗度（ろう剤を固着させるバインダーのぬれ性）に
着目していない川崎製鉄の製造に係る「Ｒ２０−５ＳＲ」においては，
その表面粗度に影響する製造条件の統一が徹底されておらず，表面粗度
におけるばらつきが大きくなっていたことが推認される。
そうすると，そのような表面粗度に大きなばらつきのある川崎製鉄の
「Ｒ２０−５ＳＲ」（実施発明１Ａ又は１Ｂ）をもって，表面粗度Ｒｍ
ａｘに着目してこれを０．７ないし２．０μｍと特定した本件発明１の
実施に当たるものと認めることはできない。
イさらに，原告提出の技術標準（甲４）については，次のとおり，その信
用性は低い。すなわち，
（ア）まず，原告提出の技術標準（甲４）は原本ではなく，写しである。
この点について，上記技術標準の作成保管者であるNは，別件侵害訴訟
事件（東京地方裁判所平成１８年（ワ）第６６６３号事件）において，
平成４年に自分が他社に異動するまで，技術標準（甲４）の原本を保管
していたが，その後は地震により紛失又は焼失した旨証言する（甲９，
７頁）。しかし，その原本を焼失等しながら，その写しのみを保管して
本件訴訟等に提出することができた経緯を合理的に説明するに足りる客
観的証拠はない。裁判所の釈明に応じて提出された平成２２年６月２８
日付け証拠説明補充書の説明では足りない。
（イ）また，Nは，前記別件訴訟事件において，２回にわたる改訂内容
は，別途ワープロで印刷されたものを切り取って１枚目の原本の改訂箇
所に貼り付け又は手書きで記入し，２枚目の圧延条件等を記載した書面
を差し替えた旨証言する（甲９，５頁以下）。しかし，１枚目について
のみワープロで印刷されたものを切り取って貼り付けるなどし，２枚目
を差し替えること自体が不自然である。１枚目も２枚目もワープロの保
存文書の電子情報に改訂内容を変更入力し，その印刷文書を変更日付け
等を付して原本に別途綴り，改訂前の１枚目と圧延条件等を記載した２
枚目の原本を別に残しておくのが自然な方法である。なぜなら，仮にN
の説明のように，圧延条件を記載した２枚目を差し替えてしまうと，従
前の圧延条件等が原本上は不明になってしまい，製造メーカーとして過
去に出荷した製品にトラブルがあってもその対応に困難を来しかねない
からである（甲９，９頁）。
（ウ）また，技術標準（甲４）の１枚目と２枚目は，ワープロの活字ポ
イントや字体が異なり，各別に作成されたことが文書の体裁上も明らか
であるが，これが一体の文書であると認めるに足りる客観的証拠もない。
したがって，上記のような点で信用性の低い技術標準（甲４）の写しを
もって，実施発明１Ａ，１Ｂ又は実施発明２の各表面粗度が本件発明１又
は２の表面粗度の範囲に入るように技術標準（甲４の２枚目）の圧延条件
のとおり圧延製造されて「Ｒ２０−５ＳＲ」（５０μｍ）の品質が保たれ
ていたということもできない。
ウ以上によれば，実施発明１Ａ，１Ｂ又は実施発明２の各表面粗度Ｒｍａ
ｘが，本件発明１又は２の表面粗度Ｒｍａｘである「０．７∼２．０μｍ」
の範囲内のものであって本件発明１又は２の実施に当たると認めることは
できない。
この点について，審決は，「昭和６２年当時の厚さ５０μｍの『Ｒ２０
−５ＳＲ』の表面粗度Ｒｍａｘは，方向によりバラツキが見られるものの，
本件発明１のＲｍａｘ０．７∼２．０μｍの範囲内にある蓋然性は高いも
のと推認される。」（審決書１０頁２１行∼２３行）と認定しているが，
当裁判所の採用の限りでない。
そうすると，実施の「公然性」（守秘義務との関係）に係る審決の認定
の誤りの有無について判断するまでもなく，実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施
発明２は，いずれも本件発明１又は２の公然実施（特許法２９条１項２号）
に当たるもの（新規性の要件を欠くもの）とはいえない。
３仮に実施の「公然性」に係る審決の認定に誤りがあったとしても特許法２９
条２項に係る審決の結論には影響しないことについて
そして，実施発明１Ａ，１Ｂ及び実施発明２は，いずれもろう材を固着させ
るバインダーのぬれ性を向上させる観点から金属箔又は自動車の排ガス触媒担
体の表面粗度に着目したものではなかったから，仮に実施発明１Ａ，１Ｂ及び
実施発明２（その表面粗度は不明）が公然実施されたものであるとしても，こ
れらに基づいて本件発明１又は２を容易に発明することができたもの（特許法
２９条２項の要件に該当するもの）であるとはいえない。
そうすると，これと結論を同じくする審決の結論は正当であり，仮に守秘義
務を根拠とする実施の「公然性」に係る審決の認定に誤りがあったとしても，
審決を取り消すべき違法性があるとはいえない。
４結論
以上によれば，守秘義務を根拠とする実施の「公然性」に係る審決の認定に
誤りがあったかどうかについて判断するまでもなく，原告の本訴請求は理由が
ないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子
裁判官
知野明

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