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平成１０年（行ケ）第２５０号審決取消請求事件（平成１１年９月８日口頭弁論終
結）
　　　　　　　　　判　　　　　決
原　　　　　　告　　　　ユニシスコーポレーション
代表者　　　　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　　【Ｂ】
同　　　　　　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　　【Ｄ】
被　　　　　　告　　　　特許庁長官　【Ｅ】
指定代理人　　　　【Ｆ】
同　　　　　　　　　　　【Ｇ】
同　　　　　　　　　　　【Ｈ】
同　　　　　　　　　　　【Ｉ】
　　　　　　主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
　１　原告
　特許庁が、平成４年審判第１５９９３号事件について、平成１０年３月１６日に
した審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　２　被告
　主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は、１９８７年９月３０日にアメリカ合衆国でした特許出願に基づく優先権
を主張して、昭和６３年９月２３日、名称を「ディスクアクセス時間に基づくコマ
ンド選択機能をもつキャッシュ／ディスク・システム」とする発明（以下「本願特
許発明」という。）につき、国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ８８－０３２７２、特願昭６
３－５０８５０１号）をしたが、平成４年４月２８日に拒絶査定を受けたので、同
年８月２４日、これに対する不服の審判の請求をした。
　特許庁は、同請求を、平成４年審判第１５９９３号事件として審理した上、平成
１０年３月１６日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄
本は、同年３月２日、原告に送達された。
２
１　本願特許発明の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願第１
発明」という。）の要旨
　ホストプロセッサからのコマンドに応答するキャッシュ／ディスク・サブシステ
ムであって、少なくとも１つのディスクと該ディスクと連動して該ディスクスペー
スをアクセスする放射方向に位置決め可能な信号変換器とを含み、データを格納す
るディスクドライブ手段と、キャッシュメモリと、前記ホストプロセッサと前記キ
ャッシュメモリと前記ディスクドライブ手段間のデータ転送を制御する制御手段と
を備え、前記制御手段は、ホストプロセッサ・コマンドを実行する際に使用される
ことが予期される前記ディスクに格納されたデータを、前記キャッシュメモリに格
納させ、前記制御手段は、前記ディスクドライブ手段のアクセスを待つことなく、
前記キャッシュメモリ内に格納されたディスクデータを使用して、ホストプロセッ
サ・コマンドを実行し、前記制御手段は、ディスクアクセスを必要とするコマンド
に応答して、前記ディスクドライブ手段の所定のディスクスペースをアクセスする
ために、前記信号変換器を制御し、前記制御手段は、コマンドキューを含み、ディ
スクアクセスを要求してまだ実行されていない、前記ディスクドライブ手段の指定
されたディスクスペースに対応した複数のホストプロセッサ・コマンドを、コマン
ド優先度と共に前記コマンドキューに記憶させ、前記制御手段は、前記ディスクド
ライブ手段の指定されたディスクスペースヘの前記ディスクキャッシュ内のデータ
の転送を命令するコマンドを作成し、作成された該コマンドをコマンド優先度と共
に前記コマンドキューに格納し、前記制御手段は、所定の優先度レベルよりも高い
コマンド優先度を有するコマンドに遭遇した場合には、前記コマンドキューの複数
のコマンドからこのコマンドを次に実行すべきコマンドとして選択し、前記制御手
段は、所定の優先度レベルよりも高いコマンド優先度を有するコマンドに遭遇しな
かった場合には、次のコマンドにより指定されたディスクスペースをアクセスする
ために必要となる信号変換器のシーク時間と回転潜伏時間との和に従って、前記コ
マンドキューに格納された複数のコマンドから実行すべき次のコマンドをシーク開
始前に選択することを特徴とするキャッシュ／ディスク・サブシステム。
２　同請求項３に記載された発明（以下「本願第２発明」という。）の要旨
　ホストプロセッサからのコマンドに応答するキャッシュ／ディスク・サブシステ
ムであって、少なくとも１つのディスクと該ディスクと連動して該ディスクスペー
スをアクセスする放射方向に位置決め可能な信号変換器とを含み、データを格納す
るディスクドライブ手段と、キャッシュメモリと、前記ホストプロセッサと前記キ
ャッシュメモリと前記ディスクドライブ手段間のデータ転送を制御する制御手段と
を備え、前記制御手段は、ホストプロセッサ・コマンドを実行する際に使用される
ことが予期される前記ディスクに格納されたデータを、前記キャッシュメモリに格
納させ、前記制御手段は、前記ディスクドライブ手段のアクセスを待つことなく、
前記キャッシュメモリ内に格納されたディスクデータを使用して、ホストプロセッ
サ・コマンドを実行し、前記制御手段は、ディスクアクセスを必要とするコマンド
に応答して、前記ディスクドライブ手段の所定のディスクスペースをアクセスする
ために、前記信号変換器を制御し、前記制御手段は、コマンドキューを含み、ディ
スクアクセスを要求してまだ実行されていない、前記ディスクドライブ手段の指定
されたディスクスペースに対応した複数のホストプロセッサ・コマンドを前記コマ
ンドキューに記憶させ、前記制御手段は、所定の回数選択されなかったコマンドに
遭遇した場合には、このコマンドを次に実行すべきコマンドとして選択し、前記制
御手段は、所定の回数選択されなかったコマンドに遭遇しなかった場合には、次の
コマンドにより指定されたディスクスペースをアクセスするために必要となる信号
変換器のシーク時間と回転潜伏時間との和に従って、前記コマンドキューに格納さ
れた複数のコマンドから実行すべき次のコマンドをシーク開始前に選択することを
特徴とするキャッシュ／ディスク・サブシステム。
３　同請求項５に記載された発明（以下「本願第３発明」という。）の要旨
　ホストプロセッサからのコマンドに応答するキャッシュ／ディスク・サブシステ
ムであって、少なくとも１つのディスクと該ディスクと連動して該ディスクスペー
スをアクセスする放射方向に位置決め可能な信号変換器とを含み、データを格納す
るディスクドライブ手段と、キャッシュメモリと、前記ホストプロセッサと前記キ
ャッシュメモリと前記ディスクドライブ手段間のデータ転送を制御する制御手段と
を備え、前記制御手段は、ホストプロセッサ・コマンドを実行する際に使用される
ことが予期される前記ディスクに格納されたデータを、前記キャッシュメモリに格
納させ、前記制御手段は、前記ディスクドライブ手段のアクセスを待つことなく、
前記キャッシュメモリ内に格納されたディスクデータを使用して、ホストプロセッ
サ・コマンドを実行し、前記制御手段は、ディスクアクセスを必要とするコマンド
に応答して、前記ディスクドライブ手段の所定のディスクスペースをアクセスする
ために、前記信号変換器を制御し、前記制御手段は、コマンドキューを含み、ディ
スクアクセスを要求してまだ実行されていない、前記ディスクドライブ手段の指定
されたディスクスペースに対応した複数のホストプロセッサ・コマンドを前記コマ
ンドキューに記憶させ、前記制御手段は、前記コマンドキューで実行待ちであるコ
マンド数が所定数以上の場合には、次のコマンドにより指定されたディスクスペー
スをアクセスするために必要となる信号変換器のシーク時間と回転潜伏時間との和
に従って、前記コマンドキューに格納された複数のコマンドから実行すべき次のコ
マンドをシーク開始前に選択することを特徴とするキャッシュ／ディスク・サブシ
ステム。
３　審決の理由
　審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願第１～第３発明が、いずれも、特開
昭５５－１１２６６４号公報（以下「引用例１」といい、そこに記載された発明を
「引用例発明１」という。）、特開昭５９－６６７５５号公報（以下「引用例２」
という。）及び米国特許第４５２３２０６号明細書（以下「引用例３」という。）
に記載された各発明並びに周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができな
いとした。
第３　原告主張の取消事由の要点
１　審決の理由中、本願第１～第３発明の要旨の認定、引用例１～３の記載事項の
認定、本願第１～第３発明と引用例発明１との各相違点の認定、これらの相違点に
関する判断は、いずれも認める。
２　本願特許発明は、平成５年４月１４日付け手続補正書（甲第８号証）によっ
て、第４回目の補正が行われたものであるところ、特許庁は、平成８年１月１８日
付け拒絶理由通知書（甲第９号証）において、上記補正書の特許請求の範囲の請求
項（以下「最終補正前請求項」という。）１、２、６、７、８、１０、１１、１
５、１６、１７及び１８に係る発明に対して、拒絶理由を通知し、同請求項３、
４、５、９、１２、１３、１４及び１９に係る発明に対しては、拒絶理由を通知し
ていない。
　原告は、平成８年８月２日付け手続補正書（甲第１０号証）において、最終の補
正を行い（以下「最終補正」という。）、最終補正前請求項１、２及び３に係る発
明を合体させて本願第１発明とし、同請求項１及び４に係る発明を合体させて本願
第２発明とし、同請求項５に係る発明と実質的に同一又はこれを限定した発明を本
願第３発明としたものである。
　これに対し、審決は、上記拒絶理由を通知していない最終補正前請求項３、４及
び５に係る発明を含む、本願第１～第３発明について、特許法２９条２項の規定に
より特許を受けることができないと判断したものであるから、同法１５９条２項が
準用する同法５０条の規定に違反し、違法として取り消されなければならない。
３　被告は、本願第３発明の「前記コマンドキューで実行待ちであるコマンド数が
所定数以上の場合には、」という構成要件が、コマンドキューに格納された複数の
コマンドから次のコマンドを選択する際に当業者が必要に応じて任意になし得る設
計的事項にすぎないから、本願第３発明は、上記設計的事項を適用して、最終補正
前請求項１に係る発明をより限定した発明にすぎないと主張する。
　しかし、本願第３発明が、設計的事項を適用して最終補正前請求項１に係る発明
をより限定した発明と解する余地があるとしても、それと同時に本願第３発明は、
「コマンド数が所定数以上の場合に」基準を使用するものであり、最終補正前請求
項５に係る発明と同様に、当然、「コマンド数が所定数以上でない場合に」基準を
使用することがない旨が明確に表現されているから、本願第３発明と拒絶理由が通
知されていない同請求項５に係る発明とは、互いに異なる発明ではなく、本願第３
発明は、同請求項５に係る発明と実質的に同一の発明であるか、あるいは、同発明
に包含されるものである。
　すなわち、最終補正前請求項５に係る発明は、同請求項１に係る発明である、
「ホストプロセッサからのコマンドに応答するキャッシュ／ディスク・サブシステ
ムであって、少なくとも１つのディスクと該ディスクと連動して該ディスクスペー
スをアクセスする放射方向に位置決め可能な信号変換器とを含み、データを格納す
るディスクドライブ手段と、キャッシュメモリと、前記ホストプロセッサと前記キ
ャッシュメモリと前記ディスクドライブ手段間のデータ転送を制御する制御手段と
を備え、前記制御手段は、ホストプロセッサ・コマンドを実行する際に使用される
ことが予期される前記ディスクに格納されたデータを、前記キャッシュメモリに格
納させ、前記制御手段は、前記ディスクドライブ手段のアクセスを待つことなく、
前記キャッシュメモリ内に格納されたディスクデータを使用して、ホストプロセッ
サ・コマンドを実行させ、前記制御手段は、ディスクアクセスを必要とするコマン
ドに応答して、前記ディスクドライブ手段の所定のディスクスペースをアクセスす
るために、前記信号変換器を制御し、前記制御手段は、コマンドキューを含み、デ
ィスクアクセスを要求してまだ実行されていない、前記ディスクドライブ手段の指
定されたディスクスペースに対応した複数のホストプロセッサ・コマンドを、コマ
ンド優先度と共に前記コマンドキューに記憶させ、前記制御手段は、次のコマンド
により指定されたディスクスペースをアクセスするために必要となる信号変換器の
シーク時間と回転潜伏時間との和に従って、前記コマンドキューに格納された複数
のコマンドから実行すべき次のコマンドをシーク開始前に選択することを特徴とす
るキャッシュ／ディスク・サブシステム。」を前提として、「前記制御手段は、幾
つのコマンドが実行待ちになっているかに基づいて複数のコマンドから実行すべき
次のコマンドを選択するが、前記コマンドキューに実行待ちであるコマンド数が所
定数より少ない場合には、次に実行すべきコマンドを選択するための基準を使用し
ないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載のキャッシュ／ディス
ク・サブシステム。」としたものである。
　したがって、最終補正前請求項５に係る発明の「次に実行すべきコマンドを選択
するための基準」とは、同請求項１に係る発明の、コマンド数の全範囲で（言い換
えれば、コマンド数による条件なしに）「基準」を使用する構成について、「コマ
ンドキューに実行待ちであるコマンド数」による条件として、「所定数より少ない
場合には、」「基準」を使用しない条件を追加したものである。しかし、この点が
必ずしも明確な記載となっておらず、どの場合に基準を使用するのか疑義が生じる
おそれがあったことから、不明瞭な記載部分をより明確化すべく、最終補正におい
て、「前記コマンドキューで実行待ちであるコマンド数が所定数以上の場合」「基
準」を使用するものと補正し、本願第３発明としたものである。
第４　被告の反論の要点
１　特許庁が、平成８年１月１８日付け拒絶理由通知書において、最終補正前請求
項１、２、６、７、８、１０、１１、１５、１６、１７及び１８に係る発明に対し
て、拒絶理由を通知し、同請求項３、４、５、９、１２、１３、１４及び１９に係
る発明に対しては、拒絶理由を通知していないこと、原告が、平成８年８月２日付
け手続補正書による最終補正において、最終補正前請求項１、２及び３に係る発明
を合体させて本願第１発明とし、同請求項１及び４に係る発明を合体させて本願第
２発明としたことは、いずれも認める。
　したがって、審決が、上記拒絶理由を通知していない最終補正前請求項３及び４
に係る発明を含む、本願第１、第２発明について、特許法２９条２項の規定により
特許を受けることができないと判断したことに、手続上の違法があることは認め
る。
　しかし、本願第３発明の「前記コマンドキューで実行待ちであるコマンド数が所
定数以上の場合には、」という構成要件は、コマンドキューに格納された複数のコ
マンドから次のコマンドを選択する際に当業者が必要に応じて任意になし得る設計
的事項にすぎないから、本願第３発明は、上記設計的事項を適用して、拒絶理由を
通知した最終補正前請求項１に係る発明をより限定した発明にすぎない。したがっ
て、審決が、本願第３発明について、特許法２９条２項の規定により特許を受ける
ことができないと判断したことに、手続上の違法はない。
２　原告は、本願第３発明と最終補正前請求項５に係る発明とが互いに異なる発明
ではなく、本願第３発明が、同請求項５に係る発明と実質的に同一の発明である
か、あるいは、同発明に包含されるものであると主張する。
　しかし、最終補正前請求項１に、上記「コマンド数が所定数以上の場合には」と
いう事項を加えた本願第３発明は、「待ちコマンド数が所定数」「以上」以外の選
択肢を全く含まないものである。
　これに対して、最終補正前請求項５の、「次に実行すべきコマンドを選択するた
めの基準を使用しない」という事項は、「待ちコマンド数が所定数」「未満」であ
る場合に対応するものである。
　以上のように、最終補正前請求５に係る発明は、「待ちコマンド数が所定数」
「未満」である処理を全く含まない本願第３発明とは、その構成を異にする発明で
ある。
　したがって、審決の認定判断は結論において正当であって、原告主張の取消事由
は理由がない。
第５　当裁判所の判断
１　審決の理由中、本願第１～第３発明の要旨の認定、引用例１～３の記載事項の
認定、本願第１～第３発明と引用例発明１との各相違点の認定、これらの相違点に
関する判断は、いずれも当事者間に争いがない。
　また、特許庁が、平成８年１月１８日付け拒絶理由通知書において、最終補正前
請求項１、２、６、７、８、１０、１１、１５、１６、１７及び１８に係る発明に
対して、拒絶理由を通知し、同請求項３、４、５、９、１２、１３、１４及び１９
に係る発明に対しては、拒絶理由を通知していないこと、原告が、平成８年８月２
日付け手続補正書による最終補正において、最終補正前請求項１、２及び３に係る
発明を合体させて本願第１発明とし、同請求項１及び４に係る発明を合体させて本
願第２発明としたこと、したがって、審決が、上記拒絶理由を通知していない最終
補正前請求項３及び４に係る発明を含む、本願第１、第２発明について、特許法２
９条２項の規定により特許を受けることができないと判断したことに、手続上の違
法があることも、当事者間に争いがない。
　そこで、審決が、本願第３発明について、特許法２９条２項の規定により特許を
受けることができないと判断したことに、手続上の違法が存するか否かを検討す
る。
２　最終補正前請求項１に係る発明が、「ホストプロセッサからのコマンドに応答
するキャッシュ／ディスク・サブシステムであって、少なくとも１つのディスクと
該ディスクと連動して該ディスクスペースをアクセスする放射方向に位置決め可能
な信号変換器とを含み、データを格納するディスクドライブ手段と、キャッシュメ
モリと、前記ホストプロセッサと前記キャッシュメモリと前記ディスクドライブ手
段間のデータ転送を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、ホストプロセッ
サ・コマンドを実行する際に使用されることが予期される前記ディスクに格納され
たデータを、前記キャッシュメモリに格納させ、前記制御手段は、前記ディスクド
ライブ手段のアクセスを待つことなく、前記キャッシュメモリ内に格納されたディ
スクデータを使用して、ホストプロセッサ・コマンドを実行させ、前記制御手段
は、ディスクアクセスを必要とするコマンドに応答して、前記ディスクドライブ手
段の所定のディスクスペースをアクセスするために、前記信号変換器を制御し、前
記制御手段は、コマンドキューを含み、ディスクアクセスを要求してまだ実行され
ていない、前記ディスクドライブ手段の指定されたディスクスペースに対応した複
数のホストプロセッサ・コマンドを、コマンド優先度と共に前記コマンドキューに
記憶させ、前記制御手段は、次のコマンドにより指定されたディスクスペースをア
クセスするために必要となる信号変換器のシーク時間と回転潜伏時間との和に従っ
て、前記コマンドキューに格納された複数のコマンドから実行すべき次のコマンド
をシーク開始前に選択することを特徴とするキャッシュ／ディスク・サブシステ
ム。」であり、同請求項５に係る発明が、同請求項１に係る発明を前提として、
「前記制御手段は、幾つのコマンドが実行待ちになっているかに基づいて複数のコ
マンドから実行すべき次のコマンドを選択するが、前記コマンドキューに実行待ち
であるコマンド数が所定数より少ない場合には、次に実行すべきコマンドを選択す
るための基準を使用しないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載
のキャッシュ／ディスク・サブシステム。」であることは、当事者間に争いがな
い。
　他方、本願第３発明の要旨は、前示のとおりであり、この本願第３発明と最終補
正前請求項１に係る発明とを対比してみると、最終補正前請求項１に係る発明の
「前記制御手段は、次のコマンドにより指定されたディスクスペースをアクセスす
るために必要となる信号変換器のシーク時間と回転潜伏時間との和に従って、前記
コマンドキューに格納された複数のコマンドから実行すべき次のコマンドをシーク
開始前に選択することを特徴とするキャッシュ／ディスク・サブシステム。」につ
いて、本願第３発明では、「前記制御手段は、『前記コマンドキューで実行待ちで
あるコマンド数が所定数以上の場合には、』次のコマンドにより指定され
た・・・」として、『前記コマンドキューで実行待ちであるコマンド数が所定数以
上の場合には、』との構成要件を追加するものである。この追加された構成要件
は、コマンドキューに格納された複数のコマンドから次のコマンドを選択する際
に、実行待ちであるコマンド数が所定数以上あればこれを選択するというものであ
って、当業者が必要に応じて任意になし得る設計的事項にすぎないことが明らかで
ある。
　したがって、本願第３発明は、最終補正前請求項１に係る発明について、上記設
計的事項を適用して、同請求項１に係る発明をより限定したものと認められる。
　原告は、最終補正前請求項１に係る発明の、コマンド数の全範囲で「基準」を使
用する構成を前提として、最終補正前請求項５に係る発明においては、「所定数よ
り少ない場合には、」「基準」を使用しない条件を追加したものであり、さらに、
どの場合に基準を使用するのかをより明確化するために、本願第３発明において、
「前記コマンドキューで実行待ちであるコマンド数が所定数以上の場合」「基準」
を使用するものと補正したのであるから、本願第３発明と同請求項５に係る発明と
は、互いに異なる発明ではなく、本願第３発明は、同請求項５に係る発明と実質的
に同一の発明であるか、あるいは、同発明に包含されるものであると主張する。
しかし、最終補正前請求項５に係る発明では、「次に実行すべきコマンドを選択
するための基準」の使用について、「所定数より少ない場合」にこれを使用しない
ことを特定しているのみであって、「所定数以上の場合」における基準使用の有無
は何ら記載されていないから、「所定数以上の場合」に、基準を使用する構成と基
準を使用しない構成の双方が含まれることになる。
　これに対し、本願第３発明では、「次に実行すべきコマンドを選択するための基
準」の使用について、「所定数以上の場合」にこれを使用する旨を特定しているの
みであって、「所定数より少ない場合」における基準使用の有無は何ら記載されて
いないから、「所定数より少ない場合」に、基準を使用する構成と基準を使用しな
い構成の双方が含まれることになる。
　そうすると、最終補正前請求項５に係る発明と本願第３発明とが一致しないこと
は明らかであり、しかも、本願第３発明では、「所定数より少ない場合」におい
て、当該基準を使用する可能性が加わることとなるので、この点において最終補正
前請求項５に係る発明とは相違するものであるから、本願第３発明が、最終補正前
請求項５に係る発明を実質上減縮したものということもできない。
　したがって、原告の主張は理由がなく、到底採用することができない。
３　以上のとおり、審決が、本願第１、第２発明について、特許法２９条２項の規
定により特許を受けることができないと判断したことには手続上の違法があるもの
の、本願第３発明についての判断に関しては、手続上の違法が認められず、原告主
張の取消事由に理由がなく、その他審決に取り消すべき瑕疵はない。
　よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の指定につき、行政事件
訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　裁判長裁判官　　田中　康久
　　　　　　　　裁判官　　石原直樹
　　　　　　　　裁判官　　清水　　節

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