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平成１０年（行ケ）第３５４号　審決取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　　テルモ株式会社
　代表者代表取締役　【Ａ】
　訴訟代理人弁護士　吉原省三、小松勉、松本操、三輪拓也、弁理士　中澤直樹
　被　告　　エクスパンダブル　グラフツ　パートナーシップ
　代表者　　【Ｂ】
　訴訟代理人弁理士　小田島平吉、安田修、小田嶋平吾
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が平成８年審判第１９００１号について平成１０年８月１４日にした審
決を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　被告は、名称を「伸張性のある管腔内脈管移植片又はプロテーゼ」とする特許第
１７１９６５７号発明（昭和６０年１１月７日米国においてした特許出願に基づく
優先権を主張して昭和６１年１１月７日に特許出願（特願昭６１－２６５４１９
号）。平成４年２月５日出願公告（特公平４－６３７７号）、平成４年１２月１４
日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、原告は、平成８年１１月８日、本件
発明について無効審判請求をし、平成８年審判第１９００１号事件として審理さ
れ、平成９年９月２５日訂正請求があり、平成１０年８月１４日、「訂正を認め
る。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年１０月
１４日原告に送達された。
　２　本件発明の要旨（訂正後のもの）
　第１端部及び第２端部と、該第１端部と該第２端部との間に配置されている壁表
面とを有する管状部材を具備し、該壁表面は複数の交差する細長い部材によって形
成されており、該細長い部材の少なくとも幾つかは該管状部材の第１端部と第２端
部との中間で相互に交差していること、
　該交差している細長い部材は複数の薄いバーであり、各バーは均一な薄い長方形
の断面形状を有すること、
　該管状部材は内腔を有する身体通路内への該管状部材の管腔内送り込みを可能と
する第１の直径を有していること、
　かつ該壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体
をエッチングすることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによっ
て形成されたものであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的
に形成されていること、および
　該管状部材は該管状部材の内側から半径方向外方に伸び広げる力をかけられると
き第２の伸張した直径を有し、該第２の直径は可変であり且つ該管状部材に加えら
れた力の量に依存していることを特徴とする伸張性のある管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼ。
　３　審決の理由の要点
　(1)　原告（無効審判請求人）の主張
　原告の主張の概要は以下のとおりである。
　(1)－１　本件発明は、審判甲第１～第３号証の刊行物に記載された発明であるか
ら、本件特許は、特許法２９条１項３号の規定に違反してなされたものである。
　(1)－２　本件発明は、審判甲第１～第５号証の刊行物に記載された発明から当業
者が容易に発明できたものであるから、本件特許は、特許法２９条２項の規定に違
反してなされたものである。
　(1)－３　本件発明は、本件出願の先願に相当するものであって、審判甲第６号証
に係る先願明細書に記載された発明と同一であるから、本件特許は、特許法２９条
の２の規定に違反してなされたものである。
　また、原告は、訂正請求についても、新規事項を付加するものであり、また、訂
正後の発明にも依然として上記無効理由があるととともに、訂正後の明細書には記
載不備があるから、訂正後の発明は、特許出願の際独立して特許を受けることでき
ないものであり、該訂正請求は特許法１３４条５項において準用する同法１２６条
２項及び４項の規定に違反する旨主張している。
　証拠方法
　審判甲第１号証；米国特許第3657744号明細書
　審判甲第２号証；「Radiology」Vol.156No.1P.73-77
　審判甲第３号証；「AmericanJournalofRoentgenology」Vol.145
P.821-825(1985.10)
　審判甲第４号証；特開昭57-52527号公報
　審判甲第５号証；特開昭60-100956号公報
　審判甲第６号証；特願昭60-234388号（特開昭61-98254号公報）
　参考資料１；「MATERIALSANDPROCESSESINMANUFACTURINGSixth
Edition」P.719
　参考資料２；特開平8-332229号公報
　参考資料３；特開平8-336597号公報
　参考資料４；特開平9-285548号公報
　参考資料５；本件出願に添付された優先権証明書及び米国明細書No796009
　参考資料６；本件発明のモデル例を撮影した写真
　参考資料７；特開平2-174859号公報
　(2)　訂正請求について
　訂正は、特許明細書の請求項１における
　「第１端部及び第２端部と該第１端部と該第２端部との間に配置されている壁表
面とを有する管状部材を具備し、該壁表面は複数の交差する細長い部材によって形
成されており、該細長い部材の少なくとも幾つかは該管状部材の第１端部と第２端
部との中間で相互に交差していることと、該交差している細長い部材は複数の薄い
バーであり、各バーは均一な薄い長方形の断面形状を有することと、
　該管状部材は内腔を有する身体通路内への該管状部材の管腔内送り込みを可能と
する第１の直径を有していることと、
　該管状部材は該管状部材の内側から半径方向外方に伸び広げる力をかけられると
き第２の伸張した直径を有し、該第２の直径は可変であり且つ該管状部材に加えら
れた力の量に依存していることを特徴とする伸張性のある管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼ。」を
「第１端部及第２端部と該第１端部と該第２端部との間に配置されている壁表面と
を有する管状部材を具備し、該壁表面は複数の交差する細長い部材によって形成さ
れており、該細長い部材の少なくとも幾つかは該管状部材の第１端部と第２端部と
の中間で相互に交差していることと、該交差している細長い部材は複数の薄いバー
であり、各バーは均一な薄い長方形の断面形状を有することと、
　該管状部材は内腔を有する身体通路内への該管状部材の管腔内送り込みを可能と
する第１の直径を有していることと、
　かつ該壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁をエッチングす
ることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによって形成されたも
のであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的に形成されてい
ることと、および
　該管状部材は該管状部材の内側から半径方向外方に伸び広げる力をかけられると
き第２の伸張した直径を有し、該第２の直径は可変であり且つ該管状部材に加えら
れた力の量に依存していることを特徴とする伸張性のある管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼ。」に訂正するとともに（訂正１）、特許明細書の請求項２の削除を求め
るものである（訂正２）。
　以下、これらの訂正について検討する。
　(3)　訂正１は、特許明細書の請求項１に記載された、管状部材の壁表面を形成す
る複数の交差する細長い部材が、エッチングにより形成されているものであるとい
う要件をさらに付加するものであり、これにより、特許明細書の請求項１における
管腔内脈管移植片又はプロテーゼを構成する管状部材の構成がより限定されている
から、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　また、この訂正は、特許明細書の発明の詳細な説明における「好ましくは、管状
部材71は最初肉薄の(thin-walled)ステンレス鋼管であり、そして交差するバー78と
79間の開口82は慣用のエッチングプロセス、例えば電気機械的又はレーザーエッチ
ングにより形成され、その際得られる構造は複数の交差する細長い部材78,79を有す
る管状部材である。」との記載（公告公報１０欄３４～４１行）に基づくものであ
り、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正である。
　この点に関して、原告が新規事項の付加に相当する旨主張する根拠は、管状部材
が該エッチングにより形成されたことに基づく被請求人（被告）が主張する作用効
果は、訂正前の明細書に記載がないというものであるが、該作用効果は、審判答弁
書において述べているものであって、訂正後の明細書において該作用効果を記載と
して付加するものではないから、訂正を新規事項の付加に相当するものとすること
はできない。
　さらに、訂正１は特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものでもない。
　(4)　訂正２は、請求項の削除に係るものであるから、当然特許請求の範囲の減縮
を目的とするものであり、さらに、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項
の範囲内の訂正であって、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものでもな
い。　
　(5)　一方、これらの訂正による訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項に
より構成される発明が、特許出願の際独立して特許を受けられるものであるか否か
については、原告の訂正後の発明に対する主張に基づき、以下検討する。
　(5)－１　(1)－１の主張について
　審判甲第１号証の発明は、移植プロテーゼ部材の固定法に関するものであり、審
判甲第１号証のクレームにおいては、
　「１．生体に移植プロテーゼ装置を迅速、確実に固定する方法であって、
　A移植すべきプロテーゼ装置を、体液に適合し放射状に伸張する変形可能で無害
な物質の少なくとも１以上の透かし管状スリーブに固定し、このスリーブは移植す
べき部材に対応する径をなし、プロテーゼ部材に取り付けられるようになってい
て、上記スリーブの周縁に対し角度を持って設けられた、縦方向に伸張するリボン
状をなす複数の波状部を含み、複数の千鳥状をなして緊密にスペースをとった孔を
形成して相互結合している、
　Bスリーブとプロテーゼ装置を予定の移植位置に導入し、
　C上記の位置の組織壁に対しスリーブを放射状に外方に向けて伸張し、スリーブ
のリボン状をなす部分とそれとを緊密に密着させ、それにより組織はスリーブがこ
れをカバーするようにスリーブを通し且つこの周りを成長することを含む方法。
　２．クレーム１の方法であって、
　A移植すべきプロテーゼ装置は脈管移植片であり、
　B上記の透かしスリーブは上記の脈管移植片の各端部に部分的に挿入され、固定
され、スリーブがそこから伸張する露出部分を残しており、
　C上記移植片はスリーブ伸張ツールを受けるために縦長に開口し、
　D上記プロテーゼ装置とスリーブは、上記スリーブの露出部分を切断された移植
すべきホスト脈管に導入することによりホスト脈管に結合され、および
　Eスリーブは放射状に外方に向けて伸張し脈管と移植片の壁と緊密に密着するこ
とにより、
更に特徴付けられる方法。」と記載され（クレーム１及び２）、また、要約におい
ては、「生体に移植プロテーゼを迅速、確実に固定することを促進するための装置
と方法である。この装置は変形可能な物質の管状スリーブを含み、これにプロテー
ゼ部材を固定し、管状スリーブは放射状に伸張して組織周囲と緊密に密着する。心
臓弁、脈管移植片などのような固定装置やプロテーゼ部材は、手術前に集合体とす
る。この集合体は手術前に迅速に移植位置に導入配置され、伸張ツールの使用で変
形可能なスリーブの拡張で適所に固定される。」と記載されている。
　そして、この管状スリーブの使用に関して、図１に示されるように、分岐した人
工的な大動脈ダクロン移植片10の端部と切断された大動脈１１の端部は、突き合わ
せ関係で、伸張した固定スリーブ（管状スリーブ）により固定される旨（２欄１４
～２７行）、管状スリーブ16は、変形可能な金属薄板に、千鳥状の連続するスリッ
トを平行に入れた後、スリットに対し直交方向に引きのばすことにより、スリット
が拡張されそれが開口となりこの結果形成され、伸張により均一に分布した菱形状
開口23が形成され、また、伸張された金属板は好ましくはスリーブ状にした後、形
作るのが良い旨（２欄５６～３欄２行）、第５図に示されるように、スリーブのリ
ボン状の部分は、スリーブの周縁から所定の角度をもって伸張し、その結果、スリ
ーブ周縁には、多数の突出エッジが形成され、その突出エッジが組織の壁にはめ込
まれる旨（３欄２行～６行）、及びスリーブの伸張は、スリーブ内に配置した伸張
ツールによる旨（２欄３３～５１行）記載されている。
　審判甲第２号証においては、拡張可能な管腔内移植体について記載され、該移植
体は、経管的血管形成術後の狭窄病変部の弾性反跳を予防することができ、また、
この移植体は、管状ワイヤメッシュで、改造した血管形成用カテーテルに装着さ
れ、血管形成用バルーンを狭さくした血管中で膨張させると、ワイヤーメッシュが
バルーンと共に拡大し、バルーンの収縮除去後も拡大したまま残る旨（７３頁左欄
及び右欄１行～２５行）、及びこの移植体はステンレスワイヤーの連続織物から成
り、ワイヤーの交差部は銀で固定してあり、管に半径方向の破壊に対する比較的強
い抵抗と、バルーンの最大膨張により得られた直径の維持能力を付与する旨（７３
頁物質及び方法の項１行～６行）の記載がある。
　審判甲第３号証においては、拡張可能な肝内門脈シャントステントについて記載
され、該ステントは拡張可能なワイヤーメッシュ管から成る旨（８２１頁２７行～
３３行）、また、このステントはステンレスワイヤーを手で編んだもので、メッシ
ュの交点は低融点銀はんだではんだ付けされている旨（８２２頁右欄、ステントの
構造の項）記載され、さらに、このステントの使用法に関して、「ステントを、バ
ルーン径10mmの血管形成カテーテルのたたんだバルーンの周りに収縮した状態で沿
わせた。・・・・バルーンの膨張で、ステントをバルーンが到達する最大径に拡張
した。移植体は、バルーンの収縮除去後も拡張したままとどまった。」（８２２頁
左欄２８行～３６行）と記載されている。
　しかしながら、まず、審判甲第１号証についていえば、審判甲第１号証の管状ス
リーブは、移植プロテーゼを生体に固定するためのもので、血管にも適用され、ま
た、管状スリーブの内側から伸び広げる力をかけてその直径を伸張させるものであ
って、該管状スリーブは、金属薄板に千鳥状の連続するスリットを平行に入れ、こ
の金属板をスリットに対し直交方向に引き延ばすことで、前記スリットは拡張され
て開口になり、この結果形成されるものであり、この管状スリーブの形成において
スリットを入れた金属板を管状にしその後伸張させる場合も含み得るが、この伸張
前の管状スリーブはその管面に千鳥状のスリットが形成されているだけである。こ
れに対して、訂正後の請求項１の発明の伸張前の管状部材は、その壁表面が複数の
交差する細長い部材により形成され、該細長い部材間にはエッチングにより形成さ
れた開口が形成されているのであるから、この状態の管状部材は、管面に単にスリ
ットが形成されているだけの上記審判甲第１号証の管状部材とは異なるものとする
のが妥当である。
　一方、審判甲第１号証の管状部材は、クレーム１、要約及び第１図の記載からみ
て、あらかじめ移植するプロテーゼに固定され、その後、脈管等の組織の所定位置
に導入されるものであり、特にクレーム１における「このスリーブは移植すべき部
材に対応する径をなし、プロテーゼ部材に取り付けられるようになっていて、上記
スリーブの周縁に対し角度を持って設けられた、縦方向に伸張するリボン状をなす
複数の波状部を含み、複数の千鳥状をなして緊密にスペースをとった孔を形成して
相互結合している」なる記載からみると、上記プロテーゼに管状スリーブが固定さ
れた状態において、既に管状スリーブは、リボン状をなす複数の波状部を有し、複
数の千鳥状をなして緊密にスペースをとった孔が形成されていることは明らかであ
って、これは、管状スリーブの当初の状態すなわち金属板に千鳥状のスリットを設
けた状態から、既に伸張された状態になっていることを意味し、このことは、移植
片を移植する様子を表す第１図の記載とも符合する。しかも、この伸張された状態
においては、突出エッジが既に形成されていることは明らかであり、この状態で、
脈管等の端部に挿入されるとするのが妥当である。
　これに対して、訂正後の請求項１の発明における管状部材は、伸張されて第２の
直径になるが、同請求項１における「管状部材は身体通路内へ該管状部材の管腔内
送り込みを可能とする第１の直径を有している」との記載からみると、管状部材が
管腔内に送り込まれる際には、管状部材は伸張前の第１の直径を有しており、上記
したように、この状態の管状部材は、エッチングによって該交差する細長い部材間
に開口を設けることによって形成されているのであるから、その壁表面はほぼ平滑
であり、突出エッジなどは形成されてはいないことは明らかである。
　してみると、両者における管状スリーブと管状部材は、管腔内に送り込む際の形
状もそれぞれ相違するものとせざるを得ない。
　審判甲第２及び３号証の移植体あるいはステントは、ステンレスワイヤーの連続
織物から成るメッシュ管であって、一方訂正後の請求項１の管状部材の壁表面は、
薄い長方形の断面形状を有する細長い部材であって、ワイヤーは通常このような断
面形状は有していないから、まず、この点で訂正後の請求項１の発明と審判甲第
２，３号証の発明とは相違する。また審判甲第２及び３号証の移植体あるいはステ
ントは、そのワイヤ交差部は銀はんだではんだ付けされているとするのが相当であ
り、これに対して訂正後の請求項１の管状部材の壁表面においては、エッチングに
より交差する細長い部材間に開口が形成されているのであるから、銀はんだ等は使
われておらず、その壁表面には突出部分がなく、この点でも異なる。
　したがって、訂正後の請求項１の発明における管腔内脈管移植体又はプロテーゼ
を構成する管状部材は、審判甲第１～第３号証のいずれにも記載されておらず、訂
正後の請求項１の発明はこれら審判甲各号証に記載された発明ではない。
　(5)－２　(1)－２の主張について
　審判甲第１～第３号証の記載は上記したとおりであり、訂正後の請求項１の発明
における管腔内脈管移植体又はプロテーゼを構成する管状部材は、審判甲第１～第
３号証のいずれにも記載されていない。
　審判甲第４号証においては、形状記憶合金から成る円筒形等の形状を有する部材
について記載され、該部材は、訂正後の請求項１の管状部材の壁表面と同様な開口
を有し、該開口はエッチング等により形成され、さらに、該部材は、伸張可能なも
のではあるが、該部材は、パイプとパイプの接合及びシーリング手段における打ち
込み要素として使用するものであり、審判甲第４号証においては、該部材を管腔内
脈管移植片又はプロテーゼとして使用することを示唆する記載は全くなく、また、
該部材の伸張は、形状記憶合金が、加熱により記憶された形状に自立的に復帰する
ことを利用するものであり、伸張された寸法は可変ではない。一方、訂正後の請求
項１の管状部材は、管状部材の内側から伸び広げる力を与えることによって伸張す
るもので、この伸び広げる力の量に依存して管状部材の直径は可変であるから、こ
の点でも相違するものである。
　また、審判甲第５号証においては、形状記憶合金を使用したコイル状ステントに
ついて記載があるが、このステントの生体挿入時の形態は単なるワイヤであり、挿
入後コイル形状に変形するものであるから、訂正後の請求項１の発明における管状
部材の伸張前又は後の形状とは全く相違し、しかも、審判甲第４号証と同様に形状
記憶合金を使用するものであるから、変形後のコイルの直径も可変ではない点でも
訂正後の請求項１の管状部材とは明確に異なる。
　してみると、審判甲第１～第５号証のいずれにおいても、訂正後請求項１の発明
における管腔内脈管移植片又はプロテーゼを構成する管状部材は記載されていな
い。ただ、審判甲第４号証には、上記したように、訂正後の請求項１の管状部材の
壁表面における開口と同様な開口を有する部材が記載されてはいるが、該部材は、
生体とは全く別異の用途であるパイプとパイプの接合及びシーリング手段における
打ち込み要素として使用するものであり、また、この部材は伸張後の寸法が可変で
はない点で、審判甲第１～第３号証の管状スリーブ、移植体及びステントとは機能
的にも異なるから、審判甲第４号証の部材を、審判甲第１～第３号証の管状スリー
ブ、移植体及びステントに代えて用いることは当業者において容易には想到し得
ず、さらに審判甲第５号証のステントは、生体挿入時、単なるワイヤー形状であっ
て、生体の所定位置でコイルに変形するのであって、その形状は、審判甲第４号証
の部材とは全く異なるものであり、それに加えて、審判甲第４号証においては、審
判甲第４号証の部材が生体とは全く別異の用途に用いられるものであるから、これ
らの点からみれば、審判甲第４号証の部材を、審判甲第５号証のステントに代えて
用いることも当業者が容易に想到できないとするほかない。
　しかも、特に、訂正後の請求項１の管腔内脈管移植片又はプロテーゼを構成する
管状部材の壁表面においては、エッチングにより交差する細長い部材間に開口が形
成されているのであるから、その壁表面は突出部分がなく、管腔内脈管移植片又は
プロテーゼを脈管内を移動させるとき、組織を傷つけることがないという効果を奏
するものである。これに対して、審判甲第１号証の管状スリーブは、上記したよう
に、プロテーゼに管状スリーブが固定された状態において、既に管状スリーブは、
伸張され、突出エッジが既に形成されていることは明らかであり、この状態で脈管
内を移動させれば組織を傷つける恐れがあるばかりか、審判甲第１号証には、管状
スリーブを脈管内で移動させること自体記載がないものである。また、審判甲第
２，３号証の移植体及びステントもワイヤ交差部を銀はんだではんだ付けするもの
であり、やはり、このはんだによる突出部が形成され、脈管内を移動させるとき、
組織を傷つける恐れがあるものである。さらに、審判甲第４号証においては、上記
したように生体内に適用すること自体記載がなく、また審判甲第５号証のステント
は、形状記憶合金から成るものであって、訂正後の請求項１の管状部材のように、
伸張した場合の直径を制御できないものであり、脈管内への移植に際し、脈管径の
大小に対応できないものである。
　したがって、訂正後の請求項１の発明の効果は、審判甲第１～第５号証には示唆
されない顕著な効果を奏するとすべきである。
　なお、参考資料２～４は単に、脈管に対する固定手段を有する伸張可能なステン
トに関する記載があるだけで、該記載は、訂正後の請求項１の発明における上記し
た効果を否定するものではない。また、原告は、参考資料５及び７として、本件出
願の優先権証明書に添付された米国特許出願明細書及び本件出願に係る公開公報を
提示して、本件発明は、訂正後の請求項１の発明においては、管状部材の被覆上に
固定手段を設けることを排除していない旨主張しているが、被覆は通常柔軟な部材
からなり、この被覆上に固定手段が設けられていても、該固定手段は、審判甲第１
～第３号証のように金属の突出部ではないから、管状部材の脈管移動中組織を傷つ
けるものではなく、この参考資料５及び７も、訂正後の請求項１の発明における上
記効果を否定するものではない。さらに、参考資料６は、訂正後の請求項１の管状
部材が、伸張により突出エッジが形成されることを示そうとするものではあるが、
上記したように、訂正後の請求項１の管状部材は、伸張前においては、その壁表面
に突出部分がなく、脈管内をその組織を傷つけることなく移動し得るものであり、
該効果は伸張後に奏されるものではないから、この審判甲第６号証も上記した訂正
後の請求項１の発明における効果を否定するものではない。
　以上のとおりであるから、訂正後の請求項１の発明は、参考資料２～７を参酌し
ても審判甲第１～第５号証に記載された発明から当業者が容易に発明できたものと
することはできない。
　(5)－３　(1)－３の主張について
　審判甲第６号証に係る先願明細書においては、カテーテルを介して血管等の身体
管に挿入される補綴ステントに関し、該補綴ステントは伸張可能であることが記載
されているが、該補綴ステントは高分子材料から成る網組フィラメントから成るも
のであって、訂正後の請求項１の管状部材のように、その壁表面が断面形状が薄い
長方形を有す複数の細長い部材で構成されてはおらず、またエッチングにより上記
複数の交差する細長い部材間に開口が形成されているものではないから、この審判
甲第６号証の補綴ステントは、訂正後の請求項１の管腔内脈管移植片又はプロテー
ゼとは異なる。
　したがって、訂正後の請求項１に記載された発明と審判甲第６号証に記載された
発明とはこの点で同一発明とはいえない。
　(5)－４　記載不備について
　原告は、訂正後の請求項１の記載において、管状部材の壁表面の開口がエッチン
グによって形成される旨記載されているのに対し、発明の詳細な説明によれば、金
網管を用いてもよいものとし、また、開口の形成方法として、薄いバーをはんだ付
けや溶接などで固定してもよいとされており、このような記載は請求項１の訂正部
分と矛盾し、本件発明の構成が特定できず、また当業者が容易に実施できない旨主
張しているが、訂正後の請求項１においては、管状部材の壁表面が、薄いバーから
成る複数の交差する細長い部材から成ること、及び該壁表面の開口はエッチングに
より開口が形成されることが明示されており、この請求項１の記載によれば、発明
の詳細な説明に記載された金網管は明らかに請求項１には含まれず、また、開口の
形成方法として薄いバーをはんだ付けあるいは溶接で形成することも包含しないこ
とは明確である。してみれば、上記原告が指摘する発明の詳細な説明の記載によ
り、訂正後の請求項１に記載された発明の構成が特定できないとすることはでき
ず、また同発明を容易に実施し得ないとすることもできない。
　また、原告は、参考資料１の記載を挙げ、訂正後の明細書に記載されるレーザー
エッチングを用いて開口を形成する場合には、管状部材は、熱硬化により伸張しに
くくなるばかりか、無理に伸張すれば、破損してしまい、この点で、訂正後の請求
項１の発明は実施不能である旨主張しているが、参考資料１の記載は、どのような
対象について、どのような条件でレーザー処理したのか、また、どのような熱影響
が生じるのか全く明らかではなく、この記載のみによって、訂正後の請求項１の発
明が実施不能であるとすることはできない。
　以上のとおりであるから、訂正請求についての原告の上記主張はいずれも採用で
きず、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明は特許
出願の際独立して特許を受けることができるものであるとするのが相当である。
　(5)－５　したがって、訂正請求は、特許法１３４条２項、並びに同条５項におい
て準用する１２６条２項及び３項の規定に適合するから（なお、訂正請求について
は平成５年法が適用される。）、当該訂正は認容できる。
　(6)　本件発明を無効にすべきか否かについて
　上記のとおり、訂正請求に係る訂正は認容できるものであるから、本件発明の要
旨は、訂正された明細書及び図面の記載からみてその特許請求の範囲の請求項１に
記載されたとおりの以下のものと認める。
　「第１端部及第２端部と該第１端部と該第２端部との間に配置されている壁表面
とを有する管状部材を具備し、該壁表面は複数の交差する細長い部材によって形成
されており、該細長い部材の少なくとも幾つかは該管状部材の第１端部と第２端部
との中間で相互に交差していることと、該交差している細長い部材は複数の薄いバ
ーであり、各バーは均一な薄い長方形の断面形状を有することと、
　該管状部材は内腔を有する身体通路内への該管状部材の管腔内送り込みを可能と
する第１の直径を有していることと、
　かつ該壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁をエッチングす
ることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによって形成されたも
のであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的に形成されてい
ることと、および
　該管状部材は該管状部材の内側から半径方向外方に伸び広げる力をかけられると
き第２の伸張した直径を有し、該第２の直径は可変であり且つ該管状部材に加えら
れた力の量に依存していることを特徴とする伸張性のある管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼ。」
　これに対し、訂正は適法なものであり、また、訂正後の請求項１の発明及び明細
書については、原告の無効に関する主張及び記載不備に関する主張は採用できない
ものであるから、当然、訂正が認容された本件特許について、原告の主張する無効
理由によって無効にすることはできない。
　(7)　したがって、訂正請求に係る訂正は認容でき、また、原告の主張する無効理
由によっては本件特許を無効にすることはできない。さらに、他に本件特許を無効
にすべき理由を見いだせない。
第３　原告主張の審決取消事由
　１　取消事由１（要旨認定の誤り）
　審決は、訂正後の本件発明の要旨を、特許請求の範囲の請求項１に記載されたも
のから「有する管状体を」の語を除外して認定し、また、一部句読点を抜かすなど
して認定しており、本件発明の要旨の認定に誤りがある。
　２　取消事由２（進歩性判断の誤り）
　(1)　容易推考判断の誤り
　審決は「審判甲第４号証の部材を、審判甲第１～第３号証の管状スリーブ、移植
体及びステントに代えて用いることは当業者において容易には想到し得ず」と認定
するが、誤りである。
　本件発明と審判甲第２、第３号証に開示されているものとの相違点は、壁面を、
本件発明では肉薄の壁を有する管状体をエッチングすることによって形成するのに
対し、審判甲第２号証に開示されているものでは交点を銀はんだ付けしたステンレ
スワイヤーの連続織物によって、また、審判甲第３号証に開示されているものでは
交点を銀はんだ付けしたステンレスワイヤーの手編みによって形成している点であ
る。そして、審判甲第４号証に、エッチングにより円筒形部材の表面に開口を形成
させる技術が記載されているのであるから、上記相違点は、該技術を適用すること
により当業者であれば容易に推考し得るものである。特に、審判甲第４号証にはパ
イプ接合及びシーリング手段の打ち込みという使用例が記載されているものの、
「従って種々の目的に使用することができることが本発明の特徴である。」（４頁
右上欄３～４行）と記載されるように、一用途に限定されず、広く用途は開示され
ているのである。
　さらに、審判甲第４号証の出願人であるレイケム・コーポレーションは「特開昭
６０－１００９５６号公報」（審判甲第５号証）の出願人でもあって、審判甲第５
号証にはステントが示されており（８頁左上欄１５行～左下欄８行）、また、審判
甲第４号証に開示の円筒形部材の材質である形状記憶合金は広く医用器具に用いら
れ、ステントにも使用されていたのであるから、審判甲第４号証に開示されている
技術は、移植片やステントの分野にも十分適用し得るものとして、当業者が審判甲
第２、第３号証開示のものに適用するのは何ら困難なことではない。
　(2)　効果の誤認
　(2)－１　審決は「訂正後の請求項１の管腔内脈管移植片又はプロテーゼを構成す
る管状部材の壁表面においては、エッチングにより交差する細長い部材間に開口が
形成されているのであるから、その壁表面は突出部分がなく、管腔内脈管移植片又
はプロテーゼを脈管内を移動させるとき、組織を傷つけることがないという効果を
奏するものである。」と認定し、本件発明の作用効果として、「脈管内を移動させ
るとき管表面に突出部分がないので組織を傷つけることがない」点を認定するが、
誤りである。
　すなわち、審決は、上記作用効果はエッチングで管状体の表面に開口を形成させ
るという加工方法によるものとしているが、この加工方法利用の有無によって突出
部分ができたりできなかったりするものではなく、さらにこのような作用効果は、
訂正明細書には記載されておらず、逆に、訂正明細書には「移植片又はプロテーゼ
７０が配置されているカテーテル８３は最初慣用のテフロンさや８９に包まれてい
てもよく、」と記載され（甲第２号証の３の訂正明細書１５頁５～６行及び第３図
参照）、この作用効果を否定する使用例が開示されている。また、移植片を管腔内
に送り込む場合、カテーテルに移植片を取り付け、その上に保護シースを被せて用
いているのであり（審判甲第２、第３号証及び「パルマッツ－シャッツ　バルーン
－エクスパンダブル　ステント」のパンフレット（甲第１６号証）参照）、特に、
バルーンからの脱落を防ぐために必ず保護シースを被せるのであって、突起によっ
て傷が生じるような移植片の使い方は一般的には行わず、上記作用効果は、特に必
要とするほどでもない程度のものなのである。
　したがって、審決は訂正明細書に記載のない作用効果を認定した点で誤っている
のみならず、その作用効果の意義についても誤って理解したものである。
　(2)－２　被告は、本件発明の作用効果は、特許請求の範囲に特定された「該壁表
面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体をエッチング
することによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによって形成された
ものであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的に形成されて
いる」という構成から、必然的に導かれる作用効果であって、当業者が認めること
ができるものであるとし、さらに、参考資料２（特開平８－３３２２２９号公報。
甲第１０号証）及び参考資料３（特開平８－３３６５９７号公報。甲第１１号証）
の記載によれば、エッチングによると突出した部分が形成されないという効果のあ
ることは明らかである、と主張する。
　しかしながら、エッチングとは、例えば銅板に化学的に銅板材を溶かす液をつけ
て部分的に溝を付ける技術であって、エッチングでは細孔（pit）が発生し、処理の
仕方で表面形状は変わり、凹凸が生じたりもし、エッチング処理をすれば、被処理
体の表面が必ず滑らかになるとは技術的にはいうことができず、むしろ凹凸が生じ
るとするのが一般的な理解である。また、参考資料２には「ステンレス鋼チューブ
の化学的エッチングとは異なり、平らなシートでは、原料の壁厚と粒子構造は均一
となる。さらに、平らなシートでは、エッチング面を制御することができるのに対
し、チューブをエッチングするときには、内径に厚い部分、外径に薄い部分が形成
される。ステンレス鋼材料の平らなシートから本発明のステントを化学的にエッチ
ングする重要な利点は」（９欄４３～５０行）と記載され、被告主張の効果は、管
状体では必ずしも得られないものとしており、参考資料３については、被告主張の
効果は、ステンレス鋼のような平板材料を化学的にエッチングした場合のものであ
り、しかもそこにも、被告主張の効果が、参考資料２と同様に、管状体では必ずし
も得られないことが記載されている（１２欄３４～３７行目）。
　(2)－３　被告は、本件明細書には保護シースを使用しない使用形態が説明されて
おり、また、同公報の記載から、プロテーゼ又は移植片がさや８９（保護シース）
に包まれて使用することが使用者が特に望む場合の使用形態であることが分かる、
と主張する。
　しかしながら、被告が保護シースを使用しない形態が記載されていると指摘する
記載箇所は、身体内に挿入するための装置（カテーテル83）を説明するものであ
り、そこに記載される移植片又はプロテーゼの使用形態を説明したものではなく、
また、本件発明の出願当時においては保護シースを使用しない例など考えられない
のである。
　３　取消事由３（明細書記載不備の判断の誤り）
　審決は「参考資料１の記載は、どのような対象について、どのような条件でレー
ザー処理したのか、また、どのような熱影響が生じるのか全く明らかではなく、こ
の記載のみによって、訂正後の請求項１の発明が実施不能であるとすることはでき
ない。」と判断するが、誤りである。
　すなわち、レーザーエッチングの場合には、レーザーに当たった付近は熱変性を
生じて熱硬化し、外力に対して脆くなってしまうのであり、そのことは「MATERIALS
ANDPROCESSESINMANUFACTURINGSixthEdition、719頁」（参考資料１）にもレー
ザーエッチングの問題として記載されており、少なくともそこの記載からは、金属
を対象とするレーザーエッチングでは有害な熱影響が生じることがその課題として
把握し得るものである。また、本件発明にいうエッチング処理は、開口枠が細長い
バーとなるように穿設するものであるから、普通に考えても、その強度確保は当業
者として実施上克服しなければならない課題であって、仮にエッチング処理だけで
強度確保が図れるのなら、少なくともその処理条件等を記載すべきものである。そ
れにもかかわらず、訂正明細書には、管状部材の素材だけは記載されているもの
の、レーザーエッチングの処理条件は一切記載されていない。
　してみると、訂正明細書に記載されている事項だけをもって、本件発明を製造
し、それを脈管内で使用した場合、熱硬化によってバーが伸張しにくいだけでな
く、無理矢理それをバルーン等によって伸張させたとすると、変形の大きいところ
からバーが折れて破損してしまうことが当然に予想されるものであって、訂正明細
書には当業者が容易に実施し得る程度に記載がなされていないものである。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
　１　取消事由１に対して
　原告は、審決は本件発明の要旨の認定を誤るものである、と主張する。
　しかしながら、審決が、本件発明の要旨の認定として「壁表面を形成する複数の
交差する細長い部材は、肉薄の壁をエッチングすることによって該交差する細長い
部材間に開口を設けることによって形成されたものであり、」と記載したのは、
「壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体をエッ
チングすることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによって形成
されたものであり、」とすべきところを誤記したにすぎない。
　２　取消事由２に対して
　(1)　容易推考判断の誤りの主張に対して
　原告は、審決が審判甲第４号証に開示された技術を審判甲第２、第３号証に開示
されたものに組み合わせることはできないと判断したのは誤りであると主張する。
　しかしながら、審判甲第２ないし第４号証のいずれにも、本件発明の特徴的構成
及びその優れた作用効果は何ら開示されていないから、本件発明は、これら審判甲
号証記載の発明から容易に発明することができたものではない。すなわち、審判甲
第２、第３号証に開示されたものは、ワイヤーの交差部を銀はんだで固定したもの
であって、はんだ付けの際に外側表面から鋭く突出する部分が形成される危険性が
ある。
　これに対して、本件発明は、肉薄の壁を有する管状体をエッチングすることによ
って交差する細長い部材間に開口を設けるもので、エッチングによって、もとの管
状体の一部が除去されるのみであり、もとの管状体に他の材料が付加されることは
なく、もとの管状体に突出する部分が形成されることはない。このため、本件発明
は、収縮した状態で例えば血管内を移動するときに血管の内壁を傷つける危険性が
ない。さらに、本件発明は、ワイヤが重なっているような部分が存在しないため、
審判甲第２、第３号証開示のものよりも、外側壁の厚さが均一であって血管内を容
易に移動させることができる。また、審判甲第４号証に開示された増強された回復
力を有する形状記憶金属製手段は、パイプとパイプとを把持接続させるのに使用さ
れるものであって、本件発明における、例えば、血管を修復するステントとは全く
異なった分野の技術に関する手段であるから、医療の手術に使用するステントを想
到するのは不可能である。
　(2)　効果の誤認に対して
　原告は、審決は訂正明細書に記載のない作用効果を認定した点で誤っているのみ
ならず、その作用効果の意義についても誤って理解したものである、と主張する
が、失当である。
　(2)－１　本件発明の作用効果は、特許請求の範囲に特定された構成全体、特に、
「該壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体をエ
ッチングすることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによって形
成されたものであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的に形
成されている」という構成から、必然的に導かれる作用効果であって、当業者が認
めることができるものである。
　すなわち、エッチングは、例えば、金属を酸によって部分的に腐食させ、所望の
形状を得る技術として知られ、また、レーザーエッチング等もある。そして、エッ
チング処理によると、材料が部分的に徐々に除去されるから、肉薄の壁を有する管
状体をエッチングすると、もとの管状体の一部が除去されるのみであり、もとの管
状体に他の材料が付加されることはない。さらに、参考資料２（特開平８－３３２
２２９号公報）には、「エッチング法は、ここで意図した小さな寸法の製品が製造
されるときに他の方法の特徴となるバリなどのない開口をシート又はチューブに発
生させる。」（９欄２８～３０行）と、また、参考資料３（特開平８－３３６５９
７号公報）には、「ステンレス鋼のような平板材料を化学的にエッチングして本発
明のステントを形成するのは、多くの利点がある。たとえば、化学的エッチング
は、多数のステントを同じ平板上で同時に化学的にエッチングすることができるの
で、経済的である。化学的エッチング法では、ギザギザが形成されず、片側のみを
電解研磨することによって、ステントの内径の表面仕上げを改良することができ
る。」（１２欄２３～３０行）と説明されており、エッチングによると突出した部
分が形成されないという効果は、これらの記載からも明らかである。
　(2)－２　本件明細書には、保護シースを使用しない使用形態が説明されており
（本件特許公報１１欄５行～１２欄２６行参照）、特に「所望により、それに移植
片又はプロテーゼ７０が配置されているカテーテル８３は最初慣用のテフロンさや
８９に包まれていてもよく、さや８９はプロテーゼ又は移植片７０の伸張の前にプ
ロテーゼ又は移植片７０から引っ張り離される。」（同１２欄２１～２６行）と記
載されていることから、プロテーゼ又は移植片をさや８９（保護シース）に包んで
使用することが、使用者が特に望む場合の使用形態であることが分かる。そして、
甲第１６号証にステントの使用形態として、保護シールを被せて使用することがあ
ったとしても、本件発明の作用効果を否定することにはならない。
　３　取消事由３に対して
　原告は、参考資料１の記載を根拠に本件発明が実施不能であると主張している。
　しかしながら、そこには具体的な加工条件の記載がなく、参考資料１の記載のみ
をもって本件発明が実施不能であるとすることはできない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（要旨認定の誤り）について
　甲第２号証の３によれば、訂正明細書の特許請求の範囲の項には、
「１．第１端部及び第２端部と、該第１端部と該第２端部との間に配置されている
壁表面とを有する管状部材を具備し、該壁表面は複数の交差する細長い部材によっ
て形成されており、該細長い部材の少なくとも幾つかは該管状部材の第１端部と第
２端部との中間で相互に交差していること、
　該交差している細長い部材は複数の薄いバーであり、各バーは均一な薄い長方形
の断面形状を有すること、
　該管状部材は内腔を有する身体通路内への該管状部材の管腔内送り込みを可能と
する第１の直径を有していること、
　かつ該壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体
をエッチングすることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによっ
て形成されたものであり、これにより複数の該交差する細長い部材は相互に一体的
に形成されていること、および
　該管状部材は該管状部材の内側から半径方向外方に伸び広げる力をかけられると
き第２の伸張した直径を有し、該第２の直径は可変であり且つ該管状部材に加えら
れた力の量に依存していることを特徴とする伸張性のある管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼ。」
　との記載があることが認められる。
　したがって、本件発明の要旨の一部としては「壁表面を形成する複数の交差する
細長い部材は、肉薄の壁を有する管状体をエッチングすることによって該交差する
細長い部材間に開口を設けることによって形成されたものであり、」と認定すべき
であるところ、審決は、「壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、肉薄の
壁をエッチングすることによって該交差する細長い部材間に開口を設けることによ
って形成されたものであり、」と認定しており、訂正明細書の特許請求の範囲の記
載との間に、原告主張のような字句の相違（「有する管状体を」の語の欠落）があ
る。
　しかしながら審決は、「本件発明の要旨は、訂正された明細書及び図面の記載か
らみてその特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの以下のものと認め
る。」とした上で本件発明の要旨を摘示しているのであり、上記字句の相違は審決
の単なる誤記であることが認められるのであって、審決が本件発明の要旨には「有
する管状体を」の語が当然含まれているものとして、訂正の可否、原告の主張の当
否等につき認定、判断をしていることも明らかであるから、この誤記があることの
みをもって、審決の結論に影響があるものと認めることはできない。
　取消事由１において原告が他に主張する点を含め、取消事由１は理由がない。
　２　取消事由２（進歩性判断の誤り）について
　(1)　容易推考判断の誤りについて
　原告は、審判甲第４号証に開示された技術を審判甲第２、第３号証に開示された
ものと組み合わせることにより本件発明に至ることは可能であると主張するので、
以下検討する。
　(1)－１　原告も争っていない審決の理由の要点(5)－１の認定からすると、審判
甲第２号証（甲第４号証）には「ステンレスワイヤーの連続織物から成り、ワイヤ
ーの交差部が銀で固定してある、拡張可能な管状ワイヤメッシュから成る管腔内移
植体」が記載されていること、審判甲第３号証（甲第５号証）には「ステンレスワ
イヤーを手で編んだもので、メッシュの交点が低融点銀はんだではんだ付けしてあ
る、拡張可能なワイヤーメッシュ管から成る肝内門脈シャントステント」が記載さ
れていることが認められる。甲第４、第５号証によれば、審判甲第２、第３号証に
は更に、「直径１５０μｍのワイヤーを６および８ｍｍの移植体に使用し、２００
μｍのワイヤーを１０ｍｍの移植体の作成に使用する。」（審判甲第２号証７３頁
右欄２７～２９行、訳文２頁１８～２０行）及び「我々は、低倍率の顕微鏡下で
０．０１５ｍｍステンレスワイヤーを手で編んでステントを作成した。」（審判甲
第３号証８２２頁右欄２０～２１行、訳文４頁６～７行）と記載されていることが
認められ、審判甲第２号証にはワイヤーの断面形状としての円を示す直径が記載さ
れ、また、審判甲第３号証にはワイヤーの断面の大きさを示す「０．０１５ｍｍ」
という１つの値が記載され、この値は、断面形状の大きさを表現するのに１つの値
で済む直径を示唆するものといえる。したがって、これら審判甲号証記載の管腔内
移植体及び肝内門脈シャントステントを構成するメッシュの開口部を囲むワイヤー
の断面形状は、円あるいはそれに近いものと推認することができる。
　(1)－２　一方、甲第６号証によれば、審判甲第４号証に次の記載のあることが認
められる。
「１．発明の名称
　増強された回復力を有する形状記憶金属製手段
　２．特許請求の範囲
　　１．内部に多数の穿孔を有する回復可能な形状記憶金属板からなる手段であっ
て、該穿孔の形および／またはパターンによって該形状記憶金属板の回復力が該金
属板の平面内で実質的に１方向にかつ該形状記憶金属の固有回復力以上に増強され
ることを特徴とする回復可能な形状記憶金属板からなる手段。」（１頁左下欄２～
１１行）
「穿孔はミシンがけ、エッチング、スタンピングなどの方法で形成させることがで
きる。実際の利用に際しては、第１図および第２図に示した板は平面形態で使用す
ることができるし、また、一般的な円筒形態に形成することができる。」（４頁左
上欄１～６行）
　甲第１７号証によれば、「ＪＩＳ工業用語大辞典　財団法人日本規格協会　１９
８２年（昭和５７年）１２月６日発行」に次の記載のあることが認められる。
「エッチング　etching
　化学的又は電気化学的に品物の表面を溶解しながらあらす方法．
　エッチング　etch,etching
　金属又は非金属表面を化学的又は電気化学的に腐食する方法．・・・．」
（１１４頁「エッチング　etching」及び「エッチング　etch,etching」の項）
　(1)－３　これらの記載からすると、審判甲第４号証にはエッチングにより形状記
憶合金の平板に開口を設ける技術が記載され、またエッチングとは形状記憶合金に
限らず金属一般をもその処理対象とするものであることが認められるから、審判甲
第４号証には、実質的にエッチングにより金属の平板に開口を設け、開口を囲むバ
ーを有する面状物を形成する技術が記載されており、さらに、該面状物において、
バーは扁平で、バーとバーとが交差する部分はバーと実質的に同じ厚みであるもの
と認めることができる。
　(1)－４　そこで、(1)－２、３で認定した審判甲第４号証に記載の技術を審判甲
第２、第３号証記載の発明に適用することができるかについて検討するに、審判甲
第２、第３号証記載の発明は、ワイヤーという線条物を織成したり、手で編むこと
によって面状物を形成し、この形成すること自体が同時に開口を形成するものであ
るのに対し、(1)－２、３認定の技術は、板という面状物からその一部を取り除くこ
とにより開口を形成し、開口を有する面状物を形成するものであって、審判甲第
２、第３号証記載の発明とは、開口を有する面状物を形成する手段として異質の技
術である。
　しかも、さきに説示したように審判甲第２、第３号証記載の発明は開口を囲むバ
ーであるワイヤーの断面が円あるいはそれに近いものであるし、さらに、バーとバ
ーとが交差する部分は、織成された場合は面状物の面に対して垂直の方向にバーが
重なることにより、また、編まれた場合はバーにより結び目あるいは係合部が形成
されるため、バーに比較して厚みを生じさせるものであるのに対し、上記技術は、
扁平なバーが形成されるもので、また、バーとバーとが交差する部分とバーとの間
にに厚み上の差を生じさせないものであるなど、審判甲第２、第３号証記載の発明
とは、得られる面状物の構造に大きな差がある。
　そうすると、原告が主張するように審判甲第５号証に形状記憶合金がコイル状ス
テントに使用されていることが示されているのを考慮しても、上記審判甲第４号証
記載の技術を審判甲第２、第３号証記載の発明に適用することは、当業者にとって
も思いつきにくいものと認めるべきであって、容易に想到することができるものと
は認められない。すなわち、審判甲第４号証に開示された技術を審判甲第２、第３
号証に開示されたものと組み合わせることにより本件発明に至ることは容易に想到
することができなかったものというべきであり、この点において容易推考判断の誤
りをいう取消事由１は既に理由がない。
　(2)　効果の誤認について
　審決は「本件訂正後の請求項１の管腔内脈管移植片又はプロテーゼを構成する管
状部材の壁表面においては、エッチングにより交差する細長い部材間に開口が形成
されているのであるから、その壁表面は突出部分がなく、管腔内脈管移植片又はプ
ロテーゼを脈管内を移動させるとき、組織を傷つけることがないという効果を奏す
るものである。」と認定する。
　(2)－１　乙第２号証によれば、「最新ＬＳＩプロセス技術；表紙、２７３～３０
０頁、奥付；１９８４年４月２５日、株式会社工業調査会発行」に以下の記載のあ
ることが認められる。
「９．１　概要
　・・・図２．９．１はエッチングプロセスの概略を示したものである。・・・エ
ッチングプロセスには、化学薬品によるウェット方式と、ガスを利用したドライ方
式とがあり、いずれも化学反応の応用が基本となっている。」（２７３頁３行～２
７４頁３行）
「ウェットエッチング法は材料を化学薬品によって溶解させるものであり、ごく一
般的な方法である。」（２８０頁３～４行）
「ドライエッチング法は、被加工材料の上にガスを供給し、反応を起こさせて蒸気
圧の高い物質、あるいは揮発性の物質を生成させることによりエッチングを行なわ
せる方法である。」（２８３頁３～４行）
　(2)－２　これらの記載によれば、ウエットエッチング法及びドライエッチング法
は、化学薬品によって物質を溶解させたり、供給したガスと反応させて蒸気圧の高
い物質や揮発性の物質を生成させることにより、上記物質を除去することであると
認められる。そして、「ＪＩＳ工業用語大辞典　財団法人日本規格協会」の前記記
載内容からすると、一般に、エッチングとは被加工物からそれを構成する物質を化
学的又は電気化学的に除去する加工法であることが認められ、さらに、甲第２号証
の３によれば、本件発明の訂正明細書にはその発明の詳細な説明に「交差するバー
７８と７９間の開口８２は慣用のエッチングプロセス、例えば電気機械的又はレー
ザーエッチングにより形成され、」（１３頁１～３行）と記載されていることが認
められるのであって、本件発明の訂正明細書において、化学的又は電気化学的なも
ののみならず、電気機械的又はレーザーエッチングによるものも例としている。し
たがって、本件発明においてエッチングとは、被加工物からそれを構成する物質を
除去する加工法であると理解すべきである。
　(2)－３　一方、本件発明は、「壁表面を形成する複数の交差する細長い部材は、
肉薄の壁を有する管状体をエッチングすることによって該交差する細長い部材間に
開口を設けることによって形成されたものであり、」を要旨の一部とするものの、
エッチングの被対象物である肉薄の壁を有する管状体について、その壁表面の形状
や材質、開口する際のエッチングの仕様などが規定されているわけではない。例え
ば、エッチングを施す前の管状体の表面に、そもそも、突出部分があるような場
合、エッチング処理を施したからといって、物の発明に係る本件発明に突出部分が
ないことにはならないのである。
　してみると、被加工物からそれを構成する物質を除去する加工法であるエッチン
グにより交差する細長い部材間に開口を設けているからといって、必ずしも、その
壁表面に突出部分がないということはできない。
　(2)－４　本件発明は壁表面に突出部分が存在するか否かをその要旨としていない
ものであるに対し、審判甲第２、第３号証記載の発明においては、さきに説示した
ように、ワイヤーであるバーとバーとが交差する部分はバーに比較して厚みを有す
るものであって、必然的に壁表面に突出部分が存在しているので、本件発明は審判
甲第２、第３号証記載の発明からは想起することのできない効果を奏する場合のあ
ることは当然予測されるが、本件発明は、壁表面に突出部分が存在していないこと
をその構成としているとはいえないから、突出部分が存在していないことを根拠と
した効果を必然的に奏するものと認めることはできない。
　しかしその点はさておいても、さきに説示したように、審判甲第４号証記載の技
術を審判甲第２、第３号証記載の発明へ適用することは、当業者にとって思いつき
にくいものといわざるを得ない以上、本件発明の構成自体容易に想到し得るものと
いうことはできないから、上記効果が突出部分の存しないことから必然的に認めら
れないからといって、本件発明が、審判甲第４号証記載の技術を審判甲第２、第３
号証記載の発明へ適用することにより容易に想到することができたものと認めるこ
とはできない。
　(3)　以上のとおりであり、取消事由２も理由がない。
　３　取消事由３（明細書記載不備の判断の誤り）について
　原告は、参考資料１を引用し、金属を対象とするレーザーエッチングによって本
件発明を実施する場合、有害な熱影響が生じるから、本件発明の使用において、熱
硬化によってバーが伸張しにくいだけでなく、無理矢理それをバルーン等によって
伸張させたとすると、変形の大きいところからバーが折れて破損してしまうことが
当然に予想されるので、訂正明細書には当業者が容易に実施することができる程度
には記載がなされていない、と主張するので検討する。
　(1)　本件発明の訂正明細書には、審決が認定したように、本件発明の実施例とし
て、金属を対象とするレーザーエッチングによって実施される例が記載されている
ことは、甲第２号証の３から明らかである。そして、甲第９号証によれば、参考資
料１に「これは、多量の金属を除去するプロセスというものではない。穴の形状は
不規則であり、そこには再溶融された層が形成され、材質に有害な熱影響ゾーンが
形成されてしまう。」（７１９頁２～４行、訳文１頁８～１０行）との記載のある
ことが認められ、また、ここに記載の事項が、レーザーエッチングに係るものであ
ることは明らかである。
　この記載によれば、金属にレーザーエッチングを施して穴を開けると材質に有害
な熱影響ゾーンが形成されることがあるものと認められるところである。
　(2)　しかしながら、甲第９号証によれば、参考資料１には、いかなる金属に対し
てレーザー照射強度などいかなる条件でレーザーエッチングを施すと、どの程度に
いかなる意味で有害な熱影響ゾーンが形成するのかといった具体的内容については
記載されていないこと、一方、参考資料１の記載から、レーザーエッチングによっ
て金属に開口を設けることができることは明らかに認められ、本件発明を、金属を
対象とするレーザーエッチングによって実施する場合、レーザーエッチングを施す
対象である管状体の材質や大きさ、設けられる開口の大きさ、開口を設けることに
よって形成される細長い部材の大きさ、更には、レーザー照射条件など、レーザー
エッチングによる処理の態様は適宜に設定し得るものと認められる。
　してみると、上記態様を適宜に設定することにより、上記熱影響ゾーンの形成を
制御し、管腔内脈管移植片又はプロテーゼとしての使用に耐え得るように本件発明
を実施することは当業者であれば格別困難なこととはいえず、上述したような具体
的内容を明らかにしない参考資料１の記載をもって、本件発明を容易に実施し得な
いとすることはできない。
　(3)　したがって、審決が、「参考資料１の記載は、どのような対象について、ど
のような条件でレーザー処理したのか、また、どのような熱影響が生じるのか全く
明らかではなく、この記載のみによって、本件訂正後の請求項１の発明が実施不能
であるとすることはできない。」と判断したのに誤りはない。
第６　結論
　以上のとおりであって原告主張の審決取消事由は理由がないので、本訴請求は棄
却されるべきである。
（平成１３年２月１５日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　橋　　　本　　　英　　　史

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