戻る

平成１５年（行ケ）第３３号　審決取消請求事件
平成１５年１２月４日判決言渡、平成１５年１１月２０日口頭弁論終結
　　　　　　　　　判　　　　決
　　　原　　　告　ベイラー　カレッジ　オブ　メディシン
　　　訴訟代理人弁理士　　　佐田守雄、五十嵐和壽、井出正威
　　　被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　指定代理人　　　　　　田村聖子、佐伯裕子、種村慈樹、一色由美子、林栄
二、大橋信彦
　　　　　　　　主　　　　文
　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と　
　　定める。
事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　特許庁が平成１０年審判第１９８８８号事件について平成１４年９月１３日にし
た審決を取り消す、との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、名称を「バクロウィルス発現系を使ったロタウィルス遺伝子の合成と免
疫原性」とする発明について、米国特許出願に基づく優先権（優先権主張日１９８
６年（昭和６１年）１２月３０日及び１９９１年（平成３年）６月２０日）を主張
して、昭和６３年１月４日に特許出願（昭和６３年特許願第２４７号）をし、平成
１０年８月２１日に拒絶査定を受けたので、同年１２月１８日に審判を請求し、平
成１０年審判第１９８８８号として審理されたが、平成１４年９月１３日、「本件
審判の請求は、成り立たない。」との審決があった（同年９月３０日原告に審決謄
本送達。出訴期間として９０日付加）。
　２　特許請求の範囲
　平成１１年１月１４日付け手続補正書（甲２）により補正された明細書の特許請
求の範囲の記載は、以下のとおりである（請求項２以下の記載は省略。以下、請求
項１に係る発明を「本願発明１」という。）。　
【請求項１】
（ａ）バクロウィルス遺伝子のプロモータ；
（ｂ）上記のプロモータがロタウィルスの遺伝子の発現を制御するために効果的
なように、その遺伝子に関して空間的に位置している遺伝子ジーン２、ジーン３、
ジーン４、ジーン５、ジーン７、ジーン８、ジーン１０、ジーン１１及びそれらの
任意の組み合わせの少くとも１つのロタウィルス遺伝子；
を含んでいる組み換え分子。
　３　審決の理由の要旨
（審決の理由欄の「３．当審の判断」及び「４．むすび」）
（表記を一部改めたところがある。）　
　３．当審の判断
　　以下、本願発明１について、拒絶査定の理由が妥当であったか否か検討する。
　　原審の拒絶理由通知で引用した刊行物Ａには、バキュロウイルス－昆虫細胞発
現系が外来遺伝子を発現するために有効であり、具体的に外来遺伝子としてシミア
ン・ロタウイルスのＶＰ-６遺伝子をバキュロウイルスのポリヘドリンプロモーター
下流に組み込み組換えタンパク質を発現したことが記載されている（特に、３２０
頁～３２２頁等参照）。また、同じく原審の拒絶理由通知で引用した刊行物Ｂ、Ｃ
には、シミアン１１ロタウイルス（ＳＡ１１）ゲノムの１１個のセグメントが記載
されている。　
　　これにつき、審判請求人（原告）は、審判請求理由補充書において、「バクロ
ウィルス発現ベクターに関する科学と知識は、本願発明の優先日の時点では極端に
新しく、また、その量は極端に少なかったものであり、上記引用例から本願発明を
予測することは不可能であった」、「本出願の優先日の時点では、バキュロウィル
ス発現ベクターに関する知識はほとんどなく、ＶＰ－６以外は、ロタウィルスＶＰ
がバキュロウィルス内で発現できるということは、当業者といえども全く想到でき
なかったものである。」と主張し、また、本願発明１に列挙されたジーンの発現産
生物である、組み換えＮＳ２８、ＶＰ４及びＶＰ２の各蛋白質の有する特性につい
て述べるとともに、「これらの特性は本願発明の過程で見いだされたもので、本願
発明の優先日より前には知られていなかったものであり、上記の予想外な性質のそ
れぞれは、バクロウィルス内で表現されたロタウィルスタンパク質がその天然の配
座を保持しているという予想外の特性に基づくものである」旨主張している。　
　　しかしながら、刊行物Ａはバキュロウイルス－昆虫細胞発現系に関する概説を
記載したものであって、当該発現系について、「バキュロウィルスベクターを用い
て昆虫細胞で産生された組み換えタンパク質は、生物学的に活性であり、発現後の
プロセッシングを受け、本来のタンパク質に非常に類似する組み換えタンパク質が
産生されていると思われる。」（３１９頁、OVERVIEWの３～６行）と記載されると
ともに、ＶＰ－６以外の外来遺伝子を発現した事例も紹介されており（３２１頁の
Table１等参照）、また、このような、バキュロウイルス発現系を用いて外来遺伝子
を発現した事例を報ずる文献は当時既に多数存在していた（例えば、Virus
Res.,1986Jul,Vol.5,No.1,pp.43-59、J.Gen.Virol.,1986,
Vol.67,No.8,pp.1515-1530、EMBOJ.,1986,Vol.5,No.6,pp.1359-1366、Mol.Cell.
Biol.,1984,Vol.4,No.3,pp.399-406等参照）ことからすれば、ＶＰ－６遺伝子以
外のロタウィルスの遺伝子である、ジーン２、ジーン３、ジーン４、ジーン５、ジ
ーン７、ジーン８、ジーン１０、ジーン１１についても、本来のタンパク質と同様
の性質を保持する組み換えタンパク質を得るために、これをバキュロウィルス発現
ベクターに
より発現させることに想到することが困難であったとすることはできない。　
　　そして、これにより得られるタンパク質の特性については、本願明細書に何ら
具体的に記載されていないばかりか、本願明細書には、ＮＳ２８を発現するジーン
１０を除いて、これらのジーンを実際に発現した実施例すら記載されていないう
え、審判請求人（原告）が審判請求理由補充書で主張している点は、結局、本来の
ＮＳ２８等と同様の性質を保持する組み換えＮＳ２８等のタンパク質が得られたと
いうことであり、このことは刊行物Ａに記載された上記事項から予測される範囲の
ことであるから、このことをもって当業者に予期できない有利な効果を奏するもの
ともいえない。　
　　したがって、刊行物Ａに記載された発現系を用いて、ＶＰ－６遺伝子以外のセ
グメント（ジーン２、ジーン３、ジーン４、ジーン５、ジーン７、ジーン８、ジー
ン１０、ジーン１１）を発現させることは、当業者であれば容易に想到し得たこと
と認められるから、本願発明１は、当業者が本願の優先権主張日前に頒布された刊
行物Ａ～Ｃに記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであ
る。　
　　なお、審判請求人が平成１１年３月３１日付けで行い、審判請求の日から３０
日の補正のできる期間を経過したものとして平成１２年８月２８日付けで却下され
た、本願明細書を補正する手続に係る手続補正書の請求項１に記載された発明も、
刊行物Ａに記載された発現系を用いて、それ自体公知のロタウィルスの遺伝子セグ
メント（ジーン１、ジーン２、ジーン３、ジーン４、ジーン５、ジーン７、ジーン
１０、ジーン１１）を発現させるものであり、新たに加わったジーン１を含めて、
上述したとおり、明細書中にこれらのジーンを実際に発現した実施例も存在せず、
当業者に予期できない有利な効果を奏するものともいえないから、本願発明１につ
いて上で述べたと同様の理由により特許を受けられないものである。　
４．むすび　
　したがって、本願発明１は特許法第２９条第２項の規定により特許をすることが
できな　いものであるから、他の請求項に係る発明についての拒絶査定の理由につ
いて検討するま　でもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。　
　なお、審決が引用した刊行物は、以下のとおりである。
　刊行物Ａ：BanburyReports,Vol.22(1985)p.319-339（甲５）
　刊行物Ｂ：NucleicAcidsRes.Vol.10,p.7075-7088（甲６）
刊行物Ｃ：Proc.Natl.Acad.Sci.USA,Vol.80(May1983)p.3091-3095（甲７）
　
第３　原告主張の取消事由の要点
　審決は、刊行物Ａに記載された発明の認定を誤り（取消事由１）、本願発明１の
進歩性の判断を誤り（取消事由２）、手続補正書の取扱いを誤った（取消事由３）
結果、本願発明１は特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないか
ら、本願は拒絶すべきものであるとの誤った結論に至ったものであり、違法として
取り消されるべきものである。
　１　取消事由１（刊行物Ａに記載された発明の認定の誤り）
　審決は、「刊行物Ａには、バキュロウィルス－昆虫細胞発現系が外来遺伝子を発
現するために有効であり、具体的に外来遺伝子としてシミアン・ロタウィルスのＶ
Ｐ－６遺伝子をバキュロウィルスのポリヘドリンプロモーター下流に組み込み組換
えタンパク質を発現することができたことが記載されている。」と認定するが、誤
りである。
　本願発明１が特定の「ロタウイルス遺伝子」の使用を必須とするものであるのに
対し、刊行物Ａ（甲５）は、ロタウイルスの「ＶＰ－６タンパク」について言及す
るのみで、「ロタウイルス遺伝子」の使用については一切言及しておらず、審決の
いう「ＶＰ－６遺伝子」がロタウイルスの１１個の遺伝子セグメントのうちいずれ
のセグメントであるかについて記載していない。本願優先日の技術水準では、ロタ
ウイルスの発現するタンパクとロタウイルスの遺伝子との関係（いずれのタンパク
がいずれの遺伝子によって発現されるか）についてはほとんど知られていなかった
から、刊行物Ａが「ＶＰ－６タンパク」に言及していたとしても、そこで用いたロ
タウイルスの遺伝子セグメントやバキュロウイルスへの具体的導入方法が刊行物Ａ
に具体的に記載されていない以上、当業者が刊行物Ａに基づいて「ＶＰ－６タンパ
ク」の発現を実施できないことは明らかである。したがって、刊行物Ａは、当業者
が実施可能な程度に技術内容を開示するものではない。
　刊行物Ａが「ＶＰ－６タンパク」を開示するとしても、それをコードする遺伝子
まで刊行物Ａの記載として認定することはできない。
　２　取消事由２（進歩性の判断の誤り）
　(1)　審決は、「刊行物Ｂ、Ｃには、シミアン１１ロタウイルス（ＳＡ１１）ゲノ
ムの１１個のセグメントが記載されている。」と認定するが、誤りである。
　刊行物Ｂ（甲６）において、全長RNAのクローン化に成功しているのはセグメント
８のみで、セグメント８なる遺伝子が実際にタンパクを発現したかどうかについて
は、一切開示されていない。刊行物Ｃ（甲７）においても、最終的に見出した知見
は、本願発明１が対象としないセグメント９の遺伝子配列と、当該遺伝子配列がタ
ンパクＶＰ－７をコードするという点にすぎない。
　すなわち、刊行物Ｂには、Figure3に記載されたタンパク配列は「予測されたタ
ンパク配列（３１７個のアミノ酸）」（甲６の７０８２頁２１行、訳文１０頁１７
行）と記載され、この予測されたタンパク配列（３１７個のアミノ酸）がNCVP3に対
応するものであるかについての検証に関して、「SA11のmRNA混合物からクローン化
ジーン８（プラスミドＫ２）を用いてハイブリッド選別により得られたmRNAから
は、翻訳により34kdのタンパク質が得られ、このタンパク質は感染細胞の水解物で
みられる非構造的蛋白(NCVP3、35k）と共に移動する。」（甲６の７０８６頁２～５
行、訳文１３頁下から３～６行）と記載するだけで具体的なデータが示されていな
いことから、刊行物Ｂに記載されたジーン８がNCVP3タンパクを実際にコードするか
どうかについては推定ないし仮説の域を出ない。
　刊行物Ｃも、クローン化されたジーン７，８及び９からmRNAを転写させたとか、
該mRNAからタンパクを翻訳及び発現させたことに関して記載するものではない。
　したがって、刊行物Ｂ，Ｃは、各セグメントをcDNAとしてクローン化する手法は
開示するとしても、全てのセグメントをクローン化によってcDNAとして単離し、そ
のcDNAの構造及び機能解析を完了し、発現ベクターに連結してサブクローニングす
ることで、所望のタンパク質を発現させることが容易に行える程度の技術水準に到
達したことを示すものではない。　
　被告は、ロタウイルスゲノムの各セグメントはロタウイルスの一つのタンパク質
に対応すると主張するが、ロタウイルスの遺伝子は１１のセグメントからなるのに
対し、ロタウイルスのタンパクは、本件明細書によれば合計１２のタンパクが知ら
れているとされ、甲２２によれば合計１３のタンパクが存在するとされており、被
告の主張するような単純な対応関係はない。また、被告が上記主張の根拠とする乙
５は、本件優先日前に発行されたか否か不明である。
　(2)　審決は、本願発明１の進歩性を否定する根拠として、「（刊行物Ａに）ＶＰ
－６以外の外来遺伝子を発現した事例も紹介されており（３２１頁のTable１等参
照）、また、このような、バキュロウイルス発現系を用いて外来遺伝子を発現した
事例を報ずる文献は当時多数存在していた」ことを挙げる。しかし、刊行物Ａ（甲
５）のTable１に列挙された発現タンパクは、ロタウイルスとはかけ離れた属又は種
のものであるから、審決の判断は誤りである。
　(3)　審決は、本願発明１の進歩性を否定する根拠として、「得られるタンパク質
の特性については、本願明細書に何ら具体的に記載されていないばかりか、本願明
細書には、ＮＳ２８を発現するジーン１０を除いて、これらのジーンを実際に発現
した実施例すら記載されていない」ことも挙げる。しかし、明細書には、あらゆる
実施例を記載することは不可能で、出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げ
て記載すれば足りるから、審決の判断は誤りである。そして、ある生物の遺伝子を
他の生物に入れてそのタンパク質を他の生物に作らせるのは、種の障壁が存在し容
易ではないこと（甲１０）、プロモータの選択が重要であること（甲１１）が知ら
れているから、本願発明１に従ってバキュロウイルスのプロモータを使用すること
により、本来のロタウイルスのタンパク質と同等の性質を保持する組換えタンパク
質が取得できたことは、刊行物Ａ～Ｃから予期できない有利な効果といえる。した
がって、審決が本願発明１の有利な効果を否定したことは誤りである。
　(4)　本願優先日当時の技術常識によれば、発現ベクターに組み込むのはDNAの構
造解析が十分完了した後、大腸菌での発現を試み、このような知見が蓄積されてか
ら後の作業とされているところ、ロタウイルスの遺伝子の発現に関する知見は、本
願優先日当時存在しなかったから、刊行物Ａがロタウイルスのタンパク発現の具体
的な技術的手法を併せて開示していない限り、当業者が、刊行物Ｂに記載のジーン
８をバキュロウイルス発現系に容易に組み込むことはできない。
　なお、審決は、刊行物Ａにおける「ＶＰ－６遺伝子」とはシミアン・ロタウイル
スゲノムの１１個のセグメントのいずれか１つを意味するとの前提で、刊行物Ａを
第１引用例とし、刊行物Ｂ，Ｃを第２引用例として、ＶＰ－６遺伝子以外のセグメ
ントの全てを拒絶の対象としていた。本訴における被告の主張は、刊行物Ｂを第１
引用例とし、刊行物Ａを第２引用例として、本願発明１のジーン８のみについて拒
絶の対象としている点で、論理構成が大きく変更されているものであるが、この変
更された論理構成によっても、本願発明１の進歩性を否定することはできない。
　(5)　被告は、乙１～３に示された詳細な実験プロトコルに従えば、刊行物Ａ（甲
５）記載のプロセスを具体的に行うことができると主張するが、乙１～３はロタウ
イルスに関する本願優先日当時の技術常識を構成するものではなく、甲５，乙１～
３に開示されたベクターが本願明細書に記載されたベクターと異なっていることか
らも、刊行物Ａ及び乙１～３に記載のプロトコルに基づいて本願発明１に容易に到
達することはできない。
　また、乙１、３に記載されたヘマグルチニン遺伝子は、バキュロウイルス系で発
現する以前に、他の発現系での発現に関する知見が多数蓄積されており、刊行物Ａ
に記載された他の外来遺伝子も、本願優先日当時、既に大腸菌においてクローン化
及び発現が行われていたものであるから、本願優先日におけるロタウイルスとは事
情が大きく異なる。
　３　取消事由３（手続補正書の取扱いの誤り）
　審決は、補正のできる期間を経過したものとして平成１２年８月２８日付けで却
下された、平成１１年３月３１日付け手続補正書（甲４）の請求項１に記載された
発明について、「本願発明１について上で述べたと同様の理由により特許を受けら
れないものである。」と判断するが、当該手続補正書で加えることを希望したジー
ン１も、他のジーンと同様、特許性を有するものであるから、発明保護の見地から
当該手続補正書を提出する機会を与えるべきであった。
第４　被告の反論の要点
　１　取消事由１（刊行物Ａに記載された発明の認定の誤り）に対して
　(1)　刊行物Ａ（甲５）の記載を総合すると、刊行物ＡのTable1の「シミアンロ
タウイルスＶＰ－６」遺伝子に関する記載は、「シミアンロタウイルスＶＰ－６の
cDNA由来遺伝子を当該プロセスに従ってバキュロウイルス発現系に組み込むことに
より、昆虫細胞中でのＶＰ－６タンパクの発現に成功した」と読むべきである。
　(2)　原告は、刊行物Ａに記載された上記プロセスは異種遺伝子のバキュロウイル
スへの具体的導入方法が明らかでないから、刊行物Ａは当業者が容易に実施できる
程度に記載されていないと主張するが、刊行物Ａに記載された上記プロセスは、乙
１～３に詳細な実験プロトコルが記載されているように、本願優先日当時、当業者
の技術常識であったから、刊行物Ａに具体的な実験プロトコルが開示されていなく
てもそのプロセスを具体的に行うことができたものである。
　(3)　原告は、刊行物Ａには、ＶＰ－６タンパクがロタウイルスの１１個のジーン
のうち、何れのジーンを用いて発現されたかについて記載されていないと主張する
が、当業者は技術常識を踏まえて刊行物Ａを読むから、ロタウイルスの特定の一遺
伝子についてだけ、たまたま発現が成功したというより、当該ウイルスを構成する
タンパク質遺伝子全般について同様に成功すると理解するのが自然である。刊行物
ＡにＶＰ－６がいずれのジーンに対応するものか特定されていないことは、刊行物
Ａに刊行物Ｂ，Ｃを適用することを阻害するものでも、成功に対する合理的な期待
を損ねるものでもない。
　２　取消事由２（進歩性の判断の誤り）に対して
　(1)　刊行物Ａの表１、乙１～３において属や種を超えたタンパク遺伝子について
も昆虫細胞中への発現が成功しているということは、当該発現系の汎用性の高さを
示すもので、また、バキュロウイルス発現系を用いた昆虫細胞中における発現で
は、他の既存の発現系に比べ発現組換え産物量が多く、組換えタンパク質の翻訳後
プロセシング及び生物学的特性が天然タンパクと極めて類似していることは、当該
発現系の有用性の高さを示すものである。したがって、刊行物Ａを読んだ当業者
は、ロタウイルスタンパクをコードする遺伝子をバキュロウイルス発現系に組み込
んで昆虫細胞中に導入すれば、天然タンパクと極めて類似したロタウイルスタンパ
クを発現できると理解するのが自然である。そうすると、刊行物Ａに記載のバキュ
ロウイルス発現系に組み込む外来ロタウイルスタンパクの遺伝子として刊行物Ｂに
記載のジーン８を用いることは、当業者が容易に想到し得たことであり、当該発現
系を用いて発現されたタンパクが生物学的特性を保持していることは、当業者に予
測されることであって有利な効果ではない。原告の主張する、種の障壁、プロモー
タの選択の困難性は、刊行物Ａにおいて既に克服されていたものである。
　(2)　ロタウイルスゲノムはイントロンを含まず、かつ１１個のセグメントがそれ
ぞれ一つのタンパク質に対応する（乙５）という極めて単純な構造であるから、完
全長cDNAをクローニングできれば、それがそのまま一つのタンパク質に対応するこ
とは明らかである。刊行物Ｂには、ロタウイルスのmRNA混合物からクローン化ジー
ン８（完全長）を用いて、それとハイブリッドするmRNAから翻訳された３４キロダ
ルトンのタンパクが、ロタウイルス感染細胞の水解物で見られる３４キロダルトン
の非構造的タンパクNCVP3と共に移動することから、ジーン８がNCVP3をコードする
と推測しているものであり、この推測は極めて妥当なものである。
　(3)　原告は、刊行物ＡのTable１に列挙された発現タンパクは、ロタウイルスと
はかけ離れた属又は種のものであること、明細書には出願人が最良と思う実施例を
少なくとも一つ掲げて記載すれば足りることを挙げて、審決の進歩性の判断の誤り
を主張する。しかしながら、属や種を超えた様々な由来のタンパクの外来遺伝子に
ついても昆虫細胞中への発現の成功例があることこそが、バキュロウイルス発現系
の汎用性の高さを示すもので、まして刊行物Ａには、本願発明１の対象であるロタ
ウイルスのタンパクの遺伝子の発現に成功したことが記載されているのであるか
ら、その同じロタウイルスを構成する別のタンパクの遺伝子について同発現系を用
いようとすることが、当業者に困難であるとは到底いえない。また、実施例に関す
る原告の主張は、ジーン１０についても当業者に予想外の効果は認められないが、
その他のジーンについてはそもそも具体的な開示もないから効果を検討することさ
えもできないということを述べた審決の趣旨に対応せず、失当である。
　(4)　原告は、ロタウイルスの遺伝子の発現に関する知見が本願優先日当時存在し
なかったことを前提に、本願発明１の進歩性を主張しているが、刊行物ＡのTable１
に、バキュロウイルス発現系にcDNA由来のロタウイルス遺伝子を組み込んで昆虫細
胞中に当該タンパクを発現させたことが具体的な発現量と共に記載され、かつ異種
遺伝子の発現方法についても種々の好適なトランスファーベクターを用いる方法が
既に知られていたから、ロタウイルスの遺伝子を過去に大腸菌内で発現していたこ
とのあるなしにかかわらず、本願発明１は当業者が容易になし得たことであり、そ
もそも、乙５には、本願優先日前、ロタウイルスのジーン９を大腸菌において発現
させたことが記載されているから、原告の主張は前提からして失当である。
　(5)　原告は、刊行物Ａ、乙１～３に開示されたベクターは本願明細書に記載され
たベクターと異なっているから、甲５、乙１～３に記載のプロトコルに基づいて本
願発明１に到達できないと主張するが、本願発明１は特定のベクターを用いること
を必須要件としていないから、原告の主張は失当である。
　３　取消事由３（手続補正書の取扱いの誤り）に対して
　却下された手続補正書の請求項１に記載された発明は、択一的に記載されるロタ
ウイルスのジーンの選択肢としてさらにジーン１を加えただけで、補正前の本願発
明１をそのまま包含するものであるから、進歩性がないことが明らかであり、審判
の審理過程で、この手続補正書を提出する機会を与えなかったことに不適切な点は
ない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（刊行物Ａに記載された発明の認定の誤り）について
　(1)　刊行物Ａ（甲５）には、以下の記載が認められる。
　　ア　「クローン化遺伝子をinvitroの変異誘発により組み換え、異種遺伝子と
ポリヘドリン転写調節塩基配列を融合させてポリヘドリンプロモーター－異種遺伝
子キメラを作製できるような適切なトランスファーベクターを構築した（Ssmithら
　1983b）。トランスファーベクターと野生型AcMNPV［裁判所注；バキュロウイルス
の一種、核多角体病ウイルス］DNAによる昆虫細胞のコトランスフェクション中に、
相同的組換えによりウイルスゲノム中の野生型ポリヘドリン遺伝子がハイブリッド
遺伝子で置き換えられる。封入体陰性の表現型についてスクリーニングすることに
より、感染昆虫細胞単層中で組換えバキュロウイルスを識別する。組換えウイルス
をプラーク精製し、昆虫細胞に感染させることにより、ポリヘドリンプロモーター
の転写制御の下でバキュロウイルス遺伝子として異種遺伝子を発現させる。」（３
２０頁３８～末行、３２２頁１～６行、訳文第３頁第１４～２３行）
　　イ　「著者らが、いくつかの医学的に重要なヒト及びウイルス遺伝子の発現に
初めて成功した（表１）ことは、AcMNPVの新たな真核生物の発現ベクター系として
の開発が成功したことを示し、かつ他の原核生物及び真核生物の発現系と比べた場
合に、バキュロウイルス発現ベクターのいくつかの利点を示している。ポリヘドリ
ンプロモーターから発現された組換え産物の量が、細菌、酵母、及び脊椎動物の発
現系について報告されている量以上であるばかりでなく、選択された脊椎動物遺伝
子の組換えタンパク質についての著者らの予備的分析により、昆虫細胞中で産生さ
れた組換え脊椎動物タンパク質の翻訳後プロセシング及び生物学的特性は、天然タ
ンパク質で見られるものと極めて類似していることが分かった。」（３２２頁６～
１６行、訳文３頁２３行～４頁３行）
　　ウ　「Table　１」（３２１頁、訳文５頁）に、「AcMNPV発現ベクター」の種々
の外来遺伝子への適用例の一つとして、「cDNA」をソースとする「1397bp」サイズ
の「シミアンロタウイルスＶＰ－６」遺伝子がタンパク質サイズ「41KMW」のタンパ
ク質を「50mg/l」発現したことが記載されている。
　(2)　刊行物Ａには、上記(1)のアのとおり、バキュロウイルス発現系での外来遺
伝子発現のプロセスが記載され、同ウのとおり、外来遺伝子のソース及びサイズと
発現されたタンパク質のサイズ及び量とが記載され、同イのとおり、発現に成功し
たタンパク質の量や特性に関する考察が記載されているから、これらを総合する
と、刊行物Ａには、バキュロウイルス発現系を用いて、いずれかの「シミアンロタ
ウイルス遺伝子」がコードするタンパク質の発現に成功したことが記載されている
と認めるのが相当である。
　(3)　原告は、刊行物Ａには、用いたロタウイルスの遺伝子セグメントやバキュロ
ウイルスへの具体的導入方法が記載されていないから、「ＶＰ－６タンパク」の発
現について当業者が実施可能な程度に開示されているとはいえないとして、審決の
「刊行物Ａには、バキュロウィルス－昆虫細胞発現系が外来遺伝子を発現するため
に有効であり、具体的に外来遺伝子としてシアミン・ロタウィルスのＶＰ－６遺伝
子をバキュロウィルスのポリヘドリンプロモーター下流に組み込み組換えタンパク
質を発現することができたことが記載されている。」との認定は、誤りであると主
張する。
　しかしながら、VirusRes.,Jul1986,Vol.5,No.1,p.43-59（乙１）には、
「バキュロウイルスベクターを用いた昆虫細胞中におけるインフルエンザウイルス
ヘマグルチニンの細胞表面発現」（表題）について、J.Gen.Virol.,Aug1986,
Vol.67,No.8,pp.1515-1530（乙２）には、「バキュロウイルスベクターを用いた
リンパ球性脈絡髄膜炎アレナウイルスのＳコード遺伝子の発現」（表題）につい
て、また、EMBOJ.,June1986,Vol.5,No.6,p.1359-1366（乙３）には、「バキ
ュロウイルスベクターによる昆虫細胞中のインフルエンザウイルスヘマグルチニン
の発現」（表題）について、それぞれ、方法、材料、結果などが具体的に記載され
ていることから、種々の外来遺伝子をバキュロウイルス発現系に組み込んで発現さ
せるための詳細な方法は、本願優先日当時、技術常識となっていたと認められる。
また、刊行物ＡのTable1や乙１～３に、バキュロウイルス発現系により外来遺伝子
の発現に成功した例が種々記載されていることは、バキュロウイルス発現系が汎用
性の高いものであることを示すものといってよい。
　そうである以上、刊行物Ａの記載に基づいて、刊行物Ａの上記１のウに具体的に
記載された特定のタンパク質のみならず、シミアンロタウイルスタンパク質をコー
ドする遺伝子全般を発現させることについても、本願優先日前にシミアンロタウイ
ルスタンパク質をコードする遺伝子が別の刊行物等により当業者に入手可能な程度
に知られていれば、十分実施可能であると解すべきである。
　したがって、刊行物Ａに、用いたロタウイルスの遺伝子セグメントやバキュロウ
イルスへの具体的導入方法が記載されていないことをもって、刊行物Ａに当業者が
実施可能な程度の技術内容の開示がないとする原告の主張は採用できず、審決が
「刊行物Ａには、バキュロウィルス－昆虫細胞発現系が外来遺伝子を発現するため
に有効であり、具体的に外来遺伝子としてシミアン・ロタウィルスのＶＰ－６遺伝
子をバキュロウィルスのポリヘドリンプロモーター下流に組み込み組換えタンパク
質を発現することができたことが記載されている。」と認定したことに誤りはな
い。　
　(4)　なお、原告は、刊行物Ａには審決のいう「ＶＰ－６遺伝子」がロタウィルス
の１１個の遺伝子セグメントのどれに対応するものかが特定されていないことを強
調する。しかし、技術常識を踏まえて刊行物Ａの記載に接する当業者にとって、そ
こにロタウィルスのＶＰ－６タンパクをコードする遺伝子（ＶＰ－６遺伝子）の発
現の成功例が記載されているとの理解が自然に得られることは明らかである。しか
も、前示のとおり、刊行物Ａにはバキュロウィルス－昆虫細胞発現系が外来遺伝子
を発現するために有効であることも示されていると認められるから、刊行物Ａにお
いて審決のいう「ＶＰ－６遺伝子」がロタウィルスの１１個の遺伝子セグメントの
どれに対応するものかが特定されていなくても、そのことは、刊行物Ａの記載に基
づく本件発明の進歩性の判断に影響を及ぼすものではない。
　取消事由１は理由がない。
　２　取消事由２（進歩性の判断の誤り）について
　(1)　原告は、審決が本願発明１について、「刊行物Ａに記載された発現系を用い
て、ＶＰ－６遺伝子以外のセグメント（ジーン２、ジーン３、ジーン４、ジーン
５、ジーン７、ジーン１０、ジーン１１）を発現させることは当業者であれば容易
に想到し得たことと認められる。」と判断したことは、誤りであると主張する。
　しかしながら、上記１で示したとおり、刊行物Ａには、バキュロウィルス－昆虫
細胞発現系が外来遺伝子を発現するために有効であり、外来遺伝子としてシミア
ン・ロタウィルス（SA11）のＶＰ－６遺伝子をバキュロウィルスのポリヘドリンプ
ロモータ下流に組み込みタンパク質を発現することができたことが記載されている
と認められる。
　また、刊行物Ｂ（甲６）には、ロタウィルスは、１１個のdsRNAセグメントからな
るゲノムを有すること、SA11ロタウィルスの非構造タンパク質であるNCVP3をコード
するジーン８の完全配列をクローン化した遺伝子のコピーから決定したことが記載
されている。
　そして、刊行物Ａには、属や種を超えたタンパク遺伝子について昆虫細胞中への
発現が成功したことが示される（表１）とともに、バキュロウィルス発現系を用い
た昆虫細胞中における発現では、他の既存の発現系に比べて発現組換え産物量が多
く、昆虫細胞中で算生された組換えタンパク質の翻訳後プロセシング及び生物学的
特性が天然タンパクと極めて類似していることが報告されているのであるから、そ
の記載に接した当業者は、当該発現系が高い汎用性と有用性を有するものと理解
し、ロタウィルスタンパクをコードする遺伝子をバキュロウィルス発現系に組み込
んで昆虫細胞中に導入すれば、天然タンパクと極めて類似したロタウィルスタンパ
クを発現することができると理解するのが自然である。
　そうすると、刊行物Ａに記載されたバキュロウィルス発現系を用い、この発現系
に組み込む外来ロタウィルスタンパクをコードする遺伝子として、ＶＰ－６遺伝子
以外のロタウィルスの遺伝子（例えば刊行物Ｂに示される遺伝子）を用いること
は、当業者が容易に想到し得たことというべきである。
　また、当該発現系を用いて発現されたタンパクが生物学的特性を保持しているこ
とは、刊行物Ａの記載から当業者が予測し得る効果であって、格別のものというこ
とはできない。
　(2)　原告は、審決が本願発明１の進歩性を否定する根拠とした刊行物Ｂにおい
て、全長RNAのクローン化に成功したのはセグメント８のみで、これがNCVP3を実際
にコードするかどうかについては推定あるいは仮説の域を出ないと主張する。
　しかしながら、刊行物Ｂには、セグメント８（ジーン８）のクローニングに成功
したことが記載されているだけでなく、「SA11のmRNA混合物からクローン化ジーン
８（プラスミドＫ２）を用いてハイブリッド選別により得られたmRNAからは、翻訳
により34kdの蛋白質が得られ、この蛋白質は感染細胞の水解物でみられる非構造的
蛋白(NCVP3、35k）と共に移動する。」（甲６の７０８６頁２～５行、訳文１３頁下
から６～３行）として、クローニングされたジーン８とハイブリッドするmRNAから
34kDのタンパク質が翻訳され、それがNCVP3タンパクと共に移動することが記載され
ているから、ジーン８がNCVP3をコードするものであると解することは極めて自然で
ある。したがって、刊行物Ｂには、少なくとも、ロタウイルスのタンパク質NCVP3を
コードするジーン８について記載されていると認められる。
　したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
　(3)　原告は、本願優先日当時の技術常識によれば、発現ベクターに組み込むのは
DNAの構造解析が充分完了した後、大腸菌での発現を試みて知見を蓄積してから後の
作業とされているところ、当時大腸菌によるロタウイルスの遺伝子の発現に関する
知見は存在しなかったから、刊行物Ａがロタウイルスのタンパク発現の具体的な技
術的手法を併せて開示していない限り、当業者が、刊行物Ｂに記載のジーン８をバ
キュロウイルス発現系に容易に組み込むことはできず、また、ある生物の遺伝子を
他の生物に入れてタンパク質を作らせる際には種の障壁の存在やプロモータ選択の
重要性が知られていることから、バキュロウイルスのプロモータを使用することに
より本来のロタウイルスのタンパク質と同等の性質を保持する組換えタンパク質が
取得できたことは、刊行物Ａ～Ｃから予期できない有利な効果であると主張する。
　しかしながら、乙６により本願優先日前の1986年9月に発行されたことが認められ
る乙５（Gene,Vol.47,No.2-3(1986)p.211-219）には、ロタウイルスの遺伝子を
大腸菌において発現させたことが記載されているから、原告の主張は前提において
誤りである。
　のみならず、刊行物Ａにバキュロウイルス発現系でいずれかの「シミアンロタウ
イルス遺伝子」がコードするタンパク質の発現に成功したことが示されているこ
と、種々の外来遺伝子をバキュロウイルス発現系に組み込んで発現させるための詳
細な方法は本願優先日当時技術常識となっていたこと、及び、バキュロウイルス発
現系が汎用性の高いものであることは、前示のとおりであり、さらに、バキュロウ
イルス発現系を用いた昆虫細胞中における発現では、他の既存の発現系に比べ発現
組換え産物量が多く、組換えタンパク質の翻訳後プロセシング及び生物学的特性が
天然タンパクと極めて類似している（甲５の前記１(1)イの記載）ことから、当該発
現系が有用性の高いものであることも認められる。したがって、刊行物Ａを読んだ
当業者は、ロタウイルスタンパクをコードする遺伝子をバキュロウイルス発現系に
組み込んで昆虫細胞中に導入すれば、天然タンパクと極めて類似したロタウイルス
タンパクを発現できると理解するのが自然である。そうすると、刊行物Ａに記載の
バキュロウイルス発現系に組み込む外来ロタウイルスタンパクの遺伝子として、刊
行物Ｂに記載のジーン８を用いることにより、本願発明１に到達するこ
とは、本願優先日前に大腸菌によるロタウイルスの遺伝子発現に関する知見が存在
していたか否かに関わらず、当業者が容易になし得ることである。また、当該発現
系を用いて外来遺伝子を発現する際の種の障壁や、プロモータの選択は、刊行物Ａ
の記載や乙１～３の記載（前記１(3)参照）から、本願優先日前に既に解決された課
題であると認められ、当該発現系を用いて発現されたタンパクが生物学的特性を保
持していることも、上記のとおり当業者が当然予測することであるから、これをも
って本願発明１の奏する有利な効果であると認めることはできない。
　(4)　原告は、刊行物ＡのTable1に列挙されたロタウイルスとはかけ離れた種・
属のタンパク質の発現が知られていることを根拠に本願発明１の進歩性を否定する
ことはできないと主張する。
　しかしながら、属や種を異にする様々な由来のタンパクの外来遺伝子についてす
ら同じように発現が成功するということは、同じロタウイルス由来のタンパク質に
ついては、刊行物Ａに具体的に記載されたロタウイルスの特定のタンパク質に限ら
ず、ロタウイルスのタンパク質をコードする遺伝子全般を同様に発現できるであろ
うことを強く示唆するものであると理解すべきである。
　(5)　原告は、乙１～３に記載された事項はロタウイルスに関する本願優先日当時
の技術常識を構成するものでないと主張し、また、刊行物Ａや乙１～３に開示され
たベクターは本願明細書に記載されたベクターと異なっていること、ロタウイルス
は他の遺伝子のように他の発現系での発現についての知見が多数蓄積されておらず
事情が異なることなどを理由に、刊行物Ａの記載及び乙１～３に記載されたプロト
コルに基づいて本願発明１に容易に到達することはできないと主張する。
　しかしながら、乙１～３には、それぞれ、種々の外来遺伝子をバキュロウイルス
発現系に組み込んで発現させるための詳細な方法が記載されていることが認めら
れ、これらは、バキュロウイルス発現系に関する本願優先日当時の技術常識を構成
するものといえるから、刊行物Ａにおけるバキュロウイルス発現系についての記載
を理解する上で参酌すべきものであって、それらを参酌すれば、刊行物Ａに記載に
基づき、本願発明１に到達することは容易であったというべきである。また、本願
発明１はベクターを特定したものではないから、刊行物Ａや乙１～３に開示された
ベクターが本願明細書に記載されたベクターと異なっていることは、本願発明１の
進歩性についての判断において考慮する余地がない。ロタウイルス遺伝子について
も、他の発現系での発現に関する知見が本願優先日前に存在していたことは前示の
とおりであるから、他の遺伝子の場合と格別事情が異なるともいえない。
　(6)　以上のとおり、本願発明１は、刊行物Ａ及び刊行物Ｂの開示に基づいて当業
者が容易に想到し得たものというべきであり（前記(1)）、原告が本願発明１が想到
困難なものであるとして挙げる理由は、いずれも採用することができない（同(2)な
いし(5)）。
　取消事由２は理由がない。
　３　取消事由３（手続補正書の取扱いの誤り）について
　平成１１年３月３１日付け手続補正書は、原告が審判を請求した平成１０年１２
月１８日から３０日を経過した後に提出したものであるから、これを却下ないし不
受理としたことに違法は認められないばかりか、上記手続補正書は、被告主張のよ
うに本願発明１に択一的に記載されるロタウィルスのジーンの選択肢をさらに追加
するにすぎないものであるから、これによって進歩性についての判断が変わるもの
でもないことは明らかであり、したがって、いずれにしても原告主張の取消事由３
は理由がない。
　４　結論
　以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって、原告の請求
は棄却されるべきである。
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　塚　　　原　　　朋　　　一
裁判官　　　　　古　　　城　　　春　　　実
　　　　　　　　　　裁判官　　　　　田　　　中　　　昌　　　利

戻る