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平成１５年（行ケ）第１８１号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年１０月８日
判　　　　決
原　　　　告　　　　　東洋エンタープライズ株式会社
同訴訟代理人弁護士伊　藤　　　真
同訴訟代理人弁理士野　原　利　雄
被　　　　告　　　　　株式会社インディアンモトサイクルカンパ
ニージャパン
同訴訟代理人弁護士佐　藤　雅　巳
同　　　　　　　　　　古　木　睦　美
主　　　　文
　　　　　１　特許庁が取消２０００－３１４２３号事件について平成１５年３月
２８日にした審決を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
主文と同旨
　２　被告
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　争いがない事実等（証拠を掲げたもの以外は当事者間に争いがない。）
１　特許庁における手続の経緯
　　(1)　原告は，「インディアンモーターサイクル」の片仮名文字を横書きしてな
り，平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令１条別表第１７類の「被
服，その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第２６３４２７７号商標（別
紙１の(1)参照。平成３年１１月５日登録出願。平成６年３月３１日設定登録。以下
「本件商標」という。）の商標権者である。
　　(2)　被告は，平成１２年１１月２９日，原告を被請求人として，本件商標の登
録を商標法（以下「法」という。）５１条１項の規定により取り消すことについて
特許庁に審判を請求した。
　　(3)　特許庁は，被告の請求を取消２０００－３１４２３号事件として審理を行
った上，平成１５年３月２８日，「登録第２６３４２７７号商標の商標登録は取り
消す。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。そして，その謄本は同年
４月８日に原告に送達された（弁論の全趣旨）。
　２　本件審決の理由の要旨（甲１）
　　(1)　原告（被請求人）は，別紙１の(2)ないし(8)に記載の構成よりなる商標
（以下「原告使用商標ＡないしＧ」といい，これらをまとめて「原告使用商標」と
いう。）を革製ジャケット及びＴシャツに使用した事実が認められる。
　　(2)　本件商標と原告使用商標との類否
　　　　本件商標は，「インディアンモーターサイクル」の片仮名文字を横書きし
てなり，「インディアンモーターサイクル」の称呼を生ずる。
　　　　これに対し，原告使用商標は，いずれも筆記体の欧文字の「Indian」と活
字体の欧文字の「MOTORCYCLE」（又は筆記体の欧文字の「Motorcycle」）とを上下
２段に横書きしたものを有してなるから，これよりは「インディアンモーターサイ
クル」の称呼を生ずると認められる。
　　　　してみれば，本件商標と原告使用商標とは，文字の種類及び構成態様に明
らかな差異があるとしても，同一の「インディアンモーターサイクル」の称呼を生
ずる類似の商標と認められる。
　　(3)　本件引用商標に係る商品との出所の混同の有無について
　ア　被告（請求人），そのマスターライセンシーの株式会社サンライズ社
（以下「サンライズ社」という。），又はサンライズ社とライセンス契約を締結し
た株式会社マルヨシ（以下「マルヨシ」という。）あるいは西澤株式会社（以下
「西澤社」という。）らは，平成６年（１９９４年）１１月から少なくとも平成８
年（１９９６年）７月２２日にかけて，別紙１の(11)ないし(18)に記載の引用Ａ商
標ないし引用Ｈ商標（以下「本件引用商標ＡないしＨ」といい，これらをまとめて
「本件引用商標」という。）をジャンパー，Ｔシャツ，革製ジャケット等に使用し
ていたことが認められる。
　　　イ　原告使用商標と本件引用商標の類否
　　　　(ア)　原告使用商標は，上記のとおり，いずれも筆記体の欧文字
の「Indian」を構成中に有してなり，それぞれ「インディアン」の称呼及び観念を
生ずるものと認められる。これに対し，本件引用商標中の本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ
及びＦないしＨは，同様に，いずれも筆記体の欧文字の「Indian」を構成中に有し
てなり，それぞれ「インディアン」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。そ
して，原告使用商標中の筆記体の欧文字の「Indian」と，本件引用商標中の本件引
用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨにおける筆記体の欧文字の「Indian」とは，ほと
んど同一に近く，その外観が極めて紛らわしいものである。
　　　　　　そうとすれば，原告使用商標と，本件引用商標中の本件引用商標Ａ，
Ｂ，Ｄ及びＦないしＨは，いずれも「Indian」の文字の外観，「インディアン」の
称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められる。
　　　　(イ)　原告使用商標中の「Indian」及び「MOTORCYCLE」（又
は「Motorcycle」）の文字と，本件引用商標Ａの要部と認められる「Indian
Motocycle」の文字及び本件引用商標ＦないしＨ中の「Indian」及び「MOTOCYCLE」
の文字とは，「MOTOCYCLE」（又は「Motocycle」）という文字のほぼ中間付近にお
いて，欧文字の１字「Ｒ」（又は「ｒ」）を有するか否かの差異にすぎず，それ以
外の文字配列を同じくするから，文字の種類及び大小並びに構成態様に差があると
しても，これらの文字配列の比較においては，極めて近似しているものということ
ができ，時と所を異にして接するときは，互いに紛れるおそれがある類似の商標と
いわなければならない。
　　　　(ウ)　また，本件商標及び原告使用商標中の「MOTORCYCLE」（又
は「Motorcycle」）の文字部分と，本件引用商標ＦないしＨ中の「MOTOCYCLE」（又
は本件引用商標Ａ中の「Motocycle」）の文字部分とは，いずれも「オ　ートバイ」
といった意味合いの同義語のごとく看取される場合も充分にあり得るから，その観
念が紛らわしいものといえる。
　　　　(エ)　さらに，本件商標及び原告使用商標より生ずる称呼「インディアン
モ　ーターサイクル」と，本件引用商標ＦないしＨより生ずる称呼「インディアン
モトサイクル」（又は本件引用商標Ａの要部と認められる「IndianMotocycle」よ
り生ずる称呼「インディアンモトサイクル」）とは，いずれも１１音以上という冗
長な音構成よりなるものであって，「イ」「ン」「ディ」「ア」「ン」「サ」
「イ」「ク」「ル」の各音を共通にし，その異なるところは，中間に位置する「モ
ーター」と「モト」との差異にすぎない。しかして，「モー」と「モ」は長音の有
無の違いであって，長音は前音をやや伸ばすにすぎず，前音との区別が定かでない
ことから，長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず，
「モー」と「モ」は極めて近似して聴覚されるものというべきである。
　　　　　　次に，「ター」と「ト」についてみるに，長音の有無については，上
記と同様であるところ，残る「タ」と「ト」は，いずれも５０音図の同行に属する
音であって，ともに舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声音であり，調音
位置，音調，音感が極めて近似した音といえるものである。
　　　　　　してみると，本件商標及び原告使用商標より生ずる称呼「インディア
ンモーターサイクル」と，本件引用商標ＦないしＨより生ずる称呼「インディアン
モトサイクル」（又は本件引用商標Ａの要部と認められる「IndianMotocycle」よ
り生ずる称呼「インディアンモトサイクル」）とは，いずれも１１音以上にわたる
極めて冗長な称呼の全体をそれぞれ一連に称呼するときには，前述の差異音が比較
的明瞭には聴別し難い中間に，いずれも位置していることと相俟って，互いに紛れ
るおそれがあるものといわなければならない。
　　　　　　したがって，本件商標及び原告使用商標と上記引用商標とは称呼上類
似する商標と認められる。
　　　　(オ)　以上の点を総合すると，本件商標及び原告使用商標と，被告の本件
引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨとは，類似する商標と認められる。
　　　ウ　他人の業務に係る商品との混同について
　　　　(ア)　被告ら又はマルヨシあるいは西澤社は，その製造，販売に係る革製
ジ　ャケット，シャツ等に，本件引用商標のいずれか又はそれらと酷似した商標を
使用した事実，また，新聞や雑誌に，これらの商品の宣伝広告又は紹介記事を相当
程度掲載した事実が認められる。
　　　(イ)　原告使用商標は，いずれも筆記体の欧文字の「Indian」の文字部分
において，本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨと酷似しており，上述のとお
り，それぞれの商標は，いずれも「インディアン」の称呼及び観念を生ずるもので
ある。そして，原告が原告使用商標を使用した革製ジャケット及びＴシャツと，被
告ら又はマルヨシあるいは西澤社が本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨを使用
した革製ジャケット，シャツ等とは同一又は類似する商品である。
　　　　(ウ)　そうすると，原告による革製ジャケット及びＴシャツについての原
告使用商標の使用は，本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨを革製ジャケット，
シャツ，帽子等に使用していた被告ら又はマルヨシあるいは西澤社の業務に係る商
品であるかのように取引者及び需要者に商品の出所を混同させたものと認められ
る。
　　(4)　故意について
　　　　原告は，本件引用商標と同一又は類似の文字又は図形を含む商標に係る多
数の商標登録出願を行っており，被告ら又は西澤社とは同業者であって，いわゆる
競業関係にあり，しかも，後述のとおり，被服業界に長く従事し，被服関連の諸情
報に精通していたと推認できるほか，平成７年７月４日に，被告から警告書を受
け，本件引用商標Ａが近々登録になる旨を告げられていたものである。
　　　　これらを総合すると，原告は，前記(3)ウ(ア)のとおり，本件引用商標を使
用　した商品の宣伝広告，紹介記事を掲載した新聞や雑誌を知っていた上，被告ら
又はマルヨシあるいは西澤社が本件引用商標を革製ジャケット，シャツ等に使用し
ている事実を知っていたものと認められる。
　　　　本件商標は，「インディアンモーターサイクル」の片仮名文字を横書きし
てなるのに対し，原告が使用した原告使用商標は，上述のとおり，筆記体の欧文字
の「Indian」のほか，他の文字又は図形を含む構成態様よりなるものである。そし
て，原告使用商標中の筆記体の欧文字の「Indian」と，本件引用商標中の本件引用
商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨの各商標における筆記体の欧文字の「Indian」と
は，ほとんど同一に近く，その外観が極めて紛らわしいものである。
　　　　そうしてみると，原告使用商標中の筆記体の欧文字の「Indian」が，偶然
に本件引用商標中の本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨ中の筆記体の欧文字
の「Indian」と似たものとなったとは到底考えられないから，原告は，意識的に，
原告使用商標中に，筆記体の欧文字の「Indian」を採用して使用したものと認めら
れ，被告ら又はマルヨシあるいは西澤社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれが
あることを認識していたものといわざるを得ない。
　　　　したがって，原告は，故意に，被告ら又はマルヨシあるいは西澤社の業務
に係る商品と混同を生じさせる行為をしたと認められる。
　　(5)　以上のとおりであり，本件商標の商標権者である原告は，故意に本件商標
と類似する原告使用商標をその指定商品について使用し，他人の業務に係る商品と
混同を生ずるものをしたというべきであるから，法５１条１項の規定により，本件
商標の登録は取り消しを免れない。
第３　当事者の主張
　（原告の主張）
　１　取消事由１（審判請求の違法性）
本件審判の請求は，被告らによる原告所有の本件商標に係る商標権（以下，
「本件商標権」という。）の侵害事実をその根拠としてなされたものであるから，
権利の濫用として却下されるべきであったのに，この点を看過した本件審決は違法
である。
　　(1)　事件の背景及び経緯
　　　ア　本件商標は，平成３年１１月５日に登録出願され，平成６年３月３１日
に設定登録されたものである。これに対して，本件引用商標Ａは，Ａ（以下「Ａ」
という。）によって，平成４年２月６日に登録出願されたものであるが，同出願に
つき特許庁は，平成６年２月１０日に，「本願商標（本件引用商標Ａ）は，本件商
標に類似する。」旨の拒絶理由通知書を発し，これに対しＡは，「本願商標（本件
引用商標Ａ）からは，「インデアンモトサイクルカンパニーインク」の一連の称呼
のみが生じ，「インディアンモーターサイクル」の称呼が生ずる本件商標とは類似
しない。」との意見書を提出するとともに，本件商標について，法４６条により登
録の無効を求める審判（平成６年審判第１３７８７号）を請求した。特許庁は，上
記審判の結果を待たず，本件引用商標Ａの登録出願につき，平成７年３月３０日に
登録査定をし，同年９月２９日に設定登録をした。
イ　その後，本件引用商標Ａに係る商標権は，平成８年５月２７日に被告に
譲渡されてその旨の移転登録がされた。被告は，本件商標の使用が上記商標権を侵
害するとして，平成８年５月２１日，上記商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴
訟（平成８年（ワ）第９３９１号）を東京地方裁判所に提起した。
　　　　　一方，原告は，上記訴訟に対する対抗措置として，平成７年１２月２８
日，特許庁に本件引用商標Ａの登録の無効を求める審判（平成７年審判第２８１２
４号）の請求をするとともに，平成８年７月１５日，被告ら及び西澤社による別紙
２の(1)ないし(7)記載の商標の使用が本件商標権を侵害するとして，本件商標権に
基づく商標権侵害差止等請求訴訟（平成８年（ワ）第１４０２６号）を東京地方裁
判所に提起した。
　　　ウ　被告が請求した前記無効審判事件（平成６年審判第１３７８７号）につ
いて，特許庁は，平成９年９月３０日，「「インディアンモトサイクル」，「イン
ディアン」は，本件商標の出願時及び査定時において，インディアンオートバイ社
（１９０１年（明治３４年）設立の米国法人）の著名な略称及び商標であったもの
ということはできず，本件商標は，その指定商品について使用しても，同社と何ら
かの経済関係にある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生
ずるおそれがないものというべきである。」旨認定判断した上，「本件審判の請求
は，成り立たない。」とする審決をし，本件商標の登録の有効性が確認された。
　　　エ　他方，原告が請求した本件引用商標Ａに係る前記無効審判事件（平成７
年審判第２８１２４号）について，特許庁は，平成１０年４月１０日，本件引用商
標Ａは法４条１項７号（公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標）に違
反するものであるとし，同商標の登録を無効とする旨の審決をしたが，同審決は，
東京高等裁判所の判決により取り消された。これを受けて，特許庁は，更に審理
し，平成１４年２月２８日，本件引用商標Ａは，本件商標に類似する（法４条１項
１１号に該当）とし，再び同商標の登録を無効とする旨の審決をした。被告は同審
決に対しその取消請求訴訟（平成１４年（行ケ）第１４０号）を提起したが，東京
高等裁判所は，平成１４年１２月２７日，その請求を棄却する判決をした。同判決
に対する上告受理申立てについて，最高裁判所は，平成１５年６月１２日，上告不
受理の決定をしたことから，上記審決は確定し，これによって，本件引用商標Ａの
登録の無効は確定した。
　　　オ　原告が提起した前記商標権侵害差止等請求事件（平成８年（ワ）第１４
０２６号）について，東京地方裁判所は，平成１４年８月２２日，中間判決をし
た。同判決は，①別紙２の(1)ないし(7)記載の各標章は，いずれも本件商標に類似
する。②別紙２の(4)記載の標章（本件引用商標Ａに酷似する標章）は，本件引用商
標Ａに係る被告の商標権の専用権の範囲に属するが，別紙２の(5)ないし(7)記載の
各標章は，いずれも同商標権の専用権の範囲に属さないとするものであった。
カ　本件引用商標Ａの使用について，同商標の登録の無効が確定し，本件引
用商標ＥないしＨの使用が本件引用商標Ａに係る商標権の専用権の範囲内であると
主張する根拠が失われたのであるから，被告らによる本件引用商標ＥないしＨの使
用が本件商標権の侵害に該当することは明らかである。
　　　　　なお，本件引用商標Ｅについては，原告所有の登録第４１４５０１６号
商標の商標権にも抵触する。
　　(2)　本件引用商標の使用の違法性と本件審判請求
　　　ア　本件引用商標のうち，本件引用商標Ａ，ＥないしＨは，本件商標と類似
する商標であり，その使用が本件商標権を侵害する違法な使用であることは前記の
とおりである。被告らの上記各引用商標の使用は，その使用を正当化する免責事由
も，使用の正当性を考慮すべき事情も一切存在しない。
　　　　　そして，被告らは，遅くとも本件商標が出願公告された平成５年３月３
１日には，本件商標の存在を承知していたと推認でき，また，本件引用商標Ａの登
録出願について拒絶理由通知を受けた平成６年２月１０日には，本件商標の存在を
確認していた。その上，多くの関連事件での審理の経緯やその結論から，被告らに
よる本件引用商標Ａ，ＥないしＨの使用が，本件商標権の侵害行為に該当すること
（若しくはその蓋然性）を十分承知していたはずである。それにもかかわらず，被
告らは，本件引用商標Ａ，ＥないしＨのみならず，片仮名商標「インディアンモト
サイクル」や，欧文字商標「INDIANMOTOCYCLE」等，明らかに本件商標権の侵害に
あたる商標使用を開始，継続し，しかも，本件引用商標Ａの登録出願について拒絶
理由通知を受けるや，これに対する意見書では「Moto（モト）」と「モータ
ー（Motor）」の相違，「Co.,Inc.（カンパニーインク）」の文字の有無を理由に，
本件商標と本件引用商標Ａとは類似しないとの主張をし，それによって本件引用商
標Ａにつき設定登録を受けておきながら，その登録後は一転して，欧文字標
章「INDIANMOTORCYCLE」についてまで本件引用商標　Ａに類似するとの主張をし始
めた。そればかりか，被告自らが「Moto（モト）」ではなく「Motor（モーター）」
と表記した商標や，「Co.,Inc.（カンパニーインク）」を省いた商標を使用してい
る。このような被告の場当たり的な言動は，まさに，禁反言・信義則の原則に反す
るというべきである。
　　　イ　そもそも，侵害行為の強引な継続によって，侵害者に何らかの権利や保
護法益が発生するなどといったことは到底容認されるものではなく，ましてや，侵
害行為を因として，被侵害者に何らかの制裁を課することなどは，法の建前からし
て決して許されないというべきである。すなわち，原告の本件商標を違法に侵害す
る被告らが違法に使用する商標を引用してした本件審判の請求は，権利の濫用に該
当し許されないというべきである。
ウ　なお，本件引用商標Ｂ，Ｃ，Ｄは，被告らが実際に使用した本件引用商
標Ａ，ＦないしＨ又は別紙３の(1)，(2)記載の被告使用商標を分割して個別に抽出
した標章にすぎず，原告が原告使用商標を使用していた期間中に，被告が本件引用
商標ＢないしＤを単独で使用した事実はなく，したがって，これらの商標を商品の
出所の混同の有無を判断する上での引用商標とすることは許されない。
２　取消事由２（法５１条１項の解釈適用の誤り(1)）
法５１条１項は，商標権者の不正，違法な商標の変更使用があった場合に適
用されるべきものと解釈すべきであるのに，本件審決は，全く違法性のない原告の
商標使用につきこれを適用したものであり，法５１条１項の解釈適用を誤った違法
がある。
　　(1)　法５１条１項は，一般公衆の利益保護を主要目的とするものであるが，同
条は，権利行使に名をかりて不法な商標使用を敢えてする商標権者に対する制裁と
してその登録を取り消すものに外ならない。したがって，商標権者に同条所定の責
任があるとするには，当該商標権者による商標の変更使用が他人の権利を不法に侵
害するものであることを要すると解するのが同条及び先願・登録主義を基調とする
商標法制度全体の趣旨に照らして正当というべきである。まして，他人による商標
の使用が，その使用について何ら免責事由も認められない侵害行為である場合に
は，結果において，登録商標と類似する商標の使用が他人に係る商品との混同を生
じたとしても，登録商標に係る商標権者に何らかの非があったというわけではな
く，法５１条１項による制裁を受けるべきいわれはないというべきである。
　　(2)　原告は，被告会社設立日（平成５年６月３日）以前に本件商標を出願（平
成３年１１月５日）し，登録主義を基調とする我が国商標法制度に則り，その登録
（平成６年３月３１日）を待って，カナダインディアン社との間で業務提携を図
り，同社商品を輸入することから原告使用商標の使用を開始したものである。そし
て，本件商標の出願前及び登録前にあって，被告らが本件引用商標を本件商標の指
定商品又はこれに類似する商品について実際に使用した事実は皆無であり，被告ら
に本件商標権に対抗できる権利や利益は認められないから，被告らによる本件引用
商標Ａ，ＥないしＨの使用は法３６条所定の不法な使用に当たる。
　　　　なお，本件引用商標ＢないしＤは，被告らが実際に使用した本件引用商標
Ａ，ＦないしＨ又は別紙３の(1)，(2)記載の被告使用商標を分割したものであり，
原告が原告使用商標を使用していた期間中に使用され，登録されていた商標ではな
い。
上記のとおり，原告による原告使用商標の使用は何ら不正，違法な本件商
標の変更使用には当たらず，むしろ，被告による本件引用商標Ａ，ＥないしＨの使
用こそが不法な使用に該当するのであって，原告の本件商標について法５１条１項
を適用する余地はない。
(3)本件引用商標Ｂ，Ｃは，いずれも，原告出願の別紙１の(9)，(10)記載の
商標Ｈ，Ｉ（以下「原告出願商標Ｈ，Ｉ」という。）より後願の商標であり，法８
条に違反して設定登録されたものである。本来，特許庁は，本件引用商標Ｂ，Ｃに
ついて，法１５条の３の規定により拒絶査定の予告通知をすべきであったのに，こ
れをせず，先願である原告出願商標Ｈ，Ｉを差し置いて，後願である本件引用商標
Ｂ，Ｃの登録を先行させたものである。先願・登録主義を基調とする我が国法制か
らして，本来であれば，先願である原告出願商標Ｈ，Ｉが先に登録されてしかるべ
きであり，少なくとも，本件引用商標Ａの無効審判の結論が確定するまでは，後願
である本件引用商標Ｂ，Ｃについての査定を留保しておくのが公正公平な審査とい
うべきである。そうとすると，法１５条の３所定の手続きがされなかった審査手続
には，違法とはいえないまでも重大な瑕疵があったというべきである。
　　　　そして，原告出願商標Ｈ，Ｉと本件引用商標ＢないしＤとが類似するとの
本件審決での認定に従えば，本件引用商標Ａの登録無効が確定した以上，本件引用
商標Ｂ，Ｃの登録が法８条の規定に違反するものとし無効とされ（両商標に対し
て，原告は，既に登録無効審判の請求を済ませている。），先願に係る原告出願商
標Ｈ，Ｉが登録されることは確かなところであり，その際には，被告らによる本件
引用商標ＢないしＤの使用も原告の商標権の侵害となるものである。
　　　　にもかかわらず，本件審決は，これらの事情を一切考慮しないばかりか，
先願に係る原告出願商標Ｈ，Ｉ等の出願事実をもって，原告の出所混同の故意を推
認し，それによって，原告による原告使用商標の使用を不正な使用と判断したもの
で，本件審決が法５１条１項の解釈適用を誤ったものであることは明らかである。
３取消事由３（法５１条１項の解釈適用の誤り(2)）
　原告の原告使用商標の使用行為は，「故意に指定商品についての本件商標に
類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたと
き」に該当しないものであり，これと異なる本件審決の判断は違法である。
(1)　本件審決は，「原告による原告使用商標の使用は，本件引用商標Ａ，Ｂ，
Ｄ，ＦないしＨを革製ジャケット，シャツ，帽子等に使用していた被告ら又はマル
ヨシあるいは西澤社の業務に係る商品であるかのように取引者及び需用者に商品の
出所を混同させた。」とするが，本件審決のかかる判断は誤りである。
ア　本件引用商標等が「商品の出所の混同」の有無の判断上で引用商標とし
ての適格を有するか否かについて
(ア)本件引用商標ＢないしＤは，被告らが実際に使用した本件引用商標
Ａ，ＦないしＨ又は別紙３の(1)，(2)に記載の商標を分割したものであり，また，
本件引用商標Ｅは，マルヨシが「バッグ」について使用した商標である。したがっ
て，原告使用商標との関係で商品の出所の混同の有無の判断をするについて，これ
らを引用商標とすることは認められない。原告が原告使用商標を使用していた期間
中にあって，被告らがジャンパー，Ｔシャツ，革製ジャケットに使用していた商
標，すなわち，引用すべき商標は，本件引用商標Ａ，ＦないしＨと別紙３
の(1)，(2)に記載の商標とすべきである。
　　　　　原告使用商標ＡないしＧが，本件引用商標Ａ，ＦないしＨに類似する
こと，原告使用商標Ｂ，Ｃ，Ｅが本件引用商標Ｂに類似することは本件審決の認定
するとおりであるが，原告使用商標Ａ，Ｄ，Ｆ，Ｇと本件引用商標Ｂ，Ｄとが類似
するとは直ちにいえない。
　　　　(イ)　ところで，出所の混同が生じるとするためには，商標権者が当該登
録商標の類似商標を使用する際において，対象となる他人の商標（引用商標）が，
登録されているか，未登録であるかを問わず，識別標識として現に使用されていな
ければならない。そして，１，２度の商標の使用があったからといって，当該商標
と類似する商標の使用によって直ちに出所の混同が生じることなどは到底考えられ
ないことであるから，対象とする他人の商標には，ある程度の周知性が必要という
べきである。
　まして，他人が使用する商標が，特定の登録商標に類似する商標であ
る場合には，本来，免責事由がない限り上記登録商標に係る商標権を侵害するもの
であるから，商標権者の上記登録商標の変更使用について違法性そのものがなく，
法５１条の適用がないと解釈すべきは前記したとおりであり，出所混同の有無の判
断においても当該他人の使用商標を引用商標とすべきではなく，少なくとも，当該
他人の使用商標が上記登録商標の出願前の使用により周知性を獲得したといえる商
標（使用につき免責事由のある商標），あるいは，上記登録商標の出願後登録前の
使用によって周知著名性を獲得したといえる商標でない限り，出所の混同を判断す
る上での引用商標とすべきではない。
　(ウ)そこで，本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ，ＦないしＨについてみると（本
件引用商標Ｃ，Ｅは，本件審決により類似商標と認定されていないので省略す
る。），いずれも，原告が原告使用商標の使用をした際には，未登録の商標であり
（本件引用商標Ａの登録を無効とする審決の効力は遡及するものである。），原告
による原告使用商標の使用期間中にあっても，実質的に未登録商標であった。そし
て，別紙３の(1)，(2)に記載の商標及び本件引用商標Ａ，ＦないしＨの被告らによ
る使用は，そのすべてが本件商標の登録後の使用であるから，本件商標権の侵害に
該当するものである。
　　　　　　したがって，本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ，ＦないしＨは，出所混同の有
無を判断する上での引用商標にはなり得ないものである。
イ本件引用商標の使用の事実及びその周知性について
　　　　(ア)　本件商標の出願日（平成３年１１月５日）又は登録日（平成６年３
月　３１日）以前に，被告らが本件引用商標のいずれかを，原告使用商標を使用し
た商品と同一又は類似の商品に使用したとする事実は認められない。
　　　　　　被告は，外国での些細な報道や，日付も発行者も不明な外国で頒布さ
れた英文カタログをその使用の根拠とするが，法５１条でいう出所の混同とは，我
が国での出所の混同を意味するものであって，我が国の取引者や需用者が到底知り
得ないような外国でのこのような些細な事実は，我が国での出所の混同の判断に微
塵も影響しない。
　(イ)　原告が原告使用商標の使用を開始する以前にあっても，被告らが本
件引用商標のいずれかを，原告使用商標を使用した商品と同一又は類似する商品に
使用したとする事実は認められない。
　　　　　　原告は，本件商標が公告され，登録されたことを踏まえ，カナダ国
の「INDIANMOTORCYCLE」商標の権利者である「カナダインディアン社」（INDIAN
MANUFACTURINGLTD.）と提携し，平成７年（１９９５年）の　初めに同社商品をサ
ンプル輸入し，その販売を開始したもので，最初　の雑誌広告は，同年６月２５日
発行の「ポパイ」による。
　　　　　　原告による原告使用商標の使用開始前に，被告らによる本件引用商標
の使用事実があるとすれば，「マルヨシ」が本件引用商標Ｅを使用した「バッグ」
の雑誌広告（平成６年（１９９４年）１２月２０日発行「フィールド・ギア」）で
あるが，この商品「バッグ」は，原告使用商標を使用した商品である革製ジャケッ
ト，Ｔシャツとは非類似の商品であり，しかも，本件審決では，原告使用商標と本
件引用商標Ｅとが類似するとの認定はなされていない。
　(ウ)　被告らが，実際に本件引用商標の使用をしたと認められるのは，平
成７年（１９９５年）後期（１０月～１１月）に，西澤社が英国製の革製ジャケッ
ト，パンツを輸入販売したのが最初であり，原告による原告使用商標の使用よりも
後のことであり，少なくとも，原告使用商標の使用開始より以前にその使用を開始
し，原告使用商標の使用開始の時点で，既に周知性を獲得していたなどということ
はない。
　　　　(エ)　原告使用商標と本件引用商標の各使用時期，原告による広告実績及
び　当業界（アメリカンカジュアルウェアー業界）での原告の実績や評判等からし
て，どちらがより周知であったかということになれば，当業界においてさしたる実
績もない被告らに比べ，原告の方がより周知であったというべきは明らかである。
原告の「インディアン社」のロゴ入り商品との関わりは，米国においても知られて
いるところであり，同商品の日本を代表する取扱店として，原告商品の直販店であ
る「ジャンキー”Janky”」「ジャンキークラシック”JankyClassics”」が，米国
で出版されたモーターサイクルジャケットの総合案内書に挙げられている程であ
る。
ウ　旧インディアン社の商標の周知著名性について
　　　　(ア)原告は，原告使用商標や本件引用商標等が，１９０１年（明治３４
年）創立のインディアン社（以下「旧インディアン社」という。）が使用していた
オートバイ商標又はそれに依拠する商標であること，そして，同社商標が存続時に
著名であったことを特に否定するものでもない。しかし，同社は，１９５３年（昭
和２８年）に消滅して以降，現在に至るまで，関係者を含め一切の事業活動を行っ
ていないのであるから，既に，同社商標の周知著名性は消滅しており，そもそも，
出所の混同を問疑すべき営業主体そのものが存在しないのであるから，商品出所に
ついて混同が生ずるとする前提自体を欠くものである。
(イ)被告は，（以下「Ｂ」という。）が設立したインディアン社（以下
「新インディアン社」という。）は，１９０１年（明治３４年）創立の旧インディ
アン社の復活であり，「インディアン商標」（旧インディアン社の略称を除く同社
使用に係る商標等を総称して用いるものとする。以下同じ。）の正当な出所である
との主張をしている。
　　　　　　しかしながら，被告らは，いずれも，１９０１年（明治３４年）創立
の旧インディアン社とは全く無関係で，法的にも，経済的にも，事実としても一切
関係がない。旧インディアン社は，１９０１年に設立されたオートバイメーカー
　”INDIANMOTO(R)CYCLECO.,INC.”で（「MOTO」と「MOTOR」の違いは，同社が時
期や場合によって使い分けていたこと　による。），おおよそ今から５０年前の１
９５３年（昭和２８年）に解散消滅し，以後，関係者を含めて如何なる事業活動も
していない。被告らが関係したのは，この「インディアン社」ではなく，関連事件
で，刑事犯として米連邦裁判所から有罪判決を受けたＢと，Ｂがこの犯罪を実行す
るために設立した同名の米国法人「インディアン社」（新インディアン社）であ
る。新インディアン社は，１９５３年（昭和２８年）に解散消滅した旧インディア
ン社とは全く関係のない別法人であり，Ｂが詐欺行為の道具として利用するため，
意図的に，消滅した旧インディアン社と同一の商号「IndianMotocycle
Co.,Inc.」，同一の商標「本件引用商標Ａ」，同一の所在地「Springfield」を採用
し，あたかも，旧インディアン社と同一会社であるかのように，あるいは，同社と
何らかの関係又は継続性があるかのように装ったにすぎない会社である。しかも，
新インディアン社は，投資家から金員を詐取しただけで，オートバイの製造はもち
ろん，企業本来の事業活動はおろかその準備行為すら一切せずに設立後間もなく倒
産しているのである。
　　　　　　新インディアン社の実体は上記のとおりであり，これより日本をテリ
トリーとする「インディアン社」関連商標の使用権限を譲り受けたと主張する者が
Ａで，Ａより本件引用商標Ａを譲り受けたのが被告，被告の親会社がサンライズ
社，被告より本件引用商標Ａ等の使用許諾を受けたのが西澤社及びマルヨシであ
る。ＡとＢとの間で締結された契約が有効であるか否かは当事者間の問題であると
しても，本件引用商標Ａ等について，日本において何らの権利も有さず，米国にあ
っても如何なる権原も有さないＢや新インディアン社が，我が国の第三者の使用を
も拘束する，日本における商標使用許諾の権原を持たないことは論ずるまでもない
ことである。
　　　　　　そうとすると，旧インディアン社と無関係であることについては，被
告らも原告も（何人であろうと）同等であって，旧インディアン社が存続時使用し
ていたオートバイ商標又はそれを原型起源とする商標を被服等の商標として採択使
用することについて，一方が正当な使用者で，他方が不正な使用者であるとか，一
方の商標が，他方の商標を真似たとかいう関係にあるものではなく，商標採択の動
機及びその起源が共通していたということにすぎない。
　(2)　本件審決は，原告には，「出所の混同をさせた行為」につき，「故意があ
った。」と認定したが，かかる認定は全く根拠のないものである。
ア原告の商標採択の動機，経緯
　　　(ア)原告は，昭和４０年（１９６５年）頃からアメリカンカジュアル衣
料　の製造販売を主な業務とし，創業以来一貫して高品質な商品の提供をし続け，
当業界の取引者や需用者から高い信頼と支持を得ている会社である。このことは，
米国においても知られるところとなり，数百人からなる米国ヴィンテージバイクの
愛好家グループより，彼らのバイクジャケットを作ることを依頼されたのが本件商
標採択のきっかけであり，彼らの奨めから，このバイクジャケットを市販品化する
こととし，そしてまた，彼らの提案により，商標名を「インディアンモーターサイ
クル」とすることとして，平成３年（１９９１年）１１月５日に本件商標の登録出
願をしたものである。
　　　　　　その際，商標の表記をカタカナとしたのは，当初，ロゴ書体が決まっ
ていなかったので，取り敢えず音表示で出願したもので，このような手法は，先願
主義を採用する我が国商標法制度上一般的に採られている手法である。
　(イ)　その後，本件商標が公告され，登録されたことを踏まえ，原告は，
商品の具体的な企画に着手するとともに，「INDIANMOTORCYCLE」につき，カナダ連
邦裁判所により正当な商標権者と認められたカナダ国の商標権者「カナダインディ
アン社」と提携し，同社商品を輸入して販売を開始した　ものである。原告使用商
標ＡないしＧのすべての商標は，カナダインディアン社の商品に初めから付されて
いたものである。原告が原告使用商標を使用するに至ったのは，上記経緯によるも
のであり，決して，本件引用商標等の被告使用商標を意識し，これに依拠して採択
したのではない。
(ウ)　原告使用商標も本件引用商標も，いずれも，旧インディアン社のオ
ートバイ商標を原型起源として採択されたもので，１９００年代に製造された同社
のバイクイメージや，当時の時代イメージを種々商品に再現させることを意図して
のものである。このような試みは，同社が消滅した４年後の昭和３２年（１９５７
年）には既に行われており，これらの商品を集めたカタログも発行されている。当
時の商品は，ヴィンテージ品としてマニアの間で珍重され高く評価されているが，
今もそのレプリカ品（復刻品）を取り扱う業者は，種々の商品毎に各国に存在し，
原告も，被告らも，カナダインディアン社等々もその内の一業者にすぎない。そし
て，これら業者は，程度の違いはあっても，旧インディアン社のオートバイ商標に
依拠して自らの商品商標を採択しているのであるから，その書体や外観が近似する
ことは必然の結果であり，被告らのように，「自分達だけが，全商品について，全
世界において，旧インディアン社のオートバイ商標及びそれに依拠する商標を使用
する正当な権利者である。」との全く根拠のない主張をする者は，他に誰一人とし
ておらず，各自がそれぞれ自国で，自らの取扱商品について，個別に商標登録等の
手当をして使用しているのである。
　　　　　　したがって，原告使用商標の書体や外観が，被告引用商標のそれに近
似しているからといって，原告使用商標が本件引用商標を真似たものであるという
ことはできない。
　イ　以上のとおり，原告による原告使用商標の使用は，被告らのライセンス
ビジネスとは全く無関係にされたものである。そして，原告の原告使用商標の使用
は，登録主義の商標法制度に則り，本件商標の登録（平成５年７月１６日）を待っ
て開始し，本件引用商標Ａの特許庁審査での類否判断に準じ（誤解であったが），
先願商標であるにもかかわらず，「Moto」と表記され，あるいは「本件引用商標Ａ
中の図形に酷似したインディアン図形」のある原告出願商標Ｈ，Ｉの使用を差し控
え，更には，被告の申立てに基づく東京地方裁判所の仮処分決定（平成８年（ヨ）
第２２１２６号事件）に従って，多大の費用と労力を掛けて原告使用商標を付した
商品を全国の取引先より回収し，以後の原告使用商標の使用においては，東京高等
裁判所が平成１２年１１月２９日にした判決（被告が原告を相手方として提起した
平成１１年（行ケ）第４４３号審決取消請求事件）で本件商標と同一性ある商標の
使用と認められた態様に変更して使用しているものである。このような一連の原告
の対応からしても，原告による原告使用商標の使用が，故意に出所の混同を生じさ
せた行為であるとは到底言い難いものである。
　（被告の主張）
１　取消事由１について
(1)　原告は，本件引用商標Ａ，ＥないしＨの使用が本件商標に対する原告の商
標権を侵害し免責事由もなく違法であるから，本件審判請求は権利濫用にあたり許
されない旨主張する。
(2)ところで，本件審決は，要約すると，①本件商標と原告使用商標とは類似
し，また，原告使用商標と本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨとは類似する，
②原告が原告使用商標を使用した革製ジャケット及びＴシャツは，本件商標の指定
商品中の「被服」に含まれる，③上記革製ジャケット及びＴシャツは被告が本件引
用商標Ａ，Ｂ，Ｄ及びＦないしＨを使用した革製ジャケット，シャツ，帽子と同一
又は類似であると認定した上で，商品の出所の混同を認定し，原告の故意を認定し
て，法５１条１項に該当すると判断し，本件商標の登録を取り消したものである。
　　　　しかるに，原告は，本件引用商標Ａ，ＥないしＨについてのみ言及するの
みであり，本件引用商標Ｂ，Ｄには何ら言及するところがない。かえって，原告
は，当初は，「本件引用商標Ａ，ＥないしＨ」と言いながら，途中で「本件引用各
商標の使用」と言いかえて，その範囲を拡張し，論旨をすり変えている。
本件審決が適正に認定するように，原告の使用に係る原告使用商標は被告ら
の使用にかかる本件引用商標Ｂ，Ｄに類似するのであり，原告に「他人の業務に係
る商品と混同を生じさせるもの（行為）」があったことは明白で，被告の本件審判
請求は適正なものであり，原告の権利濫用の主張は既にこの点で理由がない。
(3)原告の，被告が本件引用商標Ａ，ＥないしＨを使用する正当な事由がない
との主張もまた，理由がない。
　　　　被告は，「インディアンロゴ」や「ヘッドドレスロゴ」や「モトサイクル
ロゴ」等の「インディアン商標」の日本における正当な使用権者である。このこと
は，被告の権利取得の経緯からも明らかであり，現に，多くの一流企業が，被告か
らライセンスを受けて，「インディアンロゴ」や「ヘッドドレスロゴ」や「モトサ
イクルロゴ」等の「インディアン商標」の使用をしていることからも明らかであ
る。
　　　　「インディアンロゴ」と同一または酷似した書体の「Indian」を含む商標
（原告使用商標ＡないしＧ）や「ヘッドドレスロゴ」と酷似した商標（原告使用商
標Ｆ）を無断使用したのは一人原告のみである。このように，原告は，本件商標を
使用する意思なしに（事実使用しなかった），正当な権利者である被告らの企業努
力の成果を収奪し，被告らの業務を妨害するため，本件商標を出願登録したのであ
り，かかる商標権の取得は商標登録制度を悪用し信義に反するものであるから，そ
もそも，原告による本件商標権の被告らに対する行使は商標権の濫用を構成し許さ
れないものである。そして，原告による原告使用商標の使用は被告に対する不正競
争行為を構成すべきものでもある。したがって，被告らの本件引用商標Ａ，Ｅない
しＨの使用が違法であるとの原告の主張は理由がない。
(4)　本件引用商標Ａについて，それが本件商標に類似するとしてこれを無効と
する審決が確定したことは原告主張のとおりである。しかし，被告は本件商標につ
いて，平成１５年１月３０日，本件商標が原告においてこれを使用する意思がな
く，正当な権利者の業務を妨害し正当な権利者の企業努力に只乗りする目的で出願
登録されたものであるから，本件商標は法４条１項７号に該当するとして，その登
録の無効を求める審判請求をした（無効２００３－３５０３１号）。本件商標の登
録の無効が確定すれば，本件引用商標Ａの登録は再審により有効となる。
　　　　また，原告は本件引用商標ＥないしＨも本件商標に類似するからこれらの
引用商標の使用も違法であると主張して，東京地方裁判所の前掲中間判決を引用す
るが，本件引用商標ＥないしＨが本件商標と類似するとの主張の当否はさておき，
原告がかかる主張の根拠とするのは中間判決にすぎない上，上述のとおり，本件商
標の登録が無効となれば，かかる主張は根拠を失う。また，上述のとおり，実質，
本件引用商標Ａ，ＥないしＨが本件商標と類似しないとした東京高等裁判所の決定
（平成９年（ラ）第１８５２号事件。原告申立てに係る仮処分申請を却下した東京
地方裁判所の決定に対する抗告申立事件における決定）が存する。
　　　　したがって，本件引用商標Ａ，ＥないしＨの使用が原告の本件商標に対す
る商標権の侵害を構成する違法なものであるとの主張は理由がない。
(5)原告の，本件審判請求は権利の濫用に該当し，許されないとの主張には理
由がない。
２　取消事由２について
本件は，法５１条１項を適用すべき典型的な事例であり，原審の認定判断は
正当であり，原告主張のような法５１条１項の解釈適用の誤りはない。
　　　すなわち，要約すれば，原告は，「インディアンの復活」が報じられ，いず
れ日本において正規の「インディアン」ビジネスが展開されることを予期し，正規
の権利者による「インディアン」ビジネスの企業努力の成果に便乗し，正規の「イ
ンディアン」ビジネスの展開を妨害せんとして，すかさず本件商標の登録出願を
し，登録を得た。そして，日本において正規に権利を取得した被告らにより「イン
ディアン」ビジネスが展開され，「インディアン商標」が市場に浸透するや，すか
さず原告使用商標の使用をジャケット，Ｔシャツ，帽子，セーターについて開始し
た。さらに，西澤社による企業努力の結果，「インディアン商標」が革製のジャケ
ットやズボンについても市場に浸透するや，すかさず原告使用商標の使用を革製ジ
ャケットやシャツについて開始した。そして，本件商標の片仮名文字「インディア
ンモーターサイクル」は一切使用しなかった。原告使用商標は「インディアンロ
ゴ」を含むものであり，「右向きのインディアン図形」を含むものであり，「イン
ディアンロゴ」や「ヘッドドレスロゴ」に類似するものである。あまつさえ，被告
の略称である「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」，「「インディアンロゴ」／
Motocycle」（書体は「インディアンロゴ」に同じ。）さえ使用した。そして，原告
使用商標は本件商標の同一性の範囲外にある（当時は片仮名よりなる商標と同音の
欧文字よりなる商標とは同一性の範囲外にあった。）。また，それは「インディア
ン／モーターサイクル」（上下２段）等とも同一性の範囲外にあった。かかる事実
に照らせば，原告が法５１条１項に該当する行為を行ったことは明白であり，原審
の認定判断及び法５１条１項の解釈適用は正当であって，原告主張のような違法は
ない。
　　　原告が本件審決に法５１条１項の解釈適用を誤った違法があると主張する根
拠とするものは，原告の原告使用商標の使用に全く違法性が無いという主張であ
り，かかる主張の前提となっているのは，被告による本件引用商標の使用が原告の
本件商標に対する商標権を侵害するという主張のようであるが，いずれも理由がな
く，原告の上記主張は理由がない。
３　取消事由３について
　原告の原告使用商標の使用行為は，「故意に指定商品についての本件商標に
類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたと
き」に該当するものであり，この点に関する本件審決の認定判断は正当である。
　(1)　本件商標の商標権者である原告が本件商標に類似する商標（原告使用商標
ＡないしＧ）を使用したことは原告の認めるところである。
　(2)　原告のかかる行為が「他人の業務に係る商品と混同を生ずるもの（行
為）」に該当するものであることも明らかである。
ア　本件引用商標を含む被告の使用商標が市場に浸透し周知になるや，原告
はすかさず原告使用商標を使用したものであり，その経緯は以下に述べるとおりで
ある。
　(ア)　平成３年（１９９１年）７月，新インディアン社の設立が「「イン
デ　ィアン」の復活」として米国の一般紙に報じられた。すると，すかさず，原告
は本件商標（「インディアンモーターサイクル」の片仮名を横書きしてなるもの）
を平成３年１１月５日に登録出願した。本件商標は平成６年３月３１日に設定登録
された。
　　　　(イ)　平成５年（１９９３年）６月３日に被告会社が設立された。被告
は，マスターライセンシーのサンライズ社を通じて平成５年秋より，新インディア
ン社の製造に係る商品の輸入販売を行った。輸入販売は平成９年にサブライセンス
に切り替えるまで続けた。
　　　　　　上記輸入販売した商品は，ライダージャケット，Ｔシャツ，帽子，眼
鏡，ペンダント，キーリング，ブレスレット，バッグであった。これらの商品につ
いて，「インディアンロゴ」（本件引用商標Ｂ），「ヘッドドレスロゴ」（本件引
用商標Ｄ），「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」（本件引用商標ＦないしＨ）等
が使用された。被告らは，「新インディアン社」の作成したカタログを当時輸入商
品の販売に伴って配布したが，当該パンフレットには「インディアンロゴ」が使用
された。
　　　　　　被告らは，輸入商品の広告を雑誌「DICTIONARY」に打ったが，同広告
には，「インディアンロゴ」及び「ヘッドドレスロゴ」を使用した。なお，「ヘッ
ドドレスロゴ」は繊研新聞上で「「インディアン」のロゴマーク」として報じられ
た。
　　　　すなわち，被告らは，ライダージャケット，Ｔシャツ，帽子，眼鏡，ペ
ンダント，キーリング，ブレスレット，バッグについて，「インディアンロゴ」，
「ヘッドドレスロゴ」，「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」等を識別標識として
使用した。かかる商標は平成５年１１月には「ブーム着火は時間の問題」という程
に市場に浸透していた。
　　　　(ウ)　かかる商標が市場に浸透したので，平成６年（１９９４年）初め，
サンライズ社は輸入販売を継続しつつ，マルヨシとバッグについて「インディアン
商標」のサブライセンス契約を締結した。マルヨシは，同年５月１６日展示会を行
い，「インディアン商標」のバッグへの使用を開始した。マルヨシは，バッグにつ
いて，「ヘッドドレスロゴ」，「インディアンロゴ」，「左向きのインディアン図
形」（本件引用商標Ｅ）を使用した。すなわち，「インディアンロゴ」，「ヘッド
ドレスロゴ」，「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」，「左向きのインディアン図
形」等は，平成６年前半にはライダージャケット，Ｔシャツ，帽子，バッグ等につ
いて被告を出所とする商標として既に周知であった。
　　　　(エ)　すると，すかさず，原告は，「「右向きのインディアン図形」＋
「イ　ンディアンロゴ」／MOTOCYCLE」からなる商標（原告出願商標Ｈ）及び「「左
向きのインディアン図形」＋「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」からなる商標
（原告出願商標Ｉ）を商標法施行令１条別表第２５類を指定商品として，平成６年
９月２１日に登録出願した。
　　　　(オ)　さらに，平成７年（１９９５年）５月ころ，被告らの企業努力によ
り「インディアンロゴ」，「ヘッドドレスロゴ」，「「インディアンロゴ」／
Motocycle」，「左向きのインディアン図形」等が周知になるのをまって，原告は，
「インディアンロゴ」，原告使用商標ＢないしＧ，「「インディアンロゴ」／
Sportswear（「インディアンロゴ」と同じ書体）」からなる商標等を使用したジャ
ケット，Ｔシャツ，帽子，セーターの輸入又は製造，販売，広告を開始し，被告の
警告を受けながらこれを継続した。
　　　　　　なお，原告は，あたかも原告が旧インディアン社（１９０１年（明治
３４年）創立のインディアン・モトサイクル・カンパニー）と関係があるかの如き
広告をし，「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」を帽子に使用し，「「インディア
ンロゴ」／Motocycle（書体は「インディアンロゴ」と同一）」を背中に配したジャ
ケットも販売した。
　　　　(カ)　被告のライセンスビジネスは順調に発展し，被告は，平成７年，西
澤社と，サンライズ社経由で，革製ジャケット及び革製ズボン（パンツ）につい
て，サブライセンス契約を締結した。
　　　　　　西澤社は，平成７年（１９９５年）から平成８年（１９９６年）１月
にかけて，積極的に「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」及び「「ヘッドドレスロ
ゴ」／MOTOCYCLE」を使用して広告宣伝をし，「「インディアンロゴ」／Indian
MotocycleCo.,Inc.」，「モトサイクルロゴ」（本件引用商標Ａ）を付した革製ジ
ャケット及び革製ズボンを積極的に販売した。この結果，平成７年暮には，「イン
ディアンロゴ」（本件引用商標Ｂ），「ヘッドドレスロゴ」（本件引用商標Ｄ），
「モトサイクルロゴ」（本件引用商標Ａ），「「インディアンロゴ」／MOTOCYCLE」
等は被告を出所とし革製ジャケット，ズボンについて使用する商標としても，周知
になった。
　　　　(キ)　平成８年（１９９６年）秋，西澤社が前年の企業努力の成果の果実
を回収しようとしていた矢先，原告は，またしてもすかさず，かつ，平成８年５月
に被告らから商標使用差止等請求の訴を提起されていたにもかかわらず，原告使用
商標ＡないしＣ，Ｅを使用して革製ジャケットを製造，販売，広告した。原告は上
記(オ)のジャケット，Ｔシャツ，帽子，セーターの販売も継続した。
(ク)　そこで，被告は，平成８年（１９９６年）７月市場の混乱を防ぐた
め繊研新聞に広告を出したが，原告は販売をやめず，他方，被告らの営業を誹謗す
る行為を行ったので，平成８年９月，本件引用商標Ａに係る商標権に基づき東京地
方裁判所に商標権侵害差止の仮処分命令の申請をし（平成８年（ヨ）第２２１２６
号事件），平成８年１２月１６日，仮処分命令を得た。
　　原告は,同仮処分命令申立後も，被告らの営業を誹謗する文書（乙１
の(50)）を配布した。また，原告は，仮処分命令を受けた直後の平成９年（１９９
７年）３月３１日，原告使用商標Ｅと同一の書体の「「インディアンロゴ」／
Motocycle（上下二段）＋図形」からなる商標２つを施行令別表第２５類を指定商品
として登録出願した。また，平成９年１月１４日にも，「左向きのインディアン図
形」（本件引用商標Ｅ）に類似した商標を上記第２５類を指定商品として登録出願
した。その他，原告は，平成７年４月以降，施行令別表各類を指定商品として「イ
ンディアン」関連商標の登録出願をした。
イ　本件引用商標を含む被告の使用商標と原告使用商標とは類似する。
　(ア)　本件引用商標を含む被告らの使用商標は，「インディアンロゴ」，
　　「ヘッドドレスロゴ」，「インディアンロゴ」を顕著な要部とする商標，「ヘ
ッドドレスロゴ」を顕著な要部とする商標である。他方，原告使用商標は「インデ
ィアンロゴ」又は「右向きのインディアン図形」を要部とするものである。したが
って，本件引用商標を含む被告らの使用商標と原告使用商標とは類似する。
　　　　(イ)　なお，「インディアンロゴ」はそれ自体として使用されるばかりで
なく，「ヘッドドレスロゴ」（本件引用商標Ｄ），本件引用商標Ａ，ＥないしＨ，
その他被告らの使用商標の要部である。そして，「インディアンロゴ」は「インデ
ィアン商標」の中核をなす商標である。「ヘッドドレスロゴ」もその使用の実態か
ら「インディアン商標」の中核をなす商標である。したがって，「インディアンロ
ゴ」及び「ヘッドドレスロゴ」は被告をその出所とする商標として広く需要者に認
識されており，「インディアンロゴ」又は「ヘッドドレスロゴ」を含む商標を付し
た商品は被告を出所とする商品と認識されているものである。
ウ　商品の類似及び出所の混同のおそれ
　(ア)　被告，サンライズ社，マルヨシ，西澤社が本件引用商標を含む商標
を　使用した商品中，ジャケット（ライダージャケット，革製ジャケット），ズボ
ン（革製ズボン），Ｔシャツ，帽子が，原告が原告使用商標を使用した商品である
ジャケット（布製，革製），シャツ（革製シャツ，Ｔシャツ），帽子，セーターと
類似することは明白である。
　　　　(イ)　なお，法５１条１項においては，商品の類否は，同一又は類似の商
標が使用されたとき，それらが同一のものの取扱いにかかるものと認識されるおそ
れのある関係にある商品か否かにより決すべきものである。今日，ブランドビジネ
スは進歩し，同一ブランドで衣類やバッグや身飾品等広範囲の商品がブランドのオ
ーナー及びそのライセンシーにより同一ブランドの下で製造販売されている。そし
て，衣類もバッグも同一の店舗や売り場で販売されることが多い。したがって，バ
ッグも衣類も法５１条１項の関係では類似の商品と解すべきものである。
(ウ)　したがって，原告が原告使用商標をその商品であるジャケット等に
使用した場合，それが被告ら又はその関連業者であるマルヨシあるいは西澤社の業
務に係る商品であるかのように，商品の出所についての混同のおそれが存したこと
は明らかである。
エ　前記(2)アに述べた経緯等からすれば，原告に故意があったことは明白で
ある。
第４　当裁判所の判断　　　　
１　取消事由３について
(1)　法５１条１項によれば，商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務につ
いての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品若しくは役務
と混同を生ずるものをしたときは，何人も，その商標登録を取り消すことについて
審判を請求することができる旨定めているところ，取消事由３に係る本件の争点
は，原告の原告使用商標の使用行為が，上記規定に該当するか否かである。
　　　　まず，証拠（甲３９ないし５０，５８，乙１の(27)ないし(30)，(51)ない
し(53)，(56)）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告会社の設立日（平成５年
（１９９３年）６月３日）以前に本件商標の登録出願（平成３年（１９９１年）１
１月５日）をし，その設定登録（平成６年（１９９４年）３月３１日）を待っ
て，「INDIANMOTORCYCLE」の商標につき，カナダ国の商標権者「カナ　ダインディ
アン社」（INDIANMANUFACTURINGLTD．）と提携し，平成７年（１９９５年）５月
ころから，同社の商品である革製ジャケット，Ｔシャツ，帽子等を輸入して販売を
開始したこと，その輸入商品には原告使用商標ＡないしＧの商標が付けられてお
り，原告はこの商標を付したまま，これを販売し，その後も，平成８年（１９９６
年）１２月ころまで，原告使用商標を付した革製ジャケット，Ｔシャツ等の製造又
は販売，広告を継続して行ったことが認められ，また，原告使用商標が本件商標と
類似するものであることは当事者間に争いがない。
　　(2)そこで，次に，原告が原告使用商標を商品である革製ジャケットやＴシャ
ツ等に使用した上記行為が，法５１条１項に規定する「故意に他人の業務に係る商
品と混同を生ずるものをしたとき」に該当するか否かについて判断するに，上記の
「他人の業務に係る商品と混同を生ずる」か否かは，当該商標と他人の表示の類似
性の程度，他人の表示の周知著名性の程度や，当該商標に係る商品と他人の業務に
係る商品との間の性質，用途等における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要
者の共通性その他取引の実情などに照らして，当該商標に係る商品の取引者及び需
要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきであ
る。
ア　本件についてみると，文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の
事実が認められる。
　　　　(ア)　旧インディアン社は，１９０１年（明治３４年），Ｃが，設計者の
Ｄを迎えて，マサチューセッツ州スプリングフィールドに設立したオートバイのメ
ーカーである。旧インディアン社は，マン島のレースや，デイトナビーチ（DAYTONA
BEACH）でのレースで優勝するなどして，その品質とデザインにより，米国はもとよ
りヨーロッパや日本でも極めて有名であった。旧インディアン社の商号は，当初
は，「ヘンディー・マニュファクチュアリング・カンパニー」であったが，１９２
３年（大正１２年）に「インディアン・モトサイクル・カンパニー」に変更され
た。
　　　　　　旧インディアン社のオートバイには，特徴ある書体の筆記体
の「Indian」（「インディアンロゴ」），羽根飾りを冠した右向きのインディアン
の酋長の図形（「右向きのインディアンの図形」）に「インディアンロゴ」を配し
たもの（「ヘッドドレスロゴ」）が主に商標として使用され（その他に「左向きの
インディアンの図形」や活字体の欧文字「INDIAN」や「インディアンロゴ」と類似
した筆記体の「Indian」等も使用された。），これらの「インディアン商標」は，
旧インディアン社の製造販売するオートバイの商標として米国はもとよりヨーロッ
パや日本でも周知であった。
　　　　　　また，「IndianMotocycle」，「インディアンモトサイクル」は，旧
インディアン社，すなわち，インディアン・モトサイクル・カンパニーの略称とし
て，米国はもとより，ヨーロッパや日本においても広く知られ，周知著名性を獲得
していた。
　　しかし，旧インディアン社は，１９５３年（昭和２８年）に操業を停
止し，後に解散した。
（甲２８ないし３０，乙１の(1)ないし(4)）
(イ)Ｂは，インディアンモトサイクル商標（「インディアン商標」との
関係は明らかでない。）の１００％所有者である第三者との間で新たにインディア
ン・オートバイを製造し市場に出して販売する共同事業を行うことを約束し，同商
標について５０％の持分権の譲渡を受けた。そして，平成２年（１９９０年）６月
ころ，解散消滅した旧インディアン社と同一の商号「IndianMotocycle
Co.,Inc.」，「インディアン商標」である本件引用商標Ａ等を採用し，所在地を旧
インディアン社と同じく「Springfield」として，米国法人「インディアン社」
（新インディアン社。具体的には，IndianMotocycleCompanyInc.）を設立した。
新インディアン社は，旧インディアン社とは全く関係のない別法人であったが，Ｂ
による新インディアン社，すなわち，インディアン・モトサイクル・カンパニー・
インクの設立は，「「インディアン」の復活」として米国の一般紙「ザ・デイリ
ー・ニュース」１９９１年（平成３年）７月１日号及び「U.S.ATODAY」同年７月５
日号により報じられた。
Ｂは，平成４年（１９９２年）１月ころ，上記インディアンモトサイク
ル商標について，残余の持分を取得し，単独所有者となり，同年６月ころ，Indian
MotocycleApparelandAccessoriesCo.,Inc.，IndianMotocycleManufacturing
Co.,Inc.の２つの会社を設立した。
　Ｂは，これらの会社経営のためとして，多数の投資家から資金を集め
た。
（甲３３，乙１の(5)，(6)）
(ウ)しかし，Ｂは，新インディアン社を設立し，投資家から資金を集め
たものの，オートバイの製造などの企業本来の事業活動をほとんど行わず，そのた
め，新インディアン社は設立後間もなく倒産した。
Ｂは，新インディアン社及び同社商標に関連して国内外２００人にも
及ぶ人々から金員等を詐取したとされ，その詐欺行為等に関し，平成８年（１９９
６年）６月５日ころ逮捕され，拘禁された。そして，Ｂは，米連邦地方裁判所によ
り，投獄７年６ケ月に処するとともに，百万ドルを超える弁償金等の支払を命ずる
旨の判決を受けている。
（甲３１ないし３６）
　　　　(エ)　Ａは，「インディアン」のブランドとしての将来性に着目し，平成
３年（１９９１年）１２月，新インディアン社との間で，同社は，「インディアン
商標」の出願，登録を受ける地位，その第三者へのライセンスを付与する地位を含
め，「インディアン商標」に関する日本でのすべての権利をＡに譲渡する旨の契約
を締結した。
　　　　　　Ａは，上記権利の譲渡を受け，平成４年（１９９２年）２月，特許庁
に対し，旧施行令別表１７類等を指定商品として「ヘッドドレスロゴ」及び特徴あ
る筆記体の「IndianMotocycleCo.,Inc.」よりなる商　標（「モトサイクルロゴ」
（本件引用商標Ａ））の登録出願をした。
　　　　　　平成４年（１９９２年）の米国の新インディアン社名義のカタログに
は，Ａが企画した商品であるレザージャケット，Ｔシャツ，帽子，眼鏡，ペンダン
ト，キーホルダー等が掲載されており，それらの商品には「インディアンロゴ」及
び「ヘッドドレスロゴ」，「「インディアンロゴ」／Motocycle」，筆記体の「Ｉ」
等の商標が使用されている。
（甲６，乙１の(9)ないし(11)）
　　(オ)　Ａは，上記「モトサイクルロゴ」の登録出願をする一方で，広告宣
伝等の業を営むサンライズ社と合弁し，平成５年（１９９３年）６月３日，被告会
社を設立し，代表取締役に就任した。Ａは，「モトサイクルロゴ」の商標（本件引
用商標Ａ）の設定登録を受け，その後，同商標に係る商標権を被告に譲渡した。平
成５年７月２４日，繊研新聞及び日経流通新聞で，被告会社の設立，「インディア
ン」ブランドの輸入，ライセンスビジネスの展開の開始が報じられた。
　　　　被告会社の設立後，被告はライセンサーとして，サンライズ社はマス
ターライセンシーとして，「インディアン」ブランドの広告宣伝及びライセンスビ
ジネスを展開した。なお，「ヘッドドレスロゴ」は，上記繊研新聞上で「「インデ
ィアン」のロゴマーク」として報じられた。
　　被告は，若者向けの広報誌である月刊誌「DICTIONARY」に，平成６年
（１９９４年）１月ころから平成７年（１９９５年）２月ころにかけて，定期的に
広告をし，「インディアンロゴ」，「ヘッドドレスロゴ」等の「インディアン」ブ
ランドの宣伝に務めた。
（甲６４，乙１の(10)，(12)ないし(19)）
　　　　(カ)　平成６年初め，サンライズ社は，マルヨシとの間で，バッグについ
て「インディアン商標」のサブライセンス契約を締結した。マルヨシは，平成６年
（１９９４年）５月中旬展示会を行い，「インディアン商標」のバッグへの使用を
開始した。マルヨシは，バッグについて，「ヘッドドレスロゴ」，「インディアン
ロゴ」，「左向きのインディアン図形」（本件引用商標Ｅ）を使用した。さらに，
同年中，マルヨシのバッグ及びサンライズ社の輸入に係るＴシャツ，トレーナー等
が雑誌等で広告された。
（乙１の(20)ないし(22)，(25)，(26)）
　　　　(キ)　被告のライセンスビジネスは順調に推移し，被告は，平成７年（１
９９５年），西澤社と，サンライズ社経由で，革製ジャケット及び革製ズ　ボン
（パンツ）について，サブライセンス契約を締結した。
　　　　　　西澤社は，同年１０月から平成８年（１９９６年）１月にかけて，積
極的に「「インディアンロゴ」／Motocycle」及び「「ヘッドドレスロゴ」／
Motocycle」を使用して広告宣伝をし，本件引用商標の一部を付した革製ジャケット
及び革製ズボンを販売した。
　　　　　（甲１７，乙１の(32)ないし(41)）
(ク)被告らと原告との間では，商標の登録，使用をめぐって対立が生
じ，この紛争に関して多数の審判請求，訴訟が提起されることになった。その一部
の経過は次のとおりである。
Ａが平成４年２月６日にした本件引用商標Ａの登録出願について，特
許庁が，平成６年２月１０日，「本件引用商標Ａは，本件商標に類似する。」旨の
拒絶理由通知書を発したことを受けて，Ａは，本件商標について，法４６条により
登録の無効を求める審判（平成６年審判第１３７８７号）を請求した。なお，特許
庁は，上記審判の結果を待たず，本件引用商標Ａの登録出願につき，平成７年３月
３０日に登録査定をし，同年９月２９日に設定登録した。
　　　　　　被告らは，原告使用商標等の使用が本件引用商標Ａに係る商標権を侵
害するとして，平成８年５月２１日，上記商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴
訟（平成８年（ワ）第９３９１号）を東京地方裁判所に提起した。また。被告は，
本件引用商標Ａに係る商標権に基づき東京地方裁判所に商標権侵害差止の仮処分命
令の申請をし（平成８年（ヨ）第２２１２６号事件），平成８年１２月１６日，原
告使用商標等の差し止めを命ずる仮処分命令を得た。原告は，その後，この仮処分
決定に従い，原告使用商標の使用を中止した。
　　　　　　一方，原告は，被告らの上記審判請求及び訴訟の提起等に対抗して，
平成７年１２月２８日，特許庁に本件引用商標Ａの登録の無効を求める審判（平成
７年審判第２８１２４号）の請求をするとともに，平成８年７月１５日，被告ら及
び西澤社による別紙２の(1)ないし(7)記載の商標の使用が本件商標権を侵害すると
して，本件商標権に基づく商標権侵害差止等請求訴訟（平成８年（ワ）第１４０２
６号）を東京地方裁判所に提起した。
　　　　　　Ａが請求した前記無効審判事件（平成６年審判第１３７８７号）につ
いて，特許庁は，平成９年９月３０日，「インディアンモトサイクル」，「インデ
ィアン」は，本件商標の出願時及び査定時において，インディアンオートバイ社
（１９０１年設立の米国法人）の著名な略称及び商標であったものということはで
きず，本件商標は，その指定商品について使用しても，同社若しくは同社と何らか
の経済関係にある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ず
るおそれがないものというべきであるなどと認定判断した上，「本件審判の請求
は，成り立たない。」とする審決をした。
　　　　　　一方，原告が請求した本件引用商標Ａに係る前記無効審判事件（平成
７年審判第２８１２４号）について，特許庁は，平成１０年４月１０日，本件引用
商標Ａは法４条１項７号（公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標）に
違反するものであるとし，同商標の登録を無効とするとの審決をした（なお，平成
８年５月２７日に本件引用商標Ａに係る商標権につき被告への移転登録がされたこ
とに伴い，被告がＡから被請求人の地位を承継した。）が，同審決は，東京高等裁
判所の判決により取り消され，同判決に対する上告受理申立てに対する最高裁判所
の上告不受理決定により，同判決は確定した。これを受けて，特許庁は，更に審理
をし，平成１４年２月２８日，本件引用商標Ａは，本件商標に類似する（法４条１
項１１号に該当）とし，再び同商標の登録を無効とする旨の審決をした。被告は同
審決に対しその取消請求訴訟を提起した（平成１４年（行ケ）第１４０号）が，東
京高等裁判所は，平成１４年１２月２７日，その請求を棄却する判決をした。同判
決に対する上告受理申立てについて，最高裁判所は，平成１５年６月１２日，上告
不受理の決定をしたことから，上記審決は確定し，これによって，本件引用商標Ａ
の登録無効は確定した。
　　　　　　原告が提起した商標権侵害差止等請求事件（平成８年（ワ）第１４０
２６号）について，東京地方裁判所は，平成１４年８月２２日，中間判決をした。
同判決は，①別紙２の(1)ないし(7)記載の各標章は，いずれも本件商標に類似す
る。②別紙２の(4)記載の標章（本件引用商標Ａに酷似する標章）は，本件引用商標
Ａに係る被告の商標権の専用権の範囲に属するが，別紙２の(5)ないし(7)記載の各
標章は，いずれも同商標権の専用権の範囲に属さないとするものである。
　　　　　　被告らが提起した商標権侵害差止等請求事件（平成８年（ワ）第９３
９１号）について，東京地方裁判所は，平成１５年８月２８日，本件引用商標Ａの
登録は無効であることが確定したから，同商標に係る商標権は当初から存在しなか
ったことになるとして，被告らの請求をいずれも棄却する旨の判決をし，上記の東
京地方裁判所平成８年（ヨ）第２２１２６号事件の仮処分決定もその根拠を失っ
た。
（甲４ないし７，１０ないし１３，６４，６６，乙１の(47)）
　イ(ア)　前記(1)及び前記アで認定した事実に基づき検討するに，原告使用商
標ＡないしＧと，本件引用商標Ａ，Ｂ，Ｄ，ＦないしＨとを，その外観，称呼，観
念において対比してみれば，本件審決の認定するとおり，両各商標は互いに類似す
るものと認められ（原告使用商標ＡないしＧが本件引用商標Ａ，ＦないしＨと類似
することについて，原告はこれを争わない。），また，原告の原告使用商標を付し
た商品と被告らの本件引用商標を付した商品とは，バッグを除き，類似するものと
認められる。
　　　　(イ)ａ　次に，本件引用商標の周知性についてみるに，１９５３年（昭和
２８年）当時，「インディアンモトサイクル」が旧インディアン社の略称として，
「インディアン商標」が旧インディアン社の製造販売に係るオートバイ等を表示す
るものとして，我が国においても周知著名であったと認められるが，同社は，１９
５３年に操業を停止し，後に解散しており，同社がその後において営業活動を行っ
たことをうかがわせる証拠は存在しない。
　　　　　　　また，平成２年６月ころに「新インディアン社」が設立され，それ
が「「旧インディアン」の復活」として米国の一般紙に報じられたことが認められ
る。しかしながら，その設立者であるＢは，インディアンモトサイクル商標（「イ
ンディアン商標」との関係は明らかでない。）の１００％所有者である第三者との
間で新たにインディアン・オートバイを製造し市場に出して販売する共同事業を行
うことを約束し，同商標について５０％の持分権の譲渡を受け（その後残余の持分
も取得して，単独所有者となった。），平成２年６月ころに新インディアン社を設
立し，多数の投資家から資金を集めたものの，オートバイ等の製造などの企業本来
の事業活動をほとんど行わず，そのため，新インディアン社は設立後間もなく倒産
するに至った。これらのことに加え，Ｂが詐欺罪により処罰を受けた経緯を考慮す
れば，新インディアン社は，投資家から資金を集めてこれを詐取するため，旧イン
ディアン社と同一会社であるかのように，あるいは，同社と何らかの関係又は継続
性があるかのように装ったにすぎない会社で，営業活動の実体のない会社であった
と認められ，これが旧インディアン社の周知著名であった略称，「インディアン商
標」の使用権の正当な承継者とは到底いえない。
　　　　　　　したがって，Ａが新インディアン社から日本をテリトリーとする
「インディアン社」関連商標に関する権利を有効に譲り受けたものとしても，旧イ
ンディアン社の周知著名であった略称，「インディアン商標」の使用権限を有する
ということはできず，Ａより本件引用商標Ａに係る商標権を譲り受けた被告，その
マスターライセンシーのサンライズ社，被告より本件引用商標Ａ等の使用許諾を受
けた西澤社及びマルヨシがその使用権限を有しないことも明らかである。
　　　　被告は，マスターライセンシーのサンライズ社を通じて平成５年秋
より，新インディアン社の製造に係る商品（ライダージャケット，Ｔシャツ，帽
子，眼鏡，ペンダント，キーリング，ブレスレット，バッグ）を輸入し，「インデ
ィアンロゴ」（本件引用商標Ｂ），「ヘッドドレスロゴ」（本件引用商標Ｄ），
「『インディアンロゴ』／MOTOCYCLE」（本件引用商標ＦないしＨ）等を付して販売
を行った旨主張するが，証拠（乙１の(11)，(15)）だけからは，その事実は必ずし
も明らかでなく，販売実績について主張立証がないことからして，仮に上記販売が
行われたものとしても，その販売実績はさしたるものではなかったと推認するのが
相当である。
　　ｂ　被告らが，実際に本件引用商標の使用をしたと認められるのは，早
くとも平成５年秋ころであるが，その販売実績がさしたるものではなかったと推認
すべきことは上記認定のとおりである。その後，マルヨシが本件引用商標Ｅ等を使
用した「バッグ」の雑誌広告（平成６年（１９９４年）１２月２０日発行「フィー
ルド・ギア」。乙１の(26)等）をし，そのバッグの販売を始めたものであるが，こ
の商品「バッグ」は，原告使用商標を使用した原告の商品である革製ジャケット，
Ｔシャツ等とは非類似の商品である。被告らが，ジャケット等の衣服について，本
格的に本件引用商標を使用し始めたのは，平成７年（１９９５年）後期（１０月～
１１月）に，西澤社が革製ジャケット，革製ズボン（パンツ）を販売した時である
と認められる。
　　　　　　　一方，原告は，本件商標が公告され，登録されたことを踏まえ，カ
ナダ国の「INDIANMOTORCYCLE」商標の権利者である「カナダインディアン社
」（INDIANMANUFACTURINGLTD.）と提携し，平成７年（１９９５年）の初めに商品
をサンプル輸入し（甲５８），同年５月ころから，原告使用商標を付してこれらの
販売を開始したものであり，同年６月２５日発行の雑誌「ポパイ」（甲４１）にそ
の旨の広告がされている。
　　　　　　　要するに，被告ら又はそのライセンシーが本件引用商標を使用し始
めたのは，本件商標の登録より少し前かその後であり，被告らの本件引用商標を付
した商品の販売実績及び広告実績に照らして，本件商標の設定登録時（平成６年３
月）及び原告による原告使用商標の使用が開始された時点（平成７年５月ころ）
で，被告らの本件引用商標が被告らないしそのライセンシーの商品を表示するもの
として取引者及び需要者の間に広く知られ，周知性を獲得するに至っていたものと
いうことはできず，他にこれを認めるべき的確な証拠はない。
(ウ)原告使用商標に係る商品及び本件引用商標に係る商品は，革製ジャ
ケット等であり，その需要者は若者層が中心であると考えられるが，本件引用商標
が周知性を獲得するに至っていなかったことからすれば，原告が敢えて本件引用商
標を付した商品を販売している被告ら関係の店舗に隣接して店舗を設け，原告使用
商標を付した商品の販売を行ったなど特段の事情の認められない本件においては，
原告使用商標を付した革製ジャケット等の商品に接した需要者が直ちに本件引用商
標Ａ，Ｂ，Ｄ，ＦないしＨを想起するものとは考えにくく，他方，原告使用商標の
周知性の程度が高いとする的確な証拠もないから，これらの商品に接した需要者
は，その出所を明確には認識できず，その商品選択は，その製造販売会社，品質，
商品の仕様その他の要素をも考慮して行われるのが通常であると考えられる。した
がって，原告が革製ジャケット等の商品に原告使用商標を使用したものとしても，
取引者及び需要者がこれを被告ら又は被告らと経済的又は組織的に何らかの関連を
有する者の業務に係る商品であるかのように，その出所につき混同を生ずるおそれ
があったものということはできない。
ウのみならず，原告は，被告会社の設立日（平成５年（１９９３年）６月
３日）以前に本件商標を出願（平成３年（１９９１年）１１月５日）し，その設定
登録（平成６年（１９９４年）３月３１日）を受け，「INDIANMOTORCYCLE」の商標
につき，カナダ国の商標権者「カナダインディアン社」と提携し，平成７年（１９
９５年）５月ころから，原告使用商標ＡないしＧの商標を使用した革製ジャケッ
ト，Ｔシャツ等の販売を行っているものである。そして，原告使用商標の使用開始
前において，本件引用商標が被告らないし被告からその使用許諾を受けた者の商品
を表示するものとして周知性を獲得していたと認められないことは前示のとおりで
ある。かかる事情のほか，訴訟の経過を含む前記ア認定の事実を併せ考慮すれば，
原告が本件商標ないし原告使用商標を被服等の商標として採択した動機は，被告と
同様，旧インディアン社とは無関係な立場で，旧インディアン社の略称又は「イン
ディアン商標」を利用しようとしたことにあり，原告が，被告が本件引用商標を被
服等に使用していたことを認識しつつ，敢えて，原告使用商標を被服等に使用する
行為を行ったとは認められず，他に上記事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって，仮に，原告が革製ジャケット等の商品に原告使用商標を使
用した場合に，上記イ記載の出所の混同を生ずるおそれがあったものとしても，原
告がそのおそれがあることを認識しつつ，故意に，原告使用商標を革製ジャケット
等に使用したと認めることは到底できない。
(3)　以上のとおり，原告による原告使用商標の使用は，法５１条１項の要件に
該当しないというべきであり，本件審決のこの点に関する判断は誤りである。
２よって，原告の本件請求は，その余の点について判断するまでもなく，理由
があるから，これを認容することとし，主文のとおり判決する。
　東京高等裁判所第３民事部
　　　　裁判長裁判官　北　　山　　元　　章
　　裁判官　　青　　栁　　　　　馨
　　　裁判官　沖　　中　　康　　人
（別紙）
１２３

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