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平成１６年（行ケ）第９４号　特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年３月２３日
判決
原　　　　　　告　　積水化学工業株式会社
訴訟代理人弁理士宮　崎　主　税
同目　次　　　誠
被告　　　　　　　　特許庁長官　小川　洋
指定代理人　　佐　野　整　博
同宮　坂　初　男
同一　色　由美子
同涌　井　幸　一
同宮　下　正　之
主文
　　　　　１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が異議２００３―７０９７８号事件について平成１６年２月２日にし
た決定を取り消す。
第２事案の概要
　　　本件は，原告が有する特許第３３３５５２３号（以下「本件特許」とい
う。）につきＡより特許異議の申立てがされ，特許庁が平成１６年２月２日に同異
議の申立てに基づき本件特許を取り消す旨の決定をしたことから，原告がこれを不
服としてその取消しを求めた訴訟である。
なお，原告は本件訴訟の提起後，平成１６年５月１４日に本件特許につき訂
正審判を請求したが，特許庁が同年８月２０日に不成立の審決をしたことから，そ
の審決の取消しを求めて訴訟を提起し，同訴訟は当庁平成１６年（行ケ）第４２７
号事件として当裁判所に係属しているが，平成１７年３月２８日請求棄却の判決が
なされた。
第３　当事者の主張
１　請求の原因
　(1)　特許庁における手続の経緯は，次のとおりである。
　ア　原告は，平成８年３月１日，名称を「室温硬化性組成物」とする発明に
つき特許出願（特許法４１条に基づく優先権主張・平成７年３月２日及び平成７年
８月２日）をした。特許庁は，同出願につき，特許すべき旨の査定をし，平成１４
年８月２日，特許第３３３５５２３号（本件特許）として設定登録をした。
　　　イ　その後，Ａより本件特許について特許異議の申立てがされ，同申立ては
異議２００３－７０９７８号事件として特許庁に係属した。原告は，同事件の審理
の過程において，本件特許出願の願書に添付されたき明細書の訂正を請求した。
　　　ウ　特許庁は，上記事件について審理を遂げ，平成１６年２月２日，上記訂
正の請求は認められないとした上で，「特許第３３３５５２３号の請求項１，２に
係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，同年２月１
６日，その謄本は原告に送達された。
(2)　発明の内容
ア　訂正前
【請求項１】　数平均分子量が６千～３万の，架橋可能である加水分解性
シリル基を末端に有する主鎖がプロピレンオキシドの重合体１００重量部，及び，
ステアリルアミン０．１～２０重量部からなることを特徴とする室温硬化性組成
物。
　　【請求項２】　更に，平均粒径１０～８０μｍの充填剤を２～３０重量部
含有することを特徴とする請求項１記載の室温硬化性組成物。
イ　訂正後　
　　　　　訂正前の請求項２を削除した上，請求項１を次のとおり訂正する（下線
部分は訂正箇所）。
【請求項１】　数平均分子量が６千～３万の，架橋可能である加水分解性
シリル基を末端に有する主鎖がプロピレンオキシドの重合体１００重量部，艶消し
剤としてのステアリルアミン０．１～２０重量部及びシラノール縮合触媒からなる
ことを特徴とする室温硬化性組成物。
　　(3)　本件決定の内容
詳細は，別紙のとおりであるが，その要点は，次のとおりである。
　　　ア　原告のした上記訂正の請求は，願書に添付した明細書に記載された事項
を逸脱するものであるから認められない，
　　　イ　本件特許の請求項１に係る発明は，特開平６－３２２２５１号公報に記
載された発明といわざるを得ず，また，本件特許の請求項２に係る発明は，特開平
６－３２２２５１号公報，特開平５－１２２５号公報，特開平２－１２９２６２号
公報及び特開平７－１１３０７３号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたものであるから，本件特許は取り消されるべきある，と
いうものである。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認める。本件取消決定に違法はない。
第４　当裁判所の判断
　１　請求原因(1)ないし(3)の各事実は当事者間に争いがない。
　２　原告は，平成１６年１１月１１日の本件２第回弁論準備手続期日におい
て，本件決定を取り消すべき旨の主張をすべて撤回し，本件決定の取消事由の主張
はしない旨述べた。
　　　上記のとおり，原告は本件決定の取消事由の主張を全くしないから，原告
の本件請求が理由がないことは明らかである。
　３　よって，原告の本件請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所知的財産第１部
　　　　　裁判長裁判官　中　　野　　哲　　弘
　　　　裁判官　　　青　　栁　　　　　馨
　　　　　　　　　　裁判官沖　　中　　康　　人

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