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平成１２年（行ケ）第１３号特許取消決定取消請求事件
平成１３年１月３０日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　　　　　ジーエスイー・ライニング・テク
ノロジー，インコーポレイテッド
　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　【Ａ】
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　　奥　山　尚　一
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　有　原　幸　一
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　松　島　鉄　男
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　伊與田　幸　穂
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　秀　昭
　　　　　　　被　　　　　　告　　　　　　　特許庁長官　【Ｂ】
　　　　　　　指定代理人　　　　　　　　　　【Ｃ】
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　【Ｄ】
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　【Ｅ】
　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　　【Ｆ】
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　特許庁が平成１０年異議第７０４０８号事件について平成１１年８月
３１日にした取消決定を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　　　主文と同旨
２　被告
　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は、発明の名称を「漏電探知を容易にして屋外貯液場所をライニングす
る方法及び同ライナー」とする特許第２６５５２３２号の特許（平成５年４月２日
特許出願、平成９年５月３０日特許権設定登録。以下「本件特許」といい、その発
明を「本件発明」という。）の特許権者である。
　本件特許について、【Ｇ】から特許異議の申立てがあり、その申立ては、平
成１０年異議第７０４０８号事件として審理された。この審理の過程において、平
成１０年６月８日付けで、本件発明の特許の取消理由通知（以下「第１の取消理由
通知」という。）がなされたので、原告は、同年１２月２１日付けで特許異議意見
書を提出し、さらに、平成１１年１月２８日付けで、本件発明の特許の取消理由通
知（以下「第２の取消理由通知」という。）がなされたので、原告は、同年５月１
２日付けで特許異議意見書を提出した。特許庁は、平成１１年８月３１日に「特許
第２６５５２３２号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定をし、
平成１１年９月１３日にその謄本を原告に送達した。なお、出訴期間として９０日
が付加された。
２　本件発明の特許請求の範囲
(1)　請求項１（以下、この発明を「本件発明１」という。）
　下記の順に実行される下記のステップからなることを特徴とする、土地の
一領域を防水する方法：
　　(a)貯液場所内のプローブと柔軟性のあるプラスチック・シートとの間に電
位差を生ぜしめることによりピン・ホール漏電を信頼可能に探知できるようにする
に充分な電気を伝導できる第二の層をそなえた、柔軟性のある前記プラスチック・
シートを、前記第二の層と、該第二の層よりも導電性の低い第一の層とを共押し出
し成形して形成するステップ。
(b)防水すべき土地を複数の、前記の、柔軟性のあるシートで、前記第一の
層を上にして覆うステップ。
(c)接合するシート同士の間の継ぎ目部位を作り出すように、突き合わせ継
ぎ又は重ね継ぎ方式で前記シートを位置合わせするステップ。
(d)隣接する前記シート同士を、液体が締め出されるべき領域に面する、プ
ラスチック製の連続した、中断されない障壁を提供するように永久的に接合するス
テップ。
(2)　請求項２（以下、この発明を「本件発明２」という。）
　少なくとも二つのプラスチック層をそなえ、これらの層の一つが他方の層
よりも導電性が高く、導電性の高い方の層が、導電性の低い方の層を形成している
プラスチックよりも密度の小さいプラスチックで形成されていることを特徴とす
る、土で出来た屋外の貯液場所に用いられる、柔軟性のある熱可塑性ライナー。
３　決定の理由
　　別紙決定書の理由の写しのとおり、本件発明１及び２は、特公平３－１１３
４２号公報（以下「刊行物１」という。）、特開昭６４－７５０８６号公報（以下
「刊行物２」という。）、特開昭５８－２４４４９号公報（以下「刊行物３」とい
う。）記載の発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができ
たものであると認定判断した。
第３　原告主張の決定取消事由の要点
　　決定の理由は、１２頁１５行目から１５頁７行目まで、及びこれに基づく結
論を争い、その余は争わない。
　　決定は、本件発明２について特許の取消しの理由を通知しなかったという手
続違背の下になされたものであり（取消事由１）、本件発明１と刊行物１記載の発
明との相違点(2)、(3)についての判断を誤った（取消事由２、３）ものであって、
これらの誤りがそれぞれ決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法
として取り消されるべきである。
１　取消事由１（手続違背）
　　第２の取消理由通知は、本件発明１についてのものであり、そこには、本件
発明２についての取消理由は含まれていない。
　　第１の取消理由通知は、本件発明１及び２の双方についてのものであった。
しかし、原告は、これに対する特許異議意見書を提出し、その後、本件発明２につ
いての言及が全くない第２の取消理由通知を受けたのである。このような場合、原
告に対し、本件発明２についての取消理由は解消したとの通知がなされたものとみ
るべきである。
　　したがって、決定には、本件発明２について取消理由通知をしないで、特許
取消決定をした違法があるというべきである。
２　取消理由２（相違点(2)についての判断の誤り）
　　審決は、「刊行物１に記載された発明について、防水シートのピンホール検
出可能な防水施工法の対象を、コンクリート建造物に代えて土地の一領域とするこ
とは、当業者にとって格別困難性のあることとは認められない」（１２頁１５行～
１９行）と判断したが、誤りである。
(1)　コンクリート建造物と土地とは、防水技術上、全く異なるものである。
　コンクリート建造物の表面は、おおむね平らで、わずかな不均一性しかな
い。このような平坦なコンクリート建造物の表面であるからこそ、刊行物１記載の
２枚の別体の防水シートと導電性シートを用いても、両シート間の接触に関して特
に不都合を生じないのである。
　ところが、土地の表面は、いかに整地しても、コンクリート建造物の表面
のように均一ではなく、凸凹があり、大小の不規則性に満ちているものである。
　したがって、刊行物１記載の別体の防水シートと導電性シートを使用する
と、前記接触に関して不都合を生じるのである。刊行物１記載の発明は、本件発明
の先行技術に対応するものであって、このような導電性シートは、本件明細書に記
載されているとおり、本件発明の発明者により、土地の防水には不適当であること
が見出されていたものである。
(2)　周知のとおり、コンクリートは電気的に絶縁体である。ところが、地盤
は、湿っている際には導電性を有するものである。したがって、当業者は、導電性
と防水用の２つのシートを使う刊行物１記載の発明は、土地を防水するためにさほ
ど有効ではないと結論し、これを土地の防水用に転用することに想到し得ないので
ある。
３　取消事由３（相違点(3)についての判断の誤り）
　　決定は、「刊行物１記載の発明について、防水施工の対象をコンクリート建
造物から土地の一領域に変えるに当たり、防水シートと導電性シートの導電体との
全面的に均一な接触状態が土地の凹凸により保証されないことに配慮して、この防
水シートと導電性シートに代えて、ポリオレフィン系シート基材とカーボンブラッ
クを含有する導電性ポリオレフィン系フィルム又はシートとを共押し出しにより積
層して一体にしたプラスチック・シートを採用することは、上記周知の事項（判決
注・防水シートと導電性シートの導電体の全面的な均一な接触状態を確保するた
め、防水の層と、導電性樹脂の層とを一体化すること）及び刊行物３記載の発明に
倣って当業者が容易に想到し得る程度のことと認められる」（１４頁７行～１８
行）と判断したが、誤りである。
(1)　本件発明１は、あらかじめ２層を共押し出し成形により形成しておく技術
に関するものであって、防水シートと導電材料を工事作業の現場において一体化す
る技術とは全く関係がない。
　決定は、周知例として、実願昭６２－８３７７０号（実開昭６３－１９２
２９９号）のマイクロフィルム、実願昭５１－１５８９３７号（実開昭５３－７５
８１２号）のマイクロフィルム（以下、これらをまとめて「本件周知例」とい
う。）を挙げる。しかし、本件周知例に開示されている技術は、平滑なコンクリー
ト層の表面に導電性の接着剤や高分子材料を塗布して、その上に防水層を置くもの
である。このような塗布施工は土地の表面においては全く非現実的であり、不可能
である。したがって、本件周知例には、相違点(3)（「ピンホール検出可能な防水施
工に使用するシートが、本件発明１においては、上記第一の層と上記第二の層を共
押し出し成形して形成された柔軟性のあるプラスチック・シートであるのに対し
て、刊行物１記載の発明においては、別体の防水シート表面に導電体を有する導電
シートである点」）を埋めるような示唆は全くない。
　換言すれば、上記のように引用例１と上記周知技術のいずれもがコンクリ
ート建造物に関するものであり、土地の防水に関する本件発明１の解決課題につい
ての認識を全く欠くものであり、技術的思想を本質的に異にするものといわざるを
得ないものである。
(2)　刊行物３記載の発明は、ＩＣ製品またはその他の電子部品を包装および保
管するために用いられる表面導電性複合プラスチック・シートに関するものであっ
て、ＩＣ等が静電気により破壊されるので、帯電を防止し、静電気を逃すために導
電層を設けたものである。刊行物３記載の発明と本件発明１とは、産業分野が異な
り、技術分野、課題、効果のいずれもが全く異なっている。
　このような、小さな集積回路の包装に用いる技術を、大規模な野外の土地
の防水に関する技術に適用することが容易であるとは考え難い。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（手続違背）について
第１の取消理由通知は、本件発明１及び２の双方についてのものであった。
そして、審判官は、これに対する特許異議意見書を検討した結果、本件発明１につ
いては、これが方法の発明であることに鑑みて、論旨を明確にするために、引用例
として刊行物１を追加し、改めて第２の取消理由通知をした。しかし、請求項２に
係る発明については、上記意見書を検討しても格別に論旨を変更する必要性が認め
られなかったので、第２の取消理由通知において触れなかったにすぎない。
　　以上のとおり、本件発明２につき、第１の取消理由通知により意見書提出及
び訂正請求の機会は与えられていたものである。このような場合、そして、第２の
取消理由通知において本件発明２について触れていないからといって、そのこと
が、同発明に対する第１の取消理由通知における取消理由が解消されたことを意味
するものではないというべきである。したがって、本件発明２に係る特許の取消決
定に、原告主張の手続違背はない。
２　取消事由２（相違点(2)についての判断の誤り）について
　　刊行物１は、防水シートによる防水施工に当たって、施工後に、防水シート
に生じているピンホールの検出が可能となるような防水施工が本件の出願前に知ら
れていたことを示すために引用したものであり、土地の防水施工が記載されている
ことを示すために引用したものではない。刊行物２は、防水シート（遮水シート）
による土地の防水施工そのものを示すために引用したものである。
　　そして、防水シートによる防水施工に当たっては、施工後に、防水シートに
生じているピンホールの検出が可能となるような防水施工が知られており、また、
防水シートによる土地の防水施工も知られていれば、防水シートによる土地の防水
施工に当たって、施工後にピンホールの検出が可能となるような防水施工にしよう
とすることは、当業者が容易に想到し得た程度のことと認められる。
　　したがって、防水シートと導電性シートとの接触状態が維持されることによ
り防水シートのピンホールの検出が可能な防水施工が公知である以上、その施工の
対象をコンクリート建造物に代えて、土地の一領域とすること自体は、そのことに
より新たな解決すべき問題が生じるとしても、そのことは別途考察すれば足りるこ
とであるから、当業者にとって格別困難性があることとは認められない。
３　取消事由３（相違点(3)についての判断の誤り）について
(1)　刊行物１記載の発明においては、防水シートと導電性シートとが別体であ
る。一方、本件周知例記載の発明においては、防水シートと導電性シートとが一体
である。これらの事実からみて、防水シートと導電性シートとは、別体であっても
一体であっても、施工後に、防水シートに生じているピンホールの検出が可能であ
ることは明らかである。
　刊行物３には、表面導電性複合プラスチック・シートを、共押し出しによ
り一体的に積層成形し得ることが、積層成形時の問題点及びその解決手段とともに
記載されている。
　したがって、刊行物１記載の発明について、防水シートと導電性シートと
を別体のものとするか一体のものとするかは、当業者が任意に選択し得るところで
あり、これを一体のものとするに当たって、刊行物３に記載されている手段を採用
することは、当業者が容易に想到し得る程度のことである。
第５　当裁判所の判断
１　取消理由３（相違点(3)についての判断の誤り）について
(1)　甲第７号証（刊行物３）によれば、刊行物３には、「本発明は、ポリオレ
フィン系樹脂シートの基材の片面もしくは両面にカーボンブラックを含有させたポ
リオレフィン系樹脂フイルム又はシートを共押出により積層した、機械的強度およ
び耐衝撃性の優れた、ＩＣ製品の包装および保管に適した表面導電性複合プラスチ
ックシートに関する。一般にポリオレフィン系樹脂シートは、表面比抵抗値が高
く、帯電し易く、これをＩＣ製品の包装容器に使用した場合、ＩＣ製品の機能を破
壊するので、その改善方法がいろいろ提案されている。」（１頁左下欄１２行～右
下欄１行）、「本発明は、・・・カーボンブラック含有樹脂層の押出しも安定化
し、かつ二次加工適性もすぐれ、さらに複合シートの機械的強度、耐衝撃性にすぐ
れ、導電性効果の保持力が長時間にわたり表面比抵抗値が安定した表面導電性複合
プラスチックシートを提供しようとするものである。」（２頁右上欄８行～１７
行）との記載があることが認められ、この記載によれば、刊行物３記載の発明は、
ＩＣ製品を包装する際に、包装材として帯電しやすいポリオレフィン系樹脂シート
を用いるとＩＣ製品の機能を損なうことから、ポリオレフィン系樹脂シートの基材
の片面若しくは両面にカーボンブラックを含有させたフイルム又はシートを共押出
により積層して、帯電を防止しようとするものであることが認められる。そうする
と、刊行物１記載の発明を土地の防水シートとして用いた場合のものと、刊行物３
記載の発明とは、シートという点で関連性はあるものの、前者は土地の防水に用い
るもの、後者はＩＣ製品の包装容器に用いるものであって、用途が全く異なり、こ
れに伴ってシートの大きさと強度において大きく相違するものであることは明らか
であり、技術分野が異なるものというべきである。また、上記両発明の導電性シー
トは、前者はピンホール検出のためのもの、後者は帯電防止のためのものであっ
て、その目的も異なる。
　したがって、刊行物３に、ポリオレフィン系樹脂シート基材と、カーボン
ブラックを含有するポリオレフィン系樹脂フィルム又はシートを共押出しにより積
層して一体としたものが記載されているとしても、当業者が、これを上記のように
異なるところの大きい、刊行物１記載の発明を土地の防水シートとして用いた場合
のものとして用いることには、一般的にいえば、容易には想到し得ないものという
べきである。
(2)　この点に関して、被告は、刊行物１記載の発明について、防水シートと導
電性シートとを別体のものとするか一体のものとするかは、当業者が任意に選択し
得るところであると主張したうえ、これを一体のものとするに当たって、刊行物３
に記載されている手段を採用することは、当業者が容易に想到し得る程度のことで
あると主張する。
　　しかし、刊行物１記載の発明について、防水シートと導電性シートとを一
体のものとすること自体は、当業者が任意に選択し得るところであるとしても、そ
のことは、一体のものとするに当たって、その方法として、前認定のように技術分
野も目的も異なる刊行物３記載の発明を採用することを、容易とするものではな
い。被告の主張は、採用することができない。
(3)　他に、刊行物１記載の発明に刊行物３記載の発明を適用することの示唆、
ないし動機付けとなるものがあると認めるに足りる証拠はない。そうである以上、
相違点(3)に係る本件発明の構成を得ることが、刊行物１記載の発明に、周知の事項
及び刊行物３記載の発明にならって当業者が容易に想到できる程度のことである、
とした決定の判断は、誤りというべきである。
２以上のとおり、相違点(3)についての決定の判断には、誤りがあり、この誤り
は、本件発明１についての決定の結論に影響を及ぼすものである。また、本件発明
２についての決定の判断は、本件発明１が刊行物１ないし３及び周知の事項から当
業者が容易に発明することができたことを前提とするものであるから、この誤り
は、本件発明２についての決定の結論にも影響を及ぼすものであることが明らかで
ある。
第６　よって、本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟
法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
　　　　　　東京高等裁判所第６民事部
　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　山　　下　　和　　明
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　山　　田　　知　　司
　
　　　　　　　　　　　　　　　裁判官　　　阿　　部　　正　　幸

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