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平成１３年（行ケ）第４０９号　特許取消決定取消請求事件
平成１５年１１月１１日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　　　　ロレアル
訴訟代理人弁理士　　　　　志　賀　正　武
同　　　　　　　　　　　　船　山　　　武
同　　　　　　　　　　　　高　橋　詔　男
同　　　　　　　　　　　　渡　邊　　　隆
同　　　　　　　　　　　　実　広　信　哉
被　　　告　　　　　　　　特許庁長官　今井康夫
指定代理人　　　　　　大　宅　郁　治
同　　　　　　　　　　　　一　色　由美子
同　　　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
同　　　　　　　　　　　　涌　井　幸　一
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告の受理の申立てのための付加期間を
３０日と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
特許庁が平成１１年異議第７３６０８号事件について平成１３年４月２６日
にした決定をいずれの請求項についても取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文１，２項と同旨。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「ケラチン繊維の酸化染色組成物と，この組成物を使
用した染色方法」とする特許第２８８０１１０号（１９９５年１月１９日にフラン
ス国においてした特許出願に基づきパリ条約４条による優先権を主張して平成８年
１月１８日登録出願（以下「本件出願」という。）。平成１１年１月２９日登録。
以下「本件特許」という。請求項の数は１６である。）の特許権者である。
本件特許の請求項１ないし１６のすべてについて，登録異議の申立てがなさ
れ，その申立ては，平成１１年異議第７３６０８号として審理された。原告は，こ
の審理の過程で，本件出願の願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」とい
う。本件訂正後の請求項の数は１６である。本件訂正に係る発明のうち請求項１に
係る発明を「本件訂正発明」といい，訂正後の全文訂正明細書（甲第９号証）を
「本件明細書」という。本件出願の願書に図面は添付されていない。）を請求し
た。特許庁は，審理の結果，平成１３年４月２６日に，「特許第２８８０１１０号
の請求項１ないし１６に係る特許を取り消す。」との決定をし，同年５月１８日に
その謄本を原告に送達した。出訴期間として９０日が付加された。
２　本件訂正発明
「【請求項１】染色に適した媒体中に、
－パラ－フェニレンジアミン、２－メチル－パラ－フェニレンジアミン、お
よび酸とのそれらの付加塩類から選択される少なくとも１つの第１の酸化塩基、
－次の式（Ｉ）：
【化１】
［上式（Ｉ）中、Ｒ1は、水素原子、またはＣ1－Ｃ4のアルキル基、Ｃ1－Ｃ4
のモノヒドロキシアルキル基、またはＣ2－Ｃ4のポリヒドロキシアルキル基を表
し；Ｒ2およびＲ3は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、またはＣ1－Ｃ4の
アルキル基、もしくはＣ1－Ｃ4のヒドロキシアルコキシ基を表し、
　Ｒ4は、Ｃ1－Ｃ4のアルコキシ基、Ｃ1－Ｃ4のアミノアルコキシ基、Ｃ1－Ｃ4
のモノヒドロキシアルコキシ基またはＣ2－Ｃ4のポリヒドロキシアルキル基、また
は２，４－ジアミノフェノキシアルコキシ基を表し、Ｒ1が水素原子を示す場合、Ｒ
2およびＲ4は同時にβ－ヒドロキシエチルオキシ基を示さず、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3が
同時に水素原子を示す場合、Ｒ4はメトキシ以外のものである］
で示されるメタ－フェニレンジアミン誘導体類、および酸とのそれらの付加
塩から選択される少なくとも１つの修正剤、
－次の式（ＩＩ）：
【化２】
［上式（ＩＩ）中、Ｒ5は、Ｃ1－Ｃ4のアルキル基、Ｃ1－Ｃ4のモノヒドロキ
シアルキル基、またはＣ2－Ｃ4のポリヒドロキシアルキル基を表し；
　Ｒ6は、Ｃ1－Ｃ4のモノヒドロキシアルキル基、またはＣ2－Ｃ4のポリヒド
ロキシアルキル基を表し；
　Ｒ7は、水素原子、Ｃ1－Ｃ4のアルキル基、またはＣ1－Ｃ4のアルコキシ
基、またはハロゲン原子を示す］
で示される第３級パラ－フェニレンジアミン誘導体類、および酸とのそれら
の付加塩類から選択される少なくとも１つの第２の酸化塩基、
を含有するが、ただし２－ヒドロキシ－４－アセチルアミノフェノキシエタ
ノールを含有しないことを特徴とするヒトの髪等のケラチン繊維の酸化染色組成
物。」
３　決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，①本件訂正発明は，特開
昭４８－５２９４８号公報（甲第５号証。以下，決定と同じく「刊行物２」とい
う。），特開昭５６－５４１０号公報（甲第６号証。以下，決定と同じく「刊行物
３」という。），特開昭５４－６２３３５号公報（甲第７号証。以下，決定と同じ
く「刊行物４」という。）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものであるから，特許出願の際独立して特許を受けることができず，
本件訂正請求は，特許法１２０条の４第３項において準用する同法１２６条４項の
規定に違反し認められない，②本件特許の請求項１ないし１５に係る発明は，特開
昭６０－５８４６８号公報（甲第４号証。以下，決定と同じく「刊行物１」とい
う。）に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当する，③本件特
許の請求項２ないし１６に係る発明は，刊行物２ないし４に記載された各発明に基
づいて当業者が容易に発明をすることができるから，特許法２９条２項に該当す
る，というものである。
決定は，上記結論を導くに当たり，本件訂正発明と刊行物２に記載された発
明との一致点及び相違点について，次のとおり述べた。
「両者は，第１の酸化塩基，修正剤，式（ⅠⅠ）で示される第２の酸化塩基を
含有するケラチン繊維の酸化染色組成物である点で一致し，修正剤が，前者は式
（Ⅰ）で示されるメタ－フェニレンジアミン誘導体類であるのに対して，後者は，
修正剤としてメタフェニレンジアミン類と記載されているのであって，２，４－ジ
アミノアニソール等例示されているものに限定されるものではないから，少なくと
も染毛剤において用いられるｍ－フェニレンジアミン類であれば適用できることが
示され，特に置換基が限定されてないメタ－フェニレンジアミン誘導体である点で
相違する。」
第３　原告主張の決定取消事由の要点
決定は，刊行物２に記載された発明の認定を誤り，その結果，本件訂正発明
と刊行物２に記載された発明との一致点・相違点の認定を誤って，相違点を看過し
（取消事由１），仮にそうでないとしても，本件訂正発明と刊行物２に記載された
発明との相違点（決定自身が認定した相違点）についての判断を誤ったものであり
（取消事由２），これらの判断の誤りが，それぞれ，結論に影響を及ぼすことは明
らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（刊行物２に記載された発明の認定の誤りによる一致点・相違点
の認定の誤り）
決定は，刊行物２に，「第１の酸化塩基，第２の酸化塩基，及び修正剤とし
て，ｍ－フェニレンジアミン，２，４－ジアミノアニソール又はｍ－トルエンジア
ミン等のｍ－フェニレンジアミン類を含有する染毛組成物が記載されているものと
認められる。」（決定書９頁１２行～１５行）と認定し，この認定を前提にした上
で，本件訂正発明と刊行物２に記載された発明との一致点・相違点について，「両
者は，第１の酸化塩基，修正剤，式（ⅠⅠ）で示される第２の酸化塩基を含有する
ケラチン繊維の酸化染色組成物である点で一致し，修正剤が，前者（判決注・本件
訂正発明）は式（Ⅰ）で示されるメタ－フェニレンジアミン誘導体類であるのに対
して，後者（判決注・刊行物２に記載された発明）は，修正剤としてメタフェニレ
ンジアミン類と記載されているのであって，２，４－ジアミノアニソール等例示さ
れているものに限定されるものではないから，少なくとも染毛剤において用いられ
るｍ－フェニレンジアミン類であれば適用できることが示され，特に置換基が限定
されてないメタ－フェニレンジアミン誘導体である点で相違する。」（決定書９頁
１６行～２３行）と認定した。しかし，決定の刊行物２に記載された発明の認定は
誤りであり，本件訂正発明と刊行物２に記載された発明との一致点・相違点の認定
も，上記誤りを前提にする限りにおいて誤りである。
(1)　決定は，刊行物２の「本発明に使用されるパラ成分のほかに，他の既知の
パラ成分例えば，ｐ－トルエンジアミン，ｐ－アミノフェノール，ｐ－アミノジフ
ェニルアミン，４，４’－ジアミノジフェニルアミン，ｐ－フェニレンジアミン，
２，６－ジメチル－ｐ－フェニレンジアミン，２，５－ジアミノピリジン等を存在
させることができる」（甲第５号証４頁左下欄１３行～１９行）との記載中のｐ－
トルエンジアミン及びｐ－フェニレンジアミンの記載を根拠に，刊行物２に，本件
訂正発明の「第１の酸化塩基」が記載されていると認定した。
しかし，刊行物２の上記記載は，「本発明に使用されるパラ成分のほか
に，・・・存在させることができる。」と表現されていることから分かるように，
刊行物２記載の発明に必須のパラ成分（酸化塩基）に加えて，必要であれば配合し
てもよい他の任意の成分としていくつかの酸化塩基を挙げたものにすぎず，これら
の酸化塩基を刊行物２における染色組成物を構成する必須の成分としたものではな
い。しかも，本件訂正発明の「第１の酸化塩基」に相当するｐ－トルエンジアミン
（２－メチル－パラ－フェニレンジアミンに相当する。）及びｐ－フェニレンジア
ミンは，刊行物２に記載された任意の酸化塩基の中の一部にすぎない。多数の酸化
塩基の中から，ｐ－トルエンジアミン及びｐ－フェニレンジアミンだけを取り上げ
て，第１の酸化塩基の使用が必須の構成要件として刊行物２に開示されているとい
うことはできず，示唆されているということもできない。
刊行物２の上記記載からは，第１の酸化塩基＋修正剤＋第２の酸化塩基の
組合せに係る発明が同刊行物に記載されていると認めることはできない。
決定が，刊行物２の上記記載を根拠に，同刊行物に本件訂正発明の第１の
酸化塩基＋修正剤＋第２の酸化塩基の組合せの発明が記載されている，と認定した
のは誤りであり，この認定を前提とする本件訂正発明と刊行物２に記載された発明
との一致点・相違点の認定も誤りである。
(2)　本件訂正発明は，「パラフェニレンジアミン又は２－メチル－パラ－フェ
ニレンジアミン（あるいはそれらの塩）である第１の酸化塩基」＋「特定の化学構
造（式ⅠⅠ）を有する第２の酸化塩基」＋「特定の化学式（式Ⅰ）を有する修正
剤」の具体的な組合せを特徴とする酸化染色組成物である。このような特定の複数
の成分の具体的な「組合せ」に特徴を有する酸化染色組成物に係る発明の進歩性の
判断に当たって本件訂正発明と比較されるべき従来技術は，当然に過去に存在して
いた酸化塩基と修正剤との具体的な「組合せ」であるべきである。
刊行物２において，酸化塩基と修正剤との具体的な組合せは，実施例につ
いて記載した部分（甲第５号証１０頁右下欄９行～１３頁右上欄４行に記載された
例８～例１７）に開示されているだけである。例８ないし例１７の中で，本件訂正
発明と比較対照されるべき従来技術は，本件訂正発明に最も近い酸化塩基と修正剤
との組合せを開示している例１４及び例１７である。
この例１４及び例１７によるときは，刊行物２には，本件訂正発明におけ
る第１の酸化塩基と第２の酸化塩基とを組み合わせ，これに修正剤として，２，４
－ジアミノアニソール（又はその硫酸塩）を使用した発明が開示されている，と認
めるのが合理的である。
刊行物２に記載された発明のこのような認定を前提にするならば，本件訂
正発明と刊行物２に記載された発明とは，第１の酸化塩基，第２の酸化塩基を含有
する酸化染色組成物である点で一致し，本件訂正発明では修正剤として式（Ⅰ）の
化合物を使用しているのに対し，刊行物２に記載された発明では，修正剤として式
（Ⅰ）の化合物は使用しておらず，２，４－ジアミノアニソールを使用していると
いう点で相違する，と認定すべきである。
決定は，その判断の基礎となる一致点・相違点の認定を誤っている。この
誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは，明らかである。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）
決定は，本件訂正発明と刊行物２に記載された発明との相違点（決定自身が
認定した相違点）について，同相違点に係る本件訂正発明の構成は刊行物２ないし
４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた，と判断し
た。仮に，決定の本件訂正発明と刊行物２に記載された発明との相違点の認定が正
しいとしても，上記判断は誤りである。
(1)　被告の主張する基本的な考え方について
被告は，酸化染色組成物の分野においては，修正剤を適宜代えることは当
業者が通常行っていることであり，染色の結果も視覚で直ちに確認することがで
き，染色特性の確認も当然行うことであり，新たな酸化染色組成物を得ることを目
的として，既知の酸化塩基と既知の修正剤の組合せを検討することは，当業者が有
する通常の創作能力の発揮であるから，既知の酸化塩基と既知の修正剤の組合せに
は，阻害要因が存在しない限り，格別の工夫を要しない，と主張する。
被告が，修正剤を適宜代えることは当業者が通常行っていることであるか
ら，従来よりも優れた染色特性を有する，特定の化学式を有する酸化塩基と特定の
化学式を有する修正剤の組合せを見いだすことが容易であるというのであれば，そ
の考え方は誤りである。本件出願の優先日前において，染色に有効な酸化塩基とし
て機能する化合物は多数存在し，かつ，修正剤として機能する化合物も多数存在し
ていた以上，酸化染色組成物の技術分野の当業者が，酸化塩基と修正剤の組合せを
研究するに当たって，修正剤を適宜代える程度で，従来よりも優れた染色特性を有
する特定の酸化塩基と特定の修正剤の組合せを容易に見いだすことができた，など
ということは，あり得ないことである。
(2)　刊行物２に記載された発明と刊行物３に記載された発明との組合せについ
て
ア　刊行物３に，本件訂正発明の修正剤に相当する２，４－ジアミノブトキ
シベンゼンについての記載が存在することは，事実である。しかし，同刊行物に
は，これを，本件訂正発明で使用される第１の酸化塩基及び第２の酸化塩基と組み
合わせて使用すべきことについては，何らの記載もなく，これを示唆する記載もな
い。
イ　刊行物３には，２，４－ジアミノブトキシベンゼンが，光，天候，シャ
ンプー，汗に対して良好な安全性を持つ呈色を生じる旨が記載されている。
しかし，酸化染色組成物による染色状態は，酸化塩基と修正剤との重合
物質によってもたらされるものであるから，当該染色状態の光，天候，シャンプー
及び汗等への耐性は，修正剤のみによって決定されるのではなく，当該組成物にお
いて組み合わされている酸化塩基と修正剤の両者に依存するというのが当業者の常
識である。二つの酸化染色組成物の染色状態の相対的優劣は，あくまで，それぞれ
の組成物において使用される酸化塩基と修正剤との組合せによって決定されるので
あり，決して修正剤のみによって決定されるものではない。
刊行物３の上記記載は，あくまで２，４－ジアミノブトキシベンゼンを
修正剤として使用すれば一般に受け入れられるレベルの安定性を備えた染色状態を
得ることができる旨を漠然と示すにとどまり，２，４－ジアミノブトキジベンゼン
を特定の酸化塩基と組み合わせた場合にどの組合せが他の組合せよりも相対的に優
れた染色特性をもたらすのか，といった点までをも開示するものではない。
刊行物３に記載された２，４－ジアミノブトキシベンゼンを，本件訂正
発明の第１の酸化塩基であるパラフェニレンジアミン又は２－メチル－パラフェニ
レンジアミン，並びに，第２の酸化塩基である式（ⅠⅠ）の第３級パラフェニレン
ジアミン誘導体と組み合わせた場合に，他の酸化塩基との組合せよりも優れた染色
特性（高耐汗性，低選択性等）をもたらす保証となるものは，刊行物３には記載も
示唆もされていないのであるから，当業者といえども，同刊行物の記載に基づい
て，刊行物２記載の酸化染色組成物の修正剤として２，４－ジアミノブトキシベン
ゼンを採用して従来よりも優れた染色特性を得ることなど，容易に想到することが
できるはずがないのである。
①パラフェニレンジアミン（酸化塩基）と２，４－ジアミノブトキシベ
ンゼン（修正剤）との組合せから成る酸化染色組成物と，②パラフェニレンジアミ
ン（酸化塩基）と２，４－ジアミノアニソール（修正剤）との組合せから成る染色
組成物についての比較実験結果（甲第１４号証の実験成績証明書）によれば，①の
組合せよりも②の組合せの方が毛髪の染色状態の着色力及び耐光性の点で明らかに
優れていることが認められる。
刊行物３記載の２，４－ジアミノブトキシベンゼンを修正剤として使用
すれば，刊行物２記載の２，４－ジアミノアニソールを修正剤として使用する場合
に比べて，酸化塩基にかかわらず，必ず優れた染色特性が得られる，というわけで
はないことは明らかである。
ウ　刊行物３には，２，４－ジアミノアニソール及び２，４－ジアミノエト
キシベンゼンが突然変異誘発性が高いのに対し，２，４－ジアミノブトキシベンゼ
ンが突然変異誘発性がないとの記載がある。
しかし，それは，あくまで２，４－ジアミノブトキシベンゼンが突然変
異誘発性の面で優れていることを示しているのであって，酸化塩基と組み合わせて
得られた染色状態の耐性，選択性及び着色力の面で優れているかどうかを示してい
るものではない。刊行物３には，２，４－ジアミノブトキシベンゼンを特定の酸化
塩基と組み合わせる場合に，どの酸化塩基と組み合わせた場合に他の酸化塩基と組
み合わせた場合よりも相対的に優れた染色特性をもたらすのか，といった情報は記
載も示唆もされていない。
本件訂正発明のそもそもの目的は，「特に耐性があり，選択性が低く，
強い着色力を生じる新規の染料類を得ること」であり，突然変異誘発性の低減では
ない。
エ　刊行物２には，同刊行物記載の発明に使用すべきメタフェニレンジアミ
ン類としては，ｍ－フェニレンジアミン及び２，４－ジアミノアニソール及びｍ－
トルエンジアミンだけが例示されており，他のメタフェニレンジアミン系化合物に
ついては記載も示唆もされてはいない。そうである以上，ｍ－フェニレンジアミ
ン，２，４－ジアミノアニソール及びｍ－トルエンジアミン以外の化合物をメタフ
ェニレンジアミン類として採用することには明らかな阻害要因が存在し，これを採
用することは，当業者といえども容易にはできなかったというべきである。
(3)　刊行物２に記載された発明と刊行物４に記載された発明との組合せについ
て
ア　刊行物４には，本件訂正発明の修正剤に相当する２，４－ジアミノフェ
ノキシエタノールを，本件訂正発明で使用される第１の酸化塩基及び第２の酸化塩
基と組み合わせて使用すべきことについては，何らの記載もなく，これを示唆する
記載もない。
イ　刊行物４の記載には刊行物２に記載された発明と刊行物４に記載された
発明とを組み合わせることを阻害する要因が含まれている。
刊行物４には，２，４－ジアミノフェノキシエタノールを修正剤として
用いて，もともとグレイの毛髪に対して染色を行った場合と，漂白して白くした毛
髪に対して染色を行った場合とでは，染色状態が目に見えて異なることが示されて
いる（刊行物４第７頁右上欄の表参照。）。このように，毛髪の状態の違いで得ら
れる染色状態が異なる結果となる，いわゆる「選択性」は，毛髪の染料組成物では
忌避されるべき性質であり，酸化染色組成物としてはできるだけ選択性の低いもの
が当然に好ましい。
当業者は，酸化染色組成物として好ましくない選択性が表れることが刊
行物４に記載されている２，４－ジアミノフェノキシエタノールの使用を回避しよ
うとするはずである。
むしろ，選択性が現れることが刊行物４から予想される２，４－ジアミ
ノフェノキシエタノールを使用しても，特定の第１の酸化塩基及び第２の酸化塩基
とともに使用すれば，選択性が低い染色状態が得られるという点は，当業者にとっ
ても予想外の驚くべきことであるから，この点からも本件訂正発明の刊行物２及び
４に記載の発明に対する進歩性が認められるべきである。
(4)　本件訂正発明の効果の予測性について
本件訂正発明は，当業者の予測しえなかった顕著な効果を奏する。このこ
とは，本件明細書の段落【００４１】～【００５４】の記載や，平成１２年７月７
日付け特許異議意見書（甲第１０号証）添付の実験成績証明書，平成１３年３月５
日付け意見書（甲第１２号証）添付の実験成績証明書に記載された実験結果等から
も明らかである。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（刊行物２に記載された発明の認定の誤りによる一致点・相違点
の認定の誤り）について
(1)　刊行物２には，「なお，本発明は次の態様で実施することができる。」
（甲第５号証１３頁右上欄７行）として，
「(15)　Ｒ１及びＲ２は２－オキシエチル基，Ｒ３及びＲ４は水素原子を示し，
ｐ－フェニレンジアミンを含有する前記第１項（判決注・「アルキル基又はアルコ
キシ基が１～６個の炭素原子を有し，オキシアルキル基が２～６個の炭素原子を有
する特許請求の範囲記載の染毛剤。」）記載の染毛剤。
(16)　Ｒ１及びＲ２は２－オキシエチル基，Ｒ３及びＲ４は水素原子を示し，
ｐ－トルエンジアミンを含有する前記第１項記載の染毛剤。」（甲第５号証１３頁
右下欄３行～８行）
との記載がある。
刊行物２には，実施例１４，１５，１７において，ｐ－フェニレンジアミ
ンを含有する染色組成物が記載されている。
刊行物２には，その特許請求の範囲に示される成分に含まれる本件訂正発
明の第２の酸化塩基に相当する成分と，ｐ－フェニレンジアミン，ｐ－トルエンジ
アミンとの配合を否定する記載はない。
以上によれば，刊行物２には，本件訂正発明の第２の酸化塩基に加えて，
本件訂正発明の第１の酸化塩基に相当するｐ－フェニレンジアミン及びｐ－トルエ
ンジアミンを配合する酸化染毛組成物が記載されているということができる。決定
が，刊行物２に本件訂正発明の第１の酸化塩基と第２の酸化塩基とを組み合わせて
使用することが記載されていると認定したのは正当である。
(2)　原告は，特許公報に記載された技術を従来技術としてある酸化染色組成物
の新規性・進歩性等の特許性を議論する場合には，当該特許公報の「実施例」の部
分に開示される酸化塩基と修正剤との組合せを対比検討の対象となる発明としなけ
ればならず，本件の刊行物２においては，実施例１４，１７がこれに当たる，と主
張する。
しかし，刊行物２に記載された発明の認定の基礎となるのは，実施例に記
載されている事項に限られず，実施例以外の部分に記載されている事項や，同刊行
物に記載されている事項に技術常識を参酌することにより，当業者が刊行物２に記
載されている事項から導き出せる事項も，認定の基礎とすることができる，と解す
べきである。
刊行物２には，「本発明の酸化染料組成物中に普通使用されるｍ－フェニ
レンジアミン類の例としてはｍ－フェニレンジアミン，２，４－ジアミノアニソー
ル，及びｍ－トルエンジアミンがある。」（５頁左上欄７行～１０行）として，ｍ
－フェニレンジアミン，２，４－ジアミノアニソール，及びｍ－トルエンジアミン
はあくまでも例示であることが示され，刊行物２記載の酸化染毛組成物の実施例
（８ないし１７）のすべてにおいて，上記ｍ－フェニレンジアミン類を配合するこ
とが記載されている。
決定が，刊行物２に，修正剤として，「ｍ－フェニレンジアミン，２，４
－ジアミノアニソール又はｍ－トルエンジアミンなどのｍ－フェニレンジアミン類
を含有する染毛組成物が記載されているものと認められる。」と認定したことに誤
りはなく，これに基づく一致点・相違点の認定にも誤りはない。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
(1)　酸化塩基と修正剤とを組み合わせて使用する酸化染色組成物の技術分野に
おいては，既知の酸化塩基と既知の修正剤とを適宜組み合わせて，その染色効果を
検討し，所望の酸化染色組成物を得ることがごく普通に行われている（乙第１，第
２号証参照）。しかも，染色の結果は，視覚で直ちに確認することが可能であり，
このような確認作業は，当業者が染色組成物の開発に当たって当然に行うことであ
って，困難なものではない。新たな酸化染色組成物を得ることを目的として，既知
の酸化塩基と既知の修正剤の組合せを検討することは，当業者が有する通常の創作
能力の範囲内のことであって，その組合せに阻害要因が存在しない限り，格別の創
意工夫を要しないことが明らかである。
(2)　刊行物２に記載された発明と刊行物３に記載された発明との組合せについ
て
刊行物３には，ｍ－フェニレンジアミン類の一種である２，４－ジアミノ
－ブトキシベンゼンが，本件訂正発明記載の第１の酸化塩基又は第２の酸化塩基と
組み合わせて使用されること，修正剤としてのｍ－フェニレンジアミン類の中でも
２，４－ジアミノアニソール等と比較して特に優れていることが記載されているの
であり，刊行物２においてｍ－フェニレンジアミン類として記載され，具体的には
２，４－ジアミノアニソール等が例示されている修正剤を，刊行物３記載の２，４
－ジアミノ－ブトキシベンゼンに置き換えることは，刊行物３に，十分な動機付け
となり得る程度の記載がある，というべきである。
(3)　刊行物２に記載された発明と刊行物４に記載された発明との組合せについ
て
刊行物４には，ｍ－フェニレンジアミン類の一種である２，４－ジアミノ
フェノキシタールが，本件訂正発明の第１の酸化塩基又は第２の酸化塩基に当たる
ものと組み合わせて使用されること，修正剤としてのメタフェニレンジアミン類の
中でもトルエンジアミン，ｍ－フェニレンジアミン等と比較して特に優れているこ
とが記載されているのであり，刊行物２においてメタフェニレンジアミン類として
記載され，具体的には２，４－ジアミノアニソール等が例示されている修正剤を，
刊行物４記載の２，４－ジアミノフェノキシタールに置き換えることについては，
刊行物４に，十分な動機付けとなり得る程度の記載がある，というべきである。
(4)　本件訂正発明の効果の予測性について
ア　上記のとおり，２，４－ジアミノ－ブトキシベンゼンが修正剤として特
に優れていることが刊行物３に記載されている以上，刊行物２に記載された修正剤
を刊行物３に記載された２，４－ジアミノ－ブトキシベンゼンに置き換えて得た酸
化染毛組成物が優れた効果を有することは，当業者であれば十分に予測することが
可能な事項である。
イ　上記のとおり，２，４－ジアミノフェノキシタールが修正剤として特に
優れていることが刊行物４に記載されている以上，刊行物２に記載された修正剤を
刊行物４記載の２，４－ジアミノフェノキシエタノールに置き換えて得た酸化染毛
組成物が優れた効果を有することは，当業者であれば十分に予測することが可能な
事項である。
ウ　本件明細書【００４１】～【００５４】の記載及び実験結果（甲第１
０，第１２号証）は，何ら，刊行物２に記載された修正剤を刊行物３又は４に記載
された修正剤に置き換えて得た酸化染色組成物が，予想外の著しく優れた効果を有
することを示すものではない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（刊行物２に記載された発明の認定の誤りによる一致点・相違点
の認定の誤り）について
(1)　決定は，刊行物２に「第１の酸化塩基，第２の酸化塩基，及び修正剤とし
て，ｍ－フェニレンジアミン，２，４－ジアミノアニソール又はｍ－トルエンジア
ミン等のｍ－フェニレンジアミン類を含有する染毛組成物が記載されているものと
認められる。」（決定書９頁１２行～１５行）と認定した。
原告は，決定が上記認定の根拠として挙げる，刊行物２中の「本発明に使
用されるパラ成分のほかに，他の既知のパラ成分例えばｐ－トルエンジアミ
ン，・・・ｐ－フェニレンジアミン・・・等を存在させることができる。」（甲第
５号証４頁左下欄１３行～１９行からの引用。決定書６頁２２行～２４行。）との
記載からは，本件訂正発明における第１の酸化塩基を構成要素とする発明が記載さ
れていると認めることはできない，と主張する。
決定が，上記認定の根拠とした刊行物２中の記載について検討する。
上記記載中には，本件訂正発明における第１の酸化塩基に相当するｐ－ト
ルエンジアミン，ｐ－フェニレンジアミンだけではなく，それ以外の多数の酸化塩
基が列挙されている。この記載だけをみるならば，そこに列挙された多数の酸化塩
基の中から特に本件訂正発明における第１の酸化塩基に該当するものだけを取り上
げて，これを構成要素とする発明を認定することができるかどうかを問題にする余
地はあり得る。しかしながら，刊行物２（甲第５号証）には，「なお本発明は次の
態様で実施することができる。・・・。(15)　Ｒ１及びＲ２は２－オキシエテル基，
Ｒ３及びＲ４は水素原子を示し，ｐ－フエニレンジアミンを含有する前記第１項（判
決注・アルキル基又はアルコキシ基が１～６個の炭素原子を有し，オキシアルキル
基が２～６個の炭素原子を有する特許請求の範囲記載の染毛剤）記載の染毛
剤。(16)Ｒ１及びＲ２は２－オキシエテル基，Ｒ３及びＲ４は水素原子を示し，ｐ－
トルエンジアミンを含有する前記第１項記載の染毛剤。」（甲第５号証１３頁右上
欄７行，右下欄３行～８行）との記載があり，実施例１４，１５，１７として，ｐ
－フエニレンジアミンを用いた例が記載されている。刊行物２のこれらの記載によ
れば，同刊行物には，本件訂正発明の第１の酸化塩基に該当するｐ－フェニレンジ
アミンやｐ－トルエンジアミンを第２の酸化塩基及び修正剤と組み合わせた発明が
記載されているということができる。刊行物２のこれらの記載を考慮するならば，
決定が，刊行物２に列挙されている多数の酸化塩基の中から，上記の実施態様，実
施例において具体的に使用されているｐ－フェニレンジアミン及びｐ－トルエンジ
アミンを取り上げて，刊行物２に，本件訂正発明における第１の酸化塩基を構成要
素とする発明が記載されている，と認定したことに誤りはない，というべきであ
る。
原告も，上記のように主張しながら，結論としては，刊行物２に，実施例
１４及び１７として，本件訂正発明における第１の酸化塩基と第２の酸化塩基とを
組み合わせ，これに（本件訂正発明の修正剤とは異なる）修正剤を使用した発明が
開示されていることを認めている（第３の１の(2)参照）。原告の上記主張は，結局
のところ，刊行物２に本件訂正発明の構成要素である第１の酸化塩基が記載されて
いることは認めつつ，決定がそのように認定した根拠として挙げたところが誤りで
あるといっているにすぎないことになる。しかし，刊行物２の上記記載状況の下で
は，仮にこれを誤りと呼ぶにしても，その誤りは，決定の結論に影響を及ぼさない
ことが明らかであるから，原告の主張は失当である。
(2)　決定は，本件訂正発明と刊行物２に記載された発明とは，「第１の酸化塩
基，修正剤，式（ⅠⅠ）で示される第２の酸化塩基を含有するケラチン繊維の酸化
染色組成物である点で一致し，修正剤が，前者は式（Ⅰ）で示されるメタ－フェニ
レンジアミン誘導体類であるのに対して，後者は，修正剤としてメタフェニレンジ
アミン類と記載されているのであって，２，４－ジアミノアニソール等例示されて
いるものに限定されるものではないから，少なくとも染毛剤において用いられるｍ
－フェニレンジアミン類であれば適用できることが示され，特に置換基が限定され
ていないメタ－フェニレンジアミン誘導体である点で相違する。」（決定書９頁１
６行～２３行）と認定した。
原告は，①本件訂正発明のような「第１の酸化塩基＋修正剤＋第２の酸化
塩基」という複数の成分の具体的な「組合せ」に特徴を有する発明の進歩性の判断
に当たっては，過去に存在した酸化塩基と修正剤との具体的な「組合せ」を本件訂
正発明と比較すべきである，②刊行物２において，本件訂正発明と比較対照される
べき具体的な組合せを示す従来技術は，実施例１４及び１７であり，これらの実施
例によれば，刊行物２には本件訂正発明における第１の酸化塩基と第２の酸化塩基
とを組み合わせ，これに修正剤として２，４－ジアミノアニソール（又はその硫酸
塩）を使用した発明が開示されていると認定すべきである，③本件訂正発明と刊行
物２に記載された発明とは，第１の酸化塩基，第２の酸化塩基を含有する酸化染色
組成物である点で一致し，修正剤について，本件訂正発明では式（Ⅰ）で示される
化合物を使用しているのに対し，刊行物２に記載された発明では式（Ⅰ）で示され
る化合物を使用しておらず，２，４－ジアミノアニソールを使用している点で相違
する，と認定すべきである，④決定は，刊行物２に記載された発明の認定及び本件
訂正発明と刊行物２に記載された発明との一致点・相違点の認定を上記のように行
っておらず誤っている，と主張する。
刊行物２に記載された発明の修正剤についての決定の認定の当否について
みる。
決定の認定と原告の主張との違いは，要するに，刊行物２に記載された発
明の修正剤を，原告が実施例に記載された「２，４－ジアミノアニソール」と主張
するのに対し，決定が，実施例に記載されたものにとらわれず，同刊行物中に記載
されたところに基づいて，「ｍ－フェニレンジアミン，２，４－ジアミノアニソー
ル又はｍ－トルエンジアミン等のｍ－フェニレンジアミン類」として，２，４－ジ
アミノアニソールを含む上位概念として広くとらえている点にある。
原告は，本件訂正発明のような複数の成分の具体的な「組合せ」に特徴を
有する発明の進歩性の判断においては，刊行物２記載の発明は，具体的な組合せを
記載した実施例の記載から認定すべきである，と主張する。複数の成分の組合せの
発明の特許性（新規性・進歩性）について判断するに当たり，比較検討の対象とな
るべき引用発明は，複数の成分の組合せの発明として認定するのが，その後の比較
検討の作業を能率よくする上で好ましいのが，一般的であろう。しかしながら，そ
のことは，特許公報から引用発明として複数の成分の組合せの発明を認定するに当
たり，認定の根拠を実施例の記載だけに限定する理由とはなり得ない。実施例の記
載以外の記載であっても，複数の成分の組合せの発明を把握できる場合には，当然
に，引用発明の認定の根拠となり得る。これを実施例に限定する原告の主張は独自
のものという以外になく，採用できないことが明らかである。
刊行物２（甲第５号証）には，「本発明の酸化染料組成物中に普通使用さ
れるｍ－フェニレンジアミン類の例としてはｍ－フェニレンジアミン，２，４－ジ
アミノアニソール及びｍ－トルエンジアミンがある。」（甲第５号証５頁左上欄７
行～１０行）との記載がある。また，刊行物２には，酸化染毛組成物の実施例とし
て，例１４，例１７の２，４－ジアミノアニソールを用いた組合せだけではなく，
例１５に，Ｎ，Ｎ－ビス－（β－オキシエチル）－３－メチル－ｐ－フェニレンジ
アミン（本件訂正発明の第２の酸化塩基に相当）とｐ－フェニレンジアミン（本件
訂正発明の第１の酸化塩基に相当）と２，４－ジアミノトルエンすなわちｍ－トル
エンジアミンとの組合せも記載されている。これらの記載に照らすと，刊行物２に
は，第１の酸化塩基及び第２の酸化塩基に，修正剤として，ｍ－フェニレンジアミ
ン，２，４－ジアミノアニソール又はｍ－トルエンジアミン等のｍ－フェニレンジ
アミン類を配合した染毛組成物が記載されていると認めることができる。決定の，
刊行物２に記載された発明の認定に誤りはない。
(3)　以上のとおりであるから，取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
(1)本件訂正発明の構成の想到容易性について
決定は，本件訂正発明と刊行物２に記載された発明との相違点である修正
剤について，刊行物２に記載された修正剤として刊行物３又は４に記載された本件
訂正発明における修正剤と同じ式（Ⅰ）に包含される修正剤を用いることに想到す
ることは容易である，と判断した。
原告は，決定の上記相違点についての判断は誤りであると主張する。
しかしながら，証拠（乙第１，第２号証）及び弁論の全趣旨によれば，酸
化染料組成物とは，酸化塩基を過酸化水素等で酸化させて発色させる髪等の染色に
用いられる組成物であり，酸化塩基が酸化により重合して生成する高分子型の色素
に種々の修正剤が組み込まれて様々な色調が生成するものであること，本件出願の
優先日の当時，本件訂正発明の属する，酸化塩基及び修正剤を組み合わせて使用す
る酸化染料組成物の技術分野において，酸化塩基として機能し得る多数の化合物群
（ｐ－フェニレンジアミン，パラトルエンジアミン，パラアミノジフェニルアミン
等）及び修正剤として機能し得る多数の化合物群（メタフェニレンジアミン，レゾ
ルシン，ピロガロール，ピコカテコール等）が周知であったこと，酸化染料組成物
に対しては，それが人の毛髪染色に使用されるものであることから，無毒性，低刺
激性，耐汗性，耐光性，耐シャンプー性等の染色特性が求められること，このた
め，上記技術分野の当業者は，上記の具体的な染色特性のそれぞれにつき更なる改
善を目指して，酸化塩基として機能する化合物群から少なくとも一つ以上の化合物
を取り出し，かつ，修正剤として機能する化合物群から少なくとも一つ以上の化合
物を取り出し，それらを組み合わせたときの染色特性を研究していること，本件訂
正発明及び刊行物２ないし４に記載された発明は，いずれも，毛髪用の酸化染料組
成物の技術分野に属し，周知の酸化塩基と，周知の修正剤とを用いたものであるこ
と，が認められる。
これらの事実に照らすと，毛髪用の酸化染料組成物の技術分野の当業者に
おいて，刊行物２に記載された修正剤として，同一技術分野に属する刊行物３又は
４に，決定が認定する内容（決定書９頁～１０頁参照）を伴って記載されている修
正剤を使用することを試みることは，その組合せを阻害する要因が認められない限
り，格別の創意工夫を要することなく，容易に行うことができることである，とい
うべきである。ところが，本件全資料を検討しても，上記組合せを阻害する要因が
あると認めることはできない。
原告は，①酸化染色組成物の染色状態の優劣は修正剤のみによって決まる
ものではなく，それぞれの組成物において使用される酸化塩基と修正剤との組合せ
によって決定されるのであるから，刊行物３，４にそこに記載された修正剤が優れ
た効果をもたらすとの記載があったとしても，これを第１の酸化塩基及び第２の酸
化塩基と組み合わせた場合に優れた染色特性をもたらす保証はなく，このことは甲
第１４号証の実験結果からも明らかである，②刊行物４には，刊行物２に記載され
た発明と刊行物４に記載された発明とを組み合わせることを阻害する要因が含まれ
ている，と主張する。
しかしながら，刊行物３，４に記載された修正剤を第１の酸化塩基及び第
２の酸化塩基と組み合わせた場合に優れた染色特性をもたらす保証がなくとも，上
記修正剤が優れた効果を発揮する可能性が上記刊行物に具体的に示されている以
上，当業者において，この修正剤を組み合わせることを試みることは当然に行うこ
とである。仮に，この修正剤を組み合わせることによって不都合が生じることがあ
りそうであっても，この修正剤に優れた点があり，優れた効果を発揮する可能性が
ある以上，当業者において，優れた点を生かそうとしてこの修正剤を組み合わせる
ことを試みることも，当然に行うことであるといってよいことは明らかである。
原告の主張は，いずれも採用することができない。
(2)　本件訂正発明の効果について
刊行物２に記載された発明の修正剤として刊行物３又は刊行物４に記載さ
れた修正剤を選択して本件訂正発明の構成に想到することが容易であると解すべき
ことは，上に述べたとおりであるから，本件訂正発明の進歩性が肯定されるために
は，同発明が現実に示すものとして本件出願より明らかにされた効果が，当業者が
同発明の構成のものとして予想することができない顕著な効果を奏することが必要
である（したがって，比較の対象は，従来技術の示す効果ではなく，同発明の構成
のものと当業者が予想する効果である。）。
原告は，本件明細書の段落【００４１】～【００５４】の記載や，平成１
２年７月７日付け特許異議意見書（甲第１０号証）添付の実験成績証明書，平成１
３年３月５日付け意見書（甲第１２号証）添付の実験成績証明書に記載された実験
結果等から，本件訂正発明が当業者の予測し得なかった顕著な効果を奏すること
は，明らかである，と主張する。
本件明細書の上記記載中には，第１の酸化塩基に相当する成分と修正剤に
相当する成分の二成分を含有する比較例１，修正剤に相当する成分と第２の酸化塩
基に相当する成分の２成分を含有する比較例２と比較して，本件訂正発明の３成分
を含有する組成物が洗髪に対する抵抗力に優れた着色を達成することが示されてい
るにすぎない。これをもって，本件発明が，当業者が本件発明の構成のものとして
予想することのできない著しく優れた効果を奏することを示すものとすることはで
きない。
また，本件において，本件訂正発明が顕著な作用効果を奏するというため
には，本件訂正発明の構成に含まれるもののうち，決定により，刊行物２に記載さ
れた発明の修正剤に代えて刊行物３又は刊行物４に記載の修正剤を選択することに
よって得ることが容易であるとされた構成が，予想外の著しく優れた効果を有する
ことが認められなければならない，というべきである。
甲第１２号証に添付された実験成績証明書の実験Ｃ’は，第１の酸化塩基
としてパラ－フェニレンジアミンを，修正剤として１－アミノプロピルオキシ２，
４ジアミノベンゼンを用いて，第２の酸化塩基を種々変更して配合した組成物の耐
汗性，選択性の効果について示すものであり，甲第１０号証に添付された実験成績
証明書の実験Ａ及び甲第１２号証に添付された実験成績証明書の実験Ａ’は，修正
剤として２，４－ジアミノ－ブトキシベンゼンを，第２の酸化塩基としてＮ－エチ
ル，Ｎ－β－ヒドロキシエチルパラフェニレンジアミンを用いて，第１の酸化塩基
を種々変更して配合した組成物の選択性，着色力の効果について示すものにすぎ
ず，いずれも，刊行物２（甲第５号証）の修正剤に代えて刊行物３又は４記載の修
正剤を選択することによって得られる本件訂正発明の構成の効果を示すものではな
い。
甲第１０号証に添付された実験成績証明書において，修正剤を変更したこ
とによる効果を示すのは，実験Ｂのみであり，甲第１２号証に添付された実験成績
証明書において，修正剤を変更したことによる効果を示すのは，実験Ｂ’のみであ
る。しかしながら，これらは，修正剤として，２，４－ジアミノアニソール，１，
３－ジアミノベンゼン（刊行物２におけるｍ－フェニレンジアミンと同じ物質），
２－メチル－１，５－ジアミノベンゼン（刊行物２におけるｍ－トルエンジアミン
と同じ物質）を用いた場合と比較した，２，４－ジアミノエトキシベンゼンを用い
た場合の効果を示すものであって，刊行物２（甲第５号証）に記載された修正剤に
代えて刊行物３（甲第６号証）に記載された２，４－ジアミノブトキシベンゼン又
は刊行物４（甲第７号証）に記載された２，４－ジアミノフェノキシエタノールを
修正剤として用いた場合の効果について示すものではない。
以上のとおり，本件明細書の上記記載及び各実験成績証明書は，刊行物２
（甲第５号証）に記載された修正剤に代えて，刊行物３（甲第６号証）に記載され
た２，４－ジアミノ－ブトキシベンゼン又は刊行物４（甲第７号証）に記載された
２，４－ジアミノフェノキシエタノールを用いることによる効果を明らかにするも
のではなく，本件訂正発明が，その進歩性を肯定するに足る顕著な効果を奏するも
のであることを認めるに足りるものではない。
(3)　上に述べたところによれば，取消事由２も理由がない。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく，
その他，決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。よって，原告の本訴請
求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理の申立てのための付加
期間について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６条２項を適用して，主
文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　山　　下　　和　　明
裁判官　　阿　　部　　正　　幸
裁判官　　高　　瀬　　順　　久
　

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