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平成１５年(ワ)第５８１３号　製造販売禁止等請求事件（第１事件）
平成１６年(ワ)第２３６３３号　特許権侵害差止等請求事件（第２事件）
平成１６年１２月２１日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
第１事件原告　　　　　　　　　　　　　　マック株式会社
第２事件原告　　　　　　　　　　　　　　更生会社佐藤工業株式会社
　　管財人　森　本　裕　士
原告両名訴訟代理人弁護士　　　　　　　菊　池　　　武
同補佐人弁理士　　　　　　　　　　　　　富　田　徹　男
同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊　田　正　雄
第１事件・第２事件被告　　　　　　　　　株式会社演算工房
第１事件・第２事件被告訴訟代理人弁護士　大　野　聖　二
第１事件被告訴訟代理人弁護士　　　　　　中　道　　　徹
第１事件・第２事件被告補佐人弁理士　　　鈴　木　　　守
主　　　　　　　　　文
１　第１事件・第２事件被告は，別紙「物件目録」記載の製品を製造し，販売し，
又は販売の申出をしてはならない。
２　第１事件・第２事件被告は，前項の製品を廃棄せよ。
３　第１事件被告は，第１事件原告に対し，９３６万２４００円及びこれに対する
平成１５年３月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４　第２事件被告は，第２事件原告に対し，１４０万４３６０円及びこれに対する
平成１６年１１月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５　第１事件原告及び第２事件原告のその余の請求をいずれも棄却する。
６　訴訟費用のうち，第１事件について生じたものはこれを５分し，その２を第１
事件原告の，その余を第１事件被告の各負担とし，第２事件について生じたものは
これを２分し，各１を第２事件原告及び第２事件被告の各負担とする。
７　この判決のうち第１項，第３項及び第４項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　原告らの請求
１　第１事件　　
(1)　主文第１項と同旨
(2)　主文第２項と同旨
(3)　第１事件被告は，第１事件原告に対し，４５４０万円及びこれに対する平
成１５年３月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
２　第２事件　　
(1)　主文第１項と同旨
(2)　主文第２項と同旨
(3)　第２事件被告は，第２事件原告に対し，２２７０万円及びこれに対する平
成１６年１１月１７日（「当事者参加の申出」と題する書面送達の日の翌日）から
支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
１　第１事件原告及び第２事件原告は，多機能測量計測システムの発明に係る特
許権（後記「本件第１特許権」）及びトンネル断面のマーキング方法の発明に係る
特許権（後記「本件第２特許権」）を共有している。第１事件・第２事件被告は，
別紙「物件目録」記載の物件（以下「被告製品」という。）を貸与等していた。本
件は，第１事件原告及び第２事件原告が，被告製品の貸与等が原告らの上記各特許
権を侵害する（本件第２特許権に関しては特許法１０１条４号の間接侵害に該当す
る）と主張し，第１事件・第２事件被告は上記侵害行為により５億８０９９万７８
０１円の利益を得ているとして，第１事件・第２事件被告に対し，被告製品の販売
等の差止め及び廃棄を求めるとともに，第１事件・第２事件被告が被告製品を貸与
等したことによって生じた損害賠償金（うち平成１６年２月２８日までに生じた
分。主位的に特許法１０２条２項による損害額を，予備的に同条３項による損害額
を主張）について，第１事件原告が内金４５４０万円の支払を，第２事件原告が内
金２２７０万円の支払を各求めた事案である。
２　前提となる事実（当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定され
る事実。証拠により認定した事実については，該当箇所末尾に証拠を掲げた。）
(1)第１事件原告は，レーザー光線及び電荷結合素子を用いた自動測量機器の
設計，製作及び販売並びにレンタル等を目的とする株式会社である（以下，「原告
マック」という。）。
　　第２事件原告は，更生会社佐藤工業株式会社（登記簿上の本店富山市（以
下略））の管財人である（以下「原告佐藤工業」という。また，第１事件原告と第
２事件原告を併せて「原告ら」という。）。
　　第１事件・第２事件被告は，コンピュータソフトウエアの設計・製作及び
その販売，建設用機器のレンタル業務等を目的とする株式会社である（以下，単に
「被告」という。）。
(2)　原告らは，次の特許権（以下「本件第１特許権」という。）を各２分の１
の持分で共有している。
　ア(ア)　発明の名称　　多機能測量計測システム
　(イ)　出願日　　　　平成６年８月２日
　(ウ)　出願番号　　　０６－１８１４７３　
　(エ)　登録日　　　　平成１１年４月２３日
　(オ)　特許番号　　　第２９１９２７３号
イ　本判決末尾添付の本件第１特許権に係る明細書（以下「本件明細書１」と
いう。）の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（甲１の１。以下，
同項に記載されている発明を「本件第１特許発明」という。）。
　　「測量対象となる対象部に対して測距，測角を行ない測距データと測角デ
ータとを得る測定装置と，該測定装置で得られた測距データと測角データとを受信
して該測距データと測角データとに基づくデータ処理を実行するデータ処理端末と
を備える多機能測量計測システムであって，前記測定装置は，一般測量に対応した
測定を行う一般モードと，内空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されてい
る測距データと測角データとに得られた測距データと測角データとを比較演算して
特殊測量に対応した測定を行う特殊モードとを有し，前記データ処理端末は，前記
測定装置に対して前記一般モードと前記特殊モードとのいずれかひとつのモードを
指示する指示手段と，前記測定装置から測距データと測角データとを受信して前記
指示手段により指示されたモードに応じたデータ処理により測量結果を得るデータ
処理手段とを有することを特徴とする多機能測量計測システム」
ウ　本件第１特許発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下
「構成要件Ａ」などという。）。
　Ａ　測量対象となる対象部に対して測距，測角を行ない測距データと測角
データとを得る測定装置と，該測定装置で得られた測距データと測角データとを受
信して該測距データと測角データとに基づくデータ処理を実行するデータ処理端末
とを備える多機能測量計測システムであって，
Ｂ　前記測定装置は，一般測量に対応した測定を行う一般モードと，内空
変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距データと測角データとに
得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測量に対応した測定を行う
特殊モードとを有し，
Ｃ　前記データ処理端末は，前記測定装置に対して前記一般モードと前記
特殊モードとのいずれかひとつのモードを指示する指示手段と，前記測定装置から
測距データと測角データとを受信して前記指示手段により指示されたモードに応じ
たデータ処理により測量結果を得るデータ処理手段とを有すること
を特徴とする多機能測量計測システム
エ　本件明細書１には，本件第１特許発明の作用効果について，次のとおり
記載されている（甲１の１。６頁左欄４０ないし４４行）。
一般測量と内空変位や天端沈下量を求める特殊測量とを行う際の測定装
置を共通化して部品点数を削減するとともに，そのトータルコストを大幅に低減さ
せることができる多機能測量計測システムを得られる効果がある。　
(3)　原告らは，次の特許権（以下「本件第２特許権」といい，本件第１特許権
と併せて「本件各特許権」という。）を各２分の１の持分で共有している。
　ア(ア)　発明の名称　　トンネル断面のマーキング方法
　(イ)　出願日　　　　平成元年９月１４日
　(ウ)　出願番号　　　０１－２３８７４８　
　(エ)　登録日　　　　平成１０年８月２８日
　(オ)　特許番号　　　第２１３８０３５号
イ　本判決末尾添付の本件第２特許権に係る明細書（以下「本件明細書２」
という。）の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりである（甲２の１。以
下，同項に記載されている発明を「本件第２特許発明」という。）。
　「レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光
波測角測距儀とを，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一体とし
たレーザー光投射装置と；このレーザー光投射装置を支持して，鉛直方向および水
平方向に駆動する駆動装置と；前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネ
ル形状情報に基づいて前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向お
よび水平方向に移動させる演算制御装置と；を有し，前記レーザー光投射装置およ
び前記駆動装置を切羽断面手前の位置に設置するとともに，予めその設置座標を知
っておき，座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀により視準し，この視準
による前記設置座標からの測角測距データを得て，他方で，前記演算制御装置に与
えられた計画トンネル線形および計画トンネル断面形状に基づいて，前記切羽断面
上における作業基準点を設定し，前記演算処理装置で前記測角測距データに基づい
て前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算
し，その鉛直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置
を振って，前記作業基準点にレーザー光を投射させ，順次切羽断面上に
作業基準点をレーザー光の照射によるマーキングを行うことを特徴とするトンネル
断面のマーキング方法」
ウ　本件第２特許発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下
「構成要件ａ」などという。）。
ａ　レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する
光波測角測距儀とを，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一体と
したレーザー光投射装置と；
ｂ　このレーザー光投射装置を支持して，鉛直方向および水平方向に駆動
する駆動装置と；
ｃ　前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネル形状情報に基づ
いて前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移
動させる演算制御装置と；を有し，
ｄ　前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を切羽断面手前の位置に
設置するとともに，
ｅ　予めその設置座標を知っておき，
ｆ　座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀により視準し，この視準
による前記設置座標からの測角測距データを得て，
ｇ　他方で，前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線形および計画ト
ンネル断面形状に基づいて，前記切羽断面上における作業基準点を設定し，
ｈ　前記演算処理装置で前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に
向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算し，その鉛直角度およ
び水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を振って，前記作業基
準点にレーザー光を投射させ，
ｉ　順次切羽断面上に作業基準点をレーザー光の照射によるマーキングを
行うことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法
エ　本件明細書２には，本件第２特許発明の作用効果について，次のとおり
記載されている（甲２の１。４頁左欄９行ないし右欄２行）。
　　予め計算されたマーキングデータに基づいて，トンネル切羽断面手前の
任意の位置に設置されたレーザー光投射装置によって，トンネル切羽断面上の全作
業基準点が直接照射されるため，凹凸の激しい切羽断面上であっても，トンネル形
状が真円でない場合やトンネル外周円の中心が切羽面上に無い場合であっても，ま
たトンネル線形が曲線であっても正確にマーキングすることができる。本発明方法
によってトンネル断面のマーキング行った場合には上記のような正確なマーキング
ができるため，余掘り・アタリを大幅に減少させることができ，経済的にトンネル
掘削をすることができる。　
(4)　被告製品について
　ア　被告は，平成１６年３月１６日まで，被告製品を製造，販売していた。
　イ　被告製品による測量の概要は別紙「被告方法目録」記載のとおりである
（以下，被告製品による測量の方法を「被告方法」という。）。
３　争点
(1)　被告製品が本件第１特許発明の技術的範囲に属するか
　ア　被告製品が構成要件Ａの「多機能測量計測システム」に該当するか（争
点１）
　イ　被告製品が構成要件Ｂの「測定装置は，一般測量に対応した測定を行う
一般モードと，内空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距デー
タと測角データとに得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測量に
対応した測定を行う特殊モードとを有し」を充足するか（争点２）
　ウ　被告製品が構成要件Ｃの「指示手段」及び「データ処理手段」を有する
「データ処理端末」を備えるか（争点３）
(2)　本件第１特許発明が無効理由を有することが明らかであり，本件第１特許
権に基づく権利行使が権利の濫用といえるか（争点４）
(3)　被告が被告製品を製造，販売等する行為が本件第２特許権の間接侵害（特
許法１０１条４号）に該当するか，特に，被告製品が「その方法の使用に用いる物
であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たるか
ア　被告方法が構成要件ｅ「予めその座標を知っておき」を充足するか（争
点５）
イ　被告方法が構成要件ｆ「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀
により視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て」を充足
するか（争点６）
ウ　被告方法が構成要件ｇ「前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線
形および計画トンネル断面形状に基づいて，前記切羽断面上における作業基準点を
設定し」を充足するか（争点７）
エ　被告方法が構成要件ｈ「前記演算処理装置で前記測角測距データに基づ
いて前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算
し」を充足するか（争点８）
(4)　本件第２特許発明が無効理由を有することが明らかであり，本件第２特許
権に基づく権利行使が権利の濫用といえるか（争点９）
(5)　損害の内容及び額（争点１０）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告製品が構成要件Ａの「多機能測量計測システム」に該当する
か）
　（原告ら）
　被告は，被告製品の見積書において，「マンモス，光波測量機が必要ありま
せん」と記載しており（甲１３），同記載は，被告製品が一般測量に使用する光波
測量機器と内空変位測定機を兼ねている旨述べているから，被告製品が多機能測量
計測システムに該当することは明らかである。
　被告は，一般測量を「一般的な測定装置による測量」と解した上で，被告製
品は一般的な測定装置による測量を行わないから一般測量モードを有しておらず，
したがって，一般モードと特殊モードを有する多機能測量計測システムに該当しな
い旨主張する。
　しかしながら，一般測量とは，一般的な測量すなわち「マーキングの際に基
準点を測量して測量装置の位置を割り出す際に行う測角と測距」を意味しているの
であって，被告主張の解釈はとり得ない。
　そして，被告製品の機能のうち少なくとも「任意点測量」は一般測量に該当
する。任意点測量が一般測量に該当することは，被告作成の「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ
　Ｌｉｔｅ（簡易版）と他社製品との比較表(2)」（甲２１の２頁）「任意点測量」
欄に「無線のため一人で測量できる」旨記載されており，甲１３に，被告製品があ
れば「光波測量機（一般測量に使う光波測量機）とマンモス（内空変位測定機）」
は必要ない旨記載されていることからも明らかである。
　被告製品が特殊モードを有していることは争いがないところ，通常の測角測
距データが得られなければ特殊モードの計算ができないのであるから，被告製品に
おいて通常の測角測距（一般測量）機能がないということはあり得ない。原告ら
は，特殊測量の工程の一過程において測角測距を行っていることをもって一般測量
であると主張するものではないが，被告製品においては，特殊測量の工程の一過程
において，たまたま測角測距データを取得しているというのではなく，明らかに測
角測距データの取得を目的として測量を指示していることから，一般測量を行って
いると主張するものである。
　（被告）
本件第１特許発明に係る計測システムは，「多機能測量計測システム」でな
ければならない。「多機能測量計測システム」の意義は一義的に明らかでないが，
本件明細書１の記載（甲１の１。２頁左欄３ないし６行）から，「一般測量と特殊
測量の双方の測量計測システムの機能を兼ね備えたシステム」を意味すると解され
る。
そして，「一般測量」とは，本件明細書１に，「一般測量対応のトータルス
テーションを用いてもトンネル内の内空変位や天端沈下量を測量することができな
い」（甲１の１。２頁左欄２１ないし２３行），「請求項１の発明は，上記の事情
に鑑み，一般測量と内空変位や天端沈下量を求める特殊測量とを行う際の測定装置
を共通化して部品点数を削減するとともに，そのトータルコストを大幅に低減する
ことができる」（甲１の１。２頁左欄２８ないし３２行）との記載があることか
ら，「一般的な測定装置による測量」ないし「一般測量対応のトータルステーショ
ンで測量できるもの」をいうと解釈できる。
ところが，被告製品は，トンネル施工のための測量の専用機であり，一般測
量に使用することは予定されていないので，一般測量機能を有していない。したが
って，「多機能測量計測システム」ということはできない。
原告らは，被告製品の「任意点測量」機能が一般測量に該当すると主張す
る。しかし，被告製品の任意点測量とは，別紙「被告製品の任意点測量」記載のと
おりの内容であるから，一般測量すなわち，一般的な測定装置による測量に当たら
ない。
また，原告らは，特殊測量とは，一般測量によって得られた測角測距データ
を用いて計算を行うものであるから，特殊モードを有しているのに一般測量するこ
とを予定していない測定機はあり得ないかのように主張する。しかし，本件明細書
１には，「一般測量対応のトータルステーションを用いてもトンネル内の内空変位
や天端沈下量を測量することができないので，特殊測量を行う度に専用のトータル
ステーションを別に用意しなければならなかった。……請求項１の発明は，上記の
事情に鑑み，一般測量と内空変位や天端沈下量を求める特殊測量とを行う際の測定
装置を共通化して部品点数を削減するとともに，そのトータルコストを大幅に低減
することができる」旨記載されている（甲１の１。２頁左欄２１ないし３２行）の
であるから，特殊測量を行う際の測定装置が必ず一般測量の機能を有しているとい
うことはできないはずである。また，本件明細書１においては，特殊測量のフロー
チャートとして図９が記載されているが，図９には測角測距を行うステップを含め
て「特殊測量」の処理としているのであるから，測角測距を行っていることをもっ
て，一般測量を行っているということはできない。
よって，被告製品は，本件第１特許発明の技術的範囲に属しない。　
２　争点２（被告製品が構成要件Ｂの「測定装置は，一般測量に対応した測定を
行う一般モードと，内空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距
データと測角データとに得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測
量に対応した測定を行う特殊モードとを有し」を充足するか）
（原告ら）
構成要件Ｂの「測定装置は，一般測量に対応した測定を行う一般モードと，
内空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距データと測角データ
とに得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測量に対応した測定を
行う特殊モードとを有し」との構成は，測定装置が外部からの一般モードないし特
殊モードの指示に基づいて，いずれのモードにも対応可能な構成であることを意味
しているものである。
被告製品の測定装置に該当するトータルステーションには，「一般モード」
「特殊モード」という名称のメニューはないが，上記トータルステーションは，外
部コンピュータからの指示に基づいて，トンネル内空変位，天端沈下に対応するこ
とが可能な測量器であるから，被告製品は構成要件Ｂを充足する。被告製品が，一
般測量に対応することが可能であることは，前記１で原告らが主張したとおりであ
る。
この点に関し，被告は，被告製品の測定装置に該当するトータルステーショ
ンが，内空変位測定や天端沈下量測定の場合も含め，いかなる場合も測角測距を行
うのみであるから，被告製品の測定装置は一般モードと特殊モードを有しない旨主
張する。しかし，構成要件Ｂの意味は，前記のとおり，外部からの一般モード，特
殊モードの指示に対応可能であることを意味するものである。本件明細書１に，
「上述した実施例では，モードとして，一般測量と特殊測量との２つのモードにつ
いて説明したが，さらに，測角や測距の精度を測量対象に応じて段階的に分け，こ
れによって作業要求に応じた測量結果を得るようにしても良い。」（甲１の１。５
頁右欄下から２行目ないし６頁左欄上から３行目）との記載があることからも明ら
かなように，本件第１特許発明は，測角測距を行うという点で共通であっても，モ
ードが異なり得ることを前提としているのであって，一般モードと特殊モードがい
ずれも測角測距を行うものであることを理由にモードが異ならないという被告の主
張は当たらない。
　（被告）
構成要件Ｂは，「測定装置は，……一般モードと……特殊モードとを有し」
という構成であるから，被告製品が構成要件Ｂを充足するというためには，被告製
品の測定装置に該当するトータルステーションが，一般モードと特殊モードという
２つのモードを有している必要があると解釈される。このことは，本件明細書１に
「請求項１の発明は，……一般測量と内空変位や天端沈下量を求める特殊測量とを
行う際の測定装置を共通化して部品点数を削減するとともに，そのトータルコスト
を大幅に低減させることができる多機能測量計測システムを提供することを目的と
している。」（甲１の１。２頁左欄２８ないし３２行）と記載されていることから
も裏付けられる。
この点に関して，原告らは，構成要件Ｂの意味を，測定装置が外部からの一
般モード，特殊モードの指示に対応可能であることを意味すると主張するが，特許
請求の範囲の記載に基づかない主張である。
　　本件においては，前記１で被告が主張したとおり，被告製品は，一般測量機
能を有しないから，被告製品において測定装置に該当するトータルステーション
は，一般モードを有していない。また，被告製品のトータルステーションは，測角
測距データを取得する機能を有しているにすぎず，内空変位，天端沈下の測定は行
わないから（これらの測定を行うのは，トータルステーションに併設されるコンピ
ュータである。），被告製品の測定装置であるトータルステーションが「特殊モー
ド」を有しているとはいえない。
したがって，被告製品の測定装置であるトータルステーションは，一般モー
ドと特殊モードの２つのモードを有しているとはいえないから，本件特許発明の構
成要件Ｂを充足しない。
３　争点３（被告製品が構成要件Ｃの「指示手段」及び「データ処理手段」を有
する「データ処理端末」を備えるか）
　（原告ら）
被告製品においては，別紙「物件目録」記載のＮＡＴＭ－Ｂｏｘ及びＰＤＡ
がデータ処理端末に該当するところ，ＮＡＴＭ－ＢｏｘはＰＤＡからの指示を受け
てトータルステーションに指示し，測量データの処理を行うから，被告製品は，指
示手段及びデータ処理手段を有するデータ処理端末を備えている。
この点，被告は，本件第１特許発明においては，データ処理端末を単一の装
置によって構成する旨の限定があるかのように主張するが，そのような限定はな
い。部品点数の削減によるトータルコストの低減は，内空変位計測器と一般の測量
機器を兼ねることによって実現されるものであり，データ処理端末を単一の装置に
よって構成することによって実現されるものではない。
　（被告）
本件第１特許発明の構成要件Ｃにおいては，「一般モードと前記特殊モード
とのいずれかひとつのモードを指示する指示手段」を備えている必要があるが，被
告製品の測定装置には一般モードと特殊モードの２つのモードは存在しないから，
これらのうちいずれかひとつのモードを指示する指示手段を備えているということ
はない。
また，本件第１特許発明の構成要件Ｃにおいてはデータ処理端末自身が指示
手段を備えている必要があるところ，被告製品においては，データ処理端末に該当
するＮＡＴＭ－Ｂｏｘは指示手段を備えていない（指示手段は，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ
とは別個に設けられているＰＤＡである。）。この点，原告らは，ＮＡＴＭ－Ｂｏ
ｘ及びＰＤＡがデータ処理端末に当たる旨主張する。しかし，本件明細書１には本
件第１特許権の目的として「部品点数を削減するとともに，そのトータルコストを
大幅に低減させる」旨記載しているのであるから（甲１の１，２頁左欄３０ないし
３１行），データ処理端末をあえて複数の装置によって構成したとしても本件第１
特許発明の技術的範囲に属する旨の原告らの主張は，明細書の記載に基づかない主
張であり失当である。
したがって，被告製品は，本件第１特許発明の構成要件Ｃの構成を有しな
い。
４　争点４（本件第１特許発明が無効理由を有することが明らかであり，本件第
１特許権に基づく権利行使が権利の濫用といえるか）
（被告）
(1)　原告らの主張するように，一般測量を「マーキングの際に基準点を測量し
て測量装置の位置を割り出す際に行う測角と測距」をいうと解釈し，特殊モードと
は，一般測量によって得られた測角測距データを用いて計算を行うものであるか
ら，特殊モードを有しているのに一般測量することを予定していない測定機はあり
得ないと解釈した場合には，本件第１特許発明は，本件第１特許権の出願前に存在
していた内空変位測定及び天端沈下量測定を行える３次元測定システムである株式
会社ソキア製のＭＯＮＭＯＳと同一の構成であるから，新規性がなく，本件第１特
許発明は明らかな無効理由を有しており，原告らの請求は権利の濫用である。
(2)ア　構成要件ＡとＭＯＮＭＯＳの対比
ＭＯＮＭＯＳは，平成３年６月２８日発行の日経コンストラクションに
掲載されているところ（乙１），測角測距を行うＮＥＴ２と呼ばれる測定機と，測
角測距データに基づくデータ処理を行うコントロールターミナルＳＤＲ４Ｂとを有
するから（乙２。７，９頁）構成要件Ａを満たす。
また，ＭＯＮＭＯＳは，測角測距を行うから，原告らの主張するように
測角測距を行うことをもって一般測量であるというのであれば，ＭＯＮＭＯＳは一
般測量に対応した測定を行う一般モードを有する。
イ　構成要件ＢとＭＯＮＭＯＳの対比
乙１の記載から，ＭＯＮＭＯＳが内空変位及び天端沈下量を測定できる
ことは明らかであるから，特殊測量にも対応可能である。
よって，ＭＯＮＭＯＳは，一般モードと特殊モードとを有するから，構
成要件Ｂを満たす。
ウ　構成要件ＣとＭＯＮＭＯＳの対比
カタログ（乙２）によれば，ＭＯＮＭＯＳのコントロールターミナルは
「計算・表示・記憶・印字・解析」を行うことができ「ＳＤＲ４Ｂは３－Ｄステー
ションＮＥＴ２に接続して使用，視準以外の操作をすべて集中コントロール」でき
るものであるから（乙２の９頁），コントロールターミナルは指示手段及びデータ
処理手段を有する。よって，ＭＯＮＭＯＳは構成要件Ｃを満たす。
(3)　上記のとおり，本件第１特許発明は，特許出願前に存在していたＭＯＮＭ
ＯＳと同一であって新規性を有しておらず，無効理由を有することが明らかであ
る。したがって，本件第１特許権に基づく権利行使は，権利の濫用として許されな
い。
　（原告ら）
(1)　被告は，本件第１特許権の出願前に存在したＭＯＮＭＯＳを根拠に本件第
１特許発明には新規性がない旨主張する。
被告の上記主張は，原告らが，一般測量によって得られた測角測距データ
を用いて計算を行うのが特殊測量であり，特殊モードを有しているのに一般測量す
ることを予定していない測定機はあり得ないと解釈していることを前提とするよう
であるが，原告らはそのような主張をしておらず，被告の前提は誤っている。
(2)　また，被告は，ＭＯＮＭＯＳが測角測距を行うことを根拠に，ＭＯＮＭＯ
Ｓが本件第１特許発明に係る測定装置と同じ構成を有する旨主張するが，ＭＯＮＭ
ＯＳにおいて可能な測角測距は，内空変位や天端沈下量を求めるための測角測距の
みであって，マーキングの際の基準点の測量（一般測量）まではできない。ＭＯＮ
ＭＯＳに採用されているトータルステーションＮＥＴ２は，プリズムを使用した測
量の場合，実質的に３０ないし１００ｍまでしか測量できず，精度も低い（甲２
３）。そのため，ＭＯＮＭＯＳを導入したトンネル現場では更に他の一般測量機器
を導入する必要があった。
５　争点５（被告方法が構成要件ｅ「予めその座標を知っておき」の方法に該当
するか）
（原告ら）
本件第２特許発明の構成要件ｅにおける「予めその設置座標を知っておき」
とは，マーキング作業を行う前に予め知っておくことを意味するのであって，機械
を設置する前から機械設置点の座標を決めておくことを意味しているものではな
い。測量用の光学装置は，その現在位置と測量対象の方角や距離から相手位置を割
り出して作業（マーキング等）を行うものであって，現在位置を確認してから作業
終了までの間に光学装置を移動させることは出来ない。仮に光学装置を移動させた
場合には再度の位置確認が必要となる。本件第２特許発明の構成要件ｅでは，この
ことを「予めその設置座標を知っておき」としているものである。
そして，被告製品は，マーキング作業を行う前に機械設置点の座標軸を予め
確認する構成を有している。なお，被告は，機械設置点の座標測定を繰り返し行い
得ることを被告製品の特徴として主張するが，「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｍａｎｕａ
ｌ　ｄｉｇｅｓｔ　ｖｅｒｓｉｏｎ」（甲１６）によれば，現実には，機械設定し
た後６時間以内に後方交会を行っていればマーキング作業の都度機械設置点の座標
測定を行わないものと思われるから，被告方法についての被告の上記主張は，事実
に反する。被告方法が，本件第２特許発明の構成要件ｅを充足することは明らかで
ある。
なお，マーキングのためには，どのような方法であるにせよマーキングに用
いる機器以外の測量機器が必要であるところ，本件第２特許発明では測定機の設置
座標を他の測量機器による測量によって知り，被告製品においては，後方交会法に
用いる２つの基準点の座標を他の測量機器による測量により知っておきこれを用い
て測定機設置座標を測定するというのであるから，本件第２特許発明と被告製品と
の違いは，他の測量機器を直接的に使用するか間接的に使用するかの差異でしかな
い。被告は，被告製品が後方交会法によって測定機の設置座標を知る手法を採用し
ていることを根拠に本件第２特許発明の技術的範囲に属しないと主張するようであ
るが，後方交会法自体は，従来からある一般的な手法である。本件第２特許発明出
願時には，レーザー光投射装置の設置座標を正確に測定する作業は非常に複雑なも
のであったことから，本件第２特許発明の特許請求の範囲には，レーザー光投射装
置の設置座標や基準点の座標を予め知っておく構成が記載されているものの，その
後の技術の進歩によって，機械設置位置を後方交会法で簡単に知ることができるよ
うになったものである。被告製品がかかる手法を採用していることをもって本件第
２特許発明とは異なる新たな技術であるかのように主張しているにすぎない。
（被告）
構成要件ｅの「予めその設置座標を知っておき」とは，「機械を切羽断面手
前の位置に設置する前に前もってその設置座標を知っておき」と解釈するのが自然
である。
本件第２特許発明の特許請求の範囲には「座標が既知の別の基準点」との文
言が使用されており，このように「別の」という語が使用されているのは基準点の
他に既知の点があることを前提としており，基準点の他に既知の点とは機械設置点
しか考えられないから，上記のような記載からも，機械設置点が機械設置前に既知
であることが裏付けられる。さらに，本件明細書２には「レーザー光投射装置１及
び駆動装置７は，図面に示すように，切羽断面１８手前の位置に設置され，この設
置座標Ｐ（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）は，予め他の測量機器による測量により既知であ
る。」と記載されており（甲２の１。２頁右欄４１ないし４４行），かかる記載
は，上記のような解釈に合致する。原告らは，本件第２特許発明の出願時には，レ
ーザー光投射装置の設置座標を正確に測定する作業は非常に複雑なものであったこ
とから，本件第２特許発明の特許請求の範囲には，レーザー光投射装置の設置座標
や基準点の座標を予め知っておく構成としたものである旨主張しており，この主張
からも，原告らが，本件第２特許発明の構成要件ｅを「機械を切羽断面手前の位置
に設置する前に前もってその設置座標を知ってお」くという意味で記載し
たことは明らかである。
ところが，被告製品においては，測定機を設置した後に，基準点２点からの
測角測距から後方交会法によって機械設置点の３次元座標を自動的に求める。機械
設置点の座標軸を機械設置前に予め知っておくことを要する本件第２特許発明で
は，振動や地山の変動によって機械の設置位置がずれたような場合には，マーキン
グ位置も誤ってしまうことになるが，基準点Ａ点の視準と同時に機械設置点の座標
軸を求める被告方法では，機械の設置位置を任意の場所に設定でき，トータルステ
ーションが当初の設置位置からずれた場合にも正確なマーキングを行い得るという
違いがある。
原告らは，「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｍａｎｕａｌ　ｄｉｇｅｓｔ　ｖｅｒｓ
ｉｏｎ」（甲１６）の記載を挙げて，被告製品では，機械を設定した後６時間以内
に後方交会を行っていればマーキング作業の都度機械設置点の座標測定を行わない
ものであると主張するが，甲１６に示す設定画面は定期的に後方交会を行う際の時
間間隔を設定することができることを示すものであって，原告らの主張は失当であ
る。
６　争点６（被告方法が構成要件ｆ「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測
距儀により視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て」を
充足するか）
　（原告ら）
(1)　被告方法においては，後方交会法を行う際に基準点からの視準による機械
設置点座標からの測角測距データを得てマーキングの基準となる方向を検知する工
程を有しており（別紙「被告方法目録」記載のステップ２），これは，構成要件ｆ
の「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀により視準し，この視準による
前記設置座標からの測角測距データを得て」に該当する。
(2)　この点に関して，被告は，被告方法におけるＡ点の視準は機械設置点座標
を知るためであって，レーザー照射装置の方向を決定するためではなく，未知の機
械設置点座標から既知の基準点Ａ点を視準して測角測距データを得るのであるか
ら，既知の機械設置点座標から既知の基準点を視準する構成要件ｆとは異なる旨主
張する。しかし，基準点Ａ点の視準が機械設置座標を求めるために利用されている
としても，レーザー照射装置の方向を決定するためにも利用されていることは明ら
かである。また，機械設置点座標が既知であるか未知であるかといった点には技術
的意義はない。
また，被告は，被告方法においては基準点Ａ点の方向角をゼロにして作業
基準点までの水平角度を演算するため，水平角度の演算において基準点Ａ点の座標
を用いないから，基準点Ａ点の測角測距データを得る工程を有しない旨主張する。
しかし，被告製品においては基準点Ａ点の方向角度をゼロとして作業基準点までの
水平角度を求めており，基準点Ａ点の測角測距データが判明していなければ，基準
点Ａ点の方向角度をゼロにする作業は行い得ないのであるから，被告方法において
も，基準点Ａ点の測角測距データを得る工程を経ていることは明らかである。
さらに，被告は，上記のような原告らの主張が，特許異議申立事件におけ
る原告らの特許異議答弁書（乙５）の主張と矛盾する旨主張する。
しかし，被告の上記主張は，本件第２特許権に対する異議申立事件におい
て引用された特開平２－２１０２１３号公報（乙３）に記載されたマーキング方法
（以下「乙３に係るマーキング方法」という。）におけるＢ点，Ｃ点の視準が，被
告方法における基準点２点の視準と同一視できることを前提としているところ，そ
もそも乙３に係るマーキング方法に用いられている装置は，レーザー光と測角測距
装置とは独立してそれぞれの方向を向くものであって（電子セオドライト及び光波
測距計を乗せた支持体レーザー自動発射装置がそれぞれ独立して別の基台に載せら
れており，レーザー自動発射装置にガルバノメーターと鏡が２組取り付けられてい
る。），本件第２特許発明や被告方法とは全く構成を異にする装置によるマーキン
グ方法である。したがって，被告の上記主張は，乙３に係るマーキング方法におけ
るＢ点，Ｃ点の視準が被告方法における基準点２点の視準と同一視できるとする前
提が間違っている。乙３に係るマーキング方法においては，Ｂ点，Ｃ点の視準によ
って機械設置座標を求め，これとは別に電子セオドライトによって測角測距データ
を得てレーザ自動発射装置の向きを求めるのに対し，被告方法におい
ては，２つの基準点の視準によって機械設置座標を求め，かつ，レーザ光照射装置
の向きを求めるのであるから，乙３に係るマーキング方法におけるＢ点，Ｃ点の視
準は，本件第２特許発明に係る構成要件ｆの視準と同視することはできないが，被
告方法における２つの基準点の視準は，構成要件ｆの視準と同一視できる。
　（被告）
(1)　被告方法においては，基準点を視準して機械設置点座標からの測角測距デ
ータを得るステップを有していない。別紙「被告方法目録」記載のステップ２にお
いては，機械設置点の座標を求めるために２つの基準点を視準するものであって，
その後に，基準点までの測角測距データを得るために基準点を視準することはな
い。被告方法においては，上記のような工程を経るため，被告方法のステップ２に
おいては，未知の機械設置点座標から，既知の基準点Ａ点を視準することになるの
であって，既知の機械設置点座標から既知の基準点を視準する構成要件ｆとは構成
を異にする。
また，被告方法においては，後方交会法で機械設置点座標を求める際にレ
ーザー照射装置が基準点を向き，この方向角をゼロにするため，レーザー照射装置
の向きを求めるために測角測距データを得るステップは不要である。
(2)　この点に関して，原告らは，基準点Ａ点の視準が機械設置座標を求めるた
めに利用されているとしても，レーザー照射装置の方向を決定するためにも利用さ
れていることは明らかであるから本件第２特許発明における基準点の視準と被告方
法におけるＡ点の視準は全く同じである旨主張する。
　　しかし，原告らは，本件第２特許権に対する特許庁の特許異議申立手続に
おいて，異議申立人が，既知の点Ｂ及びＣを視準して機械設置位置を確定する内容
の先行技術（特開平２－２１０２１３号公報。乙３）を指摘したところ，「本願発
明の設置座標Ｐ……は，予め他の測量機器による測定により既知である……。した
がって，甲第１号証のＢ点およびＣ点は，本願発明の既知の設置座標Ｐ……から同
じく既知の別の基準点Ｏ……を睨むための対象点としての基準点Ｏ……とは全く関
係がない。本願発明においては，既知の設置座標Ｐ……から……別の基準点Ｏを睨
むときに得られる『測角測距離データ』を得ることが重要なのである。」旨の答弁
書（平成８年１２月２日付特許異議答弁書。乙５）を提出しており，機械設置座標
を求めるための基準点の視準（被告方法によるＡ点の視準）とレーザー照射装置の
向きを求めるための視準（本件第２特許権における基準点の視準）とは全く異なる
ものと述べている。特許異議申立事件における異議答弁書での原告らの上記主張に
よれば，被告方法においては，「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀に
より視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを得
る」という構成要件ｆの工程を有しないことになるのであるから，本件訴訟におい
て，原告らが，被告方法におけるＡ点の視準と「座標が既知の別の基準点を前記光
波測角測距儀により視準」することが同一であると主張することは，上記主張と矛
盾するものであって，包袋禁反言の原則から許されない。
また，原告らは，機械設置点座標が既知であるか未知であるかは技術的意
義を有しない旨主張する。しかし，機械設置点座標が既知の状態で基準点を視準す
る場合には，機械設置位置がずれたような場合に視準による測角測距データが不正
確になるのに対し，機械設置点座標が未知の状態で基準点を視準し，当該視準によ
って機械設置点の座標を求める場合には，機械設置位置がずれるおそれがないた
め，測角測距データが正確になるという技術的意義を有する。
７　争点７（被告方法が構成要件ｇ「前記演算制御装置に与えられた計画トンネ
ル線形および計画トンネル断面形状に基づいて，前記切羽断面上における作業基準
点を設定し」を充足するか）
　（原告ら）
被告は，被告製品の演算装置に該当するＮＡＴＭ－Ｂｏｘに計画トンネル線
形及び計画トンネル断面形状が与えられておらず，これらの情報を与えられている
のは別紙「物件目録」記載の事務所ＰＣであると主張するが，事務所ＰＣから転送
されるのかＮＡＴＭ－Ｂｏｘから事務所ＰＣに転送されるのかは定かではないもの
の，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘにも計画トンネル線形及び計画トンネル断面形状の情報が存
在している。
少なくとも，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ，事務所ＰＣ及びＰＤＡを併せれば，本件第
２特許発明の「演算制御装置」に該当することは明らかである。ネットワーク化の
進んだ現在，一つの装置として記載されている構成を複数の装置にして同様の機能
を持たせることは容易であり，そのような方法によって特許権の効力を回避するこ
とは許されない。
　（被告）
本件第２特許発明の構成要件ｃ及びｇによれば，演算制御装置は，計画トン
ネル線形及び計画トンネル断面形状が与えられ，作業基準点を設定し，レーザー光
投射装置を鉛直方向及び水平方向に移動させる装置である。
ところが，被告製品においては，演算装置に該当するＮＡＴＭ－Ｂｏｘには
計画トンネル線形及び計画トンネル断面形状が与えられていない（これらの情報が
与えられているのは事務所ＰＣである。）。
したがって，被告方法は本件第２特許発明の「演算制御装置」を有しない。
８　争点８（被告方法が構成要件ｈ「前記演算処理装置で前記測角測距データに
基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を
演算し」を充足するか）
　（原告ら）
(1)　被告方法における水平角度の計算は，測角測距を行ったデータに基づい
て，基準点Ａ点を向いたときの角度をゼロとして，作業基準点までの角度を求める
ものである。また，被告方法における鉛直角度の計算は，基準点から作業基準点ま
での鉛直角度ではなく，機械設置点を含む水平面から作業基準点までの角度を求め
るものである（別紙「被告方法目録」のステップ４，５）。
水平角度の演算方法においては，基準点Ａ点の測角測距データが判明して
いなければ，基準点Ａ点の方向角度をゼロにする作業は行い得ないのであるから，
被告方法においても，基準点Ａ点の測角測距データに基づいて水平角度を演算して
いることは明らかである。
鉛直角度の演算方法については，基準点Ａ点と機械設置点の３次元座標は
明らかであるから，作業基準点までの鉛直角度を，基準点Ａ点からの相対角度か，
地球の水平面からの絶対角度かどうかの違いは，測量手法としての根本的な違いと
はなり得ない。トータルステーションを備えたレーザー光投射装置であれば，機械
設置点座標を含む水平面から基準点Ａ点までの鉛直角度はトータルステーションに
内蔵されている重力式鉛直方向検出装置により，誰でも見出せるものであって，格
段の技術的意味はない。基準点からの鉛直角度を算出してこれに基づいて駆動させ
る場合でも，水平方向からの鉛直角度を算出してこれに基づいて駆動させる場合で
も，結局同じ方向にレーザーを向かせることになるのであって，本質的な違いはな
い。本件第２特許発明の構成要件ｈでは，鉛直角度の角度演算方法において何の限
定もしていない。
よって，測角測距を行ったデータに基づいて，基準点Ａ点を向いたときの
角度をゼロとして作業基準点までの水平角度を求め，機械設置点を含む水平面から
作業基準点までの角度を求める被告方法は，構成要件ｈ「測角測距データに基づい
て前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算」
する方法に該当する。
(2)　被告は，レーザー光投射装置を駆動させる始点の差異（本件第２特許発明
が基準点であるのに対し，被告方法においては現在の視準点である）を問題にして
いるが，このような差異は，格別の技術的意義を有するものではない。
　（被告）　
(1)　本件第２特許発明の構成要件ｈにおいては，機械設置座標からの基準点の
測角測距データに基づいて作業基準点までの水平角度及び鉛直角度を演算してい
る。
ところが，被告方法においては，水平角度については，基準点の方向角を
ゼロにするため，作業基準点の測角測距データに基づいて水平角度を演算している
とはいえない。鉛直角度の演算は，水平面からの鉛直角度を求めている点で異なる
（別紙「被告方法目録」記載のステップ４）。
　　この点に関して，原告らは，本件第２特許発明の構成要件ｈでは，鉛直角
度の角度演算方法において何の限定もしていない旨主張するが，特許請求の範囲に
は「前記演算処理装置で前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に向けての
前記設置座標からの鉛直角度及び水平角度を演算し」と鉛直角度の演算方法につい
て具体的に記載されており，前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角
度を演算する構成に限定しているというべきである。
　　また，本件第２特許発明の構成要件ｈでは，基準点からの機械設置点の測
角測距データに基づいて鉛直角度および水平角度を演算しているのに対し，被告方
法では，基準点であるＡ点，機械設置点，作業基準点であるＢ点のそれぞれの座標
に基づいて鉛直角度及び水平角度を演算しているという違いがある。
　　したがって，被告製品を用いたマーキングは，本件第２特許発明の構成要
件ｈを充足しない。
(2)　本件第２特許発明の構成要件ｈにおいては，レーザー光投射装置が基準点
を向いていることを前提に，基準点から作業基準点まで，構成要件ｈにおいて演算
された鉛直角度及び水平角度でレーザー光投射装置を振る方法が記載されている。
　ところが，被告方法においては，基準点であるＡ点に限らず，現在の視
準点を始点として，前記のとおり，構成要件ｈとは異なる方法（別紙「被告方法目
録」記載のステップ４）によって演算された鉛直角度及び水平角度でレーザー光投
射装置を作業基準点まで振る（別紙「被告方法目録」記載のステップ５）。
したがって，被告方法は，構成要件ｈを充足しない。
この点に関して，原告らは，レーザー光投射装置を駆動させる始点の差異
は，格別の技術的意義を有するものではない旨主張するが，他方で，原告らは，本
件第２特許権に対する異議申立事件の特許異議答弁書（乙５）において，「本願発
明の『設置座標Ｐ（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）は，予め他の測量機器による測定により既知
である』ものである。したがって，甲１号証のＢ点およびＣ点は，本願発明の『既
知の設置座標Ｐ（Ｘ０，Ｙ０，Ｚ０）』から同じく既知の『別の基準点Ｏ（Ｘ１，Ｙ１
，Ｚ１）』を睨むための対象点としての『基準点Ｏ（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）』とは全く
関係ない。」と記載している。
９　争点９（本件第２特許発明が無効理由を有することが明らかであり，本件第
２特許権に基づく権利行使が権利の濫用として許されないか）
（被告）
(1)　本件第２特許発明は，特許出願前に存在していた一般的なマーキング方法
の組合せであるから，進歩性がなく，本件第２特許発明は明らかな無効理由を有し
ている。したがって，本件第２特許権に基づく原告らの請求は権利の濫用として許
されない。
　　本件第２特許発明は，昭和６１年９月１日に出版された「トンネルと地
下」１９８６号９月号「シールド工法の自動化システム(5)」（乙７。７３頁第４
図）に記載されたレーザートランシット（以下「乙７に係るレーザートランシッ
ト」という。）と，昭和６１年１１月２０日に公開された特開昭６１－２６２６１
１号公報（乙６）に記載された自動墨出し装置（以下「乙６に係る装置」とい
う。）とを組み合わせた構成であって，進歩性を有しない。
　　乙７に係るレーザートランシットは測量に用いられる装置であるから，乙
６に係る装置と組み合わせてマーキングを行うことは容易に想到できる。また，従
来のレーザーを用いない水平角度の測角では，作業員が望遠鏡により視準して測量
点を設置していたが（乙１０），作業員の視準の代わりにレーザーを照射して省力
化を図るという発想は極めて自然である。
(2)　乙７及び乙６の記載内容
　ア　乙７には次のような記載がある。
「受光信号によりレーザトランシットの振り角駆動モータを作動し，受
光器を追尾するように制御している。この水平方向および鉛直方向の振り角を読み
取り，出力する。」（乙７。７２頁右覧下から５行ないし２行）
イ　乙６には次のような記載がある。
(ア)　「該レーザ光照射ガン(1)は二個のエンコーダ付モータ(2)(3)を介し
て基台(4)上に枢設され，３次元の自由度を持つもので，レーザ光照射ガン(1)を仰
向方向に駆動する垂直回転側エンコーダ付モータ(2)を，基台(4)上に水平方向回動
自在に駆動枢設する水平側エンコーダ付モータ(3)を介して枢着してなる。」（乙
６。２頁右下欄９行ないし３頁左上欄１行）
(イ)　「上記垂直および水平側エンコーダ付モータ(2)(3)はそれぞれマイ
クロコンピュータ(5)によりフィードバック制御されるものであり」（乙６。３頁左
上欄１行ないし４行）
(ウ)　「該マイクロコンピュータ(5)にはあらかじめ図面等から墨出し位置
のデータが入力されており，レーザ光照射ガン(1)の位置入力値との演算により該マ
イクロコンピュータ(5)から照射位置に相当する駆動角度（θ１）（θ２）を両エン
コーダ付モータ(2)(3)にそれぞれ出力するようになる。」（乙６。３頁左上欄４行
ないし９行）
(エ)　「測量における墨出し作業に際して，本発明装置はレーザー光照射
装置を墨出しを必要とする壁面の前方に設置し」（乙６。２頁右上欄９ないし１１
行）
(オ)　「第３図に示すごとく壁面（ａ）とレーザ光照射ガン(1)の距離をＬと
すると基点ＰからＬ１離れた墨出し点Ｐ’はレーザ光照射ガン(1)を変位角θ＝ｔａ
ｎ－１
Ｌ１／Ｌ回転せしめて得られる」（乙６。２頁左下欄７ないし１１行）
(カ)　「この場合作業者は投光されたレーザ光スポットの近傍位置に待機
しており，該スポット位置に印付けをすることにより，順次壁面の墨出し作業を続
けることができる。」（乙６。２頁左下欄１３行ないし同頁右下欄１行）
(3)　乙７及び乙６と本件第２特許発明との対比
ア　構成要件ａ
前記(2)アの記載によれば，乙７に係るレーザートランシットは，レーザ
ー光の光軸と光波の光軸が平行な構成を有するから，構成要件ａに該当する。
イ　構成要件ｂ
前記(2)アの記載内容から，乙７に係るレーザートランシットは，「鉛直
方向および水平方向に駆動する駆動装置」（構成要件ｂ）を有しているといえる。
また，前記(2)イ(ア)記載のエンコーダ付モータ(2)(3)は，「レーザー光
投射装置を支持して，鉛直方向および水平方向に駆動する駆動装置」に該当する。
ウ　構成要件ｃ
前記(2)イ(イ)(ウ)記載のマイクロコンピュータ(5)は「前記駆動装置を
作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移動させる演算制御装
置」であり，マイクロコンピュータ(5)には，あらかじめ図面等から墨出し位置のデ
ータが入力されており，レーザ光照射ガン(1)の位置入力値との演算により，照射位
置に相当する駆動角度をエンコーダ付モータ(2)(3)に出力するのであるから，マイ
クロコンピュータ(5)は「測角測距データとトンネル形状情報に基づいて」レーザー
光投射装置を移動させている。
そして，乙６に係る装置と乙７に係るレーザートランシットを組み合わ
せた場合には，上記測角測距データはレーザー光投射装置に設けられた光波測角測
距儀から得られるから，乙６に係る装置と乙７に係るレーザートランシットを組み
合わせると，構成要件ｃを満たす。
この点，原告らは，上記図面は，断面情報にすぎず，トンネル線形情報
（本件明細書２第５図のような掘り進んだときの切羽面の軌跡情報）ではない旨主
張する。しかし，乙６の記載は，「図面等から墨出し位置が入力されており」と記
載されているだけで，図面等が平面であるとは記載されていない。図面は，トンネ
ル工事における発破装薬位置のパターンを表示する際の墨出し位置のデータを求め
るための情報であるから，本件第２特許発明におけるトンネル線形情報に相当する
情報であることは明らかである。
エ　構成要件ｄ
前記(2)イ(エ)によれば，乙６に係る装置においてはレーザ光照射装置
を，墨出しを必要とする壁面の前方に設置するから，乙６に係る装置は，構成要件
ｄを満たす。
オ　構成要件ｅ
前記(2)イ(ウ)によれば，マイクロコンピュータ(5)にはレーザ光照射ガ
ン(1)の位置が入力されていることが前提となっているから，乙６に係る装置は，構
成要件ｅを満たす。
カ　構成要件ｆ
前記(2)イ(オ)によれば，乙６に係る装置では，変位角θの演算に基点Ｐ
までの距離を用いていることから，基点Ｐの座標は既知であるといえる。また，同
(オ)によれば，墨出し点Ｐ’はレーザ光照射ガン(1)を，基点Ｐから変位角θだけ回
転させて得られるのであるから，基点Ｐを視準していることを前提としている。さ
らに，乙６に係る装置には，測角測距についての詳細な説明はないが，自動墨出し
を行う際に測角測距データを取得することは当然の前提になっているといえる。な
お，乙７に係るレーザートランシットを組み合わせた場合には，測角測距データは
レーザー光投射装置に設けられた光波測角測距儀により得られるものである。した
がって，乙６に係る装置は構成要件ｆを満たす。
この点に関し，原告らは，乙６に係る明細書の図３から，点Ｐが照射点
であるから作業基準点ではないと主張する。しかしながら，「点Ｐ’はレーザ光照
射ガン(1)を変位角θ＝ｔａｎ－１
Ｌ１／Ｌ回転せしめて得られる」（乙６号証２頁左
下欄９ないし１１行）と記載されていることからも明らかなとおり，点Ｐは，点
Ｐ’にレーザー光を照射するための基準点である。点Ｐが基準点でありかつ照射点
であったとしても問題はないし，上記式によって点Ｐ’が得られる以上，点Ｐの座
標は既知である。本件明細書２（甲２の１）においても「ｂ点を照射する場合に
は，ａ点を既知の基準点とすることにより，再度基準点Ｏを視準することなく，能
率的に順次作業基準点ｂ～ｃ～……を照射できる」（甲２の１の３頁左欄２８行な
いし３０行）と記載されている。
また，原告らは，前記(2)イ(オ)は，レーザー光照射ガン設置位置と，基
点Ｐ，墨出し点Ｐ’が直角三角形であることを前提にしているとして，乙６に係る
装置は，空間内における座標に基づく計算思想ではないと主張する。しかし，乙６
号証に記載された発明は，測量技術に係るレーザー光利用による自動墨出し点をマ
ーキングする技術であることは明らかである。乙６に係る明細書の第３図は，平面
を用いて駆動角θの求め方を説明しているが，これは平面の例で説明するのがわか
りやすいからであって，第３図の説明をもって，乙６に係る発明が，空間内の座標
系に基づかないとするのは失当である。乙６に係る発明のエンコーダ付モー
タ(2)(3)は，仰角方向に駆動するモータ，水平方向に駆動するモータなのであるか
ら，乙６に係る発明が空間内座標系でレーザー光照射ガンを駆動することは明らか
である。
キ　構成要件ｇ
前記(2)イ(ウ)によれば，図面等はあらかじめマイクロコンピュータ(5)
に与えられており，「図面等から墨出し位置のデータが入力され」という構成は
「前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線形および計画トンネル断面形状に
基づいて，前記切羽断面上における作業基準点を設定し」（構成要件ｇ）に該当す
る。
ク　構成要件ｈ
前記(2)イ(オ)記載の変位角θの演算は「測角測距データに基づいて前記
作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度及び水平角度を演算し」（構成
要件ｈ）に当たる。また前記(2)イ(ウ)「該マイクロコンピュータ(5)から照射位置
に相当する駆動角度（θ１）（θ２）を両エンコーダ付モータ(2)(3)にそれぞれ出力
する」の構成は，「その鉛直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させてレー
ザー光投射装置を振って，前記作業基準点にレーザー光を投射させ」（構成要件
ｈ）に該当する。
ケ　構成要件ｉ
前記(2)イ(カ)記載の構成は，構成要件ｉに該当する。
(4)　特許異議却下決定（乙１１）との関係
　　特許庁は，株式会社フジタが，上記乙６及び乙７を指摘してした，平成８
年２月８付特許異議申立てに対し，乙６及び乙７には本件第２特許発明の具体的な
構成が開示されていない，乙６及び乙７では本件第２特許発明の効果（凹凸の激し
い切羽断面また，トンネル線形が曲線であっても正確にマーキングできる）を期待
できないとして，これを却下する決定をした（乙８の１・２，１１）。
しかし，乙６及び乙７に，測角測距に関する当業者の通常の知識を合わせ
て読めば，具体的な構成が開示されていることは明らかである。また，乙６の墨出
し装置は，トンネル中心点から所定の長さの紐を用いて作業基準点をプロットして
いた従来技術と異なり，墨出し点を直接照射するので，凹凸の激しい切羽断面ま
た，トンネル線形が曲線であっても正確にマーキングできるものである。
(5)　視準方向をレーザー光軸と平行あるいは一致させるという技術が本件第２
特許発明の特許出願前から周知であったことについて
ア　「トンネルと地下」昭和６１年９月号の裏表紙にレーザーアイピースが
掲載されているところ（乙１３），このレーザーアイピースＧＬＯ２は，本件第２
特許発明の特許出願前の昭和５２年１月から販売されていたものである（乙１２の
２）。そして，このレーザーアイピースのカタログには，「照射されるレーザービ
ームは非常に正確に望遠鏡接眼レンズの視線に一致したものとなり，観察されるタ
ーゲット上に正確に焦点の合った赤い輝点として投影されます。」との記載があり
（乙１２の１。２頁中欄），さらに，穿孔および切断のためのポイントのマーキン
グに使用できることが記載されている。
イ　「トンネルと地下」昭和６１年９月号の裏表紙にレーザーセオドライト
ＳＬＴ２０が掲載されているところ（乙１３），このレーザーセオドライトＳＬＴ
２０の商品説明（乙１４）には，「視準軸とレーザー光軸が一致していますので，
目標を視準しながら，鮮明で最少径のレーザスポットを的確に照射できます。」と
記載されている（乙１４の「特長」の枠内左側）。
ウ　以上のとおり，本件第２特許発明出願前から，視準点とレーザー照射方
向との距離が一定になるように，視準方向をレーザー光軸と平行あるいは一致させ
るという技術は周知であった。　
　（原告ら）
乙６に係る装置について，被告は，Ｐ点が本件第２特許発明の座標既知の基
準点に対応するものであるかのように主張するが，乙６の第３図に壁面上のＰから
Ｐ’の相関関係がありその下には「Ｐ－Ｐ’－照射点」との記載があることから，
Ｐ点は座標が既知の基準点ではなく，壁面に投射されたレーザー光であることがわ
かる。そして，乙６に係る装置では，トンネル断面が掘削されるたびにＰ点の位置
が変化するので，その都度，レーザー光のトンネルセンターからの相対位置やカー
ブによる断面の傾きを計測しなければならない。また，乙６に係る装置では，Ｐ点
からの相対的なレーザー照射角を求めている点から，トンネル線形情報に基づいた
レーザー照射点でないことも明らかである。
この点に関して，被告は，点Ｐを照射点でありかつ基準点であるとし，同点
の座標は既知であると主張するが，仮にそうであるとすれば，甲２の１の第５図の
座標系内において点Ｐの座標軸と測定機設置位置の座標軸が既知なのであるから，
いかなる位置関係においても変位角θを求められることになる。
また，そもそも，乙６に係る装置は，乙６に係る明細書の図３やθを求める
式が直角二等辺三角形を前提とする平面における座標系に基づく式であることか
ら，本件第２特許発明のような空間における座標系における計算思想ではない。被
告は，乙６に係る装置の「図面等」がトンネル線形情報に当たると主張するが，ト
ンネル線形情報とは甲２の１の第５図に記載されているような立体的なデータであ
り，乙６のように壁面という平面における図面データＬ１からは得られない情報で
ある。
１０　争点１０（損害の内容及び額）
　（原告ら）
(1)　本件各特許権について
被告が被告製品を貸与等したことによる本件各特許権の侵害により，原告
らは，５億８０９９万７９０１円の損害を被った。
(2)　本件第２特許権について
本件第２特許権について，損害の詳細な主張は次のとおりである。
ア　主位的損害主張について
被告は，被告製品を貸与することで，平成１５年１月１日から平成１６
年２月２８日までの間に，次のとおり，５億８０９９万７９０１円の利益を受けて
いる。原告らは，本件第２特許権を各２分の１の持分で共有しているから，特許法
１０２条２項によれば，原告らは，それぞれ上記被告利益相当額の半額である２億
９０４９万８９５０円の損害を被ったものと推定される。
(ア)　１日の貸与料金
被告製品の貸与料金は１月６０万円（甲３５）ないし５６万６６６６円
（甲４６の１ないし４）であるから，１日の貸与料金は２万円である。
(イ)　貸与台数
ａ　原告らの主張
　被告製品は，別紙「損害に関する原告ら主張一覧表」の「現場名」
欄記載の１０３箇所の各トンネル工事現場に少なくとも１台ずつ貸与されている。
　また，上記トンネル工事現場の中には，被告製品のほか，バックア
ップ用として，被告製品を構成するトータルステーションと同様の機能を有する
「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」（甲１０，１３）を貸与しているところも
あり，被告製品に加えて「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」を貸与している現
場については，被告製品の設置されている場所と「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋ
ｕｐ」の設置されている場所の２箇所で被告方法を行っていることになるから，被
告製品が２台貸与されたものとして扱うべきである。
ｂ　被告の主張に対する反論
①　平成１４年１２月３１日以前に買戻特約付で売買したとの主張に
ついて
被告は，別紙「損害に関する被告主張一覧表」の「現場名」記載
の１０５箇所の各トンネル工事現場（同一覧表の番号欄の最後には１０３と記載さ
れているが，２９，３０番の欄が２つあるため実質的には１０５箇所である。な
お，別紙「損害に関する被告主張一覧表」の「現場名」欄記載の現場は，上記２９
番，３０番に相当する工事現場を上下，海側山側とそれぞれ区別した点を除いて，
別紙「損害に関する原告ら主張一覧表」と同一である。）のうち２６箇所は，原告
らが侵害の根拠とする特許法１０１条４号（平成１４年法律第２４号により新設）
の施行日である平成１５年１月１日より前に買戻特約付で売買したものであるか
ら，当該売上については，被告の侵害行為によって受けた利益の額ということはで
きない旨主張する。
しかしながら，上記買戻特約付売買は，①当初，被告が被告製品
を売り渡し，顧客が売買代金相当額を支払い，②顧客の使用期間が終了した際に，
顧客が被告に対して被告製品を返還し，被告が顧客に対して上記売買代金から同期
間の貸与料金相当額を差し引いた金銭を支払うというものである。そうすると，上
記買戻特約付売買は，全体としてみれば，被告が被告製品を顧客に一定期間使用さ
せ，顧客が被告に対して当該期間の使用の対価を支払うというものであるから，実
質的には被告製品の貸与である。そうすると，平成１５年１月１日以降，顧客が被
告に対して被告製品を返還するまでの間は，本件第２特許権の侵害がなされている
ものというべきである。
②　レーザー照射機能を有しない状態で被告製品を貸与等した旨の主
張について
　　被告は，上記１０５箇所のうち２５箇所については，被告製品を
構成するトータルステーションにレーザー照射用装置であるＧＵＳ７４レーザーを
付けない状態で貸与等しており，かかる状態では被告方法を実施することはできな
いから，上記２５箇所の現場については，被告が，被告製品が本件第２特許発明の
実施に用いられることを知りながら被告製品を貸与した（特許法１０１条４号）と
いうことはできない旨主張して，上記２５箇所の工事現場における被告従業員の作
業報告書乙４６ないし６９を提出する。
たしかに，上記作業報告書には「照射機能なし」又は「外周照射
なし」と記載されているが，このうち，「外周照射なし」と記載された工事現場に
ついては，アタリ取り，ロックボルト等の作業でレーザー照射機能を使用している
可能性がある。
(ウ)　貸与期間
被告は，別紙「損害に関する原告ら主張一覧表」の「現場名」欄記載
の１０３箇所の工事現場において，同一覧表「開始」欄記載の日から同一覧表「終
了」欄記載の日まで，同一覧表「使用日数」欄記載の使用日数分，被告製品を貸与
している。
(エ)　利益率
ａ　被告製品の利益率
①　製造原価　
被告製品を構成する各パーツ製品は，別紙「原価表」の「部品
名」欄記載のとおりであるところ，各パーツ製品の単価は，同表の「価格（税抜
き）」欄記載のとおり合計３５３万７１０４円である（甲２１，４７，４９ないし
５９）。
なお，上記３５３万７１０４万円のうち２８万１１３８円は人件
費であるが，この人件費は次のように被告製品の開発費１台７万４４１９円とハー
ドの組み付け費用１台２０万６７１９円を合計して算出した。被告製品の開発にシ
ステムエンジニア３名が６か月を費やして２００台生産したと仮定して，システム
エンジニア１人の月単価が８２万６８７５円（甲４８）であるから，７万４４１９
円（８２万６８７５円×３人×６か月÷２００台）が１台当たりの開発費である。
ハードの組み付けは，システムエンジニア１人で１週間を費やしたと仮定して，２
０万６７１９円（８２万６８７５円÷４）が１台当たりのハード組み付け費用であ
る。
上記３５３万７１０４円の製品を５年間運用した場合，在庫金利
を３％とすると，５年間で製造原価は４０６万７６７０円になる。
②　メンテナンス・サポート費用
年間メンテナンス費用が２０万円，年間０．５人月のサポートを
行う場合には，５年間でメンテナンス費用が１００万円（２０万円×５年間），サ
ポート人件費が２０６万７１８８円（８２万６８７５×０．５×５年間）になる。
③　以上，製造原価（４０６万７６７０円），メンテナンス費用（１
００万円），サポート人件費（２０６万７１８８円）を合計すると，５年間の費用
は７１３万４８５８円となる。これを１か月分に計算し直すと，被告製品１台を貸
与するための１か月の費用は１１万８９１４円（７１３万４８５８円÷６０か月）
となる。
④　被告製品を１台貸与することにより被告が受ける利益
前記(ア)記載のとおり，被告製品の１か月間の貸与料金は少なく
とも５６万６６６６円であるから，被告が，被告製品を１か月間貸与した場合の利
益は，４４万７７５２円（５６万６６６６円－１１万８９１４円）となり，１日１
台当たり１万４９２５円（４４万７７５２÷３０）の利益を得ていることになる。
ｂ　「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」の利益率
①　製造原価
「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」は，被告製品を構成する
トータルステーションよりも大幅に機器が省略されており，製造に要する人件費は
半分で済むから，製造原価は３１５万７４５０円で済み，これに在庫金利３％を加
味して製造原価は３６３万１０６８円である。
②　メンテナンス・サポート費用
　メンテナンス費用については，前記ａ②と同様である。
サポート人件費は，被告製品のメンテナンス人件費と兼ねること
ができるので，０円としてよい。
③　以上，製造原価（３６３万１０６８円），メンテナンス費用（１
００万円），サポート人件費（０円）を合計すると，４６３万１０６８円となる。
これを１か月分に計算し直すと，１か月の費用は７万７１８４円（４６３万１０６
８円÷６０か月）となる。
④　「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」を１台貸与することによ
り被告が受ける利益
「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」の１か月の貸与料金は２
８万円（甲３５）であるから，被告が，「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」を
１か月貸与した場合の利益は，２０万２８１６円（２８万円－７万７１８４円）と
なり，１日１台当たり６７６１円（２０万２８１６円÷３０日）の利益を得ている
ことになる。
(オ)　支保工率について
　　被告は，支保工（トンネル工事において，掘り取った後の空間におい
て崩落を防ぐために建て込む，Ｈ型鋼を半円形に曲げたもの）が設置されている場
合は，同設備がトンネルの外周を決定する定規の役割をするためレーザーマーキン
グをする必要がなく，レーザーマーキングを用いるのは，トンネルの長さのうち，
支保工が設置されていない長さの部分だけである旨主張する。
しかし，支保工が設置されている区間にもレーザーマーキングは用い
られる（甲１６。１８頁）。
仮に，支保工が設置されている区間については，発破設置位置の特定
のために被告方法を用いないとしてもアタリ取り（トンネルの壁面が設計ラインよ
り内側に突出した部分を特定する作業。被告第１２準備書面６頁），ロックボルト
（トンネルを前方に掘り進んだ後にトンネル壁面にコンクリートを吹き付けコンク
リートが吹き付けられた壁面にロックボルトを打設する作業。同準備書面５頁），
ＡＧＦ照射等において被告方法を用いるはずである。
仮に，支保工が設置されている区間については，被告方法を用いない
ことがあり得るとしても，支保工のために被告方法を用いなかった現場は乙７０，
７１，７３，７５，７６，７７，７９の７つの現場のみである。
(カ)　被告製品貸与利益における本件第２特許権の寄与率
レーザーマーキング機能を有する点を除いて，被告製品とほぼ同様の
機能を有する他業者の製品も存在するが（甲４５），原告らの調査によると，上記
他業者の製品は，平成１５年１月１日から平成１６年２月２８日までトンネル掘削
現場に納入実績がなく，価格も低い。
このことから，被告製品の中でもレーザーマーキング機能の寄与率が
極めて高いことが明らかである。
(キ)　結論
　　被告製品１台を１日貸与した場合の利益１万４９２５円，「Ｓｕｐｅ
ｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」１台を貸与した場合の利益６７６１円に，別紙「損害
に関する原告ら主張一覧表」記載の使用日数を掛けて合計すると，平成１５年１月
１日から平成１６年２月２８日までの被告利益は，５億８０９９万７９０１円にな
る。　　
イ　予備的損害主張について
特許法１０２条３項によれば，少なくとも本件第２特許権の実施により
受けるべき実施料相当額が原告らの損害額である。
　　　ウ　原告らの請求額
原告らは，本件第２特許権を各２分の１の持分で共有しているから，特
許法１０２条２項によれば，原告らはそれぞれ，上記被告利益相当額の半額である
２億９０４９万８９５０円の損害を被ったものと推定され（主位的損害主張），ま
た，少なくとも上記実施料相当額（予備的損害主張）の半額の損害を被ったもので
ある。
上記の損害額のうち，原告マックは４５４０万円及びこれに対する平成
１５年３月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割
合による遅延損害金の支払を求め，原告佐藤工業は２２７０万円及びこれに対する
平成１６年１１月１７日（「当事者参加の申出」と題する書面送達の日の翌日）か
ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
　（被告）
被告は，本件各特許権についての原告らの損害の主張を争い，本件第２特許
権についての原告らの主張について，次のとおり反論する。
(1)　主位的損害主張について
ア　１日の貸与料金
被告製品の貸与料金は，１月１８万円であるから（乙１９，２１ないし
３０），１日の貸与料金は６０００円である。
原告らは，甲４６の１ないし４を根拠に，被告製品の貸与料金は６か月
で３４０万円であり，１日１台５６万６６６６円であると主張する。しかし，乙４
６の２によれば，上記３４０万円の内訳として，「初期導入費」「施工管理システ
ム基本システム費用」「施工管理システム損料」「切羽観察システム料」「返納整
備費用」の費用項目があり，このうち被告製品の代金は「施工管理システム損料」
の１８０万円にすぎない（乙１０１）。なお，上記費用項目のうち「初期導入費
用」「施工管理システム基本システム費用」「返納整備費用」は，システム導入時
又はシステム返却時に一時的に発生する費用であり，毎月発生する費用ではない。
このような費用項目まで貸与期間に乗じて売上を計算する計算方法は明らかに誤っ
ている。
イ　貸与台数
(ア)　被告の主張
　　被告製品は，別紙「損害に関する被告主張一覧表」の「現場名」欄記
載の１０５箇所の各トンネル工事現場のうち，「天端システム」欄に「６，００
０」と記載のある４４箇所に各１台ずつ貸与されている。
　　残り６１箇所のうち「天端システム」欄に「期日該当外」と記載され
ている２６箇所については，平成１４年１２月３１日以前に顧客に買戻特約付で販
売したものである。原告らは，本件第２特許権については，平成１４年法律第２４
号による改正後の特許法１０１条４号に基づいて特許権侵害を主張しているとこ
ろ，同改正は平成１５年１月１日から施行されたから（平成１４年法律第２４号附
則１条１号，平成１４年政令第３０６号），平成１４年１２月３１日以前になされ
た上記２６件の売買については，特許法１０１条４号の適用はなく，本件第２特許
権の侵害ということはできないから，本件第２特許権との関係では，これらの売買
による利益をもって特許法１０２条２項の侵害行為によって受けた利益の額という
ことはできない。
　　残り３５箇所のうち「天端システム」欄に「別システム」と記載され
ている２５箇所については，被告製品を貸与しているものの，被告製品を構成する
トータルステーションにレーザー照射用装置であるＧＵＳ７４レーザーを付けない
状態で納品しており（乙８３ないし１００），かかる状態では被告方法を実施する
ことはできないから，上記２５箇所の現場については，被告が，被告製品が本件第
２特許発明の実施に用いられることを知りながら，被告製品を貸与した（特許法１
０１条４号）ということはできない。したがって，上記２５箇所に対する貸与によ
る利益は，本件第２特許権についての損害額の算定に用いるべきではない。
　　残り１０箇所のうち「天端システム」欄に「未納入」と記載されてい
る９箇所については，被告製品を貸与等していない。
　　残り１箇所（「天端システム」欄に「無償モニター納品」と記載され
ている）については，被告製品を無償モニターとして納入したものであって，被告
は対価を得ていない。
(イ)　原告らの主張に対する反論
　　原告らは，上記１０５箇所のトンネル工事現場のうち「ＳｕｐｅｒＮ
ＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」をも貸与している現場については，被告製品が２台貸与さ
れたものとして扱うべきである旨主張する。
　　たしかに，平成１３年ころまでは，「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋ
ｕｐ」は，被告製品を構成するトータルステーションと同様の機能，レーザー照射
機能を有していたが（甲１０，１３），平成１４年３月ころ以降，「ＳｕｐｅｒＮ
ＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」は，被告製品を構成するトータルステーションのレーザー
照射用装置であるＧＵＳ７４レーザーを備えない安価な製品に変更しているから
（乙１１６，乙５０の１，２），少なくとも，平成１５年１月１日以降に貸与等さ
れた「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」を用いて被告方法を実施することはで
きない。
ウ　貸与期間
上記１０５箇所の工事現場のうち，被告製品を平成１５年１月１日以降
に貸与している４４箇所については，別紙「損害に関する被告主張一覧表」の「開
始」欄記載の日から同一覧表「終了」欄記載の日まで，同一覧表「使用日数」欄記
載の使用日数分，被告製品を貸与している。
エ　支保工率について　
　　トンネル工事の工法には，①支保工を用いる工法と②支保工を用いない
工法の２つがあるところ，本件第２特許発明は，②の工法についての改良技術であ
り，①の工法で施工される場合には用いられないものである（本件明細書２の２頁
左欄１０ないし１３行）。支保工が設置されている場合は，同設備がトンネルの外
周を決定する定規の役割をするため，レーザーマーキングをする必要がない。この
ように，レーザーマーキングを用いるのは，トンネルの長さのうち，支保工が設置
されていない区間部分だけであるから，被告製品の売上額から，支保工を実施する
トンネル区間の割合を控除すべきである。乙８２によれば，原告ら自身，支保工区
間においては，マーキングを行わないことを前提として宣伝を行っている。
オ　利益率　
原告らは，当初，被告利益は４５４０万円と主張していたが，後に，貸
与による被告利益に計算し直したとして被告利益は７８９０万４０１９円であると
主張した（甲３７）。ところが，原告らは，第３回口頭弁論になって，さらに主張
を変更し，被告利益は５億８０９９万７９０１円であるなどと主張しているのであ
るから，原告らの主張が全く根拠のない主張であることは明らかである。また，原
告らの主張によれば，被告製品の貸与の利益率が８０％に近いことになり，常識的
に考えて，このような高い利益率はあり得ない。原告は，被告製品を構成するパー
ツ製品であるライカＴＣＲＡ１１０３ＸＲの価格を５年で割って，１か月３万６１
６６円（２１７万円÷６０か月）としているが，被告は，ライカＴＣＲＡ１１０３
ＸＲを千代田測器株式会社から１月１８万円（貸与期間６か月間の場合）で貸与を
受けているから，ライカＴＣＲＡ１１０３ＸＲの価格は１月１８万円である（乙１
１２の１，２）。プリズムについても５年間で２個として計算しているが，２個で
は到底足りない。人件費についても，被告の社員数は，平成１４年度で２３名，平
成１５年度で４３名であり，（乙１０１），役員を除くほとんどが開
発担当であるから，開発人件費は原告ら主張のような低額ではない。そもそも，シ
ステムエンジニアの外注費は，１日８時間労働で８万円であり，残業代も考慮する
と１日１０万円は下らないから，１月２０日稼働の場合は１月２００万円を要し，
原告ら主張のとおり，被告製品が２００台生産されるとすると，開発，維持に要す
る人件費は，１台７６０万円にはなる。全体として，原告ら主張のパーツ製品は，
最低価格の製品であり，被告製品においては，そのような低機能のパーツ製品を用
いていない。さらに，原告らは，被告製品１台の５年間可動率１００％で運用でき
る前提で計算しているが，トンネル工事現場という劣悪な環境下において，被告製
品を，５年間，稼働率１００％で運用するなどということは不可能である。
原告らは，特許法１０２条２項に基づいて損害賠償額を主張していると
ころ，同条の適用を求めるためには，権利者において損害の発生と侵害者が侵害行
為により受けた利益の額について主張立証責任を負うと解するのが通説，判例であ
り，原告らは，この立証責任を全く果たしていないから，同条の適用は認められる
べきではない。
さらに，原告佐藤工業に関しては，建設工事会社であり，本件第２特許
権の実施品の製造販売を行っていないから，少なくとも，同原告には，被告が得て
いる利益と対比され得るような同種同質の利益を現実に失ったという損害が発生し
ていないことは明らかである。
カ　被告製品貸与利益における本件第２特許権の寄与率
被告製品は，マーキング機能のほか，「後方交会」「任意点測量」等１
０種類もの機能を有している。また，支保工を設置する区間やトンネル線形が直線
の区間においては，マーキング機能は使用しない。さらに，別紙「損害に関する被
告主張一覧表」記載のとおり，マーキング機能を有しない製品も多数取引されてお
り，本件第２特許発明を回避するために設計変更した被告製品の代替商品である
「Ｃｙｂｅｒ　ＮＡＴＭ」も多数取引されていることから，マーキング機能は，他
の機能に比べて寄与率は大きくない。
そうすると，被告製品の売上における，本件第２特許発明の寄与率は，
９．１％（１００÷１１機能）を超えるものではない。
この点に関して，原告らは，甲４５記載のレーザーマーキング機能を有
しない他業者の製品の納入実績がないことを前提に，レーザーマーキング機能の寄
与率が高い旨主張するが，上記他業者とは計測ネットサービス株式会社であり，同
社は，トンネル内空断面測定業務の請負を主たる業務とする会社であって（内空断
面測定業務の受注が１件もないということはない。），システムの貸与を主たる業
務としていないから，比較の対象にならない。
(2)　予備的損害主張について
　被告製品の貸与による売上額は，別紙「損害に関する被告主張一覧表」の
「該当売上」欄記載の合計１２３１万５７８９円である（乙２８ないし７９，１０
１ないし１１１）。
　そして，社団法人発明協会発行の「実施料率」（乙１１５）によれば，平
成４年度から平成１０年度までの建設技術の頭金なしの場合の実施料率の最頻値は
３％，平均は３．５％であるから，本件第２特許発明については，実施料率を３％
とするのが相当である。
　さらに，前記(1)カ記載のとおり，被告製品における被告方法の寄与率は，
９．１％を超えることはない。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告製品が構成要件Ａの「多機能測量計測システム」に該当する
か）
(1)　本件第１特許発明の特許請求の範囲の記載及び弁論の全趣旨によれば，
「多機能測量計測システム」とは，一般測量及び内空変位，天端沈下量測定等の特
殊測量をなし得る測量システムの意味に解されるところ，被告製品が一般測量をな
し得る構成かどうかについて争いがあるので，この点について判断する。
(2)　本件第１特許発明の特許請求の範囲の記載によれば，「一般測量」という
文言は，通常行われる測量について，内空変位や天端沈下量を求めるための測量と
区別するために「一般」を付して用いられているものと認められるから，「一般測
量」とは「内空変位や天端沈下量を求めるための測量ではない，通常の測角測距」
の意味と解される。
　　そして，証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，内空変
位や天端沈下量を求めるための測量ではない，通常の測角測距をなし得る装置と認
められるから，被告製品は，一般測量をなし得る構成というべきである。
　　この点に関して，被告は，「一般測量」とは「一般的な測定装置による測
量」ないし「一般測量対応のトータルステーションで測量できるもの」であるとし
て，被告製品はトンネル施工のための装置であって一般測量に使用することを予定
していないから一般測量機能を有していないなどと，主張する。しかし，本件第１
特許発明は，一般測量の機能を有する装置と特殊測量の機能を有する装置を共通化
して一つの装置にする発明であるから，当該装置が一般測量以外の機能を有するこ
とは当然の前提となっているものであり，一般測量以外の機能を有する装置による
測量は「一般測量」に該当しないことを前提とするような被告の主張を採用するこ
とはできない。
(3)　上記によれば，被告製品は，一般測量及び内空変位，天端沈下量測定等の
特殊測量をなし得る測量システムといえるから，構成要件Ａの「多機能測量計測シ
ステム」に該当する。
２　争点２（被告製品が構成要件Ｂの「測定装置は，一般測量に対応した測定を
行う一般モードと，内空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距
データと測角データとに得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測
量に対応した測定を行う特殊モードとを有し」を充足するか）
(1)　「一般モード」とは，本件第１特許発明の特許請求の範囲の記載によれ
ば，「一般測量に対応した測定を行う場合」をいうところ，前記１記載のとおり，
被告製品のトータルステーションは一般測量に対応した測定を行うから，被告製品
は「一般モード」を有する「測定装置」を有しているといえる。
(2)　本件第１特許発明の特許請求の範囲には，「特殊モード」について，「内
空変位や天端沈下量を求めるために既に記憶されている測距データと測角データと
に得られた測距データと測角データとを比較演算して特殊測量に対応した測定を行
う」との記載があるから，「特殊モード」は，少なくともあらかじめ記憶されてい
る測距データ，測角データと得られた測距データ，測角データとを比較演算する構
成を含んでいるものと解される。
被告製品の「測定装置」はトータルステーションであるところ（弁論の全
趣旨），トータルステーションにはデータを比較演算する機能がないから（弁論の
全趣旨，別紙「物件目録」。比較演算する機能を有するのは，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ内
のコンピュータである。），被告製品が「内空変位や天端沈下量を求めるために既
に記憶されている測距データと測角データとに得られた測距データと測角データと
を比較演算して特殊測量に対応した測定を行う」構成を有しているとはいえない。
この点に関して，原告らは，構成要件Ｂは測定装置が外部からの一般モー
ド，特殊モードの指示に対応可能であることを意味するものである旨主張するが，
構成要件Ｂの特許請求の範囲の記載から，原告ら主張のように解釈することはでき
ない。なお，原告らは，本件明細書１に「実施例では，モードとして，一般測量と
特殊測量との２つのモードについて説明したが，さらに，測角や測距の精度を測量
対象に応じて段階的に分け，これによって作業要求に応じた測量結果を得るように
しても良い。」との記載があることを指摘するが，当該記載から原告ら主張のよう
に解釈することはできない。
(3)　したがって，被告製品の測定装置は「一般モード」は有するが，「特殊モー
ド」は有しないから，被告製品が構成要件Ｂの「一般モード」と「特殊モード」を
有する「測定装置」を有しているとはいえない。　
３　争点３（被告製品が構成要件Ｃの「指示手段」及び「データ処理手段」を有
する「データ処理端末」を備えるか）
　上記２記載のとおり，被告製品の測定装置であるトータルステーションは
「特殊モード」を有しないから，「前記一般モードと前記特殊モードのいずれかひ
とつのモードを指示する指示手段」を有しない。
　したがって，被告製品は構成要件Ｃの「指示手段」及び「データ処理手段」
を有する「データ処理端末」を備えているとはいえない。
　よって，被告製品は構成要件Ｃを充足しない。
　上記によれば，被告製品は本件第１特許発明の構成要件のうち構成要件Ｂ，
Ｃをいずれも充足しないから，本件第１特許発明の技術的範囲に属するということ
はできない。
４　争点５（被告方法が構成要件ｅ「予めその座標を知っておき」を充足する
か）
　(1)　本件第２特許発明の特許請求の範囲には「前記レーザー光投射装置および
前記駆動装置を切羽断面の手前の位置に設置するとともに，予めその設置座標を知
っておき」との記載があるが，当該記載の意味につき，レーザー光投射装置及び駆
動装置を設置した後，マーキング作業を行う前にその設置座標を知る場合も含まれ
るか，レーザー光投射装置及び駆動装置設置前にその設置座標を知っている構成に
限られるかという点につき争いがあるので，この点について判断する。
(2)　前記(1)記載の特許請求の範囲の記載からは，レーザー光投射装置及び駆
動装置を設置した後，その後の作業を行う前にその設置座標を知る場合も含まれる
と解するのが自然であって，レーザー光投射装置及び駆動装置設置前にその設置座
標を知っている構成に限定して解釈すべき理由はない。
　　　そもそも，本件第２特許発明において，レーザー光投射装置の機械設置位置
座標を取得するのは，マーキングすべき作業基準点までの鉛直角度及び水平角度を
演算するためであって，かかる演算をするにあたって，予め設置座標を知っておく
ことを意味していると解釈するのが自然である。本件第２特許発明は，トンネル施
工における切羽断面上をレーザーによりマーキングする方法に関するものであり，
トンネルを掘り進んでレーザー照射距離が限界に達した際にはレーザー光投射装置
及び駆動装置の設置位置を切羽に近づける方向に移動させることを当然の前提とし
ているところ，仮に，レーザー光投射装置及び駆動装置設置前にその設置座標を知
っている構成に限られると解した場合には，レーザー光投射装置を移動させるたび
に，次のレーザー光投射装置の設置位置座標を計測するための装置を用意しなけれ
ばならないことになるが，レーザー光投射装置にその設置位置座標を計測する機能
が備わっているにもかかわらず，そのような迂遠な作業を必要とする構成とは考え
がたい。仮に，本件第２特許発明出願当時，レーザー光投射装置の設置位置座標を
測定する作業が煩雑であったという事情があったとしても，特許請求
の範囲の文言に照らせば被告主張のように限定して解釈する理由はない。
　　　この点に関して，被告は，本件第２特許発明の特許請求の範囲に「座標が既
知の別の基準点」と記載されていること，本件明細書２に「レーザー光投射装置１
及び駆動装置７は，図面に示すように，切羽断面１８手前の位置に設置され，この
設置座標Ｐ……は，予め他の測量機器による測量により既知である。」と記載され
ている点を指摘するが，上記のうち前者の記載は前記判断と矛盾するものではな
い。後者の記載についても，前記事情に照らせば，前記判断を覆す事情に当たると
はいえない。
したがって，構成要件ｅ「予めその座標を知っておき」には，レーザー光
投射装置及び駆動装置を設置した後，マーキングする作業基準点までの鉛直角度及
び水平角度を演算するにあたって予め機械設置点座標を知っておく場合も含まれ
る。
(3)　上記を前提に，被告方法が構成要件ｅを充足するかどうかを検討すると，
被告方法（別紙「被告方法目録」参照）は，マーキング作業を行う前に，トータル
ステーションの設置位置の３次元座標を，基準点２点からの測角測距から後方交会
法によって求めるから，被告方法は構成要件ｅ「予めその座標を知っておき」の方
法に該当する。
５　争点６（被告方法が構成要件ｆ「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測
距儀により視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て」を
充足するか）
(1)　被告方法においては，①トータルステーション設置座標を求めるために座
標が既知の基準点Ａ点を視準しており，当該作業とは別に基準点Ａ点を視準すると
いう作業は行わず，②基準点Ａ点の方向角をゼロにして作業基準点までの水平角度
を演算することから，被告方法が，構成要件ｆ「座標が既知の別の基準点を前記光
波測角測距儀により視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを
得て」を充足するかどうかについて争いがある。そこで，この点について判断す
る。
(2)　トータルステーション設置座標を求めるために座標が既知の基準点Ａ点を
視準しており，当該作業とは別に基準点Ａ点を視準するという作業は行わない点
（上記①）について
弁論の全趣旨によれば，被告方法においては，機械設置点の３次元座標
を，上記基準点２点からの測距，測角から後方交会法によって，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ
内のコンピュータにより演算処理して求める構成を有している（別紙「被告方法目
録」記載のステップ２）。上記構成において，座標が既知の別の基準点であるＡ点
を測角測距儀により視準しているということができる。
この点に関して，被告は，機械設置座標を求めるための視準と機械設置点
からＡ点までの測角測距データを得るための視準を区別すべきであると主張する。
しかし，特許請求の範囲には，「座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀に
より視準し，この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て」とのみ記
載されており，「前記設置座標からの測角測距データを得るために，座標が既知の
別の基準点を前記光波測角測距儀により視準し」とは記載されていないから，被告
主張のように解する理由はない。
また，被告は，本件第２特許権に関する特許庁の特許異議申立手続におい
て，異議申立人が，既知の点Ｂ及びＣを視準して機械設置位置を確定する内容の先
行技術（特開平２－２１０２１３号公報，乙３）を指摘したところ，原告らが，
「本願発明の設置座標Ｐ……は，予め他の測量機器による測定により既知である…
…。したがって，甲第１号証のＢ点およびＣ点は，本願発明の既知の設置座標Ｐ…
…から同じく既知の別の基準点Ｏ……を睨むため対象点としての基準点Ｏ……とは
全く関係ない。本願発明においては，既知の設置座標Ｐ……から……別の基準点Ｏ
を睨むとき得られる『測角測距離データ』を得ることが重要なのである。」旨の答
弁書（平成８年１２月２日付特許異議答弁書。乙５）を提出していることを指摘す
る。しかし，被告指摘の上記記載は，基準点Ｏの視準によって機械設置点から基準
点Ｏの測角測距データを得る構成が重要であり，異議申立人が指摘した上記先行技
術にはそのような構成がないことを述べるものであって，上記記載を被告主張のよ
うに解釈することはできない。
さらに，被告は，構成要件ｆでは機械設置点座標が既知の状態で基準点を
視準するが，被告方法においては未知の状態で視準しており，両者は技術的意義が
異なる旨主張する。しかし，前記４(2)記載のとおり，機械設置点座標が既知である
という構成の意味は，マーキングする作業基準点までの鉛直角度及び水平角度を演
算するに当たって予め機械設置点座標を知っておくという程度に解釈されるから，
基準点の視準と機械設置点座標の測定が同時である場合でも本件第２特許発明の技
術的範囲に属するというべきである。被告の主張は採用できない。
(3)　基準点Ａ点の方向角をゼロにして作業基準点までの水平角度を演算する点
（上記②）について
被告方法においては，基準点Ａ点の方向角をゼロにして作業基準点までの水
平角度を演算するものの，弁論の全趣旨によれば，基準点Ａ点の方向角をゼロにす
るために，機械設置座標から基準点Ａ点の測角測距データを用いており，当該デー
タは，基準点Ａ点を視準することによって得ているものと認められるから，構成要
件ｆのうち「この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て」の構成を
有するというべきである。なお，被告方法においては，基準点Ａ点の視準は，基準
点Ａ点の上記測角測距データを得るというだけでなく，機械設置点座標を知るとい
う目的をも有しているが，このことは，上記判断に影響を与えるものではない。
６　争点７（被告方法が構成要件ｇ「前記演算制御装置に与えられた計画トンネ
ル線形および計画トンネル断面形状に基づいて，前記切羽断面上における作業基準
点を設定し」を充足するか）
弁論の全趣旨によれば，被告方法においては，①事務所ＰＣに計画トンネル
線形及び計画トンネル断面形状が与えられ，②ＮＡＴＭ－Ｂｏｘが作業基準点まで
の鉛直角及び水平角を演算し，③ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ内のコンピュータがレーザー照
射装置を駆動させる指令を出していることが認められる。そうすると，事務所ＰＣ
及びＮＡＴＭ－Ｂｏｘの双方を併せて「演算制御装置」と全く同様の機能を果たし
ているということができるから，事務所ＰＣ及びＮＡＴＭ－Ｂｏｘを本件第２特許
発明の「演算制御装置」に該当すると解すれば，被告方法が構成要件ｇ「前記演算
制御装置に与えられた計画トンネル線形および計画トンネル断面形状に基づいて，
前記切羽断面上における作業基準点を設定し」を充足するというべきである。
被告は，上記「演算制御装置」が，一つの装置であることを要する旨主張す
る。たしかに，本件第２特許発明の特許請求の範囲の文言上は，複数の装置である
ようには記載されていないが，これは，典型的な場合を記載したにすぎず，装置が
複数になる構成を排除しているものと解釈しなければならない理由はない。被告の
主張は，採用できない。
７　争点８（被告方法が構成要件ｈ「前記演算処理装置で前記測角測距データに
基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を
演算し」を充足するか）
(1)　「前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標
からの鉛直角度および水平角度を演算し」の解釈について
特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づい
て定めなければならないところ（特許法７０条１項），甲２の１によれば，上記本
件第２特許発明の特許請求の範囲には，「前記演算処理装置で前記測角測距データ
に基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度
を演算し，その鉛直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投
射装置を振って，前記作業基準点にレーザー光を投射させ」と記載されている。
上記特許請求の範囲の記載からは，「作業基準点に向けての前記設置座標
からの鉛直角度および水平角度」とは，設置座標に設置されているレーザー光投射
装置の向いている方向から作業基準点までの鉛直角度及び水平角度のことを意味し
ていると認められる。
したがって，構成要件ｈの「作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛
直角度および水平角度を演算し」とは，レーザー光投射装置の向いている方向から
作業基準点までの鉛直角度及び水平角度を演算するという意味である。
レーザー光投射装置の向いている方向から作業基準点までの鉛直角度及び水
平角度を演算する具体的方法については，基準点までの測角測距データに基づく旨
の限定が付されているのみで，それ以外の限定はない。
(2)　被告方法が構成要件ｈ「前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に
向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算し」を充足するか
　　弁論の全趣旨によれば，被告方法においては，ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ内のコンピ
ュータにおいて，基準点であるＡ点と作業基準点であるＢ点との機械設置点を中心
とした水平角と，作業基準点であるＢ点と水平面との機器点を中心とした鉛直角
（仰角）を演算により求め（別紙「被方法目録」記載のステップ４），鉛直角度に
ついては，上記Ａ点からの相対角とするのではなく，水平面からの絶対角として，
ＮＡＴＭ－Ｂｏｘ内のコンピュータの指令に基づいて，トータルステーションに備
えられているレーザー照射装置を駆動装置により動かす（同ステップ５）という構
成であると認められる。
上記構成によれば，水平角度については，レーザー光投射装置の向いてい
る方向から作業基準点までの水平角度を，基準点までの測角測距データを用いて演
算していることが明らかである。また，前記５(3)記載のとおり，被告方法において
は，基準点Ａ点の方向角をゼロにして作業基準点までの水平角度を演算しており，
基準点Ａ点の方向角をゼロにするために，基準点Ａ点を視準することによって得た
データを用いているものと認められる。
鉛直角度については，上記構成によれば，レーザー光投射装置の向いてい
る方向からではなく，水平面から基準点までの鉛直角度を，基準点までの測角測距
データを用いることなく，作業基準点Ｂの座標にのみ基づいて演算しているという
ようにも考えられる。しかしながら，被告方法においては，この次の工程として，
レーザー光投射装置を現在向いている方向から作業基準点Ｂまで駆動させるのであ
るから（同ステップ５），そのためには，水平面から作業基準点までの鉛直角度が
判明しているだけでは足りず，レーザー投射装置が現在向いている方向から水平面
までの鉛直角度を明らかにする必要があり，そのためには，基準点（レーザー照射
装置が現在向いている方向）までの測角測距データが必要であるから，結局，レー
ザー照射射装置の向いている方向から作業基準点までの鉛直角度を，基準点までの
測角測距データを用いて演算しているということができる。
(3)　そうすると，被告方法においては，レーザー光投射装置の向いている方向
から作業基準点までの鉛直角度及び水平角度を演算しているといえるから，本件第
２特許発明の構成要件ｈの構成を有しているということができる。
(4)　上記によれば，被告方法は本件第２特許発明の構成要件ｅ，ｆ，ｇ，ｈを
充足するから（その余の構成要件を充足することについては，被告は争っていな
い。），本件第２特許発明の技術的範囲に属する。
８　争点９（本件第２特許発明が無効理由を有することが明らかであり，本件第
２特許権に基づく権利行使が権利の濫用といえるか）
(1)　乙６，乙７によれば，乙６（特開昭６１－２６２６１１号公報），乙７
（シールド工法自動化システム編集幹事会「シールド工法の自動化システム(5)」ト
ンネルと地下１７巻９号７４３頁）に，前記第２，９の「被告主張」の(2)記載の記
述があることが認められる。
しかしながら，次のとおり，乙６及び乙７を組み合わせることによって，
本件第２特許発明を容易に想到することができたとは認められない。
(2)ア　乙６（特開昭６１－２６２６１１号公報）について
乙６には，駆動角度（変位角θ）を求める具体的方法として，機械設置
点と基点Ｐと作業基準点Ｐ’が直角三角形を構成することを前提として，直角三角
形の性質を利用して求める方法が記載されているのみである。本件第２特許発明
は，機械設置点，基点，作業基準点の位置関係にかかわらず，基準点までの測角測
距データを得て駆動角度を演算する方法（構成要件ｈ）であるから，乙６に記載さ
れているマーキング方法とは構成を異にする。このような相違点があるため，乙６
に係る方法では，切羽断面が平面でない場合や，トンネル線形が曲線である場合な
どには，駆動角度（変位角θ）を求めることができない。
この点に関して，被告は，乙６に記載された直角三角形の性質を利用し
て駆動角度（変位角θ）を求める方法は一実施例にすぎず，乙６に記載された発明
はこの実施例に限られるものではない，基点までの測角測距データを得て駆動角度
を演算する方法が記載されていないのは，かかる方法が当業者にとって自明の事項
であるからにすぎないと主張する。しかしながら，被告の上記主張を認めるに足り
る証拠はなく，むしろ，測角測距データを得て駆動角度を演算する方法が自明であ
るなら，機械設置点，基点，作業基準点が直角三角形を構成する場合のみ，測角測
距データによる演算を行わずに直角三角形の性質を利用して駆動角度（変位角θ）
を求めるというのは不自然であるから，乙６に係る発明がなされた当時，測角測距
データを得て駆動角度を演算する方法が当業者にとって自明であり，乙６に係る方
法がそのような演算方法を念頭においたものであったとは考えられない。
イ　乙７（シールド工法自動化システム編集幹事会「シールド工法の自動化
システム(5)」トンネルと地下１７巻９号７４３頁）について
乙７は，乙６と本件第２特許発明の，上記ア記載の相違点を何ら補うも
のではない。
ウ　乙１２の１，乙１４について
さらに，被告は，乙１２の１，乙１４に記載された，レーザーアイピー
ス，レーザーセオドライトＳＬＴ２０を指摘して，レーザー光の光軸と光波の光軸
とが平行になるように一体とする構成（構成要件ａ）が本件第２特許発明当時周知
であった旨主張するが，乙６には，構成要件ａとは別の上記ア記載の相違点があ
り，乙１２の１，乙１４記載の技術は，この点を何ら補うものではない。
(3)　上記によれば，本件第２特許発明が無効理由を有することが明らかである
という被告の主張は理由がない。
(4)　以上に加え，弁論の全趣旨によれば，被告は，本件第２特許発明が特許発
明であること及び被告製品が本件第２特許発明の実施に用いられることを知りなが
ら，業として，本件第２特許発明による課題の解決に不可欠な被告製品を貸与等し
ていると認められるから，被告が被告製品を貸与等する行為は，特許法１０１条４
号の間接侵害に該当するというべきである。
９　争点１０（損害の内容及び額）
(1)　被告製品の売上額について
　ア　１日の貸与料額
乙１９，２１，２８，２９，３０の１，２によれば，被告製品１台の１
か月当たりの貸与料は１８万円と認められる。
原告らは，被告製品の貸与料を示す証拠として甲３５，４６の１ないし
４を提出し，甲３５には「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ－ｐｒｉｍａｒｙ」の側に手書きで
「６０万／月」と記載され，甲４６の１ないし４には，「マーキングシステム１式
３４０００００」等と記載されていることから，被告製品１台の１か月当たりの貸
与料金は６０万円ないし５６万６６６６円であると主張する。しかし，甲３５の
「６０万／月」の記載は，原告マックの従業員による手書きのメモであって，客観
性に乏しく，これをもって被告製品の貸与料を上記書面記載の金額と認めるには足
りない。甲４６の１ないし４は，被告と原告佐藤工業との間で，平成１６年１月２
３日から同年２月１６日ころの間に交わされた被告製品に関する見積書，注文請書
等であるところ，見積内訳書（甲４６の２）によれば，上記３４０万円の内訳は，
「初期導入費」１式６０万円，「施工管理システム　基本システム費用」１式１４
０万円，「施工管理システム損料」６か月１８０万円，「切羽観察システム損料」
６か月３０万円，「返納整備費用」１式２０万円，「値引き」－９０万円であり，
被告製品の貸与以外の製品，サービスの対価をも含んでいることが明ら
かであるから，原告らの主張は採用できない。なお，弁論の全趣旨によれば，甲４
６の１ないし４に係る取引においては，「施工管理システム損料」が被告製品の貸
与料であり，これによれば，１台１月当たり３０万円で貸与されていると認められ
るが，当該取引は，別紙「損害に関する原告ら主張一覧表」に記載された取引では
なく，当該１回の取引において被告製品の１月当たりの貸与料が３０万円とされた
ことをもって，前記認定が左右されるものではない。
そうすると，被告製品１台の１日当たりの貸与料は６０００円（１８万
円÷３０）と認められる。
ただし，別紙「損害に関する認定一覧表」の「現場名」記載の各工事現
場のうち，「納入の有無」欄に「納入(無償モニター)」と記載された工事現場につ
いては，当該貸与行為によって被告が対価を受けたことを認めるに足りる証拠はな
い。
イ　貸与台数
(ア)　証拠（乙４９ないし６９，７０，７１の１，７２ないし７９，８３
ないし８５，８６ないし１０１）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「損害に関する
認定一覧表」の「現場名」欄記載の各工事現場のうち，同表「納入の有無」欄に
「納入」と記載された６６箇所について，被告製品が１台ずつ納入されたものと認
められる。
(イ)　「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」について
　原告らは，被告製品に加えて「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」
が貸与されている現場については２台分として算出すべきである旨主張する。しか
し，証拠（乙１１６）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，平成１３年ころ，顧客
から，後方支援のために，被告製品のように天端に備え付ける装置ではなく，三脚
で使用できる装置を要求され，当初は，被告製品を構成するトータルステーション
をそのまま三脚に取り付けた装置を「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」として
供給していたが，後方支援のためにはマーキングの必要がないこと，被告製品を構
成するトータルステーションは，マーキング用のＧＵＳレーザーが備え付けられて
いるため高値であるとの意見があったことから，同年度の終わりころからＧＵＳレ
ーザーを有しない簡易な三脚用の装置を開発したものであり，このころ以降に納入
した「ＳｕｐｅｒＮＡＴＭ　Ｂａｃｋｕｐ」は，レーザー機能を有していなかった
ものと認められる。したがって，原告らの上記主張は，採用できない。
(ウ)　平成１４年１２月３１日以前に買戻特約付で売買したとの主張につ
いて
被告は，顧客において被告が納品した被告製品を用いて被告方法を実
施している場合であっても，当該顧客との取引が買戻特約付売買であり，かつ，買
戻特約付売買契約の締結日が，平成１４年の特許法改正により新たに設けられた同
法１０１条４号の施行日（平成１４年法律第２４号の施行日）である平成１５年１
月１日より前であった場合には，特許法１０１条４号の間接侵害は成立しない旨主
張する。
しかしながら，弁論の全趣旨によれば，被告と顧客との間の買戻特約
付売買は，被告が顧客に対して売買代金と引替えに被告製品を引き渡し，被告製品
の使用終了時に，被告が顧客から被告製品を買い戻し，上記売買代金から貸与料相
当額を控除して顧客に支払うというものである。また，被告製品を貸与した場合と
買戻特約付で売り渡した場合とで，被告製品使用期間中のメンテナンスやサポー
ト，危険負担等の取決めが異なっているという事情は認められない。そうすると，
上記買戻特約付売買契約は，実質的には，被告が被告製品を顧客に一定期間使用さ
せ，顧客が被告に対しその期間の使用の対価を支払う旨の意思でなされているもの
と解すべきである。
したがって，買戻特約付売買の形をとっている場合であっても，実質
的には，被告製品を貸与しているのと何ら変わりはなく，特許法１０１条４号の間
接侵害との関係では，顧客が被告製品を使用している期間を通じて，被告が，顧客
に対し，被告製品を譲渡等しているものというべきである。
(エ)　レーザー照射機能を有しない状態で被告製品を貸与等した旨の主張
について
別紙「損害に関する認定一覧表」の「納入の有無」欄の「別システ
ム」の後の(　)内に記載の各乙号証によれば，同表「現場名」欄記載の各工事現場
のうち，同表「納入の有無」欄に「別システム」と記載された２８箇所について
は，ＧＵＳ７４レーザーを取り付けない状態の装置またはレーザー照射機能を有し
ないシステムを貸与しており，当該工事現場においては，被告方法が実施されるこ
とはない。そうすると，上記２８箇所の工事現場においては，被告が本件第２特許
発明に係る方法の使用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なも
のにつき，その物が本件第２特許発明の実施に用いられることを知りながら譲渡等
しているということはできないから，これらの工事現場に対する上記装置の貸与分
を損害に含めることはできない。
この点に関して，原告らは，仮に発破のためにレーザーを照射しない
としても，アタリ取りやロックボルトの際にレーザーマーキングを用いる旨主張す
る。しかし，そもそもＧＵＳ７４レーザーを備えていないトータルステーションで
構成される装置が貸与されている現場においては，被告製品が貸与されているとは
いえない上，本件第２特許発明の技術的範囲に属するというためには，トンネル線
形情報に基づいて作業基準点を設定する（構成要件ｇ）方法でなければならないと
ころ，トンネル線形情報とは関係なくレーザー照射部分（作業基準点）を定めるア
タリ取りやロックボルトのためのレーザーマーキングは本件第２特許発明の技術的
範囲に属する方法とはいえない。
(オ)　被告製品を納入しているが，被告方法が実施されていないと認めら
れる工事現場について
　乙７２によれば，別紙「損害に関する認定一覧表」の「現場名」欄記
載の各工事現場のうち，同表「納入の有無」欄に「不使用」と記載された１箇所に
ついては，被告製品が納入されているものの，被告方法が実施されているとは認め
られない。かかる工事現場に対する上記装置の貸与をもって，損害の基礎とするこ
とはできない。
(カ)　その他
別紙「損害に関する認定一覧表」の「現場名」欄記載の各工事現場の
うち，同表「納入の有無」欄に「未納入」と記載された９箇所については，被告製
品が貸与されたことを認めるに足りる証拠がない。
ウ　貸与期間
別紙「損害に関する認定一覧表」の「開始終了時期の証拠」欄記載の証
拠及び弁論の全趣旨によれば，同表「現場名」欄記載の各工事現場のうち，同表
「納入の有無」欄に「納入」と記載された６６箇所は，それぞれ同表「開始」欄記
載の日から同表「終了」欄記載の日まで，同表「使用日数」欄記載の日数だけ貸与
されていたものと認められる。
エ　支保工率について
被告は，支保工を設置する区間については，支保工が定規の役割を果た
すから，被告方法は実施されない旨主張する。
しかし，支保工を設置する区間においても，トンネル線形が直線でない
場合には被告方法は有用であり（乙８２は，トンネル線形が直線の場合について記
載したものである。），また，トンネル全区間のうちの一部において支保工を設置
していたとしても，その余の区間において被告方法を用いる必要がある以上，被告
方法を行い得ることが，被告製品の価値を高めていることに変わりはないから，被
告の上記主張は採用できない。
オ　上記によれば，平成１５年１月１日から平成１６年２月２８日の期間に
おける被告製品の売上は，別紙「損害に関する認定一覧表」の「売上」の合計欄記
載のとおり，９３６２万４０００円と認められる。
(2)　主位的損害主張（特許法１０２条２項）について
ア　原告佐藤工業の損害額について
　　弁論の全趣旨によれば，原告佐藤工業は建設会社であり，本件第２特許
発明の実施に用いる製品を製造，販売又は貸与しているとは認められないから，原
告佐藤工業については，被告が被告製品を貸与することによって得た利益をもっ
て，同原告の損害と推定することはできない。
イ　原告マックの損害額について
　(ア)　原告マックは，被告製品と同種のトンネル工事において使用するレ
ーザーマーキング装置の貸与事業を行っていることが認められるところ，特許法１
０２条２項により，被告が被告製品を貸与したことによって得た利益をもって，原
告マックの損害と推定される。
(イ)　前記(1)オ記載のとおり，平成１５年１月１日から平成１６年２月２
８日までの間に被告が被告製品の貸与等により得た対価は，９３６２万４０００円
と認められる。
(ウ)　利益率
一般に，売買に比べて，貸与の場合は，同一の商品から複数回売上を
得ることができ，利益率が高いということができるから，被告製品を貸与した場合
の利益率は少なくとも貸与料の５０パーセントを下ることはないと認められる。
この点に関して，原告らは，被告製品の製造原価，メンテナンス・サ
ポート費用等を詳細に主張して被告製品１台を１日貸与した場合１万４９２５円の
利益を得ている旨主張する。しかし，原告らが主張しているパーツ製品が被告製品
に真実使用されているものであるか不明であり，人件費についても工数や単価など
全て推測に基づくものであるから，原告らの主張を直ちに採用することはできな
い。
他方，被告は，乙１１２の１，２を提出して，千代田測器レンタルリ
ース株式会社から１月当たり１８万円で被告製品を構成するトータルステーション
を借り受けているから，最低でも上記額が被告製品の貸与の原価（経費）であるか
のような主張をする。しかし，前記(1)アのとおり，被告製品１台の貸与料金が，１
月当たり１８万円なのであるから，被告主張のとおりであれば，被告は，被告製品
の貸与により何ら利益を得ていないことになり，不自然である。被告の主張は，採
用できない。
(エ)　寄与率
弁論の全趣旨によれば，被告製品には，被告方法のほかアタリ取りや
ロックボルト，任意点測量等１１の機能があることが認められる。
他方で，発破を仕掛けて掘り進むトンネル工事において，トンネル線
形に沿って掘り進めるために適切な発破仕掛け位置を定めることは極めて重要な事
項であるといえる。また，弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製品と併行して，
被告製品のトータルステーションからＧＵＳ７４レーザーを取り除いた装置をも貸
与しているところ，別紙「損害に関する認定一覧表」の「現場名」欄記載の各工事
現場のうち，同表「納入の有無」欄に「納入」と記載された６６箇所においては，
被告方法を実施するために，わざわざＧＵＳ７４レーザーを備え付けた装置の貸与
を受けているものであって，被告方法に着目して貸与を受けているものと考えられ
る。
そうすると，被告製品の売上のうち，被告製品によるマーキング方法
の寄与割合は，少なく見積もっても４０％を下ることはない。
(オ)　小括
前記(1)記載のとおり，被告は，被告製品の貸与により合計９３６２万
４０００円の対価を得ており，前記(ウ)記載のとおり，被告製品の利益率は少なく
とも５０％を下ることはないと認められるから，被告製品の貸与により被告が受け
た利益の額は，４６８１万２０００円（９３６２万４０００円×０．５）である。
そして，前記(エ)記載のとおり，被告製品の利益における被告方法の寄与割合は４
０％と認められるから，上記被告が受けた利益４６８１万２０００円のうち１８７
２万４８００円（４６８１万２０００円×０．４）が，本件第２特許権の侵害行為
により被告が受けた利益の額であり，原告マックは，原告佐藤工業と本件第２特許
権を持分各２分の１の割合で共有しているから，特許法１０２条２項に基づき原告
マックの損害額として認め得る額は９３６万２４００円（１８７２万４８００円÷
２）である。
(3)　予備的損害主張（特許法１０２条３項）について
前記(2)ア記載のとおり，原告佐藤工業については，損害に関する主位的損
害主張は理由がないから，予備的損害主張について判断する。
前記(1)記載のとおり，被告が被告製品を貸与することによって得た売上
は，９３６２万４０００円である。
また，乙１１５（発明協会研究センター編「実施料率〔第５版〕」）によ
れば，建設技術の分野においては，平成４年ないし同１０年度において，頭金無し
の契約では，実施料率の平均が３．５％であり，契約数として最も多い実施料率が
３％とされている。本件第２特許発明も建設技術に関する発明であるところ，更に
同発明の内容，被告による被告製品貸与をめぐる契約の相手方企業，契約内容，被
告製品の使用態様等の諸事情を併せ考慮すれば，本件第２特許発明についての実施
料相当額は，被告製品の売上の３％と認めるのが相当である。
以上によれば，本件において，本件第２特許発明の特許権者が，本件第２
特許発明の実施によって受ける利益の額（特許法１０２条３項）は２８０万８７２
０円であり，原告佐藤工業は，原告マックと本件第２特許権を持分各２分の１の割
合で共有しているから，特許法１０２条３項に基づき原告佐藤工業の損害額として
認め得る額は１４０万４３６０円（２８０万８７２０円÷２）である。
　１０　結論
以上によれば，原告らの請求のうち，本件第１特許権に基づく請求はいずれ
も理由がないが，本件第２特許権に基づき被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄
を求める点及び同特許権に基づく損害賠償請求の一部（原告マックにつき９３６万
２４００円の限度，原告佐藤工業につき１４０万４３６０円の限度）は理由があ
る。なお，廃棄請求について仮執行宣言を付するのは相当でない。
よって主文のとおり判決する。
　東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官　　　三　　村　　量　　一
　裁判官　　　古　　河　　謙　　一
裁判官　　　吉　　川　　　　　泉
（別紙）
物件目録ＰＤＡ表示画面被告方法目録被告製品の任意点測量損害に関する原告ら主
張一覧表損害に関する被告主張一覧表原価表損害に関する認定一覧表

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