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平成１６年（行ケ）第２６４号　審決取消請求事件（平成１７年２月２４日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　原　　　　　　告　　　　　　大同特殊鋼株式会社
　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　須賀総夫
　　被　　　　　　告　　　　　　日立金属株式会社
　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　田邊義博
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　　　　　　特許庁が無効２００３－３５１４８号事件について平成１６年４月２
７日にした審決を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　被告は，名称を「マルエージング鋼およびその製造方法」とする特許第２９
０９０８９号発明（平成元年４月２６日特許出願〔以下「本件特許出願」とい
う。〕，平成１１年４月２日設定登録，以下，その特許を「本件特許」という。）
の特許権者である。
　原告は，平成１５年４月１４日，本件特許を無効にすることについて審判の
請求をし，無効２００３－３５１４８号事件として特許庁に係属した。
　特許庁は，上記事件について審理した上，平成１６年４月２７日に「本件審
判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年５月１１日，原告
に送達された。
　２　本件特許出願の願書に添付した明細書（以下，図面と併せて「本件明細書」
という。）の特許請求の範囲記載の発明の要旨
【請求項１】重量％で，Ｃ０．０３％以下，Ｓｉ０．１％以下，Ｍｎ０．１％
以下，Ｐ０．０１％以下，Ｓ０．０１％以下，Ｎｉ１６～２０％，Ｃｏ７～１４
％，Ｍｏ３．０～５．５％，Ａｌ０．２％以下，Ｔｉ０．３～２．０％，Ｎ０．０
１％以下，Ｂ０．０００３～０．０１％を含有し，残部が実質的にＦｅからなり，
かつ結晶粒度がＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上の細粒であることを特徴とする，超微
細結晶粒を有するマルエージング鋼。
【請求項２】請求項１に記載の組成からなるマルエージング鋼を，熱間加工後
８００～９５０℃の温度で固溶化処理を行ない，その後加工率で１０％以上の冷間
加工を行なった後，さらに再結晶温度以上の温度で固溶化処理を行なうことを特徴
とする超微細結晶粒を有するマルエージング鋼の製造方法。
（以下，上記【請求項１】，【請求項２】記載の発明を「本件発明１」，「本
件発明２」という。）
　３　審決の理由
　　　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，請求人（注，原告）の主張する無
効理由，すなわち，①本件発明１は，AerospaceStructuralMetalsHandbook,
1999Edition,Code1225,p.1（審判甲４・本訴甲７，以下「刊行物４」という。）
に記載された発明（以下「刊行物４発明」という。）及び特開昭５３－７００２３
号公報（審判甲２・本訴甲５，以下「刊行物２」という。）に記載された発明（以
下「刊行物２発明」という。）並びにArch.Eisenhuttenwes.47,(1976)Nr.11
November,p.697-702（審判参考資料１・本訴甲１０，以下「参考資料１」とい
う。），TransactionsoftheASM,vol.55(1962)p.58-76（審判参考資料２・本訴甲
１１，以下「参考資料２」という。），JournalofMetals,
March(1963)p.200-204（審判参考資料３・本訴甲１２，以下「参考資料３」とい
う。），特開昭５０－７９４１７号公報（審判参考資料４・本訴甲１３，以下「参
考資料４」という。），特開昭５１－８７１１８号公報（審判参考資料５・本訴甲
１４，以下「参考資料５」という。）及び特開昭６１－１５９１７号公報（審判参
考資料６・本訴甲１５，以下「参考資料６」という。）に記載されたものに基づい
て当業者が容易に発明をすることができたものであり，②本件発明２は，刊行物２
発明，特開昭５３－７００２４号公報（審判甲３・本訴甲６，以下「刊行物３」と
いう。）に記載された発明及び刊行物４発明並びに参考資料４，５に記載されたも
のに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明
１，２に係る本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，
同法１２３条１項２号の規定により無効とされるべきものであるとの主張に対し，
①本件発明１は，刊行物４発明と特開昭６１－２１０１５６号公報（審判甲１・本
訴甲４，以下「刊行物１」という。），刊行物２，３，A.M.Hall＆C.J.Slunder,
TheMetallurgy,Behavior,AndApplicationofthe18-PercentNickelMaraging
Steels,1968,NASASP-5051p43-48（審判甲５・本訴甲８，以下「刊行物５」とい
う。），昭和５６年２月２８日科学技術庁金属材料技術研究所発行「研究報告集２
（昭和５６年版）」１３８頁～１５７頁（審判甲７・本訴甲９，以下「刊行物７」
という。）及び参考資料１～６記載のものに基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたとすることはできず，②本件発明２は，刊行物２発明と刊行物１，３～
５及び７並びに参考資料１～６記載のものに基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたとすることはできないから，請求人の主張及び証拠方法によっては，本
件発明１，２に係る本件特許を無効とすることはできないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は，本件発明１の進歩性の判断を誤り（取消事由１），本件発明２の進
歩性の判断を誤った（取消事由２）ものであるから，違法として取り消されるべき
である。
　１　取消事由１（本件発明１の進歩性の判断の誤り）
(1)審決は，本件発明１と刊行物４発明との一致点として，「『Ｃ，Ｓｉ，Ｍ
ｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｏ，Ａｌ及びＴｉを含有し，Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，
Ｓ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｏ，Ａｌ及びＴｉの含有量が重複するマルエージング鋼』であ
る点」（審決謄本８頁第２段落）を，相違点（１）として，「本件発明１は，Ｂ
０．０００３～０．０１％を含有するのに対して，甲第４号証発明（注，刊行物４
発明）は，任意添加成分としてＢ０．００３％，Ｚｒ０．０２％及びＣａ０．０５
％を含有することができる点」（同第３段落，以下「相違点（１）」という。）
を，相違点（２）として，「本件発明１は，結晶粒度がＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以
上の細粒である超微細結晶粒を有するのに対して，甲第４号証発明は，結晶粒の結
晶粒度が明らかでない点」（同第４段落，以下「相違点（２）」という。）を，相
違点（３）として，「本件発明１は，マルエージング鋼のＮを０．０１％以下に規
制するのに対して，甲第４号証発明は，マルエージング鋼のＮ含有量を規制してい
ない点」（同第５段落）を認定した上，相違点（１），（２）については，当業者
が容易に想到することはできないとして本件発明１の進歩性を肯定したが，誤りで
ある。
(2)一般に，結晶粒を微細にすれば靭性が向上することが期待でき，靭性の向
上の裏には，結晶粒の微細化があると考えるのが，本件特許出願時の当業者の技術
常識であった。ところが，審決は，本件発明１の進歩性を評価するに当たり，結晶
粒の微細化と靭性の向上との関係を殊更遮断し，マルエージング鋼の靭性向上に関
する先行技術文献を，結晶粒の微細化に関する直接の記載がないことを理由に，進
歩性の判断資料から排除し，当業者の技術常識とは異なる判断基準を採用し，発明
の効果と，それが発現する機構とを正しく区別することなく論を進め，その結果，
誤った結論に至ったものである。
(3)本件発明１の構成のうち，合金組成，すなわち，特定量のＢをマルエージ
ング鋼に添加すること自体は，刊行物４（甲７）などにより公知の事項であるか
ら，本件発明１の進歩性は，他の構成である，結晶粒度の限定が持つ意義によって
左右されるものである。ところが，本件明細書（甲２）には，「結晶粒度がＡＳＴ
Ｍ　Ｎｏ．で１０以上の細粒」との限定により，靭性その他の物性にどのような差
異が生じるのか，データが示されておらず，上記数値は，単なる「線引き」でしか
ないと理解される。参考資料４，５（甲１３，１４）に記載されたように，結晶粒
度が１０以上の細粒であるマルエージング鋼は，本件特許出願前に既に公知であっ
たから，上記１０という数値の持つ意義を明らかにすべき必要があるにもかかわら
ず，審決は，その意義を検討していない。
(4)審決の，「甲第４号証発明（注，刊行物４発明）は，１８％Ｎｉマルエー
ジング鋼に任意添加成分としてＢ０．００３％を含有することができるという程度
のものであり，しかも甲第４号証（注，刊行物４〔甲７〕）には，この『Ｂ』がど
のような効果を期待して添加されるのか等について一切記載されていないから，甲
第４号証は，Ｂの添加と固溶化処理と冷間加工との組合せによる結晶粒の超微細化
という本件発明１の上記知見（注，「『マルエージング鋼の結晶粒微細化に有効な
合金元素について，種々検討した結果，一定量のＢを添加したマルエージング鋼に
特定の固溶化処理と冷間加工条件を組み合わせた場合にのみ超微細な結晶粒が得ら
れる』〔注，本件明細書〈甲２〉４欄第２段落〕との知見」〔審決謄本８頁下から
第２段落〕）や具体的な『ＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上の超微細結晶粒』について
何ら示唆するものではない」（同８頁最終段落～９頁第１段落）との説示によれ
ば，審決は，固溶化処理と冷間加工との組合せをも本件発明１の構成であるとする
要旨認定に基づいて論を進めていることが明らかである。しかしながら，本件発明
１の構成は，上記第２の２【請求項１】に記載された合金組成と特定の結晶組織に
尽きるのであり，それ以外の構成を認定したことは，明らかに誤った要旨認定であ
る。
(5)審決は，相違点（１），（２）について，本件発明１は，上記(4)のとお
り，「Ｂを結晶粒を微細化するのに必要な有効元素として『０．０００３～０．０
１％』含有するものである」（審決謄本８頁下から第２段落）のに対して，刊行物
４発明は，「任意添加成分としてＢ０．００３％を含有することができるという程
度のものであり，しかも甲第４号証（注，刊行物４〔甲７〕）には，この『Ｂ』が
どのような効果を期待して添加されるのか等について一切記載されていないから，
甲第４号証は，Ｂの添加と固溶化処理と冷間加工との組合せによる結晶粒の超微細
化という本件発明１の上記知見や具体的な『ＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上の超微細
結晶粒』について何ら示唆するものではない」（同８頁最終段落～９頁第１段落）
とした。しかしながら，相違点（１）として挙げられた事項は，本件発明１がＢを
必須合金成分として０．０００３～０．０１％含有するのに対して，刊行物４発明
はＢを任意添加成分として０．００３％含有するということに尽きる。刊行物４に
おける任意添加成分は，Ｂのほかに，Ｃａ，Ｚｒがあるが，それらの含有の有無の
場合分けは，全部で７通りしかなく，そのうちＢだけを含む場合が本件発明１に該
当するから，刊行物４が示唆する組成には，本件発明１の合金組成が含まれてい
る。
(6)本件発明１で添加した程度のＢの含有量を有するマルエージング鋼は，刊
行物４（甲７）のほか，刊行物１，３（甲４，６），参考資料２，３及び６（甲１
１，１２及び１５）により本件特許出願前から開示され，Ｂの添加が靭性の向上に
役立つことや，結晶粒の微細化をもたらすことも公知であった。このような状況下
で，マルエージング鋼の結晶粒度として特定の値を選ぶことは，当業者にとって別
段の困難なく実施できるところであるから，本件発明１の進歩性は否定されなけれ
ばならない。
　２　取消事由２（本件発明２の進歩性の判断の誤り）
(1)審決は，本件発明２と刊行物２発明との一致点として，「『マルエージン
グ鋼を，熱間加工後８２０℃の温度で固溶化処理を行ない，その後加工率で７８％
の冷間加工を行った後，さらに固溶化処理を行なう超微細結晶粒を有するマルエー
ジング鋼の製造方法』である点」（審決謄本１３頁第２段落）を，相違点（１）と
して，「本件発明２は，請求項１に記載の組成からなるマルエージング鋼を素材と
するのに対して，甲第２号証発明（注，刊行物２発明）は，１８％Ｎｉマルエージ
ング鋼を素材とするというだけのものであり，素材の１８％Ｎｉマルエージング鋼
の具体的な組成が明らかでない点」（同第３段落，以下「相違点（１′）」とい
う。）を，相違点（２）として，「本件発明２は，冷間加工を行った後固溶化処理
を再結晶温度以上の温度で行なうのに対して，甲第２号証発明は，冷間加工を行っ
た後固溶化処理を８２０℃で行なう点」（同第４段落，以下「相違点（２′）」と
いう。）を認定した上，少なくとも相違点（１′）については，当業者が容易に想
到することはできないとし，相違点（２′）については，何らの判断をすることな
く，本件発明２の進歩性を肯定した。しかしながら，審決は，相違点（２′）につ
いては，判断を遺脱したものであり，相違点（１′）についての判断も，以下のと
おり誤りである。
(2)審決は，刊行物１（甲４）には，「Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，Ｃ
ｏ，Ｍｏ，Ａｌ，Ｔｉ及びＢを含有し，Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍ
ｏ，Ａｌ，Ｔｉ及びＢの含有量が本件発明２の素材の鋼と重複するマルエージング
鋼が記載されている」（審決謄本１４頁第３段落）と認定しながら，「この場合の
Ｂの効果も，再結晶温度を上げることであって，結晶粒の超微細化ではないから，
Ｂを添加したマルエージング鋼に固溶化処理と冷間加工条件を組み合わせて超微細
な結晶粒を得るという本件発明２の知見と異なる技術思想に基づくものであ
る。・・・甲第１号証（注，刊行物１）は，結晶粒の超微細化のためにＢを添加し
たマルエージング鋼を素材とすることを何ら示唆するものではない」（同段落～第
４段落）とした。しかしながら，相違点（１′）は，加工素材の合金組成が明記さ
れているか否かという点であり，「固溶化処理と冷間加工条件」とは無関係であ
り，審決の上記判断は，的外れというほかない。
また，審決は，刊行物３（甲６）について，「その他の成分としてさらに
Ｃａ，Ｎｂ及びＲＥを含有する鋼であるから本件発明２とその鋼種が相違するし，
得られたマルエージング鋼の結晶粒度番号も明らかではない。してみると，甲第３
号証（注，刊行物３）のマルエージング鋼に含まれる『Ｂ』が結晶粒の超微細化に
寄与しているとすることはできないから，甲第３号証も，結晶粒の超微細化のため
にＢを添加したマルエージング鋼を素材とすることを何ら示唆するものでない」
（同下から第３段落～第２段落）とした。しかしながら，Ｂ以外の成分が含まれて
いることは，Ｂを含有する鋼を素材として使用することの妨げにならず，本件発明
２に係る【請求項２】には，結晶粒度番号が規定されていない。審決は，本件発明
２で加工の素材とする１８％Ｎｉマルエージング鋼として，本件発明２で使用する
特定量のＢを含有するものが，当業者に対して示唆されるかを検討すべきところ，
相違点（１′）の本質を見失った判断をしたものである。
審決は，刊行物４（甲７）について，「Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，
Ｃｏ，Ｍｏ，Ａｌ及びＴｉを含有し，Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍ
ｏ，Ａｌ及びＴｉの含有量が本件発明２の素材の鋼と重複するマルエージング鋼の
成分組成が記載され，この成分組成にＢを任意添加成分として含有し得ることが記
載されている」（同最終段落～１５頁第１段落）と認定しながら，「この任意成分
のＢがどのような理由で添加されるのか等について一切明らかでないから，甲第４
号証（注，刊行物４）も，結晶粒の超微細化のためにＢを添加したマルエージング
鋼を素材とすることを何ら示唆するものでない」（同第１段落）とした。しかしな
がら，相違点（１′）について，Ｂの添加の理由や意図を論じる意味はない。Ｂ以
外の成分組成が重複するものにＢを添加した合金は，本件発明２において加工の対
象とするマルエージング鋼にほかならない。
審決は，参考資料１（甲１０）については，「Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，
Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｏ，Ａｌ，Ｔｉ及びＢを含有し，Ｃ，Ｓｉ，Ｍｎ，Ｐ，Ｓ，Ｎｉ，
Ｃｏ，Ｍｏ，Ａｌ，Ｔｉ及びＢの含有量が本件発明２の素材の鋼と重複するマルエ
ージング鋼が記載されている」（同第４段落）と認定しながら，「このマルエージ
ング鋼では，その他の成分としてさらにＣａやＺｒが含有されているから・・・こ
のマルエージング鋼に添加されたＢが単独で結晶粒の超微細化に寄与していると断
定することができない。加えて，参考資料１の表３に示されている結晶粒は，いず
れも結晶粒度がＡＳＴＭ　Ｎｏ．１０未満のものであるから，参考資料１は，マル
エージング鋼に『Ｂ』を単独添加すれば固溶化処理と冷間加工の組合せにより結晶
粒度がＡＳＴＭ　Ｎｏ．１０以上の超微細化の結晶粒が得られるということまで示
唆するものではない」（同）とした。しかしながら，Ｂに加えてＣａやＺｒが含ま
れていることをもって，Ｂ単独の添加が示唆されないということはできない。「Ｂ
が単独で結晶粒の超微細化に寄与していると断定することができない」ということ
は，「Ｂが単独でも結晶粒の超微細化に寄与している可能性がある」という示唆を
妨げるものではない。また，結晶粒度については，本件発明２に係る【請求項２】
には，結晶粒度番号が規定されていないことは上記のとおりである。
審決は，参考資料２，３及び６（甲１１，１２及び１５）について，「１
８％Ｎｉマルエージング鋼にＢを添加することが記載されている」（同第５段落）
と認定しながら，「この『Ｂ』の添加は，靭性向上のためであり，結晶粒の超微細
化のためではないから，これらの参考資料も，結晶粒の超微細化のためにＢを添加
したマルエージング鋼を素材とすることを何ら示唆するものでない」（同）とし
た。しかしながら，結晶粒の微細化は，靭性の向上のために行うものにほかならな
いから，上記参考資料におけるＢの添加が，「靭性向上のためであり，結晶粒の超
微細化のためではない」ということはできない。靭性向上のためにマルエージング
鋼にＢを添加した先行技術文献があれば，それは，本件発明２の加工素材を示唆す
るものでもある。
審決は，参考資料４（甲１３）について，「その第１表にＢを０．００３
％添加したマルエージング鋼が記載されている・・・このマルエージング鋼は広く
実用されている鋼種として紹介されている」（同下から第２段落）と認定したので
あるから，刊行物２（甲５）に開示された加工の対象とする素材として，当業者が
何の困難もなく採用できたものである。それにもかかわらず，審決は，「この鋼種
において『Ｂ』がどのような理由で添加されているか一切記載されていないから，
この参考資料も，結晶粒の超微細化のためにＢを添加したマルエージング鋼を素材
とすることを何ら示唆するものではない」（同）としたが，相違点（１′）につい
て，Ｂの添加の理由や意図は問題とならないことは，上記のとおりである。
審決は，参考資料５（甲１４）について，「第５表には，マルエージング
鋼を９５０℃で固溶化処理を施し，６０％又は９０％の冷間加工を加え，再結晶温
度以上の温度で固溶化処理することにより，オーステナイト結晶粒度がＮｏ．１０
以上のマルエージング鋼を製造した具体例が記載されている」（同最終段落），
「特許請求の範囲には，『Ｂ：１％以下』と記載され，Ｂを含有することができる
マルエージング鋼も記載されている」（同１６頁第１段落）と認定しながら，「供
試材には，『Ｂ』が含有されておらず，その余の記載をみても，『Ｂ』が結晶粒の
超微細化に寄与するとする何らの記載も見当たらない」（同）という理由で，「こ
の参考資料も，結晶粒の超微細化のためにＢを添加したマルエージング鋼を素材と
することを何ら示唆するものでない」（同）とした。しかしながら，参考資料５の
特許請求の範囲の記載に，Ｂを含有するマルエージング鋼が開示され，実施例とし
て結晶粒度番号がＮｏ．１０以上のものが開示されていれば，その実施例がたまた
まＢを含有していなかったとしても，Ｂを含有し，かつ，結晶粒度番号がＮｏ．１
０以上のマルエージング鋼は，参考資料５が実質的に開示する範囲内の技術であ
る。すなわち，特許請求の範囲に従ってＢを含有するマルエージング鋼を素材とし
て採用し，本件発明２の規定する条件を満たした上記加工条件で加工することは，
参考資料５が，直接開示する技術であり，それにより参考資料５の「微細で均一な
旧オーステナイト結晶粒を有する」（２頁左上欄最終段落）マルエージング鋼が得
られるであろうことは，参考資料５の記載から当業者が理解することである。
(3)以上のとおり，相違点（１′）に係る，Ｂを含有するマルエージング鋼を
本件発明２が規定した加工条件の加工のための素材として使用することは，当業者
が何の困難もなく選択できる事項である。
第４　被告の反論
　　審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
　１　取消事由１（本件発明１の進歩性の判断の誤り）について
　進歩性の有無は，容易想到性の論理付けができるか否かにより判断され，こ
の論理付けは，引用発明の内容に動機付けとなり得るものがあるかを検討すること
により行われるところ，引用発明の内容中の示唆が，動機付けの具体例として挙げ
られる。しかしながら，原告は，ある証拠にはＢを含むマルエージング鋼の組成の
記載があり，別の証拠には結晶粒の微細なマルエージング鋼の記載があるから，こ
れらを組み合わせれば，Ｂを含む結晶粒の微細なマルエージング鋼となり，本件発
明１の進歩性が否定されると主張するにとどまり，両記載を結び付ける動機付け，
すなわち，組合せを想起させる根拠となるべきＢの結晶粒微細化作用に関する記載
を全く指摘していないのであり，主張自体失当といわざるを得ない。刊行物４（甲
７）及び参考資料１（甲１０）のいずれにも，Ｂに結晶粒微細化作用があるとの記
載はない。
　２　取消事由２（本件発明２の進歩性の判断の誤り）について
　本件技術分野においては，例えば，炭素鋼のように，添加元素が微量であっ
ても，その性質は添加前後で大きく異なる場合がある。したがって，当業者は，組
成を決定する際には，詳細な実験を行い，添加すべき元素とその元素の影響を検討
し，有効なものであるならば，どの程度の範囲までであればよいのかを検討するの
が常である。また，添加するとどのような性質となるか不明な元素は，可能な限り
排除するのが常である。Ｂの結晶粒微細化作用は，被告が，鋭意検討の結果，初め
て得た知見であり，技術常識ではあり得ない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（本件発明１の進歩性の判断の誤り）について
(1)相違点（１）について
ア　刊行物４（甲７）には，１８％Ｎｉマルエージング鋼の取鍋レベルの合
金組成（重量％）として，表１．０４１１に，
「　　　　　　　　　　　最低　　　　　　最高
　炭素　　　　　　　　　－　　　　　　０．０３
　マンガン　　　　　　　－　　　　　　０．１０
　リン　　　　　　　　　－　　　　　　０．０１０
　イオウ　　　　　　　　－　　　　　　０．０１０
　ケイ素　　　　　　　　－　　　　　　０．１０
　ニッケル　　　　　１８．０　　　　１９．０
　コバルト　　　　　　８．０　　　　　９．５
　モリブデン　　　　　４．６　　　　　５．２
　チタン　　　　　　　０．５５　　　　０．８０
　アルミニウム　　　　０．０５　　　　０．１５
　ホウ素＊　　　　　　　　　　０．００３
　ジルコニウム＊　　　　　　　０．０２
　カルシウム＊　　　　　　　　０．０５
　鉄　　　　　　　　　　　　　残部
　（＊任意添加成分）」と記載されている。
イ　ここで，刊行物４発明における任意添加成分であるＢの含有量０．００
３％は，本件発明１が規定する含有量の範囲「０．０００３～０．０１％」内であ
るから，本件発明１の上記数値限定自体は，刊行物４発明との相違点とはなり得な
いものである。そして，他の任意添加成分であるＺｒとＣａについては，文字どお
り任意添加成分であるから，含有してもしなくてもよいものであることは明らかで
ある。そうすると，任意添加成分は，ホウ素（Ｂ），ジルコニウム（Ｚｒ）及びカ
ルシウム（Ｃａ）の三つであり，それらが含まれるか否か二者択一の場合の数は，
２×２×２の８通りにすぎないから，当業者が，それらのうちの１成分であるＢの
みを含有する１８％Ｎｉマルエージング鋼に想到することは，容易なことと認めら
れる。
　　審決は，「甲第４号証発明（注，刊行物４発明）は，１８％Ｎｉマルエ
ージング鋼に任意添加成分としてＢ０．００３％を含有することができるという程
度のものであり，しかも甲第４号証（刊行物４〔甲７〕）には，この『Ｂ』がどの
ような効果を期待して添加されるのか等について一切記載されていないから，甲第
４号証は，Ｂの添加と固溶化処理と冷間加工との組合せによる結晶粒の超微細化と
いう本件発明１の上記知見や具体的な『ＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上の超微細結晶
粒』について何ら示唆するものではない」（審決謄本８頁最終段落～９頁第１段
落）と判断した。しかしながら，１９６２年（昭和３７年）発行の参考資料２（甲
１１）の「ホウ素含有量は通常約０．００３％であり，ジルコニウム含有量は０．
０１％であった。これらの元素は意図的に添加された。というのは，チタン添加に
より硬化された合金に関する先行研究が，これら元素が粒界析出を遅らせ，それに
よって靱性および環境腐食耐性を改善する，ということを明らかにしていたからで
ある」との記載，１９６３年（昭和３８年）発行の参考資料３（甲１２）の「ホウ
素およびジルコニウムを，それぞれ０．００３％および０．０２％添加することが
推奨される。チタン添加により硬化された２０％および２５％Ｎｉマルエージング
鋼に関する先行研究が，これらの添加が粒界析出を遅らせ，それにより靱性および
耐応力腐食割れ性を改善する，ということを示している。これらの理由で，上記元
素は１８％Ｎｉマルエージング鋼に含有させるのである」との記載，昭和６１年１
月２４日公開の参考資料６（甲１５）の「１８％Ｎｉ系マルエージング鋼において
は従来から時効処理後の強度向上および靱性改善を目的として，０．０００５～
０．０１％程度の硼素を添加することが行われている」との記載によれば，マルエ
ージング鋼において靱性向上のためＢを添加することは，本件特許出願前から当業
者に周知の技術であったことが認められる上，上記任意添加成分を添加する組合せ
は８通りにすぎないから，刊行物４にＢを添加する目的が記載されていなくても，
Ｂのみを含有するＮｉマルエージング鋼に想到することは容易であるというべきで
ある。また，本件発明１の構成は，上記第２の２【請求項１】に記載のとおりであ
り，固溶化処理と冷間加工との組合せは，本件発明１の要旨ではないから，上記組
合せによる結晶粒の超微細化が刊行物４に示唆されていないからといって，これを
容易想到性を否定する理由とすることはできない。
ウ　したがって，相違点（１）について，当業者が容易に想到することはで
きないとした審決の判断は，誤りというほかない。
(2)相違点（２）について
ア　本件明細書（甲２）には，結晶粒（超）微細化に関して，以下の記載が
ある。
(ｱ)「〔産業上の利用分野〕本発明は・・・特に靭性の優れたマルエージ
ング鋼の結晶粒微細化法に関するものである。」（２欄第１段落）
(ｲ)「引張強さが２００kgf/mm２
以上の高強度を有するマルエージング鋼に
おいては，強度の上昇につれて延性，靭性が劣化するという問題があり，特に肉厚
の小さい部品では，結晶粒が粗いと延性，靭性などの特性のバラツキも大きくなる
ので結晶粒を微細化することは一層重要になる。これを解決する一つの手段として
オーステナイト結晶粒を微細化するという方法が用いられ，例えば板，棒，パイプ
等の冷間加工が可能な形状および比較的サイズの小さいものを対象として，冷間加
工を加え，さらに固溶化処理を行なうという方法がとられてきた。これに対して，
靭性の改善に有効な合金元素を添加する方法も試みられており，例えば，特公昭５
９－３４２２６号にはＢ，Ｚｒ，Ｃａ，Ｍｇの１種または２種以上を含有させたマ
ルエージング鋼，また特開昭６１－２１０１５６号（注，刊行物１〔甲４〕）には
Ｂを含有するマルエージング鋼およびその製造方法，特開昭５２－２３５２０号に
は，Ｂ，Ｚｒ，Ｃａ，Ｖを同時に添加したマルエージング鋼に加工熱処理を組み合
わせた製造方法などの記載がある。」（２欄最終段落～３欄第２段落）
(ｳ)「〔発明が解決しようとする課題〕前述の固溶化処理前に冷間加工を
施す方法は，結晶粒度番号１０以上の微細な結晶粒を得るには，固溶化処理温度を
実質的に固溶化が不十分な程度に低く抑える必要がある。ところが，固溶化処理温
度が低くなりすぎると，結晶粒は微細化するものの，逆にＭｏを比較的多く含むマ
ルエージング鋼ではＦｅ，Ｍｏ等からなる未固溶の粗大な金属間化合物が残存し，
延性，靱性を低下させるという問題があった。また，前述のＢ，Ｚｒ，Ｃａ，Ｍｇ
の１種または２種以上含有したマルエージング鋼の特公昭５９－３４２２６号にお
いてはＢは０．００２５％以下で添加すると，Ｚｒ，Ｃａと同様に脱酸強化による
清浄度向上の他，脱窒および結晶粒界へのＭｏ，Ｃｒなどの析出を防止し延性，靭
性を付与すると記載されており，特開昭６１－２１０１５６号（注，刊行物１〔甲
４〕）においてはＢを０．０００５～０．００２０％添加すると未再結晶溶体化処
理温度域が広がり，工業的に未再結晶溶体化処理を容易に行なうことができるよう
になり，その結果として引張強度および破壊靭性とともに優れた鋼を製造すること
ができることが示されている。」（３欄第３段落～第４段落）
(ｴ)「〔課題を解決するための手段〕発明者はマルエージング鋼の結晶粒
微細化に有効な合金元素について，種々検討した結果，一定量のＢを添加したマル
エージング鋼に特定の固溶化処理と冷間加工条件を組み合せた場合にのみ超微細な
結晶粒が得られることを知見したものである。」（４欄第２段落）
(ｵ)「〔作用〕・・・Ｂは，結晶粒を微細化するのに必要な，かつ有効な
元素であるが，その含有量が０．０００３％未満の場合十分な効果が得られず，ま
た０．０１％を越えて含有させると靭性が劣化することから，その含有量を０．０
００３％～０．０１％とした。」（５欄第２段落～６欄第５段落）
(ｶ)「結晶粒度番号は大きい方が強度，靭性が高くなるが，１０より小さ
いとその効果が不十分であり，本発明の方法によれば１０以上が達成できるので１
０以上とした。」（６欄第６段落）
イ　他方，刊行物４（甲７）には，１８％Ｎｉマルエージング鋼の靭性に関
して，「厚手の断面における靭性および衝撃強度は，常用の中炭素－低合金－超高
強度鋼であって，熱処理により２５０ksiを超える強度レベルにしたもののそれらと
比較して，すぐれている」（訳文２頁）との記載が，刊行物３（甲６）には，化学
組成において本件発明１と一致する組成のマルエージング鋼の延性，靭性を改善す
ることを特徴とするマルエージング鋼の加工熱処理方法について，「表４は表２の
各製造工程によって得られた薄鋼板の結晶粒度と硬さを調べた結果を示すが，いづ
れの工程によっても大きな差は現らわれていない」（４頁左下欄第２段落）との記
載と共に，その表４には，「本発明材」１，２及び３の結晶粒度番号として，９.
０，９.０，９.２の数値が，「比較剤」４～７の結晶粒度番号として，９.２，９.
５，９.６，９.０の数値の記載が，参考資料５（甲１４）には，「Ｎｉ：７～２５
％，Ｃｏ：１１.５～２１％，Ｍｏ：３～１６％，Ｔｉ：０.１～２.０％，Ａｌ：
０.２％以下，Ｃ：０.０３％以下，Ｓ：０.０１％以下，Ｐ：０.０１％以下，Ｓ
ｉ：０．１％以下，Ｍｎ：０.１％以下，Ｂ：１％以下，Ｚｒ：１％以下，Ｃａ：１
％以下，Ｖ：１％以下，Ｎｂ：１％以下，Ｃｒ：１％以下，残部Ｆｅよりなるマル
エージング鋼を，８００℃～１２５０℃間の温度で溶体化処理を施し急冷後，マル
テンサイト状態にて１０％以上の冷間加工を加え，つづいてオーステナイト化終了
温度から１２５０℃間の温度で加熱処理した後室温まで冷却する加工熱処理を１回
以上くりかえして行ない，その後時効硬化処理を施こし延性，靭性を改善すること
を特徴とするマルエージング鋼の加工熱処理方法」（１頁左下欄特許請求の範
囲），「引張強さ２２０kg/mm２
～３６０kg/mm２
のマルエージング鋼の延性，靭性を
改善するには，延性，靭性に対して有害な析出物の析出を防ぐとともに微細で均一
な旧オーステナイト結晶粒を有する低炭素マルテンサイト状態にすることが必要で
ある」（２頁左上欄最終段落）との記載が，参考資料６（甲１５）には，「０.００
０５重量％以上の硼素を含有する１８％Ｎｉ系マルエージング鋼を，熱間加工後に
溶体化処理し，さらに時効処理して製造するにあたり・・・を特徴とする硼素添加
型の１８％Ｎｉ系マルエージング鋼の製造方法」（１頁左下欄特許請求の範囲），
「この発明は硼素（Ｂ）を添加した１８％Ｎｉ系マルエージング鋼の製造方法に関
し，特に靭性が優れた硼素添加型１８％Ｎｉ系マルエージング鋼を製造する方法に
関するものである」（同欄最終段落～右下欄第１段落）との記載がある。
ウ　また，昭和５３年６月２２日公開の刊行物２（甲５）には，「試験２　
１８％Ｎｉマルエージング鋼（３００グレード）の溶体化処理温度と熱処理時間
が，前オーステナイト結晶粒度に及ぼす関係を調べ，第２図を得た。第２図におい
て，曲線ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ，ｇはそれぞれ前オーステナイト結晶粒が１１．
０，１０．５，１０．０，９．５，９．０，８．５，８．０となる溶体化処理条件
を示している」（２頁右下欄最終段落）との記載があり，昭和５１年７月３０日公
開の参考資料５（甲１４）の第５表には，マルエージング鋼を９５０℃で固溶化処
理を施し，６０％又は９０％の冷間加工を加え，再結晶温度以上の温度で固溶化処
理することにより，オーステナイト結晶粒度がＮｏ．１０以上のマルエージング鋼
を製造した具体例が記載されていることは，当事者間に争いがない。これらの記載
及び本件明細書（甲２）の上記ア(ｳ)の記載によれば，結晶粒度１０以上のマルエー
ジング鋼は，本件特許出願前から公知であったと認められるところ，本件発明１
は，「固溶化処理前に冷間加工を施す方法は，結晶粒度番号１０以上の微細な結晶
粒を得るには，固溶化処理温度を実質的に固溶化が不十分な程度に低く抑える必要
がある。ところが，固溶化処理温度が低くなりすぎると，結晶粒は微細化するもの
の，逆にＭｏを比較的多く含むマルエージング鋼ではＦｅ，Ｍｏ等からなる未固溶
の粗大な金属間化合物が残存し，延性，靱性を低下させるという問題」（本件明細
書〔甲２〕３欄第３段落）を解決するため，「一定量のＢを添加したマルエージン
グ鋼に特定の固溶化処理と冷間加工条件を組み合せた場合にのみ超微細な結晶粒が
得られる」（同４欄第２段落）との知見に基づきされたものと認めることができ
る。しかしながら，本件発明１に係る本件明細書の特許請求の範囲【請求項１】
は，上記第２の２のとおり，マルエージング鋼の組成と結晶粒度を規定するのみ
で，固溶化処理及び冷間加工条件については，何ら規定するところがない。そし
て，「結晶粒度がＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上」との規定について，本件明細書に
は，「結晶粒度番号は大きい方が強度，靭性が高くなるが，１０より小さいとその
効果が不十分であり，本発明の方法によれば１０以上が達成できるので１０以上と
した」（６欄第６段落）と記載されるものの，固溶化処理及び冷間加工条件を規定
せず，結晶粒度を規定するのみで，強度，靱性を高くするとの上記効果が得られる
ことについて，本件明細書に記載はない。したがって，本件発明１において，相違
点（２）に係る「結晶粒度番号がＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上」と限定したこと
に，「本発明の方法によれば１０以上が達成できるので，１０以上とした」（上記
アの(ｶ)）こと以外にその技術的意義を見いだすことはできない。
エ　そして，Ｂを任意添加成分とはするものの，その含有量をも含めて，他
の化学組成においてすべて一致する１８％Ｎｉマルエージング鋼が開示された刊行
物４（甲７）には，当該マルエージング鋼が「厚手の断面の靭性」に優れているこ
とが開示され，また，刊行物３（甲６）には，化学組成において本件発明１と一致
する組成のマルエージング鋼の延性，靭性を改善することを特徴とするマルエージ
ング鋼の加工熱処理方法によって得られた結晶粒度として，９.０～９.２の数値が
記載され，さらに，参考資料５（甲１４）には，「引張強さ２２０kg/mm２
～３６０
kg/mm２
のマルエージング鋼の延性，靭性を改善するには，延性，靭性に対して有害
な析出物の析出を防ぐとともに微細で均一な旧オーステナイト結晶粒を有する低炭
素マルテンサイト状態にすることが必要である」ことが開示されているのである。
そうすると，これらの記載によれば，１８％Ｎｉマルエージング鋼あるいはその前
後のＮｉ含有量のマルエージング鋼においては，定性的には，結晶粒径が小さいほ
ど，すなわち，結晶粒度番号が大きいほど，延性，靭性が高くなることは，本件特
許出願前に当業者に周知であり，かつ，実際に，結晶粒度番号９.０～９.２程度の
ものが得られていたことが認められる。このようなＮｉ含有マルエージング鋼にお
いて，Ｂを所定量含有させたところ，結晶粒度番号が１０.０～１２.０のものが得
られたことから，「結晶粒度番号がＡＳＴＭ　Ｎｏ．で１０以上」と限定すること
は，当業者の通常の創作能力の発揮であって，何ら困難ということはできず，ま
た，そのことのみによる顕著な作用効果を見いだすこともできない。
オ　被告は，Ｂを含むマルエージング鋼の組成の記載と結晶粒の微細なマル
エージング鋼の記載があるとしても，両記載を結び付ける動機付け，すなわち，Ｂ
の結晶粒微細化作用に関する記載は，刊行物４（甲７）及び参考資料１（甲１０）
のいずれにもないと主張する。しかしながら，マルエージング鋼において靱性向上
のためＢを添加することが，本件特許出願前から当業者に周知の技術であったこと
は，上記(1)イのとおりであるところ，１８％Ｎｉマルエージング鋼あるいはその前
後のＮｉ含有量のマルエージング鋼においては，定性的には，結晶粒径が小さいほ
ど，すなわち，結晶粒度番号が大きいほど，延性，靭性が高くなることが，本件特
許出願前に当業者に周知であることも，上記エのとおりであるから，Ｂの結晶粒微
細化作用に関する記載が刊行物４及び参考資料１（甲１０）になくても，Ｂを含む
マルエージング鋼の組成の記載に結晶粒の微細なマルエージング鋼の記載を組み合
せることに困難があるとは認められず，被告の上記主張は，採用することができな
い。
カ　したがって，相違点（２）について，当業者が容易に想到することはで
きないとした審決の判断は，誤りというほかない。
(3)以上検討したところによれば，相違点（１），（２）について，当業者が
容易に想到することはできないとして，本件発明１の進歩性を肯定した審決の判断
は，誤りであるから，原告の取消事由１の主張は，理由がある。
　２　取消事由２（本件発明２の進歩性の判断の誤り）について
(1)刊行物２（甲５）には，マルエージング鋼の組成に関して，「本発明はス
トリップフォームによるマルエージング鋼帯または鋼板の製造法に関するものであ
る。マルエージング鋼（マルエージ鋼とも言われる）は，極低炭素の高Ｎｉマルテ
ンサイトにＣｏ，Ｍｏ，Ｔｉ等の時効硬化元素を添加してマルテンサイト地での時
効硬化（マルエージング）を行なわせ，Ｃを含まないで高強度かつ高靭性を示す優
れた超強力鋼であり」（１頁右下欄第２段落～第３段落），「試験１　１８％Ｎｉ
マルエージング鋼（３００グレード）」（２頁左下欄第２段落），「試験２・・・
１８％Ｎｉマルエージング鋼（３００グレード）」（同頁右下欄第３段落），「試
験３　１８％Ｎｉマルエージング鋼（３００グレード）」（３頁左上欄最終段
落），「試験４　１８％Ｎｉ（３００グレード）の代りに１８％Ｎｉ（３５０グレ
ード）のマルエージング鋼の５ｍｍ厚熱延鋼帯を使用」（４頁左下欄第２段落）と
の記載がある。これらの記載によれば，刊行物２において採用しているマルエージ
ング鋼は，具体的には，本件発明２とＮｉ含有量において同等の１８％Ｎｉマルエ
ージング鋼であることが明記され，試験１～４において使用したマルエージング鋼
は，グレード３００と３５０の１８％Ｎｉ含有マルエージング鋼である。
　　一方，刊行物４（甲７）には，Ｎｉを１８～１９％含有するいわゆる１８
％Ｎｉマルエージング鋼の具体的組成として，Ｂを０．００３％任意成分として含
有してもよく，他の成分組成において，本件発明１とすべて重複する組成範囲のマ
ルエージング鋼が記載されていることは，上記１(1)のとおりである。そうすると，
刊行物２に記載された具体的成分組成の明らかでない１８％Ｎｉマルエージング鋼
の組成成分として，同じ１８％Ｎｉマルエージング鋼である刊行物４開示の組成範
囲を採用することは，当業者が何らの困難もなく採用することができることは明ら
かである。
(2)被告は，添加元素が微量であっても，その性質は添加前後で大きく異なる
場合があるから，当業者は，組成を決定する際には，詳細な実験を行い，添加すべ
き元素とその元素の影響を検討し，有効なものであるならば，どの程度の範囲まで
であればよいのかを検討し，添加するとどのような性質となるか不明な元素は，可
能な限り排除するのが常であるところ，Ｂの結晶粒微細化作用は，被告が，鋭意検
討の結果，初めて得た知見であると主張する。しかしながら，本件特許出願前，マ
ルエージング鋼において靱性向上のためＢを添加することは，本件特許出願前から
当業者に周知の技術であり，また，１８％Ｎｉマルエージング鋼あるいはその前後
のＮｉ含有量のマルエージング鋼においては，定性的には，結晶粒径が小さいほ
ど，すなわち，結晶粒度番号が大きいほど，延性，靭性が高くなることも，当業者
に周知であって，Ｂを含むマルエージング鋼の組成の記載に結晶粒の微細なマルエ
ージング鋼の記載を組み合せることに困難があるとは認められないことは，上記
１(2)エのとおりであるから，被告の上記主張は，採用することができない。
(3)そして，審決が，相違点（２′）について，何ら検討をしていないこと
は，その説示に照らして明らかであるから，少なくとも相違点（１′）について
は，当業者が容易に想到することはできないとして，本件発明２の進歩性を肯定し
た審決の判断は，誤りである。
　　したがって，原告の取消事由２の主張は，理由がある。
３　以上のとおり，原告主張の取消事由１，２は理由があり，この誤りが審決の
結論に影響を及ぼすことは明らかである。
　　よって，審決は取消しを免れず，原告の請求は理由があるから認容すること
とし，主文のとおり判決する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　裁判官　　　岡　　本　　　　　岳
　　　　　　裁判官　　　早　　田　　尚　　貴

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