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平成２８年１月２７日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２０２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月２４日
判決
原告大阪ガスケミカル株式会社
訴訟代理人弁護士石川正
畑郁夫
国谷史朗
重冨貴光
被告田岡化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士松本司
田上洋平
主文
１特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２６年７月２５日
にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の求めた裁判
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点
は，①サポート要件違反（特許法３６条６項１号）についての判断の当否，②実施
可能要件違反（同法３６条４項１号）についての判断の当否，③進歩性（同法２９
条２項）判断の当否，並びに，④新規性（同法２９条１項，公然実施及び公知の有
無）判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発
明について，平成２０年２月８日（本件出願日。優先権主張平成１９年２月１５日，
本件優先日），特許出願をし，平成２０年６月２０日，その特許権の設定登録（特許
第４１４０９７５号）を受けた（本件特許。甲１）。
原告が，平成２５年２月２０日に本件特許の無効審判請求（無効２０１３－８０
００２９号）をしたところ，特許庁は，平成２６年７月２５日，「本件審判の請求は，
成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年８月４日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許に係る発明（本件発明）の要旨は，以下のとおりである（甲１）。
【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応さ
せた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキ
シエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純
度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶
媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，
９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始さ
せる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶
多形体の製造方法。」（本件発明１）
【請求項２】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応が，
脱水条件下で行われる請求項１に記載の製造方法。」（本件発明２）
【請求項３】
「ヘテロポリ酸が，リン酸またはケイ酸と，バナジウム，モリブデンおよびタン
グステンから選ばれる少なくとも１つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテ
ロポリ酸である請求項１～２に記載の製造方法。」（本件発明３）
【請求項４】
「ヘテロポリ酸が，ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸
である請求項１～３に記載の製造方法。」（本件発明４）
【請求項５】
「溶媒が，芳香族炭化水素溶媒である請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発
明５）
【請求項６】
「溶媒が，トルエンまたはキシレンである請求項１～４に記載の製造方法。」（本
件発明６）
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明７）
【請求項８】
「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，
１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２
３．４°及び２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエ
トキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明８）
【請求項９】
「回折角２θの最大ピークが１８．４°である請求項８に記載の結晶多形体。」（本
件発明９）
【請求項１０】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応さ
せた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキ
シエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純
度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶
媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，
９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始さ
せて得られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレ
ンの結晶多形体。」（本件発明１０）
３審決の理由の要点
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件特許請求の範囲の記載は，特許を受
けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許法３６条６
項１号に適合する，②本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明
１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもので
あるから，特許法３６条４項１号に適合する，③本件発明１～本件発明１０は，特
開２００７－２３０１６号公報（甲６）に記載された発明（引用発明）及び周知技
術に基づいて，又は引用発明及び特開平１０－４５６５５号公報（甲９）若しくは
特開平１０－４５６５６号公報（甲１０）に記載された発明（甲９発明又は甲１０
発明）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえな
いから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，④本件発明
７は，本件優先日前に公然と実施され，又は公知となっていたとはいえないから，
特許法２９条１項１号又は２号には該当せず，無効審判請求人（原告）が主張する
無効理由によっては本件特許を無効とすることはできないというものである。
(2)無効理由１（サポート要件違反）について
ア原告の主張
本件特許請求の範囲の記載は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）
フェニル）フルオレン（ＢＰＥＦ）の製造に関する必要十分な実験等の記載がなく，
当業者が発明の詳細な説明の記載内容に基づいて，発明の課題が解決できることを
認識することができないため，本件発明１～本件発明１０は発明の詳細な説明に記
載したものであるといえない。
(ｱ)本件特許の明細書（甲１，本件明細書）の【実施例１】【００３５】
及び【実施例２】【００３６】の製造方法（実験Ｎｏ．１）の具体例が，多形体Ｂの
種晶を用いて実施されており，多形体Ｂの製造方法が不明であるから，請求項１の
実施例として意味がない。
(ｲ)請求項１において，粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」
とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の
下限値を「５０℃以上」に設定することにつき，比較検討すべき実験が開示されて
いない点に不備がある。
(ｳ)本件明細書の実施例３では「１０℃まで冷却」しているのに対して，
甲６の実施例９では「室温まで徐々に冷却」としていることから，実施例３につい
ては，実験を行っていない可能性が高い。
(ｴ)請求項１に関する実験例が２つしか開示されておらず，比較実験もな
い以上，当業者が請求項１で規定された数値範囲全体で多形体Ｂが製造できると認
識することはできず，請求項１は発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているとい
わざるを得ない。
イ審決の判断
(ｱ)種晶を用いた実施例２について
本件明細書には，多形体Ｂの種晶を用いずに実施された実施例５及び実施例６の
具体例が記載されているから，多形体Ｂの製造方法が不明であるとはいえない。そ
して，実施例２で用いた多形体Ｂの種晶は，実施例５や実施例６で製造されたもの
を用いればよいのであって，請求項１の実施例として意味がないとはいえない。
(ｲ)比較検討すべき実験の開示について
比較検討すべき実験が開示されていないことは，特許法３６条６項１号の「特許
を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件
の成否に直接関係しない。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，例えば，
実施例４（粗精製物の析出開始温度が５０℃未満の要件を満たす３８℃であり，粗
精製物の純度が８５％以上の要件を満たす９６．２％のもの）を利用する実施例５
（再結晶時の析出開始温度が５０℃以上の要件を満たす６５℃のもの）の具体例に
おいて，ＢＰＥＦの多形体Ｂ（示差走査熱分析による融解吸熱最大１６３．５℃）
が得られたことが記載されている。
(ｳ)実施例３の冷却条件について
被請求人（被告）は，自らの出願に関する甲６の実施例９でいう「室温」とは「１
０℃」が事実であると説明しており，実験を行っていないとはいえない。そして，
本件とは別の出願に係る甲６の記載内容によって本件特許の成否が左右されるべき
合理的な理由はない。また，本件明細書の実施例３において冷却条件を「１０℃ま
で冷却」とすることに不合理な点はない。
(ｴ)多形体Ｂが製造できる範囲について
本件発明１の解決しようとする課題は，本件明細書の段落【０００８】～【００
０９】の記載からみて，ＢＰＥＦの結晶多形体の製造方法を提供することにあるも
のと認められる。
そして，本件明細書には，特定の結晶多形体（本件発明７の多形体Ｂ）を得るた
めの諸因子として，多形体を得やすい特定の触媒（【００１３】），粗精製物の純度（【０
０２７】），結晶溶媒の種類及び使用量（【００３０】），再結晶化のための溶解温度や
析出開始温度の条件（【００３１】）の諸条件が詳細に説明されており，この中でも，
触媒の種類（ヘテロポリ酸），粗精製物の純度（８５％以上），結晶溶媒の種類（ト
ルエンなど），再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）などが特に重要な因子として
位置付けられ，請求項１の記載において発明特定事項とされている。
また，本件明細書には，析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏ん
でいない実施例１，３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず，請求項
１に記載された要件をすべて満たす実施例２，５及び６の３つの具体例において本
件発明７の多形体Ｂが得られたことが記載されている。
してみると，本件発明１が，発明の詳細な説明に記載された発明で，当該記載に
より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲にあることは明らかで
ある。
(ｵ)請求項１～１０の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な
説明に記載されているといえるから，特許法３６条６項１号に適合する。
(3)無効理由２（実施可能要件違反）について
ア原告の主張
本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，ＢＰＥＦの製造方法に係る技術上の意
義を当業者が理解するために必要な実験等の記載が開示されておらず，当業者が本
件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した
ものであるとはいえない。
(ｱ)本件明細書【実施例４】【００３８】及び【実施例５】【００３９】に
記載された製造方法（実験Ｎｏ．２）の具体例並びに【実施例３】【００３７】及び
【実施例６】【００４０】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．３）の具体例は，多形
体Ｂが製造できた実験例ではあるが，これらの実験と対比されるべき比較実験の記
載がない。
(ｲ)粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の
純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の下限値を「５０℃
以上」に設定することにつき，その技術的根拠が不明である。
(ｳ)請求項１で規定された因子以外にも，攪拌速度や過飽和度等の様々な
因子が多形体の制御に影響を与えることが知られており，他の制御因子の影響も考
慮しながら多形体Ｂの製造を試みることは，当業者に過度の負担を強いるものであ
る。
(ｴ)実施例３については，そもそも実施されていない可能性が高いので，
請求項１に係る製造方法については実質的に実施例が１つしかないということにな
る。
イ審決の判断
(ｱ)比較検討すべき実験が開示されていなくても，本件明細書には本件発
明１の具体例に相当する複数の実施例が記載されている。そして，当該実施例の開
示により，当業者が本件発明１を実施できることは明らかである。
(ｲ)析出開始温度及び純度の上限又は下限の技術的根拠が明示されていな
くても，本件明細書にはこのような析出温度及び純度の条件を満たす本件発明１の
具体例に相当する複数の実施例が記載されている。そして，当該実施例の開示によ
り，当業者が本件発明１を実施できることは明らかである。
(ｳ)例えば，上記実験Ｎｏ．２では，原料，溶媒，触媒等の具体的な種類
と使用量が明らかにされ，反応時や再結晶時の攪拌時間や温度制御などの条件も明
らかにされている。このため，ＢＰＥＦの結晶が析出する時点の溶液の濃度及び温
度の条件（過飽和度の条件）については，本件明細書に具体的に開示されていると
いえるものである。そして，その攪拌速度などの様々な因子についても普通一般に
想定されない特殊な条件でなければ実施できないと解すべき事情が見当たらない。
してみると，本件発明１の実施に当たり当業者に過度の負担が強いられるとは認め
られない。
(ｴ)一般に溶解度は低温ほど小さくなることが多いから，目的物の収量を
高めるために冷却温度を低めに設定することは当業者にとって普通のことであり，
冷却条件として「１０℃まで冷却」が不自然ともいえないので，本件の実施例３が
実施されていないとはいえない。そして，少なくとも上記実験Ｎｏ．２では，原料，
溶媒，触媒等の具体的な種類と使用量が明らかにされ，反応時や再結晶時の攪拌時
間や温度制御などの諸条件も詳細に開示されている。してみると，本件明細書には
当業者が本件発明１を普通に実施できる程度の諸条件が，明確かつ十分に記載され
ているといえるので，本件発明１の実施に当たり当業者に過度の負担が強いられる
とは認められない。
(ｵ)本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１～本件
発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとい
えるから，特許法３６条４項１号に適合するものである。
(4)無効理由３（進歩性）について
ア特開２００７－２３０１６号公報（甲６）に記載された引用発明の認定
「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエンおよびケイタングステン酸を
加え，得られた反応液からから析出により純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２
－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶を得る方法。」
イ本件発明１と引用発明との対比
（一致点）
ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させ
た後，得られた反応混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フ
ェニル）フルオレンを析出させることにより純度が８５％以上の９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得る方法。
（相違点ア）
本件発明１においては，粗精製物の段階で「５０℃未満でＢＰＥＦの析出を開始」
させるのに対して，引用発明においては，粗精製物の段階における析出開始温度が
特定されていない点。
（相違点イ）
本件発明１においては，「次いで，該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒
およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後
にＢＰＥＦの析出を開始」させるという再結晶化の操作を更に行っているのに対し
て，引用発明においては，再結晶化の操作が更に行われていない点。
（相違点ウ）
本件発明１においては，再結晶化の段階で「５０℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」
させているのに対して，引用発明においては，再結晶化の段階がなく，その段階に
おける析出開始温度が特定されていない点。
ウ相違点アの判断
甲６の実施例１０と本件の実施例４は実験条件及び結果が実質的に同じであるこ
とから，引用発明においては，示差走査熱分析による融解吸熱最大１０４℃の多形
体Ａが３８℃で得られているものと推認される。したがって，相違点アについて実
質的な差異があるとは認められない。
エ相違点イの判断
引用発明においてＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けが，甲号
証のすべての公知刊行物（「結晶多形の最新技術と応用展開－多形現象の基礎からデ
ータベース情報まで－」（甲５），特開平１０－４５６５５号公報（甲９），特開平１
０－４５６５６号公報（甲１０），特開平９－２５５６０９号公報（甲１１），特開
２０００－１９１５７７号公報(甲１２)，特開２００５－１０４８９８号公報（甲
１３），「分かり易い晶析操作」（甲１４））を精査しても示唆を含めて記載がなく，
甲号証の公知刊行物によっては，当該動機付けが本件優先日前の技術水準において
存在していたと認めるに至らない。甲６に示されている「再結晶」は，高純度化を
目的とした精製操作をしたものであって，本件発明１のように結晶多形体の作り分
けを目的とした操作ではない。そして，そもそも引用発明で得られたＢＰＥＦは十
分に高純度であり，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする引用発明において，
再結晶の精製操作をわざわざ追加して行うべき積極的な動機付けがあるとは認めら
れない。甲９及び甲１０には，芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を晶析溶媒に
用いてＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化することが記載され，甲１１～甲１３には，
トルエンを含む幅広い溶媒をＢＰＥＦの晶析溶媒に使用できることが記載されてい
る。しかし，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供するという課題の解決手段として，
本件発明１の特定の晶析溶媒を選択的に使用することについては，甲６及び甲９～
甲１４並びに他の甲号証の公知刊行物に記載がなく，これが本件優先日前の技術水
準において当業者の技術常識になっていたと認めるべき事情も見当たらない。
よって，相違点イについては当業者が容易に想到し得たとは認められない。
オ相違点ウの判断
甲号証のすべての公知刊行物を精査しても，再結晶化の段階で「５０℃以上でＢ
ＰＥＦの析出を開始」させることについての記載が示唆を含めて認められない。Ｂ
ＰＥＦという特定の化学物質について新規な結晶多形体を得ようとする動機付けが
本件優先日前の技術水準において存在していたと認めるに足りず，ＢＰＥＦの新規
な結晶多形体は多数の設定条件を様々に調整することによって初めて製造可能にな
ったものである，したがって，相違点ウについては当業者が容易に想到し得たとは
認められない。
カしたがって，本件発明１は，引用発明及び周知技術に基づいて，又は引
用発明及び甲９発明若しくは甲１０発明に基づいて，当業者が容易に発明をするこ
とができたものであるとすることはできない。
キ本件発明２～本件発明６は，本件発明１において，更に技術的限定を付
加したものである。また，本件発明１０は，本件発明１の製造方法で製造されたＢ
ＰＥＦの結晶多形体に関するものである。そして，前記のとおり，本件発明１を当
業者が容易に想到し得たとはいえないから，本件発明２～本件発明６及び本件発明
１０は，当業者が容易に発明することができたとはいえない。
ク本件発明７及び８は，独立形式で記載された発明であり，本件発明９は
本件発明８の従属形式で記載された発明である。請求人が，本件発明７～本件発明
９について主張する無効理由３の具体的な内容は，本件発明１が引用発明と周知技
術によって当業者が容易に想到し得た製造方法であるから，このような製造方法に
よって製造できる多形体Ｂを単に物性値で規定したにすぎない本件発明７～本件発
明９は，本件発明１と同様，引用発明及び周知技術によって当業者が容易に想到し
得た，というものである。しかし，前記のとおり，本件発明１を当業者が容易に想
到し得たとはいえないから，本件発明７～本件発明９は，引用発明及び周知技術に
よって当業者が容易に想到できるものであるとはいえない。
(5)無効理由４（公然実施及び公知）について
ア公然実施
①平成１４年３月に，ロット０２０１８～０２０２１のＢＰＥＦを原告から●●
●●●●株式会社（以下「α社」）に譲渡した取引（第１取引），②平成１４年８月
に，ロット４２０５０６のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第２取引），③
平成１４年１０月及び平成１５年５月に，ロット５２０７０１～５２０７１３のＢ
ＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第３取引），⑦平成１５年１月に，ロット０
２０２３のＢＰＥＦを原告から●●●●●株式会社（以下「γ社」）に譲渡した取引
（第７取引），⑧平成１５年６月に，ロット０２０１８のＢＰＥＦを原告からγ社に
譲渡した取引（第８取引），⑨平成１５年１２月に，ロット５２０７０９のＢＰＥＦ
を原告からγ社に譲渡した取引（第９取引）は，存在自体は認められるものの，取
引されたＢＰＥＦ製品は本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったと認めるこ
とができず，また，本件発明７の多形体Ｂに関する技術情報及び／又は取引に供さ
れた特定ロットのＢＰＥＦ製品の技術情報については，各取引の関係者に守秘義務
が存在していたと認められる。
④平成１５年３月及び同年８月に，ロット６３０２０１～６３０２１３のＢＰＥ
Ｆを原告からα社に譲渡した取引（第４取引），⑤平成１６年１１月及び平成１７年
５月に，ロット０４１００１０のＢＰＥＦを原告からα社に譲渡した取引（第５取
引），⑥平成１９年１月に，ロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４
４，０７０１２４６のＢＰＥＦを原告から株式会社●●●●●●●●●●●●●（以
下「β社」）に譲渡した取引（第６取引），⑩平成１４年７月に，ロット４２０５０
６のＢＰＥＦを原告から三菱ガス化学株式会社（以下「δ社」）に譲渡した取引（第
１０取引），⑪平成１４年５月に，ロット４２０５１０のＢＰＥＦを原告から●●●
●●●●●●株式会社（以下「ε社」）に譲渡した取引（第１１取引），⑫平成１４
年１０月に，ロット４２０５１３，５２０７０６のＢＰＥＦを原告からε社に譲渡
した取引（第１２取引）及び⑬平成１５年３月に，ロット６３０２１２のＢＰＥＦ
を原告からε社に譲渡した取引（第１３取引）は，存在したと認めることができず，
また，取引されたＢＰＥＦ製品は，本件発明７の多形体Ｂに相当するものであった
と認めることができず，さらに，本件発明７の多形体Ｂに関する技術情報及び／又
は取引に供された特定ロットのＢＰＥＦ製品の技術情報については，各取引の関係
者に守秘義務が存在していたと認められる。
以上のとおり，上記第１取引～第１３取引によっては，本件発明７が，本件優先
日前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明であって，特許法２９条１
項２号に該当するということはできない。
イ公知
第１取引～第１３取引のいずれにおいても，示差走査熱分析による融解吸熱最大
が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製品が取引されたとは認められないので，当該
取引先において本件発明７が「現実に知られた」とは認められない。
してみると，本件発明７は，本件優先日前に日本国内又は外国において公然知ら
れた発明であって，特許法２９条１項１号に該当するということはできない。
ウしたがって，本件発明７に係る特許が特許法２９条の規定に違反してさ
れたものであるということはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）
(1)本件発明１に係るサポート要件の欠如
ア審決は，実験Ｎｏ．１の実施例２について，多形体Ｂの種晶を用いずに
実施された実施例５及び実施例６が記載されており，実施例２の種晶はこれらの実
施例で製造された多形体Ｂを用いればよいから，請求項１の実施例として意味がな
いとはいえないと判断した。
しかし，種晶は結晶多形体に影響を与える主な制御因子の１つであるにもかかわ
らず，本件発明１は，種晶を発明構成要件としていない。種晶を用いた実験Ｎｏ．
１の実施例２は，本件発明１の実施例ということはできない。
イ審決は，比較検討すべき実験が開示されていないことはサポート要件の
成否に直接関係なく，実施例４の析出開始温度が５０℃未満の要件を満たす３８℃
で，純度が８５％以上の要件を満たす９６．２％であり，実施例５の析出開始温度
が５０℃以上の要件を満たす６５℃であり，これらの具体例で多形体Ｂが得られた
ことが記載されているから，サポート要件を充足すると判断した。
しかし，審決のような判断手法であれば，任意に特許請求の範囲の数値範囲を拡
大することができることになって不合理である。特許請求の範囲に規定された数値
範囲外においては多形体Ｂが製造できないという比較例の開示がなく，各数値範囲
の技術的裏付けがとれていない。
ウ本件明細書の粗精製物合成工程である実施例３及び４は甲６の実施例９
及び１０と，本件明細書の再結晶工程である実施例５及び６は甲２の実施例１及び
２と同一であり（甲１５４），したがって，本件明細書における実施例３～８及び比
較例１は，本件発明１が完成する前に実施された，技術思想や目的の異なる実験で
ある。そして，甲２及び甲６に記載された実施例の内容に照らすと，特に実施例３
の析出開始温度が「１０℃」であるとの記載の信用性は著しく疑われ，サポート要
件の立証責任は特許権者である被告にあり，実験ノート等の証拠により実験データ
の真正が立証されない以上，実施例３～８を基にサポート要件を充足するとの判断
がなされるべきでないことは明らかである。
エ審決は，多形体Ｂを得る諸因子として，特定の触媒，粗精製物の純度，
結晶溶媒の種類と使用量，再結晶化の溶解温度及び析出開始温度の諸条件が詳細に
説明されていること，この中でも触媒の種類（ヘテロポリ酸），粗精製物の純度（８
５％以上），結晶溶媒の種類(トルエン等)，再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）
等が特に重要な因子として位置付けられ，本件発明１の発明特定事項とされている
こと，及び析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏んでいない実施例
１，３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず，本件発明１に記載され
たすべての要件を満たす実施例２，５及び６の３つの具体例において多形体Ｂが得
られたことが記載されているから，本件発明１が発明の詳細な記載により当業者が
発明の課題を解決できると認識できる範囲にあるのは明らかとする。
しかし，審決が指摘する発明の詳細な説明の記載を検討すると，本件発明１の構
成要件に整合する記載があることは認められても，①これらの諸因子を制御するこ
とで多形体Ｂが得られること，また，②ＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃
未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）で規定さ
れた数値範囲全体で多形体Ｂが得られることを，技術的・客観的に裏付ける記載を
認めることはできない。
本件明細書には比較例が１つもなく，本件発明１の５つの構成要件で多形体Ｂが
できると当業者が認識することはできず，ましてや本件発明１の３つの数値範囲全
体で多形体Ｂが製造できると認識できるとは到底いえない。
(2)本件発明２～本件発明６に係るサポート要件の欠如
本件発明２～本件発明６は，いずれも本件発明１に従属するものであるところ，
本件発明２はフルオレノンと２－フェノキシエタノールの反応条件を，本件発明３
及び本件発明４はヘテロポリ酸を，本件発明５及び本件発明６は再結晶時の溶媒を
限定するものである。しかし，これらの限定を本件発明１の製造方法に加えたとし
ても，発明の詳細な説明の記載から，本件発明１の製造方法の５つの特徴構成より
多形体Ｂが製造できると当業者が認識できない以上，これらの請求項に係る特許発
明についてもサポート要件が充足されるとはいえない。
(3)本件発明７～本件発明９に係るサポート要件の欠如
本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦは，本件発明１に係る製造方法によって
製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであるが，本件発明１に係
る製造方法がサポート要件を充足せず，当業者がどのように多形体Ｂを製造すれば
いいのかを認識できない以上，本件発明７～本件発明９で規定される物性値を持つ
多形体Ｂをどのようにして安定的，選択的に得ることができるのかを当業者が認識
することはできない。
(4)本件発明１０に係るサポート要件の欠如
本件発明１０のＢＰＥＦは，その製造方法により限定したいわゆるプロダクトバ
イプロセスクレームとなっており，本件発明１０に規定された製造方法は本件発明
１に規定された製造方法と同一であるため，本件発明１がサポート要件を充足しな
い以上，本件発明１０もサポート要件を充足することはない。
２取消事由２（実施可能要件に関する判断の誤り）
(1)本件発明１に係る実施可能要件の欠如
ア甲６と甲２の実施例から成る本件明細書の実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．
３において，「原因」としての実験条件に設定されているものは，触媒のヘテロポリ
酸と晶析溶媒の芳香族炭化水素溶媒等の２つのみであり，本件発明１の他の構成要
件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度（８５％以上），及
び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）は，単なる「結果」としての測定値とい
うことになる。
したがって，本件明細書の実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３は，本件発明１に規定
された５つの構成要件を「原因」として実験条件に設定し，「結果」として多形体Ｂ
を得たという実験ではないから，たとえ実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３により多形
体Ｂが得られていたとしても，これらの実験が本件発明１で規定された製造方法に
基づく実験でない以上，当業者が本件発明１を実施できると評価することはできな
い。
イ本件発明１の構成要件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃
未満），純度（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）は，数値
範囲で規定されているから，これらの数値範囲が実施可能要件を充足するためには，
当該数値範囲が多形体Ｂを製造するという課題との関係でどのような技術上の意義
を有し，数値範囲全体で課題である多形体Ｂの製造が可能であることが，発明の詳
細な説明に記載されなければならない。
しかし，審決は，数値範囲の上限又は下限の技術的根拠の明示は実施可能要件の
判断に不要とし，発明の詳細な説明における当該数値範囲の技術的意義の認定を行
わないまま，単に実施例の数値が本件発明１の数値範囲内にあることをもって実施
可能要件を充足すると判断しており，失当であることは明らかである。
ウ本件明細書に記載された実験Ｎｏ．２は，本件発明１の構成要件を実験
条件として実施した実験ではないから，そこに原料等の具体的な種類や使用量が明
らかにされていたとしても，当該記載によって当業者が本件発明１の構成要件で規
定された製造方法により多形体Ｂが製造できると評価することはできない。
実験Ｎｏ．２で多形体Ｂができているとしても，ここで具体的に記載された実験
条件のうち，どれが多形体Ｂの製造に関係する因子であるかは，比較実験がないた
め客観的に明らかになっていないし，実験Ｎｏ．２で測定されていない因子が多形
体Ｂの製造に関係している可能性も考えられる。実際，本件優先日当時には結晶多
形体の主な制御因子として知られていたもののうち，実験Ｎｏ．２では溶質温度，
冷却速度，過飽和度，撹拌速度，ｐＨ等の数値が開示されておらず，本件明細書か
らこれらの因子の影響を評価することはできず，当業者が実施する上で極めて不十
分な開示内容である。
エ審決は，実施例３～実施例８の析出開始温度に関する記載内容の真正に
ついて何らの判断もせず，記載内容が真正であることを前提としてこれらの数値を
実施可能要件の判断の基礎にしており，失当というほかない。実験Ｎｏ．２に多形
体Ｂが製造できる諸条件が記載されているとしても，実験Ｎｏ．２が本件発明１の
記載の製造方法を実施したものではないから実施可能要件を充足すると判断できな
い。
オ実施例５には９０℃でＢＰＥＦ粗精製物をトルエンに溶解させることは
記載されているものの，その後は溶液を温度制御することなく冷却させるだけであ
り，これを忠実に実施した結果，甲５３の追試では多形体Ｂを生成することができ
なかった。また，６５℃で結晶の析出が開始されたとする同実施例の実施時におけ
る過飽和度，冷却速度や撹拌速度等の諸因子の情報が，本件明細書に記載されてい
ないため，当業者が温度制御もしない状況で，６５℃で析出を開始させることなど，
不可能であり，しかも，結晶多形体の生成に影響を与える制御因子として，析出開
始温度のほかに，冷却速度，過飽和度，撹拌速度，ｐＨ，溶質温度等が主な制御因
子として知られていたから，析出開始温度を６５℃にしたところで，多形体Ｂが製
造できるかどうかは依然不明である。
カ本件明細書の実施例３，４，９及び１０は，本件発明１の製造方法に基
づく実験ではなく，また，本件明細書の実施例３は甲６の実施例９と同一であると
ころ，甲６では「室温まで徐々に冷却し」だったのが，本件明細書では「１０℃ま
で冷却し１２時間撹拌した」と変更されていることから，実験内容が改ざんされて
いる疑いが強いものである
(2)本件発明２～本件発明６に係る実施可能要件の欠如
本件発明２～本件発明６は，いずれも本件発明１に従属するものであるところ，
本件発明２はフルオレノンと２－フェノキシエタノールの反応条件を，本件発明３
及び本件発明４はヘテロポリ酸を，本件発明５及び本件発明６は再結晶時の溶媒を
限定するものである。しかし，これらの限定を本件発明１の製造方法に加えたとし
ても，審決がいうところの本件発明２～本件発明６の特定事項を満たす実施例は，
本件発明１の構成要件であるＢＰＥＦ粗精製物の析出開始温度（５０℃未満），純度
（８５％以上），及び再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）を実験条件とした実施
例ではなく，本件発明２～本件発明６の特定事項を満たす実施例といえない以上，
これらの請求項に係る特許発明についても実施可能要件が充足されるとはいえない。
(3)本件発明７～本件発明９に係る実施可能要件の欠如
本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦは，本件発明１に係る製造方法によって
製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであるが，本件発明１に係
る製造方法が実施可能要件を充足せず，当業者が発明の詳細な説明の記載により多
形体Ｂを製造できない以上，当業者が本件発明７～本件発明９で規定される物性値
を持つ多形体Ｂを製造できる程度に発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されて
いるとはいえず，これらの請求項に係る特許発明についても実施可能要件を充足し
ないことは明らかである。
(4)本件発明１０に係る実施可能要件の欠如
本件発明１０のＢＰＥＦは，その製造方法により限定したいわゆるプロダクトバ
イプロセスクレームとなっており，本件発明１０に規定された製造方法は本件発明
１に規定された製造方法と同一であるため，本件発明１が実施可能要件を充足しな
い以上，本件発明１０も実施可能要件を充足することはない。
３取消事由３（相違点イ及びウに係る容易想到性判断の誤り）
(1)本件発明１に係る進歩性要件の欠如
ア相違点イに係る容易想到性判断の誤り
(ｱ)審決は，ＢＰＥＦという特定の化学物質について新規な結晶多形体を
得ようとする動機付けが存在していたとは認められないとした。
しかし，甲５７～甲６０の公知刊行物には，ＢＰＥＦのようなファインケミカル・
機能性材料について，結晶形によって品質・工業的プロセスでの取扱い（ろ過特性，
粉体流動性，嵩密度等の粉体特性や純度等）が異なることから，結晶多形体に着目
し，結晶多形体を制御するための開発を行うことの重要性が随所に示されている。
したがって，当業者は，ＢＰＥＦのようなファインケミカル・機能性材料について，
結晶多形体及びその製造条件を調べようと強く動機付けられるものといえる。
(ｲ)審決は，甲６に記載の再結晶は高純度を目的とするものであって，結
晶多形体の作り分けを目的としたものではなく，甲６の実施例１０で得られたＢＰ
ＥＦは十分高純度であるから，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする甲６に
おいて，再結晶の精製操作を追加して行うべき理由はないと判断した。
しかし，高純度化を目的として結晶多形体を作り分けることは，甲１４，甲５８，
甲６０，甲８６といった複数の公知刊行物に記載のとおり，周知な事項である。ま
た，この周知の事項は，本件明細書の背景技術（従来技術）（【０００３】）にも記載
されている事項であり，実際に純度の観点から結晶多形体を作り分けている公開公
報が，公知となっている（特開平５－１３２４４１号【０００４】（甲６７），特開
２００２－１６７３５８号【０００４】【０００６】（甲１５９），再公表特許ＷＯ９
８／３１６８３４頁５～１６行目（甲１６０））。さらに，甲６の【００３８】の実
施例１０で得られたＢＰＥＦの純度は９６．２％であるが，本件優先日当時既に純
度が９９％以上のＢＰＥＦ（例えば，甲９，【００２６】の実施例１の９９．５％，
【００２８】の実施例２の９９．７％，甲１１，【００２４】の実施例１の９９．５％，
【００２６】の実施例２の９９．５％，【００３０】の実施例４の９９．４％）が知
られており，純度が９６．２％にすぎないＢＰＥＦを更に高純度化しようとする動
機付けを認めることができる。
審決は，甲６が煩雑な精製操作を行わないことを目的としているから，再結晶の
精製操作をわざわざ追加して行うべき理由がないとするが，甲６において煩雑な精
製操作を行わないのはイオウ分除去の目的であって，高純度化の目的ではない。ま
た，甲６の【００２５】には「また必要に応じて洗浄，吸着，水蒸気蒸留，再晶析
などの精製操作を行うことができる」とあるように，甲６は再晶析による精製操作
を排除するどころか，その必要性を示唆している
結晶多形体を作り分けようとするのは高純度化の目的だけでなく，嵩密度等の粉
体特性改善の目的でも行うことが周知であることは，甲５，甲１４，甲５７～甲６
０及び甲１５８の文献の記載から明らかである。したがって，高純度化ではなく，
嵩密度等の粉体特性改善という周知な課題に基づいて，甲６の実施例１０で得られ
たＢＰＥＦの粗精製物を用いて，結晶多形体を作り分けようとする動機付けも認め
られる。
(ｳ)審決は，甲９～甲１３には，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供する
という課題解決の手段として芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を使用するとの
記載はないから，晶析溶媒として芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を選択する
ことが容易想到でないとする。
しかし，晶析操作によって結晶多形体を得ることは周知の手段であり，高純度化
や嵩密度等の粉体特性改善という周知な課題に基づいて，ＢＰＥＦの粗精製物を再
結晶化する際に，甲９～甲１３に記載された，ＢＰＥＦにとって周知な溶媒として
知られている芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を用いることは当然であって，
これらの溶媒の使用を妨げる事由が存在しないことは明らかである。
また，引用発明である甲６には，晶析溶媒に関して，反応溶媒をそのまま使用し
てもよいと示唆されており（【００２５】），甲６の実施例１０では反応溶媒としてト
ルエンが使用されていることから，当業者は，晶析溶媒としてまずトルエンを使用
することは当然である。
(ｴ)上記のとおり，ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料分野に
おいて，高純度化や嵩密度等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるとい
う周知の課題に基づいて，甲６の実施例１０で得られたＢＰＥＦの粗精製物を再結
晶化する際に，ＢＰＥＦの晶析溶媒として周知なトルエン等を使用することは当業
者にとって容易に想到できることであって，審決の相違点イに係る判断が誤りであ
ることは明らかである。
イ相違点ウに係る容易想到性判断の誤り
(ｱ)審決は，ＢＰＥＦという特定の化学物質に対して新しい結晶多形体を
得ようとする動機付けが認められず，結晶の析出開始温度として「５０℃以上」を
設定することが容易に着想し得たとは認められないとし，さらに，ＢＰＥＦの新し
い結晶多形体は，本件発明１の５つの構成要件の設定条件を様々に調整して初めて
得られたのであって，これらの設定条件の取捨選択と数値範囲の最適化は容易想到
ではないとした。
しかし，ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料の技術分野において，高
純度化や嵩密度等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるという周知な課
題が存在していたので，個々の化学物質ごとに結晶多形体を得ようとする動機付け
の記載がなくても，当業者であれば周知な課題に基づいて結晶多形体を得ようと動
機付けられるのは当然である。また，理論的に結晶多形体の予測をすることは困難
であるから，できるだけ多くの条件で実験を行うことにより，結晶多形体を見い出
すことが本件優先日当時の技術常識であった。したがって，新しい結晶多形体を見
い出すために，甲３（１２頁表１）で結晶多形体の主な制御因子の１つとして知ら
れており，甲１４に「結晶析出温度を高くあるいは低く設定」することが記載され
て，周知の手段となっている析出開始温度の設定を当業者が試みることは当然とい
うべきである。さらに，審決は，相違点ウの容易想到性の判断にもかかわらず，相
違点ウ以外の他の４つの構成要件を含む本件発明１の５つすべての構成要件を持ち
出して，これらの構成要件の取捨選択や数値範囲の最適化が困難を極めるという理
由で，相違点ウが容易想到でないと判断しており，進歩性判断の枠組みを無視した
独自の判断手法であって，失当である。被告が行ったのは，甲６の実施例９及び実
施例１０で既に合成してあったＢＰＥＦの粗精製物を，ＢＰＥＦにとって周知の溶
媒であったトルエンやキシレンに溶解し，この溶液を徐々に冷却，言い換えれば何
の温度制御をすることもなく冷却して，多形体Ｂを得たというものであるから，甲
６記載の引用発明に基づいて，相違点イのトルエン等の溶媒及び相違点ウの５０℃
以上の析出開始温度を容易に想到できたかどうかを判断すべきである。
ＢＰＥＦを含むファインケミカル・機能性材料分野において，高純度化や嵩密度
等の粉体特性改善のために結晶多形体を作り分けるという周知の課題に基づいて，
析出開始温度を設定するという周知な手段を適用し，析出開始温度を「５０℃以上」
に設定することは当業者が容易に想到し得るものであるから，審決の相違点ウに係
る判断が誤りであることが明らかである。
(ｲ)本件明細書には嵩密度の測定方法が記載されていないから，多形体Ａ
の約３倍と主張する多形体Ｂの作用効果を認めることはできず，多形体Ｂの嵩密度
が認定されるとしても，結晶多形体の違いにより，嵩密度が１．５～６倍に変化す
ることが知られているから（甲６１～甲６６），嵩密度が約３倍になったという本件
発明１の効果が顕著なものということができない。
(ｳ)再結晶時の結晶析出開始温度は溶液の濃度からおのずと決定されると
ころ，本件明細書の実施例は「温度制御を一切行わずに冷却」する方法であり，本
件明細書の実施例５，６及び８と，甲９の実施例１及び２，並びに甲１０の実施例
１～３とを対比させると，最も溶液の濃度が低い本件明細書の実施例５でも結晶析
出開始温度が６５℃となっているから，同実施例５よりも溶液の濃度が高い甲９及
び甲１０の各実施例において，析出開始温度が５０℃以上になっていたことは明ら
かであり，甲９の実施例１及び２，並びに甲１０の実施例１～３に示されるＢＰＥ
Ｆに対する溶媒量を設定して，５０℃以上でＢＰＥＦの析出を開始させることは，
容易に想到できる。
(2)本件発明２～本件発明６及び本件発明１０に係る進歩性要件の欠如
本件発明１と引用発明との相違点イ及びウは，周知技術等に基づいて容易に想到
できるものであるから，本件発明１は当業者が容易に発明することができたもので
あるところ，本件発明２～本件発明４の構成は甲６に記載されており，本件発明５
及び本件発明６の構成は甲９発明等に記載された周知技術であるから，本件発明１
同様，これらの発明も当業者が容易に発明することができるのは明らかである。ま
た，本件発明１０は本件発明１のプロダクトバイプロセスクレームであるところ，
本件発明１が容易に想到できる以上，本件発明１０も容易に想到できることは明ら
かである。
(3)本件発明７～本件発明９に係る進歩性要件の欠如
本件発明１が当業者に容易に想到できるものであり，本件発明７～本件発明９は，
本件発明１により製造できるＢＰＥＦの結晶多形体を多形体の特定方法として周知
の方法である示差走査熱分析（甲８５，１０１頁１３行目）やＸ線回折（甲８５，
１００頁下から２行目）を用いて特定したものであって，本件発明１同様，これら
の発明も当業者が容易に発明することができるのは明らかである。
４取消事由４（公然実施及び公知）
(1)第１取引に関する取消事由（公然実施及び公知）
ア第１取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
(ｱ)審決は，ＤＳＣチャート（甲３０の３）の作成の真正を認めないが，
これがα社の意思に基づいて作成されたことは明らかである。審決は，また，β社
常務取締役●●●●●●の確認書（甲２８），α社元従業員●●●●●●●●●の陳
述書（甲１２６），α社元従業員●●●●●●●の陳述書（甲１２７）の信用性を否
定するが，証拠評価を誤ったものである。
(ｲ)審決は，従来品（甲９，甲１３，甲８１，甲１１９，甲１２３，参考
資料Ａ，乙４の４の１）及びスペック案（乙４の１３の４文書）の示差走査熱分析
による融解吸熱最大が概して１５０℃以下の多形体Ａの示差走査熱分析による融解
吸熱最大範囲にあることからすれば，特別なスペックの取り決めもなく第１取引に
関するロット０２０１８～０２０２１だけが別の示差走査熱分析による融解吸熱最
大のものであったとするのは不自然であるとする。
しかし，第１取引に関するロットだけが別の示差走査熱分析による融解吸熱最大
（多形体Ｂ）のものであったという問題設定自体が誤りである。少なくとも第１取
引～第１３取引（審判請求書（甲１３３）別紙２参照）記載のとおり，当時，原告
によって反復継続して多くの多形体Ｂが製造・販売されている。審決は，第１取引
～第１３取引を行ってきた期間において一貫して多形体Ｂを安定的に製造できる製
法を用いて事業を行ってきたとの原告主張に対して，甲１１９に係る原告のホーム
ページ（平成１６年４月１３当時）にてＢＰＥＦ製品の示差走査熱分析による融解
吸熱最大が「１２４～１２６℃」と記載されていたこと，甲２７のロット６１０２
０９のＢＰＥＦが多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大範囲に含まれてい
ないことを指摘して，原告主張に係る事実を直ちに認めることができないとする。
しかし，原告ホームページの記載については，原告常務執行役員Ａ（「Ａ」）が説明
するとおり単純な誤りであった。また，甲２７のロット６１０２０９のＢＰＥＦに
ついては，試験製造ロットであったために多形体Ｂが製造されなかったにすぎない。
よって，第１取引の対象物であるロット０２０１８～０２０２１に係るＢＰＥＦ
は，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第１取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂ（発明内容）について，譲受人で
あるα社が原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂ
の売買取引により，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）
に知られ得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(ｱ)審決は，「本件発明７の多形体Ｂの技術情報については，･･･乙６の３
の『覚書』における３社会議の守秘義務が請求人（原告）及び大阪瓦斯株式会社（Ｙ
社）並びに●●株式会社（Ｘ社）…において存在したものと認められる。」と説示す
る。
しかし，３社会議により議論がなされていた平成７年１１月当時には，●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。これに対し，本件
発明に係る多形体Ｂは，一定の品質を維持した上で，多形体Ａよりも工業的取扱い
に有利なものとして説明されている物質である。乙４の１３の１議事録に記載され
たＢＰＥＦが本件発明の多形体Ｂに当たるものでない。そして，この３社会議によ
る共同開発は，平成８年１２月１日付けの乙５の４覚書（甲１６３）の締結により，
終了したものである。
原告が第１取引にて販売したＢＰＥＦは，原告が３社会議とは別に独自に開発し
たＢＰＥＦであるから，被告から守秘義務を課せられるものではない。
(ｲ)原告が平成１４年当時に取引先であるα社との間で売買取引していた
ＢＰＥＦは，ポリマー原料としての商用品（完成品）であり，売買取引に伴って購
入者であるα社に当該商用品の物性情報に関する秘密保持義務が課せられていなか
った。
審決は，第１取引においても，乙２３の「取引基本契約書」に添付された「原料
購買基本約款」における「第３４条（秘密保持）」の項と同様の契約上又は信義則上
の守秘義務が存在していたものと推認されるとし，守秘義務事項のある取引基本契
約書が締結され，契約上又は信義則上の守秘義務が存在していたものと推認される
第１取引について，その供給先であるＸ社グループ（Ｘ社及びα社）が「不特定」
の第三者であるとは認められず，また，当該取引（各種の営業秘密を伴う取引）が
「不特定」の第三者により発明の内容を知られ得る状態で実施されたと認めるに足
る合理的な理由も見当たらないと説示する。
しかし，そもそも乙２３は原告が締結したものでなく，本件とはおよそ無関係な
被告と被告取引先との契約書である。このような無関係の契約書の条項と同様の条
項が原告と顧客との契約書に存在するとの推認には，何らの根拠がない。
(ｳ)審決は，原告が提出証拠中の所定の部分にマスキングを施しているこ
とについて，ＢＰＥＦ（売買対象物）の物性情報について営業秘密に該当するとの
考え方を示している。
原告がマスキングを施しているのは，ＢＰＥＦの物性情報に対してではなく，「Ｂ
ＰＥＦの品質の良好性を見極めるべく，原告がいかなる品質検査項目に着目して品
質検査をしているのか」という品質検査項目を競合他社である被告には進んで開示
したくないからである。
(ｴ)審決は，原告が提出した平成２６年３月３１日付けの営業秘密に関す
る申出書では，本件特許の特許公報の発行によって既に公知となっているＢＰＥＦ
の物性情報（例えば，甲１の実施例６の１６３．３℃や比較例Ａの１１８．８℃）
と重複する技術情報でさえも「営業秘密」としていると指摘する。
しかし，原告が営業秘密の申し出をしたのは，ＢＰＥＦの物性情報が営業秘密に
該当するからではなく，「３社会議においてやり取りされた当時の研究開発関連情報」
は守秘義務の対象となるからである。
ウ第１取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
審決は，特許法２９条１項１号所定の公知発明に係る無効理由に関し，第１取引
において示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製
品が取引されたとは認められないことを理由として，取引先において本件発明７が
現実に知られたとは認められないと説示する。
しかし，第１取引にて多形体Ｂが秘密保持義務を負担しないα社に販売され，か
つ，当時α社に所属していた●及び●●が第１取引のＢＰＥＦの示差走査熱分析に
よる融解吸熱最大を現実に測定することにより得たＤＳＣチャートに基づいて，多
形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大を知ったものである（甲１２６及び甲
１２７）。よって，本件発明７の多形体Ｂは●及び●●に公然知られた。
(2)第２取引に関する取消事由（公然実施）
ア第２取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，第２取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦの示差走査
熱分析による融解吸熱最大測定を行った結果である甲３３中の試験成績書について，
当該試験成績書のみによっては，取引されたＢＰＥＦ製品の特定ロットが本件発明
７の多形体Ｂに相当するものであったとは認めることができないと判断するが，誤
りである。甲３３によれば，ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大は１６
２．３～１６３．８℃であり，本件発明７の多形体Ｂの実施品に該当する。
よって，第２取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦは，本件発
明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第２取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(3)第３取引に関する取消事由（公然実施及び公知）
ア第３取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，ＤＳＣチャート（甲３５の３，甲３５の８，甲４２）の成立の真正が認
められないとするが，誤りである。また，審決は，ＤＳＣチャート（甲４２）記載
の示差走査熱分析による融解吸熱最大を原告が測定した経緯が信用できないとする
が，誤解である。
さらに，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する
説示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関し
て述べた内容と同様である。
よって，第３取引の対象物であるロット５２０７０１～５２０７１３に係るＢＰ
ＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第３取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ
得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
ウ第３取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
審決は，特許法２９条１項１号所定の公知発明に係る無効理由に関し，第３取引
について示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃であるＢＰＥＦ製
品が取引されたとは認められないことを理由として，取引先において本件発明７が
現実に知られたとは認められないと説示する。
しかし，公然実施に関する取消事由で述べたとおり，原告により第３取引におい
て多形体Ｂが秘密保持義務を負担しないα社に販売され，その後，当時α社に所属
していた●及び●●が，第３取引のＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大
を現実に測定して得たＤＳＣチャートにより，多形体Ｂの示差走査熱分析による融
解吸熱最大を知ったものである（甲１２６，甲１２７）。よって，本件発明７は，●
及び●●に公然知られた。
(4)第４取引に関する取消事由（公然実施）
ア第４取引がなされたことについての事実認定の誤り
審決は，第４取引に関する証拠である甲４７の１及び甲４７の２について，原本
の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できなかったとす
るが，誤りである。これらの書証より，第４取引がなされたことを認定できる。
イ第４取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，甲４５の試験成績書及び甲４６のＤＳＣチャートについては，作成の真
正を証明する書類としての測定者の署名・押印がなされた書類が付属していないと
して，文書の成立の真正が認められないとするが，誤りである。第４取引の対象物
であるロット６３０２０１～６３０２１３に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体
Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第４取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(5)第５取引に関する取消事由（公然実施及び公知）
ア第５取引がなされたことについての事実認定の誤り
審決は，第５取引に関する証拠である甲４９の１，甲４９の２及び甲４９の４に
ついて，原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認でき
なかったとするが，誤りである。これらの書証より，第５取引がなされたことを認
定できる。
イ第５取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
認定判断の誤り
審決は，甲４９の３のＤＳＣチャートについて，第１取引に関して説示した内容
と同様の理由を説示して，当該チャートによっては第５取引の対象物であるロット
４１００１０に係るＢＰＥＦが本件発明７の多形体Ｂに相当すると認めることがで
きないとする。
しかし，審決の説示は，第１取引に関して述べたとおり，いずれも誤っている。
甲４９の３のＤＳＣチャートより，ロットの測定結果が多形体Ｂの示差走査熱分析
による融解吸熱最大範囲に属するものと認定できる。また，甲２８，甲１２６及び
甲１２７の確認書及び陳述書の信用性を排斥した審決説示が誤っていることも，第
１取引に関して述べたとおりである。
よって，第５取引の対象物であるロット４１００１０に係るＢＰＥＦは，本件発
明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第５取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるα社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはα社（α社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
エ第５取引により，本件発明７が公然知られたことについての認定判断の
誤り
第５取引の当時，譲受人であるα社に所属していた●及び●●が，第５取引のＢ
ＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を現実に測定して得たＤＳＣチャート
により，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大を知った（甲１２６及び甲
１２７）。●及び●●は，第５取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，
原告のために秘密にする義務を負担していなかった。よって，本件発明７は，●及
び●●に公然知られた。
(6)第６取引に関する取消事由（公然実施）
ア第６取引がなされたことについての事実認定の誤り
審決は，第６取引に関する証拠である甲５１の２及び甲５１の４について，原本
の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できなかったとす
るが，誤りである。
甲５１の４より，原告が平成１９年２月１日付けでβ社に対してロット０６１０
２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦの試
験成績表を送付書付きにて送付したことを認定できる。甲５１の２及び甲５１の４
に加えて，甲５１の３によれば，平成１９年１月３１日にβ社にロット０６１０２
０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦ（５１
００ｋｇ相当）が納入され，かかるロットの取引がなされたことは明らかである。
イ第６取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
審決は，甲５０のＤＳＣチャートについて，作成の真正を証明する書類が付属し
ていない，測定者の氏名が明らかにされていないなどと説示して，文書の成立の真
正を否定するが，誤りである。
甲５０によれば，ロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６１２２４４及び
０７０１２４６に係るＢＰＥＦが本件発明７の示差走査熱分析による融解吸熱最大
範囲に属していることを認定できる。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
よって，第６取引の対象物であるロット０６１０２０８，０６１２２４２～０６
１２２４４及び０７０１２４６に係るＢＰＥＦは，本件発明７の多形体Ｂに相当す
る。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第６取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるβ社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはβ社（β社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(7)第７取引に関する取消事由（公然実施）
ア第７取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３１の４のＤＳＣチャートによれば，第７取引の対象物であるロット０２０２
３に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第７取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(8)第８取引に関する取消事由（公然実施）
ア第８取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３０の３のＤＳＣチャートによれば，第８取引の対象物であるロット０２０１
８に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第８取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(9)第９取引に関する取消事由（公然実施）
ア第９取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３５の３のＤＳＣチャートによれば，第９取引の対象物であるロット５２０７
０９に係るＢＰＥＦが本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
イ公然実施についての認定判断の誤り
第９取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるγ社が原
告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引に
より，本件発明７の多形体Ｂはγ社（γ社に属する不特定の者を含む。）に知られ得
る状態におかれたものであって，公然実施をされといえる。
(10)第１０取引に関する取消事由（公然実施）
ア第１０取引がなされたことについての事実認定の誤り
甲３７の１～甲３７の５より，原告が平成１４年７月にδ社に対してＢＰＥＦ１
００ｋｇ（ロット４２０５０６）を譲渡したことは明らかである。
イ第１０取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲３３によれば，第１０取引の対象物であるロット４２０５０６に係るＢＰＥＦ
が，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１０取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるδ社が
原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引
により，本件発明７の多形体Ｂはδ社（δ社に属する不特定の者を含む。）に知られ
得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
被告は，特許権侵害訴訟（大阪地方裁判所平成２２年(ワ)第９１０２号，知的財
産高等裁判所平成２４年(ネ)第１００１６号）において，原告がδ社に対して供給
したＢＰＥＦを，δ社から譲渡を受けた上で，その示差走査熱分析による融解吸熱
最大を分析し，原告のＢＰＥＦが本件発明７の技術的範囲に属する根拠としていた
（甲２７）。このように，原告が関知しない間にδ社から被告にＢＰＥＦが譲渡され，
被告が示差走査熱分析による融解吸熱最大を分析していること自体，δ社が原告か
らＢＰＥＦを譲り受けた際に，原告から何ら守秘義務を課せられておらず，かつ，
δ社もそのような認識がなかったことの証左である。
(11)第１１取引に関する取消事由（公然実施）
ア第１１取引がなされたことについての事実認定の誤り
甲３９の１及び甲３９の２より，原告が平成１４年５月にε社に対してＢＰＥＦ
１ｋｇ（ロット４２０５１０）のサンプルを譲渡したことは明らかである。
イ第１１取引の対象物が，本件発明の多形体Ｂに相当することについての
事実認定の誤り
甲３３及び甲４２によれば，第１１取引の対象物であるロット４２０５１０に係
るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１１取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が
原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引
により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ
得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
まず，審決は，ε社の機能化学品部門長の●●●●が作成した確認書（甲３８）
について，当該取引に守秘義務が課せられていないことを確認するものではないと
説示するが，甲３８の確認書は，第１１取引のロットに係るＢＰＥＦの取引が存す
ることを立証する趣旨で作成・提出されたものであるから，上記説示は全く無意味
である。
次に，審決は，原告からＢＰＥＦの譲渡を受けたα社，β社，γ社及びδ社がい
ずれも守秘義務を課せられていないとの事実が認められないことを根拠として，ε
社も守秘義務を課せられていないとの事実が認められないと説示するが，α社～δ
社が原告からＢＰＥＦの譲渡を受ける際にＢＰＥＦの物性について秘密保持義務を
課せられていなかったのであるから，この点についての説示も誤りである。
さらに，審決は，新日鐵化学株式会社（「新日鐵化学」）が提供しているＢＰＥＦ
の多形体Ａの物性に関する技術情報は甲８１のパンフレット等に開示されるように
既に公知となっていたので，Ｘ社が新日鐵化学に対して守秘義務を負っていないこ
とに不自然な点はないところ，この多形体Ａの事例によっては本件発明７の多形体
Ｂの事例の守秘義務の有無を推論できないと説示する。
しかし，新日鐵化学がＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大に係る物性
情報を平成８年２月以前よりパンフレットに記載していたという事実は，とりもな
おさず，製造販売する製品としてのＢＰＥＦの物性情報についてＢＰＥＦメーカー
が取引先（例：Ｘ社）に対して秘密保持義務を課していないことの証左であり，こ
の理は結晶形によって異なるものではない。
(12)第１２取引に関する取消事由（公然実施）
ア第１２取引がなされたことについての事実認定の誤り
甲４０の１及び甲４０の２より，原告が平成１４年１０月にε社に対してＢＰＥ
Ｆ１００ｇ（ロット４２０５１３及び５２０７０６）のサンプルを譲渡したことは
明らかである。
イ第１２取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲３３，甲３５の８，甲４２によれば，第１２取引の対象物であるロット４２０
５１３及び５２０７０６に係るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１２取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が
原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引
により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ
得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(13)第１３取引に関する取消事由（公然実施）
ア第１３取引がなされたことについての事実認定の誤り
甲４１より，原告が平成１５年３月にε社に対してＢＰＥＦ１ｋｇ（ロット６３
０２１２）のサンプルを譲渡したことは明らかである。
イ第１３取引の対象物が，本件発明７の多形体Ｂに相当することについて
の事実認定の誤り
甲４２及び甲４６によれば，第１３取引の対象物であるロット６３０２１２に係
るＢＰＥＦが，本件発明７の多形体Ｂに相当する。
また，審決による「従来品やスペック案のＢＰＥＦの物性との関係」に関する説
示も，第１取引に関する説示と同旨であり，かかる説示の誤りも第１取引に関する
内容を援用する。
ウ公然実施についての認定判断の誤り
第１３取引の対象物である本件発明７の多形体Ｂについて，譲受人であるε社が
原告のために秘密にする義務を負担しておらず，本件発明７の多形体Ｂの売買取引
により，本件発明７の多形体Ｂはε社（ε社に属する不特定の者を含む。）に知られ
得る状態におかれたものであって，公然実施をされたといえる。
(14)多形体Ｂの取引の公然性を基礎付ける関連事情
原告製の多形体Ｂに係るＢＰＥＦをＪＦＥケミカル株式会社を介して購入してい
た東京化成工業株式会社（「東京化成」）は，遅くとも２００３年１２月以降，当該
ＢＰＥＦを試薬として公然と販売しており，このことからも，原告の取引先が多形
体Ｂについて秘密保持義務を負っていなかったといえる。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)原告は，実施例２において種晶を用いなかった場合に多形体Ｂが得られる
かどうかが不明であるから，実施例２は本件発明１の実施例ということはできず，
それに基づいてサポート要件充足性を判断することは不当である旨主張する。
しかし，種晶を添加する技術的意味は，結晶を効率よく析出させることであって，
種晶を添加したからといって，種晶を添加しない場合に析出し得ない結晶形が析出
するわけではないし，析出開始温度が変化するわけでもない。原告は，実施例２に
おいて，種晶を添加しなかった場合は多形体Ｂが析出するか否かは分からないかの
ような主張をするが，この主張は技術的に誤った主張であり，しかも，本件発明１
は種晶の添加を排除していない。したがって，審決が実施例２を本件発明１の実施
例と認定したことに誤りはない。
(2)原告の主張は，再結晶化工程における多形体Ｂの生成の機序を完全に解明
したような記載がなければサポート要件は満たされないことを前提としている。
しかし，サポート要件は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを
対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明
で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決で
きると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業
者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも
のであるか否かを検討して判断すべきものであるから，多形体Ｂの生成の機序を解
明したような記載は必要ない。本件明細書には，実施例２，５及び６として，多形
体Ｂの生成の溶媒，析出開始温度，多形体Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大，
嵩密度，収率や純度が記載され，一般的な説明として，触媒，粗精製物の純度，溶
媒の種類及び使用量，再結晶化のための溶解温度や析出開始温度の条件について詳
細に記載されている。その上，比較例１では，該粗精製物を，本件発明１で特定し
た「芳香族炭化水素，ケトン溶媒およびエステル溶媒から選ばれる少なくとも１つ
の溶媒」には該当しない「メタノール」を用い，しかも，本件発明１で特定した「溶
解」ではなく「懸濁」との条件では，多形体Ｂを得ることができないことを示した
ものである。当業者は，比較例１で多形体Ｂが生成されなかった理由は，本件発明
１で特定した「溶媒」を用いておらず，「懸濁」したことに起因すると理解する。
原告は，本件明細書に実施例がわずかしかないとか，比較例がないなどと主張す
るが，原告ないし原告の関係会社であるＹ社の特許出願に限ってみても，実施例や
比較例が乏しい発明が登録されており（乙１３，乙３３の１～４），実施例や比較例
の数のみによってサポート要件が判断されるものではない。
(3)原告は，本件明細書の実施例３及び４と同一実験である甲６の実施例９及
び１０において析出開始温度が記載されていないことなどを根拠に，本件明細書の
実施例３に疑義がある旨主張する。しかし，実験の詳細なデータを実験ノートに記
録するのは実験者の常であり，結晶の晶析工程を含む実験では，溶液の冷却開始温
度，結晶析出開始温度等を記録することは当然である。これらの実験データを解析
して，どのパラメータが関与するのか等の考察を繰り返し，それにより得られた技
術的思想を発明として出願するのである。甲６の引用発明では，析出開始温度等は
関係しないと考えたため，明細書に記載しなかったまでのことであるから，原告の
上記主張は失当である。
(4)本件優先日当時，多形体Ａは周知の結晶形であり，引用発明のほか，種々
の製法が知られており，甲１３では，得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸
熱最大が１５０℃未満（甲１３の【００６２】）であることから，本件発明の多形体
Ｂは生成されていないが，ＢＰＥＦの結晶析出開始温度につき，「適当な温度（例え
ば，－１０℃～３０℃，特に０～３０℃程度）に冷却することにより結晶を析出さ
せる…」（甲１３の【００５８】）とされている。すなわち，粗精製物の組成，溶媒
等が同じであっても，再結晶化工程における析出開始温度が「５０℃未満」の場合
には多形体Ｂは生成されない。
２取消事由２に対し
(1)実施可能要件で問題となるのは，技術常識を前提とした当業者の明細書の
記載の認識に基づいて，発明の実施が過度な負担なく可能か否かということである。
したがって，多形体Ｂを製造する諸因子が不明であるとか，数値範囲が技術的・客
観的に説明されていない等の原告主張は，実施可能要件の判断要素ではない。本件
明細書には，実施例１（粗精製物合成工程）及び実施例２（再結晶化工程），実施例
４（粗精製物合成工程）及び実施例５（再結晶化工程），実施例３（粗精製物合成工
程）及び実施例６（再結晶化工程）といった３通りの具体的な製造方法及び得られ
た多形体Ｂの量，収率，純度のほか，示差走査熱分析による融解吸熱最大及び嵩密
度が開示されている。これらの開示に出願当時の技術常識を加味すれば，当業者が
本件発明１の多形体Ｂを製造できることは明白である。
(2)原告は，結晶の析出開始温度を特定しない発明である甲６の実施例９及び
１０を本件明細書でも粗精製物合成工程の実施例３及び４として利用していること
から，実施例３及び４に再結晶化工程である実施例６及び５をそれぞれ組み合わせ
た実験は，本件発明の実施例とはいえない旨主張する。しかし，甲６の実施例等に
挙げた実験において，その結晶析出開始温度等は記録されており，この記録に基づ
いて析出開始温度を明記した本件明細書の実施例としたのであるから，本件発明の
実施例であることは明らかである。
３取消事由３に対し
(1)本件発明１について
ア相違点イについて
原告は，ファインケミカル・機能性材料，合成樹脂モノマーについて結晶多形体
の探索が課題となっていたため，ＢＰＥＦについて結晶多形体及びその製造条件を
調べることに動機付けがあった旨主張する。
しかし，ＢＰＥＦはポリマー合成時に溶融重合ないし溶液重合して結晶形をとど
めなくなることから，異なる結晶形の存在について当業者が意識することも，異な
る結晶形を製造しようとする課題もなかった。原告が合成樹脂モノマーの結晶多形
体に関する発明として挙げた文献のうち，唯一，新規結晶形を提供する甲７０は，
合成樹脂モノマーとしてではなく，樹脂安定剤や酸化防止剤として新規結晶形を得
た発明であって，専らポリマーとして用いられるＢＰＥＦとは異なる。原告が挙げ
た甲６７はポリカーボネートの原料モノマーであるビスフェノールＡを従来よりも
高純度で得る精製方法に係る発明，甲６８及び甲６９は公知のビスフェノールＡを
用いて従来よりも色調の良好な芳香族ポリカーボネートを製造する方法に係る発明
であって，いずれも新規な結晶形を得る発明ではない。このとおり，ポリマーの原
材料として使用するモノマーに係る発明で，結晶多形体の探索及び異なる結晶形の
創製が周知の課題となっていたということはできない。
イ相違点ウについて
(ｱ)原告は，引用発明に，結晶化に係る温度，溶媒等の一般的な知見を加
味すれば，本件発明１は容易に想到し得るものである旨主張する。
しかし，上記アのとおり，引用発明の課題は高純度化であって本件発明１とは異
なるし，原告が主張するような一般的知見から進歩性を欠如するとするなら，ほと
んどの新規物質やその製造方法の発明は進歩性を欠如するということになり，原告
の主張は失当である。ＢＰＥＦの新規な結晶多形体は，単に多形を得るための再結
晶化に際して結晶析出温度を高く又は低く設定することのみによって得られたので
はなく，多数の設定条件を様々に調整することによって初めて製造可能になったも
のである。これら多数の設定条件の取捨選択と数値範囲の最適化の試行錯誤は，当
業者といえども相当の困難を極めることであり，相違点ウに関する審決の判断に誤
りはない。
また，従来の多形体Ａの嵩密度が「０．２３ｇ／ｃｍ３
～０．２６ｇ／ｃｍ３
」で
あるのに対して，本件特許の新規の多形体Ｂの嵩密度は「０．７０ｇ／ｃｍ３
～０．
７８ｇ／ｃｍ３
」であって，約３倍の嵩密度を有するという，「顕著な効果」を有し
ている。すなわち，重量当たりの体積が従来の多形体Ａの約１／３であることから，
例えば，仕込み操作等においても，多形体Ａでは３回の操作が必要であったのに対
して多形体Ｂでは１回の操作で済むという効果（有用性）があり，また，輸送・貯
蔵でも効率化が図られ，殊に工業規模での取扱い時に極めて有利となり，単に結晶
構造が変われば嵩密度も変わる可能性があるというような一般的，抽象的な予想で
はない。従来の多形体Ａの約３倍も嵩密度が高くなることは，多形体Ｂを生成して
初めて分かることであって，本件発明１は，当業者といえども予測できない顕著な
効果を奏する発明である。
(ｲ)結晶性の物質（基質）が溶けている溶液を冷却していき，該溶液を飽
和状態から過飽和状態，更に高過飽和状態にすることで「核」を発生させ，その「核」
が成長することで結晶の析出が始まるから，基質の濃度が同じであれば，常に同じ
温度で核が発生するというものではない。また，結晶の析出開始温度が分かってい
る基質の場合は，保温するなどして該温度範囲を維持した状態にするほか，該基質
の濃度，溶媒の種類，晶析操作開始時の溶液の温度，基質の調製方法による不純物
（夾雑物）組成の調整によって，析出開始温度を制御するのが一般である。
さらに，結晶の析出開始温度は，必ずしも溶液の濃度のみに依存するものではな
く，本件発明の実施例５よりも，甲９の実施例１のＢＰＥＦの濃度の方が高いにも
かかわらず，甲９の実施例１の結晶析出開始温度は「４２．８℃」で本件発明の実
施例５の「６５℃」より低い温度になっており（乙３７），同様に，本件発明の実施
例６及び８よりも，甲１３の実施例１のＢＰＥＦの濃度の方が溶液濃度が高いにも
かかわらず，甲１３の実施例１での結晶の析出開始温度は「４０．５℃」であり，
本件発明の実施例６の「７０℃」，実施例８の「７２℃」より低い析出開始温度とな
っている（乙３８）から，原告の，濃度により結晶析出開始温度は「おのずと決定
される」旨の主張や，甲９及び甲１０の各実施例でも結晶析出開始温度は５０℃以
上になっていた旨の主張は，技術的に誤っている。
さらに，本件発明１は，「基質の濃度」等を請求項では特定していないことから，
必ず多形体Ｂが析出するとは限らないので，「５０℃以上で…析出を開始させる」と
して，端的に析出開始温度を特定したのである。すなわち，多形体Ｂの析出開始温
度を制御していることにつき，本件明細書の【００３１】では，「５０℃以上」の温
度で析出を開始するよう制御することを一般的に説明しており，この記載は，５０℃
以上の温度を維持して結晶析出を待つことだけでなく，諸条件を満たすことにより
所定の温度で結晶の析出を開始させることでもあり，これに接した当業者が，析出
開始温度の制御は行われていないなどと認識することはあり得ない。
(2)本件発明２～本件発明１０について
原告は，本件発明１が容易想到であることを理由に，本件発明２～本件発明１０
も容易想到であると主張する。しかし，上記のとおり，本件発明１が容易想到であ
るといえないから，本件発明２～本件発明１０も容易想到であるとはいえない。
４取消事由４に対し
(1)第１取引～第１３取引で販売されたのが多形体Ｂではないこと
原告は，平成８年当時，本件発明の多形体Ｂの製法を完成し，α社等に販売して
いたと主張する。Ａの陳述書（甲２４）においては，甲２１のＢ社の製法もトルエ
ン加水分解法であるから，示差走査熱分析による融解吸熱最大１６０～１６６℃の
ＢＰＥＦが製造された（６頁１９～２３行）とか，合成過程における一段合成法と
精製過程におけるトルエン加水分解法が平成８年７月頃に確立したことから，同年
１１月から翌年にかけてＡ社で大規模な実験を実施し，これにより１４トンのＢＰ
ＥＦが製造された旨（７頁１～１１行）の陳述がある。
しかし，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」を用いたとしても，多形体Ｂ
が生成されるとは限らない。このことは，Ｙ社が平成１５年９月３０日に出願した
特開２００５－１０４８９８号（甲１３）によれば，「一段合成法」と「トルエン
加水分解法」を用いて，１５０℃に溶解する生成物，つまり，多形体とは違う物質
が得られていることからも明らかである。
また，原告ホームページでＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を「１
５８～１６５℃」（乙１１の２）とした平成１９年１２月２０日以前は，多形体Ｂの
製法は完成していない。平成８年７月当時，「一段合成法」と「トルエン加水分解法」
が完成し，多形体Ｂの製法が完成していたなら，平成１６年２月１４日以降の原告
ホームページ（乙１１の１）において，ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱
最大を「１２４～１２６℃」として，多形体Ａの示差走査熱分析による融解吸熱最
大を表示するはずはないのである。
したがって，原告が平成８年当時，本件発明の多形体Ｂの製法を完成し，第１取
引～第１３取引で販売したとは認められない。
(2)第１取引～第１３取引の相手方は守秘義務を負担していたこと
ア第１取引～第１３取引が，共同開発によるサンプル提供であること
各取引における取引量は，①α社との第１取引～第５取引（平成１４年３月から
平成１７年５月までの約３年間）では，提供された多形体Ｂの合計は９５５８．２
ｋｇであるが，０．２～０．４ｋｇが多く，最大でも９００ｋｇ（甲３０の４・５）
にすぎない，②β社との第６取引（提供は１回）では，提供された多形体Ｂの合計
量は５１００ｋｇ（甲５１の４枚目）にすぎない，③γ社との第７取引～第９取引
（平成１５年１月から１２月の１年間）では，提供された多形体Ｂの量は合計１４
０ｋｇ（甲３１，甲３２及び甲３６。枝番の書証を含む。）にすぎない，④δ社と
の第１０取引（提供は１回）では，提供された多形体Ｂの量は１００ｋｇ（甲３７，
前同）にすぎない，⑤ε社との第１１取引～第１３取引（平成１４年５月から平成
１５年３月までの約１０か月間）では，提供された多形体Ｂの量は合計２．２ｋｇ
（甲３９～甲４１，前同）にすぎない。これは，商業的取引の段階では取引量，す
なわち，モノマーであるＢＰＥＦのポリマー合成会社への提供量は，年間少なくと
も数百トン単位になることと比べて，少量である。
また，多形体Ｂは，α社，γ社，δ社，ε社の開発部署あてで「サンプル」とし
て送付されている。
ε社との第１２取引では，３種類のロットが提供されているが，このように製造
日も異なり，品質も異なると考えられる製品を，商業的生産のために提供するとは
考えられない。また，γ社との第９取引の甲３６の２では，「ＢＰＥＦ－Ｋ」（６
０ｋｇ）が提供されているが，その請求書である甲３６の５では，「ＢＰＥＦ－Ｋ」
（６０ｋｇ）のほか，「ＢＰＥＦ」（４０ｋｇ）も提供されたことになっている。
仮に「ＢＰＥＦ－Ｋ」が多形体Ｂであるなら，「ＢＰＥＦ」は多形体Ａであると考
えられる。このことは，δ社との第１０取引においても同様である。原告が提供し
たＢＰＥＦには，多形体Ｂのほか，示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査
熱分析による融解吸熱最大のピーク）が３つ（１１７．９℃，１２７．６℃及び１
５２．９℃）ある多形体混合物（ロット番号０６１０２０９）が含まれている（乙
１６）。つまり，原告のＢＰＥＦの提供は，規格，品質を一定にして供給する商業
生産段階の提供ではなく，共同開発段階のサンプル提供であることを裏付けるので
ある。
原告ないしＹ社は，ポリマー合成会社であるＸ社及びその関連会社，γ社及びε
社，更には，モノマー製造会社であるフルファインの関連会社ＪＦＥケミカルと，
共同出願等（出願後の権利移転を含む。）をしている（乙７の１～４，乙８の１及
び２，乙９の１～８，乙１０の１及び２）。このような共同出願は，共同開発の成
果として出願されることが一般である。
イα社，β社の契約上の守秘義務
(ｱ)Ｘ社，Ｙ社及び被告がＢＰＥＦを共同して開発した（「３社共同開発」）
当初である平成５年９月２１日，被告は，Ｘ社，Ｙ社及び原告との間で覚書（本件
覚書。乙６の３）を締結した。
その内容は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との内容であり（第１条，第２条），
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●（第３条）。現在まで，書面による意思表示がな
いため，本件覚書は現在も有効に存続している。
３社共同開発の会議において，被告が，Ｘ社，Ｙ社及び原告に対して，平成７年
４月５日に開示した「ＢＰＥＦ合成合理化検討（Ⅱ）」（乙４の１１の２の３枚目）
及び同年１１月１３日に開示した示差走査熱分析による融解吸熱最大１６０～１６
５℃のＢＰＥＦ（多形体Ｂ）に係る情報は，本件覚書の守秘義務の対象となる情報
である。
(ｲ)α社は，平成８年１０月１日設立のＸ社の１００％子会社であるが，
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●，その光学用ポリエステル事業の営業譲渡（現行の事業譲渡）を受け
たのがβ社である。
したがって，Ｘ社の１００％子会社であるα社は，本件覚書の守秘義務を負担し，
また，該覚書に係る事業につき営業譲渡を受けたβ社も，本件覚書の守秘義務を負
担すると考えられる。
(ｳ)原告又はＹ社が，本件発明１とは異なる多形体Ｂの製法を独自に開発
（発明）したとの立証は，原告において一切なされていない。
仮に，原告又はＹ社が，被告の開示した上記技術情報に基づき生成した多形体Ｂ
を，第１取引～第６取引でα社及びβ社に供給していたとすれば，α社及びβ社は
本件覚書に基づく契約上の守秘義務を負担することになる。
ウα社等の信義則上の守秘義務
α社及びβ社が上記の契約上の守秘義務を負担しないとしても，上述したように，
α社及びβ社はＸ社と同様，原告ないしＹ社とＢＰＥＦを原材料とするポリマーの
共同開発をなしていた。γ社，δ社及びε社も同様である。
これら共同開発の当事者間では，開発の成果たる技術情報について，仮に，契約
等の明示の合意がないとしても，信義則上の守秘義務を相互に負担すると解される。
よって，原告が主張する第１取引～第１３取引のα社等５社は，信義則上の守秘義
務を負担するから，提供された多形体Ｂに係る示差走査熱分析による融解吸熱最大
等の情報は，不特定の第三者が知り得べき情報に該当しない。
したがって，第１取引～第１３取引によって，本件特許の請求項７の発明が公然
実施又は公知の発明とはなり得ない。
エ原告も守秘義務を負っていると認識していること
(ｱ)物性情報について
審決は「また，一般に競合者に知られたくない情報は『営業秘密』に相当し，秘
密扱いとすることが関係者間に暗黙のうちに期待されるといえるから，甲３０の２
の『試験成績表』の物性情報に関する欄にマスキングを施した第１取引について，
信義則上の守秘義務が課せられていないと直ちに認めることはできない。」と正し
く認定した。
そして，Ａも審判の証人尋問において，「物性そのものに守秘義務はありません。」
（甲１４２の１８頁の尋問１４３）と証言しながら，例えば，甲５１の４について
の試験項目や物性値については回答できないとして，その理由として「嫌でありま
す。」といった理由にならない証言をしているのである（甲１４２の１７～１８頁
の尋問１３１～１３５）。
(ｲ)閲覧等制限の申立について
原告は，審決の上記認定に対し，本件訴訟において第１取引～第１３取引に対す
る試験成績表の大部分のマスキングを外した証拠を提出した（甲１６６～甲１７８）。
しかし，すべてのマスキングを外していない点において，原告は，本件訴訟のた
め，β社等の各社に対して守秘義務の解除を依頼し，同意が得られた部分のみを開
示したことが強く推認される。加えて，原告は，本件訴訟に関連する平成２６年１
０月１７日付訴訟記録閲覧等制限の申立書の申立ての理由において「御庁頭書事件
に関し，本申立書別紙における『該当書面』欄掲記の各書面における『閲覧等制限
箇所』により特定される黒塗り部分には，…記載されている。これらの内容は，原
告の事業活動に有用な経済的価値ある情報であるとともに，原告において秘密とし
て管理されており，公然と知られていない。したがって，上記の情報は『営業秘密』
（…）に該当するから，原告は，当該情報を含む記載部分に関し，…決定を求める
次第である。なお，上記黒塗り部分が営業秘密に該当することについては，平成２
６年９月１日付け訴訟記録閲覧等制限の申立てに関して提出した疎明資料（疎甲第
１号証）にて示したとおりである。」として，甲１６６～甲１７８に記載された分
析項目や分析結果等の物性値について，公然と知られておらず，営業秘密であると
して黒塗りしているのである。
このように，ＢＰＥＦの物性値については，原告も取引先との間で少なくとも信
義則上の守秘義務を負っていると認識していることは明白である。
なお，「トルエン加水分解法」は，原告が最初に想到した製法ではなく，被告が３
社共同開発中に想到し，原告らに開示した製法技術である。また，「一段合成法」と
「トルエン加水分解法」とを用いても，それだけではＢＰＥＦの多形体Ｂは生成し
ない。
(3)原告は，東京化成との取引が，第１取引～第１３取引の相手方が取引対象
物の物性について守秘義務を負わないことを立証するための間接事実となると主張
するが，東京化成との取引が商業的取引であったとしても，第１取引～第１３取引
が共同開発による取引であることと矛盾しないから，東京化成との取引は，第１取
引～第１３取引の相手方が取引対象の物性について守秘義務を負わないことを立証
するための間接事実とはなり得ない。また，原告は，当該取引において，多形体Ｂ
の示差走査熱分析による融解吸熱最大が初めて記載された「製品安全データシート」
が発行されるまで，東京化成に対し，その販売及び示差走査熱分析による融解吸熱
最大等の情報の公表を控えさせたものと考えられる。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）について
(1)特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許
請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載さ
れた発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又は
その示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであ
るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当
該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断す
べきものである。そして，特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合す
ることは，当該特許の特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。
(2)本件発明について
本件特許請求の範囲は，上記第２の２に記載のとおりであるところ，本件明細書
（甲１）には，以下の記載がある。
【技術分野】
【０００１】本発明は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニ
ル）フルオレンの新規結晶多形体，およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】近年，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）
フルオレンなどのフルオレン誘導体は，耐熱性，透明性に優れ，高屈折率を備えた
ポリマー（例えばエポキシ樹脂，ポリエステル，ポリエーテル，ポリカーボネート
等）を製造するための原料として有望であり，光学レンズ，フィルム，プラスチッ
ク光ファイバー，光ディスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックな
どの素材原料として期待されている。
【０００３】これらの用途において熱的，光学的に優れたポリマーを作るために
は，高い分子量，狭い分子量分布および未反応モノマーやオリゴマー含有率が低い
ことが重要であり，原料モノマーである９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエト
キシ）フェニル）フルオレンが高純度で反応性に優れていることが望まれる。この
ため，原料モノマーの純度や反応性に大きく影響を与える結晶形や示差走査熱分析
による融解吸熱最大を制御することはより優れたポリマーを得るための重要な因子
である。またポリマーの製造において優れた性能を維持し，より安定した製造を行
うためには一定の品質を維持できる特定の結晶形を作り分けることが必要であった。
【０００４】ところで，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニ
ル）フルオレンの製造方法としては，硫酸とチオール類を触媒としてフルオレノン
とフェノキシエタノールを脱水縮合させる方法（特許文献１），９，９－ビス（４－
ヒドロキシフェニル）フルオレンとエチレンカーボネートを反応させる方法（非特
許文献１）が開示されている。また，我々はその製造法とは別異の新規な製造方法
について出願した（特許文献２）。しかし特許文献１には，本発明に係る化合物の精
製方法について記載されており，非特許文献１には本発明に係る化合物の示差走査
熱分析による融解吸熱最大が１２６～１２８℃である旨記載されているが，該化合
物について異なる結晶多形体が存在すること，又異なる結晶多形体間の関係或いは
工業的実施のために必要なそれぞれの結晶多形体の製造方法等の一定の品質を維持
するための情報がこれまで全く知られていなかった。
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】本発明の目的は，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れた
９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規な結
晶多形体を提供することであり，また，その結晶多形体の製造方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】本発明者らは，前記課題を解決すべく鋭意検討した結果，９，９－
ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンには，従来から知ら
れている融解吸熱最大が示差走査熱分析で１００～１３０℃である結晶多形体（以
下多形体Ａと称する）の他に，融解吸熱最大が示差走査熱分析で１５０℃～１８０℃
である新規な結晶多形体（以下多形体Ｂと称する）が存在する事を見出した，また，
本発明者らは，かかる多形体Ｂを選択的に得る製造方法を見出すことにより本発明
を完成するに至った。
【発明の効果】
【００１１】本発明によれば，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れた
９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの新規な結
晶多形体およびその製造方法を提供することができる。また，本発明により得られ
る多形体Ｂは，公知の多形体Ａよりも嵩密度が高いため，容積効率等の点で工業的
な取扱いに有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】まず，酸触媒の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノール
とを反応させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニ
ル）フルオレンの粗精製物を得る方法について説明する。
【００１３】本発明においてフルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応
させる場合，酸触媒として，…酸触媒由来の不純物の生成が少なく，実質的に単一
な多形体を得やすいことからヘテロポリ酸が好ましい。
【００１６】…ヘテロポリ酸として，具体的には，リンモリブデン酸，リンタン
グステン酸，ケイモリブデン酸，ケイタングステン酸，リンバナドモリブデン酸な
どが例示される。
【００１９】ヘテロポリ酸の使用量は…，充分な反応速度を得るには，フルオレ
ノンに対して，０．０００１重量倍以上，好ましくは０．００１～３０重量倍，更
に好ましくは０．０１～５重量倍である。
【００２０】本発明における２－フェノキシエタノールの使用量は，…副反応抑
制及び経済性の点から，通常，フルオレノン１モルに対して，２～５０モル，好ま
しくは２．５～２０モル，さらに好ましくは３～１０モルである。また，２－フェ
ノキシエタノールを反応溶媒として用いることもできる。
【００２１】フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応を実施する方法
は，…通常，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとヘテロポリ酸を反応装置
に仕込み，空気中又は窒素，ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気下，トルエン，キシ
レンなどの不活性溶媒存在下又は非存在下で加熱撹拌することにより行うことがで
きる。…
【００２５】反応後，得られた反応混合物は，…通常，洗浄，濃縮，希釈，活性
炭処理等の後処理を施した後に，５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキ
シエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させる。…上記の後処理を施された反応
混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン
を析出させる操作は，必要により溶媒と混合された反応混合物を５０℃以上，溶媒
の沸点以下（好ましくは７０～１１０℃）とし，これを５０℃未満に冷却すること
により実施される。…
【００２６】冷却終点の温度は，５０℃未満であれば特に限定されず，通常－２
０～４９℃，好ましくは０～４０℃，より好ましくは１０～３０℃である。冷却速
度も特に限定されず，通常，毎分０．０１～２℃，好ましくは，毎分０．１～０．
５℃である。冷却途中で，反応混合物に９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエト
キシ）フェニル）フルオレンの結晶を種晶として添加してもよい。かかる結晶は，
通常，多形体Ａである。
【００２７】析出した結晶は濾過等により回収される。得られた結晶は，上記の
反応に用いた溶媒等を用いて洗浄されてもよいし，乾燥されてもよい。かくして得
られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗
精製物は，通常，多形体Ａであり，その純度は，通常８５％以上である。次に説明
する結晶化により，実質的に単一な多形体Ｂを得る目的において，その純度は８５％
以上であることが好ましく，９０％以上であることがより好ましく，９５％以上で
あることがさらに好ましい。本発明において「実質的に単一な」とは，単一または，
多形体Ａまたは多形体Ｂのいずれかが他の結晶形の１０重量％以下，好ましくは５
重量％以下で含まれる事を意味する。ここで記載した多形体Ａまたは多形体Ｂ以外
の結晶多形体が存在する場合においては，上記で示した割合をそれら他の結晶多形
体のいずれにおいても参考とする。
【００２８】本発明における多形体Ａは，下記（ａ）～（ｃ）の少なくとも１つ
の特徴を有する。
（ａ）示差走査熱分析による融解吸熱最大が１００～１３０℃，好ましくは１１４
～１２３℃，より好ましくは１１６～１２０℃である。
（ｂ）Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが７．９°，
１１．６°，１２．７°，１４．２°，１７．４°，１８．７°および２１．８°
に特徴的なピークを有する。
（ｃ）嵩密度が０．２～０．４ｇ／ｃｍ３
である。
【００２９】次に，上記９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニ
ル）フルオレンの粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒
からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，
９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始さ
せて９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの多形
体Ｂを製造する方法について説明する。
【００３０】芳香族炭化水素溶媒としては，例えばトルエン，キシレン，メシチ
レン等が，ケトン溶媒としては，例えばアセトン，メチルエチルケトン，メチルイ
ソブチルケトン，シクロヘキサノン等が，エステル溶媒としては，例えば酢酸エチ
ル，酢酸ブチル等が，それぞれ挙げられる。好ましくはトルエン，キシレン，アセ
トン，酢酸エチルであり，より好ましくはトルエン，キシレンであり，さらに好ま
しくはトルエンである。これらの溶媒は２種以上の混合物として用いる事ができる。
溶媒の使用量は，５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フ
ェニル）フルオレンが析出する範囲であれば，特に限定されるものではないが，通
常９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンに対して
０．５重量倍～２０重量倍，好ましくは１重量倍～１０重量倍，更に好ましくは１．
５重量倍～７重量倍である。溶媒量が多いと経済性，生産性が悪くなるばかりでな
く実質的な単一の結晶形を得る事ができない場合がある。また溶媒量が少ないと充
分な精製効果が得られず不純物が多くなるばかりでなく実質的な単一の結晶形を得
る事ができない場合がある。
【００３１】本発明における結晶多形体の製造は，９，９－ビス（４－（２－ヒ
ドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケト
ン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に５０℃
より高い温度で溶解させた後に，得られた混合物を冷却して，５０℃以上，溶媒の
沸点未満（好ましくは６０～１００℃，より好ましくは７０～９０℃）の温度範囲
で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶の
析出を開始させることにより実施される。溶解時の温度は特に限定されるものでは
ないが，通常，５５℃以上，使用する溶媒の沸点以下，好ましくは６０～１５０℃，
更に好ましくは７０～１１０℃である。この温度が低いと実質的な単一の結晶形を
得る事ができない場合がある。５０℃以上で結晶の析出を開始させた後は，混合物
をさらに冷却してもよい。冷却終点の温度は特に限定されるものではないが，通常
－２０～５０℃，好ましくは０～４０℃，更に好ましくは１０～３０℃である。こ
の温度が低いと純度が低下する傾向にあり，この温度が高いと溶媒へのロス量が多
くなり経済性，生産性が悪くなる。冷却速度は特に限定されるものではないが，通
常，毎分０．０１～２℃，好ましくは，毎分０．１～０．５℃である。冷却途中で，
混合物中に９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン
の結晶を種晶として添加することが好ましい。結晶種を添加する場合は，多形体Ｂ
の結晶種を準安定域幅，例えば，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）
フェニル）フルオレンの飽和溶解点の温度より１～１０℃，好ましくは１～３℃低
い温度で加えることが好ましい。添加される結晶種の量は，用いた９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物に対して０．０１
～１０重量％，好ましくは０．１～１重量％，更に好ましくは０．３～０．７重量％
である。
【００３２】析出した結晶は濾過等により回収される。得られた結晶は，用いた
溶媒等を用いて洗浄されてもよいし，乾燥されてもよい。かくして得られる９，９
－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶は，通常，
多形体Ｂであり，その純度は，通常９５％以上である。
【００３３】本発明における多形体Ｂは，下記（ｄ）～（ｆ）の少なくとも１つ
の特徴を有する。
（ｄ）示差走査熱分析による融解吸熱最大が１５０～１８０℃，好ましくは１６０
～１６６℃，より好ましくは１６３～１６５℃，特に１６４℃である。
（ｅ）Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，
１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２
３．４°および２４．１°に特徴的なピークを有する。
（ｆ）嵩密度が０．５以上，好ましくは０．６～０．８ｇ／ｃｍ３
である。
【実施例１】
【００３５】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反
応器に，トルエン４００ｇおよびリンタングステン酸３．２５ｇを仕込み，トルエ
ン還流下，共沸脱水した。そこに，フルオレノン１２９．６ｇ（０．７１２モル），
２－フェノキシエタノール９９４．９ｇ（７．２０モル）およびトルエン１１８．
７ｇを加え，トルエン還流下，反応により生成する水を系外に除去しながら２１時
間撹拌した。得られた反応混合物にトルエン１５６０ｇを加え，得られた混合物を
７０℃に調整し，水５２０ｇで４回洗浄した。得られた有機層を減圧濃縮すること
により，トルエンおよび過剰の２－フェノキシエタノールを除去した。得られた混
合物にトルエン１８００ｇを加え，８０℃で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシ
エトキシ）フェニル）フルオレンを溶解させた後，得られた溶液を活性炭で脱色処
理した。得られた溶液を徐々に冷却したところ，４２℃で結晶が析出し始め，その
まま３０℃まで冷却した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させ
ることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオ
レンの粗精製物の白色結晶２８０ｇ（収率８８．８％，純度９１．８％）を得た。
得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸
熱最大）は１０５℃，嵩密度は０．２４ｇ／ｃｍ３
であった。
【実施例２】
【００３６】多形体Ｂの製造
実施例１で得られた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）
フルオレンの粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温
度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を８０℃まで冷却し，９，９－ビ
ス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（多形体Ｂ）０．４ｇ
を結晶種として添加し，同温度で２時間撹拌して結晶を析出させた。この液を毎分
０．２℃の冷却速度で２０℃まで冷却し，同温度で１時間撹拌することにより，さ
らに結晶を析出させた。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥さ
せることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フル
オレンの白色結晶７３．０ｇ（収率９１．３％，純度９９．２％）を得た。得られ
た結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）
は１６４．０℃，嵩密度は０．７５ｇ／ｃｍ３
であった。
【実施例３】
【００３７】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反
応器に，フルオレノン８６．４ｇ（０．４８モル），フェノキシエタノール３９７．
９ｇ（２．８８モル），トルエン３５０ｇおよび…リンタングステン酸…４．３ｇを
加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら１２時間撹拌した。得ら
れた反応液…にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗をおこ
なった。得られた有機層を徐々に冷却したところ，１２℃で結晶が析出し始め，そ
のまま１０℃まで冷却し１２時間撹拌した。析出した結晶を濾過により取り出し，
該結晶を乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）
フェニル）フルオレンの粗精製物の白色結晶１５８．０ｇ（収率７５．１％，ＬＣ
純度９９．０％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示
差走査熱分析による融解吸熱最大）は１０９℃，嵩密度は０．２４ｇ／ｃｍ３
であ
った。
【実施例４】
【００３８】粗精製物の製造
撹拌機，窒素吹込管，温度計および冷却管を付けた水分離器を備えたガラス製反
応器に，フルオレノン８６．４ｇ（０．４８モル），フェノキシエタノール６６３．
２ｇ（４．８０モル），トルエン３５０ｇおよび…ケイタングステン酸…４．３ｇを
加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら８時間撹拌した。得られ
た反応液…にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗をおこな
った。得られた有機層を減圧濃縮してトルエンおよび過剰のフェノキシエタノール
を除去した。得られた混合物にトルエン６００ｇを加え，８０℃で約１時間加熱撹
拌して均一溶液とした後，徐々に冷却したところ，３８℃で結晶が析出し始め，そ
のまま室温まで冷却した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を乾燥させ
ることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオ
レンの粗精製物の白色結晶１６２．１ｇ（収率９２．０％，ＬＣ純度９６．２％）
を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析によ
る融解吸熱最大）は１０４℃，嵩密度は０．２３ｇ／ｃｍ３
であった。
【実施例５】
【００３９】多形体Ｂの製造
実施例４で得た９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フル
オレンの粗精製物８０ｇとトルエン６４０ｇの懸濁液を９０℃に加熱し，同温度で
１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を徐々に冷却したところ，６５℃で結
晶が析出し始め，そのまま３０℃まで冷却し，同温度で１時間保温撹拌した。析出
した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビ
ス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７０．４ｇ
（収率８８．０％，純度９８．２％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析によ
る融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．５℃，嵩密度は
０．７０ｇ／ｃｍ３
であった。
【実施例６】
【００４０】多形体Ｂの製造
実施例３で得た９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フル
オレンの粗精製物６０ｇとキシレン３００ｇの懸濁液を１００℃に加熱し，同温度
で１時間撹拌して均一な溶液とした。この液を徐々に冷却したところ，７０℃で結
晶が析出し始め，そのまま１０℃まで冷却し，同温で１時間保温撹拌した。析出し
た結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス
（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶５３．９ｇ（収
率８９．９％，純度９９．５％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融
解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．３℃，嵩密度は０．
７５ｇ／ｃｍ３
であった。
【００４１】（比較例１）
多形体Ａの製造
実施例４に準じた方法により得られた９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエト
キシ）フェニル）フルオレンの粗精製物１２０ｇとメタノール６００ｇの懸濁液を
６０℃で１時間撹拌した。この間液は懸濁状態のままであった。この懸濁液を１０℃
まで冷却し，ろ過した後，得られた結晶を減圧乾燥することにより９，９－ビス（４
－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶１０７．０ｇ（収
率８９．２％，純度９８．７％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融
解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１１８．８℃，嵩密度は０．
２６ｇ／ｃｍ３
であった。
【実施例７】
【００４２】多形体Ｂの製造
比較例１で調製された９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）
フルオレン（多形体Ａ）８０ｇとトルエン４００ｇの懸濁液を９５℃に加熱して均
一な溶液とし，この溶液を８０℃まで冷却し，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキ
シエトキシ）フェニル）フルオレン（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加し，
同温度で１時間撹拌して結晶を析出させた。この液を１０℃まで徐冷し，同温度で
１時間保温撹拌することにより，さらに結晶を析出させた。析出した結晶を濾過に
より取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，９，９－ビス（４－（２－ヒ
ドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶７３．０ｇ（収率９１．２％，
純度９９．７％）を得た。得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大（示
差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６４．０℃，嵩密度は０．７８ｇ／ｃｍ３
であった。…
【実施例８】
【００４３】多形体Ｂの製造
実施例５で調製された９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）
フルオレンの結晶（多形体Ｂ）５０ｇとトルエン２５０ｇの懸濁液を９０℃に加熱
し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とした。この溶液を徐々に冷却したところ，
７２℃で結晶が析出し始め，そのまま１０℃まで冷却し，同温度で１時間保温撹拌
した。析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥させることにより，
９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶
４５．５ｇ（収率９０．８％，純度９８．９％）を得た。得られた結晶の示差走査
熱分析による融解吸熱最大（示差走査熱分析による融解吸熱最大）は１６３．７℃，
嵩密度は０．７７ｇ／ｃｍ３
であった。…
【００４４】（試験例１）結晶多形体の示差走査熱量測定（ＤＳＣ）
９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多
形体１０ｍｇおよび別に酸化アルミニウム１０ｍｇをそれぞれアルミパンに精密に
秤取し，示差走査熱量計…を用い，酸化アルミニウムを対象として下記条件で測定
した。比較例１で得られた多形体Ａおよび実施例２で得られた多形体Ｂに対する結
果を，それぞれ図１よび図２に示す。
操作条件
試薬：酸化アルミニウム
昇温速度：１０℃／ｍｉｎ
測定範囲：４０－２６０℃
雰囲気：開放，窒素４０ｍｌ／ｍｉｎ
【００４５】（試験例２）結晶多形体の粉末Ｘ線回折
１５０ｍｇをガラス試験板の試料充填部に充填し，粉末Ｘ線回折装置…を用いて
下記の条件で測定した。比較例１で得られた多形体Ａおよび実施例２で得られた多
形体Ｂに対する結果を，それぞれ図３および図４ならびに表１および表２に示す。
Ｘ線源：ＣｕＫα
出力：１．８ｋＷ（４５ｋＶ－４０ｍＡ）
測定範囲：２θ＝５°～６０°
スキャン速度：２θ＝１．２°／ｍｉｎ
スリット：ＤＳ＝１°，マスク＝１５ｍｍ，ＲＳ＝可変（０．１ｍｍ～）
【００４７】【表１】
【００４８】【表２】
【図面の簡単な説明】
【００４６】【図１】図１は比較例１で得られた結晶（多形体Ａ）の示差走査熱量
測定（ＤＳＣ）曲線を示す図である。
【図２】図２は実施例２で得られた結晶（多形体Ｂ）の示差走査熱量測定（ＤＳ
Ｃ）曲線を示す図である。
【図３】図３は比較例１で得られた結晶（多形体Ａ）の粉末Ｘ線回折パターンを
示す図である。
【図４】図４は実施例２で得られた結晶（多形体Ｂ）の粉末Ｘ線回折パターンを
示す図である。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
(3)本件発明の課題
本件明細書に記載された発明は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）
フェニル）フルオレン，すなわち，ＢＰＥＦの新規結晶多形体，及びその製造方法
に関するものである（【０００１】）。
本件明細書によれば，本件優先日当時，ＢＰＥＦの製造方法は既に知られており，
ＢＰＥＦが，耐熱性，透明性に優れ，高屈折率を備えたポリマーを製造するための
原料として有望であり，光学レンズ，フィルム，プラスチック光ファイバー，光デ
ィスク基盤，耐熱性樹脂やエンジニヤリングプラスチックなどの素材原料として期
待されていた。そして，上記用途において熱的，光学的に優れたポリマーをより安
定して製造するためには，ＢＰＥＦにおいて，一定の品質を維持できる特定の結晶
形を作り分けることが必要であるところ，異なる結晶多形体の存在や，それぞれの
結晶多形体の製造方法の情報はなかった（【０００２】～【０００４】）。そこで，本
件発明は，一定の品質を維持し，ポリマー原料として優れたＢＰＥＦの新規な結晶
多形体を提供し，その結晶多形体の製造方法を提供することを目的として（【０００
８】），ＢＰＥＦに，従来から知られている融解吸熱最大が示差走査熱分析で１００
～１３０℃である結晶多形体（多形体Ａ）のほかに，融解吸熱最大が示差走査熱分
析で１５０℃～１８０℃である新規な結晶多形体（多形体Ｂ）が存在することを見
い出し，また，多形体Ｂを選択的に得る製造方法を見い出したものである（【０００
９】）。
そうすると，本件発明の課題は，多形体Ｂを提供すること，及び多形体Ｂを選択
的に得る製造方法を提供することであるといえる。
(4)結晶多形体に関する本件出願時の技術常識について（パリ条約による優先
権の主張を伴う特許出願についての，特許法３６条の適用に当たっては，その特許
出願の出願日を基準として判断される。）
ア甲５，甲１２４及び乙１の２（いずれも，「結晶多形の最新技術と応用展
開－多形現象の基礎からデータベース情報まで－」平成１７年８月３１日）には，
次の記載がある。
「化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多形を予測する試みはいくつかな
されているものの…予測が困難であることから，存在し得る結晶多形を見出すため
には，できるだけ多くの条件で網羅的に結晶化を試みるというスクリーニング法に
頼らざるを得ないというのが現状である。」（甲１２４の１０６頁１～６行）
「報告された結晶多形スクリーニング法に採用されている結晶化方法は，溶液状
態…からの結晶化法がほとんどであり，冷却法，蒸発法，貧溶媒法（沈殿法），スラ
リーコンバージョン法等が行われている。…それぞれの結晶化方法は，過飽和を生
成するメカニズムが異なる。また，結晶核生成及び結晶成長に影響を与える因子で
ある結晶化条件も方法ごとに異なる。結晶多形スクリーニングでは，これらを組み
合わせて多数の条件で結晶化を行うことにより，結晶多形をスクリーニングする。
表１に結晶多形スクリーニング法で採用されている主な結晶化方法と結晶化条件を
まとめた。
冷却法は，冷却により，…過飽和を生成する。」（乙１の２の１０７頁２～１６行）
「結晶多形スクリーニングで用いられる主な結晶化方法と結晶化条件」として，
「冷却法」では，「結晶化溶媒の種類，溶質濃度，最高温度（溶解温度），冷却速度，
結晶化温度，結晶化期間（保存期間）」が記載されている。（乙１の２の１０７頁表
１）
「３結晶多形の溶媒媒介転移に及ぼす溶媒組成，晶析温度，不純物，撹拌速度
の影響
多形の析出は，溶媒とその組成，晶析温度，過飽和度，不純物の存在と濃度，撹
拌速度，ｐＨなど，晶析パラメータ全般に支配されている。中でも，溶媒の種類と
混合溶媒組成は，多形に大きく影響し，慎重な選択が必要である。溶媒の種類や混
合組成を変えると新しく多形が「発見される」ということは珍しくない。」（甲５の
１５４頁１２～１７行）
イ甲１４及び甲１５８（いずれも，「分かり易い晶析操作」平成１５年１２
月１日）には，次の記載がある。
「晶析により得られる結晶粒子は，あるときは医薬品の原料であり，機能性化学
薬品あるいは通常の化学製品，食品でもある。晶析の目的が分離・精製であれ，結
晶粒子の製造であれ，常に注意しなくてはならないのは，ろ過特性，粉体流動性，
嵩密度などの粉体特定，結晶純度などである。これらの特性を適切に維持するため
には，結晶の粒度分布の制御および結晶形状の制御が必要不可欠である。また，医
薬品原料の場合は結晶の内部構造に関わる多形の制御なども必要となる。」（甲１４
の１頁１１～１７行）
「晶析の目的はまず第一に，物質の分離・精製である。…晶析では原理的に一段
の操作で純度１００％の製品が得られる。…ところで，結晶そのものの純度が１０
０％となったとしても，製品結晶には付着母液あるいは結晶内に取り込まれた液胞
…のため必ずしも純度１００％とはならない。…液胞による純度低下は，無機結晶
の場合にも見られるが，有機物の場合は特に著しい。従って，有機物の精製晶析で
は，晶析の後に発汗，再結晶などの精製工程が不可欠である。」（甲１４の１頁２２
行～２頁１０行）
「晶析のもう一つの目的は，結晶性粒子の製造である。この場合，得られる結晶
そのものが製品である。製品特性として，結晶純度はもちろん，結晶粒度分布，結
晶形状が重要となる。粉体粒子製造法としてはブレークダウン…法としての粉砕法
が，その場合は粉砕の対象となる固体原料の存在が前提となるのに対して，晶析法
はそのような前提は不要で，分子原子レベルから固体粒子を製造する方法である。
ビルドアップ…法といわれる．化学製品から医薬品まで広い範囲にわたり，晶析に
より結晶性粉体粒子が製造されている。製造法を工夫することにより，製品にさま
ざまな機能・特性を付与することも可能である。そのため，医薬品，ファインケミ
カルズの製法として，重要な位置を占めている。」（甲１４の２頁１２行～２頁２１
行）
「多形は，医薬品の活性などのような機能に関わる。また，多形は結晶内部の構
造の問題ではあるが，結晶の形状にも影響を与える。そのため，多形により結晶粒
子群の粉体特性がかわることがある。機能及び粉体特性の点から，多形の制御は工
業的に重要である。しかし，制御は難しい。溶媒を変えたり，冷却速度を変化させ
るなどして目的の多形を析出させているが，多分に経験的といわざるを得ない。」（甲
１５８の８頁４～９行）
「結晶多形の制御も簡単ではない。結晶析出以前の過飽和溶液における溶液の構
造，すなわち，溶液中で結晶構成成分の分子がどのような並び方をしているかが多
形析出のカギを握っていると思われるが，溶液の構造を制御する手段を持たないた
め，多形析出の制御は依然として難しいといわざるを得ない。実際には，経験的な
手法で多形を作り分けている。たとえば，溶液を急冷したり，または，結晶析出温
度を高くあるいは低く設定したりして実験的に望みの多形の析出条件を見つけだし
ている。」（甲１４の４５頁１６～２２行）
ウ上記ア及びイの記載からすれば，結晶性粒子の製造を目的とした晶析が，
化学製品から医薬品まで広い範囲にわたり行われており，製品に様々な機能・特性
を付与することが可能であるため，医薬品，ファインケミカルズの製法として重要
な位置を占めているものの，化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多形体を
予測することは困難であり，また，結晶多形体析出の制御は依然として難しいため，
できるだけ多くの条件で網羅的に結晶化を試みるというスクリーニング法により，
実験的に目的とする結晶多形体の析出条件を見い出すことが本件出願時の技術常識
であったと認められる。また，結晶多形体の析出は，結晶化溶媒の種類と組成，溶
質濃度，過飽和度，溶解温度，冷却速度，結晶化温度（晶析温度），結晶化期間，不
純物の存在と濃度，撹拌速度，ｐＨなど，晶析パラメータ全般に支配され，中でも，
溶媒の種類と混合溶媒組成は，多形に大きく影響し，溶媒の種類や混合組成を変え
ると新しく結晶多形体が「発見される」ということも珍しくなかったといえること
が，本件出願時の，当該技術分野における当業者の技術常識であったと認められる。
(5)本件発明の課題を解決できると認識できる範囲について
ア上記(2)に引用した本件明細書の【０００９】，【００１１】，【００２８】，
【００３３】，【００４４】，【００４５】，【表１】，【表２】及び【図１】～【図４】
によれば，本件明細書には，ＢＰＥＦにおいて，従来から公知であった多形体Ａと
は異なる新規の多形体であって，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１５０～１
８０℃であり，Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１
２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．
０°，２３．４°及び２４．１°に特徴的なピークを有し，嵩密度が多形体Ａより
も高い０．５ｇ／ｃｍ３
以上であり，容積効率等の点で工業的な取扱いに有利な特
徴を有する多形体Ｂが記載されているといえる。
イ多形体Ｂの製造方法として，上記(2)に引用した本件明細書には，実験Ｎ
ｏ．１（【実施例１】【００３５】及び【実施例２】【００３６】に記載された製造方
法），実験Ｎｏ．２（【実施例４】【００３８】及び【実施例５】【００３９】に記載
された製造方法），実験Ｎｏ．３（【実施例３】【００３７】及び【実施例６】【００
４０】に記載された製造方法）並びに【００４１】（比較例１）及び【実施例７】【０
０４２】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．４）が記載されている。
そして，実験Ｎｏ．１の製造方法は，「ＢＰＥＦ（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種と
して添加」する工程を有する【００３６】から，多形体Ｂを製造するために，該多
形体Ｂそのものを要する，つまり，多形体Ｂが既に製造されていることを要するも
のである。そうすると，実験Ｎｏ．１の製造方法は，多形体Ｂを製造する他の方法
の存在を前提とすることになるから，実験Ｎｏ．１の記載のみから，本件明細書に，
多形体Ｂを製造することが記載されているとはいえないことになる。実験Ｎｏ．４
についても，「ＢＰＥＦ（多形体Ｂ）０．４ｇを結晶種として添加」する工程を有す
る【００４２】から，同様である。一方，実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３の製造方
法は，多形体Ｂを製造するに当たって該多形体Ｂを要するものではないから，実験
Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３に係る本件明細書には，多形体Ｂを製造することが記載
されているといえる。
ウ以上のとおり，実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３の製造方法が記載された，
本件明細書の実施例４（【００３８】）及び実施例５（【００３９】），並びに実施例３
（【００３７】）及び実施例６（【００４０】）の記載に基づいて，当業者は，多形体
Ｂを選択的に得る製造方法として，本件発明の課題を解決できるものと認識するこ
とができ，また，この製造方法により多形体Ｂを製造すれば，多形体Ｂを提供する
という本件発明の課題も解決できると認識することができる。
エ一方，本件明細書の【００３１】【００３０】の記載によれば，ＢＰＥＦ
の粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として，
トルエン，キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」以外に，アセトンなどの「ケト
ン溶媒」，及び酢酸エチルなどの「エステル溶媒」が記載され，また析出開始温度と
して６５℃や７０℃ではなく，「５０℃以上」が記載されている。
しかし，ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に
用いる溶媒は，実施例５では「トルエン」であり，実施例６では「キシレン」であ
る。また，多形体Ｂの析出開始温度は，実施例５では「６５℃」であり，実施例６
では「７０℃」である。そして，本件明細書には，アセトンなどの「ケトン溶媒」
や酢酸エチルなどの「エステル溶媒」を溶媒として用いて多形体Ｂを析出させたこ
とや，６５℃未満で多形体Ｂを析出させたことは記載されていない。
他方，上記(4)ウに記載のとおり，化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多
形体を予測することは困難であり，所望の結晶多形体の析出条件は，できるだけ多
くの条件で網羅的に結晶化を試みることにより見い出すものである。しかも，結晶
多形体の析出は，溶媒の種類や結晶開始温度（晶析温度）の影響を受け，とりわけ，
溶媒の種類の影響は大きく，溶媒の種類を変えることにより「新たな結晶多形体」
が見い出される場合もあることが，本件出願時の技術常識であったことを考慮する
と，特定の溶媒や特定の析出開始温度で多形体Ｂを選択的に製造できたとしても，
当該溶媒とは化学構造や性質が異なる溶媒を用いた場合や，当該析出開始温度とは
異なる温度で析出を開始した場合に，多形体Ｂを選択的に製造できるか否かを，実
験等により実際に確認することなく予測することは困難であったといえる。
したがって，当業者は，ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に
析出させる際に用いる溶媒として，トルエン，キシレンなどの「芳香族炭化水素溶
媒」に代えて，それとは化学構造も性質も異なる，アセトンなどの「ケトン溶媒」
又は酢酸エチルなどの「エステル溶媒」を用いても，多形体Ｂを選択的に製造でき
るとは認識できないし，また，析出開始温度を６５℃ではなく，５０℃以上６５℃
未満としても，多形体Ｂを選択的に製造できるとは認識できないというべきである。
オよって，本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識からみて，多形体
Ｂを選択的に得る製造方法について，本件発明の課題を解決できると当業者が認識
できるのは，ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際
に用いる溶媒として，トルエン，キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」を用い，
析出開始温度として６５℃以上とした場合である。
(6)本件発明のサポート要件の適合性について
ア本件発明１～本件発明６及び本件発明１０には，ＢＰＥＦの粗精製物か
らＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際の析出開始温度として，「５０℃以上
６５℃未満」が包含され，また，それに加えて，本件発明１～本件発明４及び本件
発明１０には，ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる
際に用いる溶媒として，「ケトン溶媒」及び「エステル溶媒」が包含されている。
しかし，上記(5)オのとおり，本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に照ら
して，当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるのは，ＢＰＥＦの粗精製
物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として，トルエン，
キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」を用い，析出開始温度として６５℃以上と
した場合である。
したがって，本件発明１～本件発明６及び本件発明１０は，本件明細書の記載及
び本件出願時の技術常識に照らして，当業者が当該発明の課題を解決できると認識
できる範囲を超えており，サポート要件に適合しない。
イ本件発明７及び本件発明８は，それぞれ，「示差走査熱分析による融解吸
熱最大が１６０～１６６℃である」及び「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パター
ンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．
４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°および２４．１°にピークを有する」
ＢＰＥＦの結晶多形体であり，また，本件発明９は，本件発明８を，「回折角２θの
最大ピークが１８．４°である」ＢＰＥＦの結晶多形体と，更に限定をしたもので
あるが，本件明細書の【００４４】，【００４５】，【表２】及び【図２】の記載から
みて，本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦの結晶多形体は，多形体Ｂであると
認められる。
そして，上記(5)ウのとおり，本件明細書には特定の溶媒を用いて特定の析出開始
温度より多形体Ｂを選択的に得る製造方法が記載されているから，多形体Ｂを提供
するという本件発明の課題は解決できると当業者は認識することができるといえる。
したがって，本件発明７～本件発明９は，本件明細書の記載及び本件出願時の技
術常識に照らして，当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のも
のであり，サポート要件に適合するものである。
(7)本件発明１～本件発明６及び本件発明１０についての被告主張について
ア被告は，審決が実施例２を本件発明１の実施例と認定したことに誤りは
なく，比較例１で多形体Ｂが生成されなかった理由は，本件発明１で特定した「溶
媒」を用いておらず，「懸濁」したことに起因すると当業者は理解し，本件明細書に
は，実施例２，５及び６として，多形体Ｂの生成の溶媒，析出開始温度，多形体Ｂ
の示差走査熱分析による融解吸熱最大，嵩密度，収率や純度が記載され，一般的な
説明として，触媒，粗精製物の純度，溶媒の種類及び使用量，再結晶化のための溶
解温度や析出開始温度の条件について詳細に記載されていると主張する。
しかし，実施例２及び比較例１においても，５０℃以上６５℃未満で多形体Ｂの
析出が開始されたのではないし，ケトン溶媒又はエステル溶媒を用いて多形体Ｂを
析出させたのでもない。この被告の主張によって，上記(6)の判断を変更すべきとは
いえない。
イ被告は，本件出願時，多形体Ａは周知の結晶形であり，甲６のほか，種々
の製法が知られており，甲１３では，得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸
熱最大が１５０℃未満（甲１３の【００６２】）であることから，本件発明の多形体
Ｂは生成されていないが，ＢＰＥＦの結晶析出開始温度につき，「適当な温度（例え
ば，－１０℃～３０℃，特に０～３０℃程度）に冷却することにより結晶を析出さ
せる…」（甲１３の【００５８】）とされているから，再結晶化工程における析出開
始温度が「５０℃未満」の場合には多形体Ｂは生成されず，また，甲１３について
の被告の追試実験（乙３４）では４０．５℃で析出を開始し，多形体Ａが得られて
いると主張する。
しかし，上記の実験等においても，多形体Ｂの析出については，これが５０℃以
上６５℃未満において開始されたことを示すものではないから，この被告の主張に
よって，上記(6)の判断を変更すべきとはいえない。
(8)本件発明７～本件発明９についての原告主張について
ア原告は，本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦが，本件発明１に係る
製造方法によって製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであり，
本件発明１に係る製造方法がサポート要件を充足しない以上，本件発明７～本件発
明９で規定される物性値を持つ多形体Ｂをどのようにして安定的，選択的に得るこ
とができるのかを当業者が認識することはできないと主張する。
しかし，上記(5)ウに記載のとおり，本件明細書の実施例４及び実施例５並びに実
施例３及び実施例６の記載は，多形体Ｂを選択的に得る製造方法として，本件発明
の課題を解決できるものと当業者は認識することができ，また，この製造方法によ
り多形体Ｂを製造すれば，多形体Ｂを提供するという本件発明の課題も解決できる
と当業者は認識することができるから，本件発明１がサポート要件に適合しないも
のであるからといって，直ちに，本件発明７～本件発明９がサポート要件に適合し
ないものであるとはいえない。
イまた，原告は，本件明細書の粗精製物合成工程である実施例３及び４は
甲６の実施例９及び１０と，本件明細書の再結晶工程である実施例５及び６は甲２
の実施例１及び２と，それぞれ同一である（甲１５４）から，本件明細書における
実施例３～８及び比較例１は，本件発明１が完成する前に実施された，技術思想や
目的の異なる実験であり，甲２及び甲６に記載された実施例の内容に照らすと，特
に実施例３の析出開始温度が「１０℃」であるとの記載の信用性は著しく疑われ，
特許権者である被告において実験ノート等の証拠により実験データの真正が立証さ
れない以上，実施例３～８を基にサポート要件を充足するとの判断がなされるべき
でないと主張する。
しかし，既に行われた技術思想や目的の異なる実験であっても，本件発明を実施
したものであれば，本件明細書に実施例等として再度記載されることを問題視する
理由はない。また，原告が指摘する実施例３の析出開始温度についても，信用性が
疑われるほどの事情は認められない。
したがって，原告の主張は失当である。
ウさらに，原告は，本件出願時，結晶多形体の主な制御因子として，析出
開始温度や純度のほかにも，溶質温度，溶解温度，冷却温度，結晶化期間，過飽和
度，不純物の存在と濃度，撹拌速度，ｐＨ及び種晶が知られており，これらの因子
が多形体Ｂの製造に関与している可能性が十分にあり，本件発明１の製造方法によ
って多形体Ｂが製造できると当業者が認識することができるだけの情報を開示した
技術常識がないと主張する。
しかし，ＢＰＥＦの多形体Ａを製造する方法が記載された実施例４には，ＢＰＥ
Ｆ合成のための原料（フルオレノン８６．４ｇ，フェノキシエタノール６６３．２
ｇ），溶媒（トルエン３５０ｇ），触媒（ケイタングステン酸４．３ｇ），反応操作（ト
ルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら８時間撹拌），洗浄及び精製（得ら
れた反応液にトルエン３００ｇを加え，水１００ｇを用いて８０℃で水洗を行い，
得られた有機層を減圧濃縮してトルエン及び過剰のフェノキシエタノールを除去），
多形体Ａの晶析操作（得られた混合物にトルエン６００ｇを加え，８０℃で約１時
間加熱撹拌して均一溶液とした後，徐々に冷却したところ，３８℃で結晶が析出し
始め，そのまま室温まで冷却），結晶単離操作（析出した結晶を濾過により取り出し，
該結晶を乾燥）が記載されており，それにより，ＢＰＥＦの粗精製物の白色結晶１
６２．１ｇ（ＬＣ純度９６．２％）を得たこと，及び得られた結晶の示差走査熱分
析による融解吸熱最大が１０４℃，つまり，多形体Ａであったことが記載されてい
る。また，実施例４で製造した純度９６．２％の多形体Ａから多形体Ｂを選択的に
得る製造方法が記載された実施例５には，原料（実施例４で得たＢＰＥＦの粗精製
物８０ｇ），溶媒（トルエン６４０ｇ），溶質温度，溶解温度及び撹拌時間（懸濁液
を９０℃に加熱し，同温度で１時間撹拌して均一な溶液とする。），冷却条件（徐々
に冷却，３０℃まで冷却，同温度で１時間保温撹拌），析出開始温度（６５℃），並
びに，結晶単離操作（析出した結晶を濾過により取り出し，該結晶を減圧乾燥）が
記載されており，それにより，ＢＰＥＦの白色結晶７０．４ｇ（純度９８．２％）
を得たこと，及び得られた結晶の示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６３．５℃，
つまり，多形体Ｂであったことが記載されている。これらの実施例４及び５の記載
では，原料，溶媒，触媒等の具体的な種類と使用量が明らかにされており，また，
反応時や晶析時の条件も具体的に記載されており，さらに，得られた多形体Ａ及び
多形体Ｂの純度や示差走査熱分析による融解吸熱最大も記載されている。
これらの記載からみて，結晶多形体の主な制御因子と原告が主張するもののうち，
多形体Ｂの析出開始温度（６５℃），原料たる多形体Ａの純度（９６．２％），溶質
温度及び溶解温度（９０℃），冷却温度（３０℃）及び種晶（不使用）については明
らかであるといえる。また，不純物の存在と濃度は，原料である多形体Ａの純度の
記載から，過飽和度は，実施例５の原料の量（実施例４で得たＢＰＥＦの粗精製物
８０ｇ），溶媒の量（トルエン６４０ｇ），溶解温度（９０℃），冷却速度（徐々に冷
却）及び析出開始温度（６５℃）の記載から，当業者であればおおよその認識が可
能というべきである。さらに，ｐＨについては，実施例４及び５の記載からみて，
特段の操作をしていないというべきである。
以上からすれば，実施例４及び５の記載から，原告が主張する結晶多形体の主な
制御因子のうち，結晶化期間及び撹拌速度以外の点は明らかである。そして，上記
(4)ウに記載のとおり，溶媒媒介転移による結晶多形体の析出において，結晶化期間
及び撹拌速度が影響を与えるものであるということは，本件出願時の当業者の技術
常識であったと認められるものの，本件明細書に，結晶化期間や撹拌速度として，
特段の条件の設定を要すると認識するような記載はないから，これらの因子につい
ては，通常の晶析操作の範囲内のものであると当業者が認識するといえる。
また，本件明細書の実施例３及び実施例６の記載からも，上記と同様のことがい
える。
したがって，原告の上記主張を参酌しても，本件明細書の実施例４及び実施例５
並びに実施例３及び実施例６の記載は，多形体Ｂを選択的に得ることを開示したも
のと，当業者が認識することができる。
(9)小括
以上のとおり，本件発明１～本件発明６及び本件発明１０は，本件明細書の記載
及び本件出願時の技術常識に照らして，当業者が当該発明の課題を解決できると認
識できる範囲を超えており，サポート要件に適合しないというべきであるから，審
決の判断には誤りがあり，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決
の判断は取り消されるべきである。
また，本件発明７～本件発明９は，本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識
に照らして，当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ
り，サポート要件に適合するものであるから，審決の判断は結論において誤りはな
い。
２取消事由２（実施可能要件に関する判断の誤り）について
(1)物の発明における発明の「実施」とは，その物の生産，使用等をする行為
をいう（特許法２条３項１号）から，特許法３６条４項１号の「その実施をするこ
とができる」（実施可能要件）とは，その物を生産することができ，かつ，その物を
使用できることである。したがって，物の発明については，明細書の記載又はその
示唆及び出願当時の技術常識に基づき，当業者がその物を生産することができ，か
つ，その物を使用できるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということがで
きる。
(2)本件発明７～本件発明９について
本件発明７～本件発明９はＢＰＥＦの結晶多形体Ｂであるから，物の発明であり，
これらが実施可能であるというためには，本件明細書の記載又はその示唆及び本件
出願時の技術常識に基づき，当業者が，当該発明に係る多形体Ｂを生産することが
でき，かつ，当該多形体Ｂを使用できなければならない。
上記１(8)ウに記載のとおり，実施例４及び５の記載は，原料，溶媒，触媒等の具
体的な種類と使用量が明らかにされており，また，反応時や晶析時の条件も具体的
に記載されており，さらに，得られた多形体Ａ及びＢの純度や示差走査熱分析によ
る融解吸熱最大も記載されている。そして，上記１(4)ウに記載した，結晶多形体に
関する本件出願時の技術常識からみて，多形体Ｂの結晶化温度（６５℃），溶解温度
（９０℃），冷却速度（徐々に冷却，３０℃まで冷却）については明らかであるとい
える。また，不純物の存在と濃度は，原料である多形体Ａの純度（９６．２％）の
記載から，過飽和度は，実施例５の原料の量（実施例４で得たＢＰＥＦの粗精製物
８０ｇ），溶媒の量（トルエン６４０ｇ），溶解温度（９０℃），冷却速度（徐々に冷
却）及び析出開始温度（６５℃）の記載から，当業者であればおおよその認識が可
能なものというべきである。さらに，ｐＨについては，実施例４及び５の記載から
みて，特段の操作をしていないといえる。
実施例４及び５の記載からでは，結晶化期間及び撹拌速度が不明であるといえる
が，本件明細書の記載及び技術常識からみて，結晶化期間や撹拌速度として特段の
特殊条件の設定を要するとはいえず，当業者が晶析操作において通常設定する範囲
内のものであり，当業者の過度の負担を要するとはいえない。
また，本件明細書の実施例３及び実施例６の記載からも，上記と同様のことがい
える。
したがって，本件明細書の実施例４及び実施例５並びに実施例３及び実施例６の
記載に接した当業者であれば，本件発明７～本件発明９の多形体Ｂを過度の負担な
く製造することができるというべきである。
そして，そのようなＢＰＥＦの多形体Ｂは，上記１(3)に記載のとおり，耐熱性，
透明性に優れ，高屈折率を備えたポリマーを製造するための原料として使用できる
といえる。
よって，本件発明７～本件発明９について，本件明細書の発明の詳細な説明の記
載は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもので
ある。
(3)本件発明７～本件発明９についての原告主張について
ア原告は，本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦが，本件発明１に係る
製造方法によって製造されるＢＰＥＦをその物性値によって特定したものであり，
本件発明１に係る製造方法が実施可能要件を充足せず，当業者が発明の詳細な説明
の記載により多形体Ｂを製造できない以上，本件発明７～本件発明９で規定される
物性値を持つ多形体Ｂを製造できる程度に発明の詳細な説明に明確かつ十分な記載
があるとはいえず，実施可能要件を充足しないと主張する。
しかし，上記(2)に記載のとおり，本件明細書の実施例４及び実施例５並びに実施
例３及び実施例６の記載に接した当業者であれば，本件発明７～本件発明９の多形
体Ｂを製造することができるといえる。
イ原告は，実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３においては，ＢＰＥＦ粗精製物
の析出開始温度，純度，及び再結晶時の析出開始温度は実験条件として設定された
のではなく，結果としての測定値にすぎないから，これらの実験によって本件発明
１を実施することはできない，と主張する。
しかし，実験Ｎｏ．２及び実験Ｎｏ．３にて得られたＢＰＥＦ粗精製物の析出開
始温度，純度，及び再結晶時の析出開始温度を実施のための条件として設定すれば，
本件発明７～本件発明９に係るＢＰＥＦを得ることができる。そして，前記１(4)
イのとおり，析出開始温度は当業者が適宜設定できるものであるし，ＢＰＥＦ粗精
製物の純度は，測定してから再結晶時に用いればよい。原告の主張には，理由がな
い。
ウ原告は，本件発明１の構成要件であるＢＰＥＦの粗精製物の析出開始温
度，純度及び再結晶時の析出開始温度が数値範囲で規定されているが，その上限と
下限との技術的根拠が明示されていないことを問題とする。
しかし，物の発明である本件発明７～本件発明９の実施可能性を判断するに当た
っては，製造方法の発明である本件発明１に示された数値範囲のすべてで多形体Ｂ
が製造できる必要はない。本件明細書の実施例４及び実施例５，又は，実施例３及
び実施例６に記載されたＢＰＥＦの粗精製物の析出開始温度，純度及び再結晶時の
析出開始温度に従えば，本件発明７～本件発明９を製造することは可能と解される。
原告の主張は，失当である。
エ原告は，結晶多形体を制御する主な因子として，析出開始温度や純度の
他にも，溶質温度，溶解温度，冷却速度，結晶化期間，過飽和度，不純物の存在と
濃度，撹拌速度，ｐＨ，種晶が知られていたから，本件明細書からこれらの因子の
影響を評価することはできず，開示内容が不十分であると主張する。
しかし，上記１(8)ウ及び上記(2)に記載のとおり，実施例４及び実施例５の記載
からみて，多形体Ｂの析出開始温度（６５℃）のみならず，原告が主張する結晶多
形体の主な制御因子のうち，結晶化期間及び撹拌速度以外は，すべて明らかである
といえる。また，上記(2)に記載のとおり，結晶化期間及び撹拌速度の設定に関して，
当業者の過度の負担を要するとはいえない。原告の主張には，理由がない。
オ原告は，実施例５では９０℃でＢＰＥＦ粗精製物をトルエンに溶解させ
た後溶液を温度制御することなく冷却させるだけであり，甲５３の追試では多形体
Ｂを生成することができず，また，６５℃で結晶の析出が開始されたとする実施例
５の実施時における過飽和度，冷却速度や撹拌速度等の諸因子の情報が，本件明細
書に記載されていないため，温度制御もしない状況で，６５℃で析出を開始させる
ことが不可能であり，しかも，析出開始温度を６５℃にしたところで，多形体Ｂが
製造できるか不明であると主張する。
しかし，本件明細書【００３１】の記載に接した当業者は，実施例５においても，
６５℃で結晶の析出が開始されるよう，必要に応じて何らかの温度制御をすべきこ
とを理解できるといえ，また，上記１(8)ウ及び上記(2)に記載のとおり，実施例４
及び実施例５の記載からみて，多形体Ｂの析出開始温度（６５℃）のみならず，結
晶多形体の主な制御因子と原告が主張するもののうち，結晶化期間及び撹拌速度以
外は，すべて明らかであり，温度制御や，結晶化期間及び撹拌速度の設定に当業者
の過度の負担を要するとはいえない。さらに，析出開始温度を６５℃にしても，多
形体Ｂが製造できるかどうか不明であるとの原告主張には，これを裏付ける根拠が
ない。
カ原告は，本件明細書の実施例３，４，９及び１０は，本件発明１の製造
方法に基づく実験ではなく，また，本件明細書の実施例３は甲６の実施例９と同一
であるところ，甲６では「室温まで徐々に冷却し」だったのが，本件明細書では「１
０℃まで冷却し１２時間撹拌した」と変更されていることから，実験内容が改ざん
されている疑いが強いと主張する。
しかし，上記の記載の変更を考慮しても，実験を行っていないとか，実験内容が
改ざんされたとまでは認めるに足りる証拠がない。原告の主張には，理由がない。
(4)小括
以上のとおりであるから，本件発明７～本件発明９について，本件明細書の発明
の詳細な説明の記載は，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分
に記載したものであるといえ，実施可能要件に適合するものであるから，審決の判
断に誤りはない。
３取消事由３（進歩性判断の誤り）について
審決は，本件発明７～本件発明９について，本件発明１を当業者が容易に想到し
得たとはいえないから，本件発明７～本件発明９も当業者が容易に想到できるもの
であるとすることはできないとする。
しかし，本件発明７及び８は独立形式で記載された物に係る発明であり，本件発
明９は本件発明８の従属形式で記載された発明であって，いずれもその物の製造方
法に係る本件発明１を引用するものではない。そうすると，進歩性の検討において，
引用されていない物の製造方法の発明である本件発明１を当業者が容易に想到し得
たとはいえないことのみを理由として，直ちに，本件発明７～本件発明９も当業者
が容易に想到し得たとはいえないと判断することは許されない。また，上記のとお
り，本件発明１はそもそもサポート要件に適合しないものであるから，その容易想
到性に関する判断は適切に行われていない。
したがって，本件発明１が容易想到ではないことのみを理由とする，本件発明７
～本件発明９の容易想到性に関する判断も，適切に行われたものとはいえないから，
この点に係る審決の判断を取り消すものとする。
４取消事由４（公然実施及び公知）について
事案に鑑み，本件発明７に係る取消事由４のうちの公然実施についても判断する。
(1)認定事実
後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨から，次の事実を認定することができる。
アＹ社は，コールタールの有効利用をするため，コールタール中の成分で
あるフルオレンを使用してＢＰＥＦの開発を進めていたところ，平成５年１０月，
ＢＰＥＦの合成過程を効率化させるＢＰＥＦ一段合成法を開発するに至った（乙１
７）。
イ平成５年７月頃から平成７年１１月頃まで，原告，被告，Ｘ社及びＹ社
の間で，ＢＰＥＦの製造について，共同開発が行われていた（甲１６１～甲１６４，
甲１７９，甲１８４，甲１８５，乙３，乙４（枝番を含む。），乙５（前同），乙６（前
同））。この共同開発は，Ｘ社が開発していた光学のポリマーの原料として適当なＢ
ＰＥＦを供給することを目的としており，技術面において，Ｙ社はＢＰＥＦを工業
的に安価に製造する技術開発を担当し，被告は実際のプラントでの生産技術の開発
を担当し，Ｘ社はポリマーの材料としてＹ社及び被告が供給するＢＰＥＦの品質等
を評価することを担当していた（甲１４２）。
Ｘ社，Ｙ社（原告を含む。）及び被告は，平成５年９月２１日，上記共同開発に当
たり，各々が開示する技術的情報及びこれに関わる業務上の秘密事項を秘密に保持
する旨の本件覚書を締結した。本件覚書の有効期間は５年間であり，いずれかの当
事者の反対の書面による意思表示がない限り，１年間更新され，以後も同様である
とされた。（乙６の３）
Ｙ社と被告とは，平成５年１１月２２日，共同開発に関する覚書を締結し，業務
分担等を定めた（乙６の１）。この覚書は，平成６年３月３１日，有効期限を同年９
月３０日までとされた。
Ｙ社は，平成７年３月，天然ガスへの転換を完了したために，石炭からガスを作
る工場を閉鎖し，自社のコールタールからフルオレンを生産する事業から撤退する
ことにした。そのため，Ｙ社は上記共同開発からも撤退し，替わりに原告が，被告
が生産したものをＸ社に販売する商社的な役割を担い上記共同開発に加わることに
なった。（甲１４２，乙４の１１の１）
原告と被告とは，平成７年４月１日，ＢＰＥＦの製造・販売に関する覚書を締結
した（乙５の３）。
原告，被告，Ｘ社及びＹ社は，共同開発の期間中，継続して会議を開催していた
（３社会議）のであるが，平成７年１１月１６日の３社会議（本件３社会議）にお
いては，被告より，「コストダウン検討実験結果」の一環として，「●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。」と報告された（乙
４の１３の１）。
原告及び被告は，平成８年１２月１日，平成７年４月１日付覚書を合意解約し，
平成５年１１月２２日付で締結した共同開発に関する覚書により得られた被告が有
する共同開発技術（特願平８－２１８００３号，特願平８－２１８００４号，特願
平８－２１８００２号）を用いて製造した製品を，原告が買い受け，Ｘ社に対して
販売することを合意した（乙５の４）。
ウＹ社は，平成８年４月から，ＢＰＥＦの開発を再開した（甲１４２）。ま
た，平成８年６月頃には，ＢＰＥＦの精製過程において，溶媒としてトルエン及び
水を利用するトルエン加水分解法を開発した（甲１８，甲１９，乙１７）。トルエン
加水分解法は，ＢＰＥＦの粗結晶を水とトルエンに溶かした後，不純物が溶けた水
を取り除くと，ＢＰＥＦのみが溶けたトルエンが得られ，これを精製して純度の高
いＢＰＥＦを得るという方法であり，本件発明１とは異なるＢＰＥＦの製造方法で
ある（甲１９，乙１７，甲２１の１及び２）。
Ｙ社は，平成８年１１月から翌年にかけて，トルエン加水分解法を利用したＢＰ
ＥＦの量産を計画し，Ａ社に委託して，合計約１４トンのＢＰＥＦを試作した（甲
２０，乙１７）。
原告は，平成１１年４月頃，Ｙ社から，トルエン加水分解法を含む，ＢＰＥＦの
製造方法について開示を受けた。
エＹ社と原告は，トルエン加水分解法を利用したＢＰＥＦの製造について
は，複数の会社に製造を委託することが望ましいと考え，次のとおり，Ｂ社に対し
ても，ＢＰＥＦの製造を委託した（乙１７）。
(ｱ)Ｙ社は，平成１１年３月頃，Ｂ社に委託して合計１６６２．７６ｋｇ
のＢＰＥＦを製造した（甲２２の１）。測定の結果，このうち少なくとも１１７７．
４４ｋｇ分（ＳＰグレード（Ｌｏｔ．０１０－２）及びＧグレード（Ｌｏｔ．００
９））のＢＰＥＦは，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６２．５～１６３．６℃
であり，本件発明７の実施に該当するものであった（甲２１の１及び２，甲２２の
１～３）。
被告は，同年１１月，本件発明７の実施品に該当する上記ＢＰＥＦのうち５０ｋ
ｇをＹ社から購入した上，Ｘ社にサンプルとして譲渡した（乙１７）。
(ｲ)Ｙ社は，平成１４年３月頃，Ｂ社に委託して合計３９５１ｋｇのＢＰ
ＥＦを製造した（甲３０の４）。
その際（平成１４年３月５日）に行われた測定の結果（甲３０の３）によると，
これらのＢＰＥＦのうち，ロット番号２０１８，２０１９，２０２０，２０２１の
ものは，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６２．８～１６３．２℃であり，
本件発明７の実施品に該当するものであった。
原告は，平成１４年３月頃，上記ＢＰＥＦのうち各ロット番号を合計２７００ｋ
ｇＹ社から購入した上，α社に譲渡した（甲３０の５，第１取引）。
原告は，平成１５年１月２１日，γ社に対し，ロット番号０２０２３のＢＰＥＦ
６０ｋｇを譲渡した（甲３１の３及び５，第７取引）。平成１４年４月１６日に行わ
れた測定の結果（甲３１の４）によると，このＢＰＥＦは，示差走査熱分析による
融解吸熱最大が１６２．７℃であった。
原告は，平成１５年６月５日，γ社に対し，ロット番号０２０１８のものを含む
ＢＰＥＦ６０ｋｇを譲渡した（甲３２の１～４，第８取引）。
オ原告は，次のとおり，Ａ社にＢＰＥＦの製造を委託することとした。
(ｱ)原告は，平成１４年３月６日から同年４月１３日までの間，Ａ社に委
託して合計８３３０ｋｇのＢＰＥＦを製造した（甲３３。ロット番号４２０５０１
～４２０５１４）。
その際に行われた測定の結果（甲３３）によると，これらのＢＰＥＦは，示差走
査熱分析による融解吸熱最大が１６２．３～１６３．８℃（うちロット番号４２１
０５１０のものは１６３．５℃，ロット番号４２０５１３のものは１６３℃）であ
り，本件発明７の実施品に該当するものであった。
原告は，平成１４年５月頃，ε社に対し，上記ＢＰＥＦのうち１ｋｇ（ロット番
号４２０５１０）を譲渡した（甲３９の１及び２。第１１取引）。このとき譲渡した
ＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を平成２３年６月２８日に測定した
ところ，１６３．７℃であった（甲４２）。
原告は，平成１４年７月頃，δ社に対し，上記ＢＰＥＦのうち１００ｋｇ（ロッ
ト番号４２０５０６）を譲渡した（甲３７の１～５。第１０取引）。
原告は，同年８月頃，α社に対し，上記ＢＰＥＦのうち４５０ｋｇ（ロット番号
４２０５０６）を譲渡した（甲３４の２及び３，第２取引）。
原告は，平成１４年１０月１６日，ε社に対し，上記ＢＰＥＦのうち２００ｇ（ロ
ット番号４２０５１３及び５２０７０６）を譲渡した（甲４０の１及び２。第１２
取引）。このとき譲渡したＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を平成２３
年６月２８日に測定したところ，ロット番号４２０５１３は１６３．６℃，ロット
番号５２０７０６は１６４．１℃であった。
(ｲ)原告は，平成１４年１０月頃，Ａ社に委託して合計８４１３ｋｇのＢ
ＰＥＦを製造した（乙１７，甲３５の４。ロット番号５２０７０１～５２０７１３）。
その際に行われた測定の結果（甲３５の３及び８）によると，上記ＢＰＥＦは，
示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６１．９～１６２．８℃（うちロット番号
５２０７０６のものは１６２．８℃）であり，本件発明７の実施品に該当するもの
であった（甲３５の１～４）。
原告は，平成１５年５月頃，α社に対し，上記ＢＰＥＦのうち合計４１４０ｋｇ
（ロット番号５２０７０３～５２０７０６，５２０７０９～５２０７１３）を譲渡
した（甲３５の５～７。第３取引）。
原告は，平成１５年１２月頃，γ社に対し，上記ＢＰＥＦのうち６０ｋｇ（ロッ
ト番号５２０７０９）を譲渡した（甲３６の１～５。第９取引）。
(ｳ)原告は，平成１５年２月頃，Ａ社に委託して合計８０１９ｋｇのＢＰ
ＥＦ（ロット番号６３０２０１～６３０２１３）を製造した（甲４３，甲４４）。
その際行われた測定の結果（甲４５，甲４６）によると，上記ＢＰＥＦは，示差
走査熱分析による融解吸熱最大が１６２．１～１６４．６℃であり，本件発明７の
実施品に該当するものであった。
原告は，同年８月１９日，α社に対し，上記ＢＰＥＦのうち合計１５１０ｋｇ（ロ
ット番号６３０２０２，６３０２０５，６３０２０６，６３０２０８，６３０２０
９，６３０２１２，６３０２１３）を含む合計９９１０ｋｇのＢＰＥＦを譲渡した
（甲４７の１及び２。第４取引）。
原告は，平成１５年３月頃，ε社に対し，ロット番号６３０２１２のＢＰＥＦ１
ｋｇを譲渡した（甲４１。第１３取引）。この譲渡したＢＰＥＦの示差走査熱分析に
よる融解吸熱最大を平成２３年６月２８日に測定したところ，１６３．１℃であっ
た。
カ原告は，平成１６年頃，ＪＦＥケミカル株式会社との合弁で株式会社フ
ルファイン（「フルファイン」）を設立し，同社によりＢＰＥＦの量産をすることと
した（乙１７）。
原告は，フルファインに委託してＢＰＥＦを製造し（甲４８），このうち合計６７
５０ｋｇのＢＰＥＦを，平成１７年５月１７日頃，α社に対し，譲渡した（甲４９
の４。第５取引）。
これに先立って行われた，α社に送付したサンプルの測定の結果（甲４９の３）
によると，上記ＢＰＥＦのうち，少なくともロット番号０４１００１０のＢＰＥＦ
は，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６２．９℃であり，本件発明７の実施
品に該当するものであった。
原告は，平成１９年２月１日，β社に対し，５１００ｋｇのＢＰＥＦ（フルファ
インが製造したものである，ロット番号０６１０２０８，０６１２２４２～０６１
２２４５，０７１２４６を含む。）を譲渡した（甲５１の１～３。第６取引）。原告
は，このとき取引されたＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を平成２２
年５月１２日及び平成２３年１月に測定したと主張し，甲２２の３及び甲５０はこ
れに沿う。しかし，この測定は，製造に近接した時点でなされたものではなく，本
件に関する紛争が起きてから実施されたものであるから，第６取引の対象物が本件
発明７の実施品に該当するものと認めるに足りない。
キ原告とα社及びβ社との間には，取引基本契約書が締結され，守秘義務
条項も設けられていていたが，取引対象物の物性について秘密を保持しなければな
らないと特定されていたわけではなかった（甲１４３）。
クδ社は，被告に対し，原告から販売されたＢＰＥＦの一部を譲渡したも
のであるが，原告からの購入の際，原告に対してＢＰＥＦ譲渡の可否を尋ねること
はなかった（甲１４２）。
ケなお，α社は，平成８年１０月１日設立のＸ社の１００％子会社である
が，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●，その光学用ポリエステル事業の営業譲渡（現行の事業譲渡）を受けた
のがβ社である。
(2)第１取引～第１３取引の対象物
ア上記認定より，第１取引～第５取引，第７取引～第１３取引の対象物は，
本件発明７の実施品に該当するＢＰＥＦである。
イ被告の主張
(ｱ)被告は，これに対し，一段合成法とトルエン加水分解法を用いたとし
ても，多形体Ｂが生成されるとは限らないと主張し，その根拠として，特開２００
５－１０４８９８号において，一段合成法とトルエン加水分解法を用いて１５０℃
に溶解する生成物が得られていることをあげる。
しかし，一段合成法とトルエン加水分解法を用いて一定の条件の下で多形体Ｂと
は異なる物質が得られることがあるとしても，そのことにより異なる条件の下で多
形体Ｂが得られることが否定されるものではなく，他にこれを否定すべき技術的根
拠もない。被告の主張は，失当である。
(ｲ)被告は，原告が，平成１９年１２月２０日以前は，自身のホームペー
ジでＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大を１２４～１２６℃と表示して
いたのだから，多形体Ｂの製法は完成していなかったと主張する。
しかし，一般的に，ホームページの表示が過去の事実を更新せずに放置すること
もあり，上記認定に係る証拠を勘案すれば，ホームページにおける一時点での表示
のみで上記認定を覆すことはできない。被告の主張には，理由がない。
ウ審決の認定について
(ｱ)まず，審決は，第４取引～第６取引と，第１０取引～第１３取引の存
在を否定した。その理由は，当該取引関係書類（甲３７の２及び４，甲３９の１及
び２，甲４０の１及び２，甲４１，甲４７の１及び２，甲４９の１，２及び４，甲
５１の２及び４，）の原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立
が確認できないとして，認定の資料として採用しなかったところにある。
しかし，上記書証はいずれも，①作成者であるとされている者と異なる者が作成
していると考え得る具体的な根拠があるものではないから，文書の真正な成立を否
定すべき理由はなく，また，②具体的に改ざんの可能性等が指摘できるような不審
な点があるわけでもないから，原本の存在及び写しとの同一性が確認できないとし
ても，それにより各書証の証明力を一切否定すべき合理的理由はない。
審決は，証拠の採否を誤ったものである。
(ｲ)また，審決は，第１取引及び第８取引の対象物の示差走査熱分析によ
る融解吸熱最大の測定結果を示した，ＤＳＣチャート（甲３０の３）について，①
甲２２の３や甲２７のように，測定者の氏名表記と署名又は押印がなされた書類が
付されていないこと，②審判の審理事項通知書において測定者の氏名を明らかにす
るよう求めたのに対し，次回の口頭審理陳述要領で明らかにされなかったこと，③
その後提出された陳述書（甲１２６）の日付けが回答書の提出日と同日であって不
自然であることを理由に，当該チャートが特定人の意思に基づいて作成されたもの
と直ちに認められず，したがって，これのみによっては取引されたＢＰＥＦ製品の
特定ロットが，本件発明７の多形体Ｂに相当するものであったと直ちに認めること
ができないとする。
しかし，①このＤＳＣチャートは，α社が作成したチャートを添付してＹ社が試
験成績表の体裁にしたもの（甲３０の２，甲２０３）であるから，測定者の氏名表
記や署名押印がないことが不審であるとはいえない。②当該測定は，１０年以上も
前に，本件の当事者ではないα社の従業員が行ったのであるから，測定者の氏名の
特定に期間を要したとしても不合理ではない。③陳述書を受領して直ちに提出され
たことや提出日に合わせて作成日が記載されたことも考えられるから，作成の日付
けが回答書の提出日と同日であることがそれほど不自然とはいえない。その他，甲
３０の３について，虚偽の測定結果が記載されたとか，その内容が改ざんされたも
のであるといった事情も伺われない。
審決は，甲３０の３の証拠評価を誤った結果，認定を誤ったものである。
(ｳ)審決は，第２取引及び第１０取引～第１２取引の対象物に関する試験
成績書（甲３３）について，①ＢＰＥＦのモノマーを対象とするのかポリマーを対
象とするのか一義的ではない，②ＤＳＣの測定値が示差走査熱分析による融解吸熱
最大を必ずしも意味しているとは限らない，③マスキング部分が多く内容を正確に
把握することができず，作成者の名称や承認者の欄もマスキングされているため，
原本の存在，原本との同一性，原本における文書の真正な成立が確認できないとし
て，これを認定の資料として採用しなかった。
しかし，①甲３３がＢＰＥＦのモノマーを対象としたものではないとの疑いを差
し挟む具体的な根拠はなく，②ＤＳＣの測定値が示差走査熱分析による融解吸熱最
大を意味すると考えることに不自然な点はなく，③マスキング部分は要証事実と関
連の薄い部分のみに施されており，作成者の名称等がマスキングされていることに
よって，内容が改ざんされたなどと疑うべき不審な点もない。
審決は，甲３３の採否を誤ったものである。
(ｴ)審決は，第３取引及び第９取引の対象物に関する甲３５の３のＤＳＣ
チャート及び甲３５の８のＤＳＣチャートを，認定の資料として採用しなかった。
このうち，審決が甲３５の３を採用しなかったのは，①甲３０の３に関して述べ
たのと同じ理由に加え，②●の作成した確認書（甲２８）においては甲３５の３が
β社から原告に対して交付されたとしていることと，●の証言では甲３５の３の現
物を見たことがなく取引されたＢＰＥＦ製品の特定ロットの具体的な融点を覚えて
いないとしていることが符合しないから，甲２８は直ちに信用できないこと，③●
●の陳述書（甲１２６）及び●の陳述書（甲１２７）は，公証人法５８条の２の宣
誓認証が拒まれたこと，陳述書の作成日付けが回答書の提出日と同じであること，
陳述書の表紙と続葉との間に契印がなされていないこと，●●のα社在籍期間後の
職歴等が不明であること，●●が守秘義務があるはずなのにしかるべく許諾もなく
甲３５の３作成から約１２年後に克明に陳述するのは不自然であることなどを理由
とする。
しかし，①前記(ｲ)と同じ理由が該当することに加え，②●が確認書において確認
した具体的内容が，甲３５の３自体ではなく，当時，甲３５の３のような形式のＤ
ＳＣチャートがβ社から原告に対して交付されていたことであったと解すれば，同
人の証言内容と符合するのであるから，確認書の信用性を直ちに否定すべきではな
いし，③●●の陳述書及び●の陳述書の内容に不審な点が認められない以上，公証
人法に定める宣誓認証がないことを問題にする必要もなく（なお，●●及び●が宣
誓認証を拒んだと認めるに足りない。），陳述書の作成日付けが回答書の提出日と同
じであることについては，前記(ｲ)に述べたとおり不自然とまではいえず，●●の在
籍期間後の職歴等が明らかでないことが陳述書の信用性を否定すべき根拠とは通常
考えられない上に，●●が陳述書を作成するに当たってはしかるべき準備をしたで
あろうから内容が克明であることが不自然であるとまではいえない。
また，審決は，甲３５の８について，①測定者の署名又は押印がなされた書類が
付されていないから当該ＤＳＣチャートが特定人の意思に基づいて作成されたもの
と直ちに認められないことに加え，②甲３３に関して述べたのと同じ理由により，
その内容は直ちに信用することができないとして，これを認定の資料として採用し
なかった。
しかし，①このＤＳＣチャートは，α社が作成したチャートを添付して原告が試
験成績表の体裁にしたもの（甲３５の７）であるから，測定者の氏名表記や署名押
印がないことが不審であるとはいえない。②前記(ｳ)に述べたとおり，甲３５の８を
採用しない合理的理由はない。
審決は，甲３５の３及び甲３５の８の採否を誤ったものである。
(ｵ)審決は，第４取引及び第１３取引の対象物に関するＤＳＣチャート（甲
４６）について，測定者の署名又は押印がなされた書類が付されておらず，原本の
存在，原本との同一性，原本における文書の真正の成立が確認できず，ロット番号
（６３０２０７）の手書きの状況を確認できないという理由で，認定の資料として
採用しなかった。
しかし，当該試験成績書である甲４５と甲４６の体裁や，甲４５の日付けと甲４
６の測定日とが近接していることから，甲４５の作成者が甲４６も作成したものと
認められるし，このころ測定がなされて書類が作成されたという経緯及び書類の内
容からして，甲４５の作成者が甲４６の測定をしたものと考えるのが自然であり，
ロット番号（６３０２０７）の手書部分も，その体裁からして特段不審な点はない。
審決は，証拠の採否を誤ったものである。
(ｶ)審決は，第５取引の対象物に関するＤＳＣチャート（甲４９の３）は，
甲３０の３に示したのと同様の理由により，所定のロット番号のサンプルが特定人
により正しく測定されているものと直ちに認めることができないとした。
しかし，前記(ｲ)と同様，審決は証拠の採否を誤ったものである。
(ｷ)審決は，第７取引の対象物に関するＤＳＣチャート（甲３１の４）は，
甲３０の３に示した理由と同様に，真正を証明する書類が付属しておらず，実際の
測定者の氏名が即時に明らかにされなかったから，その測定結果は，所定のロット
番号のサンプルが特定人により正しく測定されているものと直ちに認めることがで
きないとする。
しかし，前記(ｲ)と同様，審決は証拠評価を誤った結果，認定を誤ったものである。
(3)秘密保持義務の有無について
ア以上のとおり，上記各取引において本件発明７の実施品が対象物とされ
ていたと認められるものの，原告が当該対象物の示差走査熱分析による融解吸熱最
大について被告に対する秘密保持義務を負担しており，かつ，原告が取引相手方に
対してかかる秘密保持義務を課している場合には，各取引により本件発明７が公然
実施されたとはいえないので，この点につき判断する。
イ本件覚書に基づく秘密保持義務について
(ｱ)原告は，本件覚書に基づき，共同開発に当たって被告から開示される
技術的情報について，被告に対して秘密保持義務を負担していた。
そして，上記(1)イの認定のとおり，本件３社会議において，被告は，Ｙ社，Ｘ社
及び原告に対し，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を報告した。本件優先日当
時，ＢＰＥＦは，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●原料と
して有望であったのだから（上記1(3)），ＢＰＥＦの結晶形に要求される品質には
●●●も含まれていたところ，本件３社会議において報告された上記ＢＰＥＦは●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。）。その後，
当該共同開発において示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０℃から１６５℃
のＢＰＥＦについて良好な品質のものが得られたとか，安定的に製造できる方法が
開発されたとかいった事情もない。したがって，本件３社会議における報告によっ
て，原告が負担した示差走査熱分析による融解吸熱最大に関する守秘義務の内容は，
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ことである。
一方，上記各取引の対象となったＢＰＥＦは，上記(1)ウ及びエ認定のとおり，共
同開発とは別に，Ｙ社が開発した製造方法によって製造されたのであるから，その
物性情報は，本件３社会議において開示された情報と同じであるといえない限り，
本件覚書に基づく秘密保持義務の対象とはならない。そして，ＢＰＥＦにおいて，
一定の品質を維持できる特定の結晶形を作り分けることが必要であって，高品質な
結晶形を得る製造方法を見い出すことも，本件優先日当時の課題であった（上記１
(3)）ところ，原告は，上記(1)ウのとおり，独自に多形体Ｂの製造方法を開発する
ことによって，商業的取引に値する品質を備えた多形体Ｂを製造するに至ったもの
である。したがって，上記各取引の対象となったＢＰＥＦは，本件３社会議で報告
された，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であり，後者に関する
秘密保持義務の対象となるものではない。
よって，上記各取引の対象物たるＢＰＥＦの示差走査熱分析による融解吸熱最大
は，本件覚書における秘密保持義務の対象となる技術的情報に該当しない。
(ｲ)これに対して，被告は，原告が物性情報についてマスキングを施して
いたこと，閲覧等制限の申立てをしたことからすれば，原告は，多形体Ｂの示差走
査熱分析による融解吸熱最大について被告に対して秘密保持義務を負うと認識して
いた，と主張する。
しかし，原告がマスキングを施したり，閲覧等制限の申立てをしたのは，多形体
Ｂの示差走査熱分析による融解吸熱最大の情報を秘匿するのではなく，いかなる品
質検査項目に着目してＢＰＥＦの品質検査をしているのかを競合他社である被告や
第三者に開示したくないという別の理由によるものと認められる。したがって，原
告によるマスキングや閲覧等制限の申立てによって，原告が多形体Ｂの示差走査熱
分析による融解吸熱最大の情報について秘密保持義務を負うと認識していたとは認
められない。被告の主張には，理由がない。
(ｳ)したがって，α社，β社，γ社，δ社及びε社が，原告が被告に対し
て守秘義務を負担していることを理由として，原告を経由して被告に対して取引対
象物の示差走査熱分析による融解吸熱最大の情報の守秘義務を負担していたという
こともできない。
(ｴ)また，仮に，α社及びβ社が，原告を経由することなく，本件覚書に
基づく秘密保持義務を負担していたとしても，上記(ｱ)と同様，本件各取引の対象物
の示差走査熱分析による融解吸熱最大の情報について，本件覚書によって被告に対
する秘密保持義務を負担していたとは認めるに足りない。
(ｵ)さらに，γ社，δ社及びε社が，被告に対し，直接，本件各取引の対
象物の示差走査熱分析による融解吸熱最大の情報について秘密保持義務を負担する
とは認めるに足りない。
(4)以上より，本件発明７は，第１取引～第６取引，第８取引～第１３取引
によって公然実施されたものである。取消理由４のうち公然実施については，理由
がある。
第６結論
よって，本件発明１～本件発明６及び本件発明１０については，特許請求の範囲
の記載が明細書のサポート要件に適合しないから，取消事由１に理由があり，本件
発明７については，本件審決の容易想到性の判断が適切ではなく，かつ，本件優先
日前に公然実施されたものであるから，取消事由３及び４（の一部）に理由があり，
本件発明８及び本件発明９については，本件審決の容易想到性の判断が適切ではな
いから，取消事由３に理由がある。したがって，本件審決は取り消されるべきであ
り，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
新谷貴昭

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