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平成２３年１０月２４日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２３年(ワ)第３１０２号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２３年８月２６日
判決
原告Ｐ１
同訴訟代理人弁護士玉木昌美
同木下康代
被告Ｐ２
同訴訟代理人弁護士伊原友己
同加古尊温
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２１年４月１５
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
(3)仮執行宣言
２被告
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（証拠等の掲記のない事実は，当事者間に争いがないか，弁論の全
趣旨により認めることができる。）
(1)当事者
原告は，後記各出願（本件出願Ａ～Ｃ）の出願人である。
被告は，弁理士である。
(2)実願平５－３８９６８号の実用新案登録出願（以下「本件出願Ａ」という。）
に係る事実経過（甲１～３，２４，２８，乙１，２）
ア出願
原告は，平成５年６月７日，考案の名称を「自動車（トラック）の荷積
載，車輛の測定検知装置」とする実用新案登録出願をした（甲２４）。
イ原告による手続補正と拒絶査定
原告は，平成５年６月１７日付けで手続補正書を提出した。
また，平成６年１月１８日付けで手続補正指令を受け，同年２月３日付
けで手続補正書を提出し，同年７月１３日付けで出願審査請求をした。
さらに，平成７年１０月３日付けで手続補正指令を受け，同月２７日付
けで手続補正書を提出した。
平成９年３月４日付けで審査官から拒絶理由の通知を受け，同月２５日
付け（乙２によると同月２４日）で手続補正書を提出したものの，同年８
月５日付けで拒絶査定を受けた。
ウ被告による手続補正と拒絶査定不服審判請求
原告は，被告に対し，平成９年９月ころ，本件出願Ａに係る出願手続を
委任した。
被告は，同月４日，上記イの拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求を
し，同年１０月６日付けで手続補正書を提出した。
また，平成１０年１月２７日付けで手続補正指令を受け，同年２月１８
日付けで手続補正書を提出した。
エ手続補正の却下
上記イの手続補正のうち平成５年６月１７日付け，平成７年１０月２７
日付け及び平成９年３月２５日付けのもの並びに上記ウの手続補正のう
ち平成９年１０月６日付けのものは，いずれも平成１１年７月１６日付け
で却下された。
オ拒絶査定不服審判
上記ウの拒絶査定不服審判請求について，平成１１年１２月７日，本件
審判の請求は成り立たない旨の審決がされ，確定した。
(3)特願平６－１８２７１８号の特許出願（以下「本件出願Ｂ」という。）に係
る事実経過（甲４～１４，２５，２６，２９，３０，乙３，４）
ア出願
原告は，平成６年６月２９日，発明の名称を「貨物自動車の荷積載車両
の重量オーバーの測定検知警告，記録，標示装置と自動車車種分類料金
カード発行管理装置」とする特許出願をした。
各請求項に係る発明は，次の装置に関するものである。
請求項１貨物自動車の総重量を測定して重量オーバーを表示する装置
請求項２通行料金の算定料金カードを発行する装置
請求項３貨物自動車の重量測定装置
請求項４焼却場などで積載重量を測定し，この積載重量に応じて料金を
支払う装置
イ原告による手続補正
原告は，平成６年１０月２５日付けで手続補正指令を受け，同年１１月
１８日付け，同月２１日付け及び平成７年４月２４日付けで，それぞれ手
続補正書を提出した。
平成８年７月１５日付けで出願審査請求をしたところ，審査官から，平
成９年１１月１１日付けで，上記発明は当業者において容易に想到するこ
とができた（特許法２９条２項）ものであること及び各請求項には発明の
目的・動作等が記載されているにすぎず，課題を解決するための発明の技
術的構成を記載する必要がある（特許法３６条５項２号及び６項）ことな
どを理由として，拒絶理由の通知を受けた。
ウ被告による手続補正，拒絶査定と拒絶査定不服審判請求
その後，原告は，被告に対し，本件出願Ｂに係る出願手続を委任し，被
告は，平成１０年１月１２日，各請求項に係る発明を以下のとおりとする
手続補正書及び意見書を提出した。
請求項１貨物自動車の総重量を測定して重量オーバーを表示する荷積
載量測定装置
請求項２シリンダとスプリングを用いた荷積載量測定装置
請求項３ゴミ焼却場に設置される荷積載量測定装置
請求項４車種別に通行料金を算出し，車種別のカードを発行する装置
被告は，同年１２月１５日，審査官から上記補正には新規事項の追加が
あるとして拒絶理由の通知を受けた。
平成１１年４月１日，手続補正書（上記請求項３を削除し，請求項４を
請求項３に変更する内容のもの）を提出し，同月５日，意見書を提出した。
しかし，同年７月６日，審査官から上記補正には請求項１及び３に係る
新規事項の追加があるとして拒絶査定をされた。
被告は，同年８月９日，拒絶査定不服審判請求をし，同年９月６日，上
記手続補正後の請求項３を削除する手続補正書を提出した。
エ審査官との合意とその取消し
被告は，上記拒絶査定不服審判請求の前置審査手続において，審査官と
の間で，同年１０月２９日，同年９月６日付け手続補正書による補正後の
請求項２に限定すれば特許査定を受けられる旨の合意をした。
同年１１月１６日，審査官から拒絶理由の通知をされた。
被告は，審査官との間で，平成１２年１月１３日，上記合意を確認した
ものの，同月１７日，上記合意に従った請求項２に限定する内容の手続補
正をせず，意見書を提出したが，審査官から上記合意を取り消された。
オ原告・被告間の委任契約の解除と原告による手続補正
原告と被告は，相互に上記ウの委任契約を解除し，平成１２年５月２２
日付けで原告が代理人解任届を提出し，同月２６日付けで被告が代理人辞
任届を提出した。
被告は，平成１３年１月１６日付けで意見書及び手続補正書を提出した。
カ原告・被告間における再度の委任契約と被告による手続補正
原告は，被告に対し，平成１３年１月２５日ころ，再度，本件出願Ｂに
係る出願手続を委任し，被告は，同日付けで手続補足書を提出した。
被告は，平成１４年５月９日付で審判長から記載不備を理由とする拒絶
理由の通知を受け，同年７月２２日付けで手続補正書を，同月２３日付け
で意見書を，それぞれ提出した。
キ拒絶査定不服審判
上記ウの拒絶査定不服審判請求について，平成１４年９月２５日，本件
審判の請求は成り立たない旨の審決がされ，確定した。
(4)特願平６－２８４６０３号の特許出願（以下「本件出願Ｃ」という。）に係
る事実経過（甲１５～２０，２７，乙５，６，２２）
ア出願
原告は，平成６年１０月１１日，発明の名称を「自動車が持つ情報を収
集して，その情報を送受信，収録，計算，記録，測定装置」とする特許
出願をした。
イ原告による手続補正
原告は，平成８年７月１５日，出願審査請求及び手続補正書の提出をし
た。
平成９年６月２４日付けで拒絶理由の通知を受けた。
ウ被告による手続補正と拒絶査定
原告は，被告に対し，平成９年８月ころ，本件出願Ｃに係る出願手続を
委任し，被告は，同月２５日付けで手続補正書及び意見書を提出した。
被告は，同年１１月４日付けで手続補正指令を受け，平成１０年８月５
日受付で手続補正書を提出した。
平成１１年５月１１日付けで審査官から拒絶理由の通知を受け，平成１
２年１月１４日付けで拒絶査定をされ，確定した。
２原告の請求
原告は，被告に対し，本件出願ＡないしＣの出願手続に係る各委任契約の債
務不履行又は不法行為に基づき，４９８８万２２００円の損害のうち一部であ
る１０００万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払
済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３争点
(1)被告には，本件出願Ａに係る債務不履行又は不法行為があるか（争点１）
(2)被告には，本件出願Ｂに係る債務不履行又は不法行為があるか（争点２）
(3)被告には，本件出願Ｃに係る債務不履行又は不法行為があるか（争点３）
(4)損害額（争点４）
第３争点に係る当事者の主張
１争点１（被告には，本件出願Ａに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
【原告の主張】
(1)本件出願Ａは，願書に添付した実用新案登録請求の範囲の記載に不備が
あったため，体裁を整える手続補正をする必要があったにすぎず，内容に関
する手続補正をする必要はなかった。
それにもかかわらず，被告は，原告から了解を得ることなく，平成９年１
０月６日付け手続補正書を提出するに当たり，必要のない全文補正をした上，
新規事項を追加してはならない注意義務を負っていたにもかかわらず，技術
の理解が不十分であったことから新規事項を追加したため，要旨変更として
これを却下された。
(2)これにより，原告は，本件出願Ａについて内容の審査を受けることができ
ず，実用新案登録もされなかったから，上記被告の行為は本件出願Ａに係る
委任契約の債務不履行又は不法行為に当たる。
【被告の主張】
(1)本件出願Ａに係る拒絶査定の理由は，実用新案法３条柱書及び５条等を理
由とするものである。すなわち，出願に係る考案が考案として未完成である
か，完成しているとしても，明細書に十分に開示されておらず，記載要件に
反するとされたのである。
そもそも本件出願Ａの明細書は，明細書としての体を成しておらず，考案
がどのように作動するかの記載はあるが，構成の記載がなく，技術用語の意
味も記載されていなかった。そのため，手続補正をするに当たり新規事項の
追加に当たるとされる危険性は認識していたものの，用語の追加等をせざる
を得なかったのであり，他に上記拒絶理由を解消する方法はなかった。新規
事項の追加に当たるか否かも，担当する審査官・審判官の判断次第であり，
被告に過失はない。
(2)上記(1)のとおり，本件出願Ａに係る考案は考案として未完成であったこと
などから登録できないものであり，拒絶査定不服審判手続において拒絶理由
の通知がされなかったのも，補正する余地がないと判断されたことによるも
のである。したがって，上記手続補正書を提出したことについて，被告に債
務不履行又は不法行為は成立しない。
２争点２（被告には，本件出願Ｂに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
【原告の主張】
(1)被告は，審査官との間で平成１１年９月６日付け手続補正書による補正後
の請求項２に限定すれば，特許査定を受けられる旨の合意をしたのであるか
ら，上記合意に従って手続補正をするべき注意義務を負っていたのに，これ
を怠った。
(2)また，被告は，上記合意をしたことについて，原告に報告するべき注意義
務を負っていたのに，これを怠った。
(3)これら被告の行為は，本件出願Ｂに係る委任契約の債務不履行又は不法行
為に当たる。
【被告の主張】
被告は，審査官との間で上記合意をしたことについて原告に報告し，合意に
従った手続補正をするように説得を重ねたものの，原告が上記合意に従うこと
を拒んだのであり，被告に上記注意義務を怠った過失はない。
３争点３（被告には，本件出願Ｃに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
【原告の主張】
(1)被告は，平成１０年８月５日受付けの手続補正書を提出するに当たり，新
規事項を追加してはならない注意義務を負っていたにもかかわらず，新規事
項を追加した過失がある。
(2)また，被告は，平成１１年５月１１日付けで拒絶理由の通知を受けた時点
において，新規事項の追加となった記載を削除する手続補正をするべき注意
義務を負っていたにもかかわらず，これを怠った。
(3)被告は，拒絶査定を受けた場合における代理人弁理士の一般的な注意義務
として拒絶査定不服審判請求を提起するべき注意義務を負っていたにもかか
わらず，これも怠った。
(4)これらの行為は，本件出願Ｃに係る委任契約の債務不履行又は不法行為に
当たる。
【被告の主張】
(1)平成９年６月２４日付けの拒絶理由通知は，特許法３６条違反（明細書等
の記載不備）を理由とするものである。
そして，本件出願Ｃの特許請求の範囲は，単なる願望を記載したものにす
ぎず，具体的な技術的構成について記載がなかったから，通常要求される程
度の手続補正をしても拒絶されることが明らかであった。したがって，新規
事項の追加に当たると判断される可能性を認識しながらも，ある程度，冒険
的に対処せざるを得なかったものである。
手続補正書及び意見書を作成するに当たっては原告から十分に意見を聞い
ており，原告に新規事項の追加に当たると説明しても怒り出す始末で，代理
人としては，立場上，原告の意向に従った補正をせざるを得なかった。
したがって，上記手続補正についても，被告に過失はない。
(2)拒絶査定等に対応しなかったのも原告の意向によるものであり，債務不履
行又は不法行為が成立することはない。
４争点４（損害額）について
【原告の主張】
(1)原告は，前記１の債務不履行により以下の損害を被った。
ア被告に支払った手続費用４３万２９００円
イ本件出願Ａに係る実用新案登録を受けられなかったことによる逸失利益
及び慰謝料１０００万円
(2)原告は，前記２の債務不履行により以下の損害を被った。
ア被告に支払った手続費用１０２万０９００円
イ本件出願Ｂに係る特許登録を受けられなかったことによる逸失利益及び
慰謝料２５００万円
(3)原告は，前記３の債務不履行により以下の損害を被った。
ア被告に支払った手続費用４２万８４００円
イ本件出願Ｃに係る特許登録を受けられなかったことによる逸失利益及び
慰謝料１０００万円
(4)弁護士費用３００万円
【被告の主張】
(1)被告が原告から受領した手続費用は，本件出願Ａが約２０万円，本件出願
Ｂが約６５万円，本件出願Ｃが約２０万円である。
(2)本件各出願に係る考案ないし発明は，いずれもETCに関するものである
が，日本国内における現行の方式とは動作が異なるから実施される可能性が
全くないものであり，原告に逸失利益が生じることはありえない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告には，本件出願Ａに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
(1)被告のした手続補正の是非について
前提事実に加え，後掲各証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア本件出願Ａの願書（甲２４）に添付された明細書によれば，本件出願Ａ
に係る実用新案登録請求の範囲は，以下のとおりである。
(ｱ)【請求項１】
「自動車（トラック）が管理された（管理者がいる）場所，及び国道（広
い道路）等を走行する場合に設置するもので，自動車（トラック）の荷
積載を標別，検知し，車体の長さを測定する。重量オーバーを表示して
警告することができる。
第１図（１）（２）（３）（４）（５）（６）」
(ｲ)【請求項２】
「自動車（トラック）が第一計重測機と第二計重測機に同時に２台進入
しても，第一計重測機のみが働く。自動車（トラック）の車体の長さを
検知する。車輛が第一計重測機と第二計重測機に進入した場合は，合計
重量が測定できる。（普通乗用車は測定しない）。
第１図（２）第２図（７）（８）（９）」
イ平成９年３月４日付けで受けた拒絶理由通知書（甲１）によれば，拒絶
理由は以下のとおりである。
(ｱ)本件出願Ａに係る考案は，以下の理由で実用新案法３条１項柱書の要
件を満たしていない。
「請求項１，２の記載からは各請求項に記載の事項が物品の形状，構造
または組合せに係るものであるのか否かが不明瞭である。各請求項に記
載のものが物品の形状，構造または組合せに係るものであることを明確
になるように請求項全体の記載を補正されたい。」
(ｲ)本件出願Ａは，以下の理由で同法５条５項２号及び６項の要件を満た
していない。
「請求項１，２には，本願考案がどのように作動するかが記載されてい
るにすぎず，実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことので
きない事項のみが記載されているとは認められない。（各請求項には，実
用新案登録を受けようとする考案の技術的構成を記載されたい。）また，
考案の構成の説明は図面で代用することは認められないので，各請求項
の末尾の記載（請求項１の末尾の「第１図（１）（２）（３）（４）（５）
（６）」，請求項２の末尾の「第１図（２）第２図（７）（８）（９）」と
いう記載）は削除し，考案の構成を文章で記載されたい。」
ウ拒絶査定不服審判請求の審決書（甲３）によると，審決の理由は以下の
とおりである。
「請求項１の記載からは，自動車が管理された場所，及び走行する場所に
設置するもので，自動車の荷積載を標別，検知し，車体の長さを測定し，
重量オーバーを表示して警告することを把握することができるが，そのよ
うな作用を実現するためにどのような技術的手段をどのように設けたの
かが請求項１に記載されていないため，物品の形状，構造又は組み合わせ
に係る考案の構成が依然として不明瞭である。
また，請求項２の記載からは，自動車が第一計重測機と第二計重測機に
同時に２台進入しても第一計重測機のみが働き，自動車の車体の長さを検
知し，車輛が第一計重測機と第二計重測機に進入した場合には合計重量を
測定し，普通乗用車は測定しないことが把握できるが，そのような作用を
実現するために，どのような技術的手段をどのように設けたのかが請求項
２に記載されていないため，物品の形状，構造又は組み合わせに係る考案
の構成が依然として不明瞭である。
更に，請求項１には「第１図（１）（２）（３）（４）（５）（６）」と，請
求項２には「第１図（２）第２図（７）（８）（９）」とそれぞれ図面の
符号のみを記載しているが，考案の構成は図面の記載を代用しなければ適
切に記載できない場合を除き，代用はできないものであり，この場合，図
面の記載の代用を認めるべき特段の事情が見出せないから，前記図面の符
号の記載により本願請求項１及び請求項２に係る考案の構成が不明瞭な
ものとなっている。
したがって，本願明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項１及び請求
項２には，実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができな
い事項のみが記載されているものとは認められないから，本願は，実用新
案法５条第５項第２号の規定を満たしておらず，拒絶をすべきものであ
る。」
エ前記アによると，本件出願Ａの各請求項には，考案の作用・効果しか記
載されておらず，技術的構成が記載されていないこと，前記イ及びウによ
れば，審査官及び審判官も同様の判断をしたことが認められる。
そうすると，前記イの拒絶理由通知を受けた時点で，少なくとも請求項
の記載について，技術的構成を記載するように全面的に書き換える手続補
正をする必要があったことは明らかである。しかも，原告がした手続補正
のうち平成５年６月１７日付け，平成７年１０月２７日付け及び平成９年
３月２５日付けのものについてはいずれも却下されたこと(甲３)からす
れば，原告が被告に手続を委任した当時，原告の認識及び客観的な状況の
いずれからしても原告自身で手続を進めて登録を受けることは望めな
かったことが十分に窺われる。
原告は，この点に関して，体裁を整える手続補正をする必要があったに
すぎず，内容に関する手続補正をする必要はなかったと主張するが，原告
の上記主張は，前提において誤っているというほかない。
また，拒絶理由（前記イ）は，請求項の記載を補正することを求めるの
みであるが，被告としては，請求項に最低限の技術的構成を記載するに伴
い，平成９年１０月６日付でした手続補正により，明細書の記載を改めた
ことが窺える。しかし，これが却下されたため，拒絶理由を回避すること
ができないまま，請求不成立審決を受けたのであるが，具体的に，どのよ
うな理由で却下されたのかは，不明である。原告は，当初明細書（甲２４）
と手続補正書（甲２）を比較して，新規事項が追加されているため要旨変
更と判断されたと主張するが，実際に，どの点をもって要旨変更と判断さ
れたのかは明らかとはいえない。
被告としては，請求項の記載を補正することに伴い，当初明細書の記載
が不明瞭であると考え，当初明細書の記載から当業者が当然理解できると
考えられる技術的事項を明確にし，かつ，将来，実施可能要件が問題とな
らないよう，当初明細書の記載内容を，より明瞭に記載するために書き改
めようとしたものと理解することができる（乙１４，被告本人尋問の結果）。
(2)原告の了解の有無
ア原告は，被告が平成９年１０月６日付け手続補正書を提出するに当たり，
原告から了解を得ることなく，新規事項を追加する不必要な全文補正をし
たから，これは本件出願Ａに係る委任契約の債務不履行又は不法行為に当
たる旨主張し，「本件出願Ａに係る出願手続は被告に一任しており，手続補
正の内容について被告と打合せをしたことはないし，被告から出願手続に
関する報告を受けたことも全くなかった。本件出願Ａは登録されたものと
認識して放置していたところ，平成１９年４月に日本弁理士会に対する苦
情相談をして，初めて登録されなかったことを知った。」旨述べる（甲４２，
原告本人尋問の結果）。
イそこで検討すると，まず，前提事実及び前記(1)のとおり，原告が被告に
出願手続を委任する前に拒絶査定がされていたことなどからすれば，原告
は本件出願Ａが最終的に登録されない可能性があることを認識した上で，
被告に手続を委任したものと認められる。しかも，原告本人の供述によれ
ば，本件出願Ａに係る考案は科学技術庁長官により注目発明として選定さ
れたことから重要な価値があると考えていたというのであり，そのような
状況の中で，出願手続を被告に一任し，手続経過等についても全く報告を
受けることなく，登録されたものと考えて，被告との委任契約締結後約１
０年間も放置していたなどという原告本人の上記供述は不合理というほか
ない。
これに対し，被告本人は，「上記手続補正をするに当たっては，あらかじ
め原告に手続補正書の原稿を送って了解を得ており，複数回にわたり長時
間の打合せもした。原告からは具体的な補正内容を指示されるなどしてお
り，当該補正内容では要件を満たさないなどと説明してもなかなか受け容
れられなかったため，原告の意向に沿った内容の手続補正をせざるを得な
かった。」旨述べる（乙１４，被告本人尋問の結果）。
また，乙９の１ないし２１によれば，原告は，被告に対し，発明の名称
を「生花器，植木鉢，造花籠を備えた容器と巻上げ装置」とするアメリカ
特許に係る手続を委任していたこと，被告は平成１１年１月から平成２０
年８月までの間当該手続を進めるに当たり，手続の都度原告に報告し，了
解を求めたことが認められる上，後記２のとおり，原告が，被告に対し，
本件出願Ｂに係る手続補正の内容を詳細に指示したことも認められる。こ
れらは，本件出願Ａに関するものではないものの，本件出願Ａの出願手続
についても原告の指示を受け，了解を得ていたなどとする被告本人の上記
供述を裏付けるものである。
これらによると，むしろ，被告が主張するとおり平成９年１０月６日付
け手続補正書の内容は原告の意向に沿って作成されたものであることが
認められる。
そして，原告が本件出願Ａの拒絶査定確定後７年以上もの間被告の責任
を追及することはなかったことからしても，本件出願Ａの出願手続におい
て被告の責任を追求することができるような事情があったとは考えにく
い。
(3)以上によれば，被告に本件出願Ａに係る債務不履行又は不法行為があると
は認められない。
なお，原告は，本件出願Ａの考案の価値に相当する額の損害賠償を請求し
ているところ，これが認められるのは本件出願Ａについて登録をされる蓋然
性があった場合に限られる。原告は本件出願Ａが注目発明として選定された
ことを主張するものの，このことから実用新案登録がされる蓋然性があった
とはいえず，本件でこの蓋然性があったことを認めるに足りる証拠はない。
２争点２（被告には，本件出願Ｂに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
(1)被告が，審査官との間で，平成１１年９月６日付け手続補正書による補正
後の請求項２に限定すれば特許査定を受けられる旨の合意をしたこと，その
後，前置審査において審査官と面談し，上記合意内容を確認したにもかかわ
らず，合意に従わない手続補正をして審査官から上記合意を取り消されたこ
となどは，前提事実のとおりである。
原告は，被告から上記合意をしたことについて報告を受けたことはないし，
上記手続補正の内容について了承したこともない旨主張し，大要，以下のと
おり供述する（甲４２，原告本人尋問の結果）。
本件出願Ｂに係る出願手続は，被告ではなく，その従業員であるＰ３が担
当しており，被告は全く関与していなかった。
Ｐ３から手続補正書の内容を事前に提示されたことは，最初の一回しかな
く，内容について訂正を求めても受け容れられなかった。その後補正書や意
見書の内容について打ち合わせをしたり，報告を受けたりしたことはなかっ
た。
被告が審査官と上記合意をしたことなどについても一切報告はなく，被告
が上記合意に従わない補正をした後になって初めて知ったため，被告との間
の委任契約を解除した。
(2)これに対し，被告本人は，大要，以下のとおり供述する（乙１４，被告本
人尋問の結果）。
手続補正をするに当たっては，必ず原告に補正書案等を提示し，打合せも
していた。原告は，補正書案を持参するなどして，その内容のとおりに補正
することを求め，被告やＰ３が代替案を出しても受け容れず，打合せに長時
間を要して収拾がつかなかったことなどから，手続補正をするに当たっては
原告の意見を可能な限り取り入れた。
審査官と上記合意をした後，補正書案を作成して原告に送付したところ，
権利範囲が狭すぎるとして拒否され，説得を重ねたものの，全く聞く耳を持
たなかった。
そこで，再度，審査官と面談し，他の方法で特許査定を認めてもらえるよ
うに交渉したところ，全く相手にしてもらえず，上記合意を確認しただけで
あった。
原告に上記交渉の経過を伝え，合意に従うようにさらに説得したものの，
かたくなに拒否されたため，形式的に手続補正書を提出して前置審査につな
ぐこととし，代理人を辞任した。
(3)そこで検討すると，原告が拒絶したのでなければ，被告が審査官と再度面
談をしたり，進歩性なしとして拒絶された出願について一部でも特許査定を
する旨の合意をされたにもかかわらず，それに従った手続補正をしなかった
りする理由は他にないのであって，上記経過は被告本人の供述を前提として
しか了解することができないものである。
また，前提事実のとおり，原告と被告は相互に本件出願Ｂに係る委任契約
を解除したにもかかわらず，再度，本件出願Ｂに係る委任契約を締結してい
る。これは，本件出願Ｂについて拒絶査定がされ，本件出願Ａ及びＣの拒絶
査定も確定した後の時期であり，原告の主張するような債務不履行が被告に
あったのであれば起こりえないことである。
さらに，乙２０及び２１によれば，再度の委任契約後に，原告は本件出願
Ｂに係る手続補正について発明の名称や請求項の記載内容の文案を示すなど，
被告に詳細に指示したことが認められる。このことや，前記１のとおり，被
告が原告のアメリカ特許について手続をする都度，原告に了解を求めたこと
は，被告本人の上記供述を裏付けるものである。なお，この点に関する原告
本人の供述は，書面の体裁からして原告から被告に指示したものであること
が明らかであるのに，被告から指示されるままに書いたなどと不合理な弁解
に終始しており，信用することはできない。
加えて，上記１と同様に，原告が平成１９年４月に至るまで被告の責任を
追及することがなかったことからすれば，本件出願Ｂの出願手続において被
告の責任を追求することができるような事情があったとは考えにくい。
(4)以上によれば，被告に本件出願Ｂに係る債務不履行又は不法行為があると
認めることはできない。
３争点３（被告には，本件出願Ｃに係る債務不履行又は不法行為があるか）に
ついて
(1)被告のした手続補正の是非
前提事実に加え，後掲各証拠によれば，以下の事実が認められる。
ア本件出願Ｃの願書（甲２７）に添付された明細書によると，本件出願Ｃ
の【特許請求の範囲】は，以下のとおりである。
(ｱ)【請求項１】
「自動車が盗難された場合，自動車の発見が可能になる装置。自動車
が国道，有料道路，有料駐車場，ガソリンスタンド等その他，自動車
が走行及び利用する場合に設置される装置で測定機より送信側が電磁
波を自動車に照射する。自動車受信側に取付けた情報を送信側が受け
取る。この場合に情報をナンバープレートに組込んでもよいが，自動
車のナンバープレート以外に，前方より見易い場所に取付けてもよい。
自動車に取付けた情報が記録され，その情報が連動的に連絡できるも
のである。」
(ｲ)【請求項２】
「自動車が有料駐車場に駐車する場合の料金支払いをカードレス方式
にする事ができる装置で，自動車が駐車場に進入すると，情報収録記
録測定器が働き，自動車は停止する必要がなく，駐車場に入る事がで
きる。又，自動車に取付けた情報と時間が記録される。自動車が駐車
場を出る場合は，駐車料金が自動支払する様にアナウンスで運転手に
料金を説明，金額をデジタルで標示する装置。」
(ｳ)【請求項３】
「自動車が有料道路を走行する場合の料金支払い方法が，自動料金支
払い及び支払い方法がカードレス方式ができる装置である。自動車が
有料道路に進入すると，情報収録記録測定機が働き，自動車は停止す
る必要がなく徐行して，有料道路に入る事ができる。又，自動車が有
料道路に進入した場合にカード方式で車種分類，自動カード発行方法
ができる装置である。」
(ｴ)【請求項４】
「自動車がガソリンスタンドで給油する際，自動車に取付けた情報に
よって給油する場合，現在使用されているカード方式をカードレス方
式に替える事ができる装置。」
イ本件出願Ｃに係る平成９年６月１１日付け拒絶理由通知書（甲１５及び
乙２２）によれば，拒絶理由は以下のとおりである。
(ｱ)【請求項１】に係る発明には，自動車が盗難された場合，自動車の発
見が可能になるとあるが，どのように自動車の発見が可能になるのか，
その具体的構成が【発明の詳細な説明】に開示されておらず，このため，
【発明の詳細な説明】には，当業者が容易にその実施をすることができ
る程度に，この発明の構成が記載されているものとは認められない。
(ｲ)【請求項１】～【請求項４】は，発明の目的，作用，効果のみが記載
されており，それぞれの請求項に記載された事項に基づいて特許を受け
ようとする発明が明確に把握することができない。よって，【請求項１】
～【請求項４】は，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができ
ない事項のみを記載したものでない。
ウ上記アからすると，本件出願Ｃの各請求項には技術的構成が記載されて
いないことが認められ，審査官も同様の判断のもとで拒絶査定をしたこと
が認められる。そうすると，上記１と同様に，本件出願Ｃは少なくとも請
求項の記載内容を全面的に書き換え，技術的構成を明らかにする補正が必
要であったのであるが，本件出願Ｃの当初明細書の記載のうち，どの点を
もって技術的構成が記載されているとみるかは困難というべきであり，原
告自身，どの点に技術的構成が記載されており，これを請求項に記載すべ
きであったかについて何ら具体的な主張をしていない。したがって，原告
が希望する技術的範囲を維持しながら新規事項を含まない補正をするこ
とが容易でなかったことは明らかである。
(2)原告の了解の有無
ア上記(1)の拒絶理由通知を受けて，原告が本件出願Ｃに係る出願手続を被
告に委任したこと，被告が平成９年８月２５日付けで手続補正書を提出し
たこと，上記手続補正が願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の
範囲内においてしたものでないとして拒絶査定がされたことは，前提事実
のとおりである。
原告は，被告が原告の了解を得ることなく上記手続補正をしたから，こ
れは債務不履行又は不法行為に当たる旨主張し，「本件出願Ａ及びＢと同
様に，本件出願Ｃに係る出願手続についても被告に一任し，手続補正の内
容について事前に打ち合わせをしたり，了解を取られたりしたことは全く
ない。被告から本件出願Ｃの拒絶査定を受けたことについて報告を受けた
ことはなく，対応について協議したこともない。本件出願Ｃに係る特許は
登録されたものと考えていたところ，平成１９年４月に日本弁理士会に対
する苦情相談をして初めて登録されなかったことを知った。」旨述べる（甲
４２，原告本人尋問の結果）。
イそこで検討すると，まず前提事実のとおり，原告が，本件出願Ｃに係る
出願手続を被告に委任する前に上記拒絶理由の通知がされていたこと，前
述のとおりこれに対応するには軽微な手続補正で足りるようなものでは
なかったことなどからすれば，原告が被告に委任するに当たり本件出願Ｃ
について拒絶査定をされる可能性があることを当然認識していたことが
認められる。それにもかかわらず，出願手続を被告に一任し，内容につい
て一切関知しなかったとか，登録されたものと考えて手続の結果について
報告を求めることもなく，拒絶査定後７年以上も放置していたなどとする
原告本人の上記供述は不合理というほかない。
かえって，上記１のとおり，被告がアメリカ特許に係る手続を進めるに
当たり，手続の都度原告に了解を求めたこと，上記２のとおり原告が本件
出願Ｂに係る手続補正の内容を被告に詳細に指示したことが認められる。
そうすると，被告が主張するとおり上記手続補正書の内容や拒絶理由の
通知等に対応しなかったのは原告の意向に沿ったものであることが認め
られる。
被告は，単なる代理人にすぎないから，原告の意向に反する手続補正や
手続をすることができないのはもとより，本件で，被告が弁理士としての
通常の注意義務を果たすことにより，原告の意向に沿いながら，上記拒絶
理由を解消することのできる手続補正をすることができたことを認める
に足りる証拠はない。原告が本件出願Ｃについて拒絶査定がされたことを
認識しながら，その後７年以上も放置していたことからすれば，被告に債
務不履行又は不法行為に当たるような事情があったとは考えにくいのも
前同様である。
また，原告が主張するような拒絶査定不服審判請求をする一般的な注意
義務など弁理士が負わないことは多言を要しないし，本件出願Ｃに係る発
明の価値に相当する額の損害賠償を請求することができないことも上記
１と同様である。
(3)以上によれば，被告に本件出願Ｃに係る債務不履行又は不法行為があると
認めることはできない。
第５結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求には理
由がないから，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官達野ゆき
裁判官西田昌吾

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