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平成２９年４月２７日判決言渡
平成２８年（ネ）第１０１０３号特許権侵害差止請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２７年（ワ）第２８８４９号）
口頭弁論終結日平成２９年２月１４日
判決
控訴人（一審原告）デビオファーム・
インターナショナル・エス・アー
訴訟代理人弁護士大野聖二
同大野浩之
同木村広行
訴訟復代理人弁護士多田宏文
訴訟代理人弁理士松任谷優子
被控訴人（一審被告）サンド株式会社
訴訟代理人弁護士松葉栄治
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴人の当審で拡張した請求をいずれも棄却する。
３控訴費用は控訴人の負担とする。
４この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０
日と定める。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載１～３の各製剤の生産，譲渡，輸入
又は譲渡の申出をしてはならない。
３被控訴人は，別紙被控訴人製品目録記載１～３の各製剤を廃棄せよ。
第２事案の概要（以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほ
か，原判決に従い，原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に，
「被告」とあるのを「被控訴人」に，適宜読み替える。）
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び
使用」とする発明についての特許権（特許第４４３０２２９号。以下「本件特許権」
といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である控訴人（一審原告）
が，被控訴人（一審被告）の製造，販売する別紙被控訴人製品目録記載１及び２の
各製剤（以下「被控訴人製品１及び２」という。）は，本件特許の願書に添付した
明細書（本件明細書）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（本件発明１）の技
術的範囲に属する旨主張して，被控訴人（一審被告）に対し，特許法１００条１項
及び２項に基づき，被控訴人製品１及び２の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案
である。
原判決は，被控訴人製品１及び２はいずれも本件発明１の技術的範囲に属するも
のではないとして，控訴人（一審原告）の各請求をいずれも棄却したため，控訴人
（一審原告）は，これを不服として本件控訴を提起し，別紙被控訴人製品目録記載
３の製剤（以下「被控訴人製品３」という。）は，本件発明１の技術的範囲に属す
る旨を主張して，被控訴人（一審被告）に対し，特許法１００条１項及び２項に基
づき，被控訴人製品３の生産等の差止め及び廃棄を求める請求を追加する訴えの変
更を申し立て，また，被控訴人製品１～３（以下併せて「被控訴人各製品」とい
う。）は，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２に係る発明（本件発明２）の技
術的範囲に属する旨を主張して，被控訴人（一審被告）に対し，特許法１００条１
項及び２項に基づき，被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに文中掲記した証拠及び弁論の全
趣旨により認定できる事実）
以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の２（２頁１７行
目～５頁１４行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1)原判決３頁８行目及び１５行目の各「別紙」をそれぞれ「原判決別紙」
と改める。
(2)原判決３頁１５行目の「下線は訂正箇所を示す。」を「下線（ただし，
【請求項１０】２行目の「オキサリプラチン溶液」の下線を除く。）は訂正箇所を
示す。」と改める。
(3)原判決３頁１８行目の「本件訂正発明」を「本件訂正発明１」と改める。
(4)原判決３頁２４行目の「現在も」を「本件口頭弁論終結時において」と
改める。
(5)原判決４頁１行目及び２行目の「本件発明及び本件訂正発明」を「本件
発明１及び本件訂正発明１」に改める。
(6)原判決４頁４行目の「本件発明」を「本件発明１」に改める。
(7)原判決４頁１８行目の「本件訂正発明」を「本件訂正発明１」に改める。
(8)原判決５頁１０行目，１１行目及び１３行目の「被告各製品」を「被控
訴人製品１及び２」と改める。
(9)原判決５頁１２行目の「している。」の後に「被控訴人は，被控訴人製品
３につき，厚生労働大臣から製造販売承認を得た後，平成２７年１２月に薬価収載
され，同月以降，被控訴人製品３を業として生産等している（甲２８）。」を加える。
(10)原判決５頁１３行目の「本件発明及び本件訂正発明」を「本件発明１及
び本件訂正発明１」と改める。
３争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を追加す
るほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３及び４（５頁１５行目～２０頁２３
行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ただし，原判決５頁１５行目～２０頁２３行目の「被告各製品」を「被控訴人製
品１及び２」に，同「本件発明」を「本件発明１」に，同「本件訂正発明」を「本
件訂正発明１」に，それぞれ読み替えた上，７頁１６行目の「おって」を「追って」
に，同頁１９行目の「【００１５】」を「【００１７】」に，８頁５行目の「あたり」
を「当たり」に，１４頁１行目の「蓚酸」を「蓚酸である」に，１９頁２５行目～
２６行目の「本件訂正１は・・・（争点３）」を「争点３（本件訂正１は訂正要件を
満たし，同訂正により無効理由が解消し，かつ，被控訴人製品１及び２が本件訂正
発明１の技術的範囲に属するか）」に，２０頁８行目の「ｐｈ」を「ｐＨ」に，同
頁１１行目の「の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明」を「及び図面」に，それ
ぞれ改める。
（当審における当事者の主張）
１控訴人
(1)訴えの変更申立書の記載に係るもの
ア被控訴人製品３に係る請求の拡張に係るもの
被控訴人製品３は，被控訴人製品１及び２と同じ溶液で，分量が異なるのみであ
り，本件発明１の構成要件Ａ～Ｇをいずれも満たしている。
イ被控訴人各製品が本件特許の請求項２の発明（本件発明２）の技術的範
囲に属する旨の主張の追加に係るもの
(ｱ)請求原因
ａ本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下分説
に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ｊ」などという。）。
Ｊ緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムである
Ｋ請求項１の組成物
ｂ被控訴人各製品は，いずれも緩衝剤がシュウ酸であるから，構成要
件Ｊを充足する。
また，被控訴人各製品は，いずれも本件発明１及び本件訂正発明１の技術的範囲
に属するから，構成要件Ｋを充足する。
(ｲ)本件発明２についての訂正の再抗弁
ａ訂正後の請求項２は，訂正により，次のとおり記載される予定であ
る。
「オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含
する安定オキサリプラチン溶液組成物であって，製薬上許容可能な担体が水であ
り，緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり，
緩衝剤の量が、以下の：
（ａ）5x10-5M～1x10-2M，
（ｂ）5x10-5M～5x10-3M，
（ｃ）5x10-5M～2x10-3M，
（ｄ）1x10-4M～2x10-3M，または
（ｅ）1x10-4M～5x10-4M
の範囲のモル濃度である，ｐＨが３～４．５（４．５を除く）の範囲の組成
物。」
ｂ上記訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり（特許
法１２０条の５第２項１号），実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの
には該当せず（特許法１２０条の５第９項で準用する１２６条６項），願書に添付
した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である（特許
法１２０条の５第９項で準用する１２６条５項）から，適法である。
ｃ少なくとも，本件優先日当時，「ｐＨが３～４．５（４．５を除く）
の範囲の」オキサリプラチン組成物は開示されておらず，また，この構成を容易に
想到することはないから，本件訂正発明２には，無効理由がない。
ｄ本件訂正発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである。
Ａオキサリプラチン，
Ｂ有効安定化量の緩衝剤および
Ｃ製薬上許容可能な担体を包含する
Ｄ安定オキサリプラチン溶液組成物であって，
Ｅ製薬上許容可能な担体が水であり，
Ｆ緩衝剤がシュウ酸またはシュウ酸ナトリウムであり，
Ｇ緩衝剤の量が，以下の：
（ａ）5x10-5M～1x10-2M，
（ｂ）5x10-5M～5x10-3M，
（ｃ）5x10-5M～2x10-3M，
（ｄ）1x10-4M～2x10-3M，または
（ｅ）1x10-4M～5x10-4M
の範囲のモル濃度である、
Ｈ’ｐＨが３～４．５（４．５を除く）の範囲の組成物
ｅ被控訴人各製品は，いずれも，前記ｄの構成要件Ａ～Ｇを充足し，
被控訴人製品２及び３は，構成要件Ｈ’を充足する。
(2)その他の主張
ア本件発明１の構成要件Ｂ，Ｆ及びＧに係る「緩衝剤」には，添加シュウ
酸及び解離シュウ酸が含まれる。
(ｱ)本件明細書中，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，
オキサリプラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアク
オＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかま
たは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する」（【００２２】），
「緩衝剤は，有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。緩衝剤は，約５×１０
－５
Ｍ～約１×１０－２
Ｍの範囲のモル濃度で，好ましくは約５×１０－５
Ｍ～５×
１０－３
Ｍの範囲のモル濃度で，さらに好ましくは約５×１０－５
Ｍ～約２×１０－３
Ｍの範囲のモル濃度で，最も好ましくは約１×１０－４
Ｍ～約２×１０－３
Ｍの範囲
のモル濃度で，特に約１×１０－４
Ｍ～約５×１０－４
Ｍの範囲のモル濃度で，特に
約２×１０－４
Ｍ～約４×１０－４
Ｍの範囲のモル濃度で存在するのが便利である」
（【００２３】）と，具体的に定義されており，「緩衝剤」は，本件発明１の対象
である「オキサリプラチン溶液組成物」において，上記のモル濃度で存在するもの
であり，あらゆる酸性又は塩基性剤を意味するものである。
(ｲ)本件発明１は，「オキサリプラチン溶液組成物」の安定化を目的とす
るものであり，「緩衝剤」であるシュウ酸のモル濃度を一定範囲にすることにより，
目的を達成するものであり，本件発明１の課題，作用効果という観点からすると，
添加シュウ酸であろうと解離シュウ酸であろうと，オキサリプラチン溶液中に存在
するすべてのシュウ酸の濃度が問題となる。
オキサリプラチン水溶液は，下図のとおりの化学平衡状態に達する。
これは，解離シュウ酸が溶液中に存在することで，オキサリプラチンがそれ以上
分解しないことを意味しているのであって，解離シュウ酸は，オキサリプラチン溶
液を安定化し，不純物の生成を防止するか又は遅延させ得るものである。
当業者は，本件明細書から，これまで不純物とされていた解離シュウ酸が，オキ
サリプラチン溶液組成物中に存在することで，安定性に寄与するとの技術的意義が
開示されていることを理解する。
(ｳ)原判決が，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」（本件明
細書【００３１】）は，乙１発明のオキサリプラチン水溶液であるとしているのは，
誤りである。
ａ本件明細書【００２２】の定義では，「緩衝剤」は，従来既知の水
性組成物と比較して，不純物を減少させるとの効果を有するものとは記載されてい
ない。
ｂ本件明細書において問題とされているのは，オキサリプラチンが時
間を追って分解していく製薬上安定とはいえない溶液組成物であること（【００１
３】～【００１６】）であるところ，乙１発明の実施品は既に製薬上安定であるか
ら，時間を追って分解していく製薬上安定とはいえない溶液組成物に該当しない。
仮に，本件発明が，乙１発明を前提として，更なる不純物の減少を問題としてい
るのであれば，既に製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物を前提に，更なる不
純物の減少が望まれる旨記載されるはずであるが，そのように読み取れる記載は存
在しないし，乙１発明においては，凍結乾燥物質の欠点は，既に解決済みであるか
ら，乙１発明を前提として，凍結乾燥物質の欠点（【００１２】～【００１３】）
を克服する（【００１７】）等と記載されるはずがない。
ｃ実施例１及び８は，少なくとも出願当初は実施例であったところ，
本件明細書【００３１】には，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物の場合
よりも本発明の組成物中に生成される不純物・・・が少ない」と記載されている。
出願当初の請求項１と本件発明１において「緩衝剤」の意味は変わっていないので
あるから，乙１発明と比較して効果がない実施例１及び８が，「従来既知の水性組
成物」に当たることなく，「従来既知の水性組成物」は凍結乾燥物質を再構築した
ものであると解釈しなければ理解できない。
ｄ緩衝剤を添加したものが，乙１発明と比較して「製造工程中に安定」
であると考えると，乙１に記載されたオキサリプラチン水溶液を製造する工程と，
オキサリプラチンに緩衝剤を添加した水溶液を製造する工程とを比較する概念が突
如として出てくることになる。
本件明細書には，乙１に関するオキサリプラチン水溶液を製造する間（製造工程
中）における安定性と，オキサリプラチンに緩衝剤を添加した水溶液を製造する間
（製造工程中）における安定性を比較した結果は示されていないのであるから，こ
のように理解することは不自然である。
本件明細書には，凍結乾燥物質の再構築における不具合が記載されており（【０
０１２】３段落（ａ），【００１３】２段落（ｃ）），【００１３】（２段落
（ｃ））の直後に，「オキサリプラチンは，時間を追って，分解して，種々の量の
ジアクオＤＡＣＨプラチン（式Ｉ），ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体（式II）お
よびプラチナ（IV）種（式III）・・・を不純物として生成し得る，ということが
示されている。」と記載されているから，凍結乾燥物質を溶解させて再構築させる
工程が【００３１】の製造工程であると考えることが自然である。
凍結乾燥物を再構築する際にはオキサリプラチンを水に溶かして水性組成物を製
造するという工程が存在し，その工程が不安定であるという問題が当業者において
は認識されていたのであり，これを前提に【００３１】の「オキサリプラチンの従
来既知の水性組成物よりも製造工程中に安定であることが判明しており」という記
載はされているのであって，「従来既知の水性組成物」（【００３１】）は，凍結
乾燥物質であるオキサリプラチンを水に溶かして再構築した水性組成物である。
ｅ本件特許明細書の【００１２】（２段落）～【００１６】と，【０
０３０】～【００３２】とは対応した記載になっているところ，【００１２】（２
段落）～【００１３】（２段落）には，凍結乾燥物を利用する際の課題が記載され
ており，【００１６】には，「上記の不純物を全く生成しないか，あるいはこれま
でに知られているより有意に少ない量でこのような不純物を生成するオキサリプラ
チンのより安定な溶液組成物を開発することが望ましい。」と，【００１７】には，
「前記の欠点を克服し，そして長期間の，即ち２年以上の保存期間中，製薬上安定
である，すぐに使える（ＲＴＵ）形態のオキサリプラチンの溶液組成物が必要とさ
れている。したがって，すぐに使える形態の製薬上安定なオキサリプラチン溶液組
成物を提供することによりこれらの欠点を克服することが，本発明の目的である。」
と記載されている。
【００１３】（３段落）～【００１６】（１行）は，【００１２】（２段落）～
【００１３】（２段落）と同様，凍結乾燥物に関する記載であり，【００１３】
（３段落）で示された「水性溶液」とは，凍結乾燥物であるオキサリプラチンを水
に溶かして再構築した水性溶液のことを意味している。
【００１３】（３段落）～【００１６】（１行）に対応する【００３１】（２段
落）で示された「従来既知の水性組成物」も，凍結乾燥物であるオキサリプラチン
を水に溶かして再構築した水性組成物を意味している。
【００１２】（２段落）に対応する【００３０】（２段落）及び【００３１】
（１段落）と，【００１３】（１段落「（ｂ）」）に対応する【００３２】（１段
落）との間に，【００３１】（２段落）が記載されていることも，【００３１】
（２段落）における「従来既知の水性組成物」が，凍結乾燥物であるオキサリプラ
チンを水に溶かして再構築した水性組成物を意味していることを裏付けている。
ｆ本件明細書には，従来技術としての公報が多数列記されており
（【０００２】～【００１２】（１段落）），そのうちの一つとして乙１が挙げら
れているにすぎない。これらの多数の従来技術の公報から乙１だけを抜き出して，
その他の本件明細書の記載（【００１２】（２段落）～【００１６】及び【００３
０】～【００３２】）に反して，「従来既知の水性組成物」（【００３１】）を乙
１に開示されたオキサリプラチン水溶液と解釈することは，妥当性を欠く。
ｇ「緩衝剤」が添加したものに限定されるとすれば，実施例１及び８
でも添加シュウ酸等が存在する以上，「緩衝剤」が含まれていることになる。
原判決は，実施例１及び８は，本件発明の効果を奏しない比較例である旨判示し
ているところ，本件発明の効果を奏しない実施例１及び８でも「緩衝剤」を含むこ
とになり，「緩衝剤」の意味を解釈する際に，乙１発明と比較しなければならない
という原判決の前提は，崩れている。
(ｴ)原判決が，本件発明１の構成要件Ｇが規定する緩衝剤の量（モル濃
度）の数値も，添加シュウ酸の量のみに基づいて規定されていることは明らかであ
る旨判示したのは，誤りである。
ａ本件明細書に触れた当業者は，解離シュウ酸のモル濃度を，ジアク
オＤＡＣＨプラチン１モルに対しシュウ酸１モル，ジアクオＤＡＣＨプラチン二量
体１モルに対しシュウ酸２モルが生成するという知見（本件明細書【００１３】～
【００１６】）に基づき，推計することができ，それにより，解離シュウ酸を含め
た溶液組成物中のシュウ酸の総量と，製薬上の安定性との関係を理解する。
ｂ本件明細書の各表に列記された添加されたシュウ酸又はシュウ酸ナ
トリウムのモル濃度の数値の下限値である１×１０－５
Ｍという数値（実施例１及
び８）と，【００２３】において組成物中に存在する緩衝剤のモル濃度の下限値と
して示されている５×１０-５
Ｍという数値は合致しない。また，前記の添加された
シュウ酸又はシュウ酸ナトリウムのモル濃度の数値の上限値である０．００２Ｍと
いう数値（実施例７及び１４）と，【００２３】において組成物中に存在する緩衝
剤のモル濃度の上限値として示された１×１０-２
Ｍという数値も合致しない。
【００２３】で示された組成物中に存在する緩衝剤の量（モル濃度）の下限値は，
実施例１～１７における添加されたシュウ酸又はシュウ酸ナトリウムの量の下限値
である１☓１０－５
Ｍより大きく，これが本件発明１の構成要件Ｇの下限値として
採用されている。
ｃ実施例１，８及び１８（ｂ）は「実施例」と明記されている。
解離シュウ酸を含めた溶液組成物中のシュウ酸の総量は，下記【表１】のように
推計され，その下限は５×１０-５
Ｍを超える値になるから，当業者は，本件発明の
構成要件Ｇの濃度の下限値は，添加したシュウ酸の濃度を規定するものではなく，
これに解離シュウ酸の濃度を加えた値であると理解する。
【表１】
上記推計を行えば，実施例１，８及び１８（ｂ）では，効果の差がないことから，
当業者は，概ね同じ値になっている推計結果が妥当なものであると認識する。
(ｵ)原判決が，実施例１及び８は実施例と認めることはできないとしてい
るのは，妥当性を欠く。
本件特許の出願当初の請求項１は，「５☓１０－５
Ｍ」という限定が入っていな
かったから，この数値が実施例と比較例とを区別する根拠にはなり得ない。
(ｶ)「緩衝剤」の文言解釈，すなわち，本件発明１の技術的範囲を解釈
する際に，新規性及び進歩性の判断を持ち出すのは，誤りである。
しかも，新規性及び進歩性を判断する際には，技術的思想を考慮しなければなら
実施例
No.
ジアクオＤ
ＡＣＨプラ
チン（Ａ）
ジアクオＤ
ＡＣＨプラ
チン二量体
（Ｂ）
（Ａ）及び
（Ｂ）量から
予想されるシ
ュウ酸量（分
解量）（Ｃ）
付加さ
れたシ
ュウ酸
量
（Ｄ）
（Ｃ）＋
（Ｄ）の合
計値
１
（初期）
2.9×10-5
1.2×10-5
5.2×10-5
1×10-5
6.2×10-5
１
(１か月)
3.0×10-5
1.2×10-5
5.3×10-5
1×10-5
6.3×10-5
８(初期）3.2×10-5
1.3×10-5
5.8×10-5
1×10-5
6.8×10-5
８
(１か月)
3.9×10-5
1.5×10-5
6.8×10-5
1×10-5
7.8×10-5
１８(b)
（初期）
3.9×10-5
1.2×10-5
6.4×10-5
06.4×10-5
１８(b)
(１か月)
3.3×10-5
1.2×10-5
5.8×10-5
05.8×10-5
ないにもかかわらず，原判決は，技術的思想を考慮していない。
原判決は，技術的思想が異なる場合は，実施の態様において重複する場合があっ
たとしても，同一発明とはいえないこと（最高裁判所昭和４２年（行ツ）第２９号，
同５０年７月１０日判決・裁判集民事１１５号２７５頁）を無視している。
仮に，原判決が判示するように「濃度５ｍｇ／ｍＬのオキサリプラチン水溶液に
おいて，解離シュウ酸のモル濃度が５☓１０－５
Ｍ以上となることは，ごく通常の
ことであ」った（２５頁３行～４行）としても，乙１発明ではシュウ酸を不純物と
して規定している以上，当該水溶液から，シュウ酸の量によって安定性を実現する
本件発明（技術的思想）に当業者が容易に想到することはあり得ない。
さらに，本件発明は，ｐＨ４．５未満という限定を付せば，新規性，進歩性が認
められる。このような発明において，新規性，進歩性に懸念があるとして，無理な
限定解釈を行うべきではなく，訂正による救済を与えるべく，構成要件の文言どお
り，クレーム解釈を行うべきである。
(ｷ)本件発明１は，解離シュウ酸のみの態様に加えて，添加シュウ酸を
加えた態様も含んでおり，添加シュウ酸として「そのアルカリ金属塩」を外部から
加える態様も技術的範囲に含まれているのであって，「シュウ酸」と「そのアルカ
リ金属塩」とを区別して記載することで，このことが明確になる。
本件明細書（【００３５】）では，添加される緩衝剤も水性緩衝溶液の形態で計量
することが好ましいとされており，「イオン」の形態で計量することが想定されて
いるにもかかわらず，本件明細書には「イオン」という文言が用いられていないか
ら，本件明細書では「イオン」であっても「緩衝剤」に当たる前提で記載がされて
おり，「シュウ酸」が「シュウ酸イオン」を包含しないかのような原判決の認定は，
本件明細書の記載を無視している。
(ｸ)「剤」の意味を，「各種の薬を調合したもの。また，その薬。」とい
う用語の一般的な意味で解釈するのは，不合理である。
本件発明は，静脈内（血液内）に注入される注射液に関するものであるところ，
この技術分野では，体内で生成された物質又は体内に存在している物質についても
「緩衝剤」という用語が用いられており（甲２９の１～３），「剤」という文言が用
いられているからといって，外部から添加されるというような解釈はされていない。
(ｹ)本件特許に係る特許請求の範囲請求項１０～１４（以下単に「請求
項１０～１４」という。）には，緩衝剤を「付加」することや「混合」することが
記載されているのに対し，本件発明１では，「包含」と，意図的に使い分けられて
おり，本件発明１の「緩衝剤」は，「付加」等されたものに限定されない。
イ被控訴人各製品は，溶媒である「担体」としては水しか含まれておらず，
構成要件Ｅ（「製薬上可能な担体が水であり，」）を充足する。
構成要件Ｅの「担体」は，本件明細書上，「製薬上許容可能な担体という用語は，
本明細書中で用いる場合，本発明のオキサリプラチン溶液組成物の調整に用いられ
得る種々の溶媒を指す。」（【００２４】）と明確に定義されている。
この定義規定における「溶媒」とは，「溶質を溶解している液体のこと」という
（甲１７）。したがって，「担体が水」であるか否かは，オキサリプラチン溶液組
成物中の液体が水であるか否かを検討すれば足り，この液体（溶媒）に，どのよう
な溶質が溶解しているかは問題にならない。
被控訴人各製品の溶質は，オキサリプラチン及び乳糖水和物（甲２６）であり，
この溶質を溶解している液体は「水」であるから，「水」が本件発明のオキサリプ
ラチン溶液組成物の調整に用いられた溶媒（担体）に該当する。
２被控訴人
(1)訴えの変更申立書の記載に係るものについて
ア被控訴人製品３に係る請求の拡張に係るものについて
被控訴人製品３は，被控訴人製品１及び２と同じ溶液で，容量が異なるのみで
あり，本件発明１及び本件訂正発明１の技術的範囲に属しない。
イ被控訴人各製品が本件発明２の技術的範囲に属する旨の主張の追加に係
るものについて
(ｱ)時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立て
特許権侵害訴訟において最も重要な請求の基礎である請求項を追加するという重
大な攻撃防御方法の変更を行うのであれば，原審において速やかに行うべきであっ
て，控訴審において，控訴理由書提出期限を２週間も経過した後になってから行う
のは不適当である。
また，控訴人が，本件発明２に基づく請求を追加する理由は，原判決において本
件発明１が乙１発明に基づき新規性・進歩性を欠く旨を指摘されたことから，これ
を回避すべく訂正の対抗主張を行うためと解されるところ，乙１発明に基づく無効
理由の主張は，原審における平成２８年２月２４日付け被告第１準備書面において
提出されていたのであるから，それから１０か月以上も経過した後に，その無効理
由を回避するために訂正の対抗主張を提出しようとしている控訴人には，重大な過
失がある。
仮に本件発明２に基づく請求の追加が許されるとすれば，被控訴人としては，本
件発明２についての訂正の対抗主張に対する反論を行う必要が生じる上，それに対
する控訴人の再反論も予想されることから，本件控訴審の完結は遅延することにな
る。
したがって，控訴人の前記主張部分は，時機に後れた攻撃防御方法として却下さ
れるべきである。
なお，原判決は，解離シュウ酸であっても本件発明１の「緩衝剤」に該当すると
いうのであれば，本件発明１は新規性・進歩性を欠く発明になってしまう旨を指摘
しており，控訴人が請求項２をどのように訂正したところで前記の指摘事実は変わ
るものではない。また，請求項２は，請求項１の従属項であり，請求項１の技術的
範囲に属さない製品が，請求項２の技術的範囲に属することはあり得ないから，請
求項２に基づく主張の追加は無意味であり，この点についての審理は不要である。
(ｲ)請求原因の認否
ａ前記１(1)イ(ｱ)ａの事実は，認める。
ｂ同ｂのうち，被控訴人各製品が，構成要件Ａ及び同Ｃを充足するこ
と，被控訴人製品２及び３が，「シュウ酸の量が，５☓１０－５
～１ｘ１０－４
Ｍの
範囲のモル濃度である組成物」であることは認め，その余の事実は否認する。
(ｳ)無効の抗弁
本件発明２は，本件発明１における緩衝剤のうち，シュウ酸のアルカリ金属塩を
シュウ酸ナトリウムに限定するだけの発明であるから，本件発明１及び本件訂正発
明１と同様の理由により，無効理由を有する。
(ｴ)本件発明２についての訂正の再抗弁について
ａ訂正の適法性について
争う。
ｂ訂正後の本件発明２（本件訂正発明２）に関する無効理由
(a)乙１発明に基づく進歩性欠如
注射剤のｐＨを適宜調整することは，本件優先日以前から当業者の技術常識であ
るから，本件訂正発明２は，乙１発明に基づいて容易に想到できる。
(b)実施可能要件違反
本件発明１及び本件訂正発明１についての主張を援用する。
(c)明確性違反
オキサリプラチン溶液のｐＨの測定値は，その測定方法や測定条件によって多少
なりとも相違するものと考えられるが，ｐＨの測定方法等については本件明細書に
は記載が見当たらないことから，本件訂正発明２につき，明確性要件違反の無効理
由が存する可能性がある。
ｃ本件訂正発明２の技術的範囲への属否について
前記(ｲ)ｂのとおり。
(2)その他の主張について
ア本件発明１の構成要件Ｂ，Ｆ及びＧに係る「緩衝剤」に，解離シュウ酸
は含まれない。
(ｱ)原判決は，本件明細書【００２２】における定義に基づいて「緩衝
剤」の意義を判断している。本件発明は，不純物の生成を完全に防止又は遅延させ
るような効果を有するものではなく，前記定義は，何と比較して防止又は遅延させ
るという意味であるのかを明らかにする必要がある。その解釈のために，本件明細
書の他の箇所の記載を参照することに問題はなく，本件明細書【００３１】による
と，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」，具体的には，乙１発明のオキ
サリプラチン水溶液よりもジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物が少ないという意
味であると解される。
(ｲ)本件発明における「緩衝剤」の作用効果，すなわち，「オキサリプ
ラチン溶液を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨ
プラチン及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ
得る」（本件明細書【００２２】）という作用効果の観点からは，添加シュウ酸と
解離シュウ酸には，その効果に明確な相違があるから，両者を同等に扱うことはで
きない。
解離シュウ酸は，単にオキサリプラチンの分解に関する化学平衡に関係している
だけであり，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の生成を防止又は遅延するようなもので
はないのに対して，添加シュウ酸は，オキサリプラチン溶液中のシュウ酸濃度を人
為的に増加させることによって，「平衡に関係している物質の濃度が増加すると，
当該物質の濃度が減少する方向に平衡が移動するという原理」に従い，ジアクオＤ
ＡＣＨプラチン等の不純物量を，シュウ酸又はそのアルカリ金属塩を添加（外部か
ら付加）しない場合よりも減少させるという効果を有するものである。
(ｳ)ａ本件発明１は，すぐに使える形態のオキサリプラチンの溶液組成
物を提供することのみを目的とするものではなく，乙１発明のようなオキサリプラ
チンの従来既知の水性組成物の欠点を克服・改善することも，その目的とするもの
である。
本件発明は，乙１発明を含むオキサリプラチンの従来既知の水性組成物と比較す
ると，製造工程中に安定であり，生成されるジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオ
ＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物が少ないという効果を有するものである。
ｂ本件特許請求の範囲請求項１には，「有効安定化量の緩衝剤」とい
う文言が当初から用いられていたから，緩衝剤の量には一貫して限定が存在してい
たのであって，この「有効安定化量」は，本件明細書の記載からは，約５☓１０－
５
Ｍ以上のモル濃度であると解するのが自然であるから，実施例１及び８は，出願
当初からいわゆる比較例であったと解される。
仮に，出願当初の請求項１における「有効安定化量」に実施例１及び８における
緩衝剤の量（１☓１０－５
Ｍ）が含まれるとした場合，出願当初の請求項１は，実
施例１８（ｂ）と比べてほとんど効果がない実施例１及び８もその技術的範囲に含
むような広すぎるクレームであったということになる。これが補正によって実施例
１８（ｂ）と比較して安定化効果を奏する緩衝剤の量（５☓１０－５
Ｍ以上）の範
囲に減縮されたと解することができるから，この場合についても，各実施例の作用
効果は，実施例１８（ｂ）と比較されていると解釈することに，特に問題は見当た
らない。
ｃ「製造工程中に安定」とは，「本発明の組成物中に生成される不純
物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよびジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が少
ない」ことを意味している（本件明細書【００３１】）のであって，ここで問題と
されているのは組成物中の不純物の量であって，製造する工程自体を比較するとい
う趣旨でない。
仮に，本件明細書の各実施例における不純物の量と比較されるべき対象が凍結乾
燥物質を再構築（使用時に水又はブドウ糖溶液に溶解すること）したものであると
すれば，本件明細書には，凍結乾燥物質を再構築したものの不純物量が開示されて
いなければならないが，このことについては全く記載がなく，乙１発明である実施
例１８（ｂ）のみが記載されている。
また，凍結乾燥物質を再構築したものは，その後すぐに使用することを前提とし
ているものであって，本件明細書の各表のように，製造後１か月間保存した場合の
安定性を問題にする必要があるようなものではない。
ｄ本件発明は，単に「緩衝剤」を包含していれば足りるとしているの
ではなく，「有効安定化量の緩衝剤」（具体的な濃度としては５☓１０－５
Ｍ～１
☓１０－２
Ｍと特定されている。）を包含することをその要件としている。そして，
「有効安定化量の緩衝剤」は，「オキサリプラチンの従来既知の水性組成物」（具
体的には実施例１８（ｂ）のようにシュウ酸等を添加しないオキサリプラチン水溶
液）よりも，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物が少なくなるような量の「緩衝
剤」を指すから，実施例１及び８は，「緩衝剤」は含まれているものの，「有効安
定化量の緩衝剤」を包含していると解することはできず，本件発明の効果を奏しな
い比較例である。
(ｴ)ａ本件明細書には，各実施例における総シュウ酸量（解離シュウ酸
も含めたシュウ酸量）を示す記載は存在していない。
控訴人による解離シュウ酸量の計算は，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びジアクオ
ＤＡＣＨプラチン二量体という，特定の不純物の量のみに基づいてされているが，
本件明細書（【表８】～【表１４】）には，「不特定不純物」や「総クロマトグラ
フィー的不純物」として，組成不明の不純物も含まれていることが示されている。
このような不特定不純物は，その組成が不明である以上，その存在がシュウ酸濃度
にどのような影響を与えるかについても不明であるから，本件明細書において開示
されている情報だけから，各実施例中の総シュウ酸量を計算によって求めることは，
当業者といえども不可能である。仮に，本件明細書が添加シュウ酸の量だけでなく，
解離シュウ酸の量も問題とする趣旨であったのであれば，各実施例のオキサリプラ
チン溶液中のシュウ酸量を直接測定する必要があるのであって，それ以外の方法に
基づく議論は，憶測の域を出るものではない。
ｂ本件明細書【００２３】は，「組成物中に存在する緩衝剤の量」を
示しているのではなく，組成物中に存在する「有効安定化量の緩衝剤」の量として
好ましいモル濃度の範囲を列挙しているものであり，約５☓１０－５
Ｍとのモル濃
度への言及は，「有効安定化量」として好ましい緩衝剤の量の下限を示すものであ
る。
添加されたシュウ酸がオキサリプラチン溶液の安定化という作用効果を奏するに
は，ある程度の量を付加することが必要となるところ，具体的にどの程度の量のシ
ュウ酸を添加する必要があるかは，添加するシュウ酸の量を変えてみて，その安定
性（具体的には，溶液中のジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物量）を測定するし
かない。本件明細書に開示されている結果によると，１☓１０－５
Ｍのシュウ酸を
添加している実施例１及び８における不純物量が実施例１８（ｂ）とほとんど変わ
らない一方で，５☓１０－５
Ｍのシュウ酸を添加している実施例２及び９の不純物
量は，実施例１８（ｂ）に比べて有意に低下していることが分かる（【表８】，
【表９】）。
このような本件明細書の開示に接した当業者は，本件明細書【００２３】が約５
☓１０－５
Ｍを「有効安定化量」として好ましいモル濃度の下限としているのは，
上記のような各実施例の不純物量の測定値に基づき，実施例２及び９における添加
シュウ酸の量をもって，「有効安定化量」として好ましい濃度の下限としたもので
あることを理解できる。
ｃ本件明細書の実施例１８（ｂ）は比較例であって，本件発明の実施
例ではない。本件明細書において，実施例１８（ｂ）は，「非緩衝化オキサリプラ
チン溶液組成物」（【００７３】)とされているのであって，実施例１８（ｂ）に
おいては，本件発明の「緩衝剤」は存在していないことが前提とされているから，
実施例１８（ｂ）に含まれるシュウ酸，すなわち解離シュウ酸が本件発明の「緩衝
剤」に該当する余地はない。
(ｵ)本件明細書の各実施例の不純物量及び【００２３】が「有効安定化
量」として好ましいモル濃度の下限を約５☓１０－５
Ｍとしていることに照らすと，
出願当初の本件特許請求の範囲請求項１における「有効安定化量の緩衝剤」とは，
約５☓１０－５
Ｍ以上の濃度の添加シュウ酸を意味していると解するのが自然であ
るから，添加シュウ酸の量がこれに満たない実施例１及び８が出願当初から比較例
であったとしても，５☓１０－５
Ｍを実施例と比較例とを区別する基準であると考
えることについて，特に問題は見当たらない。
(ｶ)特許発明の技術的範囲を定めるに当たって，公知技術（より広く言
えば，出願時の技術水準）を考慮するのは当然のことである。
仮に，解離シュウ酸であってもジアクオＤＡＣＨプラチンの生成を防止し又は遅
延させているというのであれば，公知技術においても，オキサリプラチン，解離シ
ュウ酸及びジアクオＤＡＣＨプラチン二量体等が平衡関係となっていることは当業
者に自明の事項であるから，公知技術における解離シュウ酸がジアクオＤＡＣＨプ
ラチンの生成を防止し又は遅延させていること，すなわち本件発明の「緩衝剤」に
該当するものになるということも当業者には容易に想到できるということになる。
なお，控訴人が，発明の新規性・進歩性が否定されるわけではない旨の主張の根
拠として挙げる最高裁判決は，旧特許法８条の先後願関係に関するものであって，
本件において適切な判例ではない。
(ｷ)「シュウ酸」と「そのアルカリ金属塩」が並列に記載されているこ
とからすると，本件発明１における「シュウ酸」は，「そのアルカリ金属塩」と同
様に，外部から添加されたものを意味すると解するのが自然である。
仮に「シュウ酸」がシュウ酸イオンをも包含する概念であるとすれば，シュウ酸
のアルカリ金属塩を添加した場合には，緩衝剤としてシュウ酸を使用したともシュ
ウ酸のアルカリ金属塩を使用したともいえることになり，「シュウ酸」と「そのア
ルカリ金属塩」を区別している意味がなくなる。
本件特許の請求項１～３をみると，請求項３は，緩衝剤がシュウ酸のアルカリ金
属塩である場合をその技術的範囲から除外しているはずであるが，控訴人の主張に
よると，シュウ酸のアルカリ金属塩を添加した場合でも「シュウ酸」（シュウ酸イ
オン）を使用したということになるから，請求項３の技術的範囲に含まれることに
なってしまい，請求項２及び３における限定の意味が失われる。
本件明細書【００３５】の記載は，緩衝剤（具体的には，シュウ酸ナトリウム又
はシュウ酸二水和物）を直接に混合容器に移してもよいし，水に溶かしてから混合
容器に移してもよいということを述べているにすぎず，オキサリプラチンが分解し
て生じる解離シュウ酸が「緩衝剤」に含まれることを示唆するものではない。本件
明細書の記載（【００４２】，【００４４】，【００４７】）に照らすと，各実施
例におけるシュウ酸の量は，付加される前の固体の重量として計量されていること
が明らかであるから，【００３５】に基づいて「イオン」の形態で計量することが
想定されていると解釈することはできない。
(ｸ)「剤」は，「各種の薬を調合すること。また，その薬。」との意義
を有するものであって（乙４１），外部からシュウ酸を添加する行為は，「数種の
薬剤をまぜ合わせて，ある薬をつくること」という「調合」の定義と整合的である
から，添加シュウ酸は「剤」の一般的な語義に合致するのに対して，オキサリプラ
チンが分解して解離シュウ酸（シュウ酸イオン）が生じる現象は，前記の定義と整
合しない。
「調合」との用語は，本来，その対象に限定はなく，広く「二種，または二種以
上のものをまぜあわせること」を意味しており（乙３６，３７），必ずしも薬剤の
混合の場合に限られるものではないから，外部からシュウ酸（緩衝剤）を添加する
行為を「調合」と呼ぶことに問題はない。
甲２９の１～３は，いずれも本件優先日後に出版された書籍であって，本件優先
日当時における技術常識の認定に資するものではない上，血液中の緩衝作用に関す
る記載であって，生物学又は医学の分野における用例であるから，本件発明１が属
する化学又は製剤学の分野についての記載ではない。なお，医学の分野において，
「緩衝剤」とは，「体液のｐＨに変動が生じた場合，これを是正する目的で使用す
る薬剤」と定義されており（乙３８），外部から投与される薬剤を指すことが前提
とされているから，甲２９の１～３は，生物学又は医学の分野においても，一般的
な定義と整合しない。
化学の分野においては，「緩衝剤」とは，「‘緩衝作用’をもたせるために加え
る物質」（乙３９），「緩衝液を調整するための試薬」（乙４０）などと定義され
ており，外部から加えるものを指す用語として定着している。また，製剤の分野に
おいても，「緩衝剤」は，外部から添加されるものであることが前提とされている
（乙２８）。
(ｹ)方法の発明である請求項１０～１４と物の発明である請求項１とで
異なる表現が用いられていても特に不自然ではない。
方法の発明において「緩衝剤」が付加又は混合されることが明記されていること
に照らすと，物の発明である請求項１についても，「緩衝剤」は付加されたものに
限られると解するのが自然である。
イ本件発明１の構成要件Ｅにおける「製薬上許容可能な担体」は「水」に
限定されるから，乳糖溶液を担体とするオキサリプラチン溶液である被控訴人各製
品は，本件発明１の構成要件Ｅを充足しない。
本件発明１における「製薬上許容可能な担体」とは，「本発明のオキサリプラチ
ン溶液の組成物の調整に用いられ得る種々の溶媒」であると定義されており，一般
に，「溶媒」とは，「溶剤」と同義であって，「物質を溶かして溶液とするときに
用いる液体物質」のことを指しており，「溶媒に溶けて，溶液となる物質」が「溶
質」であるから（乙６），「オキサリプラチン溶液組成物の調整に用いられ得る
種々の溶媒」とは，溶質であるオキサリプラチンを溶かしてオキサリプラチン溶液
とするときに用いる液体物質のことを指している。
被控訴人各製品においてオキサリプラチンを溶解してオキサリプラチン溶液とす
るときに用いられている液体物質は，注射溶液４０ｋｇに乳糖水和物２．２５ｋｇ
を加えて撹拌することによって製造された乳糖溶液である（乙７）から，被控訴人
各製品の「製薬上許容可能な担体」は，乳糖溶液であって，水ではない。
仮に，乳糖溶液にオキサリプラチンを溶解して製造されるオキサリプラチン溶液
の「製薬上許容可能な担体」が「水」であるならば，いかなる糖溶液についても，
その「製薬上許容可能な担体」は「水」であるということになり，「水」とは別に
糖溶液が「製薬上許容可能な担体」になることはないはずであるが，本件明細書
【００２４】は，「水」とは別の「その他の適切な担体（溶媒）の代表例」として，
「製薬上許容可能なラクトース，デキストロース（グルコース），スクロース，マ
ンノース，マンニトール，シクロデキストリン等またはそれらの混合物の糖溶液」
を挙げているから，控訴人の主張は，本件明細書の記載と整合しない。
また，溶解前の乳糖水和物は固体であるが，それを水に溶解して作成される乳糖
溶液は液体であり，被控訴人製品における液体は水のみであるとする控訴人の主張
は，前提を誤っている。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，当審における主張及び立証を踏まえても，本件発明１における
「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュウ酸に限られ，解離シュウ酸を含ま
ないものと解されるから，解離シュウ酸を含むのみで，シュウ酸が添加されていな
い被控訴人製品１及び２は，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝剤」を含有するもので
はなく，したがって，被控訴人製品１及び２は，本件発明１及び本件訂正発明１の
技術的範囲に属しないものと判断した原判決は，相当であると判断する。
その理由は，次のとおり原判決を補正するほか，原判決の「事実及び理由」の第
３の１(1)～(3)（２０頁２５行目～３４頁１３行目）に記載のとおりであるから，
これを引用する。
ただし，原判決２０頁２５行目～３４頁１３行目の「被告各製品」を「被控訴人
製品１及び２」に，同「本件発明」を「本件発明１」に，同「本件訂正発明」を
「本件訂正発明１」に，それぞれ読み替える。
（原判決の補正）
(1)原判決２１頁６行目～９行目の「特許発明の・・・（・・・改正前の規
定。）」を「特許発明の技術的範囲は，明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定
められるべきものである（特許法７０条１項。ただし，平成１４年法律第２４号に
よる改正前の規定。）が，その用語の解釈に際しては，明細書の特許請求の範囲以
外の部分の記載及び図面を考慮するものとされている（同条２項。ただし，平成１
４年法律第２４号による改正前の規定。）ところ」と改める。
(2)原判決２１頁２４行目～２６行目の「（後述するとおり，・・・生成す
る。）」を削る。
(3)原判決２２頁７行目の「溶媒」を「水性溶液」と改める。
(4)原判決２４頁９行目から２５行目１１行目までを削る。
(5)原判決２５頁１２行目の「(ｷ)」を「(ｶ)」と改める。
(6)原判決２５頁１６行目～２４行目を次のとおり改める。
「ところで，緩衝剤として「シュウ酸アルカリ金属塩」を選択した場合を考える
と，この場合，オキサリプラチン水溶液中には，オキサリプラチンが分解して生じ
た解離シュウ酸と「シュウ酸アルカリ金属塩」が同時に存在するところ，オキサリ
プラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「シュウ酸アルカリ金属塩」に該当しな
いことが明らかであるから，緩衝剤は，オキサリプラチン水溶液に添加される「シ
ュウ酸アルカリ金属塩」を指すと解するほかない。そうすると，「シュウ酸アルカ
リ金属塩」と並列に記載されている「シュウ酸」についても，オキサリプラチンが
分解して生じた解離シュウ酸を除き，オキサリプラチン水溶液に添加されるシュウ
酸を意味すると解することが自然である。」
(7)原判決２６頁７行目の「(ｸ)」を「(ｷ)」と改める。
(8)原判決２６頁７行目の「溶媒」を「水性溶液」と改める。
(9)原判決２６頁２０行目の「(ｷ)」を「(ｶ)」と改める。
(10)原判決２８頁２６行目の「にも」を「に」と改める。
(11)原判決２９頁７行目の「ひとり」を削る。
(12)原判決２９頁８行目の「解決すること」の後に「だけ」を加える。
(13)原判決２９頁１３行目の「「実施例１」」の後に「及び」を加える。
(14)原判決２９頁１５行目の「当然ながら」を削る。
(15)原判決２９頁２６行目の「そして」から３０頁４行目までを削る。
(16)原判決３０頁１１行目から３４頁８行目までを削る。
(17)原判決３４頁１０行目の「Ｅ，」を削る。
(18)原判決３４頁１１行目の「構成要件Ｄの充足性（争点１－３）」を「そ
の余の構成要件」と改める。
２当審における当事者の主張に対する判断
(1)訴えの変更申立書の記載に係る主張について
ア訴えの変更の許否について
被控訴人製品３の生産等の差止請求及び廃棄請求に係る訴えは，被控訴人製品１
及び２の生産等の差止請求及び廃棄請求に係る訴えとは，請求の基礎を同じくする
ものである。
また，前記前提事実（第２の２(9)）のとおり，被控訴人は，被控訴人製品３を，
平成２７年１２月以降，生産等しているところ，被控訴人製品３が，被控訴人製品
１及び２と同じ溶液で，容量が異なるのみであることは，当事者間に争いがないか
ら，控訴人の被控訴人に対する被控訴人製品３の生産等の差止請求権及び廃棄請求
権の存否の判断をするために，前記第２の３で引用する原判決「事実及び理由」の
第２の３記載の被控訴人各製品１及び２に係る争点のほかに，判断が必要となる争
点は，見当たらない。したがって，著しく訴訟手続を遅滞させるおそれもないとい
える。
よって，控訴人は，被控訴人製品３の生産等の差止請求及び廃棄請求を追加する
訴えの変更をすることができる。
イ被控訴人各製品が本件発明２の技術的範囲に属する旨の主張について
(ｱ)位置付け
控訴人の被控訴人各製品が本件発明２の技術的範囲に属する旨の主張の追加は，
新たな訴訟物を追加するものではなく，訴えの追加的変更には該当せず，請求原因
として，新たな攻撃方法を追加するものと解される。
(ｲ)時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて
控訴人は，平成２７年１０月１４日の訴え提起以来，原審の審理において，差止
請求等に係る請求原因として，本件特許の特許請求の範囲における請求項のうち，
請求項１に係る発明（本件発明１）を主張し，被控訴人製品１及び２がその技術的
範囲に属する旨を主張してきたところ，平成２８年１２月２６日に至り，当裁判所
に対し，被控訴人各製品が本件発明２の技術的範囲に属する旨の主張を記載した訴
えの変更申立書を提出し，平成２９年２月１４日の当審第１回口頭弁論期日におい
てこれを陳述したところ，控訴人の前記主張は，原審の審理において適時に行うべ
きものであったといえ，控訴人においてこれができなかった事情は格別認められな
い。
しかしながら，本件特許の請求項２は，同請求項１の範囲を限定したものであり，
請求項１に係る主張・立証は，当審第１回口頭弁論期日までの審理において行われ
ており，同期日において，被控訴人に更なる反論の機会を与えなくとも，訴訟全部
が裁判をするのに熟するに至ったと認められるから，控訴人の前記の主張の追加に
より，訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。
したがって，被控訴人の前記主張の追加を民訴法１５７条に基づく時機に後れた
攻撃防御方法として却下することはしない。
(2)被控訴人各製品は本件発明１の構成要件Ｂ，Ｆ及びＧを充足するかにつ
いて
ア控訴人は，本件明細書の「緩衝剤」の定義（【００２２】，【００２
３】）によると，「緩衝剤」は，「オキサリプラチン溶液組成物」において，本件
明細書記載のモル濃度で存在するものであり，あらゆる酸性又は塩基性剤を意味す
る，本件発明１の課題，作用効果の観点からすると，添加シュウ酸であろうと解離
シュウ酸であろうと，オキサリプラチン溶液中に存在するすべてのシュウ酸の濃度
が問題となる旨主張する。
しかしながら，前記説示（原判決「事実及び理由」の第３の１(1)イ，ウ(ｲ)）の
とおりであって，控訴人の前記主張は採用することができない。
オキサリプラチン水溶液においては，オキサリプラチンと水が反応し，オキサ
リプラチンの一部が分解されて，ジアクオＤＡＣＨプラチンとシュウ酸（解離シ
ュウ酸）が生成される。その際，これとは逆に，ジアクオＤＡＣＨプラチンとシュ
ウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される反応も同時に進行することになるが，
十分な時間が経過すると，両反応（正反応と逆反応）の速度が等しい状態（化学平
衡の状態）が生じ，オキサリプラチン，ジアクオＤＡＣＨプラチン及びシュウ酸
の量（濃度）が一定となる。
また，上記のオキサリプラチンの分解によって生じたジアクオＤＡＣＨプラチ
ンからジアクオＤＡＣＨプラチン二量体が生成されることになるが，その際にもこ
れとは逆の反応が同時に進行し，化学平衡の状態が生じることになる。
上記のような平衡状態にあるオキサリプラチン水溶液にシュウ酸を添加すると，
ルシャトリエの原理（ある可逆反応が化学平衡にあるとき，温度，圧力，濃度な
どの条件を変えると，その影響を打ち消す方向に化学平衡は移動するという原理。
乙３５）によって，シュウ酸の量を減少させる方向，すなわち，ジアクオＤＡＣ
Ｈプラチンとシュウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される方向の反応が進行
し，新たな平衡状態が生じることになる。そして，この新たな平衡状態においては，
シュウ酸を添加する前の平衡状態に比べ，ジアクオＤＡＣＨプラチンの量が少なく
なるから，上記の添加されたシュウ酸は，不純物であるジアクオＤＡＣＨプラチン
の生成を防止し，かつ，ジアクオＤＡＣＨプラチンから生成されるジアクオＤＡＣ
Ｈプラチン二量体の生成を防止する作用を果たすものといえる。
他方，解離シュウ酸は，水溶液中のオキサリプラチンの一部が分解され，ジア
クオＤＡＣＨプラチンとともに生成されるもの，すなわち，オキサリプラチン水溶
液において，オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる上記平衡状態を構成
する要素の一つにすぎないものであるから，このような解離シュウ酸をもって，当
該平衡状態に至る反応の中でジアクオＤＡＣＨプラチン等の生成を防止したり，遅
延させたりする作用を果たす物質とみることはできないというべきである。
イ控訴人は，原判決が，本件明細書【００３１】の「オキサリプラチンの
従来既知の水性組成物」を，乙１発明のオキサリプラチン水溶液であるとしている
のは，誤りである旨主張する。
しかしながら，前記説示（原判決「事実及び理由」の第３の１(1)イ，ウ(ｳ)）の
とおりであって，控訴人の前記主張は採用することができない。
(ｱ)本件明細書においては，凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成
物のみならず，乙１発明に対応する豪州国特許出願第29896/95号（WO96/04904）
に係るオキサリプラチン水溶液について従来技術として挙げられ（【００１０】），
オキサリプラチンの水溶液中において不純物が生成されるという問題及び有意に少
ない量しか不純物を生成しないより安定なオキサリプラチン溶液組成物を開発する
という課題についての説明がされ（【００１２】～【００１６】），「上記の不純物を
全く生成しないか，あるいはこれまでに知られているより有意に少ない量でこのよ
うな不純物を生成するオキサリプラチンのより安定な溶液組成物を開発することが
望ましい。」（【００１６】）と記載されており，また，本件明細書の【００３０】に
は，「現在既知のオキサリプラチン組成物」との記載があり，凍結乾燥粉末形態の
オキサリプラチンに対する本件発明の利点について記載されており，【００３１】
には，第１段落で，凍結乾燥物質を用いる場合に存在する再構築のための適切な溶
媒の選択に際してエラーが生じる機会がないことが記載されているが，第２段落で，
本件発明の組成物が，オキサリプラチンの従来既知の水性組成物よりも製造工程中
に安定で，ジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物が少ない旨が記載されているから，
本件発明１は，乙１発明を含む従来既知のオキサリプラチン溶液組成物における不
純物生成の問題を改善することをも目的とする発明である。
凍結乾燥物質形態のオキサリプラチンは，注入用の水又は５％グルコース溶液を
用いて患者への投与の直前に再構築されて利用されるものであり（本件明細書【０
０１２】），凍結乾燥物質を適切な溶液に溶かして溶液組成物にした状態で，長期間
保存した上で，患者への投与を行うことは予定されていなかったところ，乙１発明
は，使用時の再構成操作における間違った操作のリスクを排除し，すぐに使用でき，
医薬的に許容される期間貯蔵した後でも，オキサリプラチン含量が当初の含量の少
なくとも９５％であるオキサリプラチン注射液を製造することを目的とするもので
あり（乙１の２），本件明細書で，従来技術として挙げられたもののうち，オキサ
リプラチン水溶液であることが明示されているものは，乙１発明のみである（【０
００７】～【００１２】）。
そうすると，本件発明は，乙１発明のオキサリプラチン水溶液より少ない量でし
か不純物を生成しないオキサリプラチン水溶液に関するものといえる。
(ｲ)後記ウ(ｲ)のとおり，実施例１及び８は，出願当初は実施例であった
が，その後，本件特許請求の範囲に「５☓１０－５
Ｍ」以上との数値限定がされた
ため，実施例でなくなったものであるところ，実施例１及び８は，実施例１８（ｂ）
と比較して有意に少ない量しか不純物を生成しないといえないこと（本件明細書
【表８】，【表９】，【表１４】）から，上記数値限定がされたものと認められる。し
たがって，実施例１及び８は，本件発明１の作用効果が認められないことから実施
例でなくなったものということができ，そのようなものを根拠として，「従来既知
の水性組成物」の意義を解釈することはできない。
(ｳ)控訴人は，緩衝剤を添加したものが，乙１発明と比較して「製造工
程中に安定」であると考えると，乙１に記載されたオキサリプラチン水溶液を製造
する工程と，オキサリプラチンに緩衝剤を添加した水溶液を製造する工程とを比較
する概念が突如出てくるが，本件明細書には，これらの製造工程における安定性を
比較した結果は示されていないから，このように理解することは不自然であり，凍
結乾燥物を溶解させて再構築させる工程が本件明細書【００３１】の工程である旨
主張する。
しかし，本件明細書【００３１】の記載からすると，製造工程中の安定性は，そ
れが，本件発明１の組成物中に生成される不純物が少ないことを意味することから
記載されているにとどまるのであって，本件明細書における製造工程を凍結乾燥物
を溶解させて再構築させる工程と限定して解釈することはできない。
したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
(ｴ)控訴人は，本件明細書の【００１２】～【００１６】と【００３０】
～【００３２】とは対応した記載になっているなどとして，【００３１】の「従来
既知の水性組成物」は凍結乾燥物であるオキサリプラチンを水に溶かして再構築し
た水性組成物である旨主張するが，前記(ｱ)のとおりであって，採用することがで
きない。
(ｵ)控訴人は，本件明細書には，従来技術の公報が多数列記されており，
乙１だけを抜き出して，「従来既知の水性組成物」（【００３１】）を，乙１発明のオ
キサリプラチン水溶液と解釈することは，妥当性を欠く旨主張するが，前記(ｱ)の
とおりであって，採用することができない。
(ｶ)控訴人は，本件発明の効果を奏しない実施例１及び８を比較例であ
るとすると，「緩衝剤」の意味を解釈する際に，乙１発明と比較しなければならな
い旨を主張するが，実施例１及び８は，「緩衝剤」が含まれないから比較例になる
わけではなく，「緩衝剤」が含まれるものの，後記ウ(ｲ)のとおり，数値限定により，
本件発明１の技術的範囲から除外されたものと認められるのであり，控訴人の前記
主張は採用することができない。
ウ(ｱ)控訴人は，本件発明１の構成要件Ｇが規定する緩衝剤の量は，添加
シュウ酸の量と一致せず，解離シュウ酸の量を併せた数値であるから，原判決が，
本件発明１の構成要件Ｇが規定する緩衝剤の量は，添加シュウ酸の量のみに基づい
ている旨判示したのは，誤りである旨主張する。
しかしながら，本件明細書には，実施例として，添加シュウ酸又は添加されたシ
ュウ酸ナトリウムのモル濃度のみが数値として記載されており（【表８】～【表１
３】），解離シュウ酸のモル濃度の測定値も推定値も記載されていない（甲２）。本
件発明１の構成要件Ｇに係るモル濃度の数値は，本件特許出願時の請求項５のモル
濃度の数値から「約」を除いたものであり，本件明細書には，前記特許出願時から
【表８】～【表１３】の記載がある（乙８の１）から，当業者は，この構成要件Ｇ
に係るモル濃度の数値は，本件明細書に記載されている添加シュウ酸又は添加され
たシュウ酸ナトリウムのモル濃度の数値と理解するのであって，解離シュウ酸のモ
ル濃度の推定値を足し合わせた数値が，前記の構成要件Ｇに係るモル濃度とされて
いると理解するとは考えられない。
そして，実施例１～１７のうち，実施例１及び８を除く実施例の添加シュウ酸又
は添加されたシュウ酸ナトリウムのモル濃度は，前記の構成要件Ｇに係るモル濃度
の数値の範囲内である。
したがって，控訴人の前記主張は，採用することができない。
(ｲ)控訴人は，本件明細書の実施例１，８及び１８（ｂ）は本件発明１
の実施例であり，解離シュウ酸を含めた溶液組成物中のシュウ酸の総量を推計する
と，その下限は，５☓１０－５
Ｍを超える値になるから，当業者は，これが本件発
明１の構成要件Ｇの濃度の下限値を規定するものであると理解する旨主張する。
しかしながら，前記説示（原判決「事実及び理由」の第３の１(1)ウ(ｳ)）のとお
りであって，控訴人の前記主張は採用することができない。
本件明細書では，実施例１８について，「比較のために，例えば豪州国特許出願
第２９８９６／９５号・・・に記載されているような水性オキサリプラチン組成物
を，以下のように調製した」と記載され（【００５０】），また，実施例１８の安定
性試験の結果を示すに当たっては，「比較例１８の安定性」との表題が付された上
で，「実施例１８（ｂ）の非緩衝化オキサリプラチン溶液組成物」と記載されてい
る（【００７３】）。そして，前記の「豪州国特許出願第２９８９５／９６号」は，
本件明細書で従来技術として挙げられる乙１発明（【００１０】）にほかならない。
以上のような本件明細書の記載を総合すると，控訴人が指摘する実施例１８
（ｂ）は，「実施例」との文言が用いられてはいるものの，本件発明１の実施例
ではなく，実施例との比較例として理解されるべきものである。
また，実施例１及び８において添加された緩衝剤のモル濃度は，いずれも「０．
００００１Ｍ」(１☓１０－５
Ｍ)である（本件明細書【表８】，【表９】）ところ，本
件特許出願時，請求項１は，「オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤および製
薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物。」というもので
あって（乙８の１），その後の補正等の経過の中で，製薬上許容可能な担体が水で
あり，緩衝剤がシュウ酸又はそのアルカリ金属塩であり，しかも，その緩衝剤の量
が，構成要件Ｇのとおりの範囲のモル濃度であるとの限定がされ，本件発明１に係
る特許が登録されたものであると認められる。そうすると，本件特許の出願当初の
請求項１に係る発明に数値制限はなく，実施例１及び８は，実施例であったが，
「５☓１０－５
Ｍ」以上との数値限定がされたため，実施例１及び８は，本件発明
の実施例に該当しなくなったものと解される。以上によると，実施例１及び８は，
前記の補正等の結果，構成要件Ｇを満たさないものとして，本件発明１の実施例か
ら除外されたものと認められ，本件発明１の実施例であるとは認められない。
したがって，控訴人の前記主張は採用することができない。
エ被控訴人は，本件発明１は，解離シュウ酸のみの態様に加えて，添加シ
ュウ酸を加えた態様も含んでおり，添加シュウ酸として「そのアルカリ金属塩」を
外部から加える態様も技術的範囲に含まれており，「シュウ酸」と「そのアルカリ
金属塩」とを区別して記載することで，このことが明確になるのであり，本件明細
書では，「イオン」であっても「緩衝剤」に当たる前提で記載がされている旨主張
する。
しかし，前記説示（原判決「事実及び理由」の第３の１(1)イ(ｶ)）のとおりで
あって，控訴人の前記主張は採用することができない。
本件明細書【００３５】には，「適切な緩衝剤（固体形態の，または好ましくは
適切なモル濃度の水性緩衝溶液の形態の）を適切な容器中で計量して，混合容器
（残りのＷ．Ｆ．Ｉ．の一部を含入する濯ぎ容器）に移す。」，【００３４】には，
「実施例１～１４の組成物は，以下の一般手法により調整した；注射用温水（Ｗ．
Ｆ．Ｉ．）・・・」，【００３６】には，「適切な容器中でオキサリプラチンを計量し
て，混合容器（残りのＷ．Ｆ．Ｉ．の一部を含入する濯ぎ容器）に移す。・・・残
りのＷ．Ｆ．Ｉ．で最終容積を満たす。」との記載があり，前記の【００３５】の
記載は，実施例１～１４のオキサリプラチン水性組成物を調整する工程の一部を説
明したものであるところ，本件明細書には，実施例１～７において添加されたシュ
ウ酸ナトリウム及び実施例８～１４において添加されたシュウ酸は，いずれも重量
（ｍｇ）とモル濃度を単位としてその分量が記載されており（【表１】，【表２】，
【表８】～【表１０】），実施例８～１４において添加されたシュウ酸は，二水和物
として付加され，シュウ酸二水化物の重量が記載されている（【００４２】）のであ
るから，前記の【００３４】～【００３６】において，適切なモル濃度の水性緩衝
溶液の形態の緩衝剤を適切な容器中で計量し，一定の濃度の緩衝剤の水溶液を調整
した上，これにオキサリプラチンを溶かし，その後，更に水を加えて，オキサリプ
ラチン水溶液を調整することが記載されているからといって，本件明細書に，シュ
ウ酸イオンの重量やモル濃度についての記載がないにもかかわらず，本件明細書が，
シュウ酸イオンの計量をもって「緩衝剤」を計量することを前提にしているとはい
えない。
オ控訴人は，静脈内（血液内）に注入される注射液の技術分野では，「剤」
という文言が用いられているからといって，外部から添加されると解釈されていな
い旨主張する。
「剤」とは，一般に，「各種の薬を調合すること。また，その薬。」（広辞苑〔第
４版〕。乙４１。）を意味するものであるから，このような一般的な語義に従うと，
「緩衝剤」とは，「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意味するので
あって，オキサリプラチンの分解によって自然に生成され，「調合」することが想
定し難い解離シュウ酸（シュウ酸イオン）は，「緩衝剤」には当たらない。
血液における二酸化炭素の運搬につき，「水素イオンはヘモグロビンに取り込ま
れる。これによりヘモグロビンは血液の緩衝剤として働く。」との記載（甲２９の
１），アミノ酸の滴定と緩衝能につき，「アミノ酸は，その化学構造に応じて，それ
ぞれのｐＫａ値付近のｐＨにおいて効果的な緩衝剤として作用できる」との記載
（甲２９の２），生体における緩衝液（炭酸水素塩緩衝液（血液），リン酸塩緩衝液
（細胞内液），タンパク質緩衝液など）としての「血液を緩衝」する生理的緩衝液
のうち，リン酸塩緩衝液につき，「細胞は他の弱酸も含んでいるが，これらの物質
は緩衝剤としては重要ではない」，リン酸二水素イオンやリン酸水素イオンが「緩
衝剤として効果的に機能するｐＨ範囲」，タンパク質緩衝液につき，「タンパク質分
子は生体内にかなり高い濃度で存在しているので，それらは強力な緩衝剤である」
との各記載（甲２９の２），塩基性アミノ酸につき，「ヒスチジン残基は緩衝剤とし
て働く」との記載（甲２９の２）があるとしても，これらは，生体内の酸又は塩基
による急激なｐＨ変化を防ぐことを「緩衝」といい，生体内に備わっている急激な
ｐＨ変化に抵抗する物質を「緩衝剤」ということ（甲２９の２・３）を前提にする
ものと解される。一般に，体液のｐＨに変動が生じた場合，これを是正する作用に
つき，「緩衝剤」とは，「体液のｐＨに変動が生じた場合，これを是正する目的で使
用する薬剤。」（医学大事典〔第１７版〕。乙３８。），「‘緩衝作用’をもたせるため
に加える物質」（分析化学用語事典〔初版〕。乙３９。），「緩衝液を調整するための
試薬」（化学用語事典〔第３版〕。乙４０）と解されていることを考え併せると，生
体内の化学物質がｐＨの急激な変化を防止する機能を有することをもって，その化
学物質が「緩衝剤」として機能すると表現されているとしても，解離シュウ酸を，
「緩衝剤」に含まれるものと認めることはできないとの前記判断を左右するもので
はない。
カ控訴人は，請求項１０～１４では，緩衝剤を「付加」，「混合」すると，
本件発明１では，緩衝剤を「包含」すると，意図的に使い分けられているから，本
件発明の「緩衝剤」は，「付加」等されたものに限定されない旨主張する。
本件発明１における「包含」は，「有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能
な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物」という記載の一部であるとこ
ろ，前記アのとおり，「緩衝剤」には，解離シュウ酸は含まれないと解されるので
あって，前記記載をもって，前記認定を左右するものとは認められない。
請求項１０は，「オキサリプラチンの溶液の安定化方法」，請求項１１～１４は，
請求項１～９のいずれかの組成物の「製造方法」であって，「付加」との記載は，
緩衝剤を水性溶液に付加すること，「混合」との記載は，緩衝剤を，担体及びオキ
サリプラチン，又は，担体のみと混合すること，という構成要件に含まれているの
に対し，本件発明１における「包含」との記載は，組成物を構成する物を記載した
ものであるから，「付加」及び「混合」は，外部からの添加を意味し，「包含」は，
外部からの添加を必ずしも意味しないものとして，意図的に使い分けられたものと
は，評価できない。
キ以上のとおりであって，控訴人の前記主張は，いずれも採用することが
できない。他に前記認定を覆すに足りる主張・立証はない。
そうすると，本件発明１における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，添加シュ
ウ酸に限られ，解離シュウ酸を含まないものと解される。
被控訴人各製品は，解離シュウ酸を含むものの，シュウ酸が添加されたものでは
ないから，「緩衝剤」を含有するものとはいえず，構成要件Ｂ，Ｆ及びＧの「緩衝
剤」に係る構成を有しない。
以上によると，被控訴人各製品は，その余の構成要件について検討するまでもな
く，本件発明１の技術的範囲に属しないものと認められる。
３以上によると，被控訴人各製品は，その余の点を判断するまでもなく，いず
れも，本件発明１の技術的範囲に属さない。そうすると，被控訴人各製品は，いず
れも，本件発明１の「緩衝剤」であるという構成を含む本件訂正発明１の技術的範
囲にも属さないことになる。
また，本件発明２は，本件発明１の「緩衝剤」であるという構成を含むものであ
るから，被控訴人各製品は，その余の点を判断するまでもなく，いずれも本件発明
２の技術的範囲に属さない。そうすると，被控訴人各製品は，いずれも，本件発明
１の「緩衝剤」であるという構成を含む本件訂正発明２の技術的範囲にも属さない
ことになる。
第４結論
以上の次第で，控訴人の本件各請求は，その余の点を判断するまでもなく，いず
れも理由がなく，原判決は相当であるから，本件控訴を棄却し，また，控訴人の当
審で拡張した請求をいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
森岡礼子
裁判官中村恭は，転補のため，署名押印することができない。
裁判長裁判官
森義之
別紙
被控訴人製品目録
１オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「サンド」
２オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「サンド」
３オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ「サンド」

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