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平成１５年（行ケ）第１２４号　審決取消請求事件
平成１５年９月９日口頭弁論終結
判　　　　決
原　　　告　　　　　　株式会社ネットマーク
訴訟代理人弁護士　　　日　野　修　男
被　　　告　　　　　　株式会社ネットマークス
訴訟代理人弁護士　　　吉　田　和　彦
同　　　　　　　　　　加　藤　ちあき
同　　　　　　　　　　相　良　由里子
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　特許庁が取消２００２－３００７８号事件について平成１５年２月２４日
にした審決を取り消す。
(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
住友電気工業株式会社（以下「住友電工」という。）は，「ＮＥＴＭＡＲＫ
Ｓ」の標準文字の欧文字を横書きして成り，商標法施行令１条別表の商品及び役務
の区分第９類の「測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とする登録第
４２３３５３６号商標（平成９年５月２２日登録出願。平成１１年１月２２日設定
登録。以下「本件商標」という。）の商標権者であった者である。
原告は，平成１４年１月２３日，住友電工を被請求人として，特許庁に対
し，本件商標について，その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の登録
について，商標法５０条に基づく取消しの審判（不使用取消しの審判）の請求をし
た（審判の請求の登録日・平成１４年２月２０日。甲第２号証）。住友電工は，平
成１４年２月２１日，本件商標権を被告に譲渡し，同年３月６日権利移転の登録が
なされた（甲第２号証。以下，この登録によって効力の生じた上記譲渡を「本件譲
渡」という。）。
特許庁は，上記審判請求を取消２００２－３００７８号事件として審理し，
その結果，平成１５年２月２４日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審
決をし，その謄本を同年３月１０日原告に送達した。
　２　審決の理由
　　別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件商標の通常使用権者であ
った被請求人（被告）は，本件商標を，本件審判の請求の登録前３年以内に日本国
内において，請求に係る指定商品中「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気デ
ィスクその他の周辺機器」について，使用していたものというべきであるから，本
件商標の登録は，商標法５０条により，請求に係る商品について，取り消すことは
できない，としたものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決は，本件譲渡前において，本件商標の前商標権者であった住友電工から
被告に対し，本件商標の使用許諾がなされていた，と誤って認定し（取消事由
１），審判請求人が使用を主張していない商標を誤って使用商標２として採り上
げ，これについて認定判断し（取消事由２），使用商標２が商標法５０条１項括弧
書きに規定する本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当すると誤って判
断した（取消事由３）ものであり，これらの誤りがそれぞれ審決の結論に影響を及
ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（本件譲渡前における本件商標の使用許諾の有無）
審決は，本件商標の使用者についての判断において，「被請求人（判決注・
被告。以下同じ。）は，前商標権者が親会社の住友電工であったこと，本件商標権
は請求人による不使用取消審判請求後であるが住友電工から被請求人に譲渡された
ことよりすれば，被請求人より本件商標の使用許諾を立証する証左は提出されてい
ないとしても，住友電工と被請求人株式会社ネットマークスとの間において，本件
商標の使用許諾はなされていたものというのが社会通念に照らし相当である。」
（審決書９頁２０行～２５行）と認定した。しかし，この認定は誤りである。
被告が親会社の住友電工から本件商標権について通常使用権の設定を受け使
用を許諾されていたのであれば，使用許諾契約書が作成されていたはずであり，本
件訴訟において証拠として提出することができたはずである。本件訴訟において使
用許諾契約書が証拠として提出されていないのは，被告が本件商標権について通常
使用権の許諾を受けていないことを示すものである。
住友電工は，本件商標権を子会社である被告に譲渡することができたにもか
かわらず譲渡しておらず，本件の不使用取消審判を請求された直後に被告に譲渡し
た。住友電工は，子会社である被告の株式総数の過半数を有するにすぎない。住友
電工は，本件譲渡前において，商標権を被告に移転しない，使用許諾をしない，と
いう状況を創設することによって，本件商標権を通じて，被告の本件商標の使用に
対し潜在的な支配力を保有し続けていたものである。すなわち，住友電工は，将来
において被告の株主構成比率が変動し，住友電工の会社支配の割合が低下したとし
ても，本件商標権の保有の継続と，被告による無権限の本件登録商標の使用という
状況下において，被告に対する商標権の行使あるいはその可能性を通じて，被告に
対し経営上の影響を及ぼすことができたものである。
２　取消事由２（被告の主張していない商標についての検討）
審決は，別紙審決書の写し末尾記載の商標を使用商標２として検討の対象と
した。同商標の図形部分の色は，黒の一色である。
しかし，被告が審判において使用を主張した商標は，別紙の１記載のとおり
の商標であり，図形部分などは存在しない。
原告は，本件審判において，被告が使用してきたのは別紙の２記載の商標で
ある，と主張した。しかし，被告は，上記商標については，審判においていかなる
主張もしていない。上記商標の図形部分は黒の一色ではなく，左右に薄墨色の三角
形を各一個配し，中央部の三角形はひときわ目立つ赤色が使用されている点で，審
決が検討の対象とした使用商標２とも異なる。
審決は，審判被請求人（判決注・被告）が使用の主張をしていない使用商標
２を検討の対象として判断をしたものであり，弁論主義に違反している。
３　取消事由３（商標法５０条１項括弧書き該当性）
仮に，審決が使用商標２として検討した商標は，正確に表示すれば別紙の２
記載の商標（以下「使用商標３」ということがある。）である，と解することがで
きるとしても，同商標を商標法５０条１項括弧書きに規定する本件商標と社会通念
上同一と認められる商標に該当するものとした，審決の判断は誤りである。
本件商標は，「ＮＥＴＭＡＲＫＳ」との構成から成り，「ネットマークス」
と一連の称呼のみが生じるものであり，「ネット」や「マークス」などと称呼が分
断されて生じる余地はない。
これに対し，使用商標３は，図形部分こそが看者に強い印象を与えるもので
ある。図形部分は，文字部分に比して３倍も面積が広いというだけでなく，これを
構成する三角形のうち中心にある二等辺三角形は，この商標において唯一色彩が使
われている部分である。しかも，それは，鮮明な赤色である。このため，同商標に
接した者は，自然に，文字部分の「Ｅ」に突き刺さるように配置された赤地の二等
辺三角形に注意を払うことになる。同商標においては，図形と文字との組合せ，特
に「Ｅ」の文字に突き刺さるように配置された赤地の二等辺三角形と左右の正三角
形とから構成される図形部分が自他識別の重要な要素となっている。
使用商標３の文字部分は，２段に分けて記載された「ＮＥＴ」と「Ｍ」とを
変形させた文字と「ＡＲＫＳ」とから成るものである。このような文字部分から
「ネットマークス」という一連の称呼が生じる余地はない。
そうである以上，使用商標３は，商標法５０条１項括弧書きが規定する本件
商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するものではないというべきであ
る。
第４　被告の反論の要点
１　取消事由１（本件譲渡前における本件商標の使用許諾の有無）について
　住友電工が，被告に対し，本件譲渡前において，本件商標権の使用許諾をし
ていたことは，次の事実から明らかである。
①　本件商標は，住友電工が，平成９年５月２２日に商標登録出願をし，
平成１１年１月２２日に商標登録を受けた。その指定商品は，「測定機械器具，配
電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械
器具及びその部品」（商品及び役務の区分第９類）である。
②　被告は，平成９年４月１日，住友電工がその株式の６０％を有する子
会社として資本金１０億円で設立された株式会社である。被告の商号は，本件商標
及び下記③記載の商標を片仮名で表記した「ネットマークス」の前に「株式会社」
を付したものであり，その事業目的は，上記①記載の指定商品を販売すること，下
記③記載の指定役務を提供することを含むものであった。
③　住友電工は，平成９年２月３日，ブロック体の欧文字「ＮＥＴＭＡＲ
ＫＳ」を横書きして成る商標について，商標登録出願をし，平成１１年１月８日に
商標登録を受けた。その指定役務は，「コンピュータシステムに関するコンサルテ
ィング，通信ネットワークシステム・機器に関するコンサルティング，コンピュー
タシステムの分析・評価・開発・設計・作成・運用・管理又は保守，通信ネットワ
ークシステム・機器の分析・評価・開発・設計・作成・運用・管理又は保守，電子
応用機械器具の貸与，電子計算機による情報処理」（商品及び役務の区分第４２
類）である。
④　住友電工は，本件取消審判請求がなされた直後に，被告に対し，本件
商標権を譲渡し，平成１４年３月６日にその登録がされた。
上に述べた事実に照らすと，住友電工が被告に対し本件商標の使用を許諾し
ていたことは，明らかというべきである。そうでなければ，住友電工が，自らの子
会社の商号の要部を欧文字表記した商標について，当該子会社が提供する役務ない
し販売する商品を指定商品又は指定役務として，当該子会社設立の前後に，商標登
録出願をするはずがないのである。
２　取消事由２（被告が主張していない商標についての検討）について
原告は，審決が，被告の主張していない商標について商標法５０条１項括弧
書き該当性を判断した，と主張する。
しかし，原告は，審決にいう使用商標２（正確には，別紙の２記載の商標
（使用商標３）である。）について，審判手続において，使用に係る商標であるこ
とを主張している。
仮に，被告が使用商標３の主張をしたとすることができないとしても，審判
手続は，職権主義によって貫かれているから，当事者の意思いかんにかかわらず進
行し（商標法５６条で準用する特許法１５２条），審判においては当事者が主張し
ない事実についても審理することができる（同準用に係る特許法１５３条）。審判
では，職権で証拠調べが行われ，事実を調査することもできる（同準用に係る特許
法１５０条，１５３条）。原告の上記主張は，そもそも失当である。
３　取消事由３（商標法５０条１項括弧書き該当性）について
使用商標３の図形部分と文字部分とを，常に一体のものとしてみなければな
らない特段の理由は認められないから，文字部分は独立して自他役務の識別標識と
しての機能を果たしているとみるべきである。
使用商標３の文字部分の「ＮＥＴ」と「ＭＡＲＫＳ」の文字を上下二段に横
書きした構成は，一体不可分のものとして，看取，理解されるものであり，この文
字部分からは，全体として「ネットマークス」の称呼を生ずる。
本件商標と使用商標３とは，共に「ネットマークス」の称呼を同じくし，使
用商標３の「ＮＥＴ」と「ＭＡＲＫＳ」のうち，「Ｍ」の文字は，やや変形して成
るとしても，両文字を上下二段に横書きした構成は，本件商標を構成する「ＮＥＴ
ＭＡＲＫＳ」の文字と同一視し得るものである。
使用商標３が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当する，とし
た審決の判断は正当である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件譲渡前における本件商標の使用許諾の有無）について
原告は，住友電工は被告に対し本件商標につき通常使用権の設定をしていな
かった，と主張する。
しかしながら，証拠（甲第２ないし第４号証，乙第１号証）及び弁論の全趣
旨によれば，住友電工は，昭和５０年ころから情報通信ネットワーク関連の事業を
営んでいたこと，平成９年４月１日に，事業の効率化を図ることを目的として，同
社の事業のうち，本件商標の指定商品である「測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品」の販売等を業として提供することを目的とする子会社（住友電工の出資比率６
０％）として，被告を設立したこと，被告の商号は，本件商標を片仮名で表記した
「ネットマークス」の前に「株式会社」を付したものであること，住友電工は，平
成９年５月２２日に上記の商品を指定商品とする本件商標の登録出願をし，平成１
１年１月２２日に同商標につき商標登録を受けたこと，が認められる。
上記認定事実によれば，他にそれを妨げる特段の事情が認められない限り，
住友電工は，被告に対し，本件商標の通常使用権の許諾をしていたと認定するのが
相当である。住友電工が被告に対し本件商標の通常使用権を許諾しないということ
は，本件商標に指定商品の販売等を行うために被告を設立した行為と矛盾すること
になる。このようなことは，通常考え難いことである。
原告は，住友電工が，被告に対する経営上の影響力を及ぼすために，本件商
標権の使用を許諾しない状況を作り出していたと主張する。しかし，この主張を裏
付けるに足りる証拠は，本件全資料を検討しても，全く見いだすことができない。
弁論の全趣旨によれば，本件商標の使用許諾についての使用許諾契約書は存
在しないことが認められる。しかしながら，契約書が存在しないことをもって，上
記使用許諾がなされたとの認定を覆すに足りるものとすることはできない。
他にも，前記特段の事情に該当するものは，本件全証拠によっても認めるこ
とができない。
取消事由１は理由がない。
２　取消事由２（被告の主張していない商標についての検討）について
(1)　審決は，別紙審決書の写し末尾記載の図形部分と文字部分とから成る使用
商標２を被告が使用した商標であると認定し，これについて商標法５０条１項括弧
書き該当性を検討した。
原告は，被告が使用した商標は，使用商標２とは異なり，別紙の２記載の
とおり，図形部分が単色ではなく色の付いた商標（使用商標３）であり，この商標
については，審決は検討の対象としていない，と主張する。
使用商標２が表示されていると認定する根拠として審決が用いた証拠（審
判乙第２ないし第４号証，第９ないし第１３号証（本訴甲第５ないし第７号証，第
１２ないし第１６号証））に表示された商標は，図形部分に色の付いた別紙の２記
載のとおりの商標（使用商標３）であることが認められる。審決が検討の対象とし
たのが別紙の２記載の商標（使用商標３）であることは，明らかである。
原告は，被告が，審判手続において，自らが使用した商標として主張した
のは，別紙の１記載の文字部分のみの商標であり，被告は，審判手続において，自
らが使用した商標として使用商標３を主張していないから，審決は，当事者の主張
しない商標を使用商標として採り上げ，これにつき判断したものであって，弁論主
義に違反する，と主張する。
しかしながら，甲第５ないし第３３号証，第３６号証によれば，被告は，
本件審判手続において，本件商標を使用したことを立証するための証拠として審判
乙第２ないし第３０号証（本訴甲第５ないし第３３号証）を提出したこと，これら
の資料のうち，審判乙第２ないし第４号証，第９ないし第１３号証，乙第２４ない
し第２９号証（本訴甲第５ないし第７号証，第１２ないし第１６号証，第２７ない
し第３２号証）中には，いずれも図形部分に色の付いた別紙の２記載のとおりの商
標（使用商標３）が記載されていること，これらの資料中には別紙の１記載の文字
部分のみの商標は一切記載されていないことが認められるから，被告が本件審判手
続においてその使用した商標として挙げていたのは，使用商標３であるということ
ができる。
本件の審判事件答弁書（甲第３６号証）中には，別紙１記載の文字部分の
みを挙げて，これを「使用商標２」と称して，これにつき，本件商標の書体のみに
変更を加えた同一の文字から成る商標である，とする記載がある（３頁下から２行
～４頁下から１７行）。しかし，ここでも，同商標は，「乙第２号証その他の乙号
証に見られる」ものであるとされているのであり，この記載と，上記提出に係る証
拠の記載内容に照らすと，上記審判事件答弁書中の記載は，図形部分と文字部分と
から成る別紙２記載の商標（使用商標３）のうち，文字部分のみが独立した存在と
して評価され得ることを前提として主張したものにすぎないと理解すべきであり，
文字部分のみがあって図形部分のないものをその使用した商標であると主張する趣
旨を述べたものではない，と解するのが相当である。
審決が被告の主張しない商標を使用商標して認定，判断したとの原告の主
張は，採用することができない。
(2)　仮に，被告が自ら使用した商標として使用商標３を主張していないとして
も，審決が使用商標３を被告の使用した商標として認定，判断したことは，結論に
影響を及ぼさないものというべきである。
すなわち，審判においては当事者が主張しない事実についても審理するこ
とができるとされている（商標法５６条，特許法１５３条１項）から，弁論主義違
反を問題とする余地はない。もっとも，審判長は，当事者が申し立てない理由につ
いて審理したときは，その審理の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，
意見を申し立てる機会を与えなければならないとされている（商標法５６条，特許
法１５３条２項）。本件審判手続において，このような手続がとられたことは，本
件全資料によっても認めることができない。上記前提の下では，この点において，
審決には手続上の瑕疵があることになる。しかしながら，本件審判手続において，
被告が使用の事実を立証するために提出した証拠中には，すべて使用商標３が記載
されている。原告は，審判手続において提出した弁駁書（甲第３７号証）中におい
て，被告が使用した商標が使用商標３であること，同商標が商標法５０条１項括弧
書きに該当しないことを主張している。これらの事実によれば，原告は，使用商標
３につき十分に意見を述べているということができるから，上記手続上の瑕疵は，
重大であるとはいえず，審決を取り消すべき瑕疵には当たらない，と解するのが相
当である。
(3)　いずれにせよ，原告の主張を採用することはできない。取消事由２は理由
がない。
３　取消事由３（商標法５０条１項括弧書き該当性）について
原告は，使用商標３（別紙の２記載の商標）においては，図形部分が，その
大きさや色彩から看者に強い印象を与えるものとして，自他識別の重要な要素とな
っていること，同商標の文字部分は，２段に分けて記載された「ＮＥＴ」と「Ｍ」
とを変形させた文字と「ＡＲＫＳ」とからなることから「ネットマークス」という
一連の称呼が生じる余地はないこと，を理由として，同商標は，商標法５０条１項
括弧書きが規定する本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するもので
はない，と主張する。
しかしながら，原告の主張は採用することができない。
使用商標３中の図形部分は中央の赤色の逆二等辺三角形とその底辺に接した
左右の灰色の正三角形という幾何学模様から成り，使用商標のほぼ上半分を占める
大きさを有するものである。同図形部分は，その大きさや，中央の逆二等辺三角形
の赤色によって，使用商標３に接した者の目を引くものであるということができ
る。しかしながら，同図形部分は，３個の三角形を組み合わせたもので，特徴のあ
るデザインとまでは言い難く，そこから生ずると考えられる観念，称呼は，せいぜ
い，「３つの三角」といった，ごくありふれた一般的な観念，称呼にすぎないと考
えられる。これに対し，同商標中の文字部分は，図形部分と明確に区別されて，活
字体の欧文字がはっきりと記載されており，後記のとおり「ネットマークス」の称
呼を生じるものである。これらの点に照らすと，使用商標３において，その図形部
分が自他識別標識として果たす役割は極めて小さいものといわざるを得ず，自他識
別標識としての機能のほとんどを果たすのは，その文字部分であって，図形部分
は，このような文字部分を装飾するものとしての役割を果たしているにすぎず，自
他識別標識としての観点において，これをさほど重視することはできないというべ
きである。
使用商標３の文字部分は，「ＮＥＴ」の語と「ＭＡＲＫＳ」の語とを分けて
上下二段に横書きして成るものではあるものの，二つの語は，同じ幅で，しかも近
接して記載されていることから，一体不可分のものとして，看取，理解されること
が多いものと認められる。同文字部分からは，全体として「ネットマークス」の称
呼を生じ得る。本件商標からは「ネットマークス」の称呼が生じるから，本件商標
と使用商標３とは，称呼を同じくする。
使用商標３においては，「ＮＥＴ」の語と「ＭＡＲＫＳ」の語とが分けて上
下二段に表示されている点，「ＭＡＲＫＳ」中，「Ｍ」の文字がやや変形されてい
る点において，本件商標の配置及び態様が変更されている。しかし，商取引の実際
において，登録商標の配列又は配置などの態様に変更を加えて使用されることがよ
くあることは当裁判所に顕著な事実であり，このような事情をも考慮するならば，
上記変更は，本件商標と使用商標との同一性を損なうものとまでいうことはできな
いというべきである。
使用商標３と本件商標とは商標法５０条１項括弧書きにいう，社会通念上同
一と認められる商標に当たる，と解するのが相当である。
取消事由３も理由がない。
第６　結論
以上のとおりであるから，原告主張の審決取消事由は理由がなく，その他審
決には，これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで，本訴請求を棄却するこ
ととし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用し
て，主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第６民事部
　　　　　　　裁判長裁判官　山　　下　　和　　明
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　裁判官　　阿　　部　　正　　幸
　　　　　　　　　　裁判官　　高　　瀬　　順　　久
（別紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

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