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平成１３年（行ケ）第４１８号　審決取消請求事件
平成１４年５月１４日口頭弁論終結
判決
　原告　　　ゴールドケン　ジヤージー　リミテツド
訴訟代理人弁理士　木村三朗
同　　　　佐々木　宗　治
同　　　　小林久夫
同　　　　大村　昇
被告　　　特許庁長官　及川耕三
指定代理人　　　久保田　正　文
同　　　　涌井幸一
同　　　　大橋良三
主文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)特許庁が平成１１年審判第２０９４９号事件につき平成１３年５月２日に
した審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　　原告は，平成９年１０月２７日，別紙のとおりの構成より成る商標（以下
「本願商標」という。）を，第３０類に属する商品（チョコレート，その他の菓子
及びパン，コーヒー及びココア，茶，調味料，穀物の加工品，サンドイッチ，ハン
バーガー，ピザ，べんとう，ホットドック，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のも
と，アイスクリームのもと，シャーベットのもと）を指定商品として，立体商標と
して登録出願（平成９年商標登録第１７０６６５号）した（以下「本願商標」とい
う。）。
　　本願商標について，平成１０年６月５日付けで，商標法３条１項３号に該当
するとの拒絶理由が通知された。原告は，指定商品について，平成１０年１０月１
９日付けの手続補正書で，「チョコレート」と補正した。特許庁は，平成１１年９
月１４日付けで，「本願商標は，その指定商品との関係よりすれば，その商品の形
状（収納容器）の一形態であることを容易に認識させる立体的形状を普通に用いら
れる方法の範疇をもって表示してなるものであるから，これをその指定商品につい
て使用しても，単に商品の包装（収納容器）の形状を表示するにすぎないものと認
める。したがって，本願商標は，商標法第３条第１項第３号に該当する。なお，出
願人が提出した甲第１号証ないし同第６号証によっては，本願商標が出願人の取扱
いに係る商品として周知されるに至っているものということができない。」と認定
して，本願を拒絶する査定をした。
　　原告は，平成１１年１２月２４日，この拒絶査定に対する不服の審判を請求
した。
　　特許庁は，これを平成１１年審判第２０９４９号として審理し，その結果，
平成１３年５月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月
２１日，その謄本を原告に送達した。
２　審決の理由
　　審決は，別紙審決書写し記載のとおり，本願商標は，金塊（インゴット）を
模した六面体よりなる包装容器の立体的形状を表したものとみるべきであって，こ
れをその指定商品である「チョコレート」について使用しても，需要者は，単に商
品の包装形状の一形態を表示したものと認識するにすぎず，自他商品の識別力を有
するような特異な形状でもないから，商標法３条１項３号に該当し，その使用によ
り，自他商品の識別力を有する至ったとも認められないから，商標法３条２項の登
録要件を満たしているとすることもできない，とした。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　　審決の理由のうち，「１　本願商標」及び「２　原査定の理由」は認める。
「３　当審の判断」は争う。
１　取消事由１（立体商標制度の理解の誤り）
(1)立体商標の保護につき，日本商標法が採っている前提
　　日本の商標法は，その規定から，立体商標の保護につき，以下のような前
提を取っていると解される。
ア　商品の形状又は商品の包装の形状は，文字，図形，記号等と同じよう
に，本来的に商標たり得る（商標法２条）。
イ　しかし，商品の形状又は商品の包装の形状は，それが普通に用いられる
方法で表示するものとして使用される場合は，自他商品を識別する商標としての識
別性を欠き，商標の登録を受けることはできない（同条１項３号）。
ウ　商品の形状又は商品の包装の形状は，その商品又は商品の包装の機能を
確保するための不可欠な立体的形状である場合は，登録することができない（同４
条１項１８号）。
(2)審決の，立体商標の商標性の理解の誤り
　　審決は，「立体商標は，商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供
する物（以下「商品等」という。）の形状も含むものであるが，商品等の形状は，
本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり，あるいはその商品等の形状の持
つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり，本来的（第一義的）には，商
品・役務の出所を表示し，自他商品・役務を識別する標識として採択されるもので
はない。」（審決書２頁１１行～１６行）としている。
　　しかし，これは，日本商標法が定めている立体商標の商標性に関する解釈
を誤るものである。
　　商品の形状には，その機能から，本来有すべき形状であるものもあり，自
他商品の識別のために構成される形状もあり，商品の価値を高めるための効果を付
加するために採用される形状もある。一概に，審決がいうようにいえるものではな
い。
(3)審決の，識別性の判断基準の理解の誤り１（機能的形状と意匠的形状の区
別）
　　審決は，「商品等の形状に特徴的な変更，装飾等が施されていても，それ
は，前示したように，商品等の機能，又は美感をより発揮させるために施されたも
のであって，本来的には，自他商品を識別するための標識として採択されるのでは
なく，全体としてみた場合，商品等の機能，美感を発揮させるために必要な形状を
有している場合には，これに接する需要者は当該商品等の形状を表示したものであ
ると認識するにとどまり，このような商品の機能又は美感に関わる形状は，多少特
異なものであっても，未だ，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するもの
の域を出ないと解するのが相当である。
　　また，商品等の形状は，同種の商品等にあっては，その機能を果たすため
には原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから，取引上何人もこれを
使用する必要があり，かつ，何人もその使用を欲するものであって，一私人に独占
を認めるのは妥当でないというべきである。
　　そうとすれば，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場
合はともかくとして，商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって
構成される商標については，使用をされた結果，当該形状に係る商標が単に出所を
表示するのみならず，需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに
識別されていると認識することができるに至っている場合を除き，商品等の形状を
普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第３条第１項
第３号に該当し，商標登録を受けることができないものと解すべきである。」（審
決書２頁１７行～末行），とする。
　　しかし，審決がいう「商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する」
の意味が，商品等の形状に特徴的な変更が加えられていても，それが機能，美感を
発揮させるためのものである限り，商品等の普通の形状の範囲にとどまるとの趣旨
であれば，立体商標保護の趣旨を著しく逸脱するものである。
　　商標法３条１項３号の「普通に用いられる方法で表示する」は，商品又は
商品の包装の形状のうち，機能に由来する形状についてのみの定めであり，美感に
係る意匠的形状には適用されないと解すべきである。審決は，商品等の形状につい
て，機能に由来する形状と，美感に係る形状とを区別していない点において，既に
誤っている。意匠的形状は，極めてありふれたものであって，何人の商品であるか
を識別することができない形状であるときは，商標法３条１項５号により商標権を
否定されるものの，その場合を除き，本来的に商標性を備えているというべきであ
る。美感に係る意匠に由来する形状の場合は，まず，商標法３条１項３号ではな
く，５号に該当するか否かを判断し，ついで，３条２項該当性を判断すべきであ
る。
　　審決は，商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状に限っては，商
標法３条１項３号の適用を受ける，という。しかし，そのような形状は，その形状
が商品等のものである限り，現実には存在しない架空のものでしかあり得ない。ま
た，上記審決書の記載からは，審決は，商品等の形状が機能に基づくものであって
も，商標法３条２項の適用が受けられると考えているかのように読める。しかし，
機能に基づく形状は，同法４条１項１８号によって，およそ登録を受けることがで
きないのである。
(4)審決の，識別性の判断基準の理解の誤り２（商品の形状と包装の形状の区
別）
　　審決は，商品の形状の場合と，商品の容器又は包装の形状の場合とを区別
せずに論じている。
　　商品の容器又は包装については，商品の機能を発揮させ，美感を追求する
目的に加え，自他商品の識別のための要素が付加されることもあるのである。
(5)商品の形状，包装の形状に対して商標法により保護を与えるか否かの判断
基準
　　商品の形状，包装の形状に対して商標法により保護を与えるか否かは，次
のように判断されるべきである。
ア　当該形状が，商品又は商品の包装の機能に由来している場合，その商品
又は包装の形状の機能を発揮させることを合理的に解釈すれば，通常はその形状に
ならざるを得ないような形状は，識別性を有しないものとして，登録を受けること
はできない。
イ　商品の形状，商品の包装の形状が機能に由来している場合，永年の使用
により識別性を取得しても，商標法４条１項１８号により，登録を受けることはで
きない。
ウ　商品の形状又は商品の包装の形状が，美感に訴える意匠的形状である場
合には，その形状が，その商品又はその商品の包装として普通に用いられるような
形状でなければ，登録が認められる。
エ　商品の形状又は商品の包装の形状が美感に訴える意匠的形状である場合
には，自他商品識別の標識としての機能に本来的には欠ける場合であっても，使用
の結果，識別性を取得している場合には登録が認められる。
２　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）
　　審決は，「本願商標は，別掲のとおり，金塊（インゴット）を模した六面体
よりなる包装容器の立体的形状を表したものとみるべきであって，これを本願指定
商品「チョコレート」について使用しても，需要者は，単に包装容器の形状の一形
態を表示したものと認識するにすぎないと判断するのが相当である。」（審決書３
頁１行～５行），「本願指定商品を含む菓子を取り扱う業界においては，包装容器
の形状に特徴をもたせ，かつ，これに，種々の色彩を施したものを採択し，販売し
ていることが一般に行われているところであって，請求人の主張する形状等の特徴
は，包装容器の美感（見た目の美しさ）等を効果的に際立たせるための範囲のもの
というべきであり，本願商標が殊更特異な形状であるとはいえないものである。
　　してみれば，本願商標は，前記認定のとおり，商品の包装容器の形状の一形
態を普通に用いられる方法の範疇で表示する標章のみからなる商標というべきであ
って，本願商標は，その形状及び色彩に特徴をもたせたことをもって，自他商品の
識別標識としての機能を有するものとは認められない。」（審決書３頁９行～１８
行），とする。
　　しかし，本願商標は，スイス銀行の金塊（インゴット）の形状を模し，特異
な梯型をしたもので，さらに金色に着色しており，原告の知る限り，他に例を見な
い。チョコレートの形状は通常板状であり，その他ボール状，ボトル状の形状もあ
るものの，いずれにせよ，その包装は，商品をそのまま包装紙で巻いたりホイルで
覆ったりしたものを，四角形の紙箱等の包装容器に収納している。これに対し，本
願商標は，需要者の美感に訴える意匠的形状であり，また，特異な形状でもある。
　　被告が摘示する例のものは，日本銀行内での売店で，職員，来訪者向けに販
売されるなど，ごく限られた範囲で流通しているにすぎず，しかも，原告の採用し
た形状を模したものである。また，そもそも，商標としての商品の包装の形状は，
新規であることを要しない。
　　本願商標と同一の商標は，チョコレートを指定商品して，スイス，アメリカ
国で登録され，また，マドリッド協定に基づく国際登録が，アルジェリア，ドイ
ツ，アルメニア等４０カ国を指定国としてなされていることからも，本願商標が本
来的に識別性を有することは，明らかである。
（甲第３号証ないし甲第６号証）
　　したがって，本願商標が，「商品の包装容器の形状の一形態を普通に用いら
れる方法の範疇で表示する標章のみからなる商標」であるとした審決の認定（審決
書３頁１５行～１６行）は誤りである。
３　取消事由３（商標法３条２項該当性の判断の誤り）
(1)出願に係る立体商標と使用に係る立体商標との同一性
　　審決は，「商品等の形状に係る立体商標が，商標法３条２項に該当するも
のとして認められるのは，原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場
合であって，かつ，使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られる
と解される」（審決書３頁２６行～２９行）としている。
　　しかし，この審査基準は，商標法により保護される商標が平面商標に限ら
れていた時代に，平面商標が使用による識別性を獲得したか否かの判断のための基
準として用いられたものであって，立体商標，とりわけ商品の容器，包装の形状よ
り成る商標に適用されるべきものではない。
　　商品の包装容器には，通常，ラベル等が貼付されたり，デザインが施され
ていたりしているから，これらを含めた全体を，商品の包装容器の形状とみなすべ
きであるとすると，デザイン等を除いた形状は，商標として登録を受けることがで
きなくなる。
　　実際上，包装の形状自体特異であり，自他商品を識別する標識として機能
している場合であっても，別途，商品表示，デザイン等が表示されていることがあ
る。
　　したがって，立体商標に関して商標法３条２項を適用する場合，使用に係
る商標（容器，包装の形状）から，ラベル，デザイン等を除いた形状自体が，出願
に係る商標と同一性を有しているか否かを判断すべきである。
　　また，被告は，「需要者が，何人かの業務に係る商品等であることを認識
することができるに至っていることを証明する客観的な証拠（例えば，同業組合又
は同業者等，第三者機関による証明）の提出があったときは，使用に係る商標の立
体的形状のみが独立して，自他商品又は役務を識別するための出所表示として機能
を有するに至っていると認められるか否か判断する」として，証明の方法に厳しい
制限を付すべきことを主張する。
　　しかし，これは，機能的形状には当てはまっても意匠的形状には当てはま
らない議論である。特に，原告のような外国に住所を有する企業が，同業組合等の
第三者機関の証明を取り付けることはほとんど不可能であり，被告主張のような証
明を要求することは，本願商標のような商標の登録を不可能とするものである。
(2)本願商標と原告の使用に係る商標との同一性
　　原告商品（チョコレート）の包装容器の表面には，山を描いた図形及び
「ＧＯＬＤＫＥＮＮ」の文字，その他種々の文字が付されている（検甲第１号
証）。しかし，これらはチョコレート自体を表示する文字であり，デザインであ
り，ラベル的表示である。これらの文字等を除けば，原告商品の形状は，本願商標
と同一性を有する。
　　また，「ＧＯＬＤＫＥＮＮ」の文字等は，金色の包装上に刻印されている
だけであって，際立ったものではなく，一見したときに看者の注意を引くものでは
ない。需要者にとっては，金のインゴットの形状が強く印象として残存し，金のイ
ンゴットの形状のチョコレートとして記憶され，識別の標識として認識されるもの
である。現に，原告は，本願商標を自他商品の識別標識としての目的でも採用して
いる。
(3)原告による本願商標の使用
　　原告は，本願商標を付した商品を，昭和６０年以降日本に輸出し，近畿日
本ツーリスト，東急観光等の旅行会社，空港の専門店，朝日エアポートサービス等
の土産物店，佐渡金山等の観光名所の土産物店で販売している。
　　また，一般消費者向けとして，大丸，三越等の有名デパートにおける売
場，直営店，通信販売等での販売をしている。
　（甲第９号証，第２７号証）
　　原告は，旅行者の発行するパンフレットに本願商標を掲載するなどの形で
宣伝広告を行っている。その費用は，平成７年に４２０８万８０００円，平成８年
に４０５９万１０００円，平成９年に４３０２万４０００円，平成１０年に５８１
５万３０００円，平成１１年に５５５５万５０００円，平成１２年に４９６２万３
０００円である。
　　（甲第９号証ないし第２４号証）。
　　以上のとおり，本願商標は，原告の使用等により，識別性を獲得してい
る。
(4)諸外国での登録
　　本願商標と同一の商標は，チョコレートを指定商品として，スイス，アメ
リカ国で登録され，また，マドリッド協定に基づく国際登録が，アルジェリア，ド
イツ，アルメニア等４０カ国を指定国として登録されている。このことからも，本
願商標が，原告商品について，本来的に識別性を有することは明らかである。
　　（甲第３号証ないし甲第６号証）
　　審決は，「出願に係る商標が登録要件等を具備しているか否かについて
は，当該出願に係る国の法令及びその国の商品取引の実情等に照らして判断がなさ
れるべきものであるところ，諸外国の登録制度とわが国のそれとが同一のものと解
釈しなければならない事情が存するものとは認められない」（審決書４頁末行～５
頁４行）とするが，この判断はパリ条約６条の５Ａ（１）の解釈を誤るものであ
る。
　　すなわち，パリ条約６条の５Ａ（１）は，「本国において正規に登録され
た商標は，この条で特に規定する場合を除くほか，他の同盟国においても，そのま
まその登録を認められかつ保護される。…」と定めている。そして，「この条で特
に規定する場合」として，同条Ｂにおいて，「１．第三者の既得権を害する場合，
２．識別性を有しない場合，３．公序良俗に反する場合」を定めている。「この識
別性を有しない場合」とは，「当該商標が商品の普通名称や商品の産地，品質等を
示す語，記号又は図形で構成されている標章であって，使用により識別性を取得す
ることができない標章のみからなる場合」と解されている。
　　（甲第７号証）
　　原告は，スイス国において現実に営業をしており，スイス国は原告の本国
となる。本願商標は，このように原告の本国となるスイス国において登録されてい
る。また，前記のとおり，４０を越える国で登録されている。
　　したがって，仮に，本願商標が，日本の法律によれば識別性に欠けるとし
ても，使用により識別性を獲得し得るものであり，バリ条約６条の５Ａ（１）によ
り，登録され保護される資格がある。
(5)原告は，本願商標の，自他商品の識別機能を維持するため，類似商品にお
ける類似商標の使用を排除する努力をしている。
　　（甲第８号証）
第４　被告の反論の要点
　　審決の認定・判断は正当であり，審決に原告主張の誤りはない。
１　取消事由１（立体商標制度の理解の誤り）について
(1)立体商標保護を求める声が現実にあること，不正競争防止法においても，
商品の形状について保護を認めている裁判例が多くあること，国際的にも立体的な
商標を保護する趨勢にあることから，我が国においても立体的商標が商標制度によ
り保護されることとなり，平成８年法律第６８号により，立体的形状若しくは立体
的形状と文字，図形，記号等の結合又はこれらと色彩との結合された標章であっ
て，商品又は役務について使用するものを登録する立体商標制度が導入された（乙
第９号証）
　　この立体商標制度においては，平成７年１２月１３日工業所有権審議会答
申（乙第１０号証）を受けて，①商標法により保護すべき立体商標を，商品若しく
は商品の包装又は役務の提供の用に供する物の形状も含む立体的形状とし（商標法
２条），②立体商標の登録要件について，需要者が指定商品若しくはその容器又は
指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみ
からなる立体商標は登録対象としないことにし（同法３条１項３号），③立体商標
の不登録の理由として，機能的・不可避的な立体的形状からなる商標については，
使用による識別力を生ずるに至った場合においても，登録しないこととし（同法４
条１項１８号），④意匠権との抵触関係については，従来どおりとし，特許権，実
用新案権との抵触関係についての調整規定を設けることとする（特許法７２条，実
用新案法１７条，商標法２９条，３３条の２及び３），とされた。
　　この立体商標制度は，指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用
に供する物の形状（すなわち，「商品等の形状」）も含む立体的形状であって，商
品又は役務について使用するものを登録する制度であり，平面商標と同様，自他商
品・役務の識別機能を通して獲得される，商標を使用する者の業務上の信用を保護
するためのものである。したがって，立体商標が保護されるためには，自他商品の
識別標識としての機能を有していることが必要である。
(2)このように，立体商標については，全体観察した場合に，需要者によっ
て，商品の形状，商品の包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状そのもの
の範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は，登録できないものである。また，
ありふれた形状の場合も同様である。ただし，これらの商標であっても，使用の結
果識別力が生ずるに至ったものは，商標法３条２項により登録されることになる
（乙第１号証）。
　　具体的には，立体商標の形状が，同種の商品等が採用し得る立体的形状に
特徴的な変更，装飾等が施されたものであっても，需要者がその商品又は役務の取
引業界において採用し得る範囲での変更，装飾等と認識するにとどまる場合におい
ては，その立体商標の全体を観察しても指定商品の形状の範囲を出ないものと判断
されるので，原則として識別力を有しない。また，同種の商品等について，上記
「採用し得る範囲での変更，装飾等」に当たるか否かは，同種の商品等について同
一の変更，装飾等が施された商品等が実際に存在していなくても，また，相対的に
みれば，外観上はそれぞれ特徴的な形状からなるものと認められるとしても，その
商品又は役務の取引業界においては，その種の変更，装飾等が採用され得るものと
認められれば足りるとの観点から，すなわち，その商品等の取引の実情，需要者層
等を総合的に勘案して，判断されるものである。
　　このような解釈がされるのは，商品等の形状が，本来それ自体の持つ機能
を効果的に発揮させたり，その商品等の持つ美感を高めたりする目的で選択される
ものであって，本来的（第一義的）には，商品・役務の出所を表示し，自他商品等
を識別する標識として採択されるものではない，と一般的に認識されるためであ
る。
　　以上に述べたところから，結局のところ，商品等の形状は，商品等の機能
又は美感とは関係のない特異な形状である場合か，そのような特異な形状でないも
のについては，使用により二次的に自他商品等の識別力を有するに至った場合に，
初めて登録要件を満たすことになる，というべきである。
(3)原告は，商品等の機能的形状と意匠的形状を区別し，後者については基本
的に商標として登録されるべきである，と主張する。しかし，機能的形状，意匠的
形状のいずれであっても，需要者が指定商品等の形状を表したものと認識するにと
どまるものは，商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る
商標となる。この点において両者に相違はないのである。
(4)原告は，商品の形状と商品の容器・包装の形状とを区別すべきであるとも
いう。しかし，商品の形状であれ，商品の包装であれ，結局のところ，その指定商
品の需要者にどのように認識されるかが問題となるのであって，審決が一般論とし
て両者を区別して論じなかったとしても，これを誤りとすることはできない。
２　取消事由２（商標法３条１項３号該当性の判断の誤り）について
　　チョコレートを含む菓子は，商品としての形状及び色彩が多種，多様であ
り，これらを幅広い年齢層の需要者が日常目にしている。チョコレートの形状，チ
ョコレート菓子の形状やこれらの包装の形状には，原告が指摘するもののほか，ブ
ロック型，メガネ型，チューブ型，コイン状，絵馬や招き猫などの器物を模した形
状などがあって，多種多様であり，用いられる色彩も多種多様である。
　　日本でも，日本銀行のシンボルマークが付された，金塊を模した包装容器の
チョコレート菓子が，金塊チョコレートとして販売されており（検乙第１号証，乙
第３号証の１及び２），また，金色のインゴットの形状に包装された羊羹，金のイ
ンゴットに似せた形状の洋菓子も存在する（乙第４号証の１ないし３）。
　　このような状況の下では，本願商標に係る形状や装飾等が施された商品と同
一のものが市場に実際に存在しなくても，金色のインゴットの形状を，商品の包装
の美感とは関係のない特異な形状とすることはできないから，本願出願は，商品の
包装等の形状として採用しうる範囲の変更，装飾等であって，需要者により，商品
の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないものである。
　　商標権が，存続期間の更新により，半永久的に保護される権利であることを
も考慮すると，他者が容易に着想し，採択，使用し得ると考えられる商品の包装等
の形状については，その形状自体に，自他商品の識別力がない限り，商標登録を認
めることは適切ではないというべきである。
３　取消事由３（商標法３条２項該当性の判断の誤り）について
(1)商標法３条２項の適用基準
　　原告は，使用に係る商標と出願に係る商標との同一性について，平面商標
についての同一性判断基準を，立体商標にそのまま適用すべきではない，また，ラ
ベル，デザイン等を取り除いた形状自体が同一性を有しているか否かが，正当な判
断基準であると主張する。
　　しかし，審決も被告も，平面商標における基準を，そのまま，立体商標に
適用すべきである，といっているわけではない。
　　また，出願に係る商標と使用に係る商標の立体的形状部分のみの同一性
も，特許庁の採用する重要な判断基準になっている。すなわち，そこでは，
ア　商標法３条２項の適用を主張する際，使用により識別力を有するに至っ
た商標として認められるのは，原則として，出願に係る商標と同一の商標及びその
商標を使用していた商品等と同一の商標に限られる。したがって，出願に係る商標
が立体的形状のみからなる場合，使用に係る商標に，立体的形状に加え文字，図形
等の平面商標が付されている場合は，両商標の全体的構成は同一ではないから，商
標法３条２項の適用はない。
イ　ただし，使用に係る商標の形状の全体を観察した場合，ⅰ）その立体的
形状部分と出願に係る商標が同一であり，ⅱ）その立体的形状の識別標識としての
機能において，そこに付された平面商標が不可欠であるとする理由が認められず，
むしろ，平面的商標より立体的形状に施された変更，装飾等をもって需要者に強い
印象，記憶を与えるものと認められ，ⅲ）かつ，需要者が，何人かの業務に係る商
品等であることを認識することができるに至っていることを証明する客観的な証拠
（例えば，同業組合又は同業者等，第三者機関による証明）の提出があったとき
は，使用に係る商標の立体的形状のみが独立して，自他商品又は役務を識別するた
めの出所表示として機能を有するに至っていると認められるか否か判断する。
とされている。審決も，この判断基準に従っている。
(2)本願商標と，原告商品の包装の形状としての立体商標の同一性
　　本願商標と，原告商品の包装の立体的形状との間に同一性があるとして
も，商標法３条２項には該当しない。すなわち，本件では，立体的形状に付された
平面的商標がなくても，立体的形状自体が識別標識として機能していること，立体
的形状自体に施された変更，装飾等をもって需要者に強い印象，記憶を与えている
こと，需要者が立体的形状自体が何人かの業務にかかる商品等であることを認識す
ることができるに至っていることの客観的な証拠がない。
　　原告が提出している証拠（甲第９号証，甲第１０号証ないし第２４号証）
により，原告主張のような事実が証明されたとしても，例えば，原告商品の売上高
は，国内大手の製菓会社のある１種の商品の１２分の１，あるいは国内全体のチョ
コレート国内消費額の１万分の１にすぎない。また，甲第９号証の作成者は原告の
日本における国内販売店の従業員が作成したものであり，客観性を欠く。
　　原告製品には，金塊（インゴット）を模した六面体より成る包装容器の上
面に，「Ｏｌｄ　Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ」の文字と山を描いた図形，「ＧＯＬＤ
ＫＥＮＮ」の文字が記載されており，この「ＧＯＬＤＫＥＮＮ」の文字等が，出所
表示として，看者の注意を引いている。本願商標を用いた包装の形状が，遠くから
見た場合，需要者の注意を引き，同種製品と識別されたとしても，需要者が自他商
品を識別するのは，本願商標の包装の形状のみであるということはできない。
　　以上のとおりであるから，原告商品の包装の立体的形状自体が，需要者に
強い印象，記憶を与えているとは認められない。
(3)他国での登録について
　　パリ条約では，第６条の１で「商標の登録出願及び登録の条件は，各同盟
国において国内法令で定める。」とされており，また，標章の国際登録に関するマ
ドリッド協定の，１９８９年６月２７日にマドリッドで採択された議定書第５条
（１）でも「…締約国の官庁は，関係法令が認める場合には，当該締約国において
は当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する
権利を有する…」とされている。出願に係る商標が自他商品の識別力を有するかど
うかの判断は，各締約国の判断に委ねられている。
　　日本において出願された商標は，日本の商標法及び商品の取引実情に照ら
して登録されるか否かが判断されるものである。日本で出願された立体商標と同一
又は酷似した商標が，既に他国において登録されているからといって，日本におい
ても識別性を有しているとはいえない。
　　パリ条約６条の５Ａ（１）は，「本国において正規に登録された商標は，
この条で特に規定する場合を除くほか，…そのままその登録を認められかつ保護さ
れる…」と規定しているが，同条Ｂは，「この条に規定する商標は，次の場合を除
くほか，その登録を拒絶され又は無効とされることはない。…」，さらに，同条２
において，「当該商標が，識別性を有しないものである場合…」とされている。本
願商標は，識別性を有していないと認定判断されたものであるから，審決に，パリ
条約６条の５Ａ（１）の解釈を誤ったところはない。
(4)識別性維持のための原告の努力について
　　原告は，本願商標と類似の商標の使用を排除する努力を重ねていると主張
する。しかし，原告提出の証拠は，本願商標が需要者の間で広く認識されていると
の原告の見解を通知したものにすぎない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（立体商標制度の解釈の誤り）について
(1)立体商標制度は，商品若しくは商品の包装，役務の提供の用に供する物の
立体的形状であって，自己の業務に係る商品又は役務について使用をするものを商
標として登録して保護しようとするものであり，商標の持つ自他商品・役務の識別
機能を通して，業務上の信用の保護を図るためのものである（商標法２条，３
条）。
　　商品等の立体的形状は，本来，その機能を効果的に発揮させる，あるいは
優れた美感を看者に与えるとの目的で選択されるものであって，商品の出所を表示
し，自他商品を識別する標識として選択されるものではなく，これに接する需要者
も，そのように理解し，商品の出所を表示するために選択されたものであるとは理
解しないのが一般であるということができるから，商品等の機能又は美感とは関係
のない特異な形状である場合を除き，基本的に自他商品の識別標識とはならないと
解すべきである。
　　このことを前提にすると，商標法３条１項３号の商品等の形状を普通に用
いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは，それに接した需要者が指定商
品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する商標をいうものと解すべきことにな
る。なぜなら，前記のとおり，商品等の立体的形状は，第一に商品の機能・美感の
ために採用されるものであり，これに接する需要者もそのように理解するものであ
るから，その商品の機能・美感と関係のない特異な形状であるとはいえない形状で
あって，需要者が指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識するものは，需要
者によって，商品の出所を表示するために選択されたものであると理解されないこ
とが一般であるからである。
(2)原告は，立体的形状における機能的形態と，意匠的形態とを区別し，後者
においては原則として商標登録を認めていくべきである，と主張する。
　　しかし，機能的形態であっても，当該商品等の機能を確保するために不可
欠なものを別にすれば（商標法４条１項１８号参照），商品等のどの機能を重視す
るか，機能をどの程度高めるかで，種々の形態が考えられ，原則的に同一の形態に
なるということはできない。したがって，一私人による独占の禁止を排除するとい
う理由で，一般的に，機能的形態の登録を意匠的形態より制限すべきであるとする
ことはできないというべきである。機能的形態は，その実現すべき機能の種類，程
度から，意匠的な形態より選択できる幅がより狭いということがあるとしても，そ
れは結局機能的な形態はその機能を離れて特異な形態が取りづらいということに帰
着するから，結局，この特異性に着目すれば足りるものである。
　　そもそも，立体商標を含め商標を保護する根拠は，それが有する自他商品
の識別標識としての機能にある。機能的形態はこの機能を獲得しにくく，意匠的形
態は獲得しやすい，という関係があるとは，認めることができない。
　　現行の商標法も，立体商標の登録要件について，商品等の機能を確保する
ために不可欠のものを除き（商標法４条１項１８号），機能的形態か意匠的形態か
で区別していない。
(3)原告は，商品そのものの形状と商品の包装の形状とを区別し，商品の容器
又は包装については，商品の機能を発揮させ，美感を高める目的のほか，自他商品
の識別のための要素が付加されることもあるから，商標登録の可否について別途の
扱いをすべきである，と主張する。
　　しかし，形状そのものに着目する限り，結局，前述のとおり，当該形状に
自他商品の識別標識の機能を果たし得るような特異性があるか否かが問題となるの
であって，一般的に，商品そのものの形状と包装の形状との間にこの点で差異があ
るか否かを問題としても，実益のあることではないというべきである。
２　取消事由２（商標法３条１項３号の該当性判断の誤り）について
　　本願商標は，金塊（インゴット）を模した黄金色の六面体より成るものであ
って，それ自体は極めて簡単な形状，色彩である。
　　菓子業界では，一般に，その美感等により需要者に強い印象・記憶を与え
て，顧客吸引力を発揮させるため，多種多様な形状・色彩が採られていることは，
当裁判所に顕著である。現に商品化されているチョコレートの中にも，金色の包装
を施したものもあり，上面が下面より小さい六面体（すなわち，本願商標と同種の
六面体）をしたチョコレート菓子も存在する。この両者を組み合わせて，本願商標
と同形状，色彩とすることは，この業界に携わる者であれば，極めて容易に思いつ
くものであると認められ，現に，このような包装の形状を採ったチョコレート菓子
も流通している（乙第２号証ないし第４号証）
　　したがって，本願商標は，機能又は美感に関係のない特異な形状とはいえ
ず，この種商品の包装等の形状として採用しうる範囲の変更，装飾等であって，需
要者が，商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状ということがで
きる。
　　本願商標が，商標法３条１項３号に該当するとした審決の認定判断に誤りは
ない。
３　取消事由３（商標法３条２項の該当性判断の誤り）について
(1)商標法３条２項の適用基準
　　原告は，使用に係る商標と出願に係る商標との同一性について，平面商標
についての同一性判断基準を，立体商標にそのまま適用すべきではない，また，ラ
ベル，デザイン等を取り除いた形状自体が同一性を有しているか否かが，正当な判
断基準であると主張する。
　　しかし，商標法３条２項該当性の判断において，原則として，登録請求を
された商標そのものが，使用されているか否かを検討すべきことはいうまでもな
い。需要者が，形状のみならず，そこに付された文字等も見て，自他商品の識別を
行うときは，これらが合わせて使用されたとみるべきであるから，使用に係る商標
のうち立体的形状のみを比較すべきであるとする原告の主張には理由がない。
(2)本願商標の使用について
　　原告は，本願商標は使用により識別力を獲得したと主張する。この点，原
告が，本願商標と同一ないし酷似する形状・色彩を採った商品を，日本国内で販売
し，また宣伝していることは確かである。したがって，原告の商品が，日本国内に
おいても，一定程度の知名度を有していることはうかがうことができる。
　　（甲第９号証しないし第２４号証）
　　しかし，前記のとおり，本願商標自体は極めて簡単なものであり，それ自
体特異性があるとはいえない。また，原告商品には，「ＧＯＬＤＫＥＮＮ」の文字
等が，相当大きく表示されており，商品を手に取った需要者が，これに着目するこ
とは容易であると認められるから，本願商標の形状のみが，自他商品の識別標識と
しての機能を発揮しているともいえない。
　　原告の使用に係る形状，色彩の包装が，遠目からも注意を引くということ
もあることは認められるが，これは，商品（の包装）自体が注意を引くことを意味
するにとどまり，同包装の意匠としての価値（これが顧客吸引力の一要素であるこ
とはいうまでもないところである。）を根拠づけることにはなり得ても，直ちに，
それが自他商品の識別標識としての機能（出所表示機能）を有することに結び付く
ものではない。
　　（甲第９号証，第２４号証）
　　本願商標が，使用により自他商品の識別機能を獲得したとは認められな
い。
(3)原告は，本願商標が４０カ国余りで登録されていると主張する。しかし，
日本国内では，使用による識別力を獲得しているとは認められないことは，前記の
とおりである。
(4)原告は，審決には，パリ条約６条のＡ（１）に反していると主張するが，
同条約によっても，日本の商標法により，商標登録の可否を決定する権限が留保さ
れていることは明らかであるから，この点についての原告の主張も理由がない（乙
第７号証ないし８号証）。
(5)以上のとおりであり，本願商標が，商標法３条２項の要件を満たしている
とは認められない。
４　結論
　以上検討したところによれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，
その他，審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。そこで，原告の請求を
棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理の申立てのための付加期間
について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６条２項を適用して，主文の
とおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
　　　　裁判長裁判官山　　下　　和　　明
　裁判官阿　　部　　正　　幸
　裁判官高　　瀬　　順　　久
（別紙）

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