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平成１６年（行ケ）第２９８号　審決取消請求事件（平成１７年２月１５日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　原　　　　　　告　　　　　　有限会社ユース北浦
　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　大森泉
　　　　　被　　　　　　告　　　　　　特許庁長官　小川洋
　　　　　指定代理人　　　　　　　　　髙橋祐介
同　　　　　　　　　　　　　田中弘満
同　　　　　　　　　　　　　高木進
同　　　　　　　　　　　　　岡田孝博
同　　　　　　　　　　　　　伊藤三男
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が不服２００３－１３８３４号事件について平成１６年６月１日にし
た審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は，平成１１年６月２８日，発明の名称を「壁用パネル状材の取付金
具」とする特許出願（特願平１１－１８２３４４号，以下「本件出願」という。）
をしたが，平成１５年６月２６日に拒絶の査定を受けたので，同年７月１８日，こ
れに対する不服の審判の請求をした。
　特許庁は，同請求を不服２００３－１３８３４号事件として審理した結果，
平成１６年６月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その
謄本は，同月１５日，原告に送達された。
２　本件出願の願書に添付した明細書（平成１５年３月２０日付け手続補正書に
よる補正に係るもの。以下，願書に添付した図面と併せて，「本件明細書」とい
う。）の特許請求の範囲の【請求項１】及び【請求項４】記載の発明の要旨
【請求項１】隣り合う壁用パネル状材を端部同士を互いに突き合わせた状態で
壁下地材に取り付ける壁用パネル状材の取付構造において，前記隣り合う壁用パネ
ル状材の突き合わせ部に介装されて各壁用パネル状材を前記壁下地材に取り付ける
取付金具であって，前記隣り合う壁用パネル状材のうちの一方のものの裏面に対向
され，該壁用パネル状材の前記壁下地材側への移動を阻止する第一の台座部と，前
記隣り合う壁用パネル状材のうちの他方のものの裏面に対向され，該壁用パネル状
材の前記壁下地材側への移動を阻止する第二の台座部と，前記一方の壁用パネル状
材の一端部を係合され，該壁用パネル状材の前記他方の壁用パネル状材側への移動
および前記壁下地材から遠ざかる向きへの移動を阻止する第一の係合部と，前記他
方の壁用パネル状材の一端部を係合され，該壁用パネル状材の前記一方の壁用パネ
ル状材側への移動および前記壁下地材から遠ざかる向きへの移動を阻止する第二の
係合部と，前記第二の係合部と前記第二の台座部との間に設けられており，前記第
二の台座部より低く落ち込んでいる凹部とを有してなり，当該取付金具が前記壁下
地材に取り付け済みの状態において，前記他方の壁用パネル状材を，前記壁下地材
に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対し実
質的に平行な状態として，前記第二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止され
る状態とするとともに該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部に係合できる
ようになっており，かつ前記凹部の底部のうちの前記第二の係合部に隣接する部分
は，前記第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行く登坂部
を構成していて，この登坂部は前記他方の壁用パネル状材の一端部を前記凹部に侵
入させた後，前記第一の台座部側に移動させると，該壁用パネル状材の一端部を前
記第二の係合部へ案内するようになっている壁用パネル状材の取付金具。
【請求項４】前記第一の係合部は雌実を形成された前記一方の壁用パネル状材
の一端部を係合され，前記第二の係合部は雄実を形成された前記他方の壁用パネル
状材の一端部を係合される請求項１，２または３記載の壁用パネル状材の取付金
具。
（以下，上記請求項４に係る発明のうち，請求項１を引用した発明を「本願発
明」という。）
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，特開平１１－８１６
１５号公報（甲２，以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発
明」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，他の請求項に係る
発明を検討するまでもなく，本件出願は拒絶すべきものであるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　審決は，本願発明と引用発明との相違点１，２に関する判断を誤った（取消
事由１，２）上，本願発明の作用効果に関する判断を誤った（取消事由３）もので
あり，また，特許法１５９条２項，５０条に違反する手続違背を犯した（取消事由
４）ものであるから，違法として取り消されるべきである。
１　取消事由１（相違点１の判断の誤り）
(1)　審決は，本願発明と引用発明との相違点１として認定した，「本願発明にお
いては，取付金具に壁用パネル状材を取り付けるにあたって，前記取付金具が前記
壁下地材に取り付け済みの状態において，前記他方の壁用パネル状材を，前記壁下
地材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対
し実質的に平行な状態として，前記第二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止
される状態とするとともに該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部に係合で
きるようになっているのに対して，引用例に記載された発明（注，引用発明）で
は，取付金具への壁用パネル状材の取り付け方は記載されていない点」（審決謄本
５頁第２段落，以下「相違点１」という。）について，「物の発明においては，原
則として，物の構成をもってその内容を把握すべきであり，構成要件の中に，物の
客観的な構成のほかに，当該構成の用途や使用方法等が記載されていたとしても，
その用途や使用方法等に適するようにするために当該構成が特定の構成に限られる
ことがなければ，それらの用途や使用方法等の記載は，発明の構成を更に限定する
ものではないというべきである。そして，そのような場合，発明の構成は，物の客
観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである」
（同頁最終段落～同６頁第１段落）とした上，「そこで，本願発明をみると，上記
相違点１に係る記載は，壁用パネル状材の取付金具への取付方法に関する記載であ
り，前記の取付方法に関する記載が物の構成である取付金具の構造ないし性質，性
状その他構成自体を特定する要件として特段の意味を有するとは認められず，この
記載の有無によって，『取付金具』である両者の構成に実質的な差異があるとは認
められない」（同頁第２段落）と判断した。
(2)　しかしながら，審決は，以下のとおり，本願発明に係る特許請求の範囲の記
載に関する認定判断を誤ったものである。
ア　特許請求の範囲の記載は，保護を受けようとする発明を特定していれば
足り，その表現形式は特定の表現形式に制限されるべきものではない。このこと
は，「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準」（甲５添付，以下
「審査基準」という。）においても，「（留意事項）①第３６条第５項の『特許出
願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記
載』すべき旨の規定の趣旨からみて，出願人が請求項において特許を受けようとす
る発明について記載するにあたっては，種々の表現形式を用いることができる。例
えば，『物の発明』の場合に，発明を特定するための事項として物の結合や物の構
造の表現形式を用いることができる他，作用・機能・性質・特性・方法・用途・そ
の他のさまざまな表現方式を用いることができる。同様に，『方法（経時的要素を
含む一定の行為又は動作）の発明』の場合も，発明を特定するための事項として，
方法（行為又は動作）の結合の表現形式を用いることができる他，その行為又は動
作に使用する物，その他の表現形式を用いることができる」（７頁第１段落～第２
段落，下線付加）と記載されているとおりである。
　なお，審査基準は，「②他方，第３６条第６項第２号の規定により，請
求項は，一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから，出
願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は，発明が明確である限りにお
いて許容されるにとどまることに留意する必要がある。例えば，物の有する作用，
機能，性質又は特性（以下，「機能・特性等」という。）からその物の構造を予測
することが困難な技術分野では，請求項が機能・特性等による物の特定を含む結
果，発明の範囲が不明確となる場合が多い（例：化学物質発明）ことに留意する必
要がある。また，請求項が，達成すべき結果や特殊パラメータ・・・による物の特
定を含む場合も同様の留意が必要である」（同頁第３段落～第４段落）とするが，
本件明細書（甲３，４）の特許請求の範囲の請求項１の記載における方法的表現部
分，すなわち，「当該取付金具が前記壁下地材に取り付け済みの状態において，前
記他方の壁用パネル状材を，前記壁下地材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記
凹部に挿入してから前記壁下地材に対し実質的に平行な状態として，前記第二の台
座部に前記壁下地材側への移動を阻止される状態とするとともに該壁用パネル状材
の一端部を前記第二の係合部に係合できるようになっており，かつ前記凹部の底部
のうちの前記第二の係合部に隣接する部分は，前記第二の台座部側から前記第一の
台座部側に向かって高くなって行く登坂部を構成していて，この登坂部は前記他方
の壁用パネル状材の一端部を前記凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動
させると，該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ案内するようになって
いる」（以下「本件方法的表現部分」という。）との記載は，発明を明確に特定し
ているから，許容されるものであることは明白である。
　にもかかわらず，審決は，上記のとおり，本件方法的表現部分のうち，
「上記相違点１に係る記載は，壁用パネル状材の取付金具への取付方法に関する記
載であり，前記の取付方法に関する記載が物の構成である取付金具の構造ないし性
質，性状その他構成自体を特定する要件として特段の意味を有するとは認められ」
ないなどとして，当該記載を殊更に無視したものであって，審査基準にも反し，誤
りというほかはない。
　これに対し，被告は，審決は，特許請求の範囲の記載が不明確であっ
て，発明を特定することができないとしているのではない旨主張する。しかしなが
ら，審決は，進歩性の判断に際し，特許請求の範囲の記載のうち，相違点１及び２
に係る記載部分，すなわち，本件方法的表現部分を実質的に排除して判断している
のであるから，審決が，本件方法的表現部分について，少なくとも，進歩性の判断
に関しては発明を特定するものではないと判断したことは明らかである。そして，
そうとすれば，そのような判断は，「発明の構成に欠くことができない事項のみ」
を記載しなければならないとしていた平成６年法律第１１６号による改正（以下
「平成６年改正」という。）前の特許法３６条５項２号を改正し，新たに同法３６
条４項において，「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要
と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定し，さらに同法３６条５
項２号において，「特許を受けようとする発明が明確であること」を特許請求の範
囲の記載要件とした平成６年改正の趣旨に反し，違法といわざるを得ない。
イ　また，審決の論理は，事実上，パネル状材の形状，寸法が特定されてい
ないことを大きな理由にして，本願発明の進歩性を否定するものであると解される
が，不当である。
　本願発明の技術的思想の本質は，取付金具の凹部及び登坂部に特定の機
能を果たさせるようにしたことにあるのであって，このような発明の本質上，さら
には，取付金具の形状，寸法とパネル状材との形状，寸法との間に存在する相対性
のゆえに，特許請求の範囲においてパネル状材の形状，寸法自体を特定する意味は
ない。仮に，特許請求の範囲において，パネル状材の形状，寸法自体を特定するな
らば，第三者は，特定された形状，寸法ではないパネル状材を使用する一方，本願
発明と同様の凹部及び登坂部を取付金具に設け，これらの凹部及び登坂部に本願発
明と完全に同一の機能を果たさせることが可能であり，本願発明の保護範囲が不当
に狭くなってしまう。そこで，原告は，本件方法的表現部分により，パネル状材の
形状，寸法自体は特定することなく，取付金具の形状，寸法とパネル状材の形状，
寸法との相対的な関係を定義することによって，本願発明を特定したものである。
　なお，本願発明の本質上，それによって不当に保護範囲が広がるおそれ
はない。すなわち，本願発明においては，本件方法的表現部分により，取付金具の
形状，寸法とパネル状材の形状，寸法との間には，本件方法的表現部分によって規
定される取付金具の機能が実現されるような相対関係が成り立つことが明確に示さ
れており，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，正当な保護範囲に対応して，
本願発明を十分特定しているということができる。例えば，引用発明の取付具のよ
うなものは，本件方法的表現部分の規定する機能を実現し得る相対関係を有するパ
ネル状材と組み合わせて使用されるものでない以上，本願発明の技術範囲に入らな
いことは明らかである。
ウ　審決は，「パネル状材の・・・端部の形状や大きさが変われば」（審決
謄本６頁第４段落）との説示に見られるとおり，パネル状材の形状，寸法が変更さ
れ得るとの仮定に基づいた論理を展開している。しかしながら，こうした論理は，
本願発明という正解を先に見て，本願発明の技術的思想を参考にしているからこそ
採り得る後知恵にすぎず，不当である。
　同様に，被告は，引用発明に係る従来技術においても，パネル状材の形
状，寸法を変更すれば，本願発明の作用効果が得られる旨主張する。しかしなが
ら，取付金具の形状，寸法とパネル状材との形状，寸法との間に存在する相対性を
考えれば，被告の上記主張は，それ自体は当然であり，かつ，全く無意味なことを
主張しているにすぎない。
　また，被告の上記主張にいうパネル状材の形状，寸法の変更を行う場
合，特定の壁用パネル状材のうちの特定の端部のみを変更することはできないか
ら，結局，引用発明の取付具及びパネル状材が本願発明の取付金具及びパネル状材
にすべて置き換えられることになってしまう。しかも，本願発明が属する技術分野
においては，パネル状材は，取付金具に比して，形状，寸法の自由度が非常に小さ
い上，実際上も，どのパネル状材を使用するかが先に決められ，使用するパネル状
材が決まると，パネル状材のメーカーや住宅メーカーがそのパネル状材に対して指
定している特定の金具が使用されることになるというが実情であって，パネル状材
の形状，寸法は容易に変えられるものではない。したがって，被告の主張に係るパ
ネル状材の形状，寸法の変更は，単なる設計変更などではなく，結局，本願発明を
新たに発明するのと同じことであり，当業者が容易に想到することができないこと
は明らかである。
　更に言えば，発明者が本願発明のような着想を得て，本願発明に沿う取
付金具を試作したとしても，実際には，最初はその凹部及び登坂部に所期の機能を
うまく果たさせることはできないのが通常であり，実際に作業を行ってみて，不具
合が解消されるように取付金具の具体的な形状，寸法の細かい設計変更を何度も繰
り返した後，初めて所期の機能が十分に果たされるようになるというのが通常であ
る。したがって，仮に，引用発明に基づいてパネル状材の形状，寸法を変更しよう
としたとしても，本願発明の凹部及び登坂部の機能を果たすことが予定されていな
い引用発明の取付具の凹状部及び傾斜部がそのまま本願発明の凹部及び登坂部の機
能を果たせるようになるものではない。
　なお，引用発明の取付具が本願発明の取付金具として機能し得るから，
本願発明は進歩性がないと考えるとすれば，それは誤りである。そもそも，引用発
明には，本願発明の技術的思想は全く存在しないのであるから，単に凹状部がある
からといって，当業者が，引用発明に基づいて本願発明を容易に発明できるはずは
ない。
エ　被告は，原告の主張によれば，本願発明は，取付金具と壁用パネル状材
（の端部）との組合せに特徴があるのであるから，本願の特許請求の範囲を，取付
金具と壁用パネル状材（の端部）との組合せとして記載することにより，より適切
に発明を特定することができたはずである旨主張する。
　しかしながら，本願発明においては，壁用パネル状材の方は，従来構造
のものをそのまま使用できるのであるから，本願発明は，専ら取付金具の構造に特
徴があるものであり，被告の上記主張は，そもそも，その前提において失当であ
る。
　また，本願発明の場合，発明の種類としては，①方法の発明，②取付金
具と壁用パネル状材との組合せ，すなわち取付構造の発明，③取付金具の発明とい
う三様の特許請求の範囲の記載をすることが可能である。もとより，いずれの種類
の発明として出願するかによって，保護範囲が異なってくる可能性がある以上，出
願人が選択する発明の種類において特許を受け得るとすべきであり，上記②がより
適切であるとする被告の上記主張には，何らの根拠もない。更に言えば，本願発明
について，仮に，被告の上記ウの論理に従ってパネル状材の形状，寸法を限定する
こととしたとしても，取付金具の発明として表現すること自体は，例えば，
「・・・の形状，寸法のパネル状材と組み合わされる取付金具であって」等の表現
を採ることによって可能であるから，この点からも，被告の上記主張は失当という
べきである。
(3)　他方，引用例（甲２）の図９，１０（第５実施例）に示される引用発明の取
付具においては，上係合片１８ａと上背面受け部４ａとの間に設けられ，上背面受
け部４ａより低く落ち込んでいる凹状部は，本願発明における凹部とは機能を根本
的に異にするものであり，引用発明のものが，本願発明のように，「取付金具が壁
下地材に取り付け済みの状態において，他方の壁用パネル状材を，壁下地材に対し
て傾けた状態で一端部をいったん凹部に挿入してから壁下地材に対し実質的に平行
な状態」とすることができないことは明白である。
　すなわち，引用発明の取付具においては，上記凹状部に係る開放空間を設
けたことにより，第１実施例に係る図１９に示される状態と同様に，後から取り付
ける壁用パネル状材１０Ｂを，壁下地材１２に対して傾けて取り付けることはでき
る。しかしながら，図１０及び図１９から明らかなように，引用発明においては，
本願発明とは異なり，後から取り付けるパネル状材１０Ｂの下端部に設けられた溝
部を，斜め上外方から，直接，上係合片に係合する構成となっており，上記パネル
状材１０Ｂの端部をいったん凹状部に挿入した上，しだいに傾きをなくしていって
壁下地材１２に対し実質的に平行な状態とするとともに，係合部にパネル状材１０
Ｂの一端部を係合するという構成にはなっていない。言い換えれば，本願発明にお
いては，後から取り付けるパネル状材の端部をとりあえず凹部に挿入し，該凹部の
底部に端部が当接された状態としてから，該端部を取付金具の係合部に導くのに対
し，引用発明においては，空中に浮かせたパネル状材１０Ｂの下端部の溝部を，ま
ず最初に係合部に係合する構成となっている。
　このように，引用発明が，相違点１に係る本願発明の構成を有しないこと
は明らかであって，審決の上記判断は誤りである。
２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）
(1)　審決は，本願発明と引用発明との相違点２として認定した，「本願発明にお
いては，前記『傾斜した部分』は，前記他方の壁用パネル状材の一端部を前記凹部
に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させると，該壁用パネル状材の一端部
を前記第二の係合部へ案内するように，登坂部として構成されているのに対し，引
用例に記載された発明（注，引用発明）における『傾斜した部分』に相当する傾斜
突出部９は，そのような機能を有していない点」（審決謄本５頁第３段落，以下
「相違点２」という。）について，「上記相違点１においても述べたように，本願
発明は物の発明であるので，発明の構成は，物の客観的な構成を記載した部分によ
って明らかにされているものと解すべきである」（同６頁第３段落）とした上，
「そこで，本願発明をみると，前記『傾斜した部分』である登坂部の客観的な構成
は，『前記第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行く』点
のみしか限定されていない。そして，前記登坂部の機能である『前記他方の壁用パ
ネル状材の一端部を前記凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させる
と，該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ案内する』とした点は
，他方の壁用パネル状材の端部が特定の形状，大きさを取ることによってもたらさ
れる機能であって，端部の形状や大きさが変われば，その機能を果たさないもので
ある。よって，本願発明における登坂部と，引用例に記載された発明における傾斜
部は，実質的な差異とは認められない」（同頁第４段落～第５段落）と判断した
が，誤りである。
(2)　審決は，上記のとおり，「前記登坂部の機能である『前記他方の壁用パネル
状材の一端部を前記凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させると，該
壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ案内する』とした点は，他方の壁用
パネル状材の端部が特定の形状，大きさを取ることによってもたらされる機能であ
って，端部の形状や大きさが変われば，その機能を果たさないものである。よっ
て，本願発明における登坂部と，引用例に記載された発明における傾斜部は，実質
的な差異とは認められない」とするが，これは論理が逆転している。取付金具の形
状，寸法が同一であっても，該取付金具を使用して取り付けられる壁用パネル状材
の端部の形状，寸法が異なれば，本願発明に該当する場合と該当しない場合が生じ
るからこそ，本願発明においては，本件方法的表現部分によって，本願発明に係る
取付金具を特定しているのであり，本件方法的表現部分は，発明の構成を更に限定
し，かつ，物の客観的な構成を記載しているものというべきである。
　にもかかわらず，ここでも審決は，相違点１についてと同様，本件明細書
の特許請求の範囲の記載中，相違点２に係る記載を殊更に無視しているが，このよ
うな認定判断が誤りであることは，上記１(2)のとおりである。
３　取消事由３（作用効果に関する判断の誤り）
(1)　審決は，本願発明の作用効果について，「本願発明が奏する作用効果も，引
用例に記載された発明（注，引用発明）に比べ格別のものとはいえない」（審決謄
本６頁下から第３段落）と判断した。
(2)　しかしながら，本件明細書（甲３，４）に記載されているとおり，本願発明
の取付金具は，「既に壁下地材に取り付けられた取付金具の第二の係合部に壁用パ
ネル状材の一端部を係合させる作業を非常に容易に，能率良く行うことができる」
（段落【００１１】）等の格別の作用効果を奏するものである。壁用パネル状材は
一般に長さ何メートルもあり，作業者はこのように大きく重い壁用パネル状材を持
って，その端部を小さな取付金具の係合部に係合しなければならないため，従来，
壁用パネル状材の取り付け作業は非常に困難なものであったところ，そうした困難
を克服した本願発明の上記作用効果は，正に格別な作用効果というべきである。
　したがって，審決の上記判断は誤りである。
４　取消事由４（手続違背）
(1)　審決は，特許請求の範囲の記載要件における発明の特定と，進歩性の判断に
おける事実上の発明の特定とを別次元の問題と解した上，進歩性の判断に際して
は，事実上，本件方法的表現部分は発明を特定するものではないと判断しながら
も，特許請求の範囲の記載要件違反（特許法３６条６項２号）としては拒絶理由を
発しなかったものであると理解される。しかしながら，審決の上記のような判断
は，平成６年改正の趣旨を没却するものであるのみならず，実質的にも，次のよう
な極めて重大な問題を生じさせるものである。すなわち，特許請求の範囲の記載要
件違反という拒絶理由を受けた場合，出願人は，それに対して意見書で反論した
り，記載要件違反を解消するための手続補正を行うことが可能であるが，審決のよ
うに，特許請求の範囲の記載要件違反という拒絶理由は発しないで，進歩性の判断
に際し，特許請求の範囲の記載の一部を事実上除外して本願発明を把握した場合に
は，そのことが拒絶理由通知書に明示されない結果，「特許を受けようとする発明
を特定するために必要と認める事項のすべて」を特許請求の範囲に記載したと信じ
ている出願人にはそのことが分からず，事実上の拒絶理由の核心部分を知らされな
いまま，出願を最終的に拒絶されてしまうことになる。
(2)　本件において，原告は，審決の送達を受けて初めて，審判体が進歩性の判断
に際し，特許請求の範囲の一部を事実上除外して本願発明を把握したことにより，
進歩性が否定されたことを知ったものである。しかしながら，この段階では，既に
意見書や手続補正書を出すことはできないから，原告は，事実上，特許法１５９条
２項において準用する同法５０条に規定する意見書提出の機会を与えられないま
ま，審判請求不成立の審決を受けたものであって，これは，手続上の重大な瑕疵と
いうべきである。
第４　被告の反論
　審決に原告主張の違法はなく，原告の取消事由の主張はいずれも理由がな
い。
１　取消事由１（相違点１の判断の誤り）について
(1)　原告は，審査基準を引用しつつ，本件方法的記載部分により，物の発明を方
法的に表現しても，発明を明確に特定しているから，許容されるものである旨主張
する。
　しかしながら，審決は，物の発明を方法的に表現したことをもって，特許
請求の範囲の記載が不明確であって，発明を特定することができないとしているも
のではないから，原告の上記主張は当を得ないものである。
(2)　本願発明は，「壁用パネル状材の取付金具」という「物」の発明であるか
ら，本件方法的表現部分によって，「物」としての金具自体の構成が特定される限
りにおいて，本件方法的表現部分に係る事項を考慮する必要があると考えられる。
　しかしながら，相違点１に係る本件方法的表現部分の，「本願発明におい
ては，取付金具に壁用パネル状材を取り付けるにあたって，前記取付金具が前記壁
下地材に取り付け済みの状態において，前記他方の壁用パネル状材を，前記壁下地
材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対し
実質的に平行な状態として，前記第二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止さ
れる状態とするとともに該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部に係合でき
るようになっている」という事項は，取付金具と壁下地材，壁用パネル状材との取
付方法を記載しているにすぎない。もとより，この場合でも，壁用パネル状材の形
状，寸法に依存して，取付金具の構成が特定されることもあり得るが，本願発明の
要旨においては，そもそも壁用パネル状材の形状，寸法が規定されていないのであ
るから，結局，本願発明の取付金具の構成は，上記事項によって何ら特定ないし限
定されるものではない。
　したがって，審決の「上記相違点１に係る記載は，壁用パネル状材の取付
金具への取付方法に関する記載であり，前記の取付方法に関する記載が物の構成で
ある取付金具の構造ないし性質，性状その他構成自体を特定する要件として特段の
意味を有するとは認められず，この記載の有無によって，『取付金具』である両者
の構成に実質的な差異があるとは認められない」（審決謄本６頁第２段落）との判
断に誤りはない。
２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
(1)　本願発明は物の発明であるから，発明の構成は，物の客観的な構成を記載し
た部分によって明らかにされているものと解すべきである。
　相違点２に係る本件方法的表現部分の，「傾斜した部分」が「他方の壁用
パネル状材の一端部を前記凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させる
と，該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ案内するように，登坂部とし
て構成されている」という事項は，他方の壁用パネル状材の端部の形状を，実施例
に記載されたような特定の形状とすることによって初めて奏することができる作用
を記載するものであって，当該作用は，端部の形状が実施例に記載されたものと異
なった場合には奏し得ないものである。そうすると，本願発明の物としての構成を
特定する事項としては，「傾斜した部分」である登坂部の「前記第二の台座部側か
ら前記第一の台座部側に向かって高くなって行く」構成のみであるということにな
る。
　そして，当該「前記第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高
くなって行く」構成は，引用発明における傾斜部と同じであるから，審決における
「本願発明における登坂部と，引用例に記載された発明における傾斜部は，実質的
な差異とは認められない」（審決謄本６頁第６段落）との判断に誤りはない。
(2)　なお，原告の主張によれば，本願発明は，取付金具と壁用パネル状材（の端
部）との組合せに特徴があるのであるから，本願の特許請求の範囲を，取付金具と
壁用パネル状材（の端部）との組合せとして記載することにより，より適切に発明
を特定することができたはずである。
３　取消事由３（作用効果に関する判断の誤り）について
　原告主張の作用効果は，取付金具と壁用パネル状材の端部との関係において
初めて奏する作用効果であるから，そもそも，本願発明の取付金具が奏する作用効
果であるということはできない。
　また，引用発明も，本願発明の凹部１８，登坂部１５，第２の係合部７に各
々対応する凹状部（上背面受け部４ａより低く落ち込んでいる凹状の部分），傾斜
突出部９，上係合片１８ａを有しており，引用発明の取付具を用いても，本願発明
と同様，この取付具を先に建築構造体１２に取り付けておき，次に取り付ける上方
パネル１０Ｂの端部を凹状部に傾斜した状態で挿入してから，上係合片１８ａに係
合させることができるのであって，基本的な取付方法において差異はなく，上方パ
ネル１０Ｂの端部の形状を変えることによって本願発明と同様の作用を奏すること
ができるものである。つまり，引用発明においても，取付金具に設けられた傾斜部
を，本願発明と同様に「（他方の）壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ
案内するように」作用させることができるのである。
　したがって，審決の「本願発明が奏する作用効果も，引用例に記載された発
明に比べ格別のものとはいえない」（審決謄本６頁下から第３段落）との判断に誤
りはない。
４　取消事由４（手続違背）について
　原告の取消事由４の主張は争う。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（相違点１の判断の誤り）について
(1)　審決は，本願発明と引用発明との相違点１として認定した，「本願発明にお
いては，取付金具に壁用パネル状材を取り付けるにあたって，前記取付金具が前記
壁下地材に取り付け済みの状態において，前記他方の壁用パネル状材を，前記壁下
地材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対
し実質的に平行な状態として，前記第二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止
される状態とするとともに該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部に係合で
きるようになっているのに対して，引用例に記載された発明（注，引用発明）で
は，取付金具への壁用パネル状材の取り付け方は記載されていない点」（審決謄本
５頁第２段落）について，「物の発明においては，原則として，物の構成をもって
その内容を把握すべきであり，構成要件の中に，物の客観的な構成のほかに，当該
構成の用途や使用方法等が記載されていたとしても，その用途や使用方法等に適す
るようにするために当該構成が特定の構成に限られることがなければ，それらの用
途や使用方法等の記載は，発明の構成を更に限定するものではないというべきであ
る。そして，そのような場合，発明の構成は，物の客観的な構成を記載した部分に
よって明らかにされているものと解すべきである」（同頁最終段落～同６頁第１段
落）とした上，「そこで，本願発明をみると，上記相違点１に係る記載は，壁用パ
ネル状材の取付金具への取付方法に関する記載であり，前記の取付方法に関する記
載が物の構成である取付金具の構造ないし性質，性状その他構成自体を特定する要
件として特段の意味を有するとは認められず，この記載の有無によって，『取付金
具』である両者の構成に実質的な差異があるとは認められない」（同頁第２段落）
と判断した。
　これに対し，原告は，審決は，本願発明に係る特許請求の範囲の記載に関
する認定判断を誤ったたものであるなどとして，審決の上記判断は誤りである旨主
張する。
(2)　本願発明の要旨は，上記第２の２のとおりであり，これを分説すると，次の
ようになる（なお，下線部は，請求項１に係る発明と請求項４に係る発明を架橋す
るために便宜上付加した。）。
Ａ　隣り合う壁用パネル状材を端部同士を互いに突き合わせた状態で壁下地
材に取り付ける壁用パネル状材の取付構造において，前記隣り合う壁用パネル状材
の突き合わせ部に介装されて各壁用パネル状材を前記壁下地材に取り付ける取付金
具であって，
Ｂ　前記隣り合う壁用パネル状材のうちの一方のものの裏面に対向され，該
壁用パネル状材の前記壁下地材側への移動を阻止する第一の台座部と，
Ｃ　前記隣り合う壁用パネル状材のうちの他方のものの裏面に対向され，該
壁用パネル状材の前記壁下地材側への移動を阻止する第二の台座部と，
Ｄ　前記一方の壁用パネル状材の一端部を係合され，該壁用パネル状材の前
記他方の壁用パネル状材側への移動および前記壁下地材から遠ざかる向きへの移動
を阻止する第一の係合部と，
Ｅ　前記他方の壁用パネル状材の一端部を係合され，該壁用パネル状材の前
記一方の壁用パネル状材側への移動および前記壁下地材から遠ざかる向きへの移動
を阻止する第二の係合部と，
Ｆ　前記第二の係合部と前記第二の台座部との間に設けられており，前記第
二の台座部より低く落ち込んでいる凹部とを有してなり，
Ｇ　当該取付金具が前記壁下地材に取り付け済みの状態において，前記他方
の壁用パネル状材を，前記壁下地材に対して傾けた状態で一端部を一旦前記凹部に
挿入してから前記壁下地材に対し実質的に平行な状態として，前記第二の台座部に
前記壁下地材側への移動を阻止される状態とするとともに該壁用パネル状材の一端
部を前記第二の係合部に係合できるようになっており，
Ｈ　かつ前記凹部の底部のうちの前記第二の係合部に隣接する部分は，前記
第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行く登坂部を構成し
ていて，この登坂部は前記他方の壁用パネル状材の一端部を前記凹部に侵入させた
後，前記第一の台座部側に移動させると，該壁用パネル状材の一端部を前記第二の
係合部へ案内するようになっている壁用パネル状材の取付金具であって，
Ｉ　前記第一の係合部は雌実を形成された前記一方の壁用パネル状材の一端
部を係合され，前記第二の係合部は雄実を形成された前記他方の壁用パネル状材の
一端部を係合される
Ｊ　壁用パネル状材の取付金具。
（以下，上記Ａ～Ｊの各構成要件を「構成要件Ａ」～「構成要件Ｊ」という
ことがある。）
　このうち，本願発明の客観的構成部分を規定する構成要件Ａ～Ｆについて
は，引用発明の取付具との一致点であることは当事者間に争いがなく，また，構成
要件Ｉに係る相違点３については，「当業者が適宜なしうる設計的事項にすぎな
い」（審決謄本６頁下から第４段落）ことにつき，当事者間に争いがない。
　そこで，以下，本願発明の要旨が規定する本件方法的表現部分のうち，相
違点１に係る構成要件Ｇの有無によっては，「取付金具」である本願発明と引用発
明との構成に実質的な差異があるとは認められないとした審決の判断の当否につい
て検討する。
(3)　上記本願発明の要旨から明らかなとおり，本願発明においては，取付金具と
係合されるパネル状材の形状，寸法等について何ら規定するところはなく，構成要
件Ｇは，形状，寸法等の規定されないパネル状材一般を前提にするものであると理
解するほかはないから，形状，寸法等の規定されないパネル状材一般を前提に，構
成要件Ｇに規定する「当該取付金具が前記壁下地材に取り付け済みの状態におい
て，前記他方の壁用パネル状材を，前記壁下地材に対して傾けた状態で一端部を一
旦前記凹部に挿入してから前記壁下地材に対し実質的に平行な状態として，前記第
二の台座部に前記壁下地材側への移動を阻止される状態とするとともに該壁用パネ
ル状材の一端部を前記第二の係合部に係合できるようになって」いるとの作用を果
たすものであれば足りるということになる。
　他方，引用発明の取付具は，構成要件Ａ～Ｆを満たすものであることにつ
き当事者間に争いがないことは上記のとおりであるから，構成要件Ｇに係る作用を
果たすために必要な客観的構成である「凹部」，「第二の台座部」及び「第二の係
合部」を有するものであることは明らかである。そうすると，引用発明の取付具の
具体的な形状を，仮に，審決が引用する引用例（甲２）の第９図及び第１０図に記
載されたものに限定されると解したとしても，パネル状材の端部の形状につき，例
えば，本件明細書（甲３）の図１１に記載されたもののようになったものを採用す
ることとすれば，上記構成要件Ｇに規定する作用を果たし得ることも明らかという
べきである。
　以上によれば，相違点１に係る構成要件Ｇの有無によって，同じく「取付
金具」である本願発明と引用発明との構成に実質的な差異があるということはでき
ない。
(4)　これに対し，原告は，①審決は，本願発明に係る特許請求の範囲の記載に関
する認定判断を誤ったものであり，本件方法的表現部分のうち，相違点１に係る記
載事項を殊更に無視したものであって，審査基準及び平成６年改正の趣旨に反す
る，②審決の論理は，パネル状材の形状，寸法が特定されていないことを大きな理
由にして，本願発明の進歩性を否定するものであり，不当である，③審決の判断
は，パネル状材の形状，寸法が変更され得るとの仮定に基づいた論理を展開してい
るが，本願発明という正解を先に見て，本願発明の技術的思想を参考にしているか
らこそ採り得る後知恵にすぎず，不当であるなどと主張する。
ア　しかしながら，まず，上記①の主張については，構成要件Ｇの規定内容
は上記(3)で判示したとおりであって，そこでは，パネル状材の形状，寸法等につい
て何ら規定されていない以上，結果として，引用発明との関係では，本願発明を何
ら特定，限定する機能を果たしていないというほかはないから，審決の「そこで，
本願発明をみると，上記相違点１に係る記載は，壁用パネル状材の取付金具への取
付方法に関する記載であり，前記の取付方法に関する記載が物の構成である取付金
具の構造ないし性質，性状その他構成自体を特定する要件として特段の意味を有す
るとは認められず，この記載の有無によって，『取付金具』である両者の構成に実
質的な差異があるとは認められない」（審決謄本６頁第２段落）との説示は，これ
と同旨をいうものとして是認することができる。
　原告は，審決の判断が審査基準及び平成６年改正の趣旨に反するともい
うが，審決は，構成要件Ｇを含む本件方法的表現部分につき，明細書の記載要件違
反としたものではなく，あくまで当該記載の適法性を前提とした上で，当該記載に
沿った内容として本願発明を理解した結果，引用発明との対比において，本願発明
は特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとの判断をしたもの
であって，その判断に誤りはないというべきであるから，原告の主張は失当という
ほかはない。
イ　次に，上記②の主張についてみると，本願発明においては，本件方法的
表現部分により，パネル状材の形状，寸法自体については特定することなく，取付
金具の形状，寸法とパネル状材の形状，寸法との相対的な関係を定義することによ
って発明を特定したものであって，本願発明の特定としては，それで足りるとする
ものであると解される。
　しかしながら，原告の主張によっても，取付金具の形状，寸法とパネル
状材の形状，寸法との「相対的な関係」を定義しただけでは，およそ，一般に存在
するパネル状材の形状，寸法を前提に，そのうちの一つにでも対応する取付金具で
あれば，本願発明の要件を満たすことになってしまうことは明らかであり，そのよ
うに解される結果，引用発明の取付具も，本願発明の要件を満たすものとなってい
ることは上記(3)で判示したとおりであるから，原告の上記主張は採用の限りではな
い。
ウ　さらに，上記③の主張については，パネル状材の形状，寸法に多種多様
なものがあることは明らかであるところ，引用発明の取付具は，それとの対応にお
いて，構成要件Ｇに規定する作用を果たし得るパネル状材として，例えば，本件明
細書（甲３）の図１１に記載されたような端部の形状を有するものを採用すること
によって，構成要件Ｇを満たすものであることは，上記(3)で判示したとおりであ
る。この点について，原告は，本願発明が属する技術分野においては，パネル状材
は，取付金具に比して，形状，寸法の自由度が非常に小さいなどとも主張するが，
当該主張を裏付ける証拠は何ら提出されておらず，少なくとも，引用発明の取付具
が，本願発明の取付金具の構成を満たし得ることを疑わせるに足りる事情は何ら明
らかにされていないというほかはないから，失当である。
　また，この点に関連し，原告は，引用発明の取付具が本願発明の取付金
具として機能し得るから，本願発明は進歩性がないと考えるとすれば，誤りである
と主張して，そもそも，引用発明には，本願発明の技術的思想は全く存在しないこ
とをも指摘するが，引用例においては，引用発明の取付具が「物」として開示され
ており，それが本願発明の要件を満たす以上，本願発明を取付金具という「物」の
発明として特許することができないことも当然というべきであるから，原告の上記
主張は採用の限りではない。
エ　原告は，以上に加え，本願発明の場合，発明の種類としては，①方法の
発明，②取付金具と壁用パネル状材との組合せ，すなわち取付構造の発明，③取付
金具の発明という三様の特許請求の範囲の記載をすることが可能であるところ，い
ずれの種類の発明として出願するかによって，保護範囲が異なってくる可能性があ
る以上，出願人が選択する発明の種類において特許を受け得るとすべきであるとも
主張する。
　しかしながら，出願人が上記①～③のいずれを選択するかによって，特
許権としての保護範囲や，先行発明との抵触によって特許を受け得なくなる範囲が
異なってくることも当然であり，正に，本件は，上記③の形での出願を選択したこ
とにより，引用発明の取付具との抵触が生じたものであると解されるから，原告の
主張は，上記(3)の判断を何ら左右するものではない。なお，原告は，本願発明につ
いて，パネル状材の形状，寸法を限定することとしたとしても，取付金具の発明と
して表現すること自体は，例えば，「・・・の形状，寸法のパネル状材と組み合わ
される取付金具であって」等の表現を採ることによって可能であるとも指摘する
が，そのようにパネル状材の形状，寸法を特定すれば，引用発明との抵触が解消さ
れ得る余地があることは格別，本願発明について，現実にそのような特定がされた
ものではないことは明らかであるから，やはり，上記(3)の判断を左右するものでは
ないというべきである。
(5)　原告は，他方において，引用発明の取付具は，本願発明のように，構成要件
Ｇに規定する作用を果たすことができないことは明白である旨主張する。
　しかしながら，原告の主張は，引用発明の取付具を，引用例（甲２）の第
１０図及び第１９図に示される形態のパネル状材と組み合わせることを前提にする
ものであることが明らかであるところ，上記(3)で判示したとおり，相違点１に係る
構成要件Ｇの有無によって，本願発明と引用発明との構成に実質的な差異があると
いうことができるか否かは，引用例（甲２）に記載された特定のパネル状材との関
係のみではなく，形状，寸法の特定されないパネル状材一般との関係で，構成要件
Ｇに規定する作用を果たすことができるか否かによって判断すべきものであるか
ら，原告の上記主張は，その前提において失当であるというほかはない。
(6)　以上によれば，本願発明と引用発明との相違点１は，実質的な相違点ではな
いというべきであるから，これと同旨の審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由
１の主張は理由がない。
２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
(1)　審決は，本願発明と引用発明との相違点２として認定した，「本願発明にお
いては，前記『傾斜した部分』は，前記他方の壁用パネル状材の一端部を前記凹部
に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させると，該壁用パネル状材の一端部
を前記第二の係合部へ案内するように，登坂部として構成されているのに対し，引
用例に記載された発明（注，引用発明）における『傾斜した部分』に相当する傾斜
突出部９は，そのような機能を有していない点」（審決謄本５頁第３段落，以下
「相違点２」という。）について，「上記相違点１においても述べたように，本願
発明は物の発明であるので，発明の構成は，物の客観的な構成を記載した部分によ
って明らかにされているものと解すべきである」（同６頁第３段落）とした上，
「そこで，本願発明をみると，前記『傾斜した部分』である登坂部の客観的な構成
は，『前記第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行く』点
のみしか限定されていない。そして，前記登坂部の機能である『前記他方の壁用パ
ネル状材の一端部を前記凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させる
と，該壁用パネル状材の一端部を前記第二の係合部へ案内する』とした点は
，他方の壁用パネル状材の端部が特定の形状，大きさを取ることによってもたらさ
れる機能であって，端部の形状や大きさが変われば，その機能を果たさないもので
ある。よって，本願発明における登坂部と，引用例に記載された発明における傾斜
部は，実質的な差異とは認められない」（同頁第４段落～第５段落）と判断した。
(2)　これに対し，原告は，取付金具の形状，寸法が同一であっても，該取付金具
を使用して取り付けられる壁用パネル状材の端部の形状，寸法が異なれば，本願発
明に該当する場合と該当しない場合が生じるからこそ，本願発明においては，本件
方法的表現部分によって，本願発明に係る取付金具を特定しているのであり，本件
方法的表現部分は，発明の構成を更に限定し，かつ，物の客観的な構成を記載して
いるものというべきであるとした上，審決は，本件明細書の特許請求の範囲の記載
中，相違点２に係る記載を殊更に無視したものであって，誤りである旨主張する。
　そこで検討すると，本願発明においては，上記１(3)のとおり，取付金具と
係合されるパネル状材の形状，寸法等について何ら規定されていないから，相違点
２に係る構成要件Ｈも，形状，寸法等の規定されないパネル状材一般を前提にする
ものであると理解するほかはなく，形状，寸法等の規定されないパネル状材一般を
前提に，構成要件Ｈに規定する「前記凹部の底部のうちの前記第二の係合部に隣接
する部分は，前記第二の台座部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行
く登坂部を構成していて，この登坂部は前記他方の壁用パネル状材の一端部を前記
凹部に侵入させた後，前記第一の台座部側に移動させると，該壁用パネル状材の一
端部を前記第二の係合部へ案内するようになっている」との作用を果たすものであ
れば足りるということになる。
　他方，本願発明と引用発明とが，「隣り合う壁用パネル状材を端部同士を
互いに突き合わせた状態で壁下地材に取り付ける壁用パネル状材の取付構造におい
て，前記隣り合う壁用パネル状材の突き合わせ部に介装されて各壁用パネル状材を
前記壁下地材に取り付ける取付金具であって，前記隣り合う壁用パネル状材のうち
の一方のものの裏面に対向され，該壁用パネル状材の前記壁下地材側への移動を阻
止する第一の台座部と，前記隣り合う壁用パネル状材のうちの他方のものの裏面に
対向され，該壁用パネル状材の前記壁下地材側への移動を阻止する第二の台座部
と，前記一方の壁用パネル状材の一端部を係合され，該壁用パネル状材の前記他方
の壁用パネル状材側への移動および前記壁下地材から遠ざかる向きへの移動を阻止
する第一の係合部と，前記他方の壁用パネル状材の一端部を係合され，該壁用パネ
ル状材の前記一方の壁用パネル状材側への移動および前記壁下地材から遠ざかる向
きへの移動を阻止する第二の係合部と，前記第二の係合部と前記第二の台座部との
間に設けられており，前記第二の台座部より低く落ち込んでいる凹部とを有してな
り，前記凹部の底部のうちの前記第二の係合部に隣接する部分は，前記第二の台座
部側から前記第一の台座部側に向かって高くなって行く傾斜した部分が構成された
壁用パネル状材の取付金具」（審決謄本４頁最終段落～５頁第１段落）である点で
一致することは，当事者間に争いがないから，引用発明の取付具は，構成要件Ｈに
係る作用を果たすために必要な客観的構成である「凹部」，「第二の係合部」，
「第二の台座部」及び「第一の台座部」を有し，さらに，「第二の台座部側から第
一の台座部側に向かって高くなって行く傾斜した部分」（引用例〔甲２〕の第９図
及び第１０図における「傾斜突出部（９）」）を有するものである。
　そうすると，パネル状材の端部の形状につき，例えば，本件明細書（甲
３）の図１１に記載されたもののようになったものを採用すれば，後から取り付け
るべき「他方のパネル状材」を「第二の係合部」に侵入させた際，当該パネル状材
の端部が上記「傾斜した部分」に当接することにより，引用発明の取付具が構成要
件Ｈに規定する作用を果たし得るものであることは明らかというべきである。
　したがって，本願発明における登坂部と，引用発明における傾斜部との間
に，実質的な差異があるとは認められない。
(3)　このほか，上記判断に反する原告の主張がいずれも失当であることは，上記
１(4)において判示したとおりである。
(4)　以上によれば，相違点２は実質的な相違点ではないというべきであるから，
これと同旨の審決の判断に誤りはなく，原告の取消事由２の主張は理由がない。
３　取消事由３（作用効果に関する判断の誤り）について
(1)　原告は，本件明細書（甲３，４）に記載されているとおり，本願発明の取付
金具は，「既に壁下地材に取り付けられた取付金具の第二の係合部に壁用パネル状
材の一端部を係合させる作業を非常に容易に，能率良く行うことができる」（段落
【００１１】）等の格別の作用効果を奏するものである旨主張する。
　しかしながら，相違点１及び２に係る本願発明の構成が，引用発明との実
質的な相違点でないことは上記１及び２のとおりであるところ，当該各構成は，原
告主張に係る上記作用を方法的な表現によって記述したものにすぎないと解される
ことからすれば，原告主張の上記作用効果が，相違点１及び２に係る本願発明の構
成から当然に予測可能なものであることは，むしろ，当然のことというべきであ
る。
(2)　そうすると，本願発明の作用効果について，「本願発明が奏する作用効果
も，引用例に記載された発明（注，引用発明）に比べ格別のものとはいえない」
（審決謄本６頁下から第３段落）とした審決の判断に誤りはないというべきである
から，原告の取消事由３の主張は理由がない。
４　取消事由４（手続違背）について
(1)　原告は，審決は，進歩性の判断に際しては，事実上，本件方法的表現部分は
発明を特定するものではないと判断しながらも，特許請求の範囲の記載要件違反
（特許法３６条６項２号）としては拒絶理由を発しなかったことにより，原告は，
事実上，特許法１５９条２項において準用する同法５０条に規定する意見書提出の
機会を与えられないまま，審判請求不成立の審決を受けたものであって，これは，
手続上の重大な瑕疵というべきである旨主張する。
(2)　しかしながら，上記１(4)アにおいて判示したとおり，審決においては，本
件方法的表現部分につき，明細書の記載要件違反としたものではなく，あくまで当
該記載の適法性を前提とした上で，当該記載に沿った内容として本願発明を理解し
た結果，引用発明との対比において，本願発明は特許法２９条２項の規定により特
許を受けることができないとの判断をしたものであって，その判断に誤りはないと
いうべきである。原告の上記主張は，審決を正解しないでこれを論難するものにす
ぎず，失当というほかはない。
(3)　以上によれば，原告の取消事由４の主張も理由がない。
５　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　　　東京高等裁判所知的財産第２部
　　　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　篠　　原　　勝　　美
　　　　　　裁判官　　　古　　城　　春　　実
　　　　　　裁判官　　　早　　田　　尚　　貴

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