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平成１３年（行ケ）第４６４号　特許取消決定取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　三井化学株式会社
　訴訟代理人弁理士　鈴木俊一郎、牧村浩次、鈴木亨、八本佳子、森栄五、辻野利
永子
　被　告　特許庁長官　及川耕造
　指定代理人　村上騎見高、谷口浩行、森田ひとみ、林栄二
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が平成１１年異議第７１８５３号事件について平成１３年８月２７日に
した決定中「特許第２８２５９１０号の請求項１、４に係る特許を取り消す。」と
の部分を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、名称を「オレフィン重合用固体触媒およびオレフィンの重合方法」とす
る特許第２８２５９１０号発明（特願平２－３２０９０号。平成２年２月１３日特
許出願、平成１０年９月１１日設定登録）の特許権者である。
　本件特許について異議申立てがあり、平成１１年異議第７１８５３号事件として
審理され、平成１２年９月２６日に訂正請求がされた後、平成１３年８月２７日
「訂正を認める。特許第２８２５９１０号の請求項１、４に係る特許を取り消す。
同請求項２ないし３に係る特許を維持する。」との決定があり、その謄本は、平成
１３年９月１７日、原告に送達された。
　２　本件発明（本訴審理の範囲に係る本件特許の請求項１及び４に係る発明）の
要旨（「および」を「及び」と、「または」を「又は」と表記。以下同じ）
　(1)　請求項１に係る発明（本件発明１）
　［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種
の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で焼
成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。
　(2)　請求項４に係る発明（本件発明４）
　請求項第１項ないし第３項（判決注・請求項第２項、第３項に係る発明の記載は
省略）のいずれかに記載のオレフィン重合用固体触媒の存在下に、オレフィンを重
合又は共重合させることを特徴とするオレフィンの重合方法。
　３　決定の理由の要点
　(1)　訂正の適否
　(1)－１　訂正の内容
　ア．訂正事項ａ
　　特許請求の範囲の請求項１の
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有す
るアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、
　「［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一
種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で
焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
　イ．訂正事項ｂ
　　特許請求の範囲の請求項２の
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有す
るアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを
予備重合してなることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
から形成されているオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを予備重合してなる
ことを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
　ウ．訂正事項ｃ
　　特許請求の範囲の請求項３の
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を含みかつホウ素元素を含有す
るアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の
化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特
徴とするオレフィン重合用固体触媒。」を、
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特
徴とするオレフィン重合用固体触媒。」と訂正する。
　エ．訂正事項ｄ
　　明細書第５頁第４行（特許公報第２頁第３欄第４４行）の
　「［Ａ］微粒子状担体と」との記載を、
　「［Ａ］微粒子状担体、例えば（判決注・原文に「たとえば」とあるのは「例え
ば」と表記。以下同じ）［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選
ばれる少なくとも一種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１
５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２０００μｍの範囲にある
微粒子状担体と」との記載に訂正する。
　オ．訂正事項ｅ
　　明細書第５頁第５～６行（特許公報第２頁第３欄第４５行）、第６頁第１３～
１４行（特許公報第２頁第４欄第２１行）及び第７頁第１６行（特許公報第２頁第
４欄第４１行）の「配位子を含み」との記載を、「配位子を１個含み」との記載に
訂正する。
　カ．訂正事項ｆ
　　明細書第８頁第７～１４行（特許公報第３頁第５欄第３～９行）の「少なくと
も１個のＬは……シクロアルカジエニル骨格」との記載を、「１個のＬはシクロア
ルカジエニル骨格を有する配位子であり、シクロアルカジエニル骨格」との記載に
訂正する。
　キ．訂正事項ｇ
　　明細書第９頁第１１～１７行（特許公報第３頁第５欄第２２～２７行）の「上
記のようなシクロアルカジエニル骨格……結合されていてもよい。」との記載を削
除する。
　ク．訂正事項ｈ
　　明細書第１０頁第１２行～第１４頁第１０行（特許公報第３頁第５欄第４１行
～第４頁第７欄第１６行）の「以下、Ｍがジルコニウムである……遷移金属化合物
を用いることもできる」との記載を削除する。
　ケ．訂正事項ｉ
　　明細書第２４頁第１４行（特許公報第５頁第１０欄第５０行）、第２７頁第１
７行（特許公報第６頁第１２欄第４行）、第２７頁第１９行（特許公報第６頁第１
２欄第６行）及び第２８頁第９行（特許公報第６頁第１２欄第１４行）の「実施例
１」との記載を、「参考例１」との記載に訂正する。
　コ．訂正事項ｊ
　　明細書第２７頁第３行（特許公報第６頁第１１欄第４２行）の「実施例２」と
の記載を、「参考例２」との記載に訂正する。」
　(1)－２　訂正の目的の適否、訂正の範囲の適否、及び特許請求の範囲の拡張・変
更の存否
　上記訂正事項ａないしｃは、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に
該当し、また、訂正事項ｄ～ｊは、上記訂正事項ａないしｃに付随的に生じる発明
の詳細な説明の記載の不備を解消するものであって、明瞭でない記載の釈明を目的
とした明細書の訂正に該当し、いずれも、願書に添付した明細書に記載した事項の
範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するも
のではない。
　(1)－３　訂正の可否に関するむすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律（平成６
年法律第１１６号）附則６条１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許
法１２０条の４第３項において準用する特許法１２６条１項ただし書き、２項及び
３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　(2)　特許異議の申立ての概要
　(2)－１　特許異議申立人日本ポリオレフィン株式会社（申立人１）は、異議甲第
１号証（特願平３－５０３３２１号（特表平５－５０２９０６号公報））、異議甲
第２号証（特開昭６３－１５２６０８号公報）及び異議甲第３号証（特表平１－５
０２０３６号公報）を提出し、訂正前の請求項１～４に係る発明の特許は特許法２
９条の２及び２９条２項の規定に違反してなされたものであるから、訂正前の請求
項１～４に係る発明の特許を取り消すべき旨、
　(2)－２　特許異議申立人旭化成工業株式会社（申立人２）は、異議甲第１号証
（特願平３－５０３３２１号（特表平５－５０２９０６号公報））、異議甲第２号
証（特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４号公報））、異議甲第３
号証（特表平１－５０２０３６号公報）、異議甲第４号証（国際公開第８８／０５
０５８号パンフレット）、異議甲第５号証（D.G.H.BALLARD,TransitionMetal
AlkylCompoundsasPolymerizationCatalysts,JOURNALOFPOLYMERSCIENCE
PolymerChemistryEdition,Vol.13,pp.2191-2212(1975))、異議甲第６号
証（V.A.Zakharov及びYu.I.Yermakov,CATAL.REV.-SCI.ENG.,19(1),
pp.67-77)、異議甲第７号証（特開昭５７－１８２３０３号公報）及び異議甲第８号
証（特開昭５４－１４８０９３号公報）を提出し、訂正前の請求項１～４に係る発
明の特許は特許法２９条の２、２９条１項３号及び２９条２項の規定に違反してな
されたものであるから、訂正前の請求項１～４に係る発明の特許を取り消すべき
旨、
それぞれ主張している。
　(3)　特許異議の申立てについての判断
　(3)－１　本件発明
　訂正明細書の請求項１に係る発明（本件発明１）は、訂正明細書の特許請求の範
囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「［Ａ１］ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一
種の成分を主成分として含有する無機酸化物担体であって、１５０～１０００℃で
焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
　から形成されていることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」
　訂正明細書の請求項２に係る発明（本件発明２）は、訂正明細書の特許請求の範
囲の請求項２に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「［Ａ］微粒子状担体と
［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有
するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属
の化合物と
　から形成されているオレフィン重合用固体触媒に、オレフィンを予備重合してな
ることを特徴とするオレフィン重合用固体触媒。」
　訂正明細書の請求項３に係る発明（本件発明３）は、訂正明細書の特許請求の範
囲の請求項３に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「［Ａ］微粒子状担体と
　［Ｂ］シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含
有するアニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金
属の化合物と
が含まれた懸濁液中でオレフィンを予備重合させることにより形成されることを特
徴とするオレフィン重合用固体触媒。」
　訂正明細書の請求項４に係る発明（本件発明４）は、訂正明細書の特許請求の範
囲の請求項４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　「請求項第１項ないし第３項のいずれかに記載のオレフィン重合用固体触媒の存
在下に、オレフィンを重合又は共重合させることを特徴とするオレフィンの重合方
法。」
　(3)－２　引用発明
　異議審が平成１２年７月１４日付で通知した取消しの理由に引用した特許出願
（特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４号公報＝申立人２が提出し
た異議甲第２号証参照）明細書（引用明細書）には、
　i)「１．次式
　ＣｐＭＸｎ
＋
Ａ－
〔式中、Ｃｐは任意に置換分を介してＭに共有結合する、単一のη
５
－シクロペンタジエニル又はη
５
－置換シクロペンタジエニル基であり；
　Ｍは該シクロペンタジエニル又は置換シクロペンタジエニル基にη
５
結合様式で結
合する周期律表の第３－１０族（グループ）又はランタナイド系列の金属であり；
　Ｘはそれぞれの場合にハイドライドであるか又は２０個までの非水素原子をも
つ、ハロ，アルキル，アリール，シリル，ジヤーミル，アリールオキシ，アルコキ
シ，アミド，シロキシ，及びそれらの組合せ、及び２０個までの非水素原子をもつ
中性ルイス塩基リガンドから選ばれた部分であり；あるいは任意に１つのＸはＣｐ
と一緒になってＭと２０個までの非水素原子との金属含有環を形成し；
　ｎはＭの原子価に応じて１又は２であり；そして
　Ａ－
はブレンステツド酸塩の非配位性の相溶性アニオンである〕
に相当するモノシクロペンタジエニル又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体
含有化合物。
……
　５．Ｍがチタン又はジルコニウムである請求項１～４のいづれか１項記載の化合
物。
……
　９．Ａがテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレートである請求項１～８のい
づれか１項記載の化合物。
１０．ＣｐＭＸｎ＋１（Ｃｐ，Ｍ，Ｘ及びｎは請求項１に定義したとおりである）
に相当する第１成分を式〔Ｌ－Ｈ〕＋〔Ａ－
〕（Ｌは中性ルイス塩基であり、Ａは請
求項１に定義したとおりである）に相当する第２成分と不活性非プロトン性溶媒中
で接触させることを含むことを特徴とする請求項１に記載の化合物の製造法。
　１１．第２成分が式〔Ｌ－Ｈ〕＋〔ＢＱ４〕－（Ｌは中性ルイス塩基であり；Ｑ
はそれぞれの場合に独立に２０個までの炭素のハイドライド，ジアルキルアミド，
ハライド，アルコキサイド，……から選ばれる；ただしＱハライドは１個以下であ
る）に相当する請求項１０記載の方法。
　１２．Ｑがそれぞれの場合にペンタフルオロフエニルである請求項１１記載の方
法。
　１３．第１成分がペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルコキサイド又
はペンタメチルシクロペンタジエニルチタンジアルキル（ただし該アルコキサイド
基又は該アルキル基上には１～４個の炭素が存在する）であり、第２成分がトリア
ルキルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレートである請求項１
２記載の方法。
……
　１５．１種又はそれ以上の付加重合性モノマーを付加重合条件下で配位重合触媒
と接触させることによってポリマーを製造する付加重合法において、該触媒が請求
項１～９のいづれか１項記載の化合物であることを特徴とする方法。
　１６．該モノマーがオレフイン、ジオレフイン又はアセチレン性化合物である請
求項１５記載の方法。
　１７．エチレンを均質重合させるか又はエチレンをＣ３～Ｃ８アルフアオレフイン
と共重合させる請求項１６記載の方法。
……」（特開平３－１３９５０４号公報特許請求の範囲参照）と記載され、さら
に、
　ii)「本発明の化合物の製造に使用し得るモノシクロペンタジエル金属成分（第一
成分）の例はチタン，ジルコニウム，ハフニウム……などの誘導体であるが、これ
らに限定されない。好ましい成分はチタン又はジルコニウムの化合物である。好適
なモノシクロペンタジエニル金属化合物の例は、……例えばシクロペンタジエニル
ジルコニウムトリメチル，……シクロペンタジエニルチタントリメチル，……ペン
タメチルシクロペンタジエニルハフニウムクロライド……などである。」（同公報
第５頁左下欄第４行～第６頁右上欄第２行参照）、
　iii)「本発明の触媒の製造に特に有用なホウ素含有第２成分は次の一般式によっ
て表わすことができる。
　〔Ｌ－Ｈ〕＋
〔ＢＱ４〕－
　ただし、Ｌは中性塩基であり；〔Ｌ－Ｈ〕＋
はブレンステツド酸であり;Ｂは原子
価３の状態のホウ素であり；そしてＱは前記定義のとおりである。
　本発明の改良触媒の製造に第２成分として使用し得るホウ素化合物の例は次のと
おりであるが、これらに限定されない：
　トリアルキル置換アンモニウム塩例えばトリエチルアンモニウムテトラフエニル
ボレート，……など。また、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアニリニウム塩例えばＮ，Ｎ－ジ
エチルアニリニウムテトラフエニルボレート……など、；ジアルキルアンモニウム
塩例えばジ－（ｉ－プロピル）アンモニウムテトラキスペンタフルオロフエニルボ
レート……など；及びトリアリールホスホニウム塩例えばトリフエニルホスホニウ
ムテトラフエニルボレート……など；も好適である。」（同公報第７頁左上欄第２
行～左下欄第１行参照）、
　iv)「本発明の触媒を製造する際に起る化学反応は、好ましいホウ素含有化合物を
第２成分として使用するとき、下記に示す一般式を参照することによって表わすこ
とができる。
ＣｐＭＸｎ＋１　＋　〔Ｌ－Ｈ〕＋〔ＢＱ４〕－　
　　　→〔ＣｐＭＸｎ〕＋＋〔ＢＱ４〕－　＋　Ｘ－Ｈ　＋　Ｌ
　〔式中の……の意味をもつ。〕」（同公報第９頁右上欄第１～６行参照）、
　V)「この触媒は均一触媒として又は好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）に
坦持させた触媒として使用することができる。」（同公報第９頁右下欄第２～４行
参照）、
　vi)「触媒はエチレンを均一重合させるために又はエチレンとＣ３～Ｃ８α－オレ
フイン（スチレンを包含する）と共重合させてコポリマーを作るために使用され
る。」（同公報第１０頁左上欄第１～４行参照）と記載されている。
　同じく引用した刊行物（特表平１－５０２０３６号公報（申立人１が提出した異
議甲第３号証、申立人２が提出した異議甲第３号証）。引用刊行物）には、
　i)「１．(a)プロトンと反応し得る最低１箇の置換基を含むビス（シクロペンタジ
エニル）金属化合物から成り、その金属がチタニウム、ジルコニウム及びハフニウ
ムから成る群から選択される最低１種類の第一化合物と、プロトンを与えることの
できるカチオン及び共有結合で配位した複数の親油性基から成り、中心の電荷をも
った金属又はメタロイド原子をおおう単独の配位錯化合物であって、かさが大き
く、不安定で、二化合物間の反応の結果生成する金属カチオンを安定化することの
できるアニオンから成る最低１種類の第二化合物とを、適当な溶媒又は希釈剤中で
結合し；
　(b)段階(a)における接触を、第二化合物のカチオンによって提供されるプロトン
が上記ビス（シクロペンタジエニル）金属化合物に含まれる置換基と反応できるだ
けの十分な時間続け；
　(c)活性触媒を直接生成物として、又は１種類又はそれ以上の直接生成物の分解産
物として、段階(b)から回収する
各段階からなる触媒の製法。
……
４．上記第二化合物が一般式〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－
であらわさ
れ、
　ここで：
　Ｌ′は中性ルュイス塩基；
　Ｈは水素原子；
　〔Ｌ′－Ｈ〕＋
はブレンステッド酸；
　Ｂは原子価状態３の硼素；
　Ａｒ１及びＡｒ２は安定架橋基によって互いに連結する同じか又は異なる芳香族又
は置換芳香族炭化水素基であり；Ｘ３及びＸ４は、ハイドライド基、ハリド基、ヒド
ロカルビル及び置換ヒドロカルビル基、有機メタロイド基等から成る群から独立的
に選択される
　先行請求項のいづれか１項に記載の方法。
……
　１１．２～約１８箇の炭素原子を含むα－オレフィン、ジオレフィン及び／又は
アセチレン性不飽和モノマー及び／又は２～約１８箇の炭素原子を含むアセチレン
性不飽和化合物を単独で、又は互いに組み合わせて、又は他のモノマーと組み合わ
せて重合する方法であって、
　(a)２～約１８箇の炭素原子を含むオレフィン、ジオレフィン及び／又はアセチレ
ン性不飽和化合物を単独で、又は互いに組み合わせて、又は互いに組み合わせて、
又は他のモノマーと組み合わせて、適当な担体、溶媒又は希釈剤中で、先行請求項
いづれか１項に記載の方法によってあらかじめつくられたか或いは重合中にそのま
まの場所で（in　situ)つくられた触媒と接触させ、
　(b)段階(a)の接触を、１種類又は複数種類のモノマーの少くも一部を重合させる
のに十分な時間続け；
　(c)ポリマー生成物を回収する
各段階から成る方法。
……」（特許請求の範囲）が記載され、さらに、
　ii)「本発明の改良触媒の製造において第一化合物として有用な第IV-B族金属化合
物；すなわちチタニウム、ジルコニウム及びハフニウム化合物は、チタニウム、ジ
ルコニウム、ハフニウムのビス（シクロペンタジエニル）誘導体である。」（第６
頁左下欄第２１～２５行）、
　iii)「本発明の改良触媒の製造に用いられるビス（シクロペンタジエニル）ジル
コニウム化合物の例証的だが制限的でない実施例は、……ビス（シクロペンタジエ
ニル）ジルコニウムジメチル、……ビス（メチルシクロペンタジエニル）ジルコニ
ウムジハイドライド……等である。
　例証的ビス（シクロペンタジエニル）ハフニウム及びビス（シクロペンタジエニ
ル）チタニウム化合物の同様なリストも作成することができるが、それらのリスト
はビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウム化合物に関して既に示したリストと
ほとんど同じであるから、そのようなリストは完全な開示には必要ないようにみえ
る。」（第７頁右上欄第１行～第８頁右下欄第７行）、
　iv)「本発明の改良触媒の製造において第二成分として用いられる硼素化合物の例
証的だか制限的でない例は、トリアルキル置換アンモニウム塩、例えばトリエチル
アンモニウムテトラ（フェニル）硼素……等；Ｎ，Ｎ－ジアルキルアニリニウム
塩、例えばＮ，Ｎ－ジメチルアニリニウムテトラ（フェニル）硼素……等；ジアル
キルアンモニウム塩、例えばジ（ｉ－プロピル）アンモニウムテトラ（ペンタフル
オロフェニル）硼素……等；及びトリアリールホスホニウム塩、例えばトリフェニ
ルホスフォニウムテトラ（フェニル）硼素……等である。」（第９頁右下欄第６行
～第１０頁左上欄第７行）、
　v)「本発明の触媒の形成時におこる化学反応は、より好ましい硼素含有化合物が
第二成分として用いられる場合は、ここに示す次のような一般式を参照してあらわ
される：
　１．（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ１Ｘ２　＋　〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－　
　　→
　〔（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ１〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－　＋　ＨＸ２　＋Ｌ′
　　又は
　〔（Ａ－Ｃｐ）ＭＸ２〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－　＋　ＨＸ１　＋Ｌ′
……
　上記の反応式において、数字は、有用な第IV－Ｂ族金属－メタロセン化合物（第
一成分）の一般式と組み合わせて示される数字と対応する。」（第１１頁右上欄第
１７行～左下欄第９行）と記載されている。
　(3)－３　本件発明１及び４についての対比・判断
　(i)引用明細書には、式ＣｐＭＸｎ
＋
Ａ－
で表される化合物であって、Ｃｐは任意に
置換分を介してＭに共有結合する、単一のｎ
５
－シクロペンタジエニル又はｎ
５
－置換
シクロペンタジエニル基であり、Ｍがジルコニウム、ハフニウム又はチタンであ
り、Ａ－
がテトラキス・ペンタフルオロフェニルフェニルボレート等のホウ素元素を
含有するアニオンである化合物をオレフィンの重合又は共重合のための触媒とする
ことが記載されている。この化合物におけるＣｐＭＸｎ
＋
は「シクロアルカジエニル
骨格を有する配位子」に該当するから、この化合物は「シクロアルカジエニル骨格
を有する配位子を１個含みかつホウ素元素を含有するアニオンを含む、ジルコニウ
ム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の化合物」であって、本件請求項
１における［Ｂ］化合物とは異なるところがない。
　さらに引用明細書には、該触媒をアルミナ、シリカ等の好適な担体に坦持して使
用することも記載されている。そして、該「アルミナ、シリカ等」は「ＳｉＯ２、
Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を主成分として
含有する無機酸化物」に相当する。そして引用明細書には、該「好適な担体」が
「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にあ
る微粒子状担体」であることは明示されていないが、オレフィン重合用固体触媒に
用いられる担体として「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～
２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は本件出願前に周知慣用のものであるとい
えるから（例えば、米国特許明細書第４２８４５２７号、特開平１－１０１３１５
号公報、特開昭６１－２９６００８号公報、特開昭６３－８９５０５号公報、特開
昭５５－３４５９号公報、特開昭５３－３９８５号公報、特開昭５２－１１７８８
７号公報及び特開昭６３－５１４０５号公報参照）、引用明細書に記載の「好適な
担体」は、実質的に、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～
２００μｍの範囲にある微粒子状担体」をも意味しているというべきである。して
みると、引用明細書に記載の微粒子状担体と本件請求項１における［Ａ１］微粒子
状担体とは異なるところがない。
　なお、特許権者（原告）は平成１３年５月１日付け回答書で、市販されている触
媒担体の中には本件請求項１にいう担体とは異なる粒径のものがあることをもっ
て、引用明細書に記載の「好適な担体」は本件請求項１にいう微粒子状担体とは異
なる旨主張するが、オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体をしてその粒径が
１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体が周知である以上、同じくオレフィン
重合用固体触媒に用いられる担体として本件請求項１にいう担体を排除すべき理由
はない。
　したがって、引用明細書には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載され
ているということができる。また、引用明細書には、該触媒を用いてオレフィンを
重合又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載され
ているということができる。
　したがって、本件発明１及び４は、引用明細書に記載された発明と同一である。
　また、引用明細書に係る特許出願の優先権主張の基礎とされた米国特許出願１９
８９年第４０７１６９号の明細書には、引用明細書に記載の上記事項と同様の事項
が記載されていると認められるから、引用明細書に係る特許出願は、特許法２９条
の２に規定する「当該特許出願の日前の他の特許出願」に該当するものである。
　また、本件発明１及び４の発明者が引用明細書に記載された発明の発明者と同一
の者であるとも、本件出願時においてその出願人が引用明細書に係る特許出願の出
願人と同一であるとも認められない。
　以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は特許法２９条の２の規定に
違反してなされたものである。
　(ii)引用刊行物には、プロトンと反応し得る最低１個の置換基を含むビス（シク
ロペンタジエニル）金属化合物であって、該金属がジルコニウム、ハフニウム又は
チタンである第一化合物と一般式〔Ｌ′－Ｈ〕＋〔ＢＡｒ１Ａｒ２Ｘ３Ｘ４〕－
で表さ
れる、ホウ素元素を含有する第二化合物を適当な担体中で製造してオレフィン重合
用触媒を製造する方法が記載されていると認められ、該方法で製造された触媒は、
シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を２個含みかつホウ素元素を含有するア
ニオンを含む、ジルコニウム、ハフニウム又はチタンから選ばれる遷移金属の化合
物と担体から形成されてなる触媒に相当するものといえる。そして、引用刊行物に
は、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個とすることは記載されていな
いが、配位子の個数によって化合物の性質が異質なものとなるものではないことは
当業界の技術常識であり、また本件明細書中には配位子の個数により触媒としての
性質が異質なものとなることを示す記載もない。また、引用刊行物には、該「適当
な担体」が「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍ
の範囲にある微粒子状担体」であることは明示されていないが、上記(i)に示したと
おり、オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として「１５０～１０００℃で
焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は本件
出願前より当業者に周知慣用のものであると認められるから、引用刊行物に記載の
「適当な担体」は、実質的に、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径
が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」をも意味しているというべきであ
って、本件請求項１に記載の微粒子状担体と異なるところがない。
　したがって、引用刊行物には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載され
ているということができる。また、引用刊行物には、上記触媒を用いてオレフィン
を重合又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載さ
れているということができる。
　したがって、本件発明１及び４は、引用刊行物に記載された発明である。
　以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は特許法２９条１項３号の規
定に違反してなされたものである。
　(3)－４　本件発明２及び３についての対比・判断
　特許異議申立人が証拠として提示した特願平３－５０３３２１号（特表平５－５
０２９０６号公報参照）及び特願平２－２４２８６１号（特開平３－１３９５０４
号公報）の願書に最初に添付された明細書のいずれにも、本件発明２及び３で規定
する特定のオレフィン重合用固体触媒にオレフィンを予備重合してなることを特徴
とするオレフィン重合用固体触媒は記載されていない。また、特許異議申立人が提
出した刊行物である特開昭６３－１５２６０８号公報、特表平１－５０２０３６号
公報、国際公開第８８／０５０５８号パンフレット、D.G.H.BALLARD,Transition
MetalAlkylCompoundsasPolymerizationCatalysts,JOURNALOFPOLYMER
SCIENCEPolymerChemistryEdition,Vol.13,pp.2191-2212(1975)、V.A.Zakharov
及びYu.I.Yermakov,CATAL.REV.-SCI.ENG.,19(1),pp.67-77、特開昭５７－１
８２３０３号公報及び特開昭５４－１４８０９３号公報のいずれにも、オレフィン
重合用固体触媒にオレフィンを予備重合して新たなオレフィン重合用固体触媒とな
すことにより、一般に優れた触媒が得られるとの記載はない。したがって、本件発
明２及び３は、特許異議申立人が証拠として提示したいずれかの特許出願願書に添
付された明細書に記載された発明でも、特許異議申立人が提出したいずれかの刊行
物に記載された発明でも、特許異議申立人が提出した刊行物に記載された発明から
容易に発明できたものでもないので、本件発明２及び３の特許は、特許法２９条の
２、２９条１項３号及び２９条２項のいずれの規定にも違反してなされたものでは
ない。
　(4)　決定のむすび
　以上のとおりであるから、本件発明１及び４の特許は、特許法２９条の２及び２
９条１項３号の規定に違反してされたものであり、特許法１１３条２号に該当し、
取り消されるべきものである。
　また、本件発明２及び３の特許については、他に取消しの理由を発見しない。
第３　原告主張の決定取消事由
　１　取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違
点の看過）
　(1)　本件発明１について
　(1)－１　担体について
　本件発明１は［Ａ１］及び［Ｂ］から構成されるが、引用明細書には［Ａ１］に
ついての記載がなく、またこれが実質的に記載されているとも認められない。
　本件発明１では、［Ｂ］の担体として［Ａ１］が用いられるのに対し、引用明細
書では、ただ単に、「好適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられる旨
開示しているにすぎず、担体がどのような性状及び粒径を有していることが必要で
あるかについては全く教示していない。また、引用明細書に記載されている実施例
では、すべて担体は使用されておらず、当然のことながらこの担体がどのような温
度で焼成されたものか、そしてまたどのような粒径を有するものであるかについて
何ら記載すらされていない。
　決定は、この点につき、「オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として
『１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にあ
る微粒子状担体』は本件出願前に周知慣用のものであるといえるから（中略）、引
用明細書に記載の『好適な担体』は、実質的に、『１５０～１０００℃で焼成して
得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体』をも意味してい
るというべきである。してみると、引用明細書に記載の微粒子状担体と本件請求項
１における［Ａ１］微粒子状担体とは異なるところがない。」と判断している。
　しかしながら、ある触媒成分に用いられる担体として「１５０～１０００℃で焼
成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」が必ずし
も周知であるとはいえず、ましてやホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属
触媒に用いられる担体として上記性状を有する微粒子状担体を用いることが周知で
あるとはいえない。
　本件発明１は、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を用いること
を特徴としているところ、本件出願日前に、このようなホウ素元素を含有するアニ
オンを含む遷移金属触媒を本件請求項１［Ａ１］の微粒子状担体（例えばシリカ担
体）に担持する際、該担体上の表面吸着水がホウ素元素を含有するアニオンを含む
遷移金属触媒にどのような影響を与えるかについては、知られていなかったのであ
る。このようなホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を、例えばシリ
カ担体上に担持するに際して、シリカ担体を焼成すべきか、また焼成するとしたら
どのような温度で焼成すべきか、さらにはどのような粒径を有するシリカ担体を用
いればよいのかについては、いかなる刊行物にも記載されていないのであり、また
当業者が上記事項を当然に予測し得るものではないから、本件出願日前の当業者に
とって技術常識であるとは到底認められない。
　被告は、本件請求項１における［Ａ１］微粒子状担体が本件出願前に周知慣用の
ものであることの根拠として、乙第１～第１０号証を例示しているが、これらの刊
行物に記載された発明のいずれも、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属
触媒を用いるものではない。よって、たとえこれらの刊行物に、本件請求項１［Ａ
１］と同様の焼成温度や粒径が記載されていたとしても、ホウ素元素を含有するア
ニオンを含む遷移金属触媒を担持する際の担体の焼成温度ないし粒径が記載されて
いるとはいえない。
　(1)－２　焼成について
　シリカに代表される無機酸化物担体は、その表面に水を吸着している場合があ
り、この表面吸着水を除去するか否かは、担持する触媒成分の種類等に応じて個々
別々に決定されなければならない。担持する触媒成分が異なれば、焼成の要否や焼
成温度は当然に異なるのである（例えば特開昭５５－１６０７２８号公報（甲第６
号証）参照）。
　また、担持前の担体を焼成するか否かあるいは焼成する場合にどのような温度で
焼成するかは担持触媒をどのような反応系に適用するかで異なるのが一般である
（例えば特開昭５５－１４５６７７号公報（甲第７号証）、特公平３－２３５６３
号公報（特開昭５８－１０３５１０号公報）（甲第８号証）、特公昭４９－９１０
８号公報（甲第９号証）、特表平３－５０２２１０号公報（国際公開日：１９９０
年（平成２年）５月１７日。甲第１０号証））。
　そして、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒を担体に担持するに
際しては、本件出願日前には、ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒
と、担体上に存在する吸着水あるいは表面水酸基とがどのような反応を起こすのか
は知られておらず、当業者の技術的常識とはなっていなかったのである。とするな
らば、ある種のオレフィン重合用固体触媒に用いられる担体として、本件請求項１
［Ａ１］記載の焼成温度や粒径を有する微粒子状担体が仮に周知であるとしても、
ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒に用いられる無機酸化物担体の
焼成温度や粒径が周知であるとは到底いえないことは明らかである。これらの事実
は、本件発明１の出願日後に出願された特開平５－１５５９２６号公報（出願日１
９９１（平成３）年１２月１１日。甲第１１号証）にさえも、ホウ素元素を含有す
るアニオンを担体に担持する際にはシリカなどの担体を焼成することが記載されて
いないことからも、明らかである。
　したがって、引用明細書に記載の「好適な担体」が本件請求項１記載の［Ａ１］
の焼成温度や粒径を有すると判断することはできず、よって、引用明細書には本件
発明１で特定されるオレフィン重合用固体触媒が記載されているとする決定の判断
は、誤りである。
　被告は、「引用明細書には『触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性
雰囲気・・・中で取り扱い及び搬送すべきである。』（引用明細書第８頁左下欄）
と記載され、乙第１～第１０号証に示したオレフィン重合で使用される遷移金属化
合物の触媒と同様に水分の存在に注意を払うべき触媒であることも開示されてい
る。」と主張するが、引用明細書には、正確には「触媒成分は水分と酸素の双方に
敏感であり」と記載されているのみであって、触媒成分から調製され担体に担持さ
れるオレフィン重合用の触媒が水分と酸素の双方に敏感であるとは記載されていな
い。
　(1)－３　粒径について
　本件発明１で用いられる微粒子状担体の粒径が１０～２００μｍであることにつ
いても、決定は「オレフィン重合用固体触媒に用いられる担体をしてその粒径が１
０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体が周知である以上、同じくオレフィン重
合用固体触媒に用いられる担体として本件請求項１にいう担体を排除すべき理由は
ない。」と判断するが、この判断も誤りである。
　引用明細書には、どのような担体が適しているかについて本件請求項１［Ａ１］
のような具体的記載はないにもかかわらず、微粒子状担体の粒径が１０～２００μ
ｍであることが引用明細書に記載されているといえるためには、引用明細書におけ
る「好適な担体」の粒径が当然に１０～２００μｍであるといえるほどに本件出願
時に当業者の技術常識となっていることが必要である。ところが、そのような事実
を認めることはできない。
　例えば触媒担体用途に市販されているＭ．Ｓ．ＧＥＬ（製造元：洞海化学工業株
式会社）のカタログ（甲第１２、第１４号証）には、シリカ粒子の粒径３～６００
μｍの範囲で用途に応じた任意の粒度が選択可能であること、粒径５μｍ及び３５
０μｍのグレードのシリカ粒子が市販されていること、また粒径２～６μｍ、２～
８μｍ、２１０～５００μｍのシリカ粒子がＤシリーズとして市販されていること
が記載されている。甲第１５号証（洞海化学工業株式会社の会社案内）、甲第１６
号証（Ｍ．Ｓ．ＧＥＬ試験成績表の写しとその証明書）からも、本件出願当時、触
媒担体として市販されていたシリカ担体の粒径が極めて一般的に１０～２００μｍ
であったとはいえない。
　(1)－４　［Ａ１］の構成の意義
　甲第１３号証（筒井俊之作成の実験報告書）によれば、下記の事項が明らかとな
る。
　イ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合には、
平均粒径が３５０μｍであるシリカ担体（２５０℃焼成）を用いた場合と比較し
て、重合活性は著しく優れており、また嵩比重にも優れた重合体が得られる。
　ロ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を２５０℃で焼成した場合には、平均
粒径が５５μｍであるシリカ担体を未焼成のまま用いた場合と比較して、重合活性
に優れ、しかも嵩比重にも優れた重合体が得られる。
　このように、本件発明１に係るオレフィン重合用固体触媒では、担体の焼成温度
及び粒径は、オレフィンの重合活性に大きな影響を与えるものであって、単に「好
適な担体（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられるとしか記載されていない引
用明細書の記載が、本件発明１で用いられる「１５０～１０００℃で焼成され、そ
の粒径が１０～２００μｍの範囲にある」担体を意味しているとはいえないことは
明らかである。
　甲第１３号証によって確認された優れた効果を考慮すれば、単に「好適な担体
（例えばアルミナ又はシリカ）」が用いられるとしか記載されていない引用明細書
に、本件発明１の構成要件である「１５０～１０００℃で焼成され、その粒径が１
０～２００μｍの範囲にある」担体を用いる発明が、完成された上で記載されてい
ると認めることはできない。
　(2)　本件発明４について
　決定は「引用明細書には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されてい
るということができる。また、引用明細書には、該触媒を用いてオレフィンを重合
又は共重合することも記載されているから、本件発明４の重合方法も記載されてい
るということができる。」と判断するが、上述したとおり、引用明細書には本件発
明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されているとは認められないのであるか
ら、引用明細書に本件発明４の重合方法が記載されていると認めることもできな
い。よって、本件発明４に関する決定の判断も誤りである。
　２　取消事由２（２９条１項３号：本件発明１、４と引用刊行物記載の発明との
相違点の看過）
　(1)　本件発明１について
　決定は、本件発明１が引用刊行物に記載された発明と同一であると判断するが、
誤りである。
　引用刊行物に記載された発明で用いられる遷移金属化合物は、シクロペンタジエ
ニル骨格を有する配位子を２個含んでいるのに対して、本件発明１及び４で用いら
れる遷移金属化合物は、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含んでお
り、この点で両者は明確に相違している。本件発明１と引用刊行物に記載の発明と
の間には相違点が明確にある以上、明細書の記載を参酌して両発明の同一性を争う
余地はなく、本件発明１が引用刊行物に記載された発明であるとの認定判断は誤り
である。
　決定の判断は、本件発明１の「１個含み」との請求項の記載を、「少なくとも１
個含み」と解釈し、他の配位子としてシクロアルカジエニル骨格を有する配位子を
有していてもよいことを前提とする議論である。しかしながら、本件発明１では、
請求項の記載から明らかなように、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子は
「１個」に限定していると解するのが自然であり、かつ合理的である。請求項に
「１個」と記載してあるものを、「２個」、「３個」、「４個」有すると解するの
は不自然であり不合理である。
　引用刊行物には、担体がどのような性状及び粒径を有するべきかについての記載
も示唆もなく、当然のことながら、該「適当な担体」が「１５０～１０００℃で焼
成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」であるこ
とを示す実施例もない。
　(2)　本件発明４について
　引用刊行物には本件発明１のオレフィン重合用固体触媒が記載されていないので
あるから、本件発明４の重合方法が記載されていると認めることもできない。よっ
て、引用刊行物には本件発明４の重合方法が記載されているとする決定の判断も、
誤りである。
第４　決定取消事由に対する被告の反論
　１　取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違
点の看過）に対して
　(1)　１５０～１０００℃で焼成して得られ、その径が１０～２００μｍの範囲に
ある微粒子状担体が有機遷移金属化合物からなるオレフィン重合触媒の担体として
普通に使用されるものであることは乙第１～第１０号証（乙第１～第８号証は決定
中で示した文献である）により周知であり、引用明細書の「好適な担体」は、この
ようなオレフィン重合反応における周知の担体を意味する。
触媒成分を付着させる前にあらかじめ１０００℃までの適当な温度で焼成するこ
とは、特開昭６１－２９６００８号公報（乙第３号証）に記載のとおり、オレフィ
ン重合用の触媒の担体であるシリカ等の無機酸化物は、その表面に遊離水やＯＨ基
が存在するが、それらは、主触媒の遷移金属化合物（カチオン）やアルモキサン等
の助触媒（アニオン）等の触媒成分と反応するので、それを防止するための処理で
あり、乙第１～第１０号証に見るとおりこの処理を行うことが常識化している。ま
た、その際の無機酸化物の粒径についても、例えば、乙第１号証～第３号証、第５
号証、第８、第９号証に市販のダヴィソン社製９５２酸化ケイ素（平均粒径５４～
６５μｍのシリカ粒子）をオレフィン重合用触媒担体として用いることが記載され
ているように、粒径１０～２００μｍの範囲のものは、当業者が常套的に使用して
いるものである。
　(2)　新規化合物を用いた触媒において、その触媒担体が、当該新規化合物を用い
た触媒を担持する担体として当該新規化合物が公知となる以前から知られていると
いうことはそもそもあり得ないから、引用明細書に記載される「好適な担体」と
は、原告の主張するような「ホウ素元素を含有するアニオンを含む遷移金属触媒に
用いられる担体として」周知である担体ではあり得ず、引用明細書に記載される触
媒が用いられるオレフィン重合反応分野で使用される触媒に対して「好適な担体」
として引用明細書の特許出願前に周知慣用である担体として知られていたものを意
味すると解するのが自然である。
　(3)　引用明細書には「触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性雰囲
気・・・中で取り扱い及び搬送すべきである。」（第８頁左下欄第１行～３行）と
記載され、乙第１～第１０号証に示したオレフィン重合で使用される遷移金属化合
物の触媒と同様に水分の存在に注意を払うべき触媒であることも開示されている。
したがって、担体から水分の影響を取り除くための処理である加熱条件が異なる理
由はない。
　原告は、甲第６～第１１号証により表面吸着水の除去は触媒ごとに個別に決定さ
れるべきであるとするが、甲第６、第７号証はオレフィン重合反応に関する触媒で
はなく、甲第８，第９号証はオレフィン重合ではあっても有機遷移金属化合物を触
媒とするものではない。甲第１０、第１１号証は本件出願後の公知となった特許出
願明細書であるから、技術常識として参照する資料として適切ではなく、結局、い
ずれも、有機遷移金属化合物を担体に担持するに当たって担体中の水の影響を排除
するため加熱処理を行うことが技術常識であることを否定する証拠にはなり得な
い。
　また、乙第１～第３、第５、第８、第９号証に示されるとおりオレフィン重合触
媒として使用される有機遷移金属の各種触媒はいずれも粒径１０～２００μｍの微
粒子状担体に担持可能であり、触媒の種類により粒径の範囲が著しく異なるという
事情はうかがえない。そもそも、触媒の担体とは、触媒を効率よく利用するために
分散保持させる物質である（新山浩雄監修「触媒利用技術集成」平成３年１２月２
０日　大学図書発行　４５１～４５２頁（乙第１１号証）第４５２頁）が、本件発
明１、４の属するオレフィン重合用触媒の分野において触媒成分を微粒子状担体に
担持する意義は乙第２，第９，第１０号証（乙第２号証第２頁左上欄、乙第９号証
第２頁、乙第１０号証第２頁左上欄）に見られるように、担体が存在しないと、ポ
リマー粒子の原型となるべき触媒粒子が存在しないため、実質的にポリマー粒子の
形成下に重合を行う気相重合に用いた場合、きれいな粒子形成反応が進行せず、ポ
リマーの凝集による塊状ポリマーの生成や、ポリマーの反応器壁への付着が起こ
り、長期正常運転が不可能である問題を解決するために提案されたものである。
　したがって、引用明細書に記載される「好適な担体」は、この分野において通常
好適な担体として周知の「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０
～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」を包含しているというべきである。
　(4)　引用明細書に記載される「好適な担体」とは、引用明細書に記載の触媒が使
用されるオレフィン重合反応分野における「好適な担体」と解すべきであって、上
述したようにオレフィン重合用触媒の担体として好適である粒径は１０～２００μ
ｍの範囲内であることが周知である以上、甲第１２号証のように本件出願時に反応
の種類を特定しない触媒担体用途として市販されていたシリカ粒子の中に粒径が１
０～２００μｍから大きく外れるものもあったとしても、上記解釈は左右されるも
のではない。
　(5)　甲第１３号証は、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０
～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」の一例である平均粒径が５５μｍである
シリカ担体（２５０℃焼成）が、引用明細書に記載される「好適な担体（例えばア
ルミナ、シリカ）」（公報第９頁右下欄第３行～４行）に該当することを確認する
とともに、「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍ
の範囲にある微粒子状担体」から外れる例である、平均粒径が３５０μｍであるシ
リカ担体（２５０℃焼成）及び平均粒径が５５μｍであるシリカ担体（未焼成）
が、引用明細書に記載される「好適な担体（例えばアルミナ、シリカ）」（公報第
９頁右下欄第３行～４行）には該当しないことを確認したものにすぎず、甲第１３
号証は、引用明細書に記載される「好適な担体」が「１５０～１０００℃で焼成し
て得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」を意味しない
とする根拠にはならない。
　２　取消事由２（２９条１項３号：本件発明１、４と引用刊行物記載の発明との
相違点の看過）に対して
　本件請求項１の「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含み」との記
載をみれば、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子は１個は必ず存在するが、
他に配位子は存在しても存在しなくてもよいと解することができ、しかも配位子が
存在する場合は、その配位子は特定されたものではないのである。
　そうであれば、「シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含み」との記
載を、配位子はシクロアルカジエニル骨格を有する配位子のみが１個であると限定
して解する必要はないから、他に配位子を有していると解することができ、この配
位子として、シクロアルカジエニル骨格を有する配位子を１個含むほかに、その他
のシクロペンタジエニル化合物を配位子として有していると解することができるの
である。
　そして、本件発明１、４と引用刊行物に記載された発明とは、シクロアルカジエ
ニル骨格を有する配位子を１個含む場合でかつ他にシクロペンタジエニル化合物を
配位子として有する場合については、同一となる。
第５　当裁判所の判断
　取消事由１（２９条の２：本件発明１、４と引用明細書記載の発明との相違点の
看過）について判断する。
　１　引用明細書の記載について
　(1)　原告は、「本件発明１は上記［Ａ１］及び［Ｂ］から構成されるが、引用明
細書には［Ａ１］についての記載がなく、またこれが実質的に記載されているとも
認められない。」と主張するので、この点について検討する。
　甲第４号証によれば、引用明細書には、その特許請求の範囲に、「モノシクロペ
ンタジエニル又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物」の発明（請
求項１～９）、当該化合物の製造法の発明（請求項１０～１３）、当該化合物をオ
レフィン等を重合する際の触媒として使用する方法の発明（請求項１４～１８）が
記載されており、発明の詳細な発明に、「好適な担体（例えばアルミナ又はシリ
カ）に担持させた触媒として使用することができる。」（第９頁右下欄第３～４
行）と記載されていることが認められる。これらの記載によれば、引用明細書に
は、オレフィン等を重合する際の触媒として使用されるモノシクロペンタジエニル
又は置換モノシクロペンタジエニル金属錯体含有化合物自体に特徴がある発明が開
示されており、当該化合物を担持するための担体が格別の意味を持ったものとして
記載されているとは認められない。そうすると、引用明細書における「好適な担
体」とは、触媒成分に応じて特別に選択されたものを意味するのではなく、引用明
細書に係る特許出願の優先日（１９８９年９月１４日）において、引用明細書記載
の触媒と同じ用途であるオレフィン重合用の触媒担体として周知であったものを意
味すると解するのが相当である。
　引用明細書に係る特許出願の優先日前に公知となっていたことが明らかな乙第１
～第９号証には、オレフィン重合用触媒の担体について記載されており、具体的に
は、それぞれ、下記の事項が記載されていることが認められる。
　◇　乙第１号証（米国特許第４２８４５２７号明細書　１９８１年８月１８日発
行）：
「デビソン９５２シリカを流動床で１５０℃において乾燥した」（第６欄第２８行
～２９行、実施例　訳文２頁８行）
　◇　乙第２号証（特開平１－１０１３１５号公報　平成１年４月１９日公開）：
「成分（Ａ）に使用される多孔性無機酸化物担体は、シリカ、アルミナ、シリカア
ルミナ、酸化チタン、酸化マグネシウムなどの公知の無機金属酸化物であ
り、・・・平均粒径１０～８０μの粒子が好ましい。これらは通常表面水を吸着し
ているので、脱水乾燥（窒素又は空気雰囲気中では１５０～９００℃程度で行うこ
とができる）して、表面水を除去して使用する。」（第２頁右下欄第２行～１０
行）、窒素気流中、６００℃で４時間乾燥したデビソン社製９５２シリカを用いる
こと（第４頁左下欄第３行～４行、実施例）。　
　◇　乙第３号証（特開昭６１－２９６００８号公報）：
「金属酸化物は一般的に酸性の表面水酸基を持っておりこれが反応溶媒中に始めに
加えられるアルモキサン又は遷移金属化合物と反応する。使用前に、無機酸化物支
持体を脱水する。すなわち、熱処理をして水分を除き表面水酸基の濃度を減少させ
る。この処理は真空中又は窒素のような不活性ガスの乾いたもので追い出しなが
ら、約１００℃から約１０００℃、好ましくは約３００℃から約８００℃の温度で
実施される。」（第５頁右上欄第１行～９行）、「支持体の粒子の大きさを変える
とポリマー粒子の大きさを変えられることがわかっているプロセスである・・・。
一般的に・・・好ましくは約３０から１００ミクロン・・・を使用すれば最適な結
果が通常得られている。」（第９頁右上欄第１～１３行）、８００℃にて５時間乾
燥窒素気流中で脱水したダビソン９５２シリカを用いること（第１１頁左下欄第１
６行～１７行、実施例）。
　◇　乙第４号証（特開昭６３－８９５０５号公報）：
「上記無機担体としては無機酸化物が好ましく、具体的にはＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、
ＭｇＯ・・・などを例示することができる。」（第６頁左上欄第１１行～１７
行）、「本発明に好ましく用いられる担体は粒径が１０ないし３００μ、好ましく
は２０ないし２００μ・・・である。該担体は、通常１５０ないし１０００℃、好
ましくは２００ないし８００℃で焼成して用いられる。」（第６頁右上欄第６行～
１２行）、平均粒径７０μのシリカを３００℃で４時間焼成したものを使用するこ
と（第９頁右上欄下から第５行～下から第３行、実施例）。
　◇　乙第５号証（特開昭５５－３４５９号公報）：
「該炭化水素不溶性生成物を製造するために用いられる無機酸化物は酸化ケイ素、
酸化アルミニウム・・・酸化マグネシウム・・・である。・・・また平均粒度が１
～１０００ミクロンの粒径を有するものが好適である。」（第３頁左下欄第２行～
１２行）、「炭化水素不溶性反応生成物を製造するには、使用される無機酸化物の
吸着水を製造以前においてあらかじめ除去するのがよい。この除去方法（乾燥方
法）は、一般には、１００℃～２００℃の温度において乾燥した空気を用いて無機
酸化物を静置あるいは流動させながら乾燥する方法が用いられる。しかし必要に応
じて、さらに高温の６５０℃以下の温度で焼成する方法を用いることもできる。」
（第５頁左下欄第１１行～１８行）、ダヴイソン社製９５２酸化ケイ素が平均粒径
５４～５６μｍのシリカであること（第８頁右下欄第１３～１５行）。
　◇　乙第６号証（特開昭５３－３９８５号公報）：
「過去においては、担体への遷移金属化合物の付着前に該担体をそこから遊離水を
除去するために先ず乾燥し、次いで該担体を少なくとも３００℃の温度好ましくは
５００～８５０℃の範囲内の温度において少なくとも４～８時間活性化することが
必要であることが分っていた。この活性化工程は、担体からＯＨ基を除き、そして
遷移金属化合物の付着に対する活性箇所を提供する。」（第２頁右下欄第２～１０
行）
　◇　乙第７号証（特開昭５２－１１７８８７号公報）：
「これらの触媒を工業目的に対して有用ならしめるためには、現在では、これらの
反応においては、いずれの場合もまず担体を乾燥して遊離水分を除去し、次いで遷
移金属化合物の坦持前又は坦持後に担体を≧３００℃程度の温度、好ましくは５０
０～８００℃の温度で少なくとも８時間にわたって活性化させる必要のあることが
わかった。」（第２頁右上欄第１～８行）
　◇　乙第８号証（特開昭６３－５１４０５号公報）：
「無機酸化物担体中には物理的に吸着した水が存在しない方が好ましく、従って２
００ないし８００℃で１ないし２４時間焼成して用いるとよい。また、この無機酸
化物担体として平均粒径が通常１ないし５００μｍ、好ましくは５ないし１００μ
ｍ、特に１０ないし５０μｍのものを用いるのが好ましい。」（第６頁右上欄第５
行～１１行）
　◇　乙第９号証（特開昭６１－１０８６１０号公報）：
「本発明に好ましく用いられる担体は・・粒子径が１００μｍ以下のものであ
る。・・・表面の吸着水や水酸基は極力少ないことが好ましく、・・・焼成温度は
５００～８００℃が好ましく・・。」（第３頁右上欄第１行～１６行）
　以上、乙第１～第９号証の記載からすると、「１５０～１０００℃で焼成して得
られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にある微粒子状担体」は、引用明細書に
係る出願の優先日前にオレフィン重合用触媒の担体として周知であったことが認め
られる。（焼成とは、鉱物加工工業において行われる高温処理のことをいうので、
乙第１、第２、第７号証における「乾燥」、乙第３号証における「熱処理」、乙第
６号証における「活性化」も、その温度条件からみて「焼成」に当たると解され
る。）
　そうすると、引用明細書には、乙第１～第９号証に記載されたような周知の担体
を使用した触媒が実質的に記載されているということができる。
　(2)　原告は、甲第６～第１１号証に依拠して、「シリカに代表される無機酸化物
担体は、その表面に水を吸着している場合があり、この表面吸着水を除去するか否
かは、担持する触媒成分の種類等に応じて個々別々に決定されなければならない。
担持する触媒成分が異なれば、焼成の要否や焼成温度は当然に異なるのである。ま
た、担持前の担体を焼成するか否かあるいは焼成する場合にどのような温度で焼成
するかは担持触媒をどのような反応系に適用するかで異なる。」などと主張する。
　しかしながら、甲第６号証（特開昭５５－１６０７２８号公報）は、炭化水素の
製造に用いられる触媒について記載したものであり、甲第７号証（特開昭５５－１
４５６７７号公報）は酸化エチレンの製造に用いられる触媒について記載されたも
のであって、いずれもオレフィン重合用触媒の担体についての技術常識の認定に影
響を及ぼすものではない。また、甲第１０号証（特表平３－５０２２１０号公報。
１９９０年５月１７日に国際公開パンフレットが公開されている）及び甲第１１号
証（特開平５－１５５９２６号公報）は引用明細書に係る出願の優先日後に公開さ
れた文献であって、引用明細書に係る出願の優先日当時の技術常識を示すものでは
ない。さらに、甲第８号証（特公平３－２３５６３号公報。昭和５８年６月２０日
に公開公報が公開されている。）にはオレフィン重合体の製造に用いられる触媒の
担体として「乾燥窒素気流中、６００℃で３時間焼成した富士デビソン社製シリカ
（♯９５２）」（実施例１）と「加熱処理を施さない富士デビソン社製シリカ（♯
９５２）」（実施例２）が併記されており、甲第９号証（特公昭４９－９１０８号
公報）にはオレフィン重合体の製造に用いられる触媒の担体として市販のシリカを
そのまま用いることが記載されている（実施例１）が、これらは、オレフィン重合
用触媒の担体として［Ａ１］を満足しないものも引用明細書に係る出願の優先日当
時公知であったということを示すにとどまり、引用明細書に係る出願の優先日当時
「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にあ
る微粒子状担体」がオレフィン重合用触媒の担体として周知であったという認定に
影響を及ぼすものではないし、当該周知の担体を使用した触媒が引用明細書に実質
的に記載されているとの認定を妨げるものでもない。
　(3)　原告は、「微粒子状担体の粒径が１０～２００μｍであることが引用明細書
に記載されているといえるためには、引用明細書における『好適な担体』の粒径が
当然に１０～２００μｍであるといえるほどに本件出願時に当業者の技術常識とな
っていることが必要である。」などと主張するとともに、甲第１２号証、甲第１４
～第１６号証を提出し、シリカ担体の粒径が一般的に１０～２００μｍの範囲であ
ったというのが当業者の技術常識ではなかったと主張する。
　しかしながら、甲第１２、第１４～第１６号証が、オレフィン重合触媒担体用と
してのシリカの中ではなく、反応の種類が特定されていない触媒担体を始めとする
様々な用途に使用されるシリカの中に、１０～２００μｍを外れる粒径のものが存
在することを示すことはあっても（甲第１２、第１４号証の第１、２頁目、甲第１
５号証の６頁目など）、そのことから、引用明細書に係る特許出願時において、
「１５０～１０００℃で焼成して得られ、その粒径が１０～２００μｍの範囲にあ
る微粒子状担体」がオレフィン重合用触媒の担体として周知であったとの認定が左
右されるものではない。
　２　本件発明１における［Ａ１］の技術的意義について
　(1)　なお、本件発明１の［Ａ１］が格別の技術的な意義を有するものである場合
には、［Ａ１］がオレフィン重合用触媒の担体として周知であっても、［Ａ１］を
特定することにより、引用明細書記載の発明とは別異の発明（選択発明）を構成す
ることはあり得るので、［Ａ１］がそのような技術的意義を有するものであるか否
かについて、以下検討する。
　(2)　本件発明１の［Ａ１］について、甲第３号証によれば、本件明細書には、
「本発明では、微粒子状担体として、平均粒径が通常１～３００μｍ好ましくは１
０～２００μｍ範囲にある微粒子状無機担体又は微粒子状有機担体が用いられる。
上記微粒子状無機担体としては、酸化物が好ましく、具体的にはＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ
３、ＭｇＯ、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２又はこれらの混合物が用いられる。これらの中で、
ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３及びＭｇＯからなる群から選ばれた少なくとも１種の成分を主
成分として含有する担体が好ましい。このような無機酸化物担体は、通常１５０～
１０００℃、好ましくは２００～８００℃で２～２０時間焼成して用いられる。」
（全文訂正明細書第４頁第２～９行）と記載されているだけで、［Ａ１］を選択し
たことの技術的意義についての記載はない。また、本件明細書における実施例と比
較例とは、［Ａ１］の要件を満足する担体を用いた場合と［Ａ１］の要件を満足し
ない担体を用いた場合とを対比したものではなく、［Ａ１］の要件を満足する担体
を用いた場合と担体を用いなかった場合とを対比したものであるから、実施例と比
較例の対比からも、周知の担体の中から［Ａ１］の要件を満足する担体を選択した
ことの技術的意義、すなわち担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定をし
たことによる技術的意義を認めることはできない。
　(3)　原告は甲第１３号証（平成１４年１月１５日作成の実験報告書）に基づき、
［Ａ１］の有する技術的意義について、イ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体
（２５０℃焼成）を用いた場合には、平均粒径が３５０μｍであるシリカ担体（２
５０℃焼成）を用いた場合と比較して、重合活性は著しく優れており、また嵩比重
にも優れた重合体が得られ、ロ）平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を２５０℃
で焼成した場合には、平均粒径が５５μｍであるシリカ担体を未焼成のまま用いた
場合と比較して、重合活性に優れ、しかも嵩比重にも優れた重合体が得られると主
張する。
　しかしながら、上述したように、本件明細書には、［Ａ１］の有する選択発明た
るべき技術的意義、すなわち、担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定を
したことによる技術的意義についての記載は認められないし、原告主張の技術的意
義が、明細書に記載するまでもなく当業者に自明なものであると認めることもでき
ないので、［Ａ１］の技術的意義に関する原告の主張は、本件明細書の記載に基づ
かないものとして採用することはできず、甲第１３号証によっても、この判断を左
右するものではない。
　３　まとめ
　以上のとおり、引用明細書には、［Ａ１］の要件を満足する周知の担体を使用し
た触媒が実質的に記載されており、本件発明１が、引用明細書に記載された発明と
別異の発明を構成するような格別の技術的意義を有するとも認められないから、本
件発明１が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判断に誤りはな
く、また、本件発明４が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判
断にも誤りはない。
　そして、この決定の判断に誤りがない以上、その余の取消事由について判断する
までもなく、本件発明１、４に係る特許を取り消した決定部分の取消しを求める原
告の請求は棄却を免れない。
第６　結論
　以上のとおりであり、原告の請求は棄却されるべきである。
（平成１４年６月１８日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　　　　　裁判官　　塩　　　月　　　秀　　　平
裁判官　　古　　　城　　　春　　　実

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