戻る

平成１４年（行ケ）第４３９号　審決取消請求事件（平成１５年１０月６日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　株式会社ブリヂストン
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　鈴　木　悦　郎
　　　　　　　同　　　　　　　　　　渡　邊　公　義
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　今　井　康　夫
　　　　　　　指定代理人　　　　　　須　藤　康　洋
　　　　　　　同　　　　　　　　　　石　井　淑　久
同　　　　　　　　　　高　木　　　進
同　　　　　　　　　　高　橋　泰　史
同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
　　　　　　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　特許庁が不服２０００－６０５６号事件について平成１４年７月２日にした
審決を取り消す。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は，平成２年１１月１３日，発明の名称を「ゴムホース」とする特許出
願（特願平２－３０６７１２号）をし，平成１１年１０月１８日，その願書に添付
した明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載等を補正した（以下，この補正に係
る明細書を「本件明細書」といい，その特許請求の範囲の請求項１に記載された発
明を「本願発明」という。）が，本件特許出願について平成１２年２月１４日に拒
絶の査定を受けたので，同年３月２２日，これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は，同請求を不服２０００－６０５６号事件（以下「本件審判事件」とい
う。）として審理した結果，平成１４年７月２日，「本件審判の請求は，成り立た
ない。」との審決をし，その謄本は，同月２４日，原告に送達された。
２　本願発明の要旨
　内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強層を有するゴムホースであっ
て，外被ゴムの表面に分子量１０万～５００万のポリエチレン樹脂層を形成させる
とともに，前記ポリエチレン樹脂層が０．０５～０．３ｍｍの厚さであることを特
徴とするゴムホース。
３　審決の理由
審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明は，本件出願の日前の他
の出願であって，本件出願後に出願公開された実願平１－８８７２３号（実開平３
－２８３８６号のマイクロフィルム参照）の願書に最初に添付した明細書及び図面
（以下「先願明細書」という。）に記載された考案（以下「先願考案」という。）
と実質的に同一であり，しかも，本願発明の発明者が先願考案の考案者と同一であ
るとも，本件出願時にその出願人が先願考案に係る出願人と同一であるとも認めら
れないので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
１　審決は，本願発明と先願考案との実質的同一性に関する認定判断を誤った
（取消事由）結果，本願発明は，特許法２９条の２の規定により特許を受けること
ができないとの誤った結論に至ったものであるから，違法として取り消されるべき
である。
２　取消事由（本願発明と先願考案との実質的同一性に関する認定判断の誤り）
(1)　審決の認定判断
　審決も認定（審決謄本３頁第２段落）するとおり，本願発明と先願考案と
は，「内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強層を有するゴムホースであっ
て，外被ゴムの表面に分子量１００万～５００万のポリエチレン樹脂層を形成させ
たゴムホース」である点で一致し，ポリエチレン樹脂層（被覆層３’）に関し，
「本願発明が０．０５～０．３ｍｍの厚さであるのに対して，先願考案にはその厚
さに関する具体的記述がない点」で相違する。
　審決は，上記相違点について，①「先願考案において用いられているポリ
エチレン樹脂層からなる被覆層３’は，フィルムを螺旋状に捲回することにより形
成され・・・ゴムホースの持つ可撓性等の利点を保持しつつ，ホース外面の耐摩耗
性，耐薬品性等の向上を目的とするために形成されたものである」（審決謄本３
頁，４の第２段落）とした上で，②「プラスチックの『フィルム』という名称が有
する厚さについては，プラスチックフィルムとは厚さが０．２５ｍｍ以下の厚さの
ものを指す（例えば，「プラスチックフィルム（増補版）」（昭和４９年８月３０
日，日刊工業新聞社発行）の第１～２頁を参照ありたい。・・・・）というような
定義も，先願考案の出願前において通常に知られているところであること」（同第
３段落）も勘案すると，③「厚さについて具体的記述のない先願考案におけるフィ
ルムよりなるポリエチレン樹脂層の厚さは，本願発明におけるポリエチレン樹脂層
と同程度の厚みのものが実質的に記載されていると解するのが妥当である」（同第
３段落～４頁第１段落）とした。
　しかしながら，本願発明が先願考案と実質的に同一であるとする審決の上
記認定判断は誤りである。
(2)　「プラスチックフィルム（増補版）」を勘案した誤り
　上記(1)のとおり，審決は，相違点につき判断するに当たり，昭和４９年８
月日刊工業新聞社発行「プラスチックフィルム（増補版）」（以下，単に「プラス
チックフィルム（増補版）」という。）の記載を勘案しているが，本件において
は，このような「勘案」はそもそも許されない。
　明細書の記載を解釈するに当たり，その出願前の公知技術あるいは公知事
実を参酌することは許されないわけではないが，それは飽くまで当該明細書自体か
ら知ることができる具体的内容に関連する場合に限られるものと解すべきであっ
て，極めて抽象的な記載についてまでこのような解釈方法を持ち込むことは，いた
ずらに明細書の記載内容を技術的に広く認めることとなり，後願者に対する関係で
不当に有利に扱うこととなり相当とは認め難いというべきである（東京高裁昭和６
０年９月３０日判決・無体裁集１７巻３号４２８頁，判例時報１１７７号１１４
頁）。
　これを本件についてみると，先願明細書（甲４）には，「マンドレルに超
高分子量ポリエチレン製のテープ又はフィルムを螺旋状に捲回してホース内面側の
被覆層３を形成し，その外側に加硫剤として硫黄を含有する未加硫ゴム層，布層お
よび該未加硫ゴム層を順次積層してホース主体層２を形成し，その外側に再び上記
テープ又はフィルムを螺旋状に捲回してホース外面側の被覆層３’を形成する」
（４頁最終段落～５頁第１段落）と記載されているにすぎず，そこで用いられるテ
ープやフィルムの厚さはもとより，テープやフィルムによって形成される被覆層の
厚さについても具体的な記載は全くなく，唯一，「薄肉の被覆層３，３’」との極
めて抽象的な記載があるだけである（４頁下から６行目）。
　そうすると，「薄肉」というような極めて抽象的な記載についてまで，公
知技術あるいは公知事実を斟酌することは許されないというべきであるから，先願
考案におけるフィルムよりなるポリエチレン樹脂層の厚さについて，「プラスチッ
クフィルム（増補版）」の記載を勘案した審決の誤りは明白である。
(3)　「プラスチックフィルム」の厚さが定義できるとした誤り
ア　審決は，上記(1)のとおり，「プラスチックフィルムとは厚さが０．２５
ｍｍ以下の厚さのものを指す」としているが，このような定義は，確かなものでは
なく，通常知られているものでもない。
イ　そもそも，「プラスチックフィルム（増補版）」（甲５）の該当頁に
は，「一般に海外においては１０ミル（０．２５ｍｍ）日本においても０．２５ｍ
ｍ以上のものがシートでそれ以下の厚さのものをフィルムとしているようである
（食品包装用プラスチックフィルムＪＩＳ原案参照）」と記載され，審決の引用部
分に続けて「ようである」と述べられている。また，同書と同じ筆者の著書である
昭和４１年１２月日刊工業新聞社発行「プラスチックフィルム」（甲６）には，
「フィルムとシートは・・・両者の区別は単に厚さによるようで，一般に海外にお
いては１０ミル（０．２５ｍｍ）日本においては０．１ｍｍ以上のものがシートで
それ以下の厚さのものをフィルムとしているようである。はたしてこのような定義
でよいものかどうかは筆者にも確かではない」（１頁第１段落），「プラスチック
フィルムには厚さが０．００５ｍｍから０．１００ｍｍにわたる広い範囲のものが
製造されていて，おのおのの用途に適した厚さのフィルムが使用されている」（２
頁第３段落）とある。すなわち，少なくとも日本におけるフィルムの厚さの定義
は，審決の引用する「プラスチックフィルム（増補版）」の筆者自らが「確かでは
ない」と認識しているのである。
　また，「ＪＩＳ　Ｋ　６９００　プラスチック用語」（甲７の１，２）
によれば，平成５年以前は，「フィルム」の意味について「一般にシートの薄いも
のをいう」としか記載がなく，平成６年以後の「フィルム」の定義では，「長さ及
び幅に比べて厚さが極めて小さく，最大厚さが任意に限定されている薄い平らな製
品・・・。その任意の厚さの限界は国により，かつしばしば材料によって異なる
が，ある場合には０．２５ｍｍである」と記載されている。すなわち，少なくとも
先願考案の出願（平成元年）前においては，「フィルム」の厚さは「シート」より
も薄いという程度の抽象的なものでしかなく，平成６年以後でも０．２５ｍｍを厚
さの限界とする場合はあるが，それは国により，かつしばしば材料によって異なる
のであるから，「フィルム」の厚さに確固たる定義など存在しない。
　さらに，昭和４６年５月丸之内リサーチセンター発行「プラスチックフ
ィルムの新展開」（甲８）には，０．７μ（０．０００７ｍｍ）から５００μ
（０．５ｍｍ）の厚さのものが「フィルム」として生産・使用されていること，昭
和４６年以前の一時期においては，厚さ３５０μ（０．３５ｍｍ）で「フィルム」
と「シート」とが区別されていたこともあったが，現状ではその区分が「あいま
い」であることが記載され，昭和４５年６月工業調査会発行「新版プラスチック技
術読本」（桜内雄二郎著，甲９）では，ライニングするプラスチックの厚さが
「０．３～１ｍｍ程度」のものが「（薄膜）フィルム」と称され，特開平２－８６
４３６号公報（甲１０）では，厚みが「０．２ｍｍ～１．５ｍｍ」の樹脂組成物の
捲き付けを「（ブレンド）フィルム」の捲き付けと表現している。
ウ　以上から明らかなように，厚さによる「フィルム」と「シート」との区
別はあいまいで，実際には幅広い厚さのものを適宜「フィルム」と称しているのが
実情であるから，「フィルム」という用語から特定の厚さを導き出すことはできな
いというべきである。審決が引用する「プラスチックフィルム（増補版）」による
プラスチックフィルムの厚さの定義は，先願考案の出願前，通常知られていたよう
なものではないし，さらに，フィルムの厚さは用途や材料によって異なるのである
から，ポリエチレン樹脂という特定の材料からなり，ゴムホースの表面を被覆する
という特定の用途で使用するフィルムの具体的な厚さを，プラスチックフィルム全
般についての一般的な厚さに関する記載から特定することもできない。
　したがって，「フィルム」という言葉のみから，その厚さを導き出した
審決の誤りは明白である。
(4)　先願考案におけるポリエチレン樹脂層の厚さが本願発明のものと実質的に同
一である判断とした誤り
ア　上記(2)のとおり，先願明細書には，先願考案におけるポリエチレン樹脂
層の厚さについて具体的な記載はなく，また，上記(3)のとおり，「フィルム」とい
う語も厚さに関して用いられたものではないから，先願考案におけるポリエチレン
樹脂層の厚さは，先願明細書の記載全体を総合して判断すべきである。
　先願明細書（甲４）に，「従来のゴムホースは帯電し易く摩耗し易い欠
点があるが，本考案はかかる欠点に鑑み，制電性，耐摩耗性に優れ・・・」（２
頁，考案が解決しようとする問題点），「超高分子量ポリエチレンの被覆層が被着
されており，・・・摩擦係数が著しく低く自己潤滑性が優れているので，ホース内
外壁面と他物が接触したり摺動しても静電気が発生し難く帯電防止性を発揮する。
この場合，帯電防止性をより完全にするため，超高分子量ポリエチレン層内に導電
性カーボン等を混入して用いてもよい」（３～４頁，作用），「被覆層自体の優れ
た耐摩耗性と相俟って，ホース内外面の耐摩耗性は格段に向上し耐久性に優れる。
更に，耐薬品性，耐衝撃性，低温特性，無毒性等にも優れるので，ゴムホースの持
つ可撓性，耐圧性等の利点を保持しつつ，その使用範囲の拡大を図ることができ
る」（４頁，作用）と記載されていることからすれば，先願考案におけるポリエチ
レン樹脂層（被覆層３’）の厚さは，専ら，超高分子量ポリエチレンの被覆層によ
る帯電防止性と，被覆層の耐摩耗性と相まったホース外面の耐摩耗性から判断する
のが相当である。そして，「帯電防止性」の面からは，他物が接触したり摺動して
も自己潤滑性が発揮できればそれでよく，帯電防止性をより完全にする場合であっ
ても導電性カーボン等を混入すればよいから，超高分子量ポリエチレンの被覆層は
被着さえされていればよいのであって，その厚さは問題にならない（非常に薄くて
もよい）といえる。「耐摩耗性」の面からは，被覆層単独ではなく，「被覆層自体
の優れた耐磨耗性と相まって」発揮されるから，超高分子量ポリエチレンの被覆層
を被着する最大の理由は「帯電防止性」にある。また，「耐摩耗性」を考えても，
被覆層単独で耐摩耗性を保持する場合に比べ，薄くてもよいといえる。
イ　これに対し，本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さは，０．０５
～０．３ｍｍの範囲に規定されており，この範囲は，「ポリエチレン樹脂自体のシ
ーティング，ゴムホース外表面への巻きつけ性，耐油性，耐摩耗性の効果，ゴムホ
ースの可撓性保持等を総合的にみる」（本件明細書（甲３）５頁第３段落）ことに
より決定したものである。すなわち，ポリエチレン樹脂層の厚さが０．０５ｍｍよ
り薄くなると，「第１にシーティングが困難となり，ゴムホースの外表面への巻き
つけ作業性が悪くなる。更にはゴムホース外表面へ巻きつけた場合でもゴムの加硫
中に流れを起こしやすく膜厚が不均一となってしまう。そして，特に問題となるの
は耐油性，耐摩耗性が余り期待できない」（同４頁第４～第５段落）一方，ポリエ
チレン樹脂層の厚さが０．３ｍｍより厚くなると，「シーティングに際してエアー
入り等を生じ，かつゴムホース外表面への巻きつけ作業も悪くなる・・・耐油性，
耐摩耗性がこれ以上効果を増すということもなく，逆に言えば無駄な厚さというこ
とにもなる」（同５頁第１～第２段落）のである。言い換えれば，本願発明におけ
るポリエチレン樹脂層の厚さは，ポリエチレン樹脂自体で耐油性と，耐摩耗性とを
発揮し得る程度になっている。
ウ　以上に基づき両者を比較すると，上記アのとおり，先願考案のポリエチ
レン樹脂層の厚さは，飽くまで主体は「帯電防止性」の面からみた厚さであり，
「耐摩耗性」の面においてもポリエチレン樹脂単独ではなく，「被覆層自体
の・・・耐油性，耐摩耗性の効果」を期待する厚さとは当然に相違する（先願考案
の厚さの方が薄くてよい。）。しかも，本願発明は，ポリエチレン樹脂層の厚さを
特定したことにより，「耐油性，耐摩耗性，耐食性等が良好で，しかもゴムホース
の可撓性を充分保持できるため，ゴムホースが悪環境下において使用された際でも
高寿命が期待できる」（本件明細書８頁，効果）という顕著な作用効果を奏するも
のである。
　そうすると，ポリエチレン樹脂層の厚さについて具体的記述のない先願
考案について，本願発明と同程度の厚みのものが実質的に記載されていると解する
ことは誤りであるというほかはない。
エ　被告は，プラスチック製のフィルムの厚さは，一般的には，０．２５ｍ
ｍ未満（あるいは０．２５４ｍｍ以下）であると解されるところ，先願考案のポリ
エチレン樹脂層は，当該フィルムをホース外面側に螺旋状に捲回して形成されるも
のであるから，当該樹脂層の厚さもおおよそ０．２５ｍｍ以下であると認められる
旨主張する。
　しかしながら，被告の上記主張は，先願明細書の記載に基づかない主張
というべきである。すなわち，一定の厚さのフィルムを重ねずに１層だけ巻き付け
れば，素材としてのフィルムの厚さと製造された樹脂層の厚さとは同程度になると
解されるが，フィルムを２層以上にわたって，巻き付けることも慣用的に行われて
いる手法であり，この点，先願明細書には，ポリエチレン樹脂層について，素材と
して「フィルム」，製造方法として「螺旋状に捲回」，製品として「薄肉の被覆
層」としか記載がなく，フィルムを何層捲回するのかについては何ら記載されてい
ないのであるから，「フィルム」の厚さをもって「被覆層」の厚さと等しいとする
被告の上記主張は失当というほかはない。
第４　被告の反論
１　審決の認定判断は正当であり，原告の取消事由の主張は理由がない。
２　取消事由（本願発明と先願考案との実質的同一性に関する認定判断の誤り）
について
(1)　「プラスチックフィルム（増補版）」を勘案した誤りについて
　原告は，審決が，相違点の判断に当たり，「プラスチックフィルム（増補
版）」の記載を勘案したこと自体がそもそも許されない旨主張する。
　しかしながら，審決は，先願明細書中のプラスチック製の「フィルム」と
の記載が有する技術的な意味を解釈するに当たり，「プラスチックフィルム（増補
版）」の記載を参酌し，先願考案の出願前における技術水準として，フィルムとは
おおよそ０．２５ｍｍ以下の厚みのものを意味することは周知であることを示した
にすぎない。明細書は当該発明に関するすべての技術常識を前提とした上で作成さ
れるのが通常であるから，特に明細書に記載がなくても，当該発明を理解するに当
たって当業者の有する技術常識を証拠により認定し，これを参酌することを禁ずべ
き理由はない（東京高裁昭和６１年（行ケ）第２９号事件，昭和６１年９月２９日
判決）し，また，原告の主張によっても，先願明細書に記載された「フィルム」と
いう抽象的でない具体的記載について，「プラスチックフィルム（増補版）」の記
載を参酌することは当然に許されるというべきであるから，原告の上記主張は失当
である。
(2)　「プラスチックフィルム」の厚さが定義できるとした誤りについて
　原告は，「フィルム」の厚さについて確固たる定義は存在しない旨主張す
る。しかしながら，「フィルム」という語の有する技術的意味については，審決の
挙げる「プラスチックフィルム（増補版）」の記載のほか，いずれも先願考案の出
願前の頒布刊行物の，「フィルムとシートはその厚さによって区別される。すなわ
ち，厚さが１／１００ｉｎ（０．２５４ｍｍ）以下のものをフィルムといい，これ
以上のものをシートと呼ぶ」（乙１，大阪市立工業研究所プラスチック課編「実用
プラスチック用語辞典」フィルム　film　の項），「長さおよび幅に比較して，厚
さのきわめて薄い形状のプラスチックの総称である。しかし通常，シートの厚さは
０．２５ｍｍ以上とされており，０．２５ｍｍ未満のものはフィルムとしている」
（乙２，牧廣他著「図解　プラスチック用語辞典」シート　sheet　の項）との記載
から，一般的には，「０．２５ｍｍ未満（あるいは０．２５４ｍｍ以下）の厚さの
もの」と定義することができるというべきである。
(3)　先願考案におけるポリエチレン樹脂層の厚さが本願発明のものと実質的に同
一であると判断とした誤りについて
ア　上記(2)のとおり，プラスチック製のフィルムといった場合には，一般的
には，０．２５ｍｍ未満（あるいは０．２５４ｍｍ以下）の厚さであると解される
ところ，先願考案の超高分子量ポリエチレン樹脂層は，当該フィルムをホース外面
側に螺旋状に捲回して形成されるものであるから，当該樹脂層の厚さも，おおよそ
０．２５ｍｍ以下であると認めることができる。
イ　原告は，本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さの数値限定につい
て，その厚さは，０．０５～０．３ｍｍの範囲に規定されており，この範囲は，ポ
リエチレン樹脂自体のシーティング，ゴムホース外表面への巻きつけ性，耐油性，
耐摩耗性の効果，ゴムホースの可撓性保持等を総合的にみることにより決定したも
のであると主張する。
　しかしながら，本願発明は飽くまでゴムホースという「物の発明」であ
るから，本願発明のポリエチレン樹脂層の厚みが奏する効果，すなわち，この厚さ
の数値限定の意味は，「物（ゴムホース）」の発明自体が奏する効果の域を出て解
されるべきではなく，物の発明自体とは直接関連のない，ポリエチレン樹脂のシー
ティングや巻きつけ作業時における効果に関する本件明細書の記載は考慮すべきで
ない。そうすると，本願発明の上記数値限定の意味は，ポリエチレン樹脂層の厚さ
が０．０５ｍｍより薄くなると，「耐油性，耐摩耗性が余り期待できない」，ポリ
エチレン樹脂層の厚さが０．３ｍｍより厚くなると「耐油性，耐摩耗性がこれ以上
効果を増すということもなく，逆に言えば無駄な厚さということにもなる」といっ
たゴムホース自体が有する耐油性，耐摩耗性の観点からのみ考慮すべきである。
　他方，原告は，先願考案におけるポリエチレン樹脂層（被覆層３’）の
厚さは，専ら，帯電防止性と耐摩耗性の見地のみから判断すべきである旨主張する
が，先願明細書の記載によれば，先願考案は，従来のゴムホースが「帯電したり摩
耗したり」（１頁，従来の技術）していた課題を解決するために考案されたもので
あって，その効果として，先願考案の複合ゴムホースは，「ゴムホースの特長を維
持しつつ優れた制電性，耐摩耗性，耐薬品性，耐衝撃性等を発揮」（６頁，考案の
効果）するものであるから，先願考案は，帯電防止性とともに，耐摩耗性，耐薬品
性（耐油性）等を奏するものであると解するのが自然であり，原告の上記主張は不
合理である。そうすると，先願考案のポリエチレン樹脂層の厚さは，先願明細書に
記載のとおり，帯電防止性もさることながら，本願発明の如く耐摩耗性，耐薬品性
等をも発揮する程度の厚みを有するものと理解することができる。換言すれば，先
願考案のポリエチレン樹脂層が本願発明と同じ分子量である超高分子量ポリエチレ
ンの樹脂層である以上，その厚さは，耐薬品性（耐油性），耐摩耗性が期待できな
いような薄い層などではない。また，先願考案の超高分子量ポリエチレンは，「ゴ
ム層と加硫接着しかつ加硫成形時に溶融変形しないものが好適」（先願明細書３頁
第１段落）であるとの記載から，加硫成形時に溶融変形するほどの薄い厚さではな
いことも理解できる。
ウ　原告は，先願考案のポリエチレン樹脂層が超高分子量ポリエチレン製フ
ィルムを１層だけ巻き付けることにより形成されたことを前提とする被告の主張
は，先願明細書の記載に基づかない主張であり，失当であるとする。
　しかしながら，基体に対してプラスチックフィルムを螺旋状に巻き付け
る際には，フィルム端部を少し重ねた状態でスパイラル状に１層だけ巻き付ける，
いわゆる単層巻き付けも普通に知られている技術である（乙４，５）。
　そして，先願明細書には，「被覆層自体の優れた耐摩耗性，・・・ゴム
ホースの持つ可撓性，耐圧性等の利点を保持しつつ，その使用範囲の拡大を図る」
（４頁第２～第３段落）ことを目的としつつ，製品として「薄肉の被覆層」（同第
５段落）が接着一体化されて形成されていると記載されていることから，先願明細
書にはフィルムを「薄肉」に巻き付けるべきとする技術的思想を含むものというこ
とができるのであり，そうである以上，フィルムを複数層，すなわち厚く巻きつけ
るものと解することは不合理である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由（本願発明と先願考案との実質的同一性に関する認定判断の誤り）
について
(1)　本願発明と先願考案とが，「内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強
層を有するゴムホースであって，外被ゴムの表面に分子量１００万～５００万のポ
リエチレン樹脂層を形成させたゴムホース」である点で一致することは，当事者間
に争いがなく，本願発明が，ポリエチレン樹脂層の厚さについて限定を付したこと
以外には，先願考案と構成上の差異がないものであることは，原告もその主張の前
提として自認するところであるから，ポリエチレン樹脂層（被覆層３’）に関し，
「本願発明が０．０５～０．３ｍｍの厚さであるのに対して，先願考案にはその厚
さに関する具体的記述がない点」という一応の相違点を実質的に同一であるとした
審決の認定判断の当否が本件の争点である。
(2)　本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さは０．０５～０．３ｍｍの範囲
に規定されているところ，本件明細書（甲３）の記載によれば，この範囲は，「ポ
リエチレン樹脂自体のシーティング，ゴムホース外表面への巻きつけ性，耐油性，
耐摩耗性の効果，ゴムホースの可撓性保持等を総合的にみる」（５頁第３段落）こ
とにより決定したものであり，下限については，「ポリエチレン樹脂層の厚さが
０．０５ｍｍより薄いと，第１にシーティングが困難となり，ゴムホースの外表面
への巻きつけ作業性が悪くなる。更にはゴムホース外表面へ巻きつけた場合でもゴ
ムの加硫中に流れを起こしやすく膜厚が不均一となってしまう。そして，特に問題
となるのは耐油性，耐摩耗性が余り期待できない」（同４頁第４～第５段落）と記
載され，上限については，「ポリエチレン樹脂層の厚さが０．３ｍｍより厚い場合
には，シーティングに際してエアー入り等を生じ，かつゴムホース外表面への巻き
つけ作業も悪くなる・・・。更には０．３ｍｍを越える厚さにあっては，耐油性，
耐摩耗性がこれ以上効果を増すということもなく，逆に言えば無駄な厚さというこ
とにもなる」（同４頁末行～５頁第２段落）と記載されている。
　なお，本件明細書が数値限定の根拠として掲げる上記の各事由のうち，ポ
リエチレン樹脂のシーティングや巻きつけ作業時における作業性等の点について
は，そうした観点のみからの限定であれば，当業者が実施に当たり適宜工夫すれば
足り，本願発明と先願考案との実質的同一性を左右しないことは自明というべきで
あるから，以下においては，「物（ゴムホース）」の発明である本願発明が奏する
作用効果，すなわち，当該ゴムホースが有する耐油性，耐摩耗性の観点からの限定
について検討する。
(3)　まず，上限の０．３ｍｍについて見ると，本件明細書に記載された限定の理
由自体，耐油性，耐摩耗性の観点からは，それより厚くても無駄な厚さであるとい
うにすぎず，他方，先行発明である先願考案がポリエチレン樹脂層を「無駄な厚
さ」とすることを想定していたと解する理由もないから，この上限の点が，当業者
が実施に当たり適宜選択し得る設計的事項にすぎないことは，本件明細書の記載自
体から明らかというほかはない。
　次に，下限の０．０５ｍｍについて検討すると，この点について，原告
は，先願明細書（甲４）に，「従来のゴムホースは帯電し易く摩耗し易い欠点があ
るが，本考案はかかる欠点に鑑み，制電性，耐摩耗性に優れ・・・」（２頁，考案
が解決しようとする問題点），「超高分子量ポリエチレンの被覆層が被着されてお
り，・・・摩擦係数が著しく低く自己潤滑性が優れているので，ホース内外壁面と
他物が接触したり摺動しても静電気が発生し難く帯電防止性を発揮する。この場
合，帯電防止性をより完全にするため，超高分子量ポリエチレン層内に導電性カー
ボン等を混入して用いてもよい」（３～４頁，作用），「被覆層自体の優れた耐摩
耗性と相俟って，ホース内外面の耐摩耗性は格段に向上し耐久性に優れる」（４
頁，作用）とあること等を根拠に，先願考案におけるポリエチレン樹脂層（被覆層
３’）の厚さは，専ら，帯電防止性と耐摩耗性の見地のみから判断すべきである旨
主張する。
　しかしながら，先願明細書のその余の記載を見れば，先願考案は，「帯電
したり摩耗したり」（１頁，従来の技術）するという課題を解決するために考案さ
れたものであって，「・・・耐摩耗性は格段に向上し耐久性に優れる。更に，耐薬
品性，耐衝撃性，低温特性，無毒性等にも優れる」（４頁第２～第３段落）との作
用を有し，さらに，効果として，「ゴムホースの特長を維持しつつ優れた制電性，
耐摩耗性，耐薬品性，耐衝撃性等を発揮」（６頁，考案の効果）するものとされて
いるから，先願考案が，帯電防止性とともに，耐摩耗性，耐薬品性（耐油性）等を
奏するものであることは明らかというほかはなく，原告の上記主張は採用すること
ができない。
　上記の各記載に加え，先願明細書が，ポリエチレン樹脂層３’につき，ホ
ース主体層２の外側に超高分子量ポリエチレン製の「テープ又はフィルムを螺旋状
に捲回」（５頁第１段落）することにより，「薄肉」（４頁第５段落）に形成され
るべきものとしていることを併せ考慮すれば，先願考案においても，本願発明と同
様，耐油性すなわち耐薬品性と，耐摩耗性とは，いずれも考案の主要な作用効果と
して想定されており，かつ，ホース外表面のポリエチレン樹脂層を形成するに当た
っては，そうした作用効果を失わない程度に，できるだけ薄くポリエチレン樹脂層
を形成すべきであるとの技術的思想が開示されていたものと認めることができる。
そして，先願明細書の「超高分子量ポリエチレンは，ゴム層と加硫接着しかつ加硫
成形時に溶融変形しないものが好適」（２頁最終段落～３頁第１段落）との記載を
も考慮すれば，上記ポリエチレン樹脂層の厚さについて下限の数値を明記していな
い先願明細書に接した当業者は，先願考案の実施に当たり，上記の技術的思想を基
礎に，加硫成形時の適性等をも加味して判断すれば，おのずから定まる事項，すな
わち，適宜選択し得る設計的事項であると理解するものと認めるのが相当である。
(4)　以上によれば，本願発明におけるポリエチレン樹脂層の厚さの限定は，その
上限，下限とも，先願考案が実施者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項につい
て適宜数値を特定してみたものにすぎず，その限定に格別の技術的意義ないし臨界
的意義を見いだすことができないから，本願発明は，先願考案と実質的に同一であ
って，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないというべきであ
る。審決は，これと同旨をいうものとして是認するに足り，原告の取消事由の主張
は採用することができない。
２　以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決
する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　長　　沢　　幸　　男
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

戻る