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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人木下洋平の上告理由について
 一 本件は、被上告人が特許権の侵害を理由として上告人に対して損害賠償を求
める訴訟であるところ、原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 １ 被上告人は、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許
権（昭和四六年四月二六日出願、同五三年七月七日出願公告、同五五年五月三〇日
設定登録。特許番号第九九九一三九号）を有している（以下、右特許権を「本件特
許権」といい、その発明を「本件発明」という。）。
 ２ 本件発明の特許出願に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請
求の範囲の記載は、次のとおりである。
 円筒内壁に断面Ｕ字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と、該溝よりもやや深い
トルク伝達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝
と同一深さの円周方向溝を形成した外筒と（以下「構成要件Ａ」という。）、外筒
内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボー
ル案内溝に一致して薄肉部と厚肉部を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との境界
壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに
移動可能な無限軌道溝を形成した保持器と（以下「構成要件Ｂ」という。）、該保
持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一
致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフトを（以下「構成要件
Ｃ」という。）、嵌挿組み立てて構成される（以下「構成要件Ｄ」という。）こと
を特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受（以下「構成要件Ｅ」という。）
 ３ 上告人は、昭和五八年一月から同六三年一〇月まで、原判決別紙物件目録記
載の製品（ただし、無負荷ボール案内溝５と円筒状部分７（円周方向部分７）との
間に約五〇ミクロンの段差があるもの。以下「上告人製品」という。）を業として
製造販売した。
 二 本件において、被上告人は、上告人製品は本件発明の構成要件をすべて充足
するか又はこれと均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属すると主張してい
るところ、原審は、次のとおり判断して、本件特許権の侵害を理由とする被上告人
の損害賠償請求を認容した。
 １ 上告人製品は、本件発明の構成要件Ｃ、Ｄ及びＥを充足する。
 ２ 構成要件Ａについては、構成要件に「断面Ｕ字状」、「円周方向溝」とある
のに対して、上告人製品では「断面半円状」、「円筒状部分７」である点で相違す
る。
 ３ 構成要件Ｂについては、本件発明の保持器が一体構造であり、保持器自体に
よってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及
びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有するのに対し、上告人製品は外
筒の負荷ボール案内溝間にある突堤上端部とプレート状部材１１及びリターンキャ
ップ３１の三つの部材の協働によって本件発明の保持器の前記各機能を実現してい
るものであって、両者はその構成を異にする。
 ４ しかし、上告人製品は、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想
及びこれに基づく各構成により奏せられる効果において本件発明と変わるところが
なく、構成要件Ｂの保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能
性及び特許出願時における置換容易性が認められ、また、構成要件Ａの「断面Ｕ字
状」、「円周方向溝」と上告人製品の「断面半円状」、「円筒状部分７」の相違も、
上告人製品について特段の技術的意義が認められないから、上告人製品は本件発明
の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 １ 特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下
「対象製品等」という。）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに
当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の
技術的範囲を確定しなければならず（特許法七〇条一項参照）、特許請求の範囲に
記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、
特許発明の技術的範囲に属するということはできない。しかし、特許請求の範囲に
記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、（１）右部
分が特許発明の本質的部分ではなく、（２）右部分を対象製品等におけるものと置
き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するもので
あって、（３）右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時
点において容易に想到することができたものであり、（４）対象製品等が、特許発
明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推
考できたものではなく、かつ、（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続におい
て特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないと
きは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特
許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。けだし、（一）特許出
願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載するこ
とは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を
特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者に
よる差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明へ
の意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与すると
いう特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結
果となるのであって、（二）このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は
第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容
易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するの
が相当であり、（三）他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び
当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそ
も何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから（特許法二九条参
照）、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、（四）また、特許
出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の
側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形
的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと
反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。
 ２ これを本件についてみると、原審は、本件明細書の特許請求の範囲の記載の
うち構成要件Ａ及びＢにおいて上告人製品と一致しない部分があるとしながら、構
成要件Ｂの保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び置
換容易性が認められるなどの理由により、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属
すると判断した。
 しかしながら、原審は、（一）外筒、スプラインシャフト及び保持器により構成
される無限摺動用ボールスプライン軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、
本件発明における「該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成さ
れる複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャ
フト」（構成要件Ｃ）はボールスプラィン軸受のシャフトとして通常の構成である
こと、（二）そして、（１）本件発明における保持器が一体構造であり、保持器自
体によってボールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機
能及びシャフト凸部を案内するための凹部形成機能を有する（構成要件Ｂ）のに対
し、上告人製品の保持器は三枚のプレート状部材１１、二個のリターンキャップ３
１と外筒の負荷ボール案内溝間の突堤２５、２７、２９からなる分割構造のもので
あり、これら部材の協働により、本件発明の保持器の前記各機能を実現していると
ころ、（２）上告人製品における三枚のプレート状部材１１及び二個のリターンキ
ャップ３１よりなる分割構造の保持器は、、本件発明の特許出願前に頒布された刊
行物である米国特許第三三六〇三〇八号明細書における無限摺動用ボールスプライ
ン軸受に示されており、（３）また、このような分割構造の保持器によりボールを
保持するためには外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設けることが技術的に必然で
あるところ、このような構成は前同様の刊行物である米国特許第三三九八九九九号
明細書のボールスプラインに示されていたことを、認定している。右によれば、上
告人製品における分割構造の保持器及び外筒の負荷ボール案内溝間に突堤を設ける
ことは、本件発明の特許出願前に公知のボールスプライン軸受において既に示され
ていたことになる。
 また、原審の認定によれば、上告人製品は、無負荷ボールを円周方向に循環させ
る点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボール案内溝の負荷ボール
が左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタクト構造を採用している点にお
いて、本件発明の構成（構成要件Ａ、Ｃ参照）と共通するものであるが、原審が、
本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭四四――二三六一号公報、
ドイツ連邦共和国特許第一四五〇〇六〇号公報及び米国特許第三四九四一四八号明
細書に無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造に
関する記載があることを認定していることからすれば、これらの技術をボールスプ
ライン軸受に用いることは本件発明の特許出願前に公知であったことがうかがわれ
る。
 そうすると、無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタク
ト構造を備えたボールスプライン軸受の技術が本件発明の特許出願前に公知であっ
たとすれば、原審の認定では保持器の構成はボールの接触構造によって根本的に異
なるものではないというのであるから、上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周
方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸
受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そ
して、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易
にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術か
ら右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範
囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するも
のとはいえないことになる。
 本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上
告人製品と異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成と
の間に置換可能性及び置換容易性が認められるかどうかという点について検討する
のみであって、上告人製品と本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係
について何ら検討することなく、直ちに上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲
に記載された構成と均等であり、本件発明の技術的範囲に属すると判断したもので
ある。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均等のその余の要件について
の判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤ったものというほかは
ない。
 四 右のとおり、原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、
理由不備の違法があるものというべきであって、この違法は原判決の結論に影響を
及ぼすことが明らかである。
 論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、
本件については、前に判示した点について更に審理を尽くさせる必要があるので、
これを原審に差し戻すこととする。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    元   原   利   文
            裁判官    金   谷   利   廣

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