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平成２２年１０月２８日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１００６４号審決取消請求事件
平成２２年９月２８日口頭弁論終結
判決
原告アルバニーインターナショナルコーポ
レイション
訴訟代理人弁護士井垣弘
同工藤満生
同松本創
同得丸大輔
補佐人弁理士永井道雄
被告特許庁長官
指定代理人細井龍史
同柳和子
同唐木以知良
同小林和男
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日
と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００７−１４３８号事件について平成２１年１０月１４日に
した審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１２年８月２１日（パリ条約による優先権主張平成１１年８月
２５日，米国（ＵＳ）），発明の名称を「被覆ベルト用基材」とする発明につ
いて，特許出願（甲１。特願２０００−２４９８１５。以下「本願」とい
う。）をしたが，平成１８年１月１２日付けで拒絶理由が通知され，同年４月
１４日付けで手続補正書を提出したが（甲５。以下「本件補正１」という。），
同年５月１１日付けで拒絶理由（最後）が通知された。
原告は，同年１０月１７日付けで拒絶査定を受け，平成１９年１月１６日，
拒絶査定不服審判（不服２００７−１４３８号事件）を請求するとともに，同
月２４日付けで手続補正書を提出した（甲１１。以下「本件補正２」とい
う。）。特許庁は，平成２１年１０月１４日，本件補正２を却下した上，「本
件審判の請求は，成り立たない。」とする審決（以下「審決」という。）をし，
その謄本は，同月２６日，原告に送達された。
本願の願書に最初に添付された明細書を「当初明細書」，当初明細書又は図
面を「当初明細書等」ということがある。
２補正の内容
(1)平成１８年４月１４日付けの本件補正１のうち，請求項１に関する部分は，
以下のとおりである。下線部は補正された部分である。
ア本件補正１前の請求項１
シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙ア
プリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベル
トであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体並び
に前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第
二高分子樹脂材料被膜からなり，
前記ベースサポート構造体には第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部
品が含まれ，前記ベースサポート構造体は前記内面，外面，縦方向及び横
方向を有するエンドレスループ形をとり，
前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不
浸透性となし，前記被膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均
一にし，前記第二高分子樹脂材料は前記複数の被覆部品を被覆する前記第
一高分子樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二項分
子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体の前記複数の被覆部品
と機械的に結合するだけでなく化学的に結合することを特徴とする前記ベ
ルト。
イ本件補正１後の請求項１
シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙ア
プリケーションおよび紙加工アプリケーション用の樹脂含浸エンドレスベ
ルトであって，
前記樹脂含浸エンドレスベルトは，
ベースサポート構造体と，
前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上のポ
リウレタン樹脂である第二高分子樹脂材料被膜と，
を有し，
前記ベースサポート構造体には，フェノール樹脂又はポリウレタン樹脂
の第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部品が含まれ，
前記ベースサポート構造体は前記内面，外面，縦方向及び横方向を有す
るエンドレスループ形をとり，
前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不
浸透性となし，前記被膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均
一にし，前記第二高分子樹脂材料は前記複数の被覆部品を被覆する前記第
一高分子樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二項分
子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体の前記複数の被覆部品
と機械的に結合するだけでなく化学的に結合することを特徴とする前記ベ
ルト。」
（なお，「前記第二項分子樹脂材料」とあるのは，本件補正２において
「前記第二高分子樹脂材料」と補正された。）。
(2)平成１９年１月２４日付けの本件補正２のうち，請求項３９に関する部分
は，以下のとおりである。
ア本件補正２前の請求項３９（以下「本願発明」という。）
シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙ア
プリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベル
トであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体，前
記ベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバット並びに前
記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高
分子樹脂材料被膜からなり，
前記ベースサポート構造体は内面，外面，縦方向および横方向を有する
エンドレスループ形をとり，
前記ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分
子樹脂材料が含まれ，
前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不
浸透性となし，さらに前記ステープルファイバーバットを被包し，前記被
膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均一にし，前記第二高分
子樹脂材料は前記ステープルファイバーバットに含まれる前記第一高分子
樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二高分子樹脂材
料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファ
イバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合することを特徴
とする前記ベルト。」
イ本件補正２後の請求項３９（以下「本願補正発明」という。）。下線部
は補正された部分である。
シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙ア
プリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベル
トであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体，前
記ベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバット並びに前
記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高
分子樹脂材料被膜からなり，
前記ベースサポート構造体は内面，外面，縦方向および横方向を有する
エンドレスループ形をとり，
前記ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分
子樹脂材料が含まれ，
前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不
浸透性となし，さらに前記ステープルファイバーバットを被包し，前記被
膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均一にし，前記第二高分
子樹脂材料は前記ステープルファイバーバットに含まれる前記第一高分子
樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二高分子樹脂材
料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファ
イバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し，
前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は，互いに異なる
ポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。
３審決の理由
審決は，以下のとおり判断した（別紙審決書写し参照）。
(1)判断の内容
ア本件補正２の適否について（主位的理由−−新たな技術事項の導入）
本件補正２は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導か
れる技術的事項との関係において，新たな技術事項を導入したものと認め
られ，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえ
ないから，特許法１７条の２第３項に規定される要件を満たさず，同法１
５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下
すべきである。
イ本件補正２の適否について（予備的理由−−独立特許要件の有無）
仮に，本件補正２が特許法１７条の２第３項に規定される要件を満たす
としても，本願補正発明は，本願優先日前に頒布された欧州特許出願公開
第９２２８０６号明細書（甲２。以下「刊行物１」という。）に記載され
た発明（以下「引用発明」という。）及び特開平１０−３１７２９６号公
報（甲３。以下「刊行物２」という。）に記載の技術に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものであるから，同法２９条２項の規定に
より，特許出願の際独立して特許を受けることができず，本件補正２は，
平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとさ
れる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１
２６条５項の規定に適合しないので，同法１５９条１項において読み替え
て準用する同法５３条１項の規定により却下すべきである。
ウ本願発明の進歩性について
本願発明は，本願補正発明における「前記第一高分子樹脂材料及び前記
第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である」という発
明特定事項を欠いたものに相当し，本願優先日前に頒布された引用発明及
び刊行物２に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができ
たものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることはで
きず，本願は拒絶されるべきである。
エ本件補正１の適否について
本件補正１は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導か
れる技術的事項との関係において，新たな技術事項を導入したものと認め
られ，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえ
ないから，特許法１７条の２第３項に規定される要件を満たさない。
(2)上記イ（独立特許要件違反）についての判断の詳細
上記イの本件補正２の適否の判断に際して，審決が認定した引用発明の内
容並びに本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりで
ある。
ア引用発明の内容
「シュー形式の長尺ニップレスもしくはカレンダー用または他の抄紙ア
プリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベル
トにおいて，基礎布及び前記基礎布の内面上への第一重合体樹脂の被膜よ
り成っており，前記基礎布は，内面，外面，機械方向及び機械に直交する
方向を持つエンドレスループの形であって，且つ前記機械方向（ＭＤ）構
成要素と機械に直交する方向（ＣＤ）構成要素を持っており，前記被膜は
前記基礎布に含浸して液体に対する不透性を与え，又それの内面に層を形
成していて，前記被膜は滑らかであり且つ前記ベルトに一様な厚さを与え
ており，前記基礎布の前記ＭＤ構成要素と前記ＣＤ構成要素が第三重合体
樹脂でコートされ，前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な
親和力を持っていて前記第一重合体樹脂と前記基礎布の間にタイコートを
与えて，前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合し，前
記第一重合体樹脂がポリウレタン樹脂であり，前記第三重合体樹脂もポリ
ウレタン樹脂である前記樹脂含浸エンドレスベルト。」（審決書９頁１５
∼２８行）（なお，「ニップレス」とあるのは，「ニッププレス」の誤記
と認める。）
イ一致点
「シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙
アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベ
ルトであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体，
前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二
高分子樹脂材料被膜からなり，前記ベースサポート構造体は内面，外面，
縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり，前記被膜は前記
ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし，さ
らに前記被膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均一にし，前
記第二高分子樹脂材料は，ポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記
ベルト。」（審決書１０頁４∼１２行）
ウ相違点
(ｱ)相違点１
本願補正発明は，ベースサポート構造体が，ステープルファイバーバ
ットが付着した構成をとっているのに対し，引用発明は，そのような構
成をとっていない点
(ｲ)相違点２
本願補正発明は，ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一
部には第一高分子樹脂材料が含まれている構成をとっているのに対し，
引用発明は，そのような構成をとっていない点
(ｳ)相違点３
本願補正発明は，第二高分子樹脂材料被膜がステープルファイバーバ
ットを被包している構成をとっているのに対し，引用発明は，そのよう
な構成をとっていない点
(ｴ)相違点４
本願補正発明は，第二高分子樹脂材料はステープルファイバーバット
に含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとってい
るのに対し，引用発明は，そのような構成をとっていない点
(ｵ)相違点５
本願補正発明は，第二高分子樹脂材料被膜はベースサポート構造体に
付着したステープルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化
学的に結合している構成をとっているのに対し，引用発明は，そのよう
な構成をとっていない点
(ｶ)相違点６
本願補正発明は，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互
いに異なるポリウレタン樹脂であるのに対し，引用発明は，そのような
特定がされていない点
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張
審決は，(1)本件補正２の適否について，新たな技術的事項を導入したとし
た判断の誤り，(2)本件補正２の適否について，本願補正発明が独立特許要件
を欠くとした判断の誤り，(3)本件補正１の適否について，新たな技術的事項
を導入したとした判断の誤りがあり，これらは審決の結論に影響を及ぼすから，
審決は取り消されるべきである。その理由は，以下のとおりである。
(1)取消事由１（本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした判
断の誤り）
審決は，本件補正２の適否について，「「第一高分子樹脂材料及び第二高
分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である」との明示的な記載
を当初明細書等に見つけることはできない。一方，段落【００３３】の記載
より，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が親和性を示すために，
材料の選択が決定されることについて読み取ることができるところ，それら
の材料の選択としては，大別すると両者が「同一」であるか「異なる」かの
いずれかかもしれない」が，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料
の選択として，両者が「同一」であるか「互いに異なる」かに大別されるも
のであったとしても，そのうちの一方である「互いに異なるポリウレタン樹
脂」を選択することは，新たな技術的事項を導入した」（審決書３頁３６行
∼４頁２０行）と判断する。
しかし，審決の判断は誤りである。
すなわち，次のア∼エのとおり，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂
材料は異なるものであり，両者に用いられるポリウレタン樹脂がそれぞれ異
なるものであることは，当業者によって，当初明細書の記載により導かれる
技術的事項であるから，請求項３９に係る本件補正２は，当初明細書に記載
した事項の範囲内のものであるから，これと異なる審決の判断には誤りがあ
る。
ア当初明細書（甲１）の段落【００２６】には「その被覆部品は第一高分
子樹脂材料で被覆され，例えば，その材料はポリウレタン樹脂材料であっ
てもよい」と記載され，段落【００３２】には「少なくともその基布５０
の内面には第二高分子樹脂材料５８の被膜があ」ると記載されており，部
品を被覆するための材料は，基布を被覆するために使われる第二高分子樹
脂材料とは異なる第一高分子樹脂材料であることがわかる。
また，それぞれの高分子樹脂材料について「第一」及び「第二」と異な
る序数詞を用いていることからも，両者は異なる材料である。
イ請求項３９（甲５，１１）に，「前記第二高分子樹脂材料は（中略）前
記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し」と記載されるが，「に対し
て」，「親和性」という文言は，本来，異なった物の対比において用いら
れる表現であり，段落【００１８】，【００３３】にも同様の記載がある。
ウ審決が述べるように，「材料の選択としては，大別すると両者が「同
一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれない」のであれば，高分子
樹脂材料について，「第一」，「第二」と区分することなく，他の請求項
と同様，「ポリアミド，（中略）ポリオレフィン樹脂からなる群から選ば
れた高分子樹脂材料」という表現がなされるはずである。
段落【００１８】には，「結果として，そのベースサポート構造体上の
第二高分子樹脂材料の被膜は，全体として，第一高分子樹脂材料の被膜を
有する」とあるが，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料が同一であ
れば，このような表現をすることはあり得ない。
段落【００３１】には，「その繊維はその糸を被覆する第一高分子樹脂
材料と同一のもの」とあり，同一の場合はこのような表現を採用しており，
「異なる」ものと「同一」のものとは，明確に区別されている。
エ段落【００３３】には，「必要な親和性を有する他の高分子樹脂材料が
全体としてその糸を被覆したりその基布５０を被覆したりするのに使用で
きるにもかかわらず，前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料あってもよ
い」とあるのは，二つの材料が異なるものであることを大前提として，名
称が同一であるポリウレタン樹脂材料であっても二つの材料に使用できる
ことを注記したものである。
同段落は，「その基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は，複数
本の被覆糸を（中略）被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。
実際，そのような親和性により，第一高分子樹脂材料および第二高分子樹
脂材料をして使用される材料の選択が決定される」旨記載されるが，上記
「材料」の文言は，原文の外国語特許出願明細書（甲１６。以下「原文明
細書」という。）中では「materials」と複数形で記載され，また，当初
明細書においても「材料の選択」と記載され，２つ以上の材料が選択され
ることが示されている。
同段落にいう「親和性」（原文明細書では「affinity」）は，化学的な
結合（組み合わせ）を誘導するものであることから，当業者であれば「化
学親和力（chemicalaffinity）」に相当すると理解し得るが，「化学親
和力」は，化学物理学，物理化学において，異なる化学種が化合物を形成
することを可能とする電気特性であるとされ，異なる組成の原子又は化合
物との化学反応によって，組み合わせる原子または化合物の性質と言うこ
とが可能とされる。
このように，異なる材料間の親和性の存在に基づいて，異なる材料が選
択されるのであるから，当業者であれば，段落【００３３】の記載から，
第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料は，化学親和力が生ずる異
なる化学種であり，それらは該親和性に鑑みて適宜選択し得るものである
と理解し，「その親和性により，第二高分子樹脂材料と，（中略）第一高
分子樹脂材料とが化学的に結合」することを達成するために，異なるポリ
ウレタン樹脂を使用すると認識し得るというべきである。
(2)取消事由２（本願補正２について，本願補正発明が独立特許要件を欠くと
した判断の誤り）
審決は，本件補正２の適否について，仮に，本件補正２が新たな技術事項
の導入に当たらないとしても，「本願補正発明は，引用発明及び刊行物２に
記載の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，
特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることが
できるものではない。」（審決書１５頁１３∼１６行）として，却下すべき
ものと判断した。
この点，審決の認定した，相違点１ないし５に係る容易想到性の判断につ
いて誤りがないことについては，認める（ただし，主張している取消事由に
関連する限度では争う。）。
しかし，容易想到性の判断には，以下のとおり，誤りがある。すなわち，
ア審決は，相違点６について，「その材料の選択は，大別すると両者が，
「同じもの」か「互いに異なるもの」かのいずれかである。よって，引用
発明において，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互いに異
なるポリウレタン樹脂であるものを選択することは当業者にとって容易な
ことである。」（審決書１３頁２６∼３０行）とする。
しかし，審決の判断は誤りである。
上記(1)のとおり，材料の選択は「互いに異なるもの」の中からなされ
るのであり，多数存在する「互いに異なるもの」の中から，唯一，性質の
異なる（しかし，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の両材料と
も名称は同一であるところの）ポリウレタン樹脂を選択することは当業者
にとって容易なことではない。ポリウレタン樹脂は，必ずしも他のポリウ
レタンとの間で化学的親和性を有するわけではなく，相互に化学的親和性
を有する２つのポリウレタン樹脂は，すべてのポリウレタン樹脂に見出す
ことができない特別な化学的性質を有する。引用発明（刊行物１に記載の
発明）は，ポリウレタン樹脂の被覆（コーティング）であって，化学的親
和性を生じさせるために必要な特性を有するものを教示も示唆せず，その
ような特性が望ましいことも，可能であることも示唆していない。
したがって，審決の上記判断には誤りがある。
イ審決は，「刊行物２には，「ステープルファイバーバット基礎生地にポ
リウレタン樹脂を結びつける作用をし，そして，タイコートやインナーレ
イヤーを不要にする。」ことは記載されているものと認められる。」とし
ながら，特段の根拠もなく，「この記載は，ステープルファイバーバット
があれば，それ以上にはタイコートやインナーレイヤーを必要としなくな
るというだけであって，タイコートを設けてはならない，ということまで
を述べているのではないと認められる。このため，引用発明と刊行物２に
記載の技術を適用する動機付けは十分有するものと認められる。」（審決
書１５頁２∼１０行）とする。
しかし，審決の認定は誤りである。
刊行物２の段落【００６１】には，ステープル繊維バットにおいて，
「ステープルファイバー打綿は基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける
作用をする，そして，ステープルファイバー打綿を欠く基礎生地と較べて
ステープルファイバー打綿により現れたより高いコーティング表面積のせ
いでつなぎの上塗り又は内部の層に樹脂の剥離を予防する必要はない。」
という，阻害要因ともいうべき記述が明確に存在し，「必要としなくな
る」ということは動機付けを否定するものである。
また，引用発明は，本願補正発明と異なり，ベースサポート構造体（基
礎布）がステープルファイバーバットの付着した構成をとっておらず，刊
行物２にステープルファイバー打綿の記述があるにすぎない。
したがって，引用発明と刊行物２に記載の技術を適用する動機付けは存
在しない。
(3)取消事由３（本件補正１について，新たな技術的事項を導入したとした判
断の誤り）
本件補正１は，請求項１につき，補正前の「第二高分子樹脂材料」を「ポ
リウレタン樹脂」に限定し，第一高分子樹脂材料を「フェノール樹脂又はポ
リウレタン樹脂」に限定したものであるが，審決は，「当初明細書等の全て
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな
技術的事項を導入したものと認められるから，上記補正は，当初明細書等に
記載した事項の範囲内においてしたものとはいえない。」（審決書１８頁２
８∼３１行）と判断した。その理由は，当初明細書等において，特許請求の
範囲の請求項７及び請求項８の記載からは，「第一高分子樹脂材料」が「フ
ェノール樹脂」であることを導き出すことはできず，請求項８の記載は，
「第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部品には，第一高分子樹脂材料であ
るポリウレタン樹脂材料をその部品に結合するためのフェノール樹脂タイ被
膜がある」ことを示すと解するのが自然であること，発明の詳細な説明の段
落【００２８】の「ポリウレタン樹脂材料でその糸を被覆する場合，先ずそ
の糸にフェノール樹脂被膜を付与してもよく，その被膜はタイ（tie）被膜
として作用し，そのポリウレタンが硬化した場合，そのポリウレタン被覆を
その糸により効果的に固定する。そのような場合，好ましくはそのポリウレ
タン被膜を適用する前に，フェノール樹脂被膜を部分的に硬化させる」との
記載は，被覆部品である糸を「フェノール樹脂タイ被膜及びポリウレタン樹
脂材料」という第一高分子樹脂材料被膜で順に被覆していることを説明する
ものであり，請求項８に係る発明と同様の内容と解すべきであること，であ
る（審決書１８頁６∼２７行）。
しかし，審決の判断は誤りである。
段落【００２８】は，ポリウレタン樹脂材料およびフェノール樹脂材料の
関係について，糸がポリウレタン樹脂材料で被覆される場合，糸は，まず，
フェノール樹脂被覆に供してもよく，フェノール樹脂は被覆に有用であり，
該ポリウレタンを硬化した場合，該ポリウレタン被膜を該糸に効果的に結合
できること，つまり，フェノール樹脂およびポリウレタン樹脂が良好な化学
親和力を有することを開示するにすぎず，フェノール樹脂材料の使用方法，
順序をその記載だけに限定するものではない。そうすると，第二高分子樹脂
材料としてポリウレタン樹脂，第一高分子樹脂材料として「異なる」ポリウ
レタン樹脂を選択し得るから，第二高分子樹脂材料としてポリウレタン樹脂，
第一高分子樹脂材料として第二高分子樹脂材料であるポリウレタン樹脂とは
「異なる」フェノール樹脂を選択し得るのは当然であり，「フェノール樹脂
又はポリウレタン樹脂」によって被覆が行われることは自明な事項である。
したがって，本件補正１は，当初明細書等に記載した事項の範囲内におい
てするものというべきであり，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満
たしていないとした審決には誤りがある。
２被告の反論
原告主張の取消事由はいずれも失当であり，審決に取り消されるべき違法は
ない。その理由は以下のとおりである。
(1)取消事由１（本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした判
断の誤り）に対し
原告は，本件補正２に関し，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材
料は異なるものであり，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料に用い
られるポリウレタン樹脂がそれぞれ異なるものであることは，当業者によっ
て，当初明細書の記載により導かれる技術的事項であるから，請求項３９に
係る本件補正２は，当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものと
いうべきである。」旨主張する。
しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。
ア当初明細書の段落【００２６】，【００３２】の記載は，異なった適用
対象に使用される樹脂材料があること，それらの材料が第一高分子樹脂材
料，第二高分子樹脂材料との名称を付したという意味を有するにとどまり，
それらの「材料」が「互いに異なる」とまでいうものではない。
また，原告が出願人である刊行物１においては，特許請求の範囲の請求
項８に「Aresin-impregnatedendlessbeltasclaimedinclaim7
whereinsaidsecondpolymericresinisthesameassaidfirst
polymericresin.」（「前記第二重合体樹脂が前記第一重合体樹脂と同じ
である，請求項７に記載の樹脂含浸エンドレスベルト。」）と記載されて
おり，同じ樹脂を使用する場合でも，異なる序数詞を用いている。
さらに，請求項３９においては，第一高分子樹脂材料の適用対象がステ
ープルファイバーバットであり，第二高分子樹脂材料の適用対象がベース
サポート構造体であって，適用対象が異なるために，「第一」，「第二」
と区別されていると解するのが自然であり，異なる序数詞を用いているか
らといって，直ちに，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が異な
る材料とはいえない。
したがって，「第一」，「第二」の用語の使用を根拠に，「第一高分子
樹脂材料」と「第二高分子樹脂材料」とは異なる材料であると結論づける
原告の主張は失当である。
イ請求項３９には，「前記第二高分子樹脂材料は（中略）前記第一高分子
樹脂材料に対して親和性を有し」と記載されるが，「に対して」の文言は，
第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料との関係性を述べるのに使用さ
れているだけであり，上記記載は，両者の関係性において「親和性」を有
することを示すにすぎないから，「に対して」，「親和性」という文言を
根拠に，両者が異なる材料であると結論づける原告の主張は失当である。
ウ上記アのとおり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とは，適用
対象が異なるから，「第一」，「第二」と区別して用語を使い分けている
と解され，また，異なる序数詞を用いる場合であっても，同一の樹脂を示
す例があるから，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とが「「同
一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれないのであれば，「第一」，
「第二」と区分することなく，「ポリアミド，（中略）ポリオレフィン樹
脂からなる群から選ばれた高分子樹脂材料」という表現がなされるはずで
ある」との原告の主張は失当である。
また，段落【００３１】の記載は，ステープルファイバーバットを被覆
又は形成する樹脂が，糸を被覆する第一高分子樹脂材料と同じものでよい
ことを述べるだけであり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料の関
係性については述べていないから，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂
材料のポリウレタン樹脂が，互いに異なることを導く根拠にはならない。
エ段落【００３３】の記載は，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料
はポリウレタンとポリウレタンでもよいし，また必要な親和性を有する他
の高分子樹脂材料を使用してもよいことを意味するにすぎない。
また，本願は，外国語書面出願ではなく，願書に最初に添付した明細書
は日本語で記載されたものであるため，原文明細書を援用することはでき
ない。仮に，原文明細書を参酌して，２つ以上の材料が使用されることが
示唆されていたとしても，それは，第一高分子樹脂材料，第二高分子樹脂
材料の双方が，複数の化学種の材料が使用可能であることを示しているに
すぎず，ポリウレタンという同一化学種の中で，「互いに異なる」ポリウ
レタン樹脂を選択する根拠にはならない。
ポリウレタンとは，広義には，イソシアネート（−Ｎ＝Ｃ＝Ｏ）基の反
応性を利用して得られるポリマーであり，ポリイソシアネートとポリオー
ルとの反応により得られる主鎖中にウレタン結合をもち，ポリイソシアネ
ートとポリオールのモル比によるが，反応によって得られるポリウレタン
の両末端には，イソシアネート基かヒドロキシ基が残るから，第二高分子
樹脂材料の原料として，第一高分子樹脂材料と「同じ」ポリウレタンとな
る原料を使用した場合でも，両者は化学的に結合するといえる（乙２の２
２∼２４頁，２９頁，４８頁）。したがって，第一高分子樹脂材料と第二
高分子樹脂材料とが親和性を有する，すなわち化学的な結合をするために，
両者を「互いに異なるポリウレタン樹脂」とする必然性はない。仮に，乙
３（特開平５−１９５４７３号公報）のように，第一高分子樹脂材料と第
二高分子樹脂材料とで硬度を異ならせるような記載や示唆が当初明細書に
あれば，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂を使用することが記載されて
いるともいえるが，そのような記載や示唆は見当たらない。
以上によれば，本件補正２により，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂
材料に使用する樹脂として，ポリウレタン樹脂を選択した際に，両者が，
「互いに異なる」との文言を追加すると，当初明細書に記載されていない新
たな技術的事項を導入することとなるから，特許法１７条の２第３項に規定
する要件を満たさず，本件補正２を却下すべきものであるとした審決の判断
に誤りはない。
(2)取消事由２（本願補正２について，本願補正発明が独立特許要件を欠くと
した判断の誤り）に対し
ア原告は，相違点６について，材料の選択は「互いに異なるもの」の中か
らなされるのであり，多数存在する「互いに異なるもの」の中から，唯一，
性質の異なるポリウレタン樹脂を選択することは当業者にとって容易なこ
とではない」旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当で
ある。
引用発明において，「第三重合体樹脂」（本願補正発明の第一高分子樹
脂材料に相当する。）及び「第一重合体樹脂」（本願補正発明の第二高分
子樹脂材料に相当する。）の「ポリウレタン樹脂」どうしが「化学的に結
合」をするとは，両者の樹脂が化学的に反応して化学結合を形成すること
であるが，「ポリウレタン樹脂」は，一方の樹脂に未反応のイソシアネー
ト基が残存する場合，他方の樹脂のヒドロキシ基が反応して化学結合を形
成し，或いは，硬化した一方の樹脂のウレタン結合に，他方の樹脂のイソ
シアネート基が反応して，化学結合を形成するものであること，「ポリウ
レタン樹脂」どうしは，両者が「同じもの」であろうと「互いに異なるも
の」であろうと「化学的に結合」するものであることは，当業者の技術常
識である。そうすると，引用発明の「ポリウレタン樹脂」どうしを，「化
学的に結合」するものとして選択するときに，「ポリウレタン樹脂」が
「同じもの」か「互いに異なるもの」かのいずれを選択しても「化学的に
結合」するから，引用発明の「ポリウレタン樹脂」を「同じもの」，「互
いに異なるもの」いずれかとすることは，当業者に容易な事項である。し
かも，本願補正発明において，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材
料について，特に「互いに異なる」ポリウレタン樹脂どうしを選択したこ
とにより，「同じ」ポリウレタン樹脂どうしを選択した場合に比して格別
な効果を奏することは，本件補正２後の明細書に記載されていない。
この点，原告は，多数存在する互いに異なるものの中から，唯一の性質
の異なるポリウレタン樹脂を選択することは当業者にとって容易ではない
と主張する。しかし，相違点６に係る容易想到性の有無は，引用発明の
「第三重合体樹脂」及び「第一重合体樹脂」の「ポリウレタン樹脂」を，
相違点６に係る本願補正発明の構成である「第一高分子樹脂材料及び第二
高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂」とすることが，当業
者に容易想到かによって判断されるべきであって，この点については，前
記のとおり，容易であるといえる。原告のこの点の主張は，失当である。
イ原告は，刊行物２の段落【００６１】には，ステープル繊維バットにお
いて，「ステープルファイバー打綿は基礎生地にポリウレタン樹脂を結び
つける作用をする，そしてステープルファイバー打綿を欠く基礎生地と較
べてステープルファイバー打綿により現れたより高いコーティング表面積
のせいでつなぎの上塗り又は内部の層に樹脂の剥離を予防する必要はな
い。」と記載され，「必要としなくなる」ということは，動機付けを否定
するものであるから，引用発明と刊行物２に記載の技術を適用する動機付
けは存在しないと主張する。
しかし，以下のとおり，原告の主張は失当である。
刊行物２には，本願補正発明及び引用発明と同様の「基礎生地と，基礎
生地を充満するポリマー樹脂材料より成るエンドレスループの形をとるカ
レンダーベルト」において，「ステープルファイバーバットが付着した基
礎生地を用いる」ことにより「樹脂コーティングの剥離を防止する」こと
ができることが記載されている。樹脂コーティングを有するどんな被覆布
でも樹脂コーティングの剥離が起り得るのであり，この剥離を防止しよう
とする当業者は，刊行物２の上記記載に接したとき，より剥離を防止でき
ることを期待して，引用発明において「ステープルファイバーバットが付
着した基礎生地を用いる」ことを容易に想到するというべきである。
また，刊行物２の段落【００６１】における上記の記載は，「ステープ
ルファイバーバットは（中略）タイコートやインナーレイヤーを不要にす
る。」の意味であって，刊行物２の出願人の発明のベルトについての評価
である。刊行物２の「ステープルファイバーバット」についての技術事項
を，引用発明に適用するか否かは，本願出願時（優先日）における当業者
が刊行物２に接したときに，「ステープルファイバーバット基礎生地にポ
リウレタン樹脂を結びつける作用をし」という剥離防止の技術を，引用発
明においてどのように評価するかによるが，剥離防止の工夫を施した引用
発明においても，被覆布であるからには樹脂コーティングの剥離が起るお
それは依然としてあるので，より剥離のおそれが低減されたものとするた
めの別異の機械的及び又は化学的な剥離防止の技術をさらに適用しようと
する動機付けがあるといえ，剥離防止の技術として知られた刊行物２の技
術を適用することは当業者であれば，容易に想到し得る。
以上のとおり，刊行物２の「ステープルファイバーバット」についての技
術事項を引用発明に適用することにより，本願補正発明の構成に至ることが
容易であるとした審決の判断に誤りはない。
(3)取消事由３（本件補正１について，新たな技術的事項を導入したとした判
断の誤り）に対し
原告は，本件補正１につき，当初明細書の段落【００２８】に，被覆が
「フェノール樹脂又はポリウレタン樹脂」によって行われることが記載され
ているとして，「第二高分子樹脂材料」が「ポリウレタン樹脂」で「第一高
分子樹脂材料」が「フェノール樹脂」であることは当初明細書に記載した事
項の範囲内であると主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
すなわち，段落【００２６】には「ベースサポート構造体を形成する複数
の部品」について記載され，段落【００２８】には「その部品が糸」の被覆
に関し，「ポリウレタン樹脂材料」でその糸を被覆する場合について，「先
ずその糸にフェノール樹脂被膜を付与してもよく」と記載されているから，
糸は，まず「フェノール樹脂タイ被膜」が施され，次に「ポリウレタン樹脂
材料」で被覆されることが示されているといえる。そして，「フェノール樹
脂」は「第一高分子樹脂材料」である「ポリウレタン樹脂材料」と「糸」
（部品）とを「タイ」（結合）するものとして記載されるが，「フェノール
樹脂」と「第二高分子樹脂材料」との「タイ」（結合）についての記載はな
い。「フェノール樹脂」については，段落【００２６】の記載に対応すると
認められる請求項８のほか，段落【００３１】及びその記載に対応すると認
められる請求項７５に記載があるが，それ以外にはなく，これらによれば，
「フェノール樹脂」は，「第一高分子樹脂材料」である「ポリウレタン樹
脂」と糸又はバットの繊維とを「タイ」（結合）するものと記載されるが，
「フェノール樹脂」のみを部品に被覆すること，すなわち，「第一高分子樹
脂材料」を「フェノール樹脂」とすることや，「フェノール樹脂」と「第二
高分子樹脂材料」との「タイ」（結合）については記載されていない。そう
すると，当初明細書に「フェノール樹脂」で被覆を行うこと，「フェノール
樹脂」が「ポリウレタン樹脂材料」と部品とを「タイ」（結合）するもので
あるとの記載があることを根拠にして，「第一高分子樹脂材料」が「フェノ
ール樹脂」であり，「第二高分子樹脂材料」が「ポリウレタン樹脂材料」で
あるという特定の組合せが当初明細書に記載されているとまではいえない。
したがって，原告の主張は失当であり，本件補正１は，特許法１７条の２
第３項に規定する要件を満たしていないとした審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，①本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決
の判断に誤りがあるとする取消事由１に係る主張は，理由があるが，②本件補正
２について，本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りが
あるとする取消事由２に係る主張は，原告の主張を前提とする限りにおいては理
由がないと解する。したがって，本件補正２を却下した上，本願を拒絶すべきも
のとした審決には，結果として，誤りはないものと判断する。その理由は，以下
のとおりである。
１取消事由１（本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした判断
の誤り）について
審決は，本件補正２に関し，「『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材
料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である』との明示的な記載を当初明細書
等に見つけることはできない。」として，「第一高分子樹脂材料及び第二高分
子樹脂材料の選択として，両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別
されるものであったとしても，そのうちの一方である『互いに異なるポリウレ
タン樹脂』を選択することは，新たな技術的事項を導入したものと認めざるを
得ない。」と判断する。
しかし，審決の判断は誤りである。
当初明細書（甲１）の段落【００３３】には，「基布５０を被覆する第二高
分子樹脂材料５８は（中略）ステープルファイバーバット５６を被覆する第一
高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際，そのような親和性により，第一
高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定
される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。い
ずれにしても，その親和性により，第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子
樹脂材料とが化学的に結合するようになり，硬化した第二高分子樹脂材料と基
布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり，第一高分
子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は，ともにポリウレタン樹脂材料である場合
があって，両者は親和性を示し，化学的に結合するものであるから（この点は，
当事者間に争いがない。），当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に
結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子
内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合
の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異な
る」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技
術を導入したものと解することは到底できない。
以上のとおり，本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審
決の判断は誤りである。
２取消事由２（本願補正２について，本願補正発明が独立特許要件を欠くとし
た判断の誤り）について
原告は，本願補正発明の相違点１ないし５に係る構成が，引用発明及び刊行
物２に記載の技術に基づいて容易に発明することができた点に誤りがないこと
について，これを認める（ただし，主張している取消事由に関連する限度では
争う。）。
その上で，原告は，本願補正発明の相違点６に係る構成は，引用発明及び刊
行物２に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものでは
ないと主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり，失当である。
すなわち，引用発明の第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂はともにポリウレ
タン樹脂であること，前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親
和力を持つこと，前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合す
るものであることについては，いずれも当事者間に争いはない。そうすると，
上記第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂は，同一のポリウレタン樹脂であるか
互いに異なるポリウレタン樹脂かのいずれかであるが，そのうち，互いに異な
るポリウレタン樹脂を選択することに格別の困難はない。
また，刊行物２には，段落【００６１】を含め，ステープルファイバーバッ
ト（ステープルファイバー打綿）が基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける
作用を呈するものであるとの記載はあるが，ステープルファイバーバットに樹
脂を塗布することができない，あるいは，塗布してはならない旨の記述は存在
しない。さらに，ステープルファイバーバットに樹脂を塗布することが，刊行
物２に記載の発明の解決課題（基礎生地とステープルファイバー打綿を一緒に
したファイバー／生地複合構造体によって重合樹脂材の浸透を一様にしてベル
トの弾性的非一様性，コーティング樹脂の剥離性を無くし，樹脂層の厚さの制
御を容易にすること。等）を適用することの阻害要因と考えることもできない。
したがって，本願補正発明に係る構成は，引用発明及び刊行物２に記載の技
術に基づいて当業者が容易に発明することができたものということができる。
以上によれば，本願補正発明は，容易に発明をすることができるものであり，
独立して特許を受けることができないとして，本件補正２を却下した審決に誤
りはないことになる。
３小括
(1)以上のとおりであり，原告の取消事由のうち，①本件補正２について，新
たな技術的事項を導入したものとした審決の判断に誤りがあるとする取消事
由１に係る主張は，理由があるが，②本件補正２について，本願補正発明に
つき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由２に
係る主張は，原告の主張を前提とする限り（すなわち，本願補正発明の相違
点６に係る構成が容易に想到することができないとする主張を前提とする限
り）においては理由がなく，したがって，本件補正２を却下した上，本願を
拒絶すべきものとした審決には，誤りはないものと判断する。
原告主張の取消事由３は，請求項１に関する本件補正１の補正について，
新たな技術的事項部分を導入したとの審決の判断の誤りをいうものであるが，
取消事由３の当否について判断するまでもなく，原告の請求は理由がない。
(2)なお，本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり，審決は，本願補
正発明と引用発明との相違点を認定したが，その認定の方法は，著しく適切
を欠く。すなわち，審決は，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮するこ
となく，相違点を，ことさらに細かく分けて（本件では６個），認定した上
で，それぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わせることによって，容易
であると判断した。このような判断手法を用いると，本来であれば，進歩性
が肯定されるべき発明に対しても，正当に判断されることなく，進歩性が否
定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は，発明の技術的課題
の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり，
この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は，適切を欠く。
しかし，本件では，原告において，このような問題点を指摘することなく，
また，平成２２年４月１５付けの第１準備書面において，審決のした本願補
正発明の相違点１ないし５に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないこ
とを自認している以上，審決の上記の不適切な点を，当裁判所の審理の対象
とすることはしない。
第５結論
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子

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