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平成２１年７月７日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２０年（行ケ）第１０１９３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２１年５月２８日
判決
原告オシリスセラピューティク
ス，インコーポレイテッド
同訴訟代理人弁護士鈴木修
末吉剛
同弁理士江尻ひろ子
深澤憲広
被告特許庁長官
同指定代理人鵜飼健
北村明弘
安達輝幸
吉田佳代子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため
の付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００６−２２１３２号事件について平成２０年１月７日にした審
決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，原告の本件出願に対する拒絶
査定不服審判の請求について，特許庁が，本件補正を却下し，本件出願に係る発明
の要旨を下記２のとおりと認定した上，同請求は成り立たないとした別紙審決書
（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のとおりの
取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件出願及び拒絶査定
発明の名称：「間葉幹細胞を用いる骨の再生および増強」
パリ条約による優先権主張日：１９９６年（平成８年）４月１９日（米国）
国際出願日：平成９年４月１７日
出願番号：特願平９−５３８１８５号
手続補正日：平成１７年１２月７日（甲５）
拒絶査定日：平成１８年６月２６日
(2)審判手続及び本件審決
審判請求日：平成１８年１０月２日
手続補正日：平成１８年１０月２日（甲６。以下「本件補正」という。）
審決日：平成２０年１月７日
本件審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成２０年１月２２日
２本件出願に係る発明の要旨
本件出願に係る発明（以下「本願発明」という。）の要旨は，本件補正前（平成
１７年１２月７日付け手続補正書（甲５）による補正後）の明細書（以下「本願明
細書」という。）における特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりのものと
認定した。本件審決による本件補正の却下の結論及びこれを前提とする本願発明の
認定については，当事者間に争いがなく，本願発明の要旨は，本願明細書の特許請
求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認められる。
【請求項１】骨形成増強のための組成物であって，骨形成増強を必要とする個体に
分離ヒト間葉幹細胞と共に前記個体に投与され，前記分離ヒト間葉幹細胞からの骨
形成を生じるのに十分な範囲で前記分離ヒト間葉幹細胞の骨形成系列への分化を支
持することを特徴とする組成物。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，本願発明は，優先権主張日前である１９９２年
（平成４年）に発行され，頒布された刊行物である「Bone,Vol.13」の８１ないし
８８頁（以下「引用例」という。）に記載の発明（以下「引用発明」という。）に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明は特許
法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
なお，本件審決がその判断の前提として認定している本願発明と引用発明との一
致点と相違点（以下「本件相違点」という。）は，以下のとおりである。
一致点：骨形成増強のための組成物であって，分離ヒト間葉幹細胞と共に個体に
投与され，前記分離ヒト間葉幹細胞からの骨形成を生じるのに充分な範囲で前記分
離ヒト間葉幹細胞の骨形成系列への文化を支持することを特徴とする組成物である
点
相違点：本願発明は，「骨形成増強のための組成物」であって，骨形成を必要と
する個体」に投与されるものであるのに対し，引用例には，ヌードマウスの皮下に
移植したものが骨形成することが記載されているにとどまり，実際に形成増強を必
要とする個体に投与されてはいない点
４取消事由
(1)本件審判における手続違背（取消事由１）
(2)本件相違点以外の相違点の看過（取消事由２）
(3)本件相違点についての判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１について
〔原告の主張〕
(1)本件審決が本願発明について特許法２９条２項の規定により特許を受ける
ことができないと判断した際に対比した引用刊行物は前記引用例の１つのみである
ところ，引用例には本願発明の構成のすべてが開示されているわけではない。
このように請求項に記載された発明の構成のすべてが引用刊行物に開示されてい
るわけではない場合においては，当業者が引用刊行物記載の発明を修正して特許出
願に係る発明を容易に想到し得るかどうかを判断するに当たって，その動機付けを
基礎付ける別個の刊行物の存在は，拒絶理由の不可欠な要素であるから，このよう
な刊行物が新たに提示され又は変更された場合には，新たな拒絶理由を構成するも
のというべきである。
(2)しかるところ，本件審決においては，引用発明から本願発明を想到する動
機付けに関し，参考文献（ActaOrthopScand,Vol.60,No.3,p.334-339,1989。
以下，本件審決と同様，単に「参考文献」という。）に言及しているが，参考文献
は，本件審判における平成１９年４月３日付け審尋の段階で初めて言及されたもの
であって（甲８の９頁１∼２行参照），それまでの審査及び審判の過程において，
参考文献が提示されたことはなかった。
そして，参考文献は，引用発明から本願発明を想到する動機付けに関して本件審
判において新たに提示されたものであるから，審判長は，拒絶理由を通知し，原告
に補正の機会を与える義務を負っていたにもかかわらず，参考文献に関し，新たな
拒絶理由が通知されることなく，原告に補正の機会が一度も与えられないまま本件
審決がされた。
したがって，本件審決には，参考文献に関し，新たな拒絶理由を通知すべきであ
ったのにこれをしないで，原告から補正の機会を奪ったという重大な手続違背があ
るから，取り消されるべきものである。
〔被告の主張〕
原告は，参考文献に関し，新たな拒絶理由を通知すべきであったのに，その拒絶
理由通知がなかったことから本件審決には手続違背の違法があると主張するが，以
下のとおり，失当である。
参考文献は，本願発明の核心となる部分についての引用例ではなく，引用例から
本願発明が容易であることを示すための論理の補強として，本願の優先権主張日当
時の技術的背景をより明らかにするために提示されたものにすぎないから，審判長
が新たな拒絶理由を通知しなかったとしても審判手続に違背するものではない。
したがって，原告の主張する取消事由１は理由がない。
２取消事由２について
〔原告の主張〕
本件審決は，「骨形成増強のための組成物」である点を本願発明と引用発明との
一致点として認定した上，その相違点として，本件相違点を認定した。
しかしながら，本願発明と引用発明とは，投与される個体の差異の点だけでな
く，以下のとおり，｢骨形成増強｣のための組成物であるか，単に｢骨形成｣のための
組成物であるかの点においても相違するのであり，本願発明と引用発明との相違点
を本件相違点のみとした本件審決の認定は誤りである。
(1)本願発明における｢骨形成増強｣
ア本願発明における｢骨形成増強｣とは，｢増強｣という語句が示すとおり，単に
骨組織が形成されるというものではなく，必要とする個体における骨欠損の修復及
び再生，関節再構築，美容術再構築，骨融合などを指す（甲４の４頁９∼２０
行）。つまり，本願発明における｢骨形成増強｣は，骨本来の働きをさせる場所（同
所性の位置）で行われるものである。
器官としての骨は，組織としての骨と明確に区別される（甲１０訳文５∼７行；
「骨形成のいかなる議論においても同様であるが，『組織としての骨』（骨細胞及
び石灰化組織）と『器官としての骨』（骨，軟骨，線維性組織，骨髄及び血管など
のいくつかの組織を含む。）との区別に留意することは重要である。」）ところ，
本願発明における｢骨形成増強｣は，骨欠損の修復及び再生等によって器官としての
骨を生じさせるものであって，引用例における単なる骨組織の形成とは異なる。
イ｢骨形成増強｣のうち，骨欠損の修復及び再生の例では，骨欠損部に本願発明
の組成物及びｈＭＳＣを含む移植片が投与されると，宿主の既存の骨と移植片との
間のインターフェイスに骨が形成され（甲７訳文１頁１∼４行，２頁６∼８行，１
３∼１４行，４頁１∼３行及び５頁１２∼１７行），さらに，インターフェイスに
とどまらず，移植片の内部にも骨が充填される（同２頁１６∼１８行，５頁２∼９
行，１７∼１９行，甲４の５４頁２４∼５５頁１行）。そして，既存の骨と移植片
との間のインターフェイスと移植片内部の骨とは連続的につながって，欠損部を横
断して連続した骨が修復又は再生される（甲７訳文１頁５∼６行，２頁６∼８行，
１４∼１６行及び５頁１２∼１７行）。このようにして修復又は再生された骨は，
血管要素と結合しているが，血管形成は新骨形成に必須である（甲４の２８頁２３
行∼２９頁１行及び５１頁２３行∼５２頁２行）。
｢骨形成増強｣は，骨欠損部の治癒を実現し（同５７頁９∼１１行），移植片を既
存の骨と一体化するものであるから（甲７訳文４頁），治癒後の骨は，解剖学的に
正しい形状を有する。
以上の事実は，本願明細書中の複数の箇所に記載されているが，代表的な例とし
て，｢再生過程の間，かなりの新骨形成が宿主と移植片の間のインターフェイスで
生じ，連続した骨の範囲が欠損部を横断して存在した。１２週で新しい線維性骨及
び層板骨が宿主の皮質の切断端部と密接に接触しているのを見ることができ（図９
Ｅ），またこの癒合の領域は移植片の孔全体にわたり形成された骨と直接につなが
っている。ＨＡ／ＴＣＰのより深い領域（図９Ｆ）では，孔への新骨および血管系
の充填は明らかである。｣（甲７訳文５頁１２∼１９行。甲４の５４頁９∼１５行
に対応）といった箇所が挙げられる。
ウまた，｢骨形成増強｣により修復又は再生等がされた骨の組織学的特徴の一つ
として，層板骨（層状骨；lamellarbone）が形成されている点がある。骨折の治
癒では，まず編目状の線維性骨（wovenbone）が形成され，さらに治癒が進むと，
成熟した層板骨が形成される。層板骨は，哺乳類の成体に一般的なタイプであり，
層板組織は，コラーゲン線維構造の繰り返しパターンを反映している（甲９｢層板
骨｣の項目を参照）。それに対し，線維性骨は，マトリックスのコラーゲン繊維が
不規則に配列された胎性の骨格という特徴のある体組織である（甲９｢線維性骨｣の
項目を参照）。つまり，骨の修復又は再生等のためには，層板骨が形成されること
が必要である。
本願明細書の実施例のうち，間葉幹細胞（ＭＳＣ）としてヒトのＭＳＣ（ｈＭＳ
Ｃ）を使用した実施例３が本願発明に対応するところ，実施例３では，既存の皮質
骨の切断端部と移植片とのインターフェイスに層板骨が観察され（甲７訳文５頁１
４∼１７行及び甲４図９Ｅ），組成物（実施例３ではＨＡ（ヒドロキシアパタイ
ト）／ＴＣＰ（リン酸トリカルシウム）円筒）内部にも層板骨が観察された（同図
９Ｆ）。同様に，ラットＭＳＣを用いた実施例１でも，層板骨が観察された（甲７
訳文１頁５∼７行，２頁１３∼１４行及び３頁１∼３行並びに甲４図５Ａ及び５
Ｂ）。
エ骨欠損等の治癒には，骨の機械的強度の回復が不可欠であるが，機械的強度
は，生体力学試験（甲４では｢機械的検査｣（５５頁末行以下））により評価され
る。十分な機械的強度が達成できなければ，骨欠損等が治癒したということはでき
ない。この点は，甲１１にも記載されるとおりである。
｢欠損部を治癒するため形成された骨の構造特性を評価するため，生体力学試験
が行われた。ＢＭＰ−２産生骨髄細胞による骨修復の究極の臨床的成功は，骨の生
成のみに依存するではなく，形成された骨が骨欠損部の位置で結合を生じるか否か
にも依存する。｣（甲１１の９１２頁右欄１行∼９１３頁左欄１行）
本願発明の｢骨形成増強｣により修復又は再生等がされた骨は，優れた機械的強度
を有する（甲４の５５頁２５行∼５７頁７行）。実施例３では，組成物（ＨＡ／Ｔ
ＣＰ円筒）単独の場合と比較して，ｈＭＳＣと組み合わせた場合，強度，剛性及び
吸収されるねじりエネルギーが，それぞれ１１５％，１４５％および１１２％もの
増加を示す（同５６頁表４及び５７頁３∼５行）。ＨＡ／ＴＣＰ円筒及びｈＭＳＣ
により治癒した骨の機械的強度は無傷の骨に及ばないが，その原因は，ＨＡ／ＴＣ
Ｐ円筒にあり（同５９頁１４∼２２行），修復又は再生等がされた骨によるもので
はない。
この機械的強度は，前記イの連続した骨の形成及び同ウの組織学的特徴に由来す
るものと思われる。
オ一般に，骨化のメカニズムは，膜内骨化（膜内骨形成）と軟骨内骨化（軟骨
内骨形成）とに分類される。膜内骨化は，軟骨相を経由することなく，間葉細胞が
骨芽細胞に分化して骨細胞となるというメカニズムである。軟骨内骨化は，最初に
軟骨が形成され，その後に骨組織に置換されるというメカニズムである（以上につ
いて，甲１０の５３頁右欄１０∼２８行）。
本願発明における｢骨形成増強｣は，間葉細胞であるｈＭＳＣを用いて行われるも
のであるから，膜内骨化のメカニズムによる。この事実は，本願明細書の以下の記
載からも裏付けられる。
｢この骨欠損を再生する過程で骨形成は軟骨シークエンスによるよりも間葉細胞
の骨芽細胞への直接変換により生じることに注目することが重要である。｣（甲７
訳文３頁３∼５行。甲４の３８頁４∼６行に対応）
｢この骨欠損部を再生する過程において，骨形成が軟骨内カスケードによるより
もむしろ間葉細胞の骨芽細胞への直接転換により生ずることに注目することは重要
である。｣（甲４の５７頁２５行∼５８頁２行）
カ以上のとおり，本願発明の｢骨形成増強｣は，同所性の位置における骨欠損の
修復及び再生，関節再構築，美容術再構築，骨融合など器官としての骨の形成に関
するものであって，移植片が既存の骨と連続的に結合して一体化し，解剖学的に正
しい形状を実現し，組織学的には層板骨が形成され，優れた機械的強度をもたら
し，膜内骨化のメカニズムによるものをいうのである。
(2)本願発明と引用発明との相違点
引用例は，ヒトの骨髄由来の間葉細胞培養物をセラミックに担持し，そのセラミ
ックをマウスの皮下及び腹腔に，すなわち骨と異なる場所（異所）に移植し，セラ
ミック内部で骨が形成されたことを観察したにすぎない。引用例は，骨の形状，組
織及び強度には全く触れていない。
そのような引用例の異所性移植では，既存の骨との結合について知見を得ること
は不可能であり，骨欠損の修復及び再生等ができるわけもない。つまり，引用発明
における｢骨形成｣は，単に骨組織の形成を意味しているにすぎず，本願発明におけ
るの｢骨形成増強｣とは相違する。
したがって，本願発明と引用発明とは，本件相違点以外に，本願発明は，「骨形
成増強」のための組成物であるのに対し，引用発明は，「骨形成」のための組成物
である点においても相違するのであって，本件審決には，この相違点を看過した違
法がある。
〔被告の主張〕
原告は，本願発明は「骨形成増強」のための組成物であるのに対し，引用発明は
「骨形成」のための組成物であるという点で相違しているにもかかわらず，本件審
決は，この相違点を看過したと主張するが，以下のとおり，原告の主張は失当であ
る。
(1)原告が主張の根拠とする甲１０及び１１は本願の優先権主張日当時の技術
常識を示す文献ではない。また，甲７は，本願明細書自体ではなく，国際公開パン
フレットの写しにすぎない。
原告が指摘する本願明細書の箇所のいずれにも「骨形成増強」の定義がされてい
るわけではなく，器官としての骨の形成や層板骨の形成に関する記載もない。原告
は，「骨形成増強」の意味の根拠として実施例３の記載を指摘するが，本願発明の
多数の態様の一つであるにすぎない特定の実施例の記載をもって，本願発明が解釈
されるべき理由もない。
したがって，本願発明における「骨形成増強」を原告の主張するような特定の意
味に解することはできない。
(2)また，本件審決では，本願発明と引用発明との相違点として本件相違点を
認定した上で，本件相違点に関する判断を示しているところ，その判断についてみ
れば，本件審決が看過したと原告が主張する相違点についても，実質的に認定し，
判断を示しているものということができる。
(3)引用例の投稿及び発表と本願の優先権主張日までの年月の長さについて
は，技術的困難性以外にも様々な理由があり得る。また，本件審決が引用例の記載
をまとめた摘記事項（１−４）には，原告が主張するように，断定的ではないとし
ても，骨形成増強が要求される臨床の場で用いられることの推定又は予測が記載さ
れているものであるから，当該記載に触れた当業者であれば，骨形成の増強が要求
される臨床の場への適用を当然想起するものである。
(4)仮に，「骨形成増強」の意味を原告の主張どおりに解したとしても，本件
審決は「骨形成の増強が必要とされる部位」への適用について言及するとともに，
効果についても「当業者の予測の範囲内である」と判断している。この点は，乙１
ないし３に記載の骨形成に関する本願の優先権主張日前の周知技術および技術常識
によっても裏付けられるものである。
(5)以上のとおりであるから，原告の主張する取消事由２は理由がない。
３取消事由３について
〔原告の主張〕
本件審決は，本件相違点について，「引用例の摘記事項（１−４）が動機付けに
なる，すなわち，ヌードマウスの皮下において骨形成能が確認された材料につい
て，骨欠損部における骨の結合効果を期待して，試験，確認することは，当業者で
あれば当然に為しえたものである」と判断した（本件審決５頁３４∼３８行）。
しかしながら，この判断は，以下の(1)ないし(4)に分説するとおり，皮下など異
所性移植で骨形成がみられた材料が同所性移植でも当然に骨を形成するという誤っ
た前提に立った上で，本願の優先権主張日の当業者の認識についての誤った認定に
依拠しているものであるから，誤りである。
(1)ＭＳＣの分化の多様性
ＭＳＣは，骨組織にのみ分化するわけではなく，沿軸中胚葉由来の各種器官に分
化し得る。例えば，ＭＳＣは，脂肪組織，骨組織，軟骨組織，弾性組織，筋肉組
織，線維性結合組織，腱，骨髄基質など様々な組織に分化し得る。どの分化経路に
進むのかは，機械的影響及び／又は内因性の生物活性因子（例えば，成長因子，サ
イトカイン，及び／又は宿主組織により定められる局所的な微小環境条件）に依存
しており，制御することは困難である（以上について，甲１２の１４３頁の要約，
甲１６の１頁第２パラグラフ及び４頁第１パラグラフ）。
以上のとおり，ＭＳＣには前述の様々な組織及び形状に分化する可能性が存在す
るので，ある移植態様で骨形成能が報告された移植片であっても，別の移植態様で
骨形成をするのか当業者が予見することは不可能であった。皮下や腹腔に移植した
多孔性セラミックの細孔内部でＭＳＣ由来の骨が形成されたからといって，同じ移
植片を骨欠損部の環境下においた場合に骨が形成されることが予期されるわけでは
なく，まして｢骨形成増強｣を予測することは困難であった。本願発明で｢骨形成増
強｣に成功したことは，当業者の予測を超える驚くべき現象だったのである。
それにもかかわらず，本件審決は，引用例の｢骨｣のみに焦点をあて，他の組織へ
の分化の可能性を捨象しているのであって，この点で，本件審決の判断は誤ってい
る。
(2)本願の優先権主張日当時の当業者の認識
ア引用例の記載
本件審決が引用例の記載をまとめた摘記事項（１−４）には，｢骨形成の増強が
要求される臨床の場において有用であるかもしれないことを示すものである。｣旨
の記載（以下「本件記載」という。）がある。
イ引用例から本願発明までの期間
しかしながら，本件記載のある引用例の投稿から本願の優先権主張日まで約５年
もの間，ｈＭＳＣの同所性移植の成功例は報告されていなかった。この事実は，本
願の優先権主張日当時，当業者が｢異所性移植で骨形成がみられた材料が同所性移
植でも当然に骨を形成する｣とは認識していなかったことを示すものである。
ウＢＭＰ−２の役割
本願の優先権主張日において，骨形成増強には，ＭＳＣではなくＢＭＰ（BoneM
orphogeneticProtein）−２が重要視されていた（甲１１）。この事実は，優先日
当時，摘記事項（１−４）に反する見解が当業者に広まっていたことを示してお
り，引用例の本件記載が本願発明の動機付けとなることを妨げるものである。
ちなみに，甲１１は，９０５頁左下に｢Vol.81-A,No.7,JULY1999｣とあるとお
り，本願の優先権主張日より後に発表された文献である。甲１１では，アデノウイ
ルスを用いた遺伝子導入によってヒトＢＭＰ−２を産生するラット骨髄細胞を作製
し，ラットの大腿部欠損に充填し，骨の修復及び再生が観察された（GroupⅠ）。
組換えヒトＢＭＰ−２で直接処理した群（GroupⅡ）でも，骨の修復及び再生が観
察され，GroupⅡとGroupⅠとの間に有意な差はほとんど認められなかった。比較
のため，β−ガラクトシダーゼを産生する骨髄細胞（GroupⅢ），非感染骨髄細胞
（GroupⅣ），及び塩酸グアニジンで抽出された脱塩骨基質（GroupⅤ）による実
験も行われた。これらの対照群では，骨形成は僅か１例を除き，検出されなかっ
た。
甲１１は，本願の優先権主張日後であっても，当業者が細胞ではなくＢＭＰ−２
に着目した研究を行っており，骨の修復及び再生にあたりＢＭＰ−２が不可欠と考
えられていたことを示している。実際，甲１１では，骨髄細胞が共存した群（Grou
pⅠ）の結果は，ＢＭＰ−２のみを投与し骨髄細胞を投与しなかった群（Group
Ⅱ）の結果と比較して有意な差がなく，ＢＭＰ−２が支配的要因であることを示唆
するものであった。
以上のとおり，本願の優先権主張日の後であっても，骨欠損部の修復及び再生に
はＢＭＰ−２が不可欠と考えられており，骨髄細胞由来の細胞単独で骨欠損部の修
復及び再生を試みることは，引用例に本件記載があるにも関わらず，当業者の常識
に反していた。
(3)本件記載と本願発明の動機付け
本件記載は，以下のとおり，本願発明の動機付けとなるものではない。
ア本件審決は，｢引用例には，摘記事項（１−４）に示されるように，…骨形
成の増強が必要とされる部位における骨形成を増強する効果について試験・確認し
ようとする強い動機づけが存在する｣（同５頁３３∼３８行，同５頁１７∼２２行
も参照）とする。
しかしながら，かかる判断は，｢骨形成増強｣と｢骨形成｣を混同したものであるこ
とは，前記２のとおりであり，ＭＳＣの分化の多様性及び当業者の認識を無視した
ものであることも，上記(1)及び(2)のとおりであるから，誤りである。
イ本件審決は，｢皮下に異所性に骨形成し得たものが，骨本来の部位において
骨形成し得えず，骨組織の再生，増強が不可能であるとする具体的な根拠もな
い。｣（同５頁３７行∼６頁１行）とする。
しかしながら，かかる判断は，ＭＳＣの分化の多様性を捨象し，骨にのみ焦点を
あてている点で誤っている。ＭＳＣが様々な組織に分化しうることを示す具体的な
根拠は，上記(1)で述べたとおりである。
ウ本件審決は，｢骨形成増強を必要とする個体に投与することは，当業者であ
れば当然に為しえたことであり，その効果も当業者の予測の範囲内である｣（同６
頁４∼５行）とする。
しかしながら，｢骨形成｣と｢骨形成増強｣とは異質なものであるから，｢骨形成増
強｣という成果は当業者の予測の範囲を大きく超えるものである。したがって，上
記判断は誤っている。
(4)参考文献の考慮の是非
本件審決において参考文献を考慮することは許されないが，参考文献は，以下の
とおり，本願発明と無関係なものであるから，そもそも本件相違点の判断に際して
参考となり得るものではない。
ア本願発明は，ＭＳＣに関するものであるところ，参考文献は，骨髄細胞に関
する文献であって，ＭＳＣに関する文献ではない（本件審決の参考例を引用した
（ａ）ないし（ｃ）参照。）。骨髄細胞中にＭＳＣが占める割合は，約０．００１
から０．０１％であり，極めて低い（甲１２，１３）。加齢により，この割合は更
に低下する（甲１４）。したがって，参考文献は，本願発明と無関係である。
イ参考文献には，｢骨形成増強｣に関する示唆がない。
｢骨形成増強｣には，骨の組織及び機械的強度の要因が重要であるところ，参考文
献には，これらの要因について何ら記載も示唆もされていない。
参考文献の実験では，軟骨の形成が観察されているため（図３の脚注の｢Ｃ｣の説
明を参照），軟骨内骨化のメカニズムで骨形成が起きており，本願発明の膜内骨化
とは相違する。
参考文献の図３に示されているとおり，参考文献の実験では，骨組織がランダム
な位置で形成を始めている。それに対し，本願発明では，組織だって骨が形成さ
れ，解剖学的に正しい形状で優れた機械強度が実現される。この点でも，参考文献
は本願発明と相違する。
参考文献では，形成された骨の血管新生について何ら示されていない。したがっ
て，十分な血液の供給がなされないため，層板骨は形成されず，器官としての骨が
形成されるとはいえない。
ウ参考文献に開示されている骨欠損の修復は，ラットの骨髄細胞をラットに移
植するという同系の移植によるものである（前記（ａ）中の｢しかしながら，同系
の生きた骨髄細胞と共にセラミックを移植した場合，．．．大量の骨形成が観察さ
れた。｣との記載（本件審決６頁１５∼１８行）参照）。なお，同系移植とは，遺
伝子の相違がほとんどない近交系間（ヒトの場合には一卵性双生児間）の移植を指
し，当然のことではあるが，動物の種としては同種間の移植である（自家，同系，
同種及び異種移植について，甲１５参照）。
それに対し，ヒトでの｢骨形成増強｣の確立にあたり，倫理上，異種移植による検
討を行うほかない。ヒトＭＳＣ（ｈＭＳＣ）では，同種移植に踏み切る前提問題と
して，異種移植の成功が不可避である。つまり，ｈＭＳＣでは，異種移植の実験が
異種及び同種移植双方の確証を得る目的を備えているという特殊な事情がある。
本願明細書の実施例３は，ｈＭＳＣをラットの大腿骨欠損部に移植するという異
種移植（すなわち，非同種移植であり，非自家移植である。）に関するものであ
る。本願明細書の実施例３も，上記目的のために行われたものである。
本願明細書の実施例３の異種移植は，参考文献の同種同系移植よりも困難である
ため，当業者は，参考文献での骨欠損の修復を参考に実施例３の異種移植を試みる
とはいえない。異種移植を試みることがなければ，本願発明に至ることもないのだ
から，参考文献は，本願発明の動機付けの参考となるものではない。
エなお，上記主張は，本願発明がｈＭＳＣの同種及び同系移植を包含している
ことを否定するものではない。ヒトのＭＳＣという特殊な要因により，異種移植の
実験が同種移植の確証を得るため不可避であるということを述べたに過ぎない。
オ要するに，参考文献は，ＭＳＣに関する文献ではなく，｢骨形成増強｣に必要
な骨の組織及び機械的強度の要因について開示しておらず，同系移植に関するもの
であるから，本願発明の動機付けの参考となるものではない。
(5)以上のとおり，本件相違点についても，本件審決の判断は誤りであるか
ら，本件審決は取り消されるべきである。
〔被告の主張〕
原告は，本件相違点についての本件審決の判断の誤りについてるる主張するが，
以下のとおり，原告の主張は失当である。
(1)間葉幹細胞がもたらす表現型は，周辺の微小環境に依存するものであるこ
とは，甲１６に加え，乙１及び３に記載されるように，本願の優先権主張日前の当
該分野における技術常識である。
そのような技術常識の下では，骨が本来存在する部位では，皮下と比較して，骨
への分化経路へと導く微小環境条件がより整っているであろうことは，当業者が当
然想起するものである。
しかも，引用例には，「全骨髄又は培養された骨髄細胞がセラミックキューブへ
担持され，それから，同系宿主の皮下嚢又は同所部位へ移植された際に，骨及び軟
骨がセラミックの孔内に形成されることが確認されている」ことも記載されている
のであるから，引用例において，骨欠損とは関係のない皮下や腹腔部位において骨
形成がみられた組成物を骨欠損部に移植をした場合にも骨形成がされるであろうこ
とは，当業者が当然予測する事象である。
(2)原告は，本願の優先権主張日には，骨形成増強には，ＭＳＣではなく，Ｂ
ＭＰ−２が重要視されていたことから，引用例の本件記載にもかかわらず，本願発
明への動機付けは妨げるように主張するが，本願発明は「ＢＭＰ−２を含まない」
ことを必須の構成とするものではないから，原告の主張はそもそも本願発明の構成
に基づくものではない。
そして，たとえ本願の優先権主張日前に骨の修復及び再生にあたりＢＭＰ−２の
利用がその可能性の一つとして考えられていたとしても，課題を達成する可能性の
ある手段が一つに限られるわけではないから，その事実は本件記載が本願発明の動
機付けとなることの何らかの阻害要因となるものではない。
(3)原告は，本願明細書の実施例３の記載に基づき，本願発明の効果が当業者
の予測の範囲を大きく超えるとも主張するが，当該特定の条件下以外で，様々な成
分を含有する組成物を用いた場合でも，実施例３と同様の効果が奏されるという点
については，明細書等に何ら具体的な開示がなされていない。むしろ，乙２に記載
されるように，骨髄を移植する際の組成物の組成により，骨形成効率等は異なるこ
とは，当該技術分野における技術常識である。したがって，原告の主張は，本願発
明のごく一部の態様に関するものであって，本願発明の全体に関する主張とはいえ
ない。
(4)また，原告は，参考文献は，本願発明と無関係なものであり，本件相違点
の判断に際して参考となるものではないと主張するが，以下のとおり，この点の主
張も誤りである。
ア骨髄細胞内の間葉幹細胞が骨形成作用を有するものであることは，引用例お
よび乙３にも示されるとおり本願の優先権主張日前の技術常識であるから，原告の
主張は的を射ないものである。
また，本願発明における「骨形成増強」を原告の主張する意味に解することはで
きないから，参考文献には「骨形成増強」に関する示唆がないとの原告の主張は，
本願発明の進歩性に関するものとはいえない。
イそして，参考文献は，実際に観察される骨の状況を示すために参照されたも
のではないから，参考文献において具体的に記載される骨の状態をもって，当該文
献を参考文献とすることが不当であるとの原告の主張には理由がない。
ウさらに，そもそも本願発明は，異種移植に限定されるものではなく，原告
は，異種移植が困難であるとする具体的な根拠は示していない。免疫原性等の観点
から，同種同系移植よりも異種移植では工夫すべき点があるとしても，例えば乙３
に記載されるように，異種移植を行うために免疫低下等の処置を宿主に施すこと
は，本願の優先権主張日前の周知技術である。
(5)したがって，原告の主張する取消事由３は理由がない。
第４当裁判所の判断
事案にかんがみ，取消事由２，同３及び同１の順で判断する。
１取消事由２（本件相違点以外の相違点の看過）について
(1)「骨形成増強」と「骨形成」との異同
ア原告は，本願発明における「骨形成増強」と引用発明における「骨形成」と
の相違を主張するところ，本願明細書には，「骨形成増強」について，次の記載が
ある。
(ア)「この発明は骨形成を創り出すのに十分な範囲で骨形成系列へのヒト間葉
幹細胞の分化を支持する基質を持つ分離ヒト間葉幹細胞を投与することにより，そ
れを必要とする個体において骨形成を増強する方法を提供する。基質は望ましくは
セラミックおよび再吸収性バイオポリマーから選択される。」（甲４の３頁２２行
∼４頁１行）
(イ)「特にこの発明は，動物あるいはそれを必要とする個体に骨欠損の修復あ
るいは再生を実行するための方法を提供する。そのような欠損は，例えば分節骨欠
損，偽関節，変形治癒あるいは癒合遅れ，嚢胞，腫瘍，壊死あるいは成長異常を含
む。骨増強を必要とする他の条件，例えば関節再構築，美容術再構築あるいは脊椎
固定もしくは関節固定などの骨融合は，例えば増強を必要とする骨の部位に新鮮健
全骨髄およびもしくは分離ヒト間葉幹細胞もしくはその併用物をゼラチン，セルロ
ースあるいはコラーゲンベース媒体内でそれから骨形成増強に十分な量を投与する
ことにより個体で治療される。」（同４頁９∼１８行）
(ウ)「この発明は更に骨形成を増強する組成物を提供し，この組成物は少くと
も１個の新鮮骨髄およびもしくは分離間葉幹細胞と併用される吸収性ゼラチン，セ
ルロースおよびコラーゲンよりなるグループから選択される基質を含む。この組成
物はスポンジ，条片，パウダー，ゲルあるいはウエブの形態で使用される。この発
明はまたそれを必要とする個体に組成物の骨形成増強量を投与することにより個体
で骨形成を増強する方法を提供する。」（同５頁１２∼１９行）
(エ)「完全培地あるいは合成無血清培地において，分離培養拡張ｈＭＳＣsは
骨形成を増強することが可能である。骨伝導性あるいは再吸収性バイオポリマーな
ど他の最適化培地において，骨髄のml当り約１０ＭＳＣsを含む新鮮な健全骨髄は４
同じく骨形成を増強することが可能である。」（同７頁１３∼１７行）
(オ)「骨折治癒および骨修復は修復芽腫を形成するために欠損部位で十分な細
胞を集める能力に依存する」（同４７頁７∼９行）
(カ)「実施例４ＭＳＣ負荷ＨＡ／ＴＣＰ立方体の骨形成応答についての被覆
の効果
この実験は被覆されていないＨＡ／ＴＣＰ立方体がＭＳＣ媒介骨形成を支持する
フィブロネクチンあるいは自己由来血清被覆ＨＡ／ＴＣＰ立方体と同等であること
を立証する試みとして行われた。
材料および方法
フィブロネクチン，１％自己由来血清，１０％自己由来血清で被覆され，あるい
は未被覆で残された標準ＨＡ／ＴＣＰ立方体がＭＳＣsで負荷され無胸腺マウスに
皮下移植された。立方体は移植６週後に回収され脱石灰組織学方法により骨形成水
準を検査された。…
結果および結論
すべての処置グループからのＭＳＣ負荷立方体は６週で著しい量の骨形成を示し
た。……予期したように無細胞対照ＨＡ／ＴＣＰ立方体は骨形成を持たなかった。
前記の結果に基づいて，未被覆ＨＡ／ＴＣＰは骨修理／増強を行うためのＭＳＣs
送達にとって実用的な担体であると我々は結論する。」（同６０頁８行∼６１頁５
行）
(キ)「各動物から誘導された細胞の分析は試験管内骨形成能および標準生体内
異所性移植検定で著しい骨形成を実証した。」（同７５頁３∼５行）
(ク)「実施例６吸収可能コラーゲン含有スポンジで骨髄を使用する骨欠損修
復
…末梢血餅の不在あるいは存在下でジェルフォームスポンジプラス４本骨ある®
いは１本骨からの骨髄を受けた動物は移植の領域で強力な骨形成治癒応答を示し
た。末梢血餅の存在下でジェルフォームスポンジおよび，１本の半分骨からの骨®
髄で移植された動物はほんの限られた量の骨形成を示した。…要するに，ジェルフ
ォームスポンジで移植された受容体ラットのそれぞれで同系骨髄の著しい骨形成®
応答は著しい骨欠損部の修復にこの細胞および基質組合せが適していることを示し
ている。」（同７５頁１６行∼７７頁末行）
イ上記アの記載によると，本願発明における「骨形成増強」について，「骨形
成」の語に「増強」の語が付加されているが，以下のとおり，「増強」の語に格別
の意味があるとは解されないから，「骨形成増強」と引用発明における「骨形成」
とが相違する旨の原告の主張は本願明細書の記載に基づくものではなく，これを採
用することができない。
(ア)本願明細書には，「骨形成増強」と骨欠損の治療（修復，再生）とを関連
づけた記載が存在するが，「骨形成増強」と単なる「骨形成」が異なるものである
ことや，形成される骨が異なるものであることについての記載はない。
(イ)実施例の記載からみると，本願明細書においては，「骨形成（応答）」の
能力や「骨形成」の量に着目して「骨形成増強」についての評価が行われているに
すぎない。
(ウ)「骨折治療および骨修復は修復芽腫を形成するために欠損部位で十分な細
胞を集める能力に依存する」とされていること及び実施例の記載から，本願明細書
においては，骨形成の能力を示す数値が高いことや形成される骨の量が多いことか
ら，「骨形成」の能力や程度が「増強」されていると評価されている。
(エ)さらに，このような骨形成の強さは，試験管内や異所性移植においても評
価されている。
ウ他方，引用例には「これらの観察は，…骨形成の増強が要求される臨床の場
において有用であることを示すものである。」（甲１訳文２枚目１０∼１２行）と
記載されていることからすると，引用例に記載された組成物は，骨形成増強のため
に用い得るものということができるのである。
エしたがって，本願発明と引用発明とが「骨形成増強」のための組成物である
点において異なるところはなく，両発明について，本件審決が「骨形成増強のため
の組成物」である点において一致すると認定したことに誤りはない。
(2)本願発明と引用発明における「骨形成」の異同
ア原告は，本願発明における｢骨形成増強｣は，骨欠損の修復及び再生等によっ
て器官としての骨を生じさせるものであるから，引用発明における単なる骨組織の
形成とは異なると主張しているところ，この主張は，本願発明と引用発明とにおけ
る「骨形成」それ自体の意味が異なることをいう趣旨に理解することもできる。
イしかしながら，本願明細書の「実施例３」の「議論」の項には，「ここで提
示された結果は，精製培養拡張ヒトＭＳＣｓが骨修復のために十分に確立されたモ
デルで臨床的に著しい骨欠損部を治癒できることを論証する。一方でヒトＭＳＣｓ
の骨形成能が試験管内分離ＭＳＣｓの研究（１２，６４）と同じく皮下移植片での
新骨形成により証明（５４）されるが，これはヒトＭＳＣｓが修復を必要とする正
常部位で骨を形成できるということの最初の論証である。」（甲４の５７頁９∼１
５行）との記載があるところ，本願明細書には，上記記載における引用文献番号に
対応する引用文献について，「５４．ヘインズワーズ，Ｓ．Ｅ．，五島，Ｊ．；ゴ
ールドバーグ，Ｖ．Ｍ．；およびキャプラン，Ａ．Ｉ．：ヒト骨髄よりの骨形成能
を持つ細胞の特徴付け。骨１３：８１−８８，１９９２。」（同８６頁１４∼１７
行）との記載があることから，本願明細書の上記「（５４）」の文献は引用例その
ものであることが明らかである。
ウしたがって，本願明細書における「骨形成」と引用発明における「骨形成」
とが同様の現象を意味していることは明らかであり，これらが異なるものであると
の原告の主張を採用することはできない。
(3)以上によると，本件審決には，原告の主張する相違点を看過した違法があ
るということはできないから，取消事由２は理由がない。
２取消事由３（本件相違点についての判断の誤り）について
(1)引用例には，摘記事項（１−４）として抜粋されているとおり，「結論と
して，セラミック移植のテクニックは，骨髄由来の間葉細胞の感度の良いアッセイ
を提供する。重要なことは，このような骨形成能を有する細胞が，広い年齢層のヒ
トドナーから得ることができることである。これらの観察は，骨形成能を有する細
胞をエクスビボで増やすことが，骨形成の増強が要求される臨床の場において有用
であることを示すものである。」との記載がある。
また，骨欠損部における移植である同所性移植による骨形成は，骨欠損を治癒す
る可能性を有するものであり，これが臨床の場において当業者が直面していた課題
であることは明らかである。
(2)この点に関し，原告は，上記摘記事項の記載が本願発明の動機付けとなら
ないことについて，間葉幹細胞の分化がどの分化経路を進むのかは，機械的影響及
び又は内因性の生物活性因子（例えば，成長因子，サイトカイン，及び／又は宿主
組織により定められる局所的な微小環境条件）に依存しており，制御することは困
難であると主張する。
しかしながら，もともと骨が存在しない皮下等の部位に比して，骨が本来存在す
る部位においては，間葉幹細胞の分化を骨の分化経路へと導く微小環境条件がより
整っているであろうことは，当業者であれば容易に着想し得ることであり，異所性
移植で骨形成がみられた材料に対して，同所性移植によって同様の骨形成すること
を期待することは，当業者にとって極めて自然な発想であるというべきである。
そうすると，上記摘記事項のように，臨床の場での有用性が期待されている材料
を同所性移植における骨形成について検証するために実験を行うことは，当業者が
容易になし得るものと認められ，その結果，器官としての骨の形成が確認できたと
すれば，それは，当業者にとって正に期待するとおりのものであり，これが当業者
の予想の範囲内のものであることは明らかであるから，原告の主張は採用すること
ができない。
(3)また，原告は，本件審決につき，①皮下など異所性移植で骨形成がみられ
た材料が同所性移植でも当然に骨を形成するという誤った前提に立った上で，②本
願の優先権主張日の当業者の認識についての誤った認定に依拠しているものである
として，その誤りを主張するが，これらの点についても，以下のとおり，原告の主
張は理由がない。
ア①の点について，本件審決は，「引用例１の摘記事項（１−４）には，『骨
形成の増強が要求される臨床の場において有用であることを示すものである』旨記
載されており，かかる記載に接した当業者であれば当然，さらに，骨形成増強を必
要とする個体に投与し，実際に骨形成を増強する効果を発揮するかどうか，試験・
確認しようとするものと考えられ，引用例１に記載の当該記載は，この点を実験し
て確かめる強力な動機付けとなるものである。」（５頁１７∼２２行）と認定して
いるにすぎず，原告が主張するような「異所性移植で骨形成がみられた材料が同所
性移植でも当然に骨を形成する」との認定まで行っているものではないから，原告
の主張は本件審決を正解するものではなく，失当である。
イ②の点について，原告は，引用例の投稿から本願の優先権主張日まで約５年
もの間，ｈＭＳＣの同所性移植の成功例が報告されていなかったことを指摘し，当
業者には，異所性移植で骨形成がみられた材料が同所性移植でも当然に骨を形成す
るとは認識されていなかったと主張するが，従来技術と，ある発明の完成までの時
間の長短には様々な要因が影響を与えるものであり，その時間が長いからといっ
て，その技術的到達点に発明として評価される創作的な貢献が認められるとは限ら
ないものであるから，原告の主張を直ちに採用することはできない。
ウなお，原告は，本願の優先権主張日において，骨形成増強には，ＭＳＣでは
なくＢＭＰ−２が重要視されていたとして，この事実は，摘記事項（１−４）が本
願発明の動機付けとなることを妨げるものであるとも主張する。
しかしながら，例えば，ＭＳＣが骨形成増強に関与しないとの技術常識が存在し
たなどの事情があるわけでもなく（そのような技術常識の存在についての証拠は存
在しない。），ＢＭＰ−２が重要視されていたということが，引用例において示さ
れているＭＳＣの可能性に着目することの障害となるものでないことは明らかであ
る。
そして，本願明細書の引用文献には，本願の優先権主張日（１９９６（平成８）
年４月１９日）前後に発表されたＭＳＣに関する研究論文等（引用文献番号１１
（「骨成長骨修復および骨格再生治療における間葉幹細胞」１９９４年），１２
（「試験管内精製ヒト間葉幹細胞の骨形成導入：骨芽細胞表現型の定量評価」１９
９５年），１３（「拡張性継代培養および続く冷凍保存中の精製ヒト間葉幹細胞の
成長運動，自己再生および骨形成能」１９９７年），５４（引用例），６４（「試
験管内精製培養拡張ヒト間葉幹細胞の骨形成分化」１９９７年），６６（「骨髄誘
導間葉細胞の試験管内軟骨形成」１９９６年））が挙げられていることからも，Ｂ
ＭＰ−２が重要視されていたとしても，そのことが，本願発明のようなＭＳＣによ
る骨形成（増強）についての発明の動機付けを妨げるものでないことは明らかであ
るということができる。
(4)以上によると，本件審決の本件相違点についての判断に，原告の主張する
ような誤りは認められないから，取消事由３は理由がない。
３取消事由１（本件審判における手続違背）について
原告は，本件審判において，参考文献に関し，新たな拒絶理由を通知すべきであ
ったと主張するが，上記２によると，本件審決の結論は，同審決が認定した引用発
明との対比のみから導くことができるというべきであるから，新たな拒絶理由を通
知すべき場合に当たるということはできず，取消事由１の主張は失当である。
４結論
以上の次第であるから，原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく，原告の
本訴請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官高部眞規子
裁判官杜下弘記

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