戻る

平成２７年１月２８日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１００６８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年１２月４日
判決
原告セントラル硝子株式会社
訴訟代理人弁護士本多広和
同中村閑
訴訟代理人弁理士古橋伸茂
同岩田耕一
被告ゾルファイフルーオルゲゼルシャフト
ミットベシュレンクテルハフツング
訴訟代理人弁理士実広信哉
同堀江健太郎
主文
１特許庁が無効２０１０－８０００４０号事件について平成２６年２月１２日
にした審決のうち，「２請求人の請求のうち，特許第３９４９８８９号の請
求項１～４（訂正前の請求項１１，１２，１５及び２０）に係る発明について
の請求は，成り立たない。」との部分及び「４審判の総費用は，これを１６
分し，その４を請求人の負担とし，その余を被請求人の負担とする。」との部
分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定め
る。
事実及び理由
第１請求の趣旨
主文と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（甲１８，２１，２２の１及び２，２５，２７，
乙２，３の１及び２，４，並びに弁論の全趣旨により認められる。）
被告は，発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プ
ラスチックの製造」とする特許第３９４９８８９号（平成１１年５月１５日国
際出願（パリ条約による優先権主張平成１０年５月２２日），平成１９年４
月２７日設定登録。以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は２０
であった。）の特許権者である。
原告は，平成２２年３月８日，特許庁に対し，本件特許の請求項１ないし１
２，１４ないし１６，１９及び２０に係る発明についての特許を無効とするこ
とを求めて審判の請求をし，特許庁は，この審判請求を無効２０１０－８００
０４０号事件（以下「本件審判請求事件」という。）として審理した。その過
程で，原告は，同年４月１日付け手続補正により，無効審判請求に係る請求項
を，本件特許の請求項１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０
と補正し，被告は，同年７月８日，本件特許の特許請求の範囲の減縮を目的と
する訂正の請求を行った（これに係る訂正を，以下「第１次訂正」といい，こ
れにより訂正された本件特許の特許請求の範囲に係る発明を，以下「第１次訂
正発明」という。）。
特許庁は，平成２３年５月６日，本件審判請求事件について，「訂正を認め
る。本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人の負担とする。」
との審決（以下「第１次審決」という。）をし，同審決の謄本を，同月１７日，
原告に送達した。
原告は，同年６月１５日，知的財産高等裁判所に対し，第１次審決の取消し
を求める訴えを提起し，同裁判所は，これを平成２３年（行ケ）第１０１９１
号審決取消請求事件として審理した上，平成２４年２月２８日，第１次審決を
取り消す旨の判決（以下「第１次取消判決」という。）を言い渡し，同判決は，
その後，確定した。
特許庁は，本件審判請求事件についてさらに審理した上，平成２５年１月１
６日，「訂正を認める。なお，特許第３９４９８８９号の請求項３，１３及び
１７に係る訂正については，平成２３年５月６日付けの審決の送達によって，
既に確定している。特許第３９４９８８９号の請求項１，２，５ないし１２，
１４ないし１６，１９及び２０に係る発明についての特許を無効とする。特許
第３９４９８８９号の請求項４に係る発明についての審判請求は，成り立たな
い。審判費用は，その１６分の１を請求人の負担とし，１６分の１５を被請求
人の負担とする。」との審決（以下「第２次審決」という。）をし，同審決の
謄本を，平成２５年１月３０日，被告に送達した。
被告は，同年５月２９日，知的財産高等裁判所に対し，第２次審決のうち
「特許第３９４９８８９号の請求項１，２，５ないし１２，１４ないし１６，
１９及び２０に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを
求める訴えを提起するとともに，特許庁に対し，同年８月２６日，本件特許の
特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求
した（訂正２０１３－３９０１２２号事件。これに係る訂正を，以下「本件訂
正」という。）。
知的財産高等裁判所は，上記訴えを平成２５年（行ケ）第１０１５２号審決
取消請求事件として審理した上，平成２５年１０月１５日，平成２３年法律第
６３号による改正前の特許法１８１条２項に基づき，「１特許庁が無効２０
１０－８０００４０号事件について平成２５年１月１６日にした審決のうち，
「特許第３９４９８８９号の請求項１，２，５ないし１２，１４ないし１６，
１９及び２０に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
２訴訟費用は原告の負担とする。」との決定をし，同決定は，その後，確定
した。
特許庁は，本件審判請求事件について，上記訂正審判請求に係る請求書に添
付された明細書を援用する訂正の請求がされたとみなした上，さらに審理をし，
平成２６年２月１２日，「１訂正を認める。２請求人の請求のうち，特許
第３９４９８８９号の請求項１～４（訂正前の請求項１１，１２，１５及び２
０）に係る発明についての請求は，成り立たない。３請求人のその余の請求
（訂正前の請求項１，２，５～１０，１４，１６及び１９に係る発明について
の請求）を却下する。４審判の総費用は，これを１６分し，その４を請求人
の負担とし，その余を被請求人の負担とする。」との審決（以下「本件審決」
という。）をし，同審決の謄本を，同月２０日，原告に送達した。
原告は，同年３月１９日，本件審決につき，前記第１「請求の趣旨」に記載
の裁判を求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲２
２の２。以下，これらの請求項に係る発明を，請求項の番号に従い，順次「本
件訂正発明１」，「本件訂正発明２」などといい，これらの発明を総称して，
「本件訂正発明」という。また，本件訂正後の本件特許の明細書を，以下「本
件明細書」という。）。
【請求項１】ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３
６５ｍｆｃ）３０質量％以下および
ｂ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）
を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－
１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）。
【請求項２】ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ５～３０質量％以下を含有する，請求
項１記載の発泡剤組成物。
【請求項３】液化されたＣＯ２２～５０質量％を含有する，請求項１記載
の発泡剤組成物。
【請求項４】１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン１～３０質量％以
下および
１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン５０質量％超～９９質量％
を含有するかまたはこれらのものから成る，低い温度での熱伝導性に関連して
改善された性質を有するＰＵ硬質発泡材料の製造に使用可能な発泡剤混合物
（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）。
３本件審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件訂正発明は，“AStatus
ReportontheDevelopmentofHFCBlowingAgentforRigid
PolyurethaneFoams”(POLYURETHANESWORLDCONGRESS1997，p.514-523)
（以下「甲１文献」という。）に記載の発明及び欧州特許出願公開第０７４
２２５０号明細書（以下「甲４文献」という。）に記載の発明のいずれを主
たる引用発明としても，当該発明から当業者が容易に発明をすることができ
たということはできないというものである。
本件審決が，上記結論を導くに当たり認定した，甲１文献に記載の発明
（以下「甲１発明」という。）及び甲４文献に記載の発明（以下「甲４発
明」という。）の内容，本件訂正発明１と甲１発明ないし甲４発明との一致
点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲１発明との対比
甲１発明の内容
「ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのＨＣＦＣ－１４１ｂ
に対する放散を比較調査するために用いられる，硬質ポリウレタンフォ
ームの製造に使用可能な発泡剤としての混合物ないしは組成物であり，
ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃを
含む発泡剤混合物ないしは発泡剤組成物」。
一致点
「１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃ）及び１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４
５ｆａ）を含有する発泡剤組成物」である点。
相違点
ａ相違点１
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有割合について，本件訂正発明１は「３
０質量％以下」と特定するのに対し，甲１発明はかかる特定事項を有
しない点。
ｂ相違点２
本件訂正発明１は「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４
１ｂを含まない）」との特定事項を有しているのに対し，甲１発明は
ＨＣＦＣ－１４１ｂを含む旨を特定している点。
イ甲４発明との対比
甲４発明の内容
「ＨＦＣ－１３４ａを５０～９５重量部，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃを５～
５０重量部含む軟質ポリウレタンフォームの製造に使用可能な発泡剤組
成物」。
一致点
「１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃ）を含有する発泡剤組成物」である点。
相違点
ａ相違点５
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有割合について，本件訂正発明１は「３
０質量％以下」と特定するのに対し，甲４発明は「５～５０重量部」
と特定する点。
ｂ相違点６
本件訂正発明１は「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４
１ｂを含まない）」との特定事項を有しているのに対し，甲４発明は
ＨＦＣ－１３４ａを５０～９５重量部含む旨を特定している点。
ｃ相違点７
本件訂正発明１は「１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン
（ＨＦＣ－２４５ｆａ）」を含有してなる旨を特定するのに対し，甲
４発明はかかる特定事項を有しない点。
第３原告の主張
本件審決には，①第１次取消判決の拘束力に抵触する判断をした誤り（取消
事由１），②相違点２に係る本件訂正発明の構成の容易想到性についての判断
の誤り（取消事由２），及び③いわゆる「除くクレーム」の構成に係る相違点
に関する容易想到性についての判断の誤り（取消事由３）があり，これらの誤
りはいずれも本件審決の結論に影響を及ぼすものであるから，本件審決は，原
告が本件訴えにおいて請求する限度で取り消されるべきである。
１取消事由１（第１次取消判決の拘束力に抵触する判断をした誤り）
本件審決は，相違点２に関して，甲１発明は，硬質ポリウレタンフォーム
の製造に使用可能な発泡剤組成物に係るものであり，ＨＦＣ－２４５ｆａ及
びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのＨＣＦＣ－１４１ｂに対する放散を比較調査する
ために用いられるものであるところ，このような甲１発明からＨＣＦＣ－１
４１ｂを除去すると，もはや上記比較調査ができなくなってしまうため，甲
１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ－２４５
ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用することは，当業者が容易に想到し
得ることではなく，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することには，
阻害事由があると判断した。
しかしながら，第１次取消判決は，（ａ）甲１発明に係る発泡剤組成物が
放散比較調査に用いられることを認定した上で，（ｂ－１）甲１文献にはＨ
ＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５
ｍｆｃを発泡剤として使用することが提案され，（ｂ－２）ＨＣＦＣ－１４
１ｂを熱的性能，防火性能を理由に依然として含有させるべきであるとの見
解が示されているわけではないから，（ｃ）甲１発明において，混合気体か
らＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａな
いしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に
予測できないとした第１次審決は誤っている，と判断した。
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が
確定したときは，当該審判事件についての再度の審理，審決には，行政事件
訴訟法３３条１項の規定により，取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘
束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる
ものであるから，審判官は，取消判決の認定判断に抵触する判断をすること
は許されない。
本件審決と第１次取消判決とでは，同一の先行文献（甲１文献）が引用さ
れ，本件訂正発明１と対比された当該先行文献中の発泡剤組成物も同一であ
る。そして，第１次取消判決は，（ａ）甲１発明に係る発泡剤組成物が放散
比較調査に用いられるものであることも認定した上で，前記（ｂ－１）及び
（ｂ－２）の理由に基づき，（ｃ）甲１発明において，混合気体からＨＣＦ
Ｃ－１４１ｂを除去し，その代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦ
Ｃ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測でき
ないとした第１次審決は誤っている，と判断している。
しかるに，本件審決は，第１次取消判決の拘束力の及ぶ範囲を，前記（ｂ
－１）及び（ｂ－２）に限定し，その他の認定・判断事項を拘束力の及ぶ範
囲から恣意的に排除した結果，前記（ａ）の認定から，前記（ｃ）の判断と
正反対の結論を導き出したものである。
そうすると，相違点２に係る本件訂正発明１の構成の容易想到性に関する
本件審決の判断は，第１次取消判決の判断に抵触するものであり，同判決の
拘束力に違反する。同様の理由で，本件訂正発明２ないし４の容易想到性に
ついての本件審決の判断にも誤りがあるから，本件審決は，これらの誤りの
存する限度で取り消されるべきである。
２取消事由２（相違点２に係る本件訂正発明の構成の容易想到性についての判
断の誤り）
甲１文献は，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質とし
てＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃの発泡剤としての使用を提案
するものであるから，甲１文献に記載のＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５
ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃを含む発泡剤組成物が，たとえ放散を比較調査
する目的のために用いられるものであったとしても，オゾン層に悪影響を与え
るため代替物質が検討されているＨＣＦＣ－１４１ｂを用いないようにしよう
と動機付けられること，すなわち，当該発泡剤組成物からＨＣＦＣ－１４１ｂ
を除去しようと動機付けられることは明らかである。
また，甲１文献には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質の中でも，硬質ポリウ
レタンフォーム用発泡剤としての性能のみならず，製造の容易さも考慮すると，
ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であるということが
開示されている。したがって，甲１文献の当該開示に接した当業者であれば，
硬質ポリウレタンフォーム用の発泡剤組成物として，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨ
ＦＣ－３６５ｍｆｃとの組合せを用いることに全く困難性はない。
よって，仮に，相違点２についての本件審決の判断に第１次取消判決の拘束
力が及ばないとしても，相違点２に係る本件訂正発明１の構成の容易想到性に
関する本件審決の判断には誤りがあり，同様の理由で，本件訂正発明２ないし
４の容易想到性についての本件審決の判断にも誤りがあるから，本件審決は，
これらの誤りの存する限度で取り消されるべきである。
なお，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃを含む発泡剤組成物に
おいて，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有割合を３０質量％以下とすること，すな
わち，相違点１に係る本件訂正発明１の構成に至ることは，①当業者は，発泡
剤使用時の火災防止の観点から，他の発泡剤と異なり引火点を有するＨＦＣ－
３６５ｍｆｃの使用量を減らそうと動機付けられること，②少なくとも熱伝導
率等の特性については，ＨＦＣ－２４５ｆａはＨＦＣ－３６５ｍｆｃよりも良
好な特性を与えると解されるから，良好な断熱特性を与えるＨＦＣ－２４５ｆ
ａの配合割合を増やし，これに伴いＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有量を減らす動
機付けが存在すること，③本件明細書や追加実験データをみても，ＨＦＣ－３
６５ｍｆｃの含有量を３０質量％以下にすることに臨界的意義を見出すことが
できないこと，からすれば，当業者が容易に想到し得ることである。
３取消事由３（いわゆる「除くクレーム」の構成に係る相違点に関する容易想
到性についての判断の誤り）
たとえ，甲１発明においてはＨＣＦＣ－１４１ｂが，甲４発明においてはＨ
ＦＣ－１３４ａが，課題解決のための必須成分であったとしても，当該必須成
分をピンポイントで除く，いわゆる「除くクレーム」の構成とすることで，新
規性ばかりか，直ちに進歩性まで認められることとなるのは，本来進歩性が認
められないような発明にまで特許による保護を与えるという不合理な結果を招
くものであり，不当である。
「除くクレーム」の手法が用いられた発明においても，通常の発明と同様に
進歩性が判断されることは当然であり，その特許性については，「除いた」部
分のみに着目するのではなく，これと隣接する部分を含む「残った部分の発
明」自体が先行技術に対して進歩性を有するかどうかを適切に判断しなければ
ならない。
それにもかかわらず，本件審決は，甲１発明や甲４発明からみて，本来進歩
性を有さなかった本件訂正発明について，「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨ
ＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との「除くクレーム」の構成が加えられた点
だけに着目し，「除いた部分の発明（先行発明）」に隣接する部分が先行発明
に対して容易に想到できるか否かについての判断を無視しており，重大な誤り
を含んでいる。
第４被告の主張
１取消事由１について
本件審決中の相違点２に関する認定判断は，第１次取消判決の認定判断と抵
触するものではなく，同判決の拘束力に違反するものではない。このことは，
本件訂正発明１についての認定判断だけでなく，本件訂正発明２ないし４につ
いての認定判断も同様である。
第１次取消判決は，第１次審決が甲１発明を具体的に認定していないこと
を前提に，甲１文献をごく一般的に眺めた結果に基づき，同文献の記載内容
を認定したにとどまり，また，ＨＣＦＣ－１４１ｂと他の発泡剤（第１次取
消判決は，これがＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃであるとは
述べていない。）を含む「混合気体」を想定した場合に，熱的性能及び防火
性能を理由として，ＨＣＦＣ－１４１ｂを依然として含有させるべきである
との見解は示されていないと指摘するにとどまる。
そうすると，第１次取消判決においては，具体的に認定された甲１発明と，
本件審決で認定された本件訂正発明との間の相違点の認定及び当該相違点に
ついての判断に関する具体的な議論は行われていない。すなわち，第１次取
消判決自体，「甲１に記載された混合気体」が「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，Ｈ
ＦＣ－２４５ｆａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤組成物」であると認
定しているものではない。
一方，本件審決は，第１次審決とは異なり，甲１文献に基づいて甲１発明
を具体的に認定した上，当該認定に基づいて，甲１発明と本件訂正発明との
相違点を認定し，相違点に係る構成の容易想到性を議論している。
そして，第１次取消判決には，「差し戻した後に再開される審判過程にお
いて，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相
違点等について，別途の主張ないし認定がされた場合には，その認定結果を
前提として，改めて，相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で，結
論を導く必要が生じることになる旨付言する。」とあるとおり，甲１発明を
新たに認定し，かつ，甲１発明と本件訂正発明との相違点２を新たに認定し，
甲１発明の目的を踏まえて相違点２についての判断を新たに示している本件
審決中の相違点２に関する認定判断に，第１次取消判決の拘束力は及ばない。
第１次審決及びこれを取り消した第１次取消判決は，第１次訂正により訂
正された第１次訂正発明を前提としたものであるのに対し，本件審決は，本
件訂正により訂正された本件訂正発明を前提としたものである。
そして，第１次訂正発明と本件訂正発明とは，①前者では方法発明に係る
請求項が存在するのに対し，後者では存在しない点，②発泡剤組成物中のＨ
ＦＣ－３６５ｍｆｃの配合量上限が，前者では５０質量％未満であるのに対
し，後者では３０質量％以下である点，③ＨＦＣ－３６５ｍｆｃと組み合わ
されるべき他の発泡剤が，前者ではＨＦＣ－２４５ｆａに限定されていない
のに対し，後者ではＨＦＣ－２４５ｆａに限定されている点，において，大
きく異なる。
よって，本件訂正発明を前提とする本件審決の相違点２に関する認定判断
は，本件訂正発明とは異なる第１次訂正発明を前提とする第１次取消判決の
拘束力に抵触しない。
第１次取消判決は，ＨＣＦＣ－１４１ｂと他の発泡剤とを含む「混合気
体」において，ＨＣＦＣ－１４１ｂの優れた熱的性能及び防火性能を理由と
しては，上記混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去できないとはいえない
と述べるにとどまり，ＨＣＦＣ－１４１ｂの優れた熱的性能及び防火性能以
外を根拠とする場合を含めて説示するものではない。
この観点からすると，本件審決の認定した甲１発明は，ＨＦＣ－２４５ｆ
ａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのＨＣＦＣ－１４１ｂに対する放散を比較調査
するために用いられることを前提としており，甲１発明の目的達成のために
は，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することはできない。そ
して，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去できない理由は，甲１
発明が目的とする放散比較調査の実施のためであって，ＨＣＦＣ－１４１ｂ
の優れた熱的性能及び防火性能を根拠とするものではない。
このような点に照らしても，本件審決中の相違点２に関する認定判断は，
第１次取消判決の拘束力に抵触しない。
２取消事由２について
甲１文献には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質と
してＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃの発泡剤としての使用が提
案されているが，この提案は，あくまでオゾン層への悪影響に基づく一般論に
すぎない。
一方，甲１発明は，上記一般論とは離れて，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ
－３６５ｍｆｃの性能をＨＣＦＣ－１４１ｂの性能と比較調査することを目的
として調製された，ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３
６５ｍｆｃを特定の割合で含む具体的な組成物である。そして，上記の比較調
査では，ＨＣＦＣ－１４１ｂの放散速度と，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３
６５ｍｆｃの放散速度の相対比較を科学的に正確に行うために，ＨＣＦＣ－１
４１ｂと，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３６５ｍｆｃとを混合して使用する
ことが必須である。
このように，甲１発明は科学的に意味のある比較調査を実施するためにＨＣ
ＦＣ－１４１ｂを含むことを前提としている以上，上記一般論を踏まえても，
甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去する動機付けは存在しない。
これに対し，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去する動機付けがあると
する原告の主張は，かかる甲１発明そのものの目的を無視した議論であり不合
理である。
また，硬質ポリウレタンフォーム用の発泡剤組成物として，ＨＦＣ－２４５
ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとの組合せを用いることに全く困難性はないとの
原告の主張は，相違点２に関しては，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全
に除去することの容易想到性が議論されるべきであり，ＨＦＣ－２４５ｆａと
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃとの組合せの容易想到性は，相違点２とは無関係である
ことからすると，失当である。
なお，甲１文献には，ＨＦＣ－２４５ｆａがＨＦＣ－３６５ｍｆｃより優れ
ているとの開示は存在しないし，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃをＨＦＣ－２４５ｆａ
と混合する場合に，低温での熱伝導性が改善された発泡材料を製造するために
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの量を３０質量％以下とし，その一方で，例えば，ＨＦ
Ｃ－２４５ｆａの量を５０質量％超とすべきであることは記載も示唆もされて
いない。よって，甲１文献から相違点１に係る本件訂正発明１の構成に至るこ
とが容易想到であるとはいえない。
３取消事由３について
本件訂正発明の技術思想は，３０質量％以下の比較的少量のＨＦＣ－３６５
ｍｆｃ及びＨＦＣ－２４５ｆａの組合せを使用することによって，低温での熱
伝導性が改善された発泡材料を製造するというものである。
一方，甲１発明は，あくまで，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃのＨＣＦＣ－１４１ｂに対する放散を比較調査するために用いられる，発泡
剤の混合物又は組成物であり，上記のとおりの本件訂正発明の技術思想を開示
ないし示唆するものではない。
また，甲４発明は，ＨＦＣ－１３４ａはフッ素化クロロ炭化水素と同様にジ
イソシアネート及びポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡させる
のに好適であるとの知見に基づく発明であって，ＨＦＣ－１３４ａの使用を前
提としており，また，それ自体が甲４発明の本質（技術思想）である。そして，
甲４発明も，上記のとおりの本件訂正発明の技術思想を開示ないし示唆するも
のではない。
そこで，本件訂正発明では，いわゆる「除くクレーム」を用いて，本件訂正
発明がたまたま有していた甲１発明及び甲４発明との重なりを排除し，本件訂
正発明が甲１発明や甲４発明とは本来的に全く異なるものであることを明瞭に
しているのであり，このように，先行技術と技術思想が大きく異なり，本来的
に進歩性を有する発明については，「除くクレーム」を使用することで特許を
受けることが可能であることは容認されているところである。
原告は，「除くクレーム」の形式によって，新規性ばかりか直ちに進歩性ま
で認められることとなるのは，不当であると主張する。しかしながら，本件訂
正発明は，「除くクレーム」の形式を採用したこと自体によって進歩性が直ち
に認められたわけではなく，「除くクレーム」により除かれた部分（先行技
術）の目的を踏まえた本件審決の相違点についての合理的な議論の結果，その
進歩性が認められたものであるから，原告の上記主張は誤りである。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，本件審決には，第１次取消判決の拘束力に抵触する判断をした
誤り（取消事由１）及び相違点２に係る本件訂正発明の構成の容易想到性につ
いての判断の誤り（取消事由２）があり，これらの誤りはいずれも審決の結論
に影響を及ぼすものであるから，その余の取消事由について判断するまでもな
く，本件審決は取消しを免れないと判断する。
その理由は次のとおりである。
１取消事由１（第１次取消判決の拘束力に抵触する判断をした誤り）について
審決取消判決の拘束力について
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が
確定したときは，審判官は特許法１８１条２項の規定に従い当該審判事件に
ついて更に審理を行い，審決をすることとなるが，審決取消訴訟は行政事件
訴訟法の適用を受けるから，再度の審理ないし審決には，同法３３条１項の
規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主
文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから，
審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されな
い。したがって，再度の審判手続において，審判官は，取消判決の拘束力の
及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張
を繰り返すこと，あるいはかかる主張を裏付けるための新たな立証をするこ
とを許すべきではなく，審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は，そ
の限りにおいて適法であり，再度の審決取消訴訟においてこれを違法とする
ことができないのは当然である（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決
・民集４６巻４号２４５頁）。
本件審決は，本件審判請求事件の第１次審決が第１次取消判決によって取
り消された後に，本件審判請求事件について更に行われたものである。
そこで，本件審決において，第１次取消判決の拘束力に抵触する認定判断
がされているか否かについて，検討する。
第１次審決，第１次取消判決及び本件審決の判断内容について
第１次審決，第１次取消判決及び本件審決は，甲１文献に記載された事項
ないしは甲１文献に記載された発明から，本件特許に係る発明に想到するこ
とが容易であるか否かに関して，それぞれ次のとおりの認定判断を行った
（これらの審決や判決において，「甲第１号証」あるいは「甲１」とあるの
は，いずれも甲１文献を指す。）。
ア第１次審決（乙２）
第１次審決は，「請求人は，無効理由１として，本件訂正発明（判決注
・第１次訂正発明を指す。第１次取消判決における文言を含め，以下，同
じ。）１，２，４～１２，１４～１６，１９及び２０は，甲第１号証に記
載された発明，甲第１号証および甲第１２号証に記載された発明，または
甲第１号証および甲第３号証に記載された発明に基いて，当業者が容易に
発明をすることができたものである旨主張している。」（審決書１４頁３
０行目ないし同頁３４行目）とした上で，甲１文献等の記載内容を摘記し
た（審決書１５頁２行目ないし同１６頁下から３行目）。
そして，第１次審決は，これに続いて，第１次訂正後の本件特許の請求
項１，２，４ないし１２，１４ないし１６及び１９が，少なくとも，
「ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦ
Ｃ－３６５ｍｆｃ）および
ｂ）…；ペンタフルオルプロパン；…を含む群から選ばれた少なくとも
１つの他の発泡剤
を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３
４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」
との事項（以下「発泡剤成分事項１」という。）を発明特定事項として備
えること，また，同請求項２０が，少なくとも，
「１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン１～５０質量％未満および
１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン，…からなる群から選択さ
れる弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超～９９質量％
を含有するかまたはこれらのものから成る発泡剤混合物（但し，ＨＦＣ－
１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」
との事項（以下「発泡剤成分事項２」という。）を発明特定事項として備
えるものであると認定した上で（審決書１８頁８行目ないし２９行目），
次のとおり判断した。
「これらの発明特定事項１または２（判決注・「発泡剤成分事項１または
２」の誤記と解される。）が，甲第１号証…に記載された発明に基いて当
業者が容易に想到できるか否かについて以下に検討する。
甲１号証には，…硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤として用いられる
ＨＣＦＣ－１４１ｂは熱的性能，防火性能に優れているが，オゾンを破壊
するため，今後徐々に使用が制限されること…，この代替物質としてＨＦ
Ｃ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどが有望であること…が記載さ
れており，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１
４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替して
いく方向性は示されているといえる。
しかしながら，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示さ
れている発泡剤は，空気，ＣＯ２，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＣ－１４
１ｂ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃの初期体積分率（％）が，それぞれ，１．
５，３８．５，２２．４，１６．８及び２０．８である混合気体（摘示１
－４（判決注・甲１文献の表６を指す。その
おりである。））…であって，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を成分として含有
する点で，本件訂正発明１，２，４～１２，１４～１６及び１９が発明特
定事項として備える発泡剤成分事項１または本件訂正発明２０が発明特定
事項として備える発泡剤成分事項２を備えていない。
…
これについて，請求人は，「甲第１号証には，硬質ウレタンフォームに
用いる発泡剤として，オゾン層破壊効果の高いＨＣＦＣ－１４１ｂの使用
を積極的に中止することを促している開示があるので，ＨＦＣ－２４５ｆ
ａ，ＨＣＦＣ－１４１ｂおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃを用いたサンプル１
発泡剤から，ＨＣＦＣ－１４１ｂを除去すること（用いないこと）は，当
業者であれば容易に想到し得ることである。」旨主張している。…
しかしながら，上述のように，甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレ
タンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえる
が，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡
剤組成物は，その成分として，代替物である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」及び
「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」とともに「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を依然として
含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性
能に優れる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を完全に除去することは，当業者が予
測できるとはいえない。」（審決書１８頁２９行目ないし同１９頁３４行
目）
以上を踏まえ，第１次審決は，「甲第１号証に記載された混合気体（摘
示１－４）」から，発泡剤成分事項１又は２を，当業者といえども容易に
想到できるとはいえないと結論付けた。
イ第１次取消判決（甲２１）
これに対し，第１次取消判決は，第１次審決を取り消すに当たり，まず，
「…原告は，①「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を
犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解
決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れる
との点を過大に評価して，本件訂正発明に想到することは容易でないとし
た審決の判断，②「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組
成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断，…
は，いずれも誤りである旨主張する。以下，この点について検討する。」
（判決書２６頁１１行目ないし同頁１９行目）と述べた。続いて，甲１文
献の記載内容を摘記したが，その内容は，甲１文献の表６にその組成が示
された混合気体の試料が，放散比較調査に用いられたことや，その調査結
果について記載された，同文献の「ゼロＯＤＰ「液状」発泡剤―放散比較
ものであった。
その上で，同判決は，次のとおり説示した。
「上記認定の事実（判決注・甲１文献の記載内容を指す。）によれば，
甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが
（ア），ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoro
Carbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響
を与えるという深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４
１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められており（イ，ウ），Ｈ
ＣＦＣ類の代替物質としては，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍ
ｆｃが最も有望であること（エないしキ）が開示されているといえる。
また，上記エには，ＨＣＦＣ－１４１ｂの全ての用途において置き換
えが可能となる分子の候補として，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４
５ｆａ等があり，発泡試験の結果，ＨＦＣ－２４５ｆａは，調査した熱伝
導率，圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり，Ｈ
ＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤よりわずかに劣るものの，より適し
た界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること，同オ，カに
は，この２種類のＨＦＣ類（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆ
ａ）のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－
１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と
期待でき，放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５
ｍｆｃで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡
させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されて
いる。
以上の記載によれば，甲１（甲６－２）には，オゾン層に悪影響を与え
るＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－
３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提
案されていることが認められる。なお，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的
性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解
が示されているわけではないと解される。そうすると，甲１（甲６－２）
において，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及び
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体からＨＣＦＣ－
１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－
３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できな
いとした審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される。
したがって，原告の上記①及び②の主張は理由があり，…甲１に記載さ
れた混合気体から，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，
１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分
事項２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤り
である。」（判決書３０頁３行目ないし同３１頁９行目）
ウ本件審決
本件審決は，第１次取消判決による甲１文献の引用箇所とほぼ同じ箇所
を引用した上，同文献の表６に「ポリウレタンフォームを調製するために
用いられるＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａ／ＨＦＣ－３６５ｍ
ｆｃを含む混合物」が記載されており，当該混合物を用いて調製されたポ
リウレタンフォームは，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃに
ついて，ＨＣＦＣ－１４１ｂに対する放散を比較調査するために調製され
たものであるなどとして，甲１発明の内容を，
り認定するとともに，本件訂正発明１と甲１発明との一致点及び相違点を，
述べ，次のとおり判断した。
「上記２の記載（判決注・甲１文献の記載内容を指す。）によれば，
甲１（甲６－２）には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの
代替物質として，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ（特に，
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）の発泡剤としての使用が提案されていること，ま
た，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然
として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないことが
認められる（上記取消判決の拘束力）。
ところで，甲１に記載されているＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４
５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃを含む混合気体（例えば，表６に記載さ
れているもの。）すなわち甲１発明は，上記２で認定のとおり，硬質
ポリウレタンフォームの製造に使用可能な発泡剤組成物ではあるが，ＨＦ
Ｃ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのＨＣＦＣ－１４１ｂに対する
放散を比較調査するために用いられるものである。
そうすると，甲１発明がＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及
びＨＦＣ－３６５ｍｆｃを含む単なる発泡剤組成物（混合気体）であれば
格別，甲１発明はＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのＨＣＦ
Ｃ－１４１ｂに対する放散を比較調査する目的のために用いられるもので
あるから，このような甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去するとか，
その代替物としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用
することが当業者に想到容易であるとはいえない。なぜなら，甲１発明に
おいて，ＨＣＦＣ－１４１ｂは，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆ
ａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比を測
定することで，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃに対する放
散を比較調査するために含有されたものであり，ＨＣＦＣ－１４１ｂを除
去すると，もはや上記比較調査ができなくなってしまうからである。
…甲１発明は，相違点２に係る構成に格別の技術的意義を見いだすこと
はできないものの，甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することには，
阻害事由があるというべきである。」（審決書２２頁３１行目ないし同２
３頁２０行目）
以上を踏まえ，本件審決は，「相違点１について検討するまでもなく，
本件訂正発明１は，甲１発明を主たる引用発明として，当該発明から当業
者が容易に発明できたものであるということはできない。」と結論付ける
とともに，本件訂正発明１の構成を含む本件訂正発明２及び３，甲１発明
との間に相違点１と同様の相違点を有する本件訂正発明４についても，こ
れと同旨の判断をした。
検討
アの説示に照らせば，同審決は，甲１文献
の表６中の試料１の記載内容を根拠として，甲１文献において「具体的に
示されている発泡剤は，空気，ＣＯ２，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＣ－
１４１ｂ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃの初期体積分率（％）が，それぞれ，
１．５，３８．５，２２．４，１６．８及び２０．８である混合気体」
（以下「甲１混合気体」という。）であるとした上で，「（甲１文献に）
具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である
「ＨＦＣ－２４５ｆａ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」とともに「ＨＣＦ
Ｃ－１４１ｂ」を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物か
ら，さらに熱的性能，防火性能に優れる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を完全に
除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」と結論付けたもの
である。
甲１文献には「オ
ゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２
４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を発
泡剤としての使用が提案されていることが認められる」こと，これに対し，
「ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然と
して含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解され
る」ことからすると，甲１文献の「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質として
ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，
混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ－２
４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ること
が，当業者に予測できないとした審決の判断は，合理的な理由に基づかな
いものと解される」として，「甲１に記載された混合気体から，…発泡剤
成分事項１又は…２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決
の判断は誤りである」と結論付けたものである。
そうすると，第１次取消判決は，要するに，第１次審決が，甲１文献に
示されているとする甲１混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去す
ることは，当業者が予測できるとはいえないと判断したのに対し，甲１文
献に，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦ
Ｃ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載があること，ＨＣＦＣ－１４１ｂを
熱的性能，防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されて
いないことを理由に，甲１混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去
することは当業者が予測できないとの第１次審決の判断は合理的理由に基
づくものではなく，誤りであるとしたものであり，かかる認定判断部分が，
同判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を成す
ものであるということができる。
よって，この認定判断部分が，第１次取消判決の拘束力の及ぶ判決理由
中の認定判断に当たり，審判官は，再度の審判手続において，この取消判
決の拘束力の及ぶ認定判断に抵触する認定判断をすることが許されないと
いうべきである。
イこれを踏まえて本件審決について検討すると，同審決は，甲１発明とし
て，第１次審決が甲１混合気体の認定に用いたのと同じ甲１文献の表６か
ら，ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ
を含む点で甲１混合気体と共通し，これと実質的に同一というべき混合物
ないし組成物を認定するとともに，これに「ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦ
Ｃ－３６５ｍｆｃのＨＣＦＣ－１４１ｂに対する放散を比較調査するため
に用いられる」との事項を付け加え，かかる放散比較調査の目的に照らす
と，上記混合物からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去すると，もはや放散比較調
査ができなくなるとして，このような甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを
除去することは当事者に想到容易であるとはいえず，阻害事由があると判
断したということができる。
しかるに，第１次取消判決の認定判断は，第１次審決が特にその使用目
的を限定することなく甲１文献に開示されているとした甲１混合気体につ
いて，これが放散比較調査に用いられた旨の甲１文献の記載内容を踏まえ
た上で，同混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することは当業
者が予測できるとはいえないとの第１次審決の判断が誤りであるというも
のである。なお，第１次審決は，甲１混合気体の使用目的については特に
認定していないものの，甲１文献の記載内容に照らして，これが放散比較
調査に用いるためのものであることは明らかであり，同審決が，かかる使
用目的を甲１混合気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であったとは
認め難い。
そうすると，第１次審決取消後の新たな審判手続において，第１次取消
判決が引用したのとほぼ同じ甲１文献の記載内容から，甲１発明として，
ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃとい
う３つの組成物を含む点で甲１混合気体と実質的に同一の混合物を認定し
ただけでなく，第１次審決や第１次取消判決の認定と異なり，その使用目
的を新たに認定し，この使用目的に照らして，同混合物からＨＣＦＣ－１
４１ｂを除去することに当業者が容易に想到し得ないと判断することは，
第１次取消判決の上記認定判断に抵触するものというべきである。
よって，本件審決には，第１次取消判決の拘束力に抵触する認定判断を
行った誤りがあり，この誤りは本件審決の結論に影響するものであるから，
本件審決は取消しを免れないといわざるを得ない。
被告の主張について
ア被告は，第１次取消判決の判断は，第１次審決が甲１発明を具体的に認
定していないことを前提に，甲１文献の記載内容を認定したにとどまり，
本件審決が，甲１発明の内容及び同発明と本件訂正発明との相違点２を新
たに認定し，同相違点についての判断を新たに示した点に，第１次取消判
しかしながら，第１次審決は，発泡剤成分事項１又は２が「甲第１号証
…に記載された発明に基いて当業者が容易に想到できるか否かについて以
下に検討する。」と述べた上で，甲１文献に具体的に示されている発泡剤
は甲１混合気体であるとし，第１次取消判決も，かかる第１次審決によっ
て示された甲１混合気体を判断の前提としている。すなわち，同判決書３
１頁１行目の「混合気体」及び同頁６行目の「甲１に記載された混合気
体」が，同２６頁７行目の「甲１に記載された混合気体」，つまり，第１
次審決における甲１混合気体を指すことは，明らかである。
そうすると，第１次審決及び第１次取消判決は，甲１混合気体を引用発
明として認定した旨を明示してはいないものの，実質的にはこれを甲１文
献に記載された発明として，第１次訂正発明との比較の対象としたという
べきである。そして，甲１混合気体が，ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２
４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃという３つの組成物を含む点で，甲１
発明に係る混合物と実質的に同一であることは，前記のとおりである。
また，第１次審決は，甲１混合気体と，発泡剤成分事項１及び２とが，
前者がＨＣＦＣ－１４１ｂを含むのに対し後者がこれを含まない点で相違
することを前提に，甲１混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去し
て発泡剤成分事項１及び２の構成に至ることの容易想到性について判断し
たのであり，第１次取消判決も，同審決のかかる判断の当否を検討したも
のである。そうすると，第１次審決及び第１次取消判決が容易想到性の判
断の対象とした甲１混合気体と第１次訂正発明の構成との相違点は，本件
審決が判断の対象として認定した相違点２と実質的に同一であるというこ
とができる。
なお，第１次取消判決は，「付言」として，「差し戻した後に再開され
る審判過程において，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例
記載の発明との相違点等について，別途の主張ないし認定がされた場合に
は，その認定結果を前提として，改めて，相違点に係る容易想到性の有無
を判断した上で，結論を導く必要が生じることになる旨付言する。」と判
示する（判決書３３頁２５行目ないし３４頁３行目）。しかるに，この判
示は，第１次審決取消後の本件審判請求事件の審理の結果，甲１文献から
第１次審決が把握したのとは全く別個の引用発明を認定した場合や，第１
次審決が容易想到性の判断の対象とした甲１混合気体と第１次訂正発明の
構成との相違点（ＨＣＦＣ－１４１ｂを含むか否か）とは別の新たな相違
点を認定した場合等には，改めて容易想到性についての判断をして結論を
導く必要があることを述べたにすぎず，本件審決のように，第１次審決と，
放散比較調査の目的の点（前記のとおり，その認定は第１次取消判決の認
定判断に抵触する。）を除くほかは実質的に同一の引用発明を前提に，実
質的に同一の相違点に関して進歩性の有無を判断した場合であっても，第
１次取消判決の拘束力が及ばないことを意味するものではない。
以上によれば，本件審決が甲１文献に記載の発明や同発明と本件訂正発
明との相違点を新たに認定したとして，同審決の判断に第１次取消判決の
拘束力が及ばないとの被告の上記主張は，採用することができない。
イ被告は，第１次審決及び第１次取消判決が前提とした第１次訂正発明は，
本件審決が前提とした本件訂正発明とは異なるから，本件訂正発明を前提
とする本件審決の相違点２に関する認定判断は，第１次訂正発明を前提と
この点，本件訂正発明１に係る本件訂正後の本件特許の請求項１は，本
件特許の設定登録時の請求項１１について，いったん第１次訂正に係る訂
正請求が行われた後，本件訂正により，前記第２の２の【請求項１】のと
おりとなったものであり，第１次訂正後の本件特許の請求項１１（これに
係る発明を，以下「第１次訂正発明１１」という。）の記載は，次のとお
りである（甲２２の１，乙３の１及び２）。
【請求項１１】ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質
量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）および
ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，
２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパ
ン；ヘキサフルオルプロパン；およびヘプタフルオルプロパンを含む群か
ら選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤
を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦ
Ｃ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）。
そうすると，本件訂正発明１は，第１次訂正発明１１について，ａ）の
１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）の
含有量を「５０質量％未満」から「３０質量％以下」に限定するとともに，
ｂ）に係る物質を，ペンタフルオルプロパンに属する１，１，１，３，３
－ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）に限定し，もって，特
許請求の範囲を減縮したものであり，「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨ
ＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との記載については，全く相違がない。
なお，本件訂正発明２とこれに対応する第１次訂正後の請求項１２の発
明，本件訂正発明３とこれに対応する第１次訂正後の請求項１５の発明，
本件訂正発明４とこれに対応する第１次訂正後の請求項２０の発明の関係
についても，前者が後者の特許請求の範囲を減縮したものであり，「（但
し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との点に相
違がないことは，本件訂正発明１と同様である（甲２２の１，乙３の１及
び２）。
よって，第１次審決が判断の対象とした発明は，本件審決が判断の対象
とした発明を包含しており，いずれもＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない点で
甲１混合気体ないし甲１発明と相違することは共通するから，かかる相違
点についての判断に関する第１次取消判決は，本件訂正発明を対象とする
審判官の判断を拘束するというべきである。
よって，被告の上記主張は，採用することができない。
ウ被告は，本件審決が甲１発明からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去でき
ないとした根拠は，放散比較調査の実施のためであって，第１次取消判決
が排斥したＨＣＦＣ－１４１ｂの優れた熱的性能及び防火性能を根拠とす
るものではないから，本件審決中の相違点２に関する認定判断は，第１次
しかしながら，第１次取消判決の認定とは異なり，甲１混合気体と実質
的に同一の混合物につき，その使用目的を新たに認定し，この使用目的に
照らして同混合物からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することに当業者が容易
に想到し得ないと判断することが，第１次取消判決の認定判断に抵触する
ことは前のとおりであり，被告の上記主張は，採用することができ
ない。
２取消事由２（相違点２に係る本件訂正発明の構成の容易想到性についての判
断の誤り）について
前記１のとおり，本件訂正発明が甲１発明から当業者が容易に発明をするこ
とができないとの審決の判断は，第１次取消判決の拘束力に抵触すると認めら
れるものの，原告は，仮に，相違点２についての本件審決の判断に第１次取消
判決の拘束力が及ばないとしても，相違点２に係る本件訂正発明１の構成の容
易想到性に関する本件審決の判断には誤りがあり，同様の理由で，本件訂正発
明２ないし４の容易想到性についての本件審決の判断にも誤りがあると主張す
る。
そこで，念のため，相違点２に係る本件訂正発明の構成が当業者にとって容
易想到であるか否かについて検討することとする。
甲１文献の記載内容
甲１文献（甲１）は，「硬質ポリウレタンフォーム用ＨＦＣ発泡剤の開発
に関する現状報告」と題する論文であり，同文献には，次の記載がある（な
お，翻訳文（甲６－２）の記載内容を示す。掲記した頁数及び行数は，同翻
訳文のそれである。）
「概要
近年，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤の分野に大きな変化が起こって
いる。当初，ＣＦＣ－１１が，実使用されている唯一の発泡剤だったが，
様々な代替物質が登場するようになった。その中でも，ＨＣＦＣ－１４１ｂ
は，高い熱的性能および防火性能が求められる場合に選択される製品になっ
ている。しかし，オゾン層に影響を与えないと考えられる新世代の発泡剤を
検討する時期がすでにやって来ている。
本稿では，ゼロＯＤＰの高性能代替物質を開発することにより将来に備え
るＥｌｆＡｔｏｃｈｅｍ（硬質ポリウレタンフォーム市場にＦＯＲＡＮＥ
（登録商標）１４１ｂを供給する大手供給業者）の最新の取組みについて述
べる。
本稿は，硬質ポリウレタンフォームにおける発泡剤としての，液状および
気体状ＨＦＣ類（ＨＦＣ－１３４ａ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５
ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｅｂ，ＨＦＣ－２４５ｃａ，およびＨＦＣ－２３６
ｅａ）の評価に関する我々の最新の検査結果の提示も含む。また，フォーム
製造業者または原料供給業者が行った，異なる用途におけるＨＦＣ－３６５
ｍｆｃおよびＨＦＣ－１３４ａの評価結果も示される。」（１頁４行目ない
し同頁１６行目）
「オゾン破壊物質に関する現行規制
…ポリウレタンフォーム中に発泡剤として使用される製品に関しては，モ
ントリオール議定書に基づき，１９９６年１月１日以降，先進国におけるＣ
ＦＣ類の製造が禁止された。「５条国」に関しては，２０１０年までに製造
を終了しなければならない。ＨＣＦＣ類もこれに含まれており，先進国にお
ける２０２０年の廃止スケジュール（２００４年から２０２０年にかけて段
階的に削減），５条国における２０４０年の廃止スケジュール（２０１６年
から２０４０年にかけて段階的に削減）が決まっている。
この議定書の枠組みの中で，米国や欧州連合（ＥＵ）などの幾つかの国は，
すべてのオゾン破壊物質の全廃に向けてさらに前進することを決定した。例
えば，米国は，２００３年までにＨＣＦＣ－１４１ｂを段階的に廃止しなけ
ればならないことを決定した。…ＥＵにおいては，ＨＣＦＣ類は２０１４年
までに廃止されるであろう。」（１頁１７行目ないし同頁３５行目）
「ゼロＯＤＰ気体状発泡剤
…ＨＦＣ類の中では，気体状および液状のものを区別することができる。
気体は特別な取扱手順や圧力容器を必要とし，使用するとある程度の泡立ち
を生じさせる場合もあるため，ポリウレタンフォームの膨張に用いるには好
ましくない選択肢である。しかしながら，既に利用可能な気体状ＨＦＣ類も
あるため，ゼロＯＤＰの不燃性発泡剤を今すぐ使用したい者にとってはこれ
らが適切な解決策となり得る。ＨＦＣ－１３４ａは，…これが第１選択肢と
なることは見た目にも明らかである。」（４頁１行目ないし同頁１５行目）
「ゼロＯＤＰ「液状」発泡剤―発泡試験
…ＨＣＦＣ－１４１ｂのすべての用途において置き換えが可能となる真の
意味での「液状」ＨＦＣ代替物質が依然として求められている。その候補は
既に幾つか現れている。この候補の一覧をその主要な物性と一緒に表４（判
決注・省略）に示す。その中には，ペンタフルオロプロパンの３種の異性体，
ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２３６ｅａ，およびＨＦＥ－２３６（これ
は実際，麻酔剤として使用される市販の分子である）がある。
これらの分子をいずれも発泡剤として用いて同一条件下で試験した。…こ
れらの結果から，以下の傾向を略述することができる。
・３種のペンタフルオロプロパン異性体，すなわちＨＦＣ－２４５ｃａ，Ｈ
ＦＣ－２４５ｅｂ，およびＨＦＣ－２４５ｆａは，調査したすべての分野，
すなわち熱伝導率（初期および熟成後の両方），圧縮永久歪み，および連続
気泡率において良好な特性を与える。
・この最適化されていない処方に関しては，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来
の発泡剤よりわずかに劣っている。より適した界面活性剤…を使用すれば，
結果は間違いなく向上するであろう。」（５頁１２行目ないし同頁３１行
目）
「
」
（９頁）
「ゼロＯＤＰ「液状」発泡剤―放散比較調査
上記液状ＨＦＣ類を用いて発泡させたポリウレタンフォームの長期熱特性
を評価できることは，ＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質に関する他の大きな関心
事である。この問題に対応する１つの方法は，フォームの熱伝導率の劣化を
観察することである。…ポリウレタンフォームの気相組成を観測し，これら
の発泡剤がポリウレタンフォームから放散される速度を分析することもでき
る（独立気泡硬質ポリウレタンフォームの長期熱効率…は，発泡剤のフォー
ム外への放散に非常に依存することが見出された。）。」（１１頁１行目な
いし同頁７行目）
「最も有望な数種の代替物質の放散を比較調査するための最初のステップと
して，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの
混合物を用いて２種類のポリウレタンフォームを調製した。上述の手順に従
い分析した２種類のポリウレタン試料の初期の気泡に含有される気体を表６
に示す。
この分析の後，一方の試料を室温で熟成させ，他方を７０℃で熟成させた。
このケースでは，我々は，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよ
びＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比を測定した。
実際，ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率に対するＨＣＦＣ－１４１ｂ体積分率
は，単純に，気相中に存在するＨＦＣ－２４５ｆａの量に対する同じ気相中
のＨＣＦＣ－１４１ｂの量の比率である。空気またはＣＯ２の量に依存する
全体の体積は，もはや無関係である。
より詳しくは，気相中の物理的発泡剤（ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２
４５ｆａ，またはＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）の量は，幾つかの機構，すなわち
発泡剤のフォーム外への放散，ポリマーマトリックス内への溶解，または気
泡内部における凝縮によってのみ減少する。発泡剤の量の増加が観察される
唯一の可能性は，マトリックスから気相中への脱着により起こるものであろ
う。通常の環境下では，このようなことが起こるとは考えにくい。
例えば，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率の比が増加
している場合は，気相中のＨＦＣ－２４５ｆａの量がＨＣＦＣ－１４１ｂよ
りも速く減少していることを意味している。一方，この比が低下した場合は，
ＨＣＦＣ－１４１ｂの量がＨＦＣ－２４５ｆａよりも速く減少したことを意
味している。
図８（判決注・省略）に，室温で熟成させたポリウレタン試料のＨＣＦＣ
－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６
５ｍｆｃの体積分率の放出比を示す。図９（同上）に，７０℃で熟成させた
場合の同様の情報を示す。
室温での最初の放出を分析する。いずれの場合も，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／
ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体
積分率の比は時間とともに低下する。これは，ＨＣＦＣ－１４１ｂがフォー
ムの気相からＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃよりも速く消
失することを意味している。したがって，この２種類のＨＦＣ類のいずれか
を用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを用いた
ものよりも熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と期待できる。７
０℃における放出の場合，この比は最初に著しく低下した後，一定になる。
この放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃの
いずれかで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡
させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであるといえる。」（１１
頁１８行目ないし同頁４３行目）
「我々の得た結果は，効率の高いゼロＯＤＰのＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質
が確かに存在することを示している。これらの中でも，硬質ポリウレタンフ
ォーム用の発泡剤としての性能だけでなく製造の容易さも考慮する場合は，
ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望なようであ
る。」（１１頁４４行目ないし同頁４６行目）
「ゼロＯＤＰ「液状」発泡剤―ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの顧客による評価
上述したあらゆる事実に基づき，ＥｌｆＡｔｏｃｈｅｍは，すぐにＰＵＲ
フォーム製造業者または原料供給業者数社と共同して，ＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃの評価を推し進めた。…
やはりこれらの結果も，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの硬質ポリウレタンフォー
ム用発泡剤としての可能性をはっきりと示す非常に希望的なものである。
…」（１２頁３行目ないし同頁１４行目）
甲１文献に開示された事項
のとおり，甲１文献は，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤として
用いられるＨＣＦＣ－１４１ｂに代替される新世代の発泡剤開発への取り組
みについて報告する文献であり，最も有望な候補とされるＨＦＣ類の発泡剤
としての評価の開示を含むものである。
すなわち，甲１文献は，ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能，防火性能を
有するものの，オゾン層を破壊する作用を有するため，その段階的な廃止が
取り決められていることを前提に，ＨＣＦＣ－１４１ｂの全ての用途におい
て置き換えが可能となる真の意味での「液状」ＨＦＣ代替物質の候補として，
ＯＤＰ（オゾン層破壊係数）がゼロである，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ
－３６５ｍｆｃを含む幾つかのＨＦＣ類を提示する。
そして，これらのＨＦＣ類を対象に発泡試験を行ったところ，ＨＦＣ－２
４５ｆａ及びその異性体は，調査したすべての分野すなわち熱伝導率（初期
および熟成後の両方），圧縮永久歪み，及び連続気泡率において良好な特性
を与えるとし，また，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，最適化されていない処方に
関しては従来の発泡剤よりわずかに劣っているものの，より適した界面活性
剤を使用すれば，結果は間違いなく向上すると分析して，ＨＦＣ－２４５ｆ
ａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのフォーム特性が良好であることを開示する。
さらに，甲１文献は，硬質ポリウレタンフォームの長期熱効率は，フォー
ム外への発泡剤の放散に強く依存し，発泡剤の放散が少ないほどフォームの
熱伝導率の経時的劣化が少ないと評価されることを前提に，ＨＣＦＣ－１４
１ｂとＨＦＣ－２４５ｆａ，及びＨＣＦＣ－１４１ｂとＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃのそれぞれの放散の度合いを比較するための放散比較調査を行い，甲１発
明に係る混合物を用いて調製したポリウレタンフォーム試料中のＨＣＦＣ－
１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率及びＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ
－３６５ｍｆｃの体積分率の変化を測定したところ，ＨＦＣ－２４５ｆａ及
びＨＦＣ－３６５ｍｆｃはＨＣＦＣ－１４１ｂよりも放散が遅かったとする。
これを踏まえ，甲１文献は，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆ
ｃのいずれかを用いた発泡フォームの長期熱効率は，ＨＣＦＣ－１４１ｂを
用いたものと少なくとも同程度に良好なはずであり，発泡剤としての性能だ
けでなく製造の容易さも考慮すると，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質として
ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であると考察して
いる。
検討
甲１発明は，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質の候補であるＨＦＣ－２４５
ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃの放散を，ＨＣＦＣ－１４１ｂの放散と比較
調査するための発泡剤組成物であり，当該発泡剤組成物から比較の対象とな
っているＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することは，このような調査の目的それ
自体には反するものであるということができる。
オゾン層を破壊する作用のため段階的に廃止される予定であることを踏まえ，
ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質の開発への取り組みを報告するというもので
あり，このような甲１文献全体の趣旨からみれば，実際の発泡剤組成物には
ＨＣＦＣ－１４１ｂを配合すべきでないことが容易に理解されるところであ
る。
そして，甲１文献においては，発泡試験や放散比較調査の結果に加え，製
造の容易さをも考慮すると，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ
が最も有望なＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質であるとされているのであるか
ら，甲１文献に接した当業者であれば，上記のような調査の目的はさておき，
新たな発泡剤組成物を開発するに当たり，甲１発明に係る発泡剤組成物を，
ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質として最も有望なＨＦＣ類とされるＨＦＣ－
２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃのみを含有する発泡剤組成物とするた
めに，当該発泡剤組成物からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去すること，すなわち，
相違点２に係る本件訂正発明１の構成に至ることに，容易に想到するものと
認められる。すなわち，甲１発明における放散比較調査の目的は，当業者が，
新たな発泡剤組成物を開発するに当たり，甲１発明から本件訂正発明１に想
到することを阻害する事情とはならないというべきである。
そうすると，本件審決の相違点２に関する判断には誤りがあり，かかる判
断を前提に，あるいはかかる判断と同旨の判断の下に，相違点１に関する判
断を何らすることなく，本件訂正発明が全体として当業者が容易に発明をす
ることができたものではないとした本件審決の判断にも誤りがある。そして，
この判断の誤りは，本件審決の結論に影響するものであるから，本件審決は
違法として取消しを免れないといわざるを得ない。
被告は，甲１発明における放散比較調査の目的に照らすと，当該調査の実
施のためＨＣＦＣ－１４１ｂを含むことを必須の前提とする甲１発明から，
ＨＣＦＣ－１４１ｂを除去する動機付けは存在しないと主張する（前記第４
の２）。しかしながら，甲１文献中の記載の全趣旨を踏まえると，甲１発明
からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去する動機付けが認められることは，前記説示
のとおりであり，被告の上記主張は，採用することができない。
３結論
以上のとおりであり，原告の主張する取消事由１及び２はいずれも理由があ
り，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は取消しを免れ
ない。
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官石井忠雄
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅

戻る