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平成２４年１２月６日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２４年(行ウ)第３８３号特許分割出願却下処分取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１０月１６日
判決
ドイツ連邦共和国＜以下略＞
原告アイピーコムゲゼルシャ
フトミットベシュレン
クテルハフツングウン
トコンパニーコマンデ
ィートゲゼルシャフト
同訴訟代理人弁護士牧山嘉道
同補佐人弁理士アインゼル・フェリックス
＝ラインハルト
高橋佳大
被告国
処分行政庁特許庁長官
同指定代理人長好行
加藤誠一
佐藤一行
上田智子
河原研治
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁長官が特願２０１１－０２７４５８号について平成２３年６月２日付
け（発送日同月１６日）でした出願却下の処分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ，
特許庁長官から，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法４４条１項に
規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分（以下「本件
却下処分」という。）を受けたため，本件却下処分は違法であると主張して，
被告に対し，その取消しを求める事案である。
１関係法令等（特許法改正の経緯やその内容等）
(1)特許法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第２４号。以下「平成
１４年改正法」という。関係部分につき平成１５年７月１日施行。）により，
「明細書」から「特許請求の範囲」を分離して，「特許請求の範囲」を独立
した書類とすることとされ，特許法３６条２項において，特許出願の願書に
添付すべき書類として，新たに「特許請求の範囲」が加えられた。これに伴
い，同法１７条の２第１項及び４４条１項において，従前は，「願書に添付
した明細書又は図面について」とされていたものが，後記(3)ア，イのとお
り，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について」とそれぞ
れ改められた。
(2)平成１４年改正法附則３条１項（経過措置）
「第２条の規定（特許法第１０１条の改正規定，同法第１１２条の３第２
項の改正規定及び同法第１７５条第２項の改正規定を除く。）による改正後
の特許法（以下この条において「新特許法」という。）の規定は，附則第１
条第２号に定める日（以下「施行日」という。）以後にする特許出願（施行
日以後にする特許出願であって，特許法第４４条第２項（同法第４６条第５
項において準用する場合を含む。）の規定により施行日前にしたものとみな
されるもの（以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許
出願」という。）を含む。）について適用し，施行日前にした特許出願（施
行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）については，なお従前
の例による。」
(3)意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号。以下「平成
１８年改正法」という。関係部分につき平成１９年４月１日施行。）による
改正前の特許法
ア１７条の２第１項
「特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願
書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることが
できる。ただし，第５０条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場
合に限り，補正をすることができる。」（以下略）
イ４４条１項（平成１４年改正法による改正後のもの。以下「旧４４条１
項という。）
「特許出願人は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面につ
いて補正をすることができる期間内に限り，二以上の発明を包含する特許
出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」
ウ同条２項
「前項の場合は，新たな特許出願は，もとの特許出願の時にしたものと
みなす。」（以下略）
(4)平成１８年改正法による改正後の特許法
ア１７条の２第１項
前記(3)アと同じ（改正なし）。
イ４４条１項（以下「新４４条１項」という。）
「特許出願人は，次に掲げる場合に限り，二以上の発明を包含する特許
出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をする
ことができる期間内にするとき。
二特許をすべき旨の査定（第１６３条第３項において準用する第５１条
の規定による特許をすべき旨の査定及び第１６０条第１項に規定する審
査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄
本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内
にするとき。」
ウ同条２項
前記(3)ウと同じ（ただし，前記(3)ウの略部分に一部改正あり。）。
(5)平成１８年改正法附則３条１項（経過措置）
「第２条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第１
７条の２，第１７条の３，第３６条の２，第４１条，第４４条，第４６条の
２，第４９条から第５０条の２まで，第５３条，第１５９条及び第１６３条
の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施
行前にした特許出願については，なお従前の例による。」
２前提事実（争いがないか，後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定する
ことができる事実）
(1)原告は，平成１２年２月１５日，ドイツ特許庁を受理官庁として国際出
願（以下「本件国際出願」という。）をした。
(2)本件国際出願は，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特
許協力条約４条（１）（ii）の指定国に日本国を含むものであるから，特許
法１８４条の３第１項により，本件国際出願日にされた特許出願（特願２０
００－６０４６３４号。以下「本件原々出願」という）とみなされる。
(3)特許庁長官は，平成２２年１月８日，原告に対し，本件原々出願につい
て，拒絶理由を通知した。
(4)原告は，同年６月８日，本件原々出願の一部を新たな特許出願（特願２
０１０－１３０８８３号。以下「本件原出願」という）とした。
(5)特許庁長官は，平成２３年１月２８日，本件原出願について特許査定を
した。上記査定の謄本の送達は，工業所有権に関する手続等の特例に関する
法律５条１項本文，同法施行規則２３条の４第１０号により電子情報処理組
織を使用して行われ，同日，原告の特許出願代理人の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録がされた（乙４。同法５条３項，４項により，
同日に，上記謄本が原告に送達されたものとみなされる。）。
(6)原告は，同年２月１０日，本件原出願の一部を新たな特許出願（特願２
０１１－０２７４５８号。以下「本件出願」という。）とした。
(7)特許庁長官は，同月２８日付けで，原告に対し，本件出願が旧４４条１
項に規定する期間の経過後にされた出願であることを理由に，出願却下とな
る旨を通知した（却下理由通知書発送日平成２３年３月２日）。
(8)原告は，同年４月１日，弁明書を提出した。
(9)特許庁長官は，同年６月２日付けで，原告に対し，上記弁明書の弁明の
内容を考慮しても本件出願は不適法であり，上記(7)の却下理由を覆す根拠
は見いだせないとして，出願却下処分（本件却下処分）をした（発送日同月
１６日）。
(10)原告は，本件却下処分を不服として，同年８月１２日付けで，行政不服
審査法に基づく異議申立てをしたが，特許庁長官は，同年１２月２６日付け
で同申立てを棄却する決定をし，同決定は同月２８日に原告の特許出願代理
人に送達された（乙１）。
３争点
本件出願が本件原出願からの分割出願をすることができる期間内にされたも
のであるか否か。
４争点に関する当事者の主張
（原告）
(1)経過規定において「なお従前の例による」とある場合，関係する規定の
実施の際有効であった法令の状態のまま凍結された内容において，その例に
よることとなる。この場合，改正前の法令自体は既に完全に失効していて，
「従前の例による」という規定のみが適用根拠となるものであるから，平成
１８年改正法附則３条１項に定める「なお従前の例による」とは，新４４条
１項の適用時期については，平成１８年改正法以前の法令による適用時期に
従うということを意味する。平成１８年改正法による改正前に特許法４４条
に関する改正をした直近の法律は，平成１４年改正法であり，同法附則３条
１項により，旧４４条の規定は，同条２項の規定により施行日前にしたもの
とみなされるものについても適用されるから，平成１８年改正法附則３条１
項の「なお従前の例による」との規定により，新４４条１項は，同条２項の
規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用されると解
釈することができる。
また，旧４４条１項は，原出願の時にしたものとみなされる特許出願に適
用しても，特許出願人に特段の負担を与えるものではなく，むしろ適用した
方がシステム整備の観点からも好ましいことから，同条２項の規定により施
行日前にしたものとみなされる特許出願についても適用されることとしたの
であるが，新４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみ
なされる特許出願について適用した場合も，特許出願人に特段の負担を与え
ることなく手続の無駄を解消することができ，また，特許庁にとっても負担
が軽減され，国際的な運用にもより整合することになるから，平成１４年改
正法による改正後の特許法４４条１項の適用時期に関する例を踏襲すべきで
ある。
さらに，新４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみ
なされる特許出願にも適用した方が，特許出願の明細書等に含まれる発明の
多面的かつ網羅的な保護を図ることを可能にするという新４４条１項改正の
趣旨に合致する。
したがって，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」と
は，平成１４年改正法における改正特許法４４条１項の適用時期に関する例
（平成１４年改正法附則３条１項により，改正後の特許法４４条１項を，同
条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用す
るという従前の取扱い）を踏襲すべきことを意味すると解釈すべきであり，
本件出願をすることができる時期については，新４４条１項２号の規定が適
用される。
(2)そして，本件原出願は，平成１８年改正法の施行後にされたものであり，
原告は，平成２３年１月２８日付けでその特許査定の謄本の送達を受け，同
年２月１０日に本件出願をしたのであるから，本件出願は，新４４条１項２
号の要件を充足し，分割出願をすることができる期間内にされた適法な特許
出願である。
（被告）
(1)改正附則において経過規定を定める場合，新旧いずれの法令が適用され
るのかが文理上明確にされる必要があり，その文理に即して経過規定を判断
すべきである。特許法等の法律を改正する法律の附則に経過規定を定めるこ
との趣旨，目的は，法改正前の法秩序から，法改正によって新しく設定する
法秩序に円滑に移行することにあるから，平成１４年改正法及び平成１８年
改正法の各附則に設けられた経過規定は，これらの改正法の施行前後におけ
る特許出願人の手続負担のバランスや特許出願人がした特許出願の法的効果
の安定性等を総合的に勘案して，合理的に定められている。平成１８年改正
法による分割出願の時期的制限の緩和については，分割出願制度の濫用防止
の仕組みと合わせて適用することが適切であるところ，分割出願の出願日の
遡及効果（特許法４４条２項）によって平成１８年改正法の施行日前にされ
たものとみなされる特許出願についてまで，新４４条１項の規定を適用して
分割出願をすることができる時期を緩和することは，分割出願制度の濫用が
助長されるおそれがあるため，たとえ特許出願人の手続負担等にはならない
ものであったとしても適当ではない。このような観点から，平成１４年改正
法附則３条１項が「施行日…以後にする特許出願」の後に特許法４４条２項
の規定により施行日前にしたものとみなされる出願を含める旨の括弧書きを
置いたのに対し，平成１８年改正法附則３条１項において，新４４条１項の
規定の適用については，平成１４年改正法附則３条１項のような括弧書きを
設けることなく，平成１８年改正法の施行日以後にする特許出願について適
用することとし，平成１８年改正法の施行日前にされた特許出願については，
「なお従前の例による」として，旧４４条１項の規定を適用することとした
のである。
(2)本件原出願は，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前に
された本件原々出願からの分割出願であるから，特許法４４条２項により本
件原々出願の時にしたものとみなされる。そして，平成１８年改正法附則３
条１項の規定により，本件原出願からの分割出願の時期に関しては，新４４
条１項の規定は適用されず，旧４４条１項の規定が適用される。
本件原出願については，拒絶理由の通知（特許法５０条）がされることな
く特許されたのであるから，本件出願をすることができるのは，補正をする
ことができる期間の終期である本件原出願の特許をすべき旨の査定の謄本の
送達前に限られる。原告は，本件原出願の特許査定の謄本の送達を受けた後
に本件出願をしたのであるから，本件出願は，分割出願をすることができる
期間の経過後にされた不適法な特許出願である。
第３当裁判所の判断
１旧４４条１項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について
補正をすることができる期間内，すなわち，特許をすべき旨の査定の謄本の送
達前（特許法１７条の２第１項）に限って分割出願をすることができるとして
いたが，新４４条１項は，これに加え，特許をすべき旨の査定の謄本の送達が
あった日から３０日以内であれば分割出願をすることができることとした。そ
して，平成１８年改正法附則３条１項は，同法による改正に伴う経過措置とし
て，「改正後の特許法…第４４条…の規定は，この法律の施行後にする特許出
願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の
例による」と規定し，前段で改正法が適用される場合を特定し，後段でそれ以
外の場合（すなわち，改正法が適用されない場合）を定めている。
本件出願は，平成２２年６月８日にした本件原出願からの分割出願であり，
本件原出願は，平成１２年２月１５日にした本件原々出願からの分割出願であ
るところ，本件原出願は，新４４条２項により，平成１８年改正法の施行日
（平成１９年４月１日）前である平成１２年２月１５日にしたものとみなされ
るから，本件出願は，同法附則３条１項前段の「この法律の施行後にする特許
出願」には該当せず，後段の「この法律の施行前にした特許出願」に該当する
ものとして，「なお従前の例による」ことになる。そこで，「従前の例」，す
なわち，従前の特許法４４条１項の適用関係につきみるに，平成１８年改正法
による改正前に特許法４４条１項に関する改正をした直近の法律は，平成１４
年改正法であるが，同法附則３条１項は，施行日（平成１５年７月１日）以後
にする特許出願であって，特許法４４条２項の規定により施行日前にしたもの
とみなされるものについては，同改正法による改正後の特許法の規定（４４条
１項に関しては，旧４４条１項がこれに当たる。）が適用されると規定してい
たから，本件出願には旧４４条１項が適用される。そうすると，本件原出願か
ら分割出願（本件出願）をすることができるのは，本件原出願についての特許
をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。
しかるに，原告が本件出願をしたのは，本件原出願についての特許査定の送
達がされた平成２３年１月２８日より後の同年２月１０日であるから，本件出
願は，旧４４条１項の定める出願期間経過後にされたもので，不適法である。
２原告は，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」を，平成
１４年改正法における改正特許法４４条１項の適用時期に関する例を踏襲すべ
きことを意味すると解すべきである旨主張する。この原告の主張は，特許法４
４条２項の規定により施行前にしたとみなされる分割出願が，平成１８年改正
法附則３条１項後段の「この法律の施行前にした特許出願」に含まれることを
前提としながら，あたかも平成１４年改正法附則３条１項によって，「改正法
による改正後の特許法４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたも
のとみなされるものについても適用する」という適用時期に関する一般的な準
則ないしは規範が定立されたかのように理解し，これを「従前の例」として，
「この法律の施行前にした特許出願」に適用すべきであるというものである。
しかしながら，平成１４年改正法附則３条１項は，同改正法の適用関係につ
いて定めるもので，原告が主張するような適用時期に関する一般的な準則等を
定めるものではないし，他にそのような準則等が定立されたと解すべき根拠は
ない。また，平成１８年改正法は，実効的な権利取得の支援や手続の無駄の解
消の観点から，補正をすることができる期間内に加え，特許査定及び最初の拒
絶査定の謄本送達後の一定期間内にも分割出願を認めることとして，新４４条
１項により分割出願をすることができる時期の緩和を図る一方，分割出願制度
の濫用を抑止する制度を設ける必要から，特許法１７条の２，５０条の２，５
３条等の改正も合わせて行っているところ，平成１８年改正法附則３条１項は，
その前段により，これらの規定を同時に適用しようとするものであるが，原告
の主張は，そのような法律の趣旨に反するものである。
したがって，原告の主張は，独自の見解であるというほかなく，到底採用す
ることができない。
３以上のとおりであって，特許庁長官がした本件却下処分に違法はない。
４よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとして，主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官志賀勝

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