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平成１７年(ワ)第１８０５１号特許出願取下手続履行請求事件
（口頭弁論終結の日平成１８年１月３１日）
判決
原告Ａ
同訴訟代理人弁護士小野明
被告国立大学法人東京工業大学
同訴訟代理人弁護士平井昭光
同原井大介
被告株式会社ルフトヴァッサープロジェクト
同訴訟代理人弁護士中嶋邦明
同平尾宏紀
同補佐人弁理士鎌田文二
同鳥居和久
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求の趣旨
被告らは，平成１６年１０月２９日出願の特願２００４－３１６４９０につ
き取下手続をせよ。
第２事案の概要
本件は，原告が，被告らに対し，被告らを出願人として平成１６年１０月２
９日付けでなされた特許出願について，これを取り下げる旨の合意が成立した
と主張して，同出願の取下手続をすることを求める事案である。被告らは，か
かる合意の成立を否認して，争っている。
（，。）１前提となる事実当事者間に争いがないか後掲各証拠によって認められる
()当事者1
原告は，被告国立大学法人東京工業大学（以下「被告大学」という）原。
子炉工学研究所教授として分散エネルギーシステムの研究開発に従事する者
である。
Ｂ及びＣは，被告大学原子炉工学研究所に所属する者である。
（「」。）被告株式会社ルフトヴァッサープロジェクト以下被告会社という
は，温水循環システムに関する装置の開発及び販売等を目的とする，平成３
年１月１１日に設立された株式会社である。
Ｄは，被告会社の代表取締役を務める者である。
()被告らによる特許出願（甲５の１，２）2
被告らは，平成１６年１０月２９日，次の特許出願を行った（以下「本件
第１出願」といい，同出願に係る発明を「本件発明」という。。）
出願番号特願２００４－３１６４９０
発明者原告，Ｂ，Ｃ，Ｄ
出願人被告大学，被告会社
発明の名称熱交換器
特許請求の範囲（請求項１から同１２まであるところ，請求項１及び２の
みを記載する。。）
【請求項１】エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに複数の伝熱
フィンを設け，前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって，
対向する２つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ
うにした熱交換器において，前記伝熱フィンは，先端から後端に向かって曲
線状の断面形状に形成し，前記伝熱フィンの間を流れる流体の流路面積を略
一定にしたことを特徴とする熱交換器。
【請求項２】前記伝熱フィンは，略Ｓ字状曲線の断面形状に形成したことを
特徴とする請求項１に記載の熱交換器。
()原告による特許出願（甲６の１，２）3
原告は，平成１６年１２月１７日，次の特許出願を行った（以下「本件第
２出願」という。。）
出願番号特願２００４－３６５４５９
発明者原告
出願人原告
発明の名称熱交換器
特許請求の範囲（請求項１から同１２まであるところ，請求項１及び２の
みを記載する。。）
【請求項１】エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに複数の伝熱
フィンを設け，前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって，
対向する２つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ
うにした熱交換器において，前記伝熱フィンは，先端から後端に向かって曲
線状の断面形状に形成し，前記伝熱フィンの間を流れる流体の流路面積を略
一定にしたことを特徴とする熱交換器。
【請求項２】前記伝熱フィンは，略Ｓ字状曲線の断面形状に形成したことを
特徴とする請求項１に記載の熱交換器。
２本件における争点
本件第１出願についての出願取下げの合意の成否
３争点に関する当事者の主張
（原告の主張）
()本件発明に至る経緯1
平成１５年５月ころ，熱交換器（)の開発にPrintedCircuitHeatExchanger
あたり，被告大学（原告の研究室）が流路設計を，被告会社が試作をそれぞ
れ担当することになった。そして，被告大学（原告の研究室）が研究開発し
た流路設計に基づく熱交換器（ＰＣＨＥ）試験体の製作を被告会社に依頼し
，（），，たものの製作完成の目処が立たないため平成１５年１２月６日から
被告大学（原告の研究室）が上記試験体を準備することになった。
原告の研究室は，平成１５年夏ころから，ヒートリック社製のＰＣＨＥ試
験体の性能試験を開始し，その性能評価も行った。その結果，同試験体の性
能は，予想以上に高性能であったものの，圧力損失が高かった。そこで，原
告の研究室では，高圧力損失を克服することを開発目標に設定し，この目標
達成を計算機シュミレーションで行うこととし，平成１６年３月ころ，３次
元流体解析ソフトを導入し，同年５月ころからシュミレーション計算が実際
に行えるようになった。新型流路を開発した研究経過は次のとおりである。
ア平成１６年５月：ベンチマーク計算（ヒートリック社製試験体モデル）
計算をヒートリック社のジグザグ流路で行い，高圧力損失の原因がジグ
ザグ流路の曲がり部周辺で発生する渦の形成と剥離によるエネルギー損失
にあると結論づけた。
イ同年６月から７月中旬：直線モデルの計算（ルーバーフィンモデル）
プレートフィン型熱交換器で代表的なフィン形状のルーバーフィンを採
用した流路のシュミレーションを行った。この流路では，予想されたとお
り，流れ方向に対してフィンの後ろ側で渦が発生し，圧力損失は低減でき
なかった。
ウ同年７月中旬から：Ｓ字曲線モデル（変形ルーバーフィンモデル）
フィンの形状を曲線にすることで渦の形成と剥離をなくし，圧力損失を
低減することにした。その解決策として，蛇行する川と新幹線先端部形状
が参考になると考えた。かかる方針の下で，フィン形状をＳ字型の曲線に
し，フィン先端形状を鋭角的に尖らせ，形成される流路をＳ字曲線状にす
ることによって，同じ伝熱性能で圧力損失を約１／６に低減できることを
見出した。
()本件第１出願の出願の経緯2
ア原告，Ｂ及びＣ（以下，この３名を総称して「原告ら」という）は，。
平成１６年９月２８日，特許を受ける権利の譲渡証書を作成した。被告大
学の説明によると，発明者としてＤを付加し，被告会社との共同出願にす
るというものであった。かかる前提での出願は同年９月末までになされる
ということであり，原告においても，その前提を了解した。
，。，，イところが前記アの前提による出願はなされなかったそこで原告は
同年１０月，被告大学に対し，発明者を原告ら３名，出願人を被告大学の
みとすることを申し入れた。これに対し，被告大学は，前記アの出願を一
応行うが，出願後，特許出願人の名義変更及び願書の発明者欄の補正又は
特許出願の取下等を検討すると説明し，同年１０月２９日，本件第１出願
を行った。
ウ原告は，本件第１出願後の同年１１月初旬，被告大学に対し，本件第１
出願の取下等の検討を依頼した。
被告大学産学連携推進本部の知的財産・技術移転部門長のＥは，同年１
１月２６日，原告の研究室を訪れ，原告が依頼している「出願人及び発明
者の変更」はできないので，①共願のままとするか（この場合，被告会社
の権利を大幅に制限する特許共同出願契約を締結しているので，実質的に
は被告大学の単願と異ならないということであった，あるいは，②単。）
願にするか（この場合，原告らが個人の立場で自己の費用負担において出
。）。願するということであったのどちらかを選択して欲しいと申し入れた
原告とＢは，この協議の場で，②に決めて，Ｅに対し，本件第１出願との
関係を確認したところ，Ｅは，被告大学がＤと交渉して速やかに本件第１
出願を取り下げる，とのことであった。
被告大学は，同年１２月２日，本件第１出願を取り下げるとの結論に至
り，同日，ＥとＤとの間での電話において，Ｄは被告会社も取下を了解し
た旨回答した。そして，翌３日，この結論が原告に連絡され，原告もこれ
を承諾した。また，Ｄは，原告らのほか本件第１出願の関係者に対し，本
件第１出願の取下げを１２月２日に了解したこと，原告に対し何点か問い
合わせがある旨のメールを送信した。
エ前記ウのとおり，原告と被告ら間で，本件第１出願を取り下げる旨の合
意が成立したことから，原告は，同年１２月１７日，本件第２出願を行っ
た。なお，原告は，本件第２出願について，発明者としてＢ及びＣを追加
する補正を検討している。
()よって，原告は，被告らに対し，原告及び被告らの間での平成１６年１２3
月３日に成立した合意に基づき，本件第１出願の取下手続をすることを求め
る。
（被告大学の主張）
()本件発明に至る経緯1
アＤは，平成１４年１１月２９日，板状熱交換器についての発明を特許出
（。。「」，願した特開２００４－１８３９１６乙２以下Ｄ出願特許といい
同出願に係る発明を「Ｄ出願発明」という。。）
Ｄ出願特許に開示された発明は，平成１５年４月，新聞に紹介された。
これを見た原告は，被告会社に対し，問い合わせを行った。その内容は，
原告は，これまで自らの研究においてヒートリック社の実験装置用の熱交
換器を使用していたところ，もっと効率の良い熱交換器の開発を研究テー
マにする予定である，そして，もし可能であれば被告会社と共同で開発を
進めていきたいというものであった。
Ｄは，この申出に対し肯定的に対応し，原告に対し，Ｄ出願特許を含め
て約５件の公開前の特許出願に係る明細書を開示した。また，Ｄは，同年
５月ころ，試作したプレートの現物を原告に提供し，いくつか代表的な実
施例をアクリル板で作製して原告に提供した。
イこのように，本件第１出願の請求項１の「先端から後端に向かって曲線
状の断面形状に形成し，前記伝熱フィンの間を流れる流体の流路面積を略
一定に」するという技術思想，又はその一態様である請求項４の「前記伝
熱フィンは，先端及び後端を流線型とし」という技術思想は，Ｄの発案に
係るものである。そして，上記技術思想は，Ｄが原告に流路形状に関する
データを提供し，これを原告がコンピュータを使用したシュミレーション
解析を行うことによってさらに改良するといった共同研究・開発により，
本件発明として完成に至ったものである。
本件第１出願の請求項８，同出願の明細書の段落【００２２】並びに図
４及び５によって開示されている変形正弦曲線は，まず最初に，原告から
楕円と直線の組み合わせによる流路形状の提案があり，Ｄがこのような提
案を基礎として，自ら経験と知見を有するカムの動作パターンを活用して
これを変形正弦曲線に改良することによってなされたものである。
()本件第１出願の出願の経緯2
ア被告大学は，平成１６年８月１５日，原告から発明届を受理した。
被告大学における発明等の権利化を支援する財団法人理工学振興会（以
下「東工大ＴＬＯ」という）に所属するコーディネーターであるＦは，。
同年８月２０日ころ，原告らと面談した。Ｆは，発明内容についてヒアリ
ングを行う中で，原告から本件発明に関する被告会社の出願関係資料を示
され，その結果，本件発明がＤ出願発明の改良発明である可能性があり，
Ｄを共同発明者に加えた方が良いのではないかとの助言を行った。Ｆは，
ＢからＤの連絡先を教えてもらい，Ｄに対し，共同出願を行いたい旨電話
で連絡し，Ｄもこれを承諾した。
Ｆは，同年８月３０日，Ｄに対し，電子メールにて，共同出願契約書案
の検討を依頼した。
被告大学は，同年９月１５日，本件発明に係る特許を受ける権利を原告
らから承継するか否かについて，発明評価会議を開催した。そこでは，被
告会社との共同出願とする前提で議論を行い，被告大学として発明を承継
する旨の結論に至った。その後，同年９月２８日付けで，原告らから，被
告大学学長宛の譲渡証書が提出された。なお，Ｆは，この会議に先立ち，
原告に対し，権利を承継した場合は，被告大学と被告会社との共同出願と
する旨及び発明者にＤを含める旨を説明し，その同意を得ていた。
イＢは，同年９月２８日，Ｆに対し「被告会社の怠慢により出願手続が，
遅れている。原告の研究室としては，被告大学単独でも出願を急ぐべきと
考えている」という趣旨の電子メールを送信した（以下の送信ないし返。
信は，特に断らない限り，電子メールによるものである。これに対し，。）
Ｆは「共同出願としないのであれば大学は本件発明の出願人にはなれな，
い。その場合，権利は原告らに返す」との返信をし，Ｂは「原告とも相。
談の結果，それでもよいとの結論になった」との再返信を行った。。
Ｆは，同年９月２９日，Ｂに対し「被告会社との共同出願を断念する，
つもりであれば，原告らから被告会社にその旨伝えてほしい」旨を送信。
した。
，，。Ｆ及び原告らは同年１０月１日本件発明の取扱いについて協議した
その結果，共同出願にするか否かは，原告らと被告会社の間で協議して定
めることになった。その後，同日のうちに，ＢはＦに対し「Ｄと協議し，
た結果，本件発明は被告大学と被告会社とで共同出願する旨の合意に至っ
た」旨を送信した。。
原告は，同年１０月１２日，被告大学産学連携推進本部の特任助教授で
あるＧに対し「本件発明における被告会社の寄与はゼロであり，共同出，
願は疑問であると考えている」旨の送信をした。。
原告は，同年１０月２８日，Ｇに対し「本件発明に対するＤの寄与は，
ゼロである。よって，被告大学の単独出願とすべきと重ねて言う。必要な
手続があれば自分が行う」との送信をした。これを受けて，Ｆは，原告。
に対し「Ｄを発明者に加え，被告会社との共同出願とすることは原告も，
了解したはずである。また，発明評価会議において，被告大学が出願人と
なるのは共同出願の場合のみと結論されており，これを原告の希望のみで
変えることはできない。ついては，出願人及び発明者は，当初の案どおり
にさせていただく」との送信をした。。
原告は，同年１０月２９日，Ｇ及びＦに対し「出願人等の調整ができ，
ていないので，今日の出願を見合わせるように特許事務所に連絡した」。
旨を送信した。これに対し，Ｇは，原告に対し「特許法３０条の適用を，
避けるためにも，当初の条件にて，本日中に出願する。後の検討の結果，
必要であれば出願人若しくは発明者の変更又は出願の取下げ等が可能であ
るから，本日のところは了解されたい」と返信した。そして，同日，本。
件第１出願が行われた。
ウ原告は，同年１１月８日及び同月１６日，Ｇに対し，電子メールにて，
出願人と発明者の変更をして欲しい旨連絡した。これに対し，Ｆは，大学
の正式なルールに従って手続を進めて欲しい旨返信した。原告は，これに
，，，，対しＦ及びＧに対し単願とする手続を進めたいので必要書類の送付
方法を指示して欲しいとの返信を行い，また，被告大学産学連携推進本部
の知的財産・技術移転部門長のＥに対しても，同旨の送信をした。
原告，Ｂ及びＥらは，同年１１月２６日，打合せを行った。その結果，
原告は，被告大学が示した選択肢の中から「被告大学から被告会社に対，
，，，し共同出願を取り下げる方向で協議を求め被告会社が取下げに同意し
本件第１出願が取り下げられた場合には，被告大学から原告らに発明に係
る権利を返還し，後は原告らが自由に処分できる」との方針を選択し，。
その方針で進めることにつき合意がなされた。
Ｅは，同年１２月２日，Ｄに対し，電話にて，本件第１出願を取り下げ
たいので検討して欲しい旨を伝えた。これに対し，Ｄは「取り下げても，
。，。」。よいその場合費用がかかるがその負担はどうなるのかと返答した
そこで，Ｅは「取下費用等は被告大学が負担する」と答えた。，。
Ｅは，同年１２月３日，原告らに対し「本件第１出願の取下げについ，
て，現在，被告会社と連絡を取っているところである。正式な手続に進む
前に，皆様の取下げの意思を確認したい」旨を送信し，これに対し，原。
告らから，取下げに同意する旨の返信がなされた。その後，Ｅは，Ｄに対
し「学内での検討の結果，取下げを希望する旨が固まった。取下費用等，
は被告大学が負担する。ついては，出願取下げへの同意に関し文書を交わ
したい」旨を送信した。。
Ｄは，同年１２月４日，Ｅに対し「電話で取下げを了解する旨話した，
が，本件発明の基本発明に関し他社と行っている共同出願との関係もある
ので慎重に処理したい。ついては，共願取下げについての原告の考え，取
下げ後の原告単独出願における請求項を確認したい。また，本件は原告か
らの話で共同出願としたものであるから，取下げについて原告から直接話
があって当然と考えている」旨を送信した。。
原告は，同年１２月５日，Ｄに対し「本件の共同出願は被告大学知財，
本部の判断で行われたものであるから，取下げも原告の方からＤに了解を
取る筋合いのものではない」旨を送信した。これに対し，Ｄから原告に。
対し「取下げを要望される趣旨は理解したものの，一度は共願したとい，
う事実があり，これを取り下げ，新たに単独出願するということの流れの
中で，どのような効果があるのか，ないのか，当方で至急調査し，善処し
た回答をします」との記載を含む返信がなされた。。
Ｅは，同年１２月６日，Ｄに対し，前記１２月４日のＤからの電子メー
，。ルへの返答と取下げについての検討を行って欲しい旨の要請を送信した
なお，Ｅは，その後同年１２月２４日までの間に，Ｄに対し，取下げを督
促する電子メールを数度にわたり送信した。
ＤからＥへの前記１２月４日付け電子メールを見た原告は，Ｅに対し，
「，。」当該メールで取下げを了解したとあるので大至急取下げ手続を願う
。，，「。」旨を送信したこれに対しＥはＤの文中の慎重に処理させて下さい
との部分を引用の上「先方から上記のような連絡をもらっていることも，
あるので，取下げは書面によって確認が得られてから行う」旨の返信を。
した。
Ｄは，同年１２月２６日，Ｅに対し「社内で検討中であり，１月初め，
には回答する」旨を送信した。なお，Ｅは，その後，平成１７年１月１。
１日までの間に，Ｄに対し，検討及び回答を督促する電子メールを数度に
わたり送信した。
Ｅは，平成１７年１月１７日，Ｄに電話を架け，検討結果を尋ねたとこ
ろ「先週末，原告が非公式な訪問として来訪したので話を聞いた。それ，
を踏まえて検討した結果，当社としては，発明プロセスに関与しているこ
と，サンプルの無償提供も行ったこと，今回の出願をもとにユーザーとの
。」交渉も行っていること等から出願取下げには同意できないこととなった
旨の回答を得た。
エ被告大学が，平成１６年１２月３日に本件第１出願の取下げを合意した
との原告主張は否認する。被告大学は，同年１１月２６日に本件第１出願
の取下げを被告会社に要請する旨決定したのであって，被告会社が取下げ
に同意しない場合は取下げを行う意思はなかった。
Ｄは，同年１２月２日，Ｅからの取下げの要請に対し，口頭で承諾を告
げている。しかし，被告大学は問題の重大性に鑑み，かかる口頭承諾だけ
では合意が成立したとは判断せず，まずは内部的に原告らの意向を再確認
した上で，正式に文書による合意を交わす必要があると考え，原告らと意
思確認に関するメールをやり取りした上で，Ｄに改めて取下げを請う電子
メールを送信した。これに対して，Ｄから，同年１２月４日の電子メール
にて，取下げについては慎重に考えたく，その前に諸点を確認したい旨の
返信が届いた。このメールは，原告の示唆するような承諾の意思表示では
なく，口頭承諾の撤回であるから，拘束力ある取下合意は結局成立してい
ない。このように，交渉当事者である被告大学は，Ｄの口頭承諾をもって
取下げ合意が成立したとは判断していなかった。さらには，仮にこの時点
で口頭合意が成立していたと考えるとしても，前記１２月４日のＤからの
電子メールは明らかに口頭承諾の撤回であり，かつ，被告大学はその時点
で当該撤回を受け入れ，改めて取下げの検討を依頼している。
オ口頭合意は，被告大学と被告会社の間の二者間の合意であるから，唯一
の相手方である被告大学が口頭承諾の撤回を受け入れる以上，撤回は当然
に可能である。一方，仮に原告の主張するような三者合意であると考える
としても，これは原告が何らの履行義務を負わない一方で，被告会社及び
被告大学に履行義務を負わせるものであり，被告会社及び被告大学を贈与
者，原告を被贈与者とする贈与契約に類似する。そうだとすると，口約束
のみの段階に強い拘束力を認めるべきではなく，民法５５０条の趣旨から
して，被告会社が書面化の前にこれを撤回することは自由と考えるべきで
ある。
（被告会社の主張）
()被告大学の主張に以下の点を付加する。1
ア被告会社は，原告を通じて実験装置の機械部品や実施品を被告大学へ納
入することによる営業活動を重視していた。そのため，被告大学及び原告
との良好な関係を保ち，１億円を超える製品受注をスムーズに受けていく
円滑剤として，発明者や共同出願人が事実と相違するという問題をあえて
表面化させずに流れに任せていた。
被告会社の真意としては，本件発明はＤ一人だけに帰属すると考えてい
る。しかし，Ｄが発想やデータを原告に提供し，原告がこれを解析した事
実があるので，被告会社は，Ｄも発明者の一人であるとの謙虚な主張をし
ている。
イＤは，平成１６年１２月２日，被告大学のＥから，突然，取下げ検討依
頼の電話を受けた。Ｄにとっては，予想外の依頼であった。Ｄは，随分と
身勝手なことをいうものだとの気持ちを抑えつつ「同意できない」と，。
直ちに答えるのも大人げないので，申出の真意を測りながら，場合によっ
「」，「。」ては取り下げてもいいがその場合には費用がかかるがどうなるか
との問を発している。ここでいう「費用」とは「取下げの見返り」として
の条件を意味していた。事業を営むものとしては当然の発想である。単純
に取下げに同意する気持ちをＤは全く持ち合わせていなかった。これに対
し，Ｅは「費用」を取下手続に要する費用と理解したようである。Ｄと，
しては，Ｅとの間でＤが考えるような取引めいた話はおよそ通じないと思
いつつ，電話を終えた。内心では，被告大学の一方的な取下げ検討の申出
に不満を抱き，よほどの納得できる見返りがない限り，取下げには安易に
同意できないとの気持ちが固まっていた。この気持ちの継続は，そのまま
平成１６年１２月４日のメール及び同年１２月５日のメールに表されてい
る「慎重に検討したい」という表現や，その後の督促のメールに対し。。
て回答しないという非礼にあえて出たのも，取下げ不同意の真意を不作為
により表示していたものであった。
ウＤは，平成１７年１月１７日，Ｅとの間の電話で，被告会社の回答を伝
。，，，えたすなわち①Ｄが発明プロセスに関与していること②被告会社は
サンプル，各種図面，データ資料等の提供を行い，技術的な交流を十分に
行ってきたこと，③被告会社は原告と接触を持つ平成１５年５月以前から
各企業との間で本件発明に関する製品の交渉や提供を行っていたこと等の
理由から，原告の単独出願によることは到底許されず，被告会社は取下げ
に同意できないとの明確な回答を行った。
()Ｄによる本件発明の開示2
アＤは，かねてから板状熱交換器の研究開発を行っていて，平成１４年９
月１９日及び同年１１月２９日に，特許出願を行った。
イ平成１５年５月９日付けでＤの行った特許出願では，請求項８において
「前記多数の隔壁が，流線形で，流通路の入口側から出口側に向かってジ
グザグに杉綾模様を描くように配置している請求項５または６に記載の板
状熱交換器」との構成が開示され，斜視図で重ね合わせた図面が開示され
ている。この技術思想は，本件第１出願の請求項各項の伝熱フィンの形状
，「」における流線型として請求項７及び同８に見られる流体の流線が曲線
や「正弦曲線ないしはその波形を変形した擬似正弦曲線」として，より具
体化されている。
ウＤの一連の発明は，平成１５年４月１１日以降，新聞報道された。
，，，，a)Ｄは原告の意向を受けて平成１５年５月１日被告大学に出向き
原告と面談し，サンプルを持参して発明内容を開示した。
)原告は，同年５月１９日に電子メールで「ついては，代表的な流路b，
パスを示す熱交換器概略図を提案書の中で使いたいので，電子データで
送信頂きたい」と資料提供を依頼した。。
エＤは，同年５月２７日，原告に対し「液・液，気・液，気・気の伝熱，
面形状のサンプルを送信する。液・液については１枚だけでは流体通路が
形成されず２枚を逆に（クロス）することで通路が形成される。通路形成
図も参考にされたい」旨を送信した。。
原告は，これを受けて，伝熱面形状の送信についてのお礼とＮＥＤＯの
公募提案書に使用する旨を返信している。そして，原告は，返信後にＤに
架電し，送信してもらった図では１枚の面に２図が図示されている，今後
一枚一枚を取り出して使いたいから一つの面に二つの図一組ではなく，一
つの面に一つの図として送信するよう依頼してきた。
オＤは，これを受けて，同年５月２８日，原告に対し「昨日依頼のあっ，
た伝熱面形状を送るので，不足の点があったら連絡して欲しい」旨送信。
した（乙１１の１ないし５。）
原告は，同年５月３０日，Ｄに対し，伝熱面形状の送信についてのお礼
とＮＥＤＯの公募提案書に使用するとともに，６月中旬から被告会社のＰ
ＣＨＥ熱交換器の計算機シュミレーションを開始する旨を返信した。
第３争点に対する判断
１証拠（甲２の１，３，４の１ないし３，５の１・２，６の１・２，７の１・
２，９，乙１３の１ないし３，１５，丙１ないし１５，１６の１ないし４，１
７ないし２４）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
()原告は，平成１６年（２００４年）８月１５日付けで，被告大学学長に対1
し，熱交換器に係る発明の発明届出書を提出し（甲２の１，また，同じこ）
ろ，発明開示書も提出した（甲３。上記届出書に係る発明については，東）
工大ＴＬＯに所属するコーディネーターのＦが担当となり，Ｆは，同年８月
２０日ころ，原告らと面談した。
原告らと面談したＦは，上記届出書に係る本件発明について，Ｄとの共同
発明であると考えたため，ＢからＤの連絡先を教えてもらい，Ｄに対し，共
同出願を行いたい旨電話で連絡し，Ｄもこれを承諾した。そして，Ｆは，同
年８月３０日，Ｄに対し，電子メールにて，共同出願契約書案の検討を依頼
した（丙１。）
被告大学は，同年９月１５日，本件発明に係る特許を受ける権利を原告ら
から承継するか否かについて，発明評価会議を開催した。そこでは，被告会
社との共同出願とする前提で議論を行い，被告大学として発明を承継する旨
の結論に至った。
その後，原告らは，同年９月２８日付けで，本件発明について特許を受け
る権利を被告大学に譲渡する旨の被告大学学長宛の譲渡証書を作成し，これ
を被告大学に提出した（甲４の１ないし３。）
()Ｂは，同年９月２８日，Ｆに対し「被告会社の対応が悪くて，もう１か2，
月以上手続が滞っている。研究室では被告大学単独ででも出願を急ぐべきと
考えている」という趣旨の電子メールを送信した（丙２。以下の送信ない。
し返信は，特に断らない限り，電子メールによるものである。これに対。）
し，Ｆは，同日「本件発明は，過日の面談の際に申し上げたように被告会，
社のＤが先に出願した特許の改良発明と位置づけられると考える。発明評価
会議でもこのような認識で一致している。本件は被告会社との共願を前提に
被告大学が出願することで承認されたので，共願ができない場合は，被告大
学も出願せず，本件発明を原告らに返還することになる。発明評価会議の結
論は，本件発明を単独で見た場合，被告大学が出願・維持する経済価値に対
する疑問であって，発明のオリジナリティについての議論ではない。Ｄとは
ようやく連絡が取れ，共同出願契約書案を検討して，明日までに共同出願の
。」（）。可否を連絡してもらうことになっているという趣旨の返信をした丙３
Ｂは，この返信を受けて，同日「原告とも相談の結果，発明届出書を作り，
直して，単独で出願するようにしたいとの意向になった」旨の再返信を行。
った（丙４。）
Ｆは，同年９月２９日，Ｂに対し「被告会社との共同出願を断念するつ，
もりであれば，原告らから被告会社にその旨伝えてほしい」旨を送信した。
（丙５。）
Ｆ及び原告らは，同年１０月１日，本件発明の取扱いについて協議した。
その結果，共同出願にするか否かは，原告らと被告会社の間で協議して定め
ることになった。そして，Ｂは，同日，Ｆに対し「Ｄと協議した結果，本，
件発明は被告大学と被告会社とで共同出願する旨の合意に至った。できる限
。」（）。り早く出願できるようにすることで意見が一致した旨を送信した丙６
原告は，同年１０月１２日，被告大学産学連携推進本部の特任助教授であ
るＧに対し「本件発明における被告会社の寄与はゼロであり，共同出願に，
は今でも大変疑問に思っている」旨を送信した（丙７。。）
原告は，同年１０月２８日，Ｇに対し「本件発明に対する共願者の寄与，
はゼロである。被告大学が出願するのであれば，なおさら共願にする必要が
ない。単独出願のための新たな手続が必要であれば行う。どんなエネルギー
関連のプラントでも熱交換器は使われ，応用先が多く，効果も大きい特許を
むざむざと第三者にあげることには理解がいきかねる」旨を送信した（丙。
８。これを受けて，Ｆは，原告に対し「最初の面談及びその後の話し合），
，，，いの結論として出願は被告会社との共願にすることＤの先願がある以上
。，発明者としてＤを加えることを了承したはずである発明評価会議の結論は
共願の場合のみ被告大学の出願を認めるというものであり，これを原告の判
断のみで変えることはできない。したがって，出願人及び発明者は，当初の
案どおりに進める」旨の返信をした（丙９。。）
原告は，同年１０月２７日，本件発明に係る出願明細書の原稿案を特許事
務所から受領した。原告は，この原稿案を一部修正するとともに，発明者Ｄ
及び出願人被告会社は発明への寄与がゼロなので削除し，被告大学で出願す
（）。，，ることとするよう特許事務所に伝えた甲７の１そして特許事務所は
同年１０月２９日「本日午後５時にオンラインで出願するので，問題があ，
れば午後３時半ころまでに連絡してほしい」旨原告にファクスで連絡した。
（甲７の２。一方，原告は，同日午後４時１８分ころ，Ｇ及びＦに対し，）
「出願人等の調整ができていないので，今日の出願を見合わせるように特許
事務所に連絡した」旨を送信した（丙１０。これに対し，Ｇは，同日午。）
後４時５０分ころ，原告に対し「特許法３０条の適用を避けるためにも，，
当初の条件にて，本日中に出願する。後の検討の結果，必要であれば出願人
若しくは発明者の変更又は出願の取下げ等が可能であるから，本日のところ
は了解されたい」旨を返信した（丙１１。。）
以上のやり取りを経て，被告らは，同年１０月２９日，本件第１出願を行
った（甲５の１，２。一方，原告は，同年１０月３１日から１１月４日に）
かけて開催された国際学会における本件発明の発表を取り止めた。
()原告は，同年１１月８日，Ｇ及びＦに対し，国際学会における本件発明の3
発表を取り止めた旨を送信した（丙１１。そして，同年１１月１６日，Ｇ）
及びＦに対し「同年１１月３０日には文部科学省の委員会で報告しなけれ，
ばならないので，変更の手続を急いでほしい」旨を送信した（丙１２。。）
これに対し，Ｆは，同日「大学の正式なルールに従って手続を進めて欲し，
い。仮にＤを発明者から除くとした場合，Ｄの同意が得られれば考える余地
はある学会発表の延期と今回の出願は無関係と考える旨を返信した丙。。」（
１３。原告は，これに対し，同日，Ｆ及びＧに対し「発明評価会議にお），
いて共同出願とされたのは，Ｄの出願にある中断フィンは公知例であって特
許性を欠くものであるのに，これを本件発明に先行する発明とした誤解によ
るものである。したがって，単願とする手続を進めたいので，必要書類の送
付，方法を指示して欲しい」との返信を行い（丙１４，また，被告大学。）
産学連携推進本部の知的財産・技術移転部門長のＥに対し「出願者につい，
て協議していたところ，１０月２９日に出願となった。出願人及び発明者の
変更を行いたいので，具体的な方法と手順を指示して欲しい」旨を送信し。
た（丙１５。）
()原告Ｂ及びＥらは同年１１月２６日打合せを行ったその結果被4，，，。，「
告大学から被告会社に対し，共同出願を取り下げる方向で協議を求め，被告
会社が取下げに同意し，本件第１出願が取り下げられた場合には，被告大学
から原告らに本件発明に係る特許を受ける権利を返還し，後は原告らが自由
に同権利を処分できる」との方針で進めることにつき合意がなされた。。
()Ｅは，同年１２月２日，Ｄに対し，電話にて，本件第１出願を取り下げた5
。，，「，いので検討して欲しい旨を伝えたこれに対しＤは取り下げてもよい
その場合，費用がかかるがその負担はどうなるのか」という趣旨の回答を。
した。そこで，Ｅは，取下費用等は被告大学が負担する旨答えた。
，，，「，Ｅは同年１２月３日原告らに対し本件第１出願の取下げについて
現在，被告会社と連絡を取っているところである。正式な手続に進む前に，
本件第１出願を取り下げた上で，本件発明を原告らに返還することでよいの
か，最終的な意思確認したい」旨を送信し（丙１６の１，これに対し，。）
原告らから「取下げに同意する」旨の返信がなされた（丙１６の２ない，。
し４。その後，Ｅは，同日，Ｄに対し「学内での検討の結果，取下げを），
希望する旨が固まった。出願に要した経費及び取下げに要する経費は被告大
学が負担する。ついては，上記取扱い（被告大学が出願費用，取下げ費用を
負担することを条件に取り下げること）に同意する旨の書面を頂きたく，別
，，，。」送速達で様式を送付するので日付を記入し捺印の上至急返送頂きたい
旨を送信した（丙１７。）
Ｄは，同年１２月４日，Ｅ及び原告ら関係者に対し「取下げの要請につ，
いて昨日電話で了解の旨，お話ししましたが，本件熱交換器の基本特許は既
に当方で出願しており，その上に形状パターンとして今回共願をしている。
昨日の電話の話では，原告の申入れで，今回の共願を取り下げ，新たに原告
。，，単独で出願するとの話であった共同研究共願という条件でこれまで当方
ＬＷＰ製熱交換器の考えを開示してきたし，また既に共願もした。次の事項
を確認したい。①共願取下げの原告の考え，②共願取下げ後の原告単独出願
における請求項目，③原告からの話で始まり，同意したのは当方であり，ま
た今回一方的な被告大学側からの取下げ願いがきている。この件については
原告から話があって当然と考える。本基本特許は大阪ガスとの共同出願契約
との関係もあるので，慎重に処理したい。上記①～③の手順で処理を進めた
くお願いする」旨の返信をした（丙１８。以下「ＤからＥらに対する１２。
月４日付け電子メール」という。。）
原告は，同年１２月５日，Ｄに対し「共同出願は被告大学知財本部の判，
断で行われたものであるから，取下げも原告の方からＤに了解を取る筋合い
のものではない。経過を補足すると，国際学会の原稿期限に間に合わせるよ
うに平成１６年９月末までの出願を申請したところ，知財本部から，大学の
手続をスムースに行うことと費用負担の面から共願の要請があった。本件発
明は被告大学独自に考案したものであり，単願を主張したものの，海外出張
前で９月末までの期限と被告会社が明細書も作り，出願の費用も負担しても
らうとの説明を考慮して，共願もやむを得ずと一度は了承した。９月末の原
稿期限に近づき，知財本部に出願の状況を問い合わせたところ，Ｄに出願書
類の作成を依頼したものの，応答がないので，共願の意思があるのか確認し
て欲しいと言われ，Ｂが電話で確認した。結局，９月末の原稿期限に出願が
間に合わなくなったので，原点に立ち戻ることにし，知財本部に単願に戻す
よう要請した。しかし，一度決めたことは元に戻せないとのことで，共願を
主張された。次の期限として，国際学会の発表と専門委員会の日程から１０
月末となった。このような平行線の中で，知財本部は，出願後に出願人と発
明者は変更できるし，取り下げることもできるとメールで連絡した上で，独
自の判断で出願した。原告は，この連絡に基づき，出願人と発明者の変更手
続を知財本部に依頼したが，取下げしかできないとのことで，取り下げるこ
とになった。本件発明は，屈曲ダクトの流動解析から出てきたものである。
ＰＣＨＥは，プレートフィン型熱交換器の一種であり，中断フィンはルーバ
ーフィンやクロスリブフィンとして公知例であり，本件発明は，この公知例
に抵触しないと判断している。次の論文提出のため，１２月１０日までに知
財本部の取下げが完了するよう，協力を願う」旨の返信をした（丙１９。。）
これに対し，Ｄから，同日，原告に対し「ＰＣＨＥ型熱交換器の基本構，
造は当方にて出願済みである。構造上の基本的特許として共願依頼されたと
判断していた。公開前であったが，共願の申入れがあったので，当方の出願
明細書コピーと抵触調査（ヒートリック社，特許出願請求項）を手渡してい
る。ついては，至急，特許関係書類の返送を御願いする。できるだけ共願は
すべきでないと当方でも認識しているので，趣旨は理解する。一度は共願し
たという事実があり，これを取り下げ，新たに単独出願するということの流
れの中で，どのような効果があるのかないのか，当方で至急調査し，善処し
た回答をする」旨の返信がなされた（丙２０。。）
Ｅは，同年１２月６日，Ｄに対し，ＤからＥらに対する１２月４日付け電
子メールに対する返答と，取下げについての検討を行って欲しい旨の要請と
を送信した（丙２１。なお，Ｅは，その後同年１２月２４日までの間に，）
Ｄに対し，検討を督促する電子メールを数度にわたり送信した。
ＤからＥらに対する１２月４日付け電子メールを見た原告は，同年１２月
１５日，Ｅに対し「メールで取下げを了解したとあるので，大至急取下げ，
手続を願う」旨の送信をした（丙２２。これに対し，Ｅは，同日，原告。）
に対し，ＤからＥらに対する１２月４日付け電子メール中の「本基本特許は
大阪ガスとの共同出願契約との関係もあるので，慎重に処理したい」旨の。
部分を引用の上「本件は，権利関係の処理を行うものであり，加えて先方，
から上記のような連絡を頂いていることもあるので，取下げの手続は書面で
の同意確認が得られた後に行う」旨の返信をした（丙２３。以下「Ｅから。
原告に対する１２月１５日付け電子メール」という。。）
()原告は，同年１２月１７日，本件第２出願を行った（甲６の１・２。6）
()Ｄは，同年１２月２６日，Ｅに対し「取下げ依頼については，現在，当7，
方特許担当にその旨伝えている。本共願の特許と当方の既に先願特許との関
係及び過去２年間の間に当方より提出したサンプル等も含めその対処を検討
している。１月初めには当方の回答をする」旨の送信をした（丙２４。。）
これに対し，Ｅは，その後平成１７年１月１１日までの間に，Ｄに対し，検
討及び回答を督促する電子メールを数度にわたり送信した。
Ｅは，平成１７年１月１７日，Ｄに電話を架け，検討結果を尋ね，Ｄから
「先週末，原告が非公式な訪問として来訪したので話を聞いた。それを踏ま
えて検討した結果，当社としては，発明プロセスに関与していること，サン
プルの無償提供も行ったこと，今回の出願をもとにユーザーとの交渉も行っ
ていること等から出願取下げには同意できないこととなった」との回答を。
得た。
２前記１の認定事実を前提に，被告らが原告に対し，本件第１出願の取下げを
合意したか否かを判断する。
()特許出願の取下げについての特許法の規律1
特許法は「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，他の共，
有者と共同でなければ，特許出願をすることができない」と規定し（３８。
条，特許出願人たる地位の譲渡には共同出願人の同意を必要とする旨も規）
定している（７３条１項参照。そして，特許法は，二人以上が共同して手）
続をしたときは，各人が全員を代表するのを原則とする一方で，特許出願の
，（）。取下げは全員によるものでなければならないと定めている１４条参照
また，特許法施行規則によれば，特許出願，請求その他の特許に関する手続
は，法令に別段の定めがある場合を除き，書面でしなければならず（同施行
規則１条１項，特許出願の取下げは，様式第４０によりしなければならな）
い旨規定されている（同施行規則２８条の３。）
以上のとおり，特許法は，特許出願の取下げの効果の重大性に鑑み，その
取下行為は所定の書面の提出によってしなければならないとし，共同出願の
場合は，出願人各人の意思を改めて確認するため，各人がこれを行わなけれ
ばならないものと定めている。
()被告会社の取下同意について2
ア被告大学のＥは，平成１６年１１月２６日に行われた原告らとの打合せ
（前記１の()）の結果を踏まえて，同年１２月２日，Ｄに対し，電話に4
て本件第１出願の取下げの検討を依頼し，これに対し，Ｄは「同出願を，
取り下げてもよい，その場合，費用がかかるがその負担はどうなるのか」
という趣旨の回答をしたものである（前記１の()。5）
Ｄのこの回答は，本件第１出願の取下げについて肯定的な回答であるも
のの，その場合，これまでに要した費用をどう清算するかとの留保付きの
回答であり，被告大学のＥも，Ｄに対し，本件第１出願の取下げを依頼し
たのはこのときが初めてであったため，最終的な取下げの合意は，費用清
算の問題も含めて書面により確定する必要があると考え，その後，書面に
よる最終合意成立のための作業を進めていったものである。
また，Ｄは，Ｄ出願発明と関連する発明である本件発明の出願を取り下
げることが，被告会社の事業の遂行にどのような影響を与えるかを慎重に
検討せざるを得ず，さらに，本件発明については，被告大学がＤと原告ら
の共同発明であると判断した経緯からも明らかなように，Ｄ自身が，本件
発明が原告の単独発明であるとは考えていないため，本件第１出願の取下
げに応じるためには，費用負担その他の経済的条件を考慮してもらう必要
があると考えていたことは，その後の原告と被告ら間の次の電子メールの
やりとりからも明らかである。
イＥは，同年１２月３日，原告らに対し，本件第１出願の取下げについて
最終的な意思確認をしたい旨連絡している。しかし，この時点での意思確
認は，被告会社も取下げの方向で検討に入ったことから，原告らもその方
向で話を進めることで構わないかどうかを最終的に確認するためのもので
あり，Ｅの原告らに対する前記連絡を基に，被告会社と被告大学がその前
日に本件第１出願の取下げの合意をしたとまで推認することはできない。
また，ＤからＥらに対する１２月４日付け電子メールの冒頭には，本件
第１出願の取下げの要請について電話で了解した旨の記載がある一方で，
基本特許（Ｄ出願発明）は被告会社が既に出願し，また，大阪ガスとの共
同出願契約との関係があることなどから，慎重に処理したい旨の記載もあ
り，この電子メールは，その全体の内容をみると，Ｄが本件第１出願の取
下げを確定的に同意したことを前提とするものではなく，依然としてその
取下げを考慮中であることを前提とするものであることが明らかである。
さらに，ＤからＥらに対する１２月４日付け電子メールに対する原告の
回答を受けて，Ｄは，同年１２月５日「できるだけ共願はすべきでない，
と当方でも認識しているので，趣旨は理解する。一度は共願したという事
，，，実がありこれを取り下げ新たに単独出願するということの流れの中で
どのような効果があるのかないのか，当方で至急調査し，善処した回答を
する」旨の返信をしている。このように，Ｄは，この電子メールにおい。
ても，被告会社が本件第１出願の取下げを確定的に同意したとは記載して
おらず，依然としてこれを考慮中であると回答していることは明らかであ
る。
Ｅは，本件第１出願の取下げを急ぐように催促をしてきた原告に対し，
Ｅから原告に対する１２月１５日付け電子メールにおいて，ＤからＥらに
対する１２月４日付け電子メールの内容を引用し，本件第１出願の取下げ
の手続は，被告会社から書面による同意確認が得られた後に行うことを明
記しており，被告会社と被告大学との間では，この時点においても本件第
１出願取下げの合意が成立していないという理解であったことが明らかで
ある。
Ｄは，上記のような経緯を経て，平成１７年１月１７日，Ｅとの電話に
おいて，本件発明には，被告会社が関与しており，サンプルの無償提供も
行っていること等から，本件第１出願の取下げには同意しないことを最終
回答として明確に返答した。
ウ以上によれば，被告大学のＥと被告会社のＤとの間の，平成１６年１２
月２日の電話におけるＤの返答の趣旨は，費用負担その他の経済的な条件
が合意できれば，本件第１出願を取り下げる方向で協議することは了解す
る趣旨の，合意成立に向けた中間的な返答であったと解するのが相当であ
り，両者間で，この電話において，本件第１出願を取り下げるとの合意を
成立させたとみることはできない。
()被告大学の取下同意について3
ア原告，Ｂ及びＥらの間での同年１１月２６日の打合せの結果によれば，
被告会社が本件第１出願の取下げに同意すれば，被告大学も同出願を取り
下げ，原告らに本件発明に係る特許を受ける権利を返還するとの結論に至
っている（前記１の()。Ｅは，同年１２月２日，Ｄに対し，電話にて4）
（），，本件第１出願の取下げの検討を依頼し前記１の()同年１２月３日5
Ｄに対し「学内での検討の結果，取下げを希望する旨が固まった。出願，
に要した経費及び取下げに要する経費は被告大学が負担する。ついては，
上記取扱い（被告大学が出願費用，取下げ費用を負担することを条件に取
り下げること）に同意する旨の書面を頂きたく，別送速達で様式を送付す
るので，日付を記入し，捺印の上，至急返送頂きたい」旨の電子メール。
を送信した。
前記やり取りをみると，被告大学は，本件第１出願を取り下げる方向で
被告会社と交渉をしていたことは確かである。しかし，被告大学は，学内
の発明評価会議において，本件発明については，被告会社との共同出願を
前提として出願することを決定し，これに基づいて本件第１出願をなした
のであり，その共同出願の取下げについては，被告会社もこれを取り下げ
ることが前提条件として必要であると考えていたことは明らかである。す
なわち，特許法が，共同出願の取下げは出願者全員によって書面でなされ
なければならないと定めていること，及び，被告大学も特許法のそのよう
な規定を当然認識しながら本件第１出願の取下げの交渉を関係者と行って
きたこと（このことは前記１認定事実から明らかである）からすれば，。
被告会社の本件第１出願の取下げの意思が明らかでないにもかかわらず，
被告大学として単独で本件第１出願の取下げを確定的に決定することがな
いことは当然である。現にＥから原告に対する１２月１５日付け電子メー
ルの記載に照らせば，被告大学は，取下げの効果の重大性に鑑み，被告会
社から本件第１出願の取下げの意思を確認できる書面を取得することが必
要であると考えていたことは明らかであり，被告大学の本件第１出願の取
下げの意思も，被告会社から取下げの意思を明示した書面を取得した段階
で確定するものであり，それまでは被告会社の取下げがあることを条件と
して，本件第１出願を取下げるとの意思があったにすぎないものである。
イ以上によれば，被告大学は，被告会社が本件第１出願の取下げに書面に
より同意することを条件として，本件第１出願の取下げを同意していたも
のであり，被告会社が本件第１出願の取下げに同意しない以上，被告大学
もまたこれに同意することはないのである。
３結論
よって，原告の請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし，主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
設樂隆一裁判長裁判官
古河謙一裁判官
吉川泉裁判官

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