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平成１１年（行ケ）第３８５号　特許取消決定取消請求事件
　　　　　判　　　　決
原　告　　　エクセル株式会社
　代表者代表取締役　Ａ
　訴訟代理人弁理士　Ｂ、Ｃ
　被　告　　　特許庁長官　Ｄ
　指定代理人　Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
　　　　　主　　　　文
　特許庁が平成１０年異議第７５０９７号事件について平成１１年１０月７日にし
た決定を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、名称を「中空成形品」とする特許第２７８１３７６号発明（昭和５９年
２月１３日に出願した特願昭５９－２２９９３号の分割出願として平成３年３月３
０日に出願した特願平３－１３３７９０号の分割出願として平成８年６月１７日に
出願。特願平８－１５５７０８号。平成１０年５月１５日設定登録。本件発明）の
特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、平成１０年異議第７５０９７号事件
として審理されたが、平成１１年１０月７日、本件特許を取り消す旨の決定があ
り、その謄本は同月２７日原告に送達された。
　２　本件発明の要旨
［請求項１］基本的に単層であり且つ樹脂材料からなる中空成形品であって、実質
的に第１樹脂材料からなる第１部分と、前記第１部分に境界面を介して接続してお
り且つ前記第１樹脂材料とは異なる第２樹脂材料から実質的になる第２部分とを有
しており、前記境界面に沿って前記第１樹脂材料から前記第２樹脂材料へ徐々に変
化していることを特徴とする中空成形品。
［請求項２］請求項１において、前記境界面が成形品の外側及び内側の少なくとも
一方に対して実質的に傾斜していることを特徴とする中空成形品。
　３　決定の理由の要点
　(1)　本件特許の分割の原の原の出願である特願昭５９－２２９９３号は平成６年
５月２５日に特許第１８４４２４４号として登録され、その明細書の特許請求の範
囲には次のように記載されている。
「１．第１樹脂物質及び前記第１樹脂物質よりも軟質である第２樹脂物質との間で
少なくとも１回物質が切り換えられている基本的に単層の円筒状パリソンから同時
的且つ一体的に同一の工程によって所望の形状にブロー成形された中空成形品であ
って、前記中空成形品の中心軸に沿って第１の長さにわたり延在する第１部分がそ
の円周方向全体にわたり実質的に第１樹脂物質から構成されており、且つ前記中心
軸に沿っての第２の長さにわたり延在する第２部分がその円周方向全体にわたり実
質的に第２樹脂物質から構成されており、前記第２部分は第１境界面を介して前記
第１部分に接続されると共に中空成形品の一端における嵌合部を形成しており、更
に前記中心軸に沿っての第３の長さにわたり延在する第３部分がその円周方向全体
にわたり実質的に第２樹脂物質から構成されており、前記第３部分は第２境界面を
介して前記第１部分に接続されると共に実質的に蛇腹部が形成されていることを特
徴とする中空成形品。
　２．特許請求の範囲第１項において、前記中心軸に沿って第４の長さにわたり延
在する第４部分がその円周方向全体にわたり実質的に第１樹脂物質から構成されて
おり、前記第４部分は前記第１樹脂物質と第２樹脂物質との間の第３境界面を介し
て前記第３部分に接続されており、更に前記中心軸に沿って第５の長さにわたり延
在する第５部分がその円周方向全体にわたり実質的に第２樹脂物質から構成されて
おり、前記第４部分は前記第１樹脂物質と第２樹脂物質との間の第４境界面を介し
て前記第４部分に接続されると共に中空成形品の他端における嵌合部を形成してい
ることを特徴とする中空成形品。
　３．特許請求の範囲第１項又は第２項において、前記各境界面が前記中心軸に対
して少なくとも部分的に傾斜していることを特徴とする中空成形品。
　４．特許請求の範囲第１項乃至第３項の内のいずれか１項において、断面がほぼ
円筒状であることを特徴とする中空成形品。」
　そして、その特許請求の範囲第３項に記載されている中空成形品は、基本的に単
層であり、第１樹脂材料からなる第１部分と、第２樹脂材料から成る第２部分とを
有し、かつ、第１部分と第２部分の境界面が傾斜していることから、本件請求項１
及び２に係る発明に含まれるものである。
　そうすると、本件請求項１及び２に係る発明は、上記特願昭５９－２２９９３号
（特許第１８４４２４４号）の発明と同一であるから、本件特許は、特許法４４条
１項の規定を満たしていない。
　したがって、本件特許は、昭和５９年２月１３日に出願した特願昭５９－２２９
９３号の分割出願である特願平３－１３３７９０号の分割出願として出願したもの
とは認められないから、本件特許においては、出願日の遡及は認められず、本件特
許の出願日は平成８年６月１７日である。
　そして、本件請求項１及び２に係る発明が、本件特許の出願前に頒布された刊行
物である特開昭６０－１６８６２５号公報（特願昭５９－２２９９３号の公開公
報）に記載されていることは明らかであるから、本件発明は、特許法２９条１項３
号に該当し特許を受けることができないものである。
　(2)　以上のとおりであるから、本件特許は特許法１１３条１項２号に該当するか
ら、同法１１４条２項の規定により取り消すべきものである。
第３　原告主張の決定取消事由
　１　特許第１８４４２４４号発明（原々出願発明）は、本件発明の原々出願に係
るものである。決定は、本件発明の特許請求の範囲第１項及び第２項に係る発明
が、原々出願発明の特許請求の範囲第３項に記載されている発明と同一であると認
定、判断している。
　２　しかしながら、原告は、平成１２年７月３１日に、原々出願発明に対して訂
正審判を請求し、原々出願発明の特許請求の範囲第３項を削除し、訂正前の第１
項、第２項、第４項を、それぞれ、第１項、第２項、第３項とすることについて訂
正を請求した。
　その結果、平成１２年１０月２日、上記訂正を認める旨の審決があり、その審決
は確定した。
　これにより、原々出願発明の特許請求の範囲の欄の記載が訂正され、出願時に遡
って訂正後の原々出願発明の明細書及び図面により出願、特許査定などがされたも
のとみなされるから、原々出願発明の訂正前の明細書に基づいて原々出願発明の内
容を認定した決定には、結果的に原々出願発明の認定において誤りがあることにな
る。
第４　当裁判所の判断
　甲第７号証及び弁論の全趣旨によれば、原告主張の訂正審決があり確定したこと
が認められる。これにより、原々出願発明の特許請求の範囲第３項は削除される訂
正があったことになるから、そこに記載の中空成形品は、本件請求項１及び２に係
る発明に含まれるとの審決の認定は、結果的に誤りであったことになり、この認定
に基づき、本件発明の分割要件を否定し、その新規性を否定した審決の判断も誤り
である。
第５　結論
　以上のとおり、原告主張の決定取消事由は理由があり、主文のとおり判決する。
（平成１２年１１月２１日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
　　　　　　　　裁判官　　　橋　　　本　　　英　　　史

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