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平成１２年（行ケ）第２５６号　審決取消請求事件（平成１４年５月２３日口頭弁
論終結）　　　　　　　　　　　
　　　　　　判　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　　　三菱マテリアル株式会社
　　　訴訟代理人弁護士近　　藤　　惠　　嗣
　　　訴訟代理人弁理士　　　　　富　　田　　和　　夫
　　　同　　　　　　　　　　　　鴨　　井久太郎
　　　同檜　　山　　典　　子
　　　被　　　　　　告　　　　　住友電気工業株式会社
　　　訴訟代理人弁護士　　　　　久保田　　　　穣　
　　　同　　　　　　　　　　　　増　　井　　和　　夫
主　　　　文
　　特許庁が平成６年審判第１９７３３号事件について平成１２年６月７日にし
た審決を取り消す。　　　　　　　
訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者が求めた裁判
　１　原告
主文と同旨
　２　被告
原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　被告は、発明の名称を「高硬度工具用焼結体およびその製造法」とする特許第１
４０００３２号（本件特許）の特許権者である。
　本件特許に係る発明は、昭和５１年１２月２１日に出願された特願昭５１－１５
４５７０号（原出願）の一部を新たな特許出願として昭和５６年３月１６日に出願
（分割出願）され、昭和５７年１０月２２日に特公昭５７－４９６２１号として出
願公告され、昭和６２年９月２８日にその特許権の設定登録がなされたものであ
る。
　原告は、平成６年１１月２４日、被告を被請求人として、特許庁に対し、本件特
許につき無効審判を請求した。特許庁は、この請求を平成６年審判第１９７３３号
事件として審理し、平成９年５月１６日に「本件発明の明細書の特許請求の範囲第
１項、第５項ないし第７項に記載された発明についての特許を無効とする。」との
審決（第１次審決）をした。
　これに対して、被告は、第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（平成９年
（行ケ）第１５８号）を提起するとともに、訂正審判（平成１０年審判第３９０３
５号）を請求した。その後、この訂正審判請求について、平成１０年１２月２日に
「特許第１４０００３２号発明の明細書および図面を本件審判請求書に添付された
訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決（平成１０年１２
月２４日確定）がされ、前記審決取消訴訟において、平成１１年３月３日、「特許
庁が平成６年審判第１９７３３号事件について平成９年５月１６日にした審決を取
り消す。」との判決があった。
　原告は、特許庁における無効審判（平成６年審判第１９７３３号）の再度の審理
手続において、請求の趣旨は「特許第１４０００３２号の明細書の特許請求の範囲
第１項に記載された発明についての特許は、これを無効とする。」である旨陳述し
（平成１２年２月１６日口頭審理）、特許庁は、この陳述に基づき訂正後の特許請
求の範囲第１項に記載された発明について審理したうえ、平成１２年６月７日に
「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（第２次審決。以下、単に「審決」
という。）をし、その謄本を平成１２年６月２７日に原告に送達した。
　２　訂正後の明細書の特許請求の範囲第１項の記載（以下、この発明を「本件発
明」という。）
　立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し残部が周期律表第４ａ，５ａ，
６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物もしくはこれ等の混合物または
相互固溶体を第１の結合相とし、Ｔｉ２ＡlＮまたはＡlと前記第４ａ族の金属間化
合物から得られるＡl化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体
組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭
化物、窒化物、硼化物、珪化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が
結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用
焼結体。
３　審決の理由の要点
　審決の理由は、別紙の審決書の理由写し（以下「審決書」という。）のとおりで
ある。その要点は、原告（請求人）は本件出願が原出願の適法な分割出願とはいえ
ないから出願日の遡及は認められないと主張するが、本件発明は、原出願の願書に
最初に添付した明細書及び図面（以下「原出願当初明細書」という。）に記載され
た発明と認められるから、本件出願は特許法４４条１項の規定に適合する適法な分
割出願であって、その出願日は原出願の出願日である昭和５１年１２月２１日とみ
なされるところ、原告が本件発明の新規性欠如を理由づける証拠として提出した特
開昭５３－７７８１１号公報（原出願の公開特許公報：審判甲第１号証、本訴甲第
３号証）及び特開昭５５－３１５１７号公報（審判甲第３号証）は、いずれも本件
出願の後に頒布された刊行物であるから、それらの内容につき検討するまでもな
く、本件発明が特許法２９条１項３号に該当するということはできず、原告の主張
する理由及び証拠によっては本件特許を無効とすることはできない、というもので
ある。
第３　原告主張の審決取消事由
　審決は、以下の１ないし３の点について認定を誤り、本件発明が原出願当初明細
書に記載されていたとする誤りを冒した結果、本件発明の出願日は原出願の出願日
である昭和５１年１２月２１日とみなされるとして、出願日の認定を誤ったもので
ある。この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取り
消されるべきである。
　１　「Ａl化合物」について
　本件発明の第２の結合相成分として特許請求の範囲第１項に規定された「Ｔｉ２
ＡlＮまたはＡlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡl化合物」は、原出願
当初明細書に結合相成分として記載されていなかったＡl化合物を含むことになるか
ら、本件発明は、少なくともその一部に原出願当初明細書に記載されていなかった
発明を包含する。この点を反対に解した審決は、誤りである。
　（１）　審決は、「本件特許請求の範囲第１項に記載された「Ａl化合物」は、焼
結体中に生成した化合物を原材料化合物を特定することによって特定したものに相
当する」（審決書９頁６行～９行）との認定を前提に、原出願当初明細書の実施例
に特定の焼結条件下で作成されたＡl化合物の具体例が記載されていることを根拠と
して、本件発明の「Ａl化合物」は原出願当初明細書に記載されていると認定した。
　（２）　しかしながら、「焼結体の原料粉末は、焼結条件に応じた焼結反応を生
じ、焼結前の原料粉末における化合物形態を必ずしも維持するものでないことは当
業者の技術常識」（審決書８頁３７行～９頁１行）であるところ、本件発明の焼結
体は、何ら焼結条件を特定していない。
　そうすると、本件発明の「Ａl化合物」が特許請求の範囲において特定された原料
化合物から「得られる」Ａl化合物であるという審決の前記認定を前提とする限り、
出発原料を同一として、原出願当初明細書に具体例として記載された焼結条件以外
の焼結条件で焼結体が作成され、原出願当初明細書に具体的に開示されたＡ?化合物
とは異なる化合物が得られた場合にも、それは、特許請求の範囲において特定され
た原料化合物から「得られる」Ａ?化合物であるから、本件発明の第２の結合相をな
す「Ａl化合物」たり得ることになる。
　このことは、それだけでも、本件発明が原出願当初明細書に記載されていなかっ
た発明を包含していることを意味する。
（３）　本件発明が原出願当初明細書に記載されていなかった発明を包含するこ
とは、被告が別件の侵害訴訟において、原出願当初明細書に記載されていないＡl２
Ｏ３が本件発明の第２の結合相をなす化合物に該当すると主張していたことからも
明らかである。
　２　結合相中の第２の結合相の存在形態について
　原出願当初明細書は、結合相について、第２の結合相が第１の結合相中に「分散
相」として存在する場合、すなわち、第１の結合相のみで「連続」し、第２の結合
相が第１の結合相の連続を阻害しないような態様で存在する場合のみを開示し、こ
れ以外の第２の結合相の存在態様は開示していない。これに対し、本件発明は、第
１の結合相と第２の結合相の関係について、「該第１、第２の結合相が焼結体組織
中で連続した結合相をなし」と規定するのみであるから、第１の結合相と第２の結
合相がそれぞれ非連続ではあるが全体としてみれば連続している場合も含むことに
なり、第１の結合相が連続した中に第２の結合相が分散している場合だけを記載し
た原出願当初明細書に記載のない発明を包含することになる。
　（１）　本件発明における第１の結合相と第２の結合相とを合わせた「結合相」
に対応するものは、原出願当初明細書においては、その特許請求の範囲第１項に、
「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もし
くはこれ等の混合物または相互固溶体を主体としたものからなり、この化合物が焼
結体組織中で連続した結合相をなす」と記載されていたものである。
　しかるに、原出願の審査において、審査官から「主体とした」という以上は、
「第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ
等の混合物または相互固溶体」（以下、「耐熱性化合物」ということがある。）以
外のものを含む趣旨であると解釈できるから、その点を明らかにすべきであるとの
指摘を受け、その機会に本件特許出願が分割出願された。
　このことからも分かるとおり、原出願当初明細書に記載されていたのは、「第４
ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混
合物または相互固溶体を主体としたものからなる」結合相（耐熱性化合物を主体と
したものからなる結合相）に限られる。
　そこで、「・・・を主体としたものからなる」結合相であって、それ以外の成分
を含む結合相として、原出願当初明細書に何が開示されていたかをみると、原出願
当初明細書には、実施例４について「焼結体を、・・・Ｘ線回析により結合相の状
態を調べたところ、Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮを主体とし、小量のＴｉ２ＡlＮ，
ＴｉＡl，ＴｉＡl３と思われる化合物からなっており、Ｉの焼結体はＴｉＮ以外に
Ｔｉ２ＮｉもしくはＴｉＮｉ化合物が小量結合相中に分散していった。」（甲第３
号証６頁左上欄下から９行～５行）との記載があるのみである。この記載は、原出
願当初明細書における「・・・を主体としたものからなる」結合相が、「第４ａ、
５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物もしくはこれ等の混合物または相
互固溶体」（耐熱性化合物）からなる結合相中にそれ以外の成分が分散しているも
のを意味していたことを示している。
　そうすると、結局、原出願当初明細書は、「・・・を主体としたものからなる結
合相」、すなわち、本件発明の第１の結合相に当たる耐熱性化合物相が連続し、そ
の中に本件発明の第２の結合相に相当する成分が分散相として存在する形態のもの
しか開示していないのである。
　これに対し、本件発明は、前述のとおり、「該第１、第２の結合相が焼結体組織
中で連続した結合相をなし」とのみ規定しているから、文理上、第１の結合相と第
２の結合相がそれぞれ非連続ではあるが結合相全体としてみれば連続している場合
（言い換えれば、第２の結合相が第１の結合相の連続を阻害する態様の発明）を含
むものであり、例えば結合相中に占める「第１の結合相」の体積割合が５０％、
「第２の結合相」の体積割合が５０％というような焼結体を包含する。このような
態様のものを含む本件発明は、第１の結合相の連続を阻害しない第２の結合相の存
在態様（第２の結合相が分散相として存在するもの）しか開示していない原出願当
初明細書の記載の範囲を超えるものであり、原出願になかった発明を包含するもの
である。
　３　第１の結合相の体積割合
　審決は、「本件発明の『第１の結合相が結合相中の体積で５０％以上９９．９％
以下であること』との記載は、原出願明細書に開示されていた第１の結合相の体積
割合を、単に数値をもって表現したにすぎず」（審決書１４頁２６行～２８行）と
認定しているが、以下に述べるとおり誤りである。
　（１）　審決は、上記認定の根拠として、原出願当初明細書の「本発明による焼
結体ではＣＢＮの結合体として前記した耐熱性化合物を用いるものであるが、更に
必要により耐熱性化合物以外のＮｉ，Ｃｏ，Ｆｅ等の金属相を第３相として含むも
のであっても良い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属
相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」（甲第３号
証４頁右上欄９行～１５行）という記載（審決摘示の記載事項(イ)、審決書６頁２
６行～３１行参照）を挙げる（審決書１４頁１４行～２５行）。しかし、これは原
出願当初明細書に記載された内容を誤解したものである。
　すなわち、先に２で述べたように、本件発明における第１の結合相と第２の結合
相とを合わせた「結合相」に対応するものは、原出願当初明細書においては、
「・・（耐熱性化合物）・・を主体としたものからなる」結合相であり、原出願当
初明細書は、第１の結合相と第２の結合相を区別することなく、これらを合わせて
「主体としたもの」と記載していたのである。原出願当初明細書には、どこにも、
「第１の結合相」、「第２の結合相」という表現はない。
　したがって、原出願当初明細書の上記記載事項(イ)において、「第３相」という
のは、「結合相」における「第３相」という意味ではなく、ＣＢＮ相である「第１
相」、「・・・を主体としたものからなる」結合相（耐熱性化合物相）である「第
２相」に対して、耐熱性化合物以外の「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相」を「第３
（の）相」と記載したものである。
　以上のとおりであるから、原出願当初明細書には、本件発明にいう「結合相」に
おける「第１の結合相」と「第２の結合相」との体積割合に関する記載は一切ない
のである。しかも、原出願当初明細書では、特許請求の範囲第１項にある「・・
（耐熱性化合物）・・を主体とした結合相」という表現により、「耐熱性化合物以
外の化合物からなる結合相」が「耐熱性化合物からなる結合相」に比べてはるかに
少ないことが記載されていたのである。したがって、結合相における「第１の結合
相」の体積割合が５０％、「第２の結合相」の体積割合が５０％というような焼結
体（特許請求の範囲の記載によれば、このような焼結体も本件発明の焼結体に含ま
れる。）は、原出願当初明細書には記載されていないことが明らかである。
　（２）　このことは、実施例の検討からも明らかである。
　原出願当初明細書において、アルミニウムを含む実施例は、実施例４の焼結体
Ｈ、実施例５及び実施例６である。これらの実施例における「耐熱性化合物」に対
するアルミニウムの量は、
　　　実施例４Ｈ　　耐熱性化合物　　３５体積％（全体に対して）
　　　　　　　　　　Ａl２Ｏ３　　　　　５体積％（同上）　
　　　実施例５　　　耐熱性化合物　　９０重量％（結合相中）　
　　　　　　　　　　Ａl　　　　　　１０重量％（同上）
　　　実施例６　　　耐熱性化合物　　１００％
　　　　　　　　　　Ａl　　２重量％（耐熱性化合物に対して）
であり、「・・・を主体とした結合相」（耐熱性化合物相）に対して、Ａlの量はは
るかに少ない。すなわち、焼結体中で耐熱性化合物からなる第１の結合相の占める
体積よりもアルミニウム化合物（第２の結合相）が占める体積は、はるかに小さい
のである。
　したがって、連続した「結合相」において、「第１の結合相」の体積割合が５０
％、「第２の結合相」の体積割合が５０％というような発明は、原出願当初明細書
には記載されていないことが明らかである。
　４　以上のとおり、本件発明は、原出願当初明細書に記載されていなかった発明
を包含するものであり、審決は本件発明の分割出願の適否の判断を誤った違法があ
るから、その取消しを求める。
第４　被告の反論
　原告の主張に理由はなく、審決に誤りはない。
　１　「Ａl化合物」に関する主張に対して
　（１）　原告の主張は、原出願当初明細書に記載された発明とは、それに記載さ
れた実施例によって得られる焼結体のみに限られるとの解釈を前提としているよう
である。しかし、原出願当初明細書に開示された発明とは、一般的説明も含めた原
出願当初明細書全体に開示された発明であるから、原告の主張は、前提自体が誤っ
ている。
　原出願当初明細書には、（ｉ）焼結体にＡlを含有させると、耐摩耗性、靱性が向
上するという作用効果、（ⅱ）焼結体にＡlを含有させる手段として、例えば第４ａ
族窒化物とＡlを混合し、反応させて、該金属とＡlとの金属間化合物とし、その粉
末をＣＢＮと混合する結合材原料とすること、及び（ⅲ）焼結体にＡlを含有させる
別法として、予めＭ－Ａl（例えばＴｉとＡl）の金属間化合物粉末を作成して原料
混合時に添加する方法が記載されている（甲第３号証４頁右上欄１７行～右下欄１
９行）。
　すなわち、これらの記載は、（ⅱ）又は（ⅲ）の方法によって、金属間化合物な
どを加えた材料を焼結して得た焼結体を記載している。したがって、原出願当初明
細書に開示されたＡl化合物とは、焼結条件を実施例の条件に限定することなく、
（ⅱ）又は（ⅲ）の方法に従って製造された焼結体中に含まれ得るＡl化合物を包含
することは自明である。そして、原料として加えたＡlの金属間化合物などは、その
まま残っている部分もあるかもしれないが、焼結工程において更に反応して形を変
え得ることも技術常識であり、当業者には自明であるから、焼結体に係る発明を特
許請求の範囲に記載するに際して、当該原料から得られるものとしてＡl化合物を記
載することは、極めて妥当であり、原出願当初明細書の記載に基づいていることは
いうまでもない。
　（２）　Ａlという金属は、非常に酸化されやすい物質であるから、本件明細書記
載の方法によって焼結体を作る場合に、Ａl２Ｏ３が必然的に生成する。その生成を
完全に防止することは実際上不可能であり、必ず実質的な量のＡl２Ｏ３が生成す
る。このように、発明を実施する過程において特許請求の範囲に規定された材料か
ら生じ、あるいは材料中に必然的に含まれるＡl２Ｏ３は、本件発明の焼結体に含ま
れてよい成分である。原告にとって意味があるのは、焼結の際の出発材料としてＡl
２Ｏ３を添加することによって得られた焼結体が本件発明の技術的範囲に属するか否
かであるが、それは、侵害訴訟の裁判所が判断する問題であって、無効審判手続で
判断する問題ではない。
　審決は、無効審判における問題は、本件発明の特許請求の範囲の記載が原出願当
初明細書に記載された発明として認められるか否かであり、原告の主張する理由は
意味がないと説示したのであり、そのことは正当な判断である。
　２　結合相中の第２の結合相の存在形態に関する主張に対して
　原告は、原出願当初明細書は、「・・・を主体としたものからなる結合相」すな
わち、本件発明の第１の結合相が連続し、その中に本件発明の第２の結合相に相当
する成分が「分散相」として存在しているものしか開示していなかったと主張す
る。原告のいう第２の結合相が「分散相として存在する」とは、何を意味するのか
が不明であるが、原出願当初明細書には、Ａl化合物が「分散相」として存在するな
どとは、そもそも記載されていない。
　また、第１の結合相が結合相全体の主体であるからといって、２つの相の存在状
態が必然的に規定されるわけでもない。
　原出願では、本件発明において第１の結合相とされている耐熱性化合物のみでの
連続は記載されておらず、「耐熱性化合物を主体とした」ものが連続した結合相を
なすとされていた（第１、第２の結合相の区別はなかった）。本件発明においても
耐熱性化合物が主体であることに変わりはない。したがって、本件発明において第
１の結合相と第２の結合相とを合わせての連続（主体はやはり第１の結合相であ
る）をいったところで、原出願当初明細書に含まれていない態様が加わったという
ことにはならない。
　原告の主張は失当である。
　３　第１、第２の結合相の体積割合に関する主張に対して　　
　原出願当初明細書に開示されている主たる発明は、Ａl化合物の存在を必須として
おらず、「・・・を主体としたものからなる」と記載されていることから明らかな
ように必須成分は耐熱性化合物のみであるから、原出願当初明細書の記載における
「第３相」というのは、「・・・を主体としたものからなる」における「主体」で
ある耐熱性化合物以外のものを指していることは明らかである。原出願当初明細書
では、第１の結合相と第２の結合相とを合わせて「主体としたもの」と記載してい
たという原告の主張は、誤りである。
　そして、原出願当初明細書には、この「第３相」は、「・・・を主体としたもの
からなる」における「主体」、すなわち耐熱性化合物の量以下とすべきことが記載
されているのであるから、主体である耐熱性化合物が結合相の少なくとも５０％以
上を占めることになる。つまり、それが主体とするということの内容である。
　そして、原出願当初明細書では、上記記載に続いて、Ａlの小量の添加で効果が発
揮されると記載している。したがって、これら一連の記載（甲第３号証４頁右上欄
９行～右下欄下から２行）を読めば、Ａl化合物を副成分として加える場合にも、耐
熱性化合物はやはり結合相の５０％以上存在しなければならないことが理解され
る。また、耐熱性化合物についての上限値９９．９％は、副成分であるＡl化合物が
技術常識的に無意味でない量（０．１％以上）存在すべきことを意味している。
第５　当裁判所の判断
　本件特許出願が適法な分割出願ではないという原告の主張は、本件発明が、①第
２の結合相成分の「Ａl化合物」、②結合相中の第２の結合相の存在形態、及び③第
１の結合相と第２の結合相の体積割合、という３点において、原出願当初明細書に
記載されていなかった発明を包含するというものであるが、以下では、原告主張の
③の点につき検討する。
　１　「第１の結合相」と「第２の結合相」の体積割合について
　（１）　争点
　甲第１号証（本件審決謄本）及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の「第１の結
合相が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であること」との記載につい
て、原告は、審判手続において、原出願当初明細書の記載事項との間に整合性がな
く、本件発明は原出願当初明細書に記載された範囲外のものであると主張していた
ことが認められ、また、当審において、原出願当初明細書には「第１の結合相」と
「ＴｉＡlＮ又はＡlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡl化合物」（以下
「・・・Ａl化合物」と略す。）からなる「第２の結合相」の体積割合に関する記載
は一切存在せず、「・・・Ａl化合物」が結合相中の体積で５０％にも達するような
焼結体は記載されていないと主張する。
　原告の上記主張は、要するに、本件発明では「結合相」中に占める「第２の結合
相」の体積割合が原出願当初明細書に開示された範囲をはるかに超えているという
ものであるところ、これを判断するには、本件発明において「第２の結合相」をな
す「・・・Ａ?化合物」の体積割合がどの程度のものかが前提となるので、まず、こ
の点について検討することにする。
　（２）　本件発明における「Ａl化合物」（第２の結合相）の体積割合
　　　ア　本件発明は、その特許請求の範囲の記載を、「立方晶型窒化硼素（判決
注、ＣＢＮ）を体積％で８０～４０％含有し残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族
遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物もしくはこれらの混合物または相互固
溶体を第１の結合相、Ｔｉ２ＡlＮまたはＡlと前記第４ａ族の金属間化合物から得
られるＡl化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連
続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化
物、硼化物、珪化物もしくはこれらの混合物または相互固溶体が結合相中の体積で
５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体」とするも
のであるところ、甲第２号証によれば、本件明細書（訂正審判による訂正後の訂正
明細書）には、本件発明の結合相に関して、
「本発明は、このような金属で結合した焼結体でなく、高強度で耐熱性に優れた硬
質金属化合物を結合相とした切削工具等の工具用途に適した新しいＣＢＮ焼結体に
関するものである。」（甲第２号証２６頁左欄１６行から１９行）、
「このような耐熱性化合物としては周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化
物、窒化物、硼化物、珪化物、又これらの混合物もしくはこれ等の相互固溶体化合
物が考えられる。」（同２６頁左欄３７行～４０行）、
「本発明による焼結体の非常に注目すべき、また本発明を有用ならしめる特徴とし
て前記耐熱性化合物が焼結体組織上で連続した相をなすことが挙げられる。即ち、
本発明の焼結体では強靱な耐熱性化合物が、あたかもＷＣ－Ｃｏ超硬合金の結合相
である金属Ｃｏの如く、高硬度のＣＢＮ粒子間の隙間に浸入して連続した結合相の
状態を呈し、このことにより焼結体に強靱性が付与せしめられたものである。」
（同２６頁右欄２４行～３１行）、及び
「本発明による焼結体ではＣＢＮの第１の結合相として前記した耐熱性化合物を用
いるものであるが、さらに第２の結合相としてＴｉ２ＡlＮまたはＡlと前記第４ａ
族の金属間化合物から得られるＡl化合物を第１の結合相に含有させることを特徴と
する。これら第１及び第２の結合相は焼結体組織中で均一に混合して連続した結合
相をなし、該耐熱性化合物が結合相中で５０～９９．９体積％を占める。すなわ
ち、結合相の主となる成分は、該耐熱性化合物である。・・・
　この場合、原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ
のようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有する
ことができる。
　また、前記した耐熱性化合物以外Ａl２Ｏ３、ＡlＮ等の化合物も焼結時に生成する
場合がある。」（同２７頁右欄９行～２５行）
と記載されていることが認められる。
　なお、本件明細書の発明の詳細な説明においては、本件特許請求の範囲における
「周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物もし
くはこれらの混合物または相互固溶体」を指して「耐熱性化合物」の語が使用され
ているので、以下では上記「周期律表・・・相互固溶体」を「耐熱性化合物」とい
うことがある。
　　　イ　以上によると、本件発明の「結合相」に関する構成は、①焼結体中の
「結合相」が耐熱性化合物からなる「第１の結合相」と、「・・・Ａl化合物」から
なる「第２の結合相」とを有し、②第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した
結合相をなし、③耐熱性化合物が「結合相」中の体積で５０％以上９９．９％以下
を占める、というものであると認められる。
　ところで、本件で原告が問題にしているのは、第２の結合相をなす「・・・Ａl化
合物」の「結合相」中における体積割合、特にその上限値であるところ、特許請求
の範囲に記載された本件発明の「結合相」に関する上記①～③の構成は、直接には
「結合相」中の「第２の結合相」の体積割合を規定していない。
　しかし、「結合相」中で「第１の結合相」をなす耐熱性化合物の体積が５０％～
９９．９％であるということは、「結合相」の残部、すなわち、「第１の結合相」
以外の部分が、０．１％以上５０％以下の範囲にあることを意味することは自明の
理である。そうすると、本件発明は、第１の結合相以外の結合相である「第２の結
合相」の体積割合として、「０．１％以上５０％以下」の範囲を含むものと一応解
することができる。
　上記のように解すると、本件発明は、例えば、「結合相」における「第１の結合
相」（耐熱性化合物）と「第２の結合相」（・・・Ａl化合物）の体積割合がそれぞ
れ５０％であるような焼結体を含むということになるが、本件明細書の記載に照ら
しても、そのように解することに不合理な点は認められない。すなわち、結合相中
の第１、第２の結合相の体積割合がそれぞれ５０％であるような焼結体において
は、結合相が「耐熱性化合物」を相としたもの「・・・Ａl化合物」を相としたもの
の２種のみからなることとなるところ、本件明細書には上記２種のみからなる結合
相を本件発明から排除する趣旨の記載はどこにも見いだすことができないからであ
る（この点に関しては、被告も、第１の結合相をなす耐熱性化合物の結合相中にお
ける体積割合の上限値である９９．９％は、Ａ?化合物が技術的に無意味でない量で
ある０．１％以上存在すべきことを意味すると主張しているから、結合相が耐熱性
化合物及びＡl化合物の２相のみからなり、他の第３成分の相を含まない場合のある
ことを当然視しているということができる。）。
　また、本件明細書の「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるＮｉ、
Ｃｏ、Ｆｅのようないわゆる不可避的成分は本件発明の焼結体の特徴を失わない範
囲で含有することができる。」（甲第２号証２７頁右欄２０行～２３行）との記載
及び「また前記した耐熱性化合物以外Ａl２Ｏ３、ＡlＮ等の化合物も焼結時に生成す
る場合がある。」（同２４、２５行）との記載は、本件発明の結合相が「耐熱性化
合物」及び「・・・Ａl化合物」以外の第３成分ないし第３成分の相を含む場合のあ
ることを示唆しているが、これら第３の成分は、本件発明の構成において必須成分
とされているものではないうえ、それが含有される場合においても、発明の詳細な
説明において不可避的混入物や副生成物と位置づけられているところからみて、そ
の量は、少量にとどまるものと認められる。
　そうすると、上記第３の成分の存在を考慮に入れるとしても、耐熱性化合物から
なる第１の結合相と「・・・Ａl化合物」からなる第２の結合相を必須の構成とする
本件発明は、「結合相」中における「・・・Ａl化合物」相の体積割合が上限値で５
０％に近いものを包含するものというべきである。
　（３）　原出願当初明細書の記載事項　
　本件発明における「・・・Ａ?化合物」相（第２の結合相）の体積割合についての
上記（２）の認定を前提として、本件発明が原出願当初明細書に記載されていたか
どうかを検討する。
　　　ア　甲第３号証によれば、原出願当初明細書には、
　　　　(ア)　特許請求の範囲に、
　「(1)　立方晶型窒化硼素（判決注、ＣＢＮ）を体積％で８０～４０％含有し残部
が周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もし
くはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を主体としたものからなり、この化合
物が焼結体組織中で連続した結合相をなすことを特徴とする高硬度工具用焼結
体。」（甲第３号証１頁左下欄５行～１０行）、
　「(4)　連続した結合相をなす化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭
化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にＡlもしくはＳｉ、
もしくはこの双方を重量で０．１％以上含有しこのＡlもしくはＳｉが上記第４ａ族
金属ＭとＭ－Ａl、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在す
ることを特徴とする特許請求の範囲(1)項記載の焼結体。」（同１頁左下欄１８行～
右下欄５行）と記載され、
　　　　(イ)　発明の詳細な説明欄に、
　①「・・・、また、切削用途にはＣＢＮを金属Ｃｏなどで結合した焼結体が一部
に使用されている。このＣＢＮを金属で結合した焼結体は切削工具として使用した
場合、結合金属相の高温での軟化による耐摩耗性の低下や、被削材金属が溶着し易
い為に工具が損傷するといった欠点がある。本発明は、このような金属で結合した
焼結体でなく、高強度で耐熱性に優れた硬質金属化合物を結合相とした切削工具等
の工具用途に適した新しいＣＢＮ焼結体に関するものである。」（同２頁右上欄１
５行～左下欄４行）、
　②「発明者等は、・・・ＣＢＮと種々の耐熱性化合物の複合焼結体を作成した。
目的とした複合焼結体を得るための耐熱性化合物に要求される特性は、先ず高強度
であること、及び複合焼結体とした場合に前記したＣＢＮの有する熱伝導率が高い
という特徴を維持する為に組み合わせる耐熱性化合物自体も熱伝導の高いものが要
求される。このような耐熱性化合物としては周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金
属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物、もしくはこれ等の相互固溶体化合物が考え
られる。」（同２頁左下欄１５行～右下欄７行）、
　③「このようにして選択された耐熱性化合物とＣＢＮの複合焼結体を製造する方
法は、先ず、このＣＢＮ粉末と、耐熱性化合物粉末の１種もしくは２種以上をボー
ルミル等の手段を用いて混合し・・・焼結する。」（同２頁右下欄１８行～３頁左
上欄４行）、
　④「本発明による焼結体の非常に注目すべき、また、本発明を有用ならしめる特
徴として前記耐熱性化合物が焼結体組織上で連続した相をなすことが挙げられ
る。・・・このような組織を有する焼結体を得る為にはＣＢＮの含有量を体積で８
０％以下とする必要があることが実験の結果明らかになった。本発明による焼結体
中のＣＢＮ相量の下限は体積で４０％までである。」（同３頁左上欄１５行から右
上欄７行）、
　⑤「本発明による焼結体ではＣＢＮの結合体として前記した耐熱性化合物を用い
るものであるが、更に必要により耐熱性化合物以外のＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相
を第３相として含むものであっても良い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合
物相でありこれ等金属相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要
がある。」（同４頁右上欄９行～１５行、審決摘示の記載事項(イ)）、
　⑥「本発明の焼結体の原料として使用するＣＢＮは、・・・超高圧下で焼結する
場合においても、・・・この間の加熱によっても六方晶型窒化硼素への逆変態を起
こす可能性もある。このような場合に前記した六方晶型窒化硼素に対して触媒作用
を有する元素が混合粉末中に添加されていると、この逆変態を防止する効果があ
る。発明者等は、この考えに基づいてＡl、Ｓｉについて効果を確認する実験を行っ
た。Ａlを添加する方法としては・・・相対的に過剰なＭとＡl又はＳｉを反応せし
めてＭ－Ａl、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物・・・を生成させ、この粉末
をＣＢＮと混合する結合材原料とした。この方法では加えたＡ?、Ｓｉが結合材中に
均一に分散した状態となり、少量の添加でその効果が発揮される。別の方法として
は、あらかじめＭ－Ａl、Ｍ－Ｓｉ間の金属間化合物粉末を作成して原料混合時に加
えてもよい。・・・このようにして作成したＡl、Ｓｉを添加した焼結体と、これ等
を含まない焼結体とを比較してみた。焼結体を研磨して組織観察を行うとＡl、Ｓｉ
を含む焼結体の方が・・・ＣＢＮ粒子と結合相との結合強度が強いと考えられる。
また切削工具としての性能を比較すると、やはりＡl，Ｓｉを含有する方が耐摩耗
性、靱性ともに優れていた。尚、このような効果が現れるのは焼結体中に重量％
０．１％以上のＡl又はＳｉを含む場合であった。」（同４頁左下欄３行～右下欄１
９行）、
と記載されていることが認められる。
　　　(ウ)　さらに、実施例として記載された、焼結体原料にアルミニウムを添加
して得た焼結体について、以下の内容が記載されている。
①　実施例４
　平均粒度７μのＣＢＮ粉末が体積で６０％、残部（４０％）が第２表のＨとして
記載された結合材（ＴｉＮ０．７３３５％、Ａl２Ｔｉ５％、いずれも混合粉末中に占
める体積比）からなる混合粉末を作成し、これを圧力４０Ｋｂ、温度１１００℃で
焼結して焼結体を得たことが記載され、得られた焼結体につき、「焼結体をダイヤ
ペーストで研磨し組織観察を行い、又Ｘ線回折により結合相の状態を調べたとこ
ろ、Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮ　を主体とし、少量のＴｉ２ＡlＮ、ＴｉＡl、Ｔ
ｉＡl３と思われる化合物からなっており、」（６頁左上欄下から１１行～下から７
行）との説明がある。
②　実施例５　
　ＴｉＮ０．７３粉末（平均粒度１μ）９０重量％とＡl２Ｔｉ粉末１０重量％を混合
し、この混合粉末を１ｔ／ｃｍ２
の圧力でペレットに型押成型し、１０００℃に加
熱、３０分保持したものを粉砕して粉状としたＡl化合物を含むＴｉＮ粉末（４０体
積％）とＣＢＮ粉末（６０体積％）を、実施例１と同条件で焼結して焼結体を得た
ことが記載され、焼結体材料に使用したＡl化合物を含むＴｉＮ粉末につき、「Ｘ線
回折によって調べたところ、ＴｉＮ以外にＴｉＡl３、ＴｉＡl及びＴｉ２ＡlＮと思
われる回折ピークが得られ、金属Ａlは検出されなかった。」（６頁右上欄４行～７
行）との説明がある。
③　実施例６　
　平均粒度１μのＴｉ（Ｃ０．４，Ｎ０．４）０．８粉末に重量で平均粒度３０μのＡl粉
末を２％を加え、実施例５と同様の方法によりＡl化合物を含むＴｉ（Ｃ，Ｎ）粉を
作成し、この粉末とＣＢＮ粉末を体積％で各々３５％、６５％に配合し、実施例１
と同じ条件で焼結体を作成したことが記載されている。
　　　イ　上記アの(ア)ないし(ウ)摘示の各記載（特に、(イ)⑤の審決が記載事項
(イ)として摘示する事項）によると、原出願当初明細書には、高硬度工具用焼結体
において、「耐熱性化合物」である「周期律表第４ａ，５ａ，６ａ族遷移金属の炭
化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」
を相としたものの量を、「焼結体中の体積比」で、「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属
相」の量以上のものとすること、すなわち、「耐熱性化合物相」（本件発明の第１
の結合相）と「金属相」との体積比の関係が記載されていることが認められる。
　しかし、上記「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相」が、「Ｔｉ２ＡlＮまたはＡlと第
４ａ族の金属間化合物から得られるＡl化合物」を相としたものを意味するものでな
いことは明らかである。
　そうすると、審決が、「本件発明の『第１の結合相が結合相中の体積で５０％以
上９９．９％以下であること』との記載は、原出願明細書に開示されていた第１の
結合相の体積割合を、単に数値をもって表現したにすぎず」（審決書１４頁２６行
～２８行）と認定するに当たって、その根拠とした「・・・更に必要により耐熱性
化合物以外のＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を第３相として含むものであっても良
い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属相は焼結体中の
体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」との記載（前記（１）イ
⑤、審決摘示の記載事項(イ)）は、本件発明における「第１の結合相」である「第
４ａ・・・相互固溶体（耐熱性化合物）」の相と、第２の結合相である「Ｔｉ２Ａ
lＮまたはＡlと第４ａ族の金属間化合物から得られるＡl化合物」の相との体積比を
表したものではないといわざるを得ない。
　　　ウ　そこで、上記記載事項以外に、耐熱性化合物相（本件発明の「第１の結
合相」）と「・・・Ａl化合物」の相（本件発明の「第２の結合相」）との体積割合
に関連する記載が原出願当初明細書に存在するかどうかを検討すると、アルミニウ
ムを加えた焼結体原料で作成した焼結体に関しては、実施例４の焼結体Ｈ、実施例
５及び実施例６に関する記述が存するのみであること、及び、実施例４の焼結体Ｈ
については、「Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮを主体とし、少量のＴｉ２ＡlＮ、Ｔｉ
Ａl、ＴｉＡl３と思われる化合物からなっていた。」として、焼成した焼結体の結
合相中におけるＡl化合物の量に関して「少量の」という記載があるが、実施例５及
び６については、焼結体原料となる耐熱性化合物粉末中に添加するＡl化合物又はＡ
lの重量について記載されているのみで、焼成した焼結体の結合相中でＡl化合物が
どのような形で存在するか及びその量（体積）についての記述はないことが認めら
れる。
　これらの記載内容を総合すると、本件発明の焼結体中の結合相中に存在する
「・・・Ａl化合物」の具体的な量（体積）は、必ずしも明らかでないものの、「少
量」である旨の記載（実施例４のＨ）、及び原料粉末中に添加されたＡl化合物又は
Ａlの重量（実施例５、６）から判断して、焼結体生成後の結合相中に占めるＡl化
合物の体積は、比較的少量にとどまるものであって、耐熱性化合物の体積に到底比
肩し得るようなものではないと認められる。
　むしろ、焼結工程を完了した後の焼結体結合相中に存在する「・・・Ａl化合物」
量に関して原出願当初明細書中に存在する唯一具体的な記載が「結合相がＴｉＮを
主体とし、少量のＴｉ２ＡlＮ、ＴｉＡl、ＴｉＡl３と思われる化合物からなってい
た。」（実施例４Ｈ）というものであることや、実施例５、６においてＡlの添加量
が重量％で表示されていること（焼結体中で相をなすＣＢＮや耐熱性化合物につい
ては体積％で表示されている。）は、これらの実施例におけるＡl化合物が、焼結体
中で「相」（物質系において、明確な境界で他と区別され、その内部で状態の均一
な領域をいう。培風館発行「物理学辞典」）として存在しているかどうかすら疑い
を抱かせるものであるといってよい。
　なお、仮に、原出願当初明細書に開示された焼結体におけるＡl化合物が相を形成
していたとしても、原出願当初明細書に記載された耐熱性化合物相（第１の結合
相）と「金属相」との体積比の関係が、耐熱性化合物相と「・・・Ａl化合物」の体
積比に当てはまるものでないことは論をまたない。なぜなら、原出願当初明細書に
おいて「耐熱性化合物以外のＮｉ，Ｃｏ，Ｆｅ等の金属相を第３相として含むもの
であっても良い。」と記載された「金属相」は、従来技術の「ＣＢＮを金属などで
結合した焼結体」における結合相としての金属相と共通するものであると考えら
れ、その量も焼結体中の体積比で表されているのに対し、原出願当初明細書に記載
された技術において焼結体原料中にＡl化合物を加える目的は、「六方晶型窒化硼素
に対して触媒作用を有する元素が混合粉末中に添加されていると、この逆変態を防
止する効果があると考えられる。」（甲第３号証４頁左下欄１１行～１４行）と記
載されているとおり、触媒作用を有する元素を原料中に加えることにあり、またそ
の量も「尚、このような効果が現れるのは焼結体中に重量％０．１％以上Ａl又はＳ
ｉを含む場合であった。」（同頁右下欄１８行～２０行）として、重量％で表示さ
れているものであって、「Ｎｉ，Ｃｏ，Ｆｅ等の金属相」と「Ａl化合物」とは、そ
の目的・作用において全く異なるものと認められるからである。
　　　エ　被告は、本件発明における結合相中の耐熱性化合物の体積の上限値であ
る９９．９％は、「・・・Ａl化合物」（被告のいう「副成分」）が技術常識的に無
意味でない量である「０．１％以上」存在すべきことを意味している旨主張し、本
件発明においても結合相の主成分が耐熱性化合物であることは原出願当初明細書と
変わっていないのであるから、本件発明は原出願に記載された発明であると主張す
る。しかし、本件発明においても結合相の主体が耐熱性化合物であることは原出願
と変わらないといっても、本件発明は「第２の結合相」をなす「・・・Ａl化合物」
が結合相の相当部分（５０％に近い値）を占めるような焼結体を含むものと解され
ることは前示のとおりであり、これに対して、原出願当初明細書には結合相中の体
積割合がそのような大きな「・・・Ａl化合物」を示唆する記載は存在しないのであ
るから、被告の主張は、採用することができない。
（４）　結局、原出願当初明細書には、「Ｔｉ２ＡlＮまたはＡlと第４ａ族の金
属間化合物から得られるＡl化合物」を相としたものとの比較において、耐熱性化合
物相（第１の結合相）が「結合相中の体積で、５０％以上９９．９％以下」である
とすること（逆にいえば、「・・・Ａl化合物」が結合相中の体積で０．１％以上５
０％以下の範囲、少なくとも上限値で数十％の値をとり得ること）は、記載も示唆
もされていないといわざるを得ない。
　してみると、審決が、第１の結合相の体積割合について、原出願当初明細書に
は、「４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、珪化物もしくはこ
れらの混合物又は相互固溶体」（耐熱性化合物）を第１の結合相とし、「Ｔｉ２Ａ
lＮまたはＡlと第４ａ族の金属間化合物から得られるＡl化合物」を第２の結合相と
し、第１、第２の結合相を合わせた「結合相」において、第１の結合相をなす耐熱
性化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下とするもの（すなわち、第
２の結合相をなす「・・・Ａl化合物」が結合相中の体積で数十％から５０％に近い
相当部分を占めるようなもの）が記載されていると認定したことは、誤りというべ
きである。
　２　結論
　以上１に認定したとおり、本件発明は、結合相中の第１の結合相の体積比の点
で、原出願当初明細書に記載されていない発明を包含するものであると認められる
から、その余の原告主張の点について判断するまでもなく、本件発明の分割出願
は、原出願に記載された発明の一部を新たな出願としたものとは認められない。こ
の点について反対に解し、原出願の出願日が本件特許の出願日であると認定した審
決は、誤っており、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
　よって、原告主張の取消事由は理由があるから、審決を取り消すこととし、主文
のとおり判決する。
　　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　裁判長裁判官　　　永　井　　紀　昭
　　　　　　　裁判官　　　古　城　　春　実
　　　　　　　裁判官　　　田　中　　昌　利　

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