戻る

平成３０年６月２６日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１５１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年５月２９日
判決
原告バクスアルタゲーエムベーハー
原告バクスアルタインコーポレ
イテッド
上記両名訴訟代理人弁護士
松山智恵
同弁理士稲葉良幸
阿部豊隆
北澤誠
被告特許庁長官
同指定代理人大久保元浩
關政立
尾崎淳史
半田正人
主文
１原告らの請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１５－１０１０８号事件について平成２９年３月１３日にした
審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは，平成２１年７月２９日，米国において平成２０年８月１日にされ
た特許出願（以下「本件基礎出願」という。）に基づく優先権を主張する申立てを
伴い，発明の名称を「第ＦＶＩＩＩ因子ポリマー結合体」とする国際出願（ＰＣＴ
／ＵＳ２００９／０５２１０３）をし，その後，国内移行の手続をとった（特願２
０１１－５２１２８４。以下「本願」という。）。
(2)原告らは，平成２７年１月２８日付けで拒絶査定を受け，同年６月１日，こ
れに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は，これを，不服２０１５－１０１０８号事件として審理し，平成２
９年３月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）
記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，同月２４日，その謄本が原告らに
送達された。なお，出訴期間として９０日が附加された。
(4)原告らは，平成２９年７月２４日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
２特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。以下，この請求項
１に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項１】水溶性ポリマーを第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ）の酸化炭水化物部
分へと結合体化する方法であって，結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化
物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み，ここで，前記水溶性ポリ
マーに結合体化された前記ＦＶＩＩＩは，未変性ＦＶＩＩＩの活性の少なくとも５
０％を保持する，方法。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。要するに，原告らは本
件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ，本願発明は，本願の
国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第２００９／００７６２３７号明細書
（平成２１年３月１９日公開。以下「引用例」という。）に記載された発明である
から，特許を受けることができない，というものである。
４本願の国際出願日当時の法令等の定め
(1)千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下，「特
許協力条約」又は「ＰＣＴ」ということがある。）
８条（１）国際出願は，規則の定めるところにより，工業所有権の保護に関す
るパリ条約の締約国において…された先の出願に基づく優先権を主張する申立てを
伴うことができる。
(2)特許協力条約に基づく規則（以下「特許協力条約規則」という。）
１７規則優先権書類
１７．１先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
（ａ）第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を
伴う場合には，当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願
の謄本（「優先権書類」）は，既に優先権書類が優先権を主張する国際出願ととも
に受理官庁に提出されている場合並びに（ｂ）及び（ｂの２）の規定に従う場合を
除くほか，優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。
（ｂ）優先権書類が受理官庁により発行される場合には，出願人は，優先権書
類の提出に代えて，受理官庁に対し，優先権書類を，作成し及び国際事務局に送付
するよう請求することができる。その請求は，優先日から十六箇月以内にするもの
とし，また，受理官庁は，手数料の支払を条件とすることができる。
（ｂの２）受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところに
より電子図書館から入手可能な場合は，出願人は，次のいずれかの方法により優先
権書類の提出に代えることができる。
（ｉ）受理官庁に対し，優先権書類を電子図書館から入手し，国際事務局に送
付するよう請求すること。
（ｉｉ）国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手するよう請求す
ること。
その請求は，優先日から十六箇月以内にするものとし，また，受理官庁又は国際
事務局は手数料の支払を条件とすることができる。
（ｃ）（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満たされない場合には，
指定官庁は，（ｄ）の規定に従うことを条件として，優先権の主張を無視すること
ができる。ただし，指定官庁は，事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類
を提出する機会を与えた後でなければ，優先権の主張を無視することはできない。
（ｄ）指定官庁は，…当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書
類を電子図書館から入手可能な場合は，（ｃ）の規定により優先権の主張を無視す
ることはできない。
(3)特許協力条約実施細則（ＡＤＭＩＮＩＳＴＲＡＴＩＶＥＩＮＳＴＲＵＣＴ
ＩＯＮＳＵＮＤＥＲＴＨＥＰＡＴＥＮＴＣＯＯＰＥＲＡＴＩＯＮＴＲＥ
ＡＴＹ）
７１５電子図書館からの優先権書類の入手の可能性（平成２２年１月１日に効
力が生じたもの）
（ａ）…１７．１（ｄ）…の規定の適用上，次の場合には，…指定官庁…が優
先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなす。
（ｉ）当該官庁…が国際事務局に対し優先権書類を当該電子図書館から入手す
る用意があることを通知し…ており，かつ，
（ｉｉ）当該優先権書類が当該電子図書館において保有されており，出願人が
当該電子図書館へのアクセスに関する手続において必要とされる範囲内で当該官庁
…による当該優先権書類へのアクセスを承諾している場合
５取消事由
本願発明の新規性判断の誤り（優先権の有無）
第３当事者の主張
〔原告らの主張〕
１特許協力条約規則１７．１（ｃ）
本願について，特許協力条約規則１７．１（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件
のいずれも満たされないこと，並びに，日本国特許庁（以下「ＪＰＯ」という。）
が，事情に応じて相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えたこと
は争わない。
しかし，ＪＰＯは，次のとおり，特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めると
ころにより，本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなさ
れる。したがって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｄ）により，本件基礎
出願に基づく優先権の主張を無視することはできない。
２特許協力条約実施細則７１５（ａ）
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通
知
ア国際事務局に対する通知
(ア)世界知的所有権機関（以下「ＷＩＰＯ」という。）のウエブページには，
ＪＰＯは，優先権書類のデジタルアクセスサービス（以下「ＤＡＳ」という。）の
ためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づいて，国際事務局に対し，平成２
１年４月１日より，ＪＰＯが取得庁となることを同年３月６日付けで通知した旨掲
載されている。
したがって，ＪＰＯは，平成２１年４月１日，国際事務局に対し，出願人らの請
求に応じて，電子図書館から優先権書類を取得する準備ができたことを通知したと
いえる。
なお，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴って，第２国
に直接出願する場合（いわゆる「パリルート」）と，第１国で出願をした後，パリ
条約に基づく優先権の主張を伴って，特許協力条約に基づく国際出願を行い，国内
移行する場合（いわゆる「ＰＣＴルート」）があるところ，ＷＩＰＯの上記ウエブ
ページには，ＪＰＯの通知について，パリルートの優先権書類のみに限定されてい
る旨記載されていない。また，ＤＡＳのためのフレームワーク規定は，優先権書類
へのデジタルアクセスサービス全般についての規定である。そもそも，ＰＣＴルー
トによる国際出願が優先権主張を伴う場合，その優先権と，パリルートによる第２
国出願における優先権とを区別する理由もない。したがって，ＪＰＯの国際事務局
に対する平成２１年３月６日付け通知は，パリルートのみを想定した通知であり，
同日付け通知において，ＰＣＴルートは想定されていないということはできない。
また，ＪＰＯの問合せに対する国際事務局の回答において，国際事務局は，ＪＰ
Ｏの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知について，特許協力条約実施
細則７１５（ａ）（ｉ）の通知に該当する可能性があるとの立場を採っている。Ｄ
ＡＳは，出願人による優先権書類の提出を省略できるものであり，所定の特許庁に
優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を課すものではないから，ＪＰＯはか
かる義務を負わないとする国際事務局の回答は，当然のことを確認したものである。
さらに，ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知時点において，
特許協力条約実施細則７１５の効力は生じていなかったとしても，同実施細則７１
５の効力が生じた平成２２年１月１日時点で通知が完了していれば，同実施細則７
１５（ａ）（ｉ）の「通知」として足りる。
(イ)ＪＰＯのウエブサイトには，ＪＰＯが米国特許商標庁（以下「ＵＳＰＴＯ」
という。）との間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載されている。そし
て，国際事務局も，当然にＪＰＯのウエブサイト上で公開された当該内容を閲覧す
ることができるため，ＪＰＯは，ＪＰＯがＵＳＰＴＯと優先権書類の電子的交換を
行っている旨を国際事務局に通知したということができる。特許協力条約実施細則
７１５（ａ）（ｉ）の「通知」には，不特定多数の人に，特定の事項を知らしめる
行為も含まれる。
イ電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定は，「電子図書館」の範囲を
ＷＩＰＯの電子図書館等，特定の電子図書館に限定していない。また，ＵＳＰＴＯ
の電子図書館が，「電子図書館」に該当しないと考えるべき合理的な理由も存在し
ない。さらに，ＵＳＰＴＯの電子図書館は，ＤＡＳのためのフレームワーク規定に
より定められた，ＷＩＰＯパテントスコープ優先権書類アクセスサービスに加わっ
ている。
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」が，
ＷＩＰＯのＤＡＳを意味することと，ＵＳＰＴＯの電子図書館が，当該「電子図書
館」に含まれることは矛盾するものではない。ＤＡＳとは，優先権書類のデジタル
アクセスサービスであって，その実体として唯一の電子図書館が存在するのではな
く，所定国の特許庁が保有する電子図書館同士を繋ぐ役割を担う「サービス」に他
ならない。そして，ＵＳＰＴＯは，平成２１年４月２０日から，ＤＡＳのためのフ
レームワーク規定１０，１２段落に基づく提供庁（デポジットオフィス）及び取得
庁（アクセスオフィス）として，ＤＡＳの枠組みに含まれる特許庁になっている。
ウよって，指定官庁であるＪＰＯは，国際事務局に対し，優先権書類を電子図
書館から入手する用意があることを通知している。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
前記(1)イのとおり，ＵＳＰＴＯの電子図書館は，特許協力条約規則１７．１（ｄ）
及びその関連規定における「電子図書館」に該当する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する書類は，ＵＳＰＴＯの電子図書館の一部であるＰｕｂｌｉ
ｃＰＡＩＲにおいて，公開されている。また，ＵＳＰＴＯは，他庁が優先権書類
へアクセスすることを許可している。したがって，ＵＳＰＴＯの電子図書館が，本
件基礎出願に関する優先権書類を保有していることは明らかである。
仮に，ＵＳＰＴＯの電子図書館が保持する本件基礎出願に関する書類に，認証書
類が含まれなかったとしても，実質的にみて，本件基礎出願の「優先権書類が，当
該電子図書館において保有されて」いる場合に該当すると考えるべきである。なぜ
なら，ＪＰＯは，優先権書類の提出を不要とする要件に，認証書類の公開まで要求
しておらず，また，基礎出願に関する書類を確認できれば，その特許出願日も確認
できるからである。
ウよって，本件基礎出願に関する優先権書類は，電子図書館に保有されている。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アＪＰＯは，平成１９年７月から，ＵＳＰＴＯと優先権書類データを電子的に
交換しており，公開済みの米国出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場
合は，書面により優先権書類を提出する手続を省略できることとなっていた。そし
て，原告らは，本件基礎出願の公開を阻止するためにこれを取り下げることも，公
開よりも先に外国出願を行うこともなく，本件基礎出願の出願公開公報は，平成２
１年３月１９日付けで発行された。したがって，原告らは，ＪＰＯによる本件基礎
出願の優先権書類へのアクセスを承諾していたといえる。ＤＡＳのポータルサイト
において，出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与えるか，あるいは，
アクセスコードを提供する必要があるのは，本件基礎出願が未公開の場合に要求さ
れる手続である。
また，原告らは，国際事務局に対し，平成２２年６月２１日付けで，本件基礎出
願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求している。このことからも，
原告らは，ＪＰＯに対し，優先権書類を利用する権限を付与する意思があったとい
える。
なお，原告らは，平成２３年４月１日まで，本件基礎出願の優先権書類の提出が
可能であったところ（特許法施行規則３８条の１４），同日以前に，ＪＰＯが電子
図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はされている。
イよって，原告らは，ＵＳＰＴＯの電子図書館へのアクセスに関する手続にお
いて必要とされる範囲内で，ＪＰＯによる優先権書類へのアクセスを承諾していた
ものである。
３新規性判断
以上によれば，ＪＰＯは，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することは
できない。したがって，本願の新規性判断の基準時は，本件基礎出願の出願日（平
成２０年８月１日）であるから，引用例は，本件基礎出願の出願日前に頒布された
刊行物に該当しない。本願発明は引用例に記載された発明であるとして，新規性を
判断した本件審決は誤りである。
〔被告の主張〕
１特許協力条約規則１７．１（ｃ）
特許協力条約規則１７．１（ｃ）ただし書は，（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の
要件のいずれも満たされない場合における救済措置に係る規定として置かれている
にすぎない。そして，ＪＰＯは，次のとおり，特許協力条約実施細則７１５（ａ）
に定めるところにより，本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であ
るとはみなされない。したがって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｃ）の
規定により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。
２特許協力条約実施細則７１５（ａ）
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通
知
ア国際事務局に対する通知
(ア)ＪＰＯは，国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知において，指
定官庁として，優先権書類を電子図書館から入手する用意があることを通知したも
のではない。同通知においては，ＪＰＯが，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１
０，１２段落に基づいて，アクセス官庁及びデポジット官庁として行動することが
通知されているのみである。国際事務局も，ＪＰＯの問合せに対し，ＪＰＯは，特
許協力条約の機関として優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないと
理解している旨回答している。ＪＰＯは，ウエブサイトにおいて，「指定官庁」と
してのＪＰＯに国内移行手続をした場合，ＤＡＳを利用して優先権書類を取得する
よう「指定官庁」に請求することができない旨周知している。そもそも，同通知が
された平成２１年３月６日時点において，特許協力条約規則１７．１（ｄ）に規定
する特許協力条約実施細則７１５の効力は生じていなかった。
また，仮に，ＪＰＯが指定官庁として通知したものと解したとしても，ＪＰＯは，
国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知において，ＷＩＰＯのＤＡＳ以外
の電子図書館（ＵＳＰＴＯの電子図書館）から直接に優先権書類を取得することを
宣言したものではない。同通知は，せいぜい，「参加電子図書館」に寄託された優
先権書類を，ＷＩＰＯのＤＡＳにより入手する旨の通知であるとみなされるにすぎ
ない。ＵＳＰＴＯの電子図書館は「参加電子図書館」としてＷＩＰＯのＤＡＳを構
成するものと位置付けられるにとどまるものである。
なお，我が国の特許法令においては，特許法１８４条の３第１項の規定により国
内出願とみなされる国際特許出願については，同条２項に規定されているとおり，
同法４３条の規定は適用されない旨定められ，国際特許出願についての優先権主張
手続に関しては，特許協力条約及び同条約規則が適用される。我が国の特許法令上，
特許法４３条の規定のない国際特許出願は，同法施行規則２７条の３の３に定めら
れたＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間における優先権書類の電子的交換の対象とはされて
おらず，ＤＡＳを用いた優先権書類の交換の対象となる国際特許出願についても同
様に解される。
(イ)ＪＰＯのウエブサイトには，ＪＰＯがＵＳＰＴＯとの間で優先権書類の電
子的交換を行っている旨掲載され，国際事務局がこれを了知し得たとしても，これ
をもって，ＪＰＯが国際事務局に対して，特許協力条約細則にいう通知をしたと解
する余地はない。
イ電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」は，
現時点においては，ＷＩＰＯのＤＡＳを意味する。
ウよって，ＪＰＯは，指定官庁として，国際事務局に対し，優先権書類を電子
図書館から入手する用意があることを通知していない。また，仮に，ＪＰＯが指定
官庁として通知したものと解したとしても，ＪＰＯは，ＷＩＰＯのＤＡＳとは異な
るものであるＵＳＰＴＯの電子図書館から，直接に優先権書類を入手する用意がで
きたことを通知したものでもない。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
特許協力条約規則１７．１（ｄ）及びその関連規定における「電子図書館」は，
現時点においては，ＷＩＰＯのＤＡＳを意味する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する優先権書類が，ＵＳＰＴＯのデータベースのうち，具体的
にどのデータベースに保有されているかについて明らかではない。また，ＵＳＰＴ
ＯのＰｕｂｌｉｃＰＡＩＲに本件基礎出願に関する公開公報や出願書類が保持さ
れているとしても，これらは何ら認証のない書類にすぎない。
ウよって，本件基礎出願に関する優先権書類は，電子図書館に保有されている
とはいえない。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アアクセス官庁がＤＡＳを通じて優先権書類を入手するためには，ＤＡＳのポ
ータルサイトにおいて，出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与える
か，あるいは，アクセスコードを提供する必要がある。原告らは，これらの手続を
していないから，原告らがＪＰＯによる優先権書類へのアクセスを承諾したという
ことはできない。
一方，ＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間における優先権書類データの電子的交換の対象
には，我が国の特許法令上，国際出願は含まれない。ＪＰＯとＵＳＰＴＯとの間で
優先権書類データの電子的交換が行われることは，原告らによる承諾の根拠になる
ものではない。また，原告らが，国際事務局に対し，平成２２年６月２１日付けで，
本件基礎出願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求していたとしても，
それは国際出願の国際公開日の後である。
イよって，原告らは，優先権書類の提出が可能な期間において，ＪＰＯが電子
図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はしていない。
３新規性判断
以上によれば，ＪＰＯは，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することが
できる。したがって，本願の新規性判断の基準時は，本願の国際出願日（平成２１
年７月２９日）であるから，引用例は，本願の国際出願日前に頒布された刊行物に
該当する。本願発明は引用例に記載された発明であるとして，新規性を判断した本
件審決に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由（本願発明の新規性判断の誤り（優先権の有無））について
(1)優先権主張の手続
特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について，優先権を主張する場合，出
願人は，原則として，優先日から１６か月以内に，優先権書類を国際事務局又は受
理官庁に提出しなければならない（特許協力条約規則１７．１（ａ））。この手続
に代えて，一定の条件が満たされた場合においては，出願人は，優先日から１６か
月以内に，受理官庁に対し，優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求す
るか，国際事務局に対し，優先権書類を電子図書館から入手するよう請求するなど
しなければならない（同規則１７．１（ｂ）（ｂの２））。
出願人が，これらの手続を採らない場合，指定官庁は，事情に応じて相当の期間
内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた上で，優先権の主張を無視するこ
とができる（特許協力条約規則１７．１（ｃ））。ただし，指定官庁が実施細則に
定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合などは，指定官庁
は，同規則１７．１（ｃ）の規定により優先権の主張を無視することはできない（同
規則１７．１（ｄ））。
(2)特許協力条約規則１７．１（ｃ）（ｄ）該当性
本願について，特許協力条約規則１７．１（ａ），（ｂ）及び（ｂの２）の要件
のいずれも満たされないこと，並びに，ＪＰＯが，事情に応じて相当の期間内に原
告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは，当事者間に争いがない。
原告らは，ＪＰＯが，本願について，特許協力条約実施細則７１５（ａ）の定め
るところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能である
とみなされることをもって，特許協力条約規則１７．１（ｄ）にいう，指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た
るから，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の
主張を無視することができない旨主張する。
ア特許協力条約実施細則の定め
しかし，まず，本件基礎出願の出願日（優先日）から１６か月後の平成２１年１
２月１日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には，電子図書館に関す
る規定は存在しない（乙１１）。したがって，本願について，ＪＰＯは，「実施細
則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから，特
許協力条約規則１７．１（ｄ）により，本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視
することができないということはできない。そうすると，ＪＰＯは，同規則１７．
１（ｃ）により，相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で，
優先権の主張を無視することができるところ，原告らが，特許法施行規則３８条の
１４に規定する期間内に，優先権書類を提出していないことは当事者間に争いがな
い。
よって，ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｃ）により，本件基礎出願に基
づく優先権の主張を無視することができる。
イ特許協力条約実施細則７１５（ａ）の事後的な充足
特許協力条約実施細則７１５は，本件基礎出願の出願日の１６か月後である平成
２１年１２月１日時点においては存在しなかったものであるが，本願についてＪＰ
Ｏが出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間（特許法施行規則３８
条の１４に規定する期間）が経過する前である平成２２年１月１日に効力が生じた
ものである。
仮に，特許協力条約規則１７．１（ｃ）及び（ｄ）の規定について，出願人に優
先権書類を提出する機会を与えた相当の期間内に，ＪＰＯが特許協力条約実施細則
７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をするなどすれば，ＪＰＯは優先権の主張を無視で
きないと解釈したとしても，後記ウのとおり，ＪＰＯが，同実施細則７１５（ａ）
（ｉ）の「通知」をしたとの事実は認められない。
したがって，ＪＰＯが特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めるところにより
本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから，
ＪＰＯは，特許協力条約規則１７．１（ｄ）の規定の適用上，優先権書類を電子図
書館から入手可能な場合に当たらない。ＪＰＯは，同規則１７．１（ｄ）により，
本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできな
い。
よって，仮に，特許協力条約規則１７．１（ｃ）及び（ｄ）の規定について，上
記のとおり解釈したとしても，本願は，同規則１７．１（ｄ）にいう，指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た
らないから，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｃ）により，本件基礎出願に基づく優先
権の主張を無視することができる。
ウ原告らの主張について
(ア)ＪＰＯの国際事務局に対する平成２１年３月６日付け通知
ａ原告らは，ＪＰＯが，平成２１年３月６日付けで，国際事務局に対し，同年
４月１日から，ＤＡＳのためのフレームワーク規定１０，１２段落に基づいて，Ｊ
ＰＯがデポジット官庁及びアクセス官庁となることを通知したこと（甲１。以下「本
件通知」という。）により，ＪＰＯは，特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）
の「通知」をした旨主張するから，以下検討する。
ｂ通知の時期
特許協力条約実施細則７１５は，平成２２年１月１日から効力が生じたものであ
る（乙１１）。ＪＰＯが，同実施細則７１５の効力が生じる前である平成２１年３
月６日又は同年４月１日時点において，同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」
をすることは，およそ考えられるものではない。
ｃ我が国の特許法令
本件通知のうち，アクセス官庁となることの通知は，ＤＡＳのためのフレームワ
ーク規定１２段落に基づくものである。同段落は，「特許庁（「アクセス官庁」）
は，国際事務局に対して，適用法令の目的と第１３段落から第１５段落までに従う
ことを条件として，当該特許庁が本サービスを通じて利用可能な優先権書類を，出
願人によって当該特許庁に提出された優先権書類として取り扱うことを通知するこ
とができる。」と規定する。
ここで，ＤＡＳの目的は，「出願人及び特許庁に，関連する国際的な合意及び理
解を考慮して，適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる，シン
プルで安全なオプションを提供する」というものである（ＤＡＳのためのフレーム
ワーク規定３段落）。したがって，本件通知は，ＪＰＯが，我が国の特許法令の目
的のために優先権書類を提出することができるオプションを追加するために発出さ
れたものということができる。
また，ＪＰＯによるＤＡＳのためのフレームワーク規定の実施は「適用法令の問
題である」と規定されている（同規定４段落）。したがって，本件通知は，ＪＰＯ
が，我が国の特許法令の範囲内で，ＤＡＳのアクセス官庁になるために発出された
ものということができる。
そして，我が国の特許法４３条５項は，平成２０年４月１８日法律第１６号によ
り，平成２１年４月１日から，優先権書類の提出を省略できる者の範囲を，優先権
書類に記載されている事項を電磁的方法により交換することができる経済産業省令
で定める国においてした出願に基づく優先権の主張をした者から，優先権書類に記
載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関
する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合
において，優先権の主張をした者へと，拡大している。
そうすると，ＪＰＯが平成２１年４月１日からアクセス官庁となる旨の本件通知
は，ＪＰＯが，平成２０年４月１８日法律第１６号による改正後の特許法４３条５
項を執行するために，同項の範囲内でＤＡＳのアクセス官庁になるために発出した
ものと解すべきである。
一方，特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出
願については，特許法４３条５項の規定は適用されない（同法１８４条の３第２項）。
したがって，ＪＰＯが，かかる国際特許出願において，優先権書類の提出を省略で
きるようにするために，本件通知をしたものと解するのは困難である。我が国の特
許法令との関係からも，ＪＰＯが，本件通知により，特許協力条約実施細則７１５
（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。
ｄ国際事務局の見解
ＪＰＯが，国際事務局に対し，ＪＰＯは特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）
の「通知」をしていない旨の確認を求めたところ，国際事務局は，本件通知は，同
実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」として「取り得るものの」，ＪＰＯは，本
件通知において「ＰＣＴの規定上の機関としてのＪＰＯにも適用があるかを明確に
特定していない」ことから，「ＪＰＯはＰＣＴにおいてＰＣＴの機関として優先権
書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないとＩＢ（判決注：国際事務局）は
理解している」と回答した（乙３，４）。
このように，国際事務局は，本件通知について，特許協力条約実施細則７１５（ａ）
（ｉ）の「通知」として解釈する余地はあるものの，少なくとも，国際事務局は，
そのように解釈していないと回答している。なお，国際事務局の回答は，ＪＰＯは
「優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わない」というものであるが，
これは，優先権書類の電子図書館からの入手に関するその余の手続が履践されたこ
とが前提となっていることは，その文脈から明らかである。
国際事務局の見解からも，ＪＰＯが，本件通知により，特許協力条約実施細則７
１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。
ｅ原告らは，ＤＡＳのためのフレームワーク規定は，優先権書類へのデジタル
アクセスサービス全般についての規定であると主張する。ＤＡＳのためのフレーム
ワーク規定は，パリ同盟総会だけではなく，ＰＣＴ同盟総会等の決定に従って，国
際事務局によって制定されたものであるから（同規定１段落），ＤＡＳは，特許協
力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願において，優
先権書類の提出を省略するためにも利用可能なものである。しかし，ＤＡＳの目的
は「適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる，シンプルで安全
なオプションを提供する」ものであって，ＤＡＳのためのフレームワーク規定の実
施は「適用法令の問題である」と規定されている（同規定３，４段落）。したがっ
て，ＤＡＳのためのフレームワーク規定が，優先権書類へのデジタルアクセスサー
ビス全般についての規定であるとしても，ＤＡＳをどのような範囲で利用するかに
ついては，各国の適用法令に委ねられるものである。そして，前記ｃのとおり，我
が国の特許法令は，第１国で出願をした後，パリ条約に基づく優先権の主張を伴っ
て，第２国に直接出願する場合（パリルート）と，第１国で出願をした後，パリ条
約に基づく優先権の主張を伴って，特許協力条約に基づく国際出願を行い，国内移
行する場合（ＰＣＴルート）とで，優先権書類の提出を省略する手続に差異を設け
ている。ＤＡＳのためのフレームワーク規定が，優先権書類へのデジタルアクセス
サービス全般についての規定であることは，本件通知の解釈を左右するものにはな
らない。
原告らは，ＷＩＰＯのウエブサイト（甲１）には，本件通知について，パリ条約
に基づく優先権主張を伴って，第２国に直接出願する場合に限定された旨掲載され
ていないと主張する。しかし，ＷＩＰＯの当該ウエブサイトは，ＤＡＳのためのフ
レームワーク規定に基づく各国からの通知について掲載したものであって，各国が
ＤＡＳをどのような範囲で利用するかについてまで掲載したものということはでき
ない（甲１）。ＷＩＰＯの当該ウエブサイトの掲載内容をもって，本件通知の内容
を解釈することはできない。
原告らは，ＰＣＴルートによる国際出願が優先権主張を伴う場合，その優先権と，
パリルートによる第２国出願における優先権とを区別する理由はないと主張する。
しかし，ＤＡＳをどのような範囲で利用するかについては，各国の適用法令に委ね
られるものであって，我が国の特許法令は，パリルートとＰＣＴルートとで，優先
権書類の提出を省略する手続に差異を設けているのであるから，本件通知の内容を
解釈するに当たり，パリルートの優先権主張の手続とＰＣＴルートの優先権主張の
手続を区別するのは，我が国の特許法が予定しているものである。
ｆ以上のとおり，本件通知の時期，本件通知と我が国の特許法令との関係，本
件通知に関する国際事務局の見解を考慮すれば，本件通知により，ＪＰＯが，特許
協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたものということはできない。
(イ)ＪＰＯのウエブサイトの掲載
原告らは，ＪＰＯは，ウエブサイト（甲４）に，ＪＰＯがＵＳＰＴＯとの間で優
先権書類の電子的交換を行っている旨掲載したことにより，特許協力条約実施細則
７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をした旨主張する。
しかし，ＪＰＯが，そのウエブサイトに優先権書類の提出を省略する手続に関す
る記事を掲載したことをもって，ＪＰＯが，国際事務局に対して，その手続に必要
な事項を「通知」したなどと評価できるものではない。そもそも，ＪＰＯがＵＳＰ
ＴＯとの間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載されたウエブサイト（甲
４）は，パリルートの優先権主張の手続に関するものであって，我が国の特許法令
は，パリルートとＰＣＴルートとで，優先権書類の提出を省略する手続に差異を設
けているのであるから，同ウエブサイトの掲載内容は，ＪＰＯが国際事務局に対し
特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたことを推認させるもの
にはならない。
よって，ＪＰＯは，ウエブサイトに，ＪＰＯがＵＳＰＴＯとの間で優先権書類の
電子的交換を行っている旨掲載したことにより，特許協力条約実施細則７１５（ａ）
（ｉ）の「通知」をしたということはできない。
(ウ)以上のとおり，ＪＰＯは，本件通知や，ウエブサイトの掲載により，特許
協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。そ
して，他に，ＪＰＯが，かかる「通知」をしたとの事実を認めるに足りる証拠はな
い。
(3)小括
以上のとおり，本願について，特許協力条約規則１７．１（ｄ）にいう，指定官
庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に
当たらない。そして，ＪＰＯは，同規則１７．１（ｃ）により，本件基礎出願に基
づく優先権の主張を無視することができる。
そうすると，本願の新規性判断の基準時は，本願の国際出願日（平成２１年７月
２９日）であり，引用例は，本願の国際出願日前に頒布された刊行物である。そし
て，原告らは，本願発明は，引用例に記載された発明であるとの本件審決の判断を
争わない。したがって，本件審決における，本願発明の新規性判断に誤りがあると
いうことはできない。
２結論
以上のとおり，原告らの主張に係る取消事由は理由がないから，原告らの請求を
いずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官高部眞規子
裁判官杉浦正樹
裁判官片瀬亮

戻る