弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年6月26日判決言渡
平成29年(行ケ)第10151号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年5月29日
判決
原告バクスアルタゲーエムベーハー
原告バクスアルタインコーポレ
イテッド
上記両名訴訟代理人弁護士
松山智恵
同弁理士稲葉良幸
阿部豊隆
北澤誠
被告特許庁長官
同指定代理人大久保元浩
關政立
尾崎淳史
半田正人
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2015-10108号事件について平成29年3月13日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,
平成21年7月29日,
米国において平成20年8月1日にされ
た特許出願(以下「本件基礎出願」という。)に基づく優先権を主張する申立てを
伴い,発明の名称を「第FVIII因子ポリマー結合体」とする国際出願(PCT
/US2009/052103)をし,その後,国内移行の手続をとった(特願2
011-521284。以下「本願」という。)。
(2)原告らは,平成27年1月28日付けで拒絶査定を受け,同年6月1日,こ
れに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015-10108号事件として審理し,平成2
9年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)
記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告らに
送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。
(4)原告らは,
平成29年7月24日,
本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項
1に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項1】水溶性ポリマーを第VIII因子(FVIII)の酸化炭水化物部
分へと結合体化する方法であって,結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化
物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み,ここで,前記水溶性ポリ
マーに結合体化された前記FVIIIは,未変性FVIIIの活性の少なくとも5
0%を保持する,方法。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,原告らは本
件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ,本願発明は,本願の
国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第2009/0076237号明細書
(平成21年3月19日公開。以下「引用例」という。)に記載された発明である
から,特許を受けることができない,というものである。
4本願の国際出願日当時の法令等の定め
(1)千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約
(以下,
「特
許協力条約」又は「PCT」ということがある。)
8条(1)国際出願は,規則の定めるところにより,工業所有権の保護に関す
るパリ条約の締約国において…された先の出願に基づく優先権を主張する申立てを
伴うことができる。
(2)特許協力条約に基づく規則(以下「特許協力条約規則」という。)
17規則優先権書類
17.1先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
(a)第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を
伴う場合には,当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願
の謄本(「優先権書類」)は,既に優先権書類が優先権を主張する国際出願ととも
に受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を
除くほか,
優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。
(b)優先権書類が受理官庁により発行される場合には,出願人は,優先権書
類の提出に代えて,受理官庁に対し,優先権書類を,作成し及び国際事務局に送付
するよう請求することができる。その請求は,優先日から十六箇月以内にするもの
とし,また,受理官庁は,手数料の支払を条件とすることができる。
(bの2)受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところに
より電子図書館から入手可能な場合は,出願人は,次のいずれかの方法により優先
権書類の提出に代えることができる。
(i)受理官庁に対し,優先権書類を電子図書館から入手し,国際事務局に送
付するよう請求すること。
(ii)国際事務局に対し,優先権書類を電子図書館から入手するよう請求す
ること。
その請求は,優先日から十六箇月以内にするものとし,また,受理官庁又は国際
事務局は手数料の支払を条件とすることができる。
(c)(a),(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には,
指定官庁は,(d)の規定に従うことを条件として,優先権の主張を無視すること
ができる。ただし,指定官庁は,事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類
を提出する機会を与えた後でなければ,優先権の主張を無視することはできない。
(d)指定官庁は,…当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書
類を電子図書館から入手可能な場合は,(c)の規定により優先権の主張を無視す
ることはできない。
(3)特許協力条約実施細則
(ADMINISTRATIVEINSTRUCT
IONSUNDERTHEPATENTCOOPERATIONTRE
ATY)
715電子図書館からの優先権書類の入手の可能性(平成22年1月1日に効
力が生じたもの)
(a)…17.1(d)…の規定の適用上,次の場合には,…指定官庁…が優
先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなす。
(i)当該官庁…が国際事務局に対し優先権書類を当該電子図書館から入手す
る用意があることを通知し…ており,かつ,
(ii)当該優先権書類が当該電子図書館において保有されており,出願人が
当該電子図書館へのアクセスに関する手続において必要とされる範囲内で当該官庁
…による当該優先権書類へのアクセスを承諾している場合
5取消事由
本願発明の新規性判断の誤り(優先権の有無)
第3当事者の主張
〔原告らの主張〕
1特許協力条約規則17.1(c)
本願について,特許協力条約規則17.1(a),(b)及び(bの2)の要件
のいずれも満たされないこと,並びに,日本国特許庁(以下「JPO」という。)
が,事情に応じて相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えたこと
は争わない。
しかし,JPOは,次のとおり,特許協力条約実施細則715(a)に定めると
ころにより,本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなさ
れる。したがって,JPOは,特許協力条約規則17.1(d)により,本件基礎
出願に基づく優先権の主張を無視することはできない。
2特許協力条約実施細則715(a)
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通

ア国際事務局に対する通知
(ア)世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)のウエブページには,
JPOは,優先権書類のデジタルアクセスサービス(以下「DAS」という。)の
ためのフレームワーク規定10,12段落に基づいて,国際事務局に対し,平成2
1年4月1日より,JPOが取得庁となることを同年3月6日付けで通知した旨掲
載されている。
したがって,JPOは,平成21年4月1日,国際事務局に対し,出願人らの請
求に応じて,電子図書館から優先権書類を取得する準備ができたことを通知したと
いえる。
なお,第1国で出願をした後,パリ条約に基づく優先権の主張を伴って,第2国
に直接出願する場合(いわゆる「パリルート」)と,第1国で出願をした後,パリ
条約に基づく優先権の主張を伴って,特許協力条約に基づく国際出願を行い,国内
移行する場合(いわゆる「PCTルート」)があるところ,WIPOの上記ウエブ
ページには,JPOの通知について,パリルートの優先権書類のみに限定されてい
る旨記載されていない。また,DASのためのフレームワーク規定は,優先権書類
へのデジタルアクセスサービス全般についての規定である。そもそも,PCTルー
トによる国際出願が優先権主張を伴う場合,その優先権と,パリルートによる第2
国出願における優先権とを区別する理由もない。したがって,JPOの国際事務局
に対する平成21年3月6日付け通知は,パリルートのみを想定した通知であり,
同日付け通知において,PCTルートは想定されていないということはできない。
また,JPOの問合せに対する国際事務局の回答において,国際事務局は,JP
Oの国際事務局に対する平成21年3月6日付け通知について,特許協力条約実施
細則715(a)(i)の通知に該当する可能性があるとの立場を採っている。D
ASは,出願人による優先権書類の提出を省略できるものであり,所定の特許庁に
優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を課すものではないから,JPOはか
かる義務を負わないとする国際事務局の回答は,
当然のことを確認したものである。
さらに,
JPOの国際事務局に対する平成21年3月6日付け通知時点において,
特許協力条約実施細則715の効力は生じていなかったとしても,同実施細則71
5の効力が生じた平成22年1月1日時点で通知が完了していれば,同実施細則7
15(a)(i)の「通知」として足りる。
(イ)JPOのウエブサイトには,JPOが米国特許商標庁(以下「USPTO」
という。)との間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載されている。そし
て,国際事務局も,当然にJPOのウエブサイト上で公開された当該内容を閲覧す
ることができるため,JPOは,JPOがUSPTOと優先権書類の電子的交換を
行っている旨を国際事務局に通知したということができる。特許協力条約実施細則
715(a)(i)の「通知」には,不特定多数の人に,特定の事項を知らしめる
行為も含まれる。
イ電子図書館
特許協力条約規則17.1(d)及びその関連規定は,「電子図書館」の範囲を
WIPOの電子図書館等,特定の電子図書館に限定していない。また,USPTO
の電子図書館が,「電子図書館」に該当しないと考えるべき合理的な理由も存在し
ない。さらに,USPTOの電子図書館は,DASのためのフレームワーク規定に
より定められた,WIPOパテントスコープ優先権書類アクセスサービスに加わっ
ている。
特許協力条約規則17.1(d)及びその関連規定における「電子図書館」が,
WIPOのDASを意味することと,USPTOの電子図書館が,当該「電子図書
館」に含まれることは矛盾するものではない。DASとは,優先権書類のデジタル
アクセスサービスであって,その実体として唯一の電子図書館が存在するのではな
く,所定国の特許庁が保有する電子図書館同士を繋ぐ役割を担う「サービス」に他
ならない。そして,USPTOは,平成21年4月20日から,DASのためのフ
レームワーク規定10,12段落に基づく提供庁(デポジットオフィス)及び取得
庁(アクセスオフィス)として,DASの枠組みに含まれる特許庁になっている。
ウよって,指定官庁であるJPOは,国際事務局に対し,優先権書類を電子図
書館から入手する用意があることを通知している。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
前記(1)イのとおり,
USPTOの電子図書館は,
特許協力条約規則17.

(d)
及びその関連規定における「電子図書館」に該当する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する書類は,USPTOの電子図書館の一部であるPubli
cPAIRにおいて,公開されている。また,USPTOは,他庁が優先権書類
へアクセスすることを許可している。したがって,USPTOの電子図書館が,本
件基礎出願に関する優先権書類を保有していることは明らかである。
仮に,USPTOの電子図書館が保持する本件基礎出願に関する書類に,認証書
類が含まれなかったとしても,実質的にみて,本件基礎出願の「優先権書類が,当
該電子図書館において保有されて」いる場合に該当すると考えるべきである。なぜ
なら,JPOは,優先権書類の提出を不要とする要件に,認証書類の公開まで要求
しておらず,また,基礎出願に関する書類を確認できれば,その特許出願日も確認
できるからである。
ウよって,
本件基礎出願に関する優先権書類は,
電子図書館に保有されている。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アJPOは,平成19年7月から,USPTOと優先権書類データを電子的に
交換しており,公開済みの米国出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場
合は,書面により優先権書類を提出する手続を省略できることとなっていた。そし
て,原告らは,本件基礎出願の公開を阻止するためにこれを取り下げることも,公
開よりも先に外国出願を行うこともなく,本件基礎出願の出願公開公報は,平成2
1年3月19日付けで発行された。したがって,原告らは,JPOによる本件基礎
出願の優先権書類へのアクセスを承諾していたといえる。DASのポータルサイト
において,
出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与えるか,
あるいは,
アクセスコードを提供する必要があるのは,本件基礎出願が未公開の場合に要求さ
れる手続である。
また,原告らは,国際事務局に対し,平成22年6月21日付けで,本件基礎出
願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求している。このことからも,
原告らは,JPOに対し,優先権書類を利用する権限を付与する意思があったとい
える。
なお,原告らは,平成23年4月1日まで,本件基礎出願の優先権書類の提出が
可能であったところ(特許法施行規則38条の14),同日以前に,JPOが電子
図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はされている。
イよって,原告らは,USPTOの電子図書館へのアクセスに関する手続にお
いて必要とされる範囲内で,JPOによる優先権書類へのアクセスを承諾していた
ものである。
3新規性判断
以上によれば,JPOは,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することは
できない。したがって,本願の新規性判断の基準時は,本件基礎出願の出願日(平
成20年8月1日)であるから,引用例は,本件基礎出願の出願日前に頒布された
刊行物に該当しない。本願発明は引用例に記載された発明であるとして,新規性を
判断した本件審決は誤りである。
〔被告の主張〕
1特許協力条約規則17.1(c)
特許協力条約規則17.1(c)ただし書は,(a),(b)及び(bの2)の
要件のいずれも満たされない場合における救済措置に係る規定として置かれている
にすぎない。そして,JPOは,次のとおり,特許協力条約実施細則715(a)
に定めるところにより,本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であ
るとはみなされない。したがって,JPOは,特許協力条約規則17.1(c)の
規定により,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。
2特許協力条約実施細則715(a)
(1)国際事務局に対する優先権書類を電子図書館から入手する用意があるとの通

ア国際事務局に対する通知
(ア)JPOは,国際事務局に対する平成21年3月6日付け通知において,指
定官庁として,優先権書類を電子図書館から入手する用意があることを通知したも
のではない。同通知においては,JPOが,DASのためのフレームワーク規定1
0,12段落に基づいて,アクセス官庁及びデポジット官庁として行動することが
通知されているのみである。国際事務局も,JPOの問合せに対し,JPOは,特
許協力条約の機関として優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないと
理解している旨回答している。JPOは,ウエブサイトにおいて,「指定官庁」と
してのJPOに国内移行手続をした場合,DASを利用して優先権書類を取得する
よう「指定官庁」に請求することができない旨周知している。そもそも,同通知が
された平成21年3月6日時点において,特許協力条約規則17.1(d)に規定
する特許協力条約実施細則715の効力は生じていなかった。
また,
仮に,
JPOが指定官庁として通知したものと解したとしても,
JPOは,
国際事務局に対する平成21年3月6日付け通知において,WIPOのDAS以外
の電子図書館(USPTOの電子図書館)から直接に優先権書類を取得することを
宣言したものではない。同通知は,せいぜい,「参加電子図書館」に寄託された優
先権書類を,WIPOのDASにより入手する旨の通知であるとみなされるにすぎ
ない。USPTOの電子図書館は「参加電子図書館」としてWIPOのDASを構
成するものと位置付けられるにとどまるものである。
なお,我が国の特許法令においては,特許法184条の3第1項の規定により国
内出願とみなされる国際特許出願については,同条2項に規定されているとおり,
同法43条の規定は適用されない旨定められ,国際特許出願についての優先権主張
手続に関しては,
特許協力条約及び同条約規則が適用される。
我が国の特許法令上,
特許法43条の規定のない国際特許出願は,同法施行規則27条の3の3に定めら
れたJPOとUSPTOとの間における優先権書類の電子的交換の対象とはされて
おらず,DASを用いた優先権書類の交換の対象となる国際特許出願についても同
様に解される。
(イ)JPOのウエブサイトには,JPOがUSPTOとの間で優先権書類の電
子的交換を行っている旨掲載され,国際事務局がこれを了知し得たとしても,これ
をもって,JPOが国際事務局に対して,特許協力条約細則にいう通知をしたと解
する余地はない。
イ電子図書館
特許協力条約規則17.1(d)及びその関連規定における「電子図書館」は,
現時点においては,WIPOのDASを意味する。
ウよって,JPOは,指定官庁として,国際事務局に対し,優先権書類を電子
図書館から入手する用意があることを通知していない。また,仮に,JPOが指定
官庁として通知したものと解したとしても,JPOは,WIPOのDASとは異な
るものであるUSPTOの電子図書館から,直接に優先権書類を入手する用意がで
きたことを通知したものでもない。
(2)優先権書類の電子図書館における保有
ア電子図書館
特許協力条約規則17.1(d)及びその関連規定における「電子図書館」は,
現時点においては,WIPOのDASを意味する。
イ優先権書類の保有
本件基礎出願に関する優先権書類が,USPTOのデータベースのうち,具体的
にどのデータベースに保有されているかについて明らかではない。また,USPT
OのPublicPAIRに本件基礎出願に関する公開公報や出願書類が保持さ
れているとしても,これらは何ら認証のない書類にすぎない。
ウよって,本件基礎出願に関する優先権書類は,電子図書館に保有されている
とはいえない。
(3)優先権書類へのアクセスの承諾
アアクセス官庁がDASを通じて優先権書類を入手するためには,DASのポ
ータルサイトにおいて,出願人がアクセス管理リストを通じて特別の許可を与える
か,あるいは,アクセスコードを提供する必要がある。原告らは,これらの手続を
していないから,原告らがJPOによる優先権書類へのアクセスを承諾したという
ことはできない。
一方,JPOとUSPTOとの間における優先権書類データの電子的交換の対象
には,我が国の特許法令上,国際出願は含まれない。JPOとUSPTOとの間で
優先権書類データの電子的交換が行われることは,原告らによる承諾の根拠になる
ものではない。
また,
原告らが,
国際事務局に対し,
平成22年6月21日付けで,
本件基礎出願に関する優先権書類を指定官庁に伝達するよう要求していたとしても,
それは国際出願の国際公開日の後である。
イよって,原告らは,優先権書類の提出が可能な期間において,JPOが電子
図書館から優先権書類を入手することを承諾する旨の意思表示はしていない。
3新規性判断
以上によれば,JPOは,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することが
できる。したがって,本願の新規性判断の基準時は,本願の国際出願日(平成21
年7月29日)であるから,引用例は,本願の国際出願日前に頒布された刊行物に
該当する。本願発明は引用例に記載された発明であるとして,新規性を判断した本
件審決に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1取消事由(本願発明の新規性判断の誤り(優先権の有無))について
(1)優先権主張の手続
特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について,優先権を主張する場合,出
願人は,原則として,優先日から16か月以内に,優先権書類を国際事務局又は受
理官庁に提出しなければならない(特許協力条約規則17.1(a))。この手続
に代えて,一定の条件が満たされた場合においては,出願人は,優先日から16か
月以内に,受理官庁に対し,優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求す
るか,国際事務局に対し,優先権書類を電子図書館から入手するよう請求するなど
しなければならない(同規則17.1(b)(bの2))。
出願人が,これらの手続を採らない場合,指定官庁は,事情に応じて相当の期間
内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた上で,優先権の主張を無視するこ
とができる(特許協力条約規則17.1(c))。ただし,指定官庁が実施細則に
定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合などは,指定官庁
は,
同規則17.
1(c)
の規定により優先権の主張を無視することはできない(同
規則17.1(d))。
(2)特許協力条約規則17.1(c)(d)該当性
本願について,特許協力条約規則17.1(a),(b)及び(bの2)の要件
のいずれも満たされないこと,並びに,JPOが,事情に応じて相当の期間内に原
告らに優先権書類を提出する機会を与えたことは,当事者間に争いがない。
原告らは,JPOが,本願について,特許協力条約実施細則715(a)の定め
るところにより本件基礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能である
とみなされることをもって,特許協力条約規則17.1(d)にいう,指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た
るから,JPOは,同規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の
主張を無視することができない旨主張する。
ア特許協力条約実施細則の定め
しかし,まず,本件基礎出願の出願日(優先日)から16か月後の平成21年1
2月1日時点において効力を有する特許協力条約実施細則には,電子図書館に関す
る規定は存在しない(乙11)。したがって,本願について,JPOは,「実施細
則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」ではないから,特
許協力条約規則17.1(d)により,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視
することができないということはできない。そうすると,JPOは,同規則17.

(c)
により,
相当の期間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で,
優先権の主張を無視することができるところ,原告らが,特許法施行規則38条の
14に規定する期間内に,優先権書類を提出していないことは当事者間に争いがな
い。
よって,JPOは,特許協力条約規則17.1(c)により,本件基礎出願に基
づく優先権の主張を無視することができる。
イ特許協力条約実施細則715(a)の事後的な充足
特許協力条約実施細則715は,本件基礎出願の出願日の16か月後である平成
21年12月1日時点においては存在しなかったものであるが,本願についてJP
Oが出願人に優先権書類を提出する機会を与えた相当の期間(特許法施行規則38
条の14に規定する期間)が経過する前である平成22年1月1日に効力が生じた
ものである。
仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,出願人に優
先権書類を提出する機会を与えた相当の期間内に,JPOが特許協力条約実施細則
715(a)(i)の「通知」をするなどすれば,JPOは優先権の主張を無視で
きないと解釈したとしても,後記ウのとおり,JPOが,同実施細則715(a)
(i)の「通知」をしたとの事実は認められない。
したがって,JPOが特許協力条約実施細則715(a)に定めるところにより
本件基礎出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから,
JPOは,特許協力条約規則17.1(d)の規定の適用上,優先権書類を電子図
書館から入手可能な場合に当たらない。JPOは,同規則17.1(d)により,
本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできな
い。
よって,仮に,特許協力条約規則17.1(c)及び(d)の規定について,上
記のとおり解釈したとしても,本願は,同規則17.1(d)にいう,指定官庁が
実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当た
らないから,JPOは,同規則17.1(c)により,本件基礎出願に基づく優先
権の主張を無視することができる。
ウ原告らの主張について
(ア)JPOの国際事務局に対する平成21年3月6日付け通知
a原告らは,JPOが,平成21年3月6日付けで,国際事務局に対し,同年
4月1日から,DASのためのフレームワーク規定10,12段落に基づいて,J
POがデポジット官庁及びアクセス官庁となることを通知したこと
(甲1。
以下
「本
件通知」という。)により,JPOは,特許協力条約実施細則715(a)(i)
の「通知」をした旨主張するから,以下検討する。
b通知の時期
特許協力条約実施細則715は,平成22年1月1日から効力が生じたものであ
る(乙11)。JPOが,同実施細則715の効力が生じる前である平成21年3
月6日又は同年4月1日時点において,同実施細則715(a)(i)の「通知」
をすることは,およそ考えられるものではない。
c我が国の特許法令
本件通知のうち,アクセス官庁となることの通知は,DASのためのフレームワ
ーク規定12段落に基づくものである。同段落は,「特許庁(「アクセス官庁」)
は,国際事務局に対して,適用法令の目的と第13段落から第15段落までに従う
ことを条件として,当該特許庁が本サービスを通じて利用可能な優先権書類を,出
願人によって当該特許庁に提出された優先権書類として取り扱うことを通知するこ
とができる。」と規定する。
ここで,DASの目的は,「出願人及び特許庁に,関連する国際的な合意及び理
解を考慮して,適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる,シン
プルで安全なオプションを提供する」というものである(DASのためのフレーム
ワーク規定3段落)。したがって,本件通知は,JPOが,我が国の特許法令の目
的のために優先権書類を提出することができるオプションを追加するために発出さ
れたものということができる。
また,JPOによるDASのためのフレームワーク規定の実施は「適用法令の問
題である」と規定されている(同規定4段落)。したがって,本件通知は,JPO
が,我が国の特許法令の範囲内で,DASのアクセス官庁になるために発出された
ものということができる。
そして,我が国の特許法43条5項は,平成20年4月18日法律第16号によ
り,平成21年4月1日から,優先権書類の提出を省略できる者の範囲を,優先権
書類に記載されている事項を電磁的方法により交換することができる経済産業省令
で定める国においてした出願に基づく優先権の主張をした者から,優先権書類に記
載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関
する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合
において,優先権の主張をした者へと,拡大している。
そうすると,JPOが平成21年4月1日からアクセス官庁となる旨の本件通知
は,JPOが,平成20年4月18日法律第16号による改正後の特許法43条5
項を執行するために,同項の範囲内でDASのアクセス官庁になるために発出した
ものと解すべきである。
一方,特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出
願については,
特許法43条5項の規定は適用されない
(同法184条の3第2項)

したがって,JPOが,かかる国際特許出願において,優先権書類の提出を省略で
きるようにするために,本件通知をしたものと解するのは困難である。我が国の特
許法令との関係からも,JPOが,本件通知により,特許協力条約実施細則715
(a)(i)の「通知」をしたということはできない。
d国際事務局の見解
JPOが,国際事務局に対し,JPOは特許協力条約実施細則715(a)(i)
の「通知」をしていない旨の確認を求めたところ,国際事務局は,本件通知は,同
実施細則715(a)(i)の「通知」として「取り得るものの」,JPOは,本
件通知において「PCTの規定上の機関としてのJPOにも適用があるかを明確に
特定していない」ことから,「JPOはPCTにおいてPCTの機関として優先権
書類を電子図書館から受け入れる義務を負わないとIB(判決注:国際事務局)は
理解している」と回答した(乙3,4)。
このように,
国際事務局は,
本件通知について,
特許協力条約実施細則715
(a)
(i)の「通知」として解釈する余地はあるものの,少なくとも,国際事務局は,
そのように解釈していないと回答している。なお,国際事務局の回答は,JPOは
「優先権書類を電子図書館から受け入れる義務を負わない」というものであるが,
これは,優先権書類の電子図書館からの入手に関するその余の手続が履践されたこ
とが前提となっていることは,その文脈から明らかである。
国際事務局の見解からも,JPOが,本件通知により,特許協力条約実施細則7
15(a)(i)の「通知」をしたということはできない。
e原告らは,DASのためのフレームワーク規定は,優先権書類へのデジタル
アクセスサービス全般についての規定であると主張する。DASのためのフレーム
ワーク規定は,パリ同盟総会だけではなく,PCT同盟総会等の決定に従って,国
際事務局によって制定されたものであるから(同規定1段落),DASは,特許協
力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願において,優
先権書類の提出を省略するためにも利用可能なものである。しかし,DASの目的
は「適用法令の目的のために優先権書類を提出することができる,シンプルで安全
なオプションを提供する」ものであって,DASのためのフレームワーク規定の実
施は「適用法令の問題である」と規定されている(同規定3,4段落)。したがっ
て,DASのためのフレームワーク規定が,優先権書類へのデジタルアクセスサー
ビス全般についての規定であるとしても,DASをどのような範囲で利用するかに
ついては,各国の適用法令に委ねられるものである。そして,前記cのとおり,我
が国の特許法令は,第1国で出願をした後,パリ条約に基づく優先権の主張を伴っ
て,第2国に直接出願する場合(パリルート)と,第1国で出願をした後,パリ条
約に基づく優先権の主張を伴って,特許協力条約に基づく国際出願を行い,国内移
行する場合(PCTルート)とで,優先権書類の提出を省略する手続に差異を設け
ている。DASのためのフレームワーク規定が,優先権書類へのデジタルアクセス
サービス全般についての規定であることは,本件通知の解釈を左右するものにはな
らない。
原告らは,WIPOのウエブサイト(甲1)には,本件通知について,パリ条約
に基づく優先権主張を伴って,第2国に直接出願する場合に限定された旨掲載され
ていないと主張する。しかし,WIPOの当該ウエブサイトは,DASのためのフ
レームワーク規定に基づく各国からの通知について掲載したものであって,各国が
DASをどのような範囲で利用するかについてまで掲載したものということはでき
ない(甲1)。WIPOの当該ウエブサイトの掲載内容をもって,本件通知の内容
を解釈することはできない。
原告らは,
PCTルートによる国際出願が優先権主張を伴う場合,
その優先権と,
パリルートによる第2国出願における優先権とを区別する理由はないと主張する。
しかし,DASをどのような範囲で利用するかについては,各国の適用法令に委ね
られるものであって,我が国の特許法令は,パリルートとPCTルートとで,優先
権書類の提出を省略する手続に差異を設けているのであるから,本件通知の内容を
解釈するに当たり,パリルートの優先権主張の手続とPCTルートの優先権主張の
手続を区別するのは,我が国の特許法が予定しているものである。
f以上のとおり,本件通知の時期,本件通知と我が国の特許法令との関係,本
件通知に関する国際事務局の見解を考慮すれば,本件通知により,JPOが,特許
協力条約実施細則715(a)
(i)の「通知」をしたものということはできない。
(イ)JPOのウエブサイトの掲載
原告らは,JPOは,ウエブサイト(甲4)に,JPOがUSPTOとの間で優
先権書類の電子的交換を行っている旨掲載したことにより,特許協力条約実施細則
715(a)(i)の「通知」をした旨主張する。
しかし,JPOが,そのウエブサイトに優先権書類の提出を省略する手続に関す
る記事を掲載したことをもって,JPOが,国際事務局に対して,その手続に必要
な事項を「通知」したなどと評価できるものではない。そもそも,JPOがUSP
TOとの間で優先権書類の電子的交換を行っている旨掲載されたウエブサイト(甲
4)は,パリルートの優先権主張の手続に関するものであって,我が国の特許法令
は,パリルートとPCTルートとで,優先権書類の提出を省略する手続に差異を設
けているのであるから,同ウエブサイトの掲載内容は,JPOが国際事務局に対し
特許協力条約実施細則715(a)(i)の「通知」をしたことを推認させるもの
にはならない。
よって,JPOは,ウエブサイトに,JPOがUSPTOとの間で優先権書類の
電子的交換を行っている旨掲載したことにより,
特許協力条約実施細則715
(a)
(i)の「通知」をしたということはできない。
(ウ)以上のとおり,JPOは,本件通知や,ウエブサイトの掲載により,特許
協力条約実施細則715(a)(i)の「通知」をしたということはできない。そ
して,他に,JPOが,かかる「通知」をしたとの事実を認めるに足りる証拠はな
い。
(3)小括
以上のとおり,本願について,特許協力条約規則17.1(d)にいう,指定官
庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に
当たらない。そして,JPOは,同規則17.1(c)により,本件基礎出願に基
づく優先権の主張を無視することができる。
そうすると,本願の新規性判断の基準時は,本願の国際出願日(平成21年7月
29日)であり,引用例は,本願の国際出願日前に頒布された刊行物である。そし
て,原告らは,本願発明は,引用例に記載された発明であるとの本件審決の判断を
争わない。したがって,本件審決における,本願発明の新規性判断に誤りがあると
いうことはできない。
2結論
以上のとおり,原告らの主張に係る取消事由は理由がないから,原告らの請求を
いずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官高部眞規子
裁判官杉浦正樹
裁判官片瀬亮

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛