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平成１５年（行ケ）第２５２号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年１２月１７日
判決
原　　　　　　　告　　　有限会社リタッグ
同訴訟代理人弁理士前田勘次
被　　　　　　　告　　　株式会社ウチコン
同訴訟代理人弁理士小島清路
同谷口直也
主文
　　　　　１　特許庁が無効２０００－３５５３１号事件について平成１５年５月
８日にした審決を取り消す。
　　　２　訴訟費用は被告の負担とする。
　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
　主文と同旨
　２　被告
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　前提となる事実（証拠を掲げたもの以外は，当事者間に争いがない。）
１　特許庁における手続の経緯
　　(1)　被告は，発明の名称を「側溝蓋及び側溝構造」（後記の訂正により「側溝
構造」と改められた。）とする特許第２８６３１５１号（平成９年７月１７日出
願。平成１０年１２月１１日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者で
ある。
なお，被告は，平成９年７月２２日受付の手続補正書（乙７）により本件
特許出願の願書に添付された当初明細書（甲２。以下「本件当初明細書」とい
う。）の補正（以下「本件補正」という。）を行っている。
　　(2)　原告は，平成１２年９月３０日，被告を被請求人として，特許庁に対し，
本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をし，同請求は無効２０００－３５
５３１号事件として特許庁に係属した。被告は，平成１４年１２月１３日，同事件
において，本件特許出願の願書に添付した明細書（甲１。本件特許査定登録時の明
細書。以下「本件特許時明細書」という。）の訂正（以下「本件訂正」という。）
を請求した（乙６）。
　　　　特許庁は上記事件について審理を遂げ，平成１５年５月８日，本件訂正請
求を認めるとした上，「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決（以下「本
件審決」という。）をし，その謄本は同年５月２０日に原告に送達された（弁論の
全趣旨）。
２　本件訂正前の本件特許に係る発明の要旨は，本件特許時明細書の「特許請求
の範囲」に記載された，次のとおりのものである（下線を施した部分は本件補正に
より補正された箇所である。）。
【請求項１】　蓋下部垂直面部を有する側溝蓋において，該側溝蓋の両側面を
該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側構蓋の内側に向けて湾曲させること，及び
該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾
曲させたことの少なくとも一方を備えることを特徴とする側溝蓋。
　　【請求項２】　上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋湾曲面部，
及び該蓋湾曲面部に連続して上方に延設される蓋上部傾斜面部を備える請求項１記
載の側溝蓋。
　　【請求項３】　上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋傾斜面部，
及び該蓋傾斜面部に連続して上方に延設される蓋上部垂直面部を備える請求項１記
載の側溝蓋。
　　【請求項４】上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項１乃至３のいず
れかに記載の側溝蓋。
　　【請求項５】対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面部
に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された
下部垂直面部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峠
される蓋上部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾曲
面部に対し線接触しながら対峠される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方
に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峠される蓋下部垂直面部を
有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけ
て該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端
面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を
備えることを特徴とする側溝構造。
　　【請求項６】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項
５に記載の側溝構造。
　　【請求項７】　対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部，該上部垂直面
部に連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設され
た下部垂直面部を有する側構躯体と，上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対
峠される蓋上部垂直面部，該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて，上記傾
斜面部に対し線接触しながら対峠される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下
方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峠される蓋下部垂直面部
を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にか
けて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両
端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方
を備えることを特徴とする側溝構造。
　　【請求項８】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項
７に記載の側溝構造。」である。
３　本件訂正後の本件特許の発明の要旨は，本件訂正後の明細書（甲２０。以下
「本件訂正明細書」という。）の「特許請求の範囲」に記載された，次のとおりも
のである（以下，請求項１ないし４に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明１」ない
し「本件訂正発明４」といい，それらを併せて「本件訂正発明」という。）
【請求項１】　対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面
部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設され
た下部垂直面部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対
峙される蓋上部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾
曲面部に対し線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下
方に延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部
を有する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にか
けて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。
　【請求項２】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項１
記載の側溝構造。
　【請求項３】対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部，該上部垂直面部に
連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設された下
部垂直面部を有する側溝駆体と，上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対峙さ
れる蓋上部垂直面部，該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて，上記傾斜面
部に対し線接触しながら対峙される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下方に
延設されて，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有
する側溝蓋と，を備え，上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて
該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。
　【請求項４】　上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項３
記載の側溝構造。
４本件審決の要旨
(1)　本件訂正請求の適否について
本件訂正のうち本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の請求項１ないし
４，５及び７についての訂正は，本件訂正前の請求項１ないし４を削除し，本件訂
正前の請求項５，７を，請求項１，３に繰り上げるとともに，側溝蓋の構造に関し
て「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて
湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝
蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」という，３通りの
要件が記載されていたものから，「及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中
央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」
を削除することにより，「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該
側溝蓋の内側に向けて湾曲させる」（以下「本件特徴要件１」という。）という１
通りの要件に限定したものであり，これらの訂正は，いずれも，「特許請求の範
囲」の減縮を目的とした訂正に該当する。また，本件訂正のうち本件特許時明細書
「特許請求の範囲」の請求項６，８についての訂正は，本件訂正前の請求項６，８
を，請求項２，４に繰り上げるとととに，上記新たな請求項１，３と整合させるた
め「請求項５」及び「請求項７」という記載を「請求項１」及び「請求項３」に変
更したものであり，これらの訂正は，いずれも明りょうでない記載の釈明を目的と
した訂正に該当する。
　　　　さらに，本件訂正のうち本件特許時明細書の「発明の詳細な説明」につい
ての訂正は，その記載を，上記「特許請求の範囲」の訂正に対応させるものであ
り，明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものである。
　　　　そして，上記のいずれの訂正も本件特許時明細書又は本件特許の願書に添
付した図面（以下「本件図面」という。）に記載した事項の範囲内であり，実質的
に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。したがって，本件訂正は，特
許法１３４条（平成１４年法律第２４号による改正前のもの。以下同じ）２項ただ
し書き，及び同条５項において準用する同法１２６条（平成１４年法律第２４号に
よる改正前のもの。以下同じ）２，３項の規定に適合する。
(2)　本件訂正発明１ないし４に無効理由があるか否かについて
　ア　本件訂正明細書に記載不備があるとの主張について
　本件訂正発明１ないし４については，本件訂正明細書の「発明の詳細な
説明」に，当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されておらず，特許を受
けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものではなく，特許を受け
ようとする発明が明確でなく，特許法３６条（平成１４年法律第２４号による改正
前のもの。以下同じ）４，６項の規定に違反している旨主張するが，本件訂正明細
書に原告主張の記載不備があるとは認められない。
　イ　本件訂正前の請求項１ないし８に係る特許は本件補正後の特許出願に対
してなされたものであるところ，本件補正は特許法１７条の２（平成１４年法律第
２４号による改正前のもの。以下同じ。）第３項に規定する要件を満たさないもの
であるから，上記特許は無効であるとの主張について
　　　　　原告は，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側及び上方側に
向けて湾曲された部位が，本件当初明細書ではいずれも「側溝蓋の蓋下部垂直面
部」であったのに，本件補正によりこれが本件特許時明細書記載のように「側溝蓋
の両側面」と「側溝蓋の底面」と変わった上，そもそも「側溝蓋の両側面」及び
「側溝蓋の底面」の概念は本件当初明細書又は本件図面では不明確であるから，上
記変更は，新規事項の追加に当たる旨主張する。
　　　　　しかしながら，「側面」と「底面」は，乙５（広辞苑１３０３頁及び１
５１８頁）によれば，それぞれ「正面に対して左右の面。前後または上下以外の
面。」，「底の表面。立体を平面上に置くとき底部をなす面。」の意であることが
一般常識といえる。そして，本件図面中には，図２に側溝蓋の正面図，図４，１
０，１２にその模式的底面図，図５にその模式的側面図，図６にその湾曲状態を説
明する説明図が記載されている。
　　　　　これらの事実からみて，本件特許時明細書において「両側面」とされる
部位が，本件訂正発明１，２においては，本件当初明細書に記載のある「蓋上部傾
斜面部９ａ，９ｂ」と「蓋湾曲面部１０ａ，１０ｂ」と「蓋下部垂直面部１１ａ，
１１ｂ」との各３つの面部からなる面を意味し，本件訂正発明３，４においては，
本件当初明細書に記載のある「蓋上部垂直面部９ａ’，９ｂ’」と「蓋傾斜面部１
０ａ’，１０ｂ’」と「蓋下部垂直面部１１ａ’，１１ｂ’」との各３つの面部か
らなる面を意味することが明らかである。
　　　　　同じく本件特許時明細書において「底面」とされる部位が，本件訂正発
明１，２においては，本件当初明細書に記載のある「蓋下部垂直面部１１ａ，１１
ｂ」の下縁間の面を意味し，本件訂正発明３，４においては，本件当初明細書に記
載のある「蓋下部垂直面部１１ａ’，１１ｂ’」の下縁間の面を意味することが明
らかである。
　　　　　したがって，本件特許時明細書の「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底
面」という記載に，何ら不明確な点はなく，また，新規事項でもない。
　ウ　本件訂正発明１，２は本件特許出願前に公然実施されたものであるとの
主張について
　　　　　原告は，本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に公然実施されたもの
である旨主張し，その証拠として甲５ないし１２，１５を提出するが，これらの証
拠からは，本件訂正発明１，２が本件特許出願前に公然実施されていたものとは認
められない。
　エ　本件訂正発明１ないし４が進歩性を欠くとの主張について
　　　　　原告は，本件訂正発明１ないし４が，本件特許出願前に公然実施あるい
は公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張
する。
(ア)　原告が提出した証拠のうち，甲５，８，１１，１２は，公然実施の
証拠としては採用できないから，進歩性判断の証拠ともなり得ない。
　　　　(イ)　本件訂正発明１，２と登録実用新案第３０３１０３５号公報（甲
３。以下「刊行物１」という。）記載の発明（以下「刊行物１発明」という。）と
は，刊行物１発明が本件特徴要件１を備えていない点でのみ相違し，その他の点に
実質的な差異はない。同様に，本件訂正発明３，４と登録実用新案第３０２６６７
８号公報（甲４。以下「刊行物２」という。）記載の発明（以下「刊行物２発明」
という。）とは，刊行物２発明が本件特徴要件１を備えていない点でのみ相違し，
その他の点に実質的な差異はない。
　　　　(ウ)　そこで，上記相違する点について検討する。
　　　　　　甲１３は原告と被告らとの間の「リボーン側溝技術提供契約書」，甲
１４は「リボーン側溝」の広告等が掲載された「週間ブロック通信」という週刊誌
であって，いずれにも，本件特徴要件１を示唆する記載は一切ない。
　　　　　　甲１６は，平成１１年４月１６日に，株式会社コンテックが原告に宛
てた「確認書」であり，その中には「リボーン側溝蓋」製作用型枠と思われる図
面，「コンクリート製品へへこみを発生させるための型枠に於ける一般的方法の説
明」と記載された手書きの説明図等が含まれており，甲１８は，甲１６が真正なも
のであることを証するために，株式会社コンテックが原告に宛てた書面である。ま
た，甲１７は，株式会社コンテックが作成した，甲１６中の図面の説明である。そ
して原告は，「（甲１６ないし１８から明らかなように，本件特徴要件１のよう
な）「むくり」を側溝蓋であるコンクリート製品に持たせる技術は，従来より業界
内では一般的に知られている。」と主張する。
　　　　　　甲１６に含まれる上記図面には，「名称リボーン側溝蓋・・・」，
「株式会社コンテック」，及び「’９６年８月１０日」等の記載が認められること
から，この図面が本件特許出願前に株式会社コンテックにより作成されたものであ
ることは一応認められる。しかし，この図面は「名称リボーン側溝蓋・・・」とい
う記載からみて，原告会社の製品である「リボーン側溝蓋」に関する図面であり，
この図面自体，あるいはこの図面に記載された技術的事項が本件特許出願前公知で
あったことを示す証拠は一切ない。
　　　　　　さらに，仮に，この図面自体が公知であったとして，甲１７，１８を
参酌してこの図面に記載された技術的事項を検討しても，これが本件特徴要件１に
係る構成と実質的に同じであるとか，あるいは，本件特徴要件１を示唆するものと
もいえない。すなわち，甲１７，１８に記載された説明自体の真偽が不明である。
　　(エ)　したがって，原告が提出した証拠からは，本件訂正発明１ないし４
に進歩性がないということはできない。
オ　本件特許が冒認出願ついてされたものであるとの主張について
　原告は，甲１１ないし１４を提示し，本件特許が，本件特許の発明者で
ない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しない者の特許出願につ
いてされたものである旨主張する。
　　　　　しかし，原告は，具体的には甲１１ないし１４に記載された「各事実か
ら，本件特許に係る発明の真正な発明者は，株式会社丸治コンクリート工業所，あ
るいは（有）リタッグ内部の者であることが容易に理解できる。」と主張するに止
まり，本件特許に係る発明を発明するのに関与した者やその関与の程度等について
は，何ら説明していない。
　　　　　したがって，原告が提出した証拠からは，原告の主張に理由があるとは
いえない。
　カ以上のとおり，原告の主張及び証拠方法によっては，本件訂正発明１な
いし４の特許を無効とすることはできない。
第３　当事者の主張
（原告主張の取消事由）
　１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）
(1)　特許法１２６条３項違反
　　　ア　本件訂正は本件特許時明細書の「特許請求の範囲」に記載されている複
数の要件の一部を削除するものであり，かかる訂正は「特許請求の範囲」を拡張す
るものであり，仮に拡張ではないとしても「特許請求の範囲」を変更するものであ
るから，特許法１２６条３項に違反し許されない。
　　　　　特に，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（Ｒと
Ｓ）への湾曲の代わりに，その一方（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とする
ことができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ
及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す
場合も同様に他態様とすることができる。」との記載を削除する訂正は，本件訂正
前の請求項５，７に係る発明において極めて重要な特徴的要件である湾曲の方向を
変更するものである。つまり，本件特許時明細書の【0023】の訂正によって，湾曲
の方向が内側方向Ｒ及び上方方向Ｓであることが要件か，内側方向Ｒ又は上方方向
Ｓであることが要件か，あるいは内側方向Ｒのみであることが要件であるのかの違
いが生じる。こうした重要な特徴的要件に関する記載部分を本件特許時明細書中か
ら削除する訂正は，「特許請求の範囲」の記載と明細書の「発明の詳細な説明」及
び図面の記載とに矛盾を生じさせ，結果として実質上，本件特許時明細書の「特許
請求の範囲」の変更につながるものである。
イ本件訂正前の請求項５，７に係る発明には本件当初明細書中に記載され
ていない内容が本件補正によって加えられていることから，本件訂正は，本件当初
明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の
「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，かかる訂正は実質上，上
記「特許請求の範囲」の変更につながるものである
　　(2)　特許法１２６条２項違反
　　　　本件訂正により，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の請求項５，７
の「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側
に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を削除することによっ
て，「特許請求の範囲」が変更されることになるが，この変更の内容は本件特許時
明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでない。その理由としては次の
２つが挙げられる。
　　　ア　まず第１は，本件当初明細書についてされた本件補正が違法であること
に起因する。すなわち，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載さ
れていない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書
又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許
請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書
の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない。違法な補正を基にしてさ
らに訂正を重ねても，かかる訂正が明細書の記載から直接的かつ一義的に導かれる
ものでないことは明らかである。
イ　第２には，上記「特許請求の範囲」の訂正に伴う本件特許時明細書の
「発明の詳細な説明」の訂正が，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に
導かれるものでないことによる。
　　　　　すなわち，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実
施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方向（内側方向Ｒ又は上方
方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，
上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもでき
る。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」を削除する訂
正がされたが，この訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明において極めて
重要な要件である湾曲の方向を変更するものであり，本件特許時明細書の記載から
直接的かつ一義的に導かれるものではない。
したがって，本件訂正は，特許法第１２６条２項の要件に反する。
(3)　特許法１２６条４項違反
本件訂正発明１ないし４は，独立特許要件を欠くものであり，したがっ
て，本件訂正は，特許法１２６条４項に違反する。
２　取消事由２（明細書の記載不備の看過）
　　　次に述べるとおり，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」には，本件訂正
発明１ないし４について，この発明の属する技術分野における通常の知識を有する
者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず，また，
特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されたものではなく，特
許を受けようとする発明が明確でないものであって，本件訂正明細書の「発明の詳
細な説明」ないし「特許請求の範囲」の記載は，特許法３６条４項及び６項に違反
する。
(1)　本件訂正発明１ないし４においては，単に，側溝蓋の側面を側溝蓋の両端
面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させるだけでは，必ずしも本件訂正
明細書に記載の作用効果を奏しない。
　　　　すなわち，側溝蓋の側面（範囲が不明）を側構蓋の両端面から中央にかけ
て側溝蓋の内側に向けて湾曲させたとしても，側構蓋と側溝躯体とが予め接触状態
に無い側面の部位であっては，何の作用効果も奏しないことは明らかである。つま
り，本件訂正発明においては側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接状態にある
わけではないからである。
(2)　また，本件訂正発明の側溝構造では，側溝蓋が側溝躯体に配設され，側溝
躯体と一体となって作用効果を奏するものであり，側溝蓋の４隅が側溝躯体に当接
するには，予め側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して均等な配置にあることが前提とな
る。これに対し，例えば，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対して不均等な配置にある場
合には，たとえ側溝蓋の側面を側溝蓋の両端面から中央にかけて側溝蓋の内側に向
けて湾曲させたとしても，側溝蓋の４隅全体が側溝躯体に当接しない状態となり，
２点支持，３点支持のような不安定な状態になる。
　　　　かかる場合には，当然のことながら，本件訂正発明は本件訂正明細書に記
載の作用効果を奏しない。こうした不安定な支持状態は，特に，コンクリート二次
製品である側溝等の分野ではなりやすく，この結果，ガタツキ音が発生する。
(3)　本件訂正明細書中の【0012】及び【0019】の記載内容と本件図面（図２，
図４～図６，図10，図12）の記載内容からすれば，側溝蓋の両端面から中央にかけ
て該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であり，
側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位も「側
溝蓋の蓋下部垂直面部」であることは明らかであり，しかも，この２つの要件が重
なって初めて本件訂正明細書に記載の作用効果を奏し得るものである。
　　　　つまり，どちらか一方の要件のみで本件訂正発明が成立するものではな
い。してみると，本件訂正明細書の「特許請求の範囲」の記載では，本件訂正明細
書の「発明の詳細な説明」及び本件図面の記載と矛盾するばかりか，本件訂正明細
書に記載の作用効果をも奏しないことになる。
３　取消事由３（本件補正の違法性の看過）
　　　本件補正は，本件当初明細書及び本件図面に記載された事項の範囲内の補正
でなく，違法なものであり，したがって，本件訂正前の請求項１ないし８に係る発
明の特許は無効である。
(1)　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明と本件補正前の請求項１，５
及び７に係る発明とを対比すると，主な相違点は，下記のア及びイである。
　　　ア　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該側溝蓋の両側面を
該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」を要
件としているが，本件補正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該蓋下部垂直
面部を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させるこ
と」を要件としている。
　　　イ　本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明は，「該側溝蓋の底面を該
側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少な
くとも一方を備えること」を要件としているが，本件補正前の請求項１，５及び７
に係る発明は，「上記蓋下部垂直面部を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝
蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を要件として
いる。
(2)　上記のとおり，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて
湾曲させる部位が，本件補正前は「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であったのに対し
て，本件補正によって「側溝蓋の両側面」に変更されている。また，側溝蓋の両端
面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位が，本件補正前は
「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であったのに対して，本件補正によって「側溝蓋の底
面」に変更されている。しかし，「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底面」の概念
は，本件当初明細書又は本件図面においては不明確であり，本件補正によって新た
に追加された概念となっている。
すなわち，本件補正により，本件補正前の請求項１，５及び７のうち発明
の最も特徴的な重要な部分が変更されたが，その変更部分は本件当初明細書及び本
件図面に記載されていないものであり，したがって，上記変更は新規な事項の追加
に該当する。
(3)したがって，本件訂正前の請求項１，５及び７に係る発明の特許は，特許
法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対して
されたものであることから，特許法１２３条１項１号の規定により，無効とされる
べきである。
　　　　また，本件訂正前の請求項２ないし４に係る発明は，いずれも本件訂正前
の請求項１の発明を前提とし，本件訂正前の請求項６に係る発明は，本件訂正前の
請求項５の発明を前提とするものであり，本件訂正前の請求項８に係る発明は，本
件訂正前の請求項７に係る発明を前提とするものである。したがって，本件訂正前
の請求項２ないし４，６及び８に係る発明の特許も，同じく同法１２３条１項１号
の規定により，無効とされるべきである。
　４　取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）
　本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に日本国内において公然実施をされ
た発明であり，特許法２９条（平成１１年法律第４１号による改正前のもの）１項
２号の規定により特許を受けることができないものである。
　　(1)　原告と被告との間で岐阜地方裁判所で争われた平成９年（ワ）第８５号不
当利得返還請求事件，平成９年（ワ）第３４８号特許権侵害差止等請求事件，平成
１０年（ワ）第６２号不当利得返還請求事件（併合審理）の訴訟（以下「別件訴
訟」という。）において，被告は実際に製造販売している現行製品（本件訂正発明
１，２に係る製品）は平成８年３月から採用している旨を明言した。そして，本件
訂正発明１，２の実施時期については，上記事件の判決（甲２１）は「原告は，以
後，この型を原型として，蓋にしぼりを入れる方法を３か月かけて考案し，ようや
く，平成８年３月，現行製品の試作品を完成させ，実際に敷設したものである。」
と認定している。しかも，その製品の実際の敷設工事は屋外の公道で行われるの
で，これを秘密裡に行うことはできないことから，公然と実施されたことも明らか
である。
　　　　したがって，本件特許出願日の平成９年７月１７日よりもかなり前である
平成８年３月ごろから，本件訂正発明１，２に係る製品が実際に敷設されていたこ
とになる。つまり，本件特許出願前に本件訂正発明１，２を既に実施していたこと
を被告自らが述べているのである。
(2)　埼玉県北本市において，工期を平成８年９月２日～平成９年１月１０日と
して市道２４３５号線道路補修工事が施工された。その工事現場の写真における蓋
湾曲部の長手方向中央付近の隙間は本件特徴要件１により形成されたものであり，
同工事において本件特徴要件１を備えた本件訂正発明１，２に係る被告製品が敷設
されたことは明らかである。
　　(3)　岐阜県美濃加茂市において平成８年１２月２５日契約，平成９年２月ころ
完成の側溝施工工事がされた。その側溝施工現場写真では，蓋湾曲部の長手方向中
央付近に若干の隙間の存在が認められるのであって，そうである以上，少なくと
も，この側溝蓋が本件特徴要件１を備えたものであることに疑いはなく，同工事に
おいて本件特徴要件１を備えた本件訂正発明１，２に係る側溝構造と同一の構造を
有する製品（株式会社丸治コンクリート工業所製造のもの）が敷設されたことは明
らかである。
(4)　埼玉県南埼玉郡（以下省略）のあやめ会館前で，工期を平成８年１月１２
日～同年３月３１日として側溝施工工事が行われ，同工事において，本件訂正発明
１，２に係る側溝構造と同一の構造を有する被告製品が敷設された。
(5)　埼玉県幸手市において，工期を平成８年５月７日～同年６月１４日として
市道１１０８号線道路改良工事が行われ，同工事において，本件訂正発明に係る側
溝構造と同一の構造を有する被告製品が敷設された。
　　(6)　本件訂正発明１，２に係る製品の実施状況は上記のとおりであり，道路補
修工事は秘密裡に行うことはできないことから，本件訂正発明１，２に係る製品は
本件特許出願日である平成９年７月１７日より前に公然実施されたものと認められ
るべきである。
　５　取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）
　　(1)　本件審決は，甲５，８，１１，１２は本件訂正発明の公然実施の証拠とし
ては採用できないとして，本件訂正発明の進歩性に関する判断の基礎となる引用例
として採用できないと判断した。上記各証拠は公然実施の証拠としては採用できな
いものではないことから，これを引用例から排除すべきではない。また，新規性
（公知公用）に関する判断と，進歩性の有無についての判断は異なる基準でされる
べきものであることから，上記各証拠を進歩性に関する判断の基礎となる引用例か
ら排除する必要はない。
(2)　本件審決は，本件訂正発明１，２と刊行物１発明とは，刊行物１発明が
「本件特徴要件１」を備えていない点でのみ相違し，同様に，本件訂正発明３，４
と刊行物２発明とは，刊行物２発明が「本件特徴要件１」を備えていない点でのみ
相違するとしつつ，当業者において甲１３，１６ないし１８から本件訂正発明の上
記相違点に係る構成を想到することが容易であるとはいえない旨判断した。
　　　　しかしながら，本件特徴要件１は「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面か
ら中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること」である。かかる要件は，
型枠で側溝蓋等のコンクリート二次製品を製造する場合，型枠に「むくり」を施す
ことによって，従来より業界内では一般的に実施されていた。特に，側溝蓋におい
ては，型枠に「むくり」を施さないと，型枠に生コンクリートを流し込んだ場合に
側溝蓋の長手方向中央付近が膨らみ，かかる側溝蓋を側溝に載置した場合には，こ
の膨らんだ部位が支点となって側溝との当接部位でガタツキ音が発生する。そのた
め，多かれ少なかれ型枠に「むくり」を施していた。その結果，「むくり」を施し
た型枠で製造した側溝蓋は「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて
該側溝蓋の内側に向けて湾曲」させた側溝蓋となるのである。この「むくり」によ
り側溝蓋に形成される湾曲が，まさに本件訂正発明の本件特徴要件１そのものであ
る。
　　　　型枠に「むくり」を施す技術は，刊行物１発明を実施する場合にも，当然
採用される技術である。また，こうした技術は先達の経験から案出された技術であ
り，当業者であれば当然知得している周知慣用技術として，本件特許出願よりも遥
か以前より知られ実施されているものであり，このことは甲１６ないし１８，２
２，２３等により明白である。
　　　　したがって，本件訂正発明１ないし４の本件相違点に係る構成を想到する
ことは容易であるというべきである。
６　取消事由６（本件特許が冒認出願ついてされたものであるか否か）
　　　本件特許は，本件特許に係る本件訂正発明１ないし４の発明者でない者であ
ってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願についてされ
たものであり，無効である。
（被告の反論）
　１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）について
(1)　特許法１２６条３項について
　　　ア　原告は，特許請求の範囲に記載された複数の要件のうちのいくつかを削
除する訂正は特許請求の範囲の減縮ではなく，通常は特許請求の範囲の拡張になる
ものであるところ，本件訂正は，本件訂正前の請求項５，７について，「，及び該
側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲
させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除するものであるから，本
件訂正は実質上特許請求の範囲を拡張するものである旨主張する。
　　　　　しかし，原告の上記主張が正しいといえるのは，複数の要件のすべてを
具備することが必須である発明のうちのいくつかの要件を削除する場合（例えば，
「Ａ及びＢ」を「Ａ」に訂正する場合）であり，選択的に記載されている複数の要
件の一部の削除（例えば，「Ａ又はＢ」を「Ａ」に訂正する場合）が，特許請求の
範囲を拡張，変更するものでないことは明らかである。
　　　　　かかる観点から本件訂正を検討すると，本件訂正前の請求項５，７は，
本件特徴要件１（上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝
蓋の内側に向けて湾曲させること）と「該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中
央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させること」（以下「本件特徴要件２」
という。）の少なくとも一つを備える側溝蓋を有する側溝構造であることは明らか
である。したがって，本件訂正は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」におい
て選択的に記載されている複数の要件の一部を削除するものであるから，上記「特
許請求の範囲」を拡張，変更するものではない。
　　　イ　原告は，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施
例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わりに，その一方向（内側方向Ｒ又は上方方
向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上
方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもでき
る。図11及び図12に示す場合も同様に他態様とすることができる。」が削除された
ことについて，かかる訂正は，本件訂正前の請求項５，７に係る発明の重要な特徴
的要件である湾曲の方向を変更するものであることから，実質上，本件特許時明細
書の「特許請求の範囲」の変更につながる旨を主張している。
　　　　　しかし，特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定
められるべきところ，本件訂正後の「特許請求の範囲」の記載によれば，本件訂正
発明が本件特徴要件１（湾曲Ｒ）を備える側溝蓋を有する側溝構造であることは明
確であり，本件訂正により，本件特許時明細書の【0023】の上記記載を削除したと
しても，本件訂正発明の上記内容が変更されるものではない。
　　　　　しかして，本件特徴要件１（湾曲Ｒ）を備える側溝蓋を有する側溝構造
は本件訂正前の請求項５，請求項７に含まれていた発明であって，本件特許時明細
書の【0023】の上記記載を削除する本件訂正は，何ら本件特許時明細書の「特許請
求の範囲」を変更するものではない。
ウ　原告は，本件訂正前の請求項５，請求項７に係る発明には本件当初明細
書中に記載されていない内容が本件補正によって加えられていることから，本件訂
正は，本件当初明細書又は本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件
特許時明細書の「特許請求の範囲」を更に訂正するものとなっているが，かかる訂
正は実質上「特許請求の範囲」の変更につながる旨主張する。
　　　　　しかし，本件訂正が本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の拡張，変
更に該当するか否かは，本件特許時明細書の記載と本件訂正明細書の記載とを対比
して判断すべきであり，本件当初明細書と対比して判断すべきものでない。本件当
初明細書の記載と比較して，本件訂正は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」
の拡張，変更に該当する旨の原告の上記主張は，その内容について論じるまでもな
く失当である。
(2)　特許法１２６条２項について
　　　ア　原告は，本件訂正により，(ア)本件特許時明細書の請求項５，７の「，
及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向け
て湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」を削除すること，及び(イ)本件
特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（ＲとＳ）への湾曲の代わり
に，その一方向（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とすることができるし，実
施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲Ｓ及びその両方方向に
向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示す場合も同様に他態様
とすることができる。」を削除することは，本件特許時明細書の記載から直接的か
つ一義的に導かれるものでないことから，本件訂正は，特許法１２６条２項の要件
に反する旨主張する。
　　　　　しかし，前記のように，本件訂正発明１及び３には，上記(ア)の訂正に
より，本件特徴要件１を備える側溝蓋を有する側溝構造，本件特徴要件１及び２の
両方を備える側溝蓋を有する側溝構造が含まれることになるが，これらの側溝構造
は，本件特許時明細書の【0012】（図４及び６参照），【0019】（図10参照）及
び【0023】等に記載されている。また，上記(イ)の訂正によっても，本件訂正発明
１及び３に上記２つの形態の側溝構造が含まれることに変わりはなく，これら２つ
の形態の側溝構造が本件特許時明細書に記載されていることは上記のとおりであ
る。
　　　　　したがって，上記(ア)の訂正及び(イ)の訂正は，本件特許時明細書から
直接　的かつ一義的に導き出すことができる事項であることから，本件訂正は，本
件特許時明細書に記載された事項の範囲内での訂正であり，特許法第１２６条２項
の要件を満たすことは明らかである。
イ　原告は，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載されて
いない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書又は
本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求
の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書の記
載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨を主張している。
　　　　　しかし，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の
釈明を目的とする訂正である。したがって，本件訂正の基準となるのは，本件特許
時明細書又は本件図面であって，本件当初明細書又は本件図面ではない。すなわ
ち，訂正が明細書又は図面に記載した事項の範囲内であるか否かは，本件特許時明
細書又は本件図面と，本件訂正明細書又は本件図面とを対比して判断すべきもので
あり，本件当初明細書又は本件図面と対比して判断するものではない。仮に本件補
正が違法であるとしても，それは本件訂正発明の無効理由として論じるべき問題で
あり，本件訂正の可否に何ら影響を与えるものではない。
ウ　原告は，上記ア(イ)の訂正により，本件訂正前の請求項５，７に係る発
明の重要な特徴的要件である湾曲の方向が変更されることとなることから，当該訂
正は，本件特許時明細書の記載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨
を主張する。
　　　　　しかし，この点は既に述べたとおり，かかる訂正によって何ら湾曲の方
向自体は変更されるものでなく，また，上記のように，本件訂正発明は本件特許時
明細書に記載されていることから，当該訂正は，本件特許時明細書の記載から直接
的且つ一義的に導き出せる事項である。
　　(3)　特許法１２６条４項違反について
　　　　原告は，本件訂正発明１ないし４が独立特許要件を満たしていないことを
根拠として，本件訂正請求を認容した本件審決の認定判断が違法である旨を主張す
る。
　　　　しかし，本件審判の請求は平成１２年９月３０日にされたものであり，本
件訂正請求には特許法１３４条５項が適用される。そして，本件訂正後の請求項１
ないし４は，本件審判で原告により無効審判の申立てがなされた請求項５ないし８
を訂正した請求項である。
　　　　したがって，本件訂正の要件として，本件訂正発明１ないし４について，
独立特許要件は不要であり，本件訂正発明１ないし４の独立特許要件の有無は，本
件訂正の可否とは何の関係もない事項である。
２　取消事由２（明細書の記載不備の看過）について
　　(1)　原告は，本件訂正発明１ないし４において，側溝蓋の側面を側溝蓋の両端
面から中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲させたとしても，本件訂正発明にお
いては，側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接する状態にあるわけではないこ
とから，側溝蓋と側溝躯体とが予め接触状態にない側面の部位にあっては，何の作
用効果も奏しないことが明らかであり，本件訂正明細書記載の作用効果を奏するこ
とはないから，本件訂正明細書の記載は，特許法３６条４項及び６項の要件を満た
していない旨主張する。
　　　　しかし，本件訂正明細書の【0014】，【0017】，【0025】の記載によれ
ば，本件訂正発明は，側溝蓋に荷重が負荷される前には，隅部分でしかも４点（線
接触部）での支持のため，側溝蓋がガタガタすることがない。この場合の接触部は
線接触を示すので，クサビ効果に優れるものである。よって，側溝蓋と側溝躯体と
が予め接触状態にない側面の部位に何の作用効果もなくても，隅部分でしかも４点
（線接触部）での支持のため，側溝蓋がガタガタすることがなく，しかも，この場
合の接触部は線接触を示すので，クサビ効果に優れるという本件訂正発明の作用効
果自体には何らも影響はない。
　　　　また，本件訂正発明は，上記のように，側溝蓋に荷重が加わる前は，その
側溝蓋の四隅の線接触部分が確実に接触するので，クサビ効果を有するとともに４
点支持のため，側溝蓋がガタガタすることがなく，側溝蓋に荷重が負荷されると，
すべての接触予定線部分で線接触となるので，同様にクサビ効果により，がたつき
音を発生しない側溝構造である（以下，この作用効果を「２段階線接触によるクサ
ビ効果」ということがある。）。すなわち，本件訂正発明は，荷重を加える前に，
側溝蓋の側面全体が等しく側溝躯体に当接する状態にすることにより作用効果を奏
することを目的とする発明ではない。
(2)　原告は，本件訂正発明１ないし４において，側溝蓋の４隅が側溝躯体に対
して不均等な配置にある場合には，２点支持，３点支持のような不安定な状態にな
ることから，単に本件特徴要件１を備えるのみでは，本件訂正明細書記載の作用効
果を奏するものでなく，本件訂正明細書の記載は，特許法３６条４項及び６項の要
件を満たしていない旨主張する。
　　　　しかし，特許法３６条４項の趣旨は，発明に対して一定期間独占排他権を
付与する代償として，発明の内容を開示して公衆に知らしめ，利用させることを可
能とすることにある。そして，明細書の記載は，特許出願時の当業者の知識を基準
として作成されることから，当業者が容易に理解ないし推測して実施できる範囲内
であれば，それ以上の説明を明細書中で省略しても，当業者は依然として特許発明
を実施できる以上，特許法３６条４項の趣旨に反することはない。
　　　　かかる点から本件訂正明細書の記載及び本件特許出願時の技術常識を検討
すれば，本件特許出願時，側溝蓋の四隅が側溝躯体に対して均等な配置，すなわ
ち，隅部分での４点支持で接触する側溝構造を製造することが技術的に不可能であ
ったという事情は存在しない。また，本件訂正発明は，側溝蓋の４隅が側溝躯体に
対して均等な配置とするために，精度を高めることを目的とした発明ではない。
　　　　したがって，本件特許出願時の技術常識に基づいて，側溝蓋の４隅が側溝
躯体に対して均等な配置にある側溝構造，すなわち，隅部分での４点支持で接触す
る側溝構造を製造することは可能であり，特にその点について本件訂正明細書に記
載がなくとも，当業者であれば容易に理解し，製造することができることは明らか
である。
原告の上記主張は理由がない。
　　(3)　原告は，本件訂正明細書中の【0012】及び【0019】，並びに本件図面（図
２，図４～６，図10及び図12）の記載内容からすれば，側溝蓋の両端面から中央に
かけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は，「側溝蓋の蓋下部垂直面部」で
あり，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させる部位
も，「側溝蓋の蓋下部垂直面部」であることが明らかであり，しかも，この両方の
要件が重なって初めて本件発明の作用効果を奏し得るものであり，どちらか一方の
要件のみで本件訂正発明が成立するものではないことから，本件訂正明細書の「特
許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」及び本件図面の記載とは矛盾し，ま
た，本件訂正発明の作用効果をも奏しない旨を主張する。
　　　　しかし，本件訂正明細書の【0012】の記載に鑑みれば，本件訂正発明にお
　いて，側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位
は，「側溝蓋の両側面」であることは明らかであり，原告の上記主張には理由がな
いことは明らかである。
　　　　また，「この両方の要件が重なって初めて本件発明の作用効果を奏し得
る」という原告の上記主張は，いかなる根拠に基づくものであるかが全く不明であ
る。
　　　　本件訂正明細書の【0017】の記載に鑑みれば，①側溝躯体の蓋受部と接す
　るのは側溝蓋の両側面部であり，②「側溝蓋の両側面」を側溝蓋の両端面から中
央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させれば，側溝蓋の隅部分でしかも４点
（線接触部）での支持となり，荷重が加わって側溝蓋が沈下すれば，この荷重によ
り４隅のみならず全ての接触予定線で接触するようになることは明らかである。す
なわち，本件訂正発明は，本件特徴要件１（「側溝蓋の両側面」を側溝蓋の両端面
から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる）を備えていれば，上記の作
用効果を奏することは，本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」の記載から，当業
者が容易に理解し得る事項であり，この点について本件訂正明細書の「特許請求の
範囲」と「発明の詳細な説明」の記載との間には何らも矛盾がないことは明らかで
ある。
　　　　原告の上記主張には理由がない。
　　(4)　以上のとおり，原告の上記主張には理由がなく，本件訂正明細書の「発明
の詳細な説明」の記載は，当業者が本件訂正発明を実施することができる程度に明
確かつ十分に記載されており，また，特許請求の範囲の記載は，特許を受けようと
する発明が明確であるように記載されていることは明らかである。
３　取消事由３（本件補正の違法の看過）について
　　(1)　原告は，本件補正により追加された「側溝蓋の両側面」及び「側溝蓋の底
面」の概念は，出願当初明細書及び図面において不明確であり，補正によって新た
に追加された概念となっていることから，本件補正は違法な補正である旨主張す
る。
　　　　しかし，本件補正が新規事項の追加を含むか否かは，本件補正に係る事項
が本件当初明細書又は本件図面に記載されているとみることができるか否かにかか
ることになる。
　　　　本件補正についてみると，「側面」というのは，「正面に対して左右の
面」という意味であり，「底面」とは，「立体を平面上に置くとき底部をなす面」
という意味であることは一般常識である（乙５）。また，本件図面のうち図２及び
図５には，各々，側溝蓋の正面図及び側面図が記載されており，図４，１０及び１
２には側溝蓋の模式的底面図が記載されている。したがって，「側溝蓋の両側面」
とは，９ａ～１１ａで示される部分（左側面），９ｂ～１１ｂで示される部分（右
側面）を意味し，「底面」とは，１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面を意味すること
は，本件当初明細書及び本件図面の記載から当業者が常識的に理解できる事項であ
る。
　　　　また，後記(2)のとおり，本件当初明細書には，本件特徴要件１（「該側溝
蓋の側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる
ことを備える」）及び本件特徴要件２（「該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から
中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたこと」），並びにこれらの構成
による作用効果が記載されていることから，本件補正によって，本件当初明細書又
は本件図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されたこと
にならないことは明らかである。
(2)　原告は，①本件当初明細書及び本件図面では，側溝蓋の両端面から中央に
かけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる部位は，明らかに「側溝蓋の蓋下部垂直
面部」であり，また，②側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向け
て湾曲させる部位も「側溝蓋の蓋下部垂直面部」である（このことは，本件特許時
明細書及び本件図面，本件訂正明細書及び本件図面でも同じである。）のに，本件
補正は，上記①の部位を「側溝蓋の両側面」に，上記②の部位を「側溝蓋の底面」
に変更したものであり，新規事項を追加する違法な補正である旨主張する。
　　　　しかし，上記のように，「底面」とは，１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面
を意味し，「側溝蓋の両側面」とは，９ａ～１１ａで示される部分（左側面）と，
９ｂ～１１ｂで示される部分（右側面）を意味することは，本件当初明細書及び本
件図面の記載から当業者が常識的に理解できる事項であり，また，本件図面のうち
図４及び図６には，側溝蓋の「９ａ～１１ａで示される部分」及び「９ｂ～１１ｂ
で示される部分」が中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲（Ｒ）しており，出
願当初明細書の図５及び図６より，「１１ａと１１ｂの最下端を結ぶ面」，すなわ
ち「底面」が「Ｓ」の分だけ上方側に湾曲していることは明らかである。このこと
及び本件当初明細書の【0018】，【0023】の記載によれば，本件当初明細書に，本
件特徴要件１及び本件特徴要件２が記載されていることは明らかである。
　　　　したがって，本件補正により，本件当初明細の記載内容を上記のとおり補
正することは，本件当初明細書に記載された事項の範囲内の補正であることは明ら
かである。
　　(3)　以上のとおり，本件補正は，本件当初明細書及び本件図面に記載した事項
の範囲内の補正であり，何ら新規事項を追加する違法な補正でないことは明らかで
ある。
４取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）
本件訂正発明１，２が本件特許出願前に公然実施されたものであるとの原告
の主張はすべて争う。
５取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）
　　(1)　特許法２９条２項による進歩性判断の際，基礎となる公知発明の認定は，
同条１項１号ないし３号に掲げる発明に該当するか否かの点から行うものである以
上，それは新規性の判断，すなわち，ある発明が特許法２９条１項１号ないし３号
に掲げる発明に該当するか否かという判断と何ら変わるものではない。
　　　　そして，甲５，８，１１及び１２が，本件訂正発明の公然実施の証拠とし
て採用できないものであることは本件審決の判断するとおりであるから，これらを
進歩性の有無の判断の基礎となる引用例から排除することは至極当然のことであ
る。
　　(2)　原告は，本件特徴要件１については，型枠で側溝蓋等のコンクリート二次
製品を製造する場合，型枠に「むくり」を施すことによって，従来より業界内では
一般的に実施されていた旨主張する。
　　　　しかし，原告の上記主張は，何ら根拠のないものであり，単なる空論に過
ぎない。
６　取消事由６（本件特許が冒認出願によるものか否か）
原告は，本件特許は，本件訂正発明の発明者でない者であってその発明につ
いて特許を受ける権利を承継しない者の特許出願について特許されたものである旨
主張するが，すべて争う。
第４　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件訂正請求の違法の看過）について
(1)　特許法１２６条３項違反について
本件訂正は，①本件訂正前の請求項１ないし４を削除し，②本件訂正前の
請求項５を請求項１に繰り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の
両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一
方を備えること」の記載を削除し，③本件訂正前の請求項７を請求項３に繰り上げ
るとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけ該側溝蓋
の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除す
るとの訂正をするものであるところ，原告は，上記②及び③に係る訂正，すなわ
ち，「上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に
向けて湾曲させること，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて
該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」を，「上記
側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲
させること」に変更する訂正が「特許請求の範囲」を拡張または変更するものであ
る旨主張する。
　　　　しかしながら，上記②及び③の訂正は，「Ａ構成及びＢ構成の少なくとも
一方を備える」という構成要件，すなわち，「Ａ構成を備えるか，Ｂ構成を備える
か，あるいは，Ａ構成とＢ構成の両方を備える」との３態様のいずれかを選択でき
るとの構成要件の記載を，「Ａ構成を備える」との１態様の構成要件のみに限定す
る趣旨のものであり，かかる訂正が「特許請求の範囲」の減縮に該当することは明
らかである。
原告の上記主張は，本件特許時明細書の「特許請求の範囲」の記載につい
て誤った理解を前提とするものであり，失当である。
(2)　特許法１２６条２項違反について
ア原告は，本件訂正前の請求項５，７には本件当初明細書中に記載されて
いない内容が本件補正によって加えられており，本件訂正は，本件当初明細書又は
本件図面に記載した事項の範囲を超える内容を含む本件特許時明細書の「特許請求
の範囲」を更に訂正するものとなっているが，こうした訂正は本件当初明細書の記
載から直接的かつ一義的に導き出せるものではない旨を主張している。
　　　　　しかし，本件訂正が許されるか否かは，本件訂正が本件特許時明細書又
は本件図面に記載した事項の範囲内であるか否かで判断すべきものあり，それが本
件当初明細書又は本件図面に記載された事項の範囲内であるか否かにより判断すべ
きものではない。したがって，仮に本件補正が違法であるとしても，それは本件訂
正発明の無効理由になることはあっても，本件訂正の可否には何ら影響を与えるも
のではない。
　　　イ　原告は，本件特許時明細書の【0023】の「即ち，実施例１の両方向（Ｒ
とＳ）への湾曲の代わりに，その一方（内側方向Ｒ又は上方方向Ｓ）への湾曲とす
ることができるし，実施例２の内側方向Ｒのみの代わりに，上方側に向けての湾曲
Ｓ及びその両方方向に向けての湾曲Ｒ，Ｓとすることもできる。図11及び図12に示
す場合も同様に他態様とすることができる。」の記載を削除する訂正は，本件訂正
前の請求項５，７に係る発明の重要な特徴的要件である湾曲の方向を変更するもの
であると主張する。
　　　　　しかしながら，本件訂正のうち，本件訂正前の請求項５を請求項１に繰
り上げるとともに，「，及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて
該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備えること」の記載
を削除し，本件訂正前の請求項７を請求項３に繰り上げるとともに，「，及び該側
溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけ該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させ
たことの少なくとも一方を備えること」の記載を削除する訂正が，「特許請求の範
囲」を拡張ないし変更するものでないことは前記(1)に説示したとおりであり，本件
特許時明細書の【0023】の訂正は，同明細書の「発明の詳細な説明」の記載を，上
記「特許請求の範囲」の訂正に対応させたものにすぎない。本件訂正では，上記段
落【0023】の記載のみならず，段落【0004】～【0009】等においても，一貫して
「上方方向Ｓへの湾曲」の態様は削除され，「内側方向Ｒへの湾曲」のみに限定さ
れており，本件訂正後の請求項１，請求３の限定事項と矛盾のない内容となってい
る。本件訂正は，「上方方向Ｓへの湾曲」の態様を削除するという意味で一貫して
おり，原告の主張するような誤りは認められない。
ウ　原告の上記主張はいずれも失当である。
(3)　特許法１２６条４項違反について
原告は，本件訂正発明１ないし４が特許法１２６条４項の規定する独立特
許要件を欠くとして，本件訂正請求を認容した本件審決の認定判断は違法である旨
を主張する。
　　　　しかし，本件審判の請求は平成１２年９月３０日にされたものであるか
ら，本件訂正請求には特許法１３４条５項，１２６条４項が適用されるところ，本
件訂正後の請求項１ないし４は，本件審判で原告により無効審判の申立てがなされ
た請求項５ないし８を本件訂正により訂正した請求項である。したがって，本件訂
正請求において，本件訂正発明１ないし４が独立特許要件を満たすことは訂正の要
件とされていないというべきである。
この点に関する原告の主張は，本件訂正の要件について誤った解釈に基づ
くものであり，失当である。
２　取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）について
　原告は，本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に公然実施された発明であ
り，特許法２９条１項２号の規定により特許を受けることができないものである旨
主張するので，以下検討する。
(1)　岐阜地方裁判所平成９年（ヨ）第１０８号不正競争行為差止等仮処分申請
事件（以下「別件仮処分申請事件」という。）において，債務者である被告が提出
した平成９年７月１８日付け準備書面（甲５）には，被告が現在，製造・販売して
いる商品は同準備書面別紙イ号物件目録記載の物件であること，同物件は本件特徴
要件１（側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向
けて湾曲させること）及び本件特徴要件２（上記側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面
から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させること）を備えているが，そ
れらは，被告のノウハウに係る所であり，そのため今まで公表しなかったものであ
る旨，別紙イ号物件目録記載の物件は本件訂正発明１，２と同じ作用効果を有する
旨の主張が記載され，また，別紙イ号物件目録には本件訂正発明１，２と同じ構成
を有する物件が記載されている。
　　　　甲５で引用されている乙１３（本訴甲６）の№４の写真⑧ないし⑯は上記
の別紙イ号物件目録記載の物件の写真であり，甲７によれば，それは被告会社の社
員が平成９年６月３０日に撮影したものであると認められる。
(2)　別件仮処分申請事件において，債務者である被告が提出した平成１０年３
月２日付け準備書面（甲８）には，①「債務者（注：被告）及びその契約社製造に
かかる商品は乙５３（本訴甲９）の写真記載のとおりであり，いずれも債権者
（注：原告）の主張するように約２６・６ミリにわたる幅広い部分で接触するもの
ではなく，側溝蓋は側溝本体の角部で約３～５ミリ以下の範囲で線接触してい
る。」，②「債務者（注：被告）商品に存在する側溝蓋全体のしぼり構造（内側方
向並びに上方向への湾曲）も荷重がかからない初期においては，側溝蓋の各側面の
４点が確実に支持され，この４点でクサビ効果が得られ，荷重がかかった後におい
ては，全体の線接触部分でのクサビ効果が得られるという消音性，安全性によりす
ぐれた効果を有するものとして，意識的に採用したもので，債権者（注：原告）主
張のように許容される誤差の範囲内のものとは到底いえない。」との主張が記載さ
れている。上記②の記載は，被告において，被告の製造販売に係る商品が本件訂正
発明１，２と同様に本件特徴要件１及び本件特徴要件２を備えるものであること，
それが本件訂正発明１，２と同じ作用，効果を有することを自認したものにほかな
らない。
　そして，甲８が引用する乙５３（本訴甲９）には，埼玉県北本市の現場№
２における被告の製造販売に係る側溝を撮影した写真が掲載されており，これと甲
１５とを併せてみれば，上記写真の側溝は，埼玉県北本市において，工期を平成８
年９月２日～平成９年１月１０日として施工された市道２４３５号線道路補修工事
の側溝施工現場のものであると認められる。
上記乙５３（本訴甲９）の現場写真についてみると，現場写真Ｎｏ．２①
～③によれば，同現場写真にある側溝が，本件訂正後の請求項１の構成要件のう
ち，「対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部，該上部傾斜面部に連続して
下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面
部を有する側溝躯体と，上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上
部傾斜面部，該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて，上記湾曲面部に対し
線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設され
て，上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝
蓋」に相当する構成を備えていることを看取でき，同現場写真Ｎｏ．２⑥には，側
溝蓋の蓋湾曲面部に対し該側溝蓋の延長方向（両端面を結ぶ方向）に沿って側溝蓋
の両端面において接触するように鋼尺をあてがった状態，及び側溝蓋の中央で蓋湾
曲面部と該鋼尺との間に隙間ゲージが差し込まれている状態が撮影されており，こ
のことことから，同写真にある側溝蓋においては，その側面が側溝蓋の両端面から
中央にかけて側溝蓋の内側に向けて湾曲していることが理解される。したがって，
上記現場写真№２にある側溝は，甲８に記載のとおり，本件特徴要件１を備えた本
件訂正発明１の構成を有するものであるということができる。
(3)　証拠（甲３５ないし３８）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告を相
手方として，本件特許出願日（平成９年７月１７日）の前である同年６月１７日，
被告の製造販売に係る側溝が原告の特許権を侵害するなどとして，岐阜地方裁判所
に特許権侵害差止等請求事件（平成９年（ワ）第３４８号。別件訴訟の一部として
併合審理された。）を提起し，その訴状において被告の製造販売に係る側溝を同訴
状添付イ号物件目録に特定して記載したところ，被告は同年８月４日付けの答弁書
において，被告が側溝を製造・販売してきたことは認めるが，被告の製造販売に係
る商品が訴状添付イ号物件目録記載のものであることは否認するとした上，被告の
製造販売に係る側溝の構成要件，作用，効果について主張をし，その後に提出した
準備書面においても同趣旨の主張をしていること，その構成，作用，効果は，まさ
に本件訂正発明１，２の構成，作用，効果と同一であることが認められる。
(4)　証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，別件訴訟において，
本件特許権に関して，「被告は，平成６年後半，試行錯誤の末，くさび効果により
騒音を発生させない側溝を考案し，試作，実験を繰り返した結果，平成７年秋に製
品を完成させ，工業所有権出願の準備にかかった。くさび効果とは，側溝躯体と側
溝蓋が線接触し，側溝躯体の角部で側溝蓋を支えることによって，蓋の垂直加重の
力線が分散されることなく，側溝躯体の角部上の線接触部でしっかり固定されると
ともに，側溝蓋が側溝躯体の角部において下方側に若干沈下して，しっかりと食い
込むという効果であり，これにより，騒音防止を図るものである。ところで，くさ
び形の場合，蓋と本体の接触部において最も荷重がかかるため，強度上，鉄筋を接
触部の接点より外側に配筋する必要があったが，当初作成した傾斜面型は，側溝蓋
と本体の接触部の接点により内側に鉄筋が配置されるため，強度の点で弱点があ
り，蓋と本体の傾斜面部を外側にふくらませる必要があった。そこで，被告は，平
成７年１１月１６日と１７日に，傾斜面を連続した角の折り曲げでふくらませる図
面を作成し，同月２８日と３０日に，被告が開発当初より型枠製作を依頼していた
青影製作所にファクス送信したところ，同社はパイプを用いて鉄板を折り曲げるこ
とを提案し，同年１２月１６日付けで，蓋と本体の接触面部を曲面にした図面を持
参した。被告は，以後，この型を原型として，蓋にしぼり（注：内側方向並びに上
方向への湾曲）を入れる方法を３か月かけて考案し，ようやく，平成８年３月，現
行の試作品を完成させ，実際に敷設したものである。」との主張をしたことが認め
られる。このことは，平成８年３月ころに本件訂正発明１，２の構成を有する試作
品（側溝）が完成したことを意味するものと解される。
　　　　そして，証拠（甲２９ないし３４）によれば，被告代表者のＡは，同訴訟
における本人尋問（甲２９）において，埼玉県南埼玉郡（以下省略）のあやめ会館
前で，工期を平成８年１月１２日～同年３月３１日として行われた側溝施工工事及
び埼玉県幸手市（以下省略）において，工期を平成８年５月７日～同年６月１４日
として行われた市道１１０８号線道路改良工事において，被告が製造販売した上記
試作品（側溝）が敷設されたことを認めている。
(5)　特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，その発明の内容を不特定
の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり，同法２条３項
１号によれば，この場合の「実施」とは，物の発明にあっては，その物を生産し，
使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸し渡しの申
出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為をいうものとされていると
ころ，前記(1)ないし(4)の認定の事実によれば，被告は，本件特許出願前に本件訂
正発明１，２の構成を有する側溝を製造して，これを側溝工事用として工事業者に
販売譲渡し，それが現に上記各工事現場で敷設されたことが明らかである。
　　　　本件のような物の発明の場合には，購入者が販売者からその発明の内容に
関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り，購
入者は製品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるし，また，
本件訂正発明１，２に係る側溝は屋外の公道で敷設されるものであるから，該側溝
の工事業者等への販売，工事業者による該側溝の敷設により，本件訂正発明１，２
は不特定の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである。
　　　　したがって，本件訂正発明１，２は，特許法２９条１項２号にいう「特許
出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するというべきである（な
お，仮に本件訂正発明２が本件特許出願前に日本国内において公然実施されたと認
められないとしても，本件訂正発明２は，本件訂正発明１を引用し，これを「湾曲
は連続的であり且つ線対称を示す」との構成により限定するものであるが，後記
３(2)アに認定のとおり，この限定事項によっても発明が奏する作用，効果に変化は
なく，その内容に照らしても，それは当業者が適宜選択できる単なる設計事項にす
ぎないと解されるから，本件訂正発明２に進歩性を認めることはできない。）。
(6)　以上によれば，本件審決には本件訂正発明１，２の新規性に関する判断
を誤った違法があり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ
る。したがって，取消事由４は理由がある。
３　取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）について
(1)　本件訂正発明１，２が特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国
内において公然実施された発明」に該当するというべきことは，前記２で説示した
とおりである。
(2)　そこで，進んで，本件訂正発明３，４が進歩性を有するか否かについて検
討する。
ア本件訂正発明１と本件訂正発明３とは，本件訂正発明１では，側溝躯体
において，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部傾斜面部」で，これ
に連続して下方に延設されるのが「湾曲面部」であり，また，側溝蓋において，上
記「上部傾斜面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部傾斜面部」
で，これに連続して下方に延設されて，上記「湾曲面部」に対し線接触しながら対
峙されるのが「蓋湾曲面部」であるのに対し，本件訂正発明３では，側溝躯体にお
いて，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部垂直面部」で，これに連
続して下方に延設されるのが「傾斜面部」であり，また，側溝蓋において，上記
「上部垂直面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部垂直面部」で，
これに連続して下方に延設され，上記「傾斜面部」に対し線接触しながら対峙され
るのが「蓋傾斜面部」である点において相違するだけであり，他の構成要件は一致
している。
　　　　しかして，本件訂正発明３の上記相違点に係る構成は，刊行物２（甲
４）に記載されているとおり，公知の技術事項であり，本件訂正発明１の「上部傾
斜部」ないし「蓋上部傾斜部」や「湾曲面部」ないし「蓋湾曲面部」に代えて，
「上部垂直面部」ないし「蓋上部垂直面部」や「傾斜面部」ないし「蓋傾斜面部」
の構成を採用することは，当業者が必要に応じて適宜選択することができる程度の
ことであり，当業者において本件訂正発明３の上記相違点に係る構成を想到するこ
とは容易であると認められる。
　　　　　また，本件訂正明細書（甲２０）には，本件訂正発明の効果として，
「本第１乃至第４発明（注：本件訂正発明１ないし４）の各側溝構造によれば，ま
ず，側溝蓋の４隅の線接触部分が確実に接触するので，クサビ効果を有するととも
に４点支持のため，側溝蓋がガタガタすることがない。更に，側溝蓋に荷重が負荷
されると，全ての接触予定線部分で線接触となるので，同様にクサビ効果により，
がたつき音を発生しない。・・・」（段落【0025】）と記載されており，本件訂正
発明１と本件訂正発明３とで作用，効果には差異がないとされている。
　したがって，本件訂正発明３に進歩性を認めることはできない。
　　　イ　本件訂正発明４は，本件訂正発明３を引用し，これを「湾曲は連続的で
あり且つ線対称を示す」との構成により限定するものであるが，上記ア認定の本件
訂正明細書の段落【0025】の記載のとおり，この限定事項の付加によっても発明が
奏する作用，効果に変化はなく，その内容に照らしても，それは当業者が適宜選択
できる単なる設計事項にすぎないと解される。したがって，本件訂正発明４にも進
歩性を認めることはできない。
ウ　したがって，本件訂正発明３，４に進歩性は認められない。
(3)以上によれば，本件審決には本件訂正発明３，４の進歩性に関する判断を
誤った違法があり，その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ
る。したがって，取消事由５は理由がある。
　４　以上の次第で，原告主張の取消事由４，５はいずれも理由があるから，その
余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は違法として取消しを免れな
い。
　　　よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとお
り判決する。
　　東京高等裁判所知的財産第１部
　　　　裁判長裁判官　　　北　　山　　元　　章
　　　裁判官　　　　　青　　栁　　　　　馨
　　　　　　　　　裁判官　　沖　　中　　康　　人

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