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平成１２年（行ケ）第７２号　特許取消決定取消請求事件（平成１４年１月２１日
口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　告　　　　　株式会社日立製作所
　　　　　　　原　　　　告　　　　　日立化成工業株式会社
　　　　　　　両名訴訟代理人弁理士　吉　岡　宏　嗣
　　　　　　　同　　　　　　　　　　鵜　沼　辰　之
　　　　　　　同　　　　　　　　　　鈴　木　康　仁
　　　　　　　被　　　　告　　　　　特許庁長官　及川耕造
　　　　　　　指定代理人　　　　　　石　井　あき子
　　　　　　　同　　　　　　　　　　柿　崎　良　男
　　　　　　　同　　　　　　　　　　森　田　ひとみ
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　　　　　　原告らの請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告らの負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告ら
　　　特許庁が平成１０年異議第７４９６８号事件について平成１２年１月４日に
した決定を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　２　被告
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告らは、平成３年１１月２６日に出願され、平成１０年１月３０日に設定
登録された、名称を「低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物」とする特許第２７４０９
９０号発明（以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件
発明」という。）の特許権者である。
　　　本件特許につき特許異議の申立てがされ、平成１０年異議第７４９６８号事
件として特許庁に係属したところ、原告らは、平成１１年６月１５日、願書に添付
した明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求
をした。
　　　特許庁は、同特許異議の申立てについて審理した上、平成１２年１月４日に
「特許第２７４０９９０号の請求項１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定
（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同月２６日に原告らに送達され
た。
　２　設定登録時の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記
載
　　【請求項１】エポキシ樹脂、硬化剤、硬化促進剤及び充填剤を必須成分とする
低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物において、前記エポキシ樹脂がビフェニール骨格
あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるものであ
り、前記硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物
であり、前記エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度
が３ポイズ以下にあり、前記充填剤は、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍ
の範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末であ
り、且つ、この充填剤は、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下
の範囲で配合されて成り、当該樹脂組成物は、加圧成形過程における最低溶融粘度
が３０００ポイズ以下であると共に加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以
下から０．３×１０－５／℃の範囲にあることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用
樹脂組成物。
　　【請求項２】請求項１において、硬化促進剤はエポキシ樹脂及び硬化剤からな
る樹脂成分に０．１～５wt％の範囲で配合され、加圧成形温度の１５０～２００℃
で硬化反応を促進させた場合に、硬化反応の活性化エネルギーが１７kcal／mol以上
の値を示すリン系化合物、含窒素系化合物またはその有機酸塩または有機ボロン塩
であることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
　　【請求項３】請求項１又は２において、充填剤はあらかじめその表面がシラ
ン、アルミキレートまたはチタネート系のカップリング剤の単分子層以上の厚みで
被覆処理されていることを特徴とする低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
　　【請求項４】請求項１～３のいずれかにおいて、エポキシ樹脂及び硬化剤から
なる樹脂成分の０．１～２０wt％がシリコーン系化合物、ポリブタジエン系ゴム、
熱可塑性エラストマー又は熱可塑性樹脂で変性または改質されることを特徴とする
低熱膨張性加圧成形用樹脂組成物。
　３　本件決定の理由
　　　本件決定は、別添決定書写し記載のとおり、(1)訂正請求に係る訂正の適否に
つき、訂正事項が、本件明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められず、平
成５年法律第２６号により改正された特許法１２６条１項ただし書の要件を満足し
ないから、上記訂正は、平成６年法律第１１６号附則６条１項により、なお従前の
例によるとされる訂正の要件を満足せず（注、「訂正事項が、本件明細書に記載し
た事項の範囲内のものとは認められないから、平成６年法律第１１６号附則６条１
項が、同法の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面の
訂正については、なお従前の例によるとすることにより、平成１１年法律第４１号
による改正前の特許法１２０条の４第３項において準用する同法１２６条２項が読
み替えられて準用される平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１
項ただし書の規定に適合せず」の趣旨と解される。）、認められないとし、(2)本件
発明の要旨を、上記本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、①そ
の請求項１に記載された発明（以下「本件発明１」という。）は、特開昭６３－１
０８０２１号公報（甲第３号証、以下「刊行物１」という。）、特開平２－２２４
３６０号公報（甲第４号証、以下「刊行物２」という。）、特開平３－１７７４１
６号公報（平成３年８月１日発行、甲第５号証、以下「刊行物３」という。）、特
開平３－２５５１５４号公報（平成３年１１月１４日発行、甲第６号証、以下「刊
行物４」という。）、特開平３－２２０２２７号公報（平成３年９月２７日発行、
甲第７号証、以下「刊行物５」という。）、特開平２－１１０９５８号公報（甲第
８号証、以下「刊行物６」という。）、特開昭６４－１１３５５号公報（甲第９号
証、以下「刊行物７」という。）及び特開平３－６６１５１号公報（平成３年３月
２０日発行、甲第１０号証、以下「刊行物８」という。）の各記載に基づいて、当
業者が容易に発明をすることができたものと認められ、②同請求項２に記載された
発明（以下「本件発明２」という。）は、刊行物１～８及び特開昭６３－１２８０
２０号公報（甲第１１号証、以下「刊行物９」という。）の各記載に基づいて、当
業者が容易に発明をすることができたものと認められ、③同請求項３に記載された
発明（以下「本件発明３」という。）は、刊行物１～９並びに特開平２－２０９９
４９号公報（甲第１２号証、以下「刊行物１０」という。）及び特開平１－１０１
３６３号公報（甲第１３号証、以下「刊行物１１」という。）の各記載に基づい
て、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、④同請求項４に記載
された発明（以下「本件発明４」という。）は、刊行物１～１１の各記載に基づい
て、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、本件発明１～
４に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、同法１１
３条１項２号に該当し、取り消されるべきものである（注、「特許法２９条２項の
規定により拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであっ
て、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則１４条に基づ
く特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政
令第２０５号）４条２項の規定により取り消されるべきものである」との趣旨と解
される。）とした。
第３　原告ら主張の本件決定取消事由
　　　本件決定の理由中、訂正請求に係る訂正が認められないとの判断、本件発明
１～４の要旨の認定、刊行物１の記載事項の認定（決定書８頁６行目～１１頁末
行）、本件発明１と刊行物１記載の発明との一致点及び相違点①～⑤の各認定、同
相違点①、②についての個別の判断は認める。
　　　本件決定は、本件発明１につき、刊行物１記載の発明との相違点③～⑤につ
いての個別の判断を誤り（取消事由１～３）、同相違点①～⑤に係る進歩性の判断
を誤った（取消事由４）結果、本件発明１が、刊行物１～８の各記載に基づき当業
者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであり、また、本
件発明１の構成を直接又は間接に引用する本件発明２～４についても、本件発明１
の構成に係る部分が当業者において容易に発明をすることができたとの誤った前提
の下に、刊行物１～９（本件発明２）又は刊行物１～１１（本件発明３、４）の各
記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったもの
であるから、違法として取り消されるべきである。
　１　取消事由１（相違点③についての判断の誤り）
　　(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点③として認定し
た「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者（注、本件発明１）においては
『その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２
０μｍ』であるのに対して、後者のもの（注、刊行物１記載の発明）は、『９０重
量％以上が０．５～１００μｍの粒径を持つ』ものであって、平均粒径の特定はな
されていない点」（決定書１３頁５行目～１０行目）につき、「刊行物１の発明に
おけるシリカ粉末は、『９０重量％以上が０．５～１００μｍの粒径を持つ』もの
であるから、その中から、９５重量％以上が粒径０．５～１００μｍのものを採用
することは容易である。そして、粒径０．５～１００μｍのものが９５重量％以上
存在すれば、粒径０．１～１００μｍのものは当然に９５重量％以上存在すること
になる。したがって、本件発明１のように、その９５％以上が粒径０．１～１００
μｍの範囲にあるシリカ粉末を採用することは容易である」（同１８頁７行目～１
６行目）、刊行物７には「半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される球状の
溶融シリカ粉末の平均粒径を５～１５μｍとすることが記載されている（特許請求
の範囲等参照）。５～１５μｍという値は、２～２０μｍに含まれる値である。し
てみれば、刊行物１の発明において球状の溶融シリカ粉末として、その９５％以上
が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるとともに、平均粒径を２～２０μｍとする
ことは、刊行物１、７の記載から容易なものと認められる」（同１８頁末行～１９
頁９行目）、「この点に基づく効果・・・は、刊行物１の第３頁左下欄第１７行～
第３頁右下欄第５行の記載、刊行物７の第２頁右下欄第１９行～第３頁左上欄第４
行の記載から予測できるものにすぎない」（同１９頁１１行目～１４行目）と判断
した。
　　　　しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。
　　(2)　本件発明１は、充填剤である溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を０．１μ
ｍまで広げるとともに、粒径０．１～１００μｍのものを、刊行物１記載の９０重
量％よりも多い９５重量％以上にし、かつ平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状
の粉末を使用することを必須の技術事項としている。この技術事項を必須としたの
は、本件明細書（甲第２号証）の【0009】項に記載されたとおり、溶融シリカ粉末
の最大充填分率（樹脂組成物中に充填された充填剤の真の体積と充填剤が占有する
見かけの体積の比の最大値）を高くし、これによって本件発明１の目的である樹脂
組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、熱膨張係数を更に小さくすること
を達成するためである。
　　　　他方、刊行物１（甲第３号証）は、「充填材（注、充填剤と同義と認めら
れる。以下同じ。）の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定され
る理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロピツク性
を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり、・・・樹脂の充填不良が発
生するためである」（３頁左下欄１７行目～右下欄５行目）との記載に照らして、
０．５μｍ以下の微粒子が多いと充填不良が生ずること、すなわち、樹脂組成物の
粘度が高くなって、流動性が低下することを示唆しているから、溶融シリカ粉末の
粒径範囲の下限を、刊行物１において否定している０．１μｍにまで広げ、樹脂組
成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、熱膨張係数を更に小さくするという
本件発明１の効果は容易に想到することができない事項であるといわざるを得な
い。
　　　　したがって、「本件発明１のように、その９５％以上が粒径０．１～１０
０μｍの範囲にあるシリカ粉末を採用することは容易である」との本件決定の判断
は誤りである。
　　(3)　また、本件発明１が溶融シリカ粉末の平均粒径を「２～２０μｍ」とした
のは、上記の充填剤としての溶融シリカ粉末の粒径範囲、後記溶融シリカ粉末の配
合範囲及び樹脂組成物の加圧後の熱膨張係数の範囲の各技術事項を満たす条件の下
で、具体的な平均粒径が選択されることを意味するのであるから、単に刊行物７
（甲第９号証）に記載された平均粒径の範囲と重複する部分があるからといって、
その平均粒径を「２～２０μｍ」とすることが容易に想到されるものではなく、
「平均粒径を２～２０μｍとすることは、刊行物１、７の記載から容易なものと認
められる」との本件決定の判断は誤りである。
　　(4)　さらに、刊行物１（甲第３号証）の３頁左下欄１７行目～右下欄５行目に
は、上記(2)のとおり「充填材の９０重量％以上が粒径０．５～１００μｍの範囲に
限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くなると樹脂組成物がチクソトロ
ピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下が起こり、・・・樹脂の充填
不良が発生するためである」と記載されており、また、刊行物７（甲第９号証）の
２頁右下欄１９行目～３頁左上欄４行目には、平均粒径を５～１５μｍに規定した
理由について何らの記載もない。
　　　　したがって、本件決定が「この点に基づく効果（注、相違点③に基づく効
果）・・・は、刊行物１の第３頁左下欄第１７行～第３頁右下欄第５行の記載、刊
行物７の第２頁右下欄第１９行～第３頁左上欄第４行の記載から予測できるものに
すぎない」（同１９頁１１行目～１４行目）と判断したことは誤りであり、刊行物
１と刊行物７の記載に基づいて、９５重量％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲
にあり、かつ、平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末を使用す
ることにより、最大充填分率を高くして、熱膨張係数を一層小さくし、これによっ
て樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、従来材に比べて熱膨張係数
が極めて小さな成形品を得るという、本件発明１の技術事項及び効果を予測するこ
とはできない。
　２　取消事由２（相違点④についての判断の誤り）
　　(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点④として認定し
た「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、前者（注、本件発明１）においては
『組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されてい
る』のに対して、後者（注、刊行物１記載の発明）では組成物全体に対する配合量
は特定されていない点」（決定書１３頁１１行目～１５行目）につき、刊行物８に
は「半導体封止用のエポキシ樹脂組成物に配合される球状の溶融シリカ粉末を組成
物全体に対して８８重量％（８０体積％）とすることが記載されており・・・しか
も、刊行物８の請求項２には、８５～９４重量％の使用量も記載されている。８５
～９４重量％の使用量は、８８重量％が８０体積％と換算されることからみて、約
７７～８８体積％の使用量に相当する。これらの使用量からみて、８０vol％を超え
９２．５vol％以下の配合量は、当業者が容易に採用できるものと認められる」（同
１９頁１９行目～２０頁９行目）、「該配合量に基づく本件発明１の効果（本件特
許公報【００１０】参照）は、刊行物１の第２頁右上欄第１８行～第２頁左下欄第
１行の記載から予測できるものにすぎない」（同頁１０行目～１３行目）と判断し
た。
　　　　しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。
　　(2)　まず、本件決定は、刊行物８（甲第１０号証）の特許請求の範囲の請求項
２に「８５～９４重量％」の使用量が記載されているとするが、同請求項には「無
機質充填剤の含有量が、熱硬化性樹脂組成物全体の８５～９４重量％である」と記
載されているのであって、シリカ粉末の使用量が８５～９４重量％であるとはされ
ていない。同請求項３の「無機質充填剤がシリカ粉末、アルミナ粉末である請求
項(1)または(2)記載の半導体装置」との記載によれば、請求項２の「無機質充填
剤」は、シリカ粉末とアルミナ粉末の混合物とも、あるいはアルミナ粉末単独とも
解することができる。しかも、一般に、同じ重量でも比重が小さければ体積がかさ
張ることは、広く知られていることである。
　　　　また、本件発明１において、充填剤である溶融シリカ粉末の配合量を
vol(容量)％で規定する理由は、樹脂組成物の粘度や流動性が樹脂組成物中に占める
充填剤の容量に大きく依存することに着目しているからであり、配合量を重量％で
規定すると、充填剤の種類によって異なる比重に合わせて配合量を別々に規定しな
ければならない。
　　　　そうすると、刊行物８の特許請求の範囲の請求項２に記載された「８５～
９４重量％」の無機質充填剤をシリカ粉末単体とした上、シリカ粉末の８８重量％
が８０体積％と換算されることから、「８５～９４重量％」は約７７～８８体積％
の使用量に相当するとする判断は、論理的な根拠を欠くものであるといわざるを得
ない。
　　(3)　刊行物８（甲第１０号証）の第２表（２０欄）には、シリカ粉末の含有量
が７０体積％の実施例（実施例５）、７７体積％の実施例（実施例６）及び８６体
積％の実施例（実施例７）が開示されており、このうち、実施例７のシリカ粉末含
有量「８６体積％」は、本件発明１の充填剤（溶融シリカ粉末）の含有量「８０
vol％を超え９２．５vol％以下」に含まれる。したがって、刊行物８の上限範囲と
本件発明１の下限範囲の一部が一致する。
　　　　しかしながら、本件発明１は、溶融シリカ粉末の平均粒径が２～２０μｍ
であることを必須の技術事項とするものである。これに対し、刊行物８には、シリ
カ粉末の平均粒径が明示されていないが、第１表（１７欄）のデータに基づいて算
出すると、いずれの実施例においても平均粒径は２４μｍ以上になる（甲第２３号
証）。
　　　　したがって、本件発明１は、シリカ粉末の平均粒径の範囲が刊行物８記載
の発明と全く異なり、細かい粒径成分が多いものであるところ、このことは、本件
発明１によれば、上記１（相違点③）に係る９５％以上が粒径０．１～１００μｍ
の範囲にあるとの技術事項と相まって、シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い
範囲にずらして高充填を実現できるということを意味する。
　　　　これに対し、刊行物８には、シリカ粉末の平均粒径を２～２０μｍとし、
０．１～１００μｍの粒径範囲にあるものを９５％以上とすることにより、溶融シ
リカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲にずらして高充填を実現できるという
記載はないから、当業者が、刊行物８の記載に基づいて、本件発明１の溶融シリカ
粉末の８０vol％を超え９２．５vol％以下の配合範囲を採用することは困難であ
る。
　　　　また、上記配合範囲を採用することによって、本件発明１は、刊行物１の
記載からは予測することができない顕著な効果を奏するものである。
　３　取消事由３（相違点⑤についての判断の誤り）
　　(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点⑤として認定し
た「樹脂組成物が、前者（注、本件発明１）においては、『・・・加圧後は熱膨張
係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にある』のに対
して、後者（注、刊行物１記載の発明）では・・・『加圧後の熱膨張係数は１．３
×１０－５／℃以下』である点」（決定書１３頁１６行目～１４頁３行目）につ
き、「刊行物１には、加圧後の熱膨張係数を『１．３×１０－５／℃以下』とする
ことが記載されているから、その範囲内の値である『１．０×１０－５／℃以下か
ら０．３×１０－５／℃』という範囲を選択することは容易なものと認められる。
なお、この範囲を選択したことに基づく格別の効果は認められない」（同２２頁１
行目～７行目）と判断した。
　　　　しかしながら、以下のとおり、上記判断は誤りである。
　　(2)　原告らが、「封止材の熱膨張係数とパッケージの耐クラック性」と題する
書面（甲第２４号証）記載の方法により、熱膨張係数をそれぞれ１．５、１．３、
１．１、０.９、０．７、０．４５とする６種類の樹脂組成物について、Fe系又は
Cu系リードフレームを備えたパッケージの耐クラック性試験を実施した結果は、グ
ラフ（甲第２５号証）記載のとおりであり、Fe系リードフレーム、Cu系リードフレ
ームのいずれの場合にも、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近以下の範囲
で、クラックが発生するヒートサイクル数が急激に増大することが認められた。し
たがって、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近において、耐クラック性能が
急激に高くなる臨界的効果が顕著に現れていることは明らかである。
　　　　そうすると、本件発明１は、樹脂組成物の熱膨張係数の範囲を「１．０×
１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲」と特定することにより顕著な
効果を奏するのであるから、このような本件発明１の構成は、刊行物１に熱膨張係
数につき「１．３×１０－５／℃以下」という記載があっても容易に想到すること
ができるものではない。
　　(3)　また、本件明細書（甲第２号証）に記載された各実施例と刊行物１、２、
４～７、９～１１に記載された各実施例との、充填剤（シリカ粉末）配合量と熱膨
張係数との関係は、「図　本件及び引例の充填剤配合量と熱膨張係数の関係」と題
するグラフ（甲第２６号証）のとおりであり、これによって明らかなように、本件
発明１に係る実施例の充填剤配合量の範囲と他の刊行物の充填剤配合量の範囲とは
おおむね重なっておらず、特に、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下であっ
て、充填剤配合量が８８重量％（８０体積％）以上である範囲では、他の刊行物に
は、本件発明１と全く重なるものがない。
　　　　したがって、このことからも、本件決定の上記判断は誤りというべきであ
る。
　４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）
　　(1)　本件決定は、本件発明１と刊行物１記載の発明との相違点①～⑤につき、
刊行物２～８のいずれかの記載を引用して、各相違点に係る本件発明１の構成とす
ることが容易である旨個別的に判断した上、「以上のとおりであるから、本件発明
１は、刊行物１～８の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもの
と認められる」（決定書２２頁８行目～１０行目）との結論に直ちに至っているも
のである。
　　　　しかしながら、本件決定の相違点③～⑤についての個別的な判断自体が誤
りであることは上記１～３のとおりであるが、それに加え、本件決定は、相違点①
～⑤に係る本件発明１の構成の有機的な結合の困難性及びこれらの有機的な結合に
より奏される格別顕著な効果についての判断を経ずに、上記のとおり、本件発明１
の進歩性を否定したものであり、その点においても誤りがあるというべきである。
　　(2)　すなわち、本件明細書（甲第２号証）の特許請求の範囲の請求項１に記載
された事項は、「発明の構成に欠くことができない事項」である（平成２年法律第
３０号による改正前の特許法３６条５項２号）から、本件発明１は、上記請求項１
に記載された事項のすべてから把握される技術思想であるというべきであり、した
がって、本件発明１の進歩性を判断するに当たっては、請求項１に記載された事項
のすべてから把握される技術思想である本件発明１が、出願時の公知技術等に基づ
いて容易に想到することができるものであるかどうかが判断されなければならな
い。
　　　　そして、本件発明１は、刊行物１記載の発明との相違点①～⑤に係る各構
成を備えるものであり、以下のとおり、これらの各構成が有機的に結び付いて、刊
行物１～８記載の各発明を寄せ集めても奏することができない格別顕著な効果、す
なわち、充填剤の高充填を達成するとともに、樹脂組成物の高流動性を同時に満た
すという効果を奏するものである。
　　　ア　相違点①、②に係る構成の組合せ
　　　　　本件発明１は、相違点①に係る「エポキシ樹脂が、『ビフェニール骨格
あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるもの』であ
る」（決定書１２頁１６行目～１８行目）構成と、相違点②に係る「エポキシ樹脂
及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にある」
（同１３頁１行目～３行目）構成との組合せを要件とするものであるが、この構成
の組合せを備えないときには、充填剤を高充填しても高流動性を維持できるという
本件発明１の特有の効果を奏することはできない。
　　　　　すなわち、スパイラルフロー値によって表される樹脂組成物の流動性
は、単にエポキシ樹脂の種類又はこれに硬化剤を加えた樹脂成分の粘度に依存する
ものではなく、エポキシ樹脂と硬化剤の組合せにも依存する。成形時に起こる硬化
反応がエポキシ樹脂と硬化剤の組合せによって相違し、硬化反応の違いによってス
パイラルフロー値が異なるのである。また、具体的な硬化剤の選択は、樹脂組成物
の硬化前の取扱い性や硬化後の樹脂の耐熱性等も考慮して行われ、硬化後の耐熱性
を考慮すると軟化温度の高い硬化剤を選択することになるが、そうすると、粘度が
上昇するので所望のスパイラルフロー値を得ることができなくなることがある。
　　　　　本件発明１は、このような技術的背景に基づいて、相違点①に係る「エ
ポキシ樹脂がビフェニール骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキ
シ樹脂から選ばれる」構成と、相違点②に係る構成を含む「硬化剤が分子内にフェ
ノール性水酸基を２個以上含むフェノール系化合物であり、前記エポキシ樹脂及び
硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下」にあるとの構
成の組合せを要件とするものであり、双方の構成を同時に備えることにより、高い
流動性を確実に維持することができるのである。このことは、原告日立化成工業株
式会社従業員作成の「エポキシ樹脂と樹脂粘度について」と題する書面（甲第１８
号証）及び実験成績証明書（甲第３１号証）の記載によって明らかである。
　　　　　そして、刊行物１～８には、相違点②に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤
からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下」にあるとの技術事項
が記載されていないのみならず、上記のような具体的な技術思想も何ら記載されて
いない。
　　　イ　相違点①～③に係る構成の組合せ
　　　　　本件発明１は、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る「充
填剤である球状の溶融シリカ粉末が・・・『その９５％以上が粒径０．１～１００
μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍ』である」（決定書１３頁５行目
～８行目）構成を同時に備えることが必要である。
　　　　　すなわち、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る構成によ
る充填剤の形状及び粒度分布等の要件を満たすことにより、充填剤の最大充填分率
を９０％以上の高い値にでき、高い流動性を維持できるのであるから（本件明細書
（甲第２号証）【0009】項）、相違点①～③に係る構成も有機的に結合して、本件
発明１の効果を実現しているのである。
　　　ウ　相違点③～⑤に係る構成の組合せ
　　　　　本件発明１は、相違点④に係る「充填剤である球状の溶融シリカ粉末
が・・・組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合され
ている」（決定書１３頁１１行目～１４行目）構成及び相違点⑤に係る「樹脂組成
物が・・・加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５
／℃の範囲にある」（同頁１６行目～１９行目）構成を備えるものである。
　　　　　一般に、熱膨張係数は小さい方が好ましいことは周知であり、このこと
から、刊行物１の「１．３×１０－５／℃以下」との記載のように、各刊行物に
は、下限を限定しない範囲が記載されているが、刊行物１を含め、いずれの刊行物
においても、実証されているのは１．０×１０－５／℃以上であり、１．０×１０
－５／℃未満の熱膨張係数を実現したものは全く存在しない。したがって、これら
の刊行物における１．０×１０－５／℃未満の範囲は、単に熱膨張係数の希望値で
あるにすぎない。
　　　　　これに対し、本件発明１の実施例における熱膨張係数は、いずれも
「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲」に含まれており、
実証データに基づくものであるから、上記各刊行物における単なる希望値とは区別
されるべきものである。
　　　　　そして、このように相違点⑤に係る構成の熱膨張係数を要件とすること
ができるのは、主に、相違点④に係る構成の充填剤の配合量が「８０vol％を超え９
２．５vol％以下の範囲」であるという要件を満たすことによるものであるが、相違
点④に係る構成の充填剤の配合量を実現するためには、相違点③に係る構成の充填
剤の粒径分布及び平均粒径等の要件を満たさなければならないのである。
　　　　　したがって、相違点③～⑤に係る構成も有機的に結合して、本件発明１
の効果を実現しているのである。
　　　エ　相違点①～⑤に係る構成の組合せ
　　　　　本件発明１は、上記相違点①、②に係る構成の組合せ、同①～③に係る
構成の組合せ及び同③～⑤に係る構成の組合せに加え、同①～⑤に係る構成をすべ
て備えることにより、充填剤を高充填しても高い流動性を維持できるという格別の
効果を奏することができるものである。
　　　　　「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ
（甲第２７号証）は、本件発明１の各実施例と刊行物１、３、５～７、１０（甲第
３、第５、第７～９、第１２号証）にそれぞれ記載された実施例を追試して、充填
剤（シリカ粉末）配合量と流動性の関係を調べて図示したものであるが、これに示
されるとおり、本件発明１の各実施例が、他の刊行物の実施例に比べ、充填剤の配
合量の範囲がかなり大きいにもかかわらず、他の刊行物の実施例と同等又はより高
いスパイラルフロー値を示しており、高い流動性を有していることが明らかであ
る。このことは、本件発明１の各実施例と刊行物８（甲第１０号証）の実施例を追
試した結果を記載した各実験成績証明書（甲第２９、第３６号証）及び「追試実験
（甲第３６号証）の充填剤について」と題する書面（甲第４８号証）によっても明
らかである。
　　　　　そして、このような顕著な効果を奏するためには、相違点①～⑤に係る
構成の組合せを必要とするものである。
　　(3)　本件発明１の相違点①～⑤に係る技術事項は、上記のとおり、そのすべて
を必須の事項とし、有機的に結び付くことによって、初めて、樹脂組成物の流動性
を損なわずに充填剤を高充填し、従来技術に比べて熱膨張係数が極めて小さな成形
品を得ることができるという顕著な効果を奏するものである。
　　　　ところが、本件決定は、このような本件発明１の有機的に結合した構成を
相違点①～⑤に分解し、個別に各刊行物と対比判断したにすぎない。しかしなが
ら、刊行物１～８に、個々の相違点に係る技術事項のかけらが記載されていたとし
ても、それらの技術事項を結合する動機付け又は契機となる記載はないから、刊行
物１～８に記載された発明に基づいて本件発明１を容易に想到することはできな
い。本件決定は、各構成の有機的な結合の困難性及びこれらの有機的な結合により
奏される格別顕著な効果についての判断を看過したものであるから、その進歩性の
判断は誤りである。
　　(4)　被告は、本件発明１の各実施例の「粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロット
した場合の直線の傾き」（勾配ｎ）はすべて０．７５であるが、これは本件発明１
の構成要件ではないから、上記「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関
係」と題するグラフ（甲第２７号証）に示された効果は、実施例の効果であって、
本件発明１自体の効果ではない旨主張する。
　　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、「勾配ｎが０．６～１．
０の範囲が好ましい理由は、粒度分布を０．１～１００μｍの範囲に限定した場
合、ｎ＝０．６が直線がとりうる最小の勾配であり、また、ｎが１．０以上になる
と粒度分布が狭すぎて充填剤自体の最大充填分率があがらないためである」
（【0010】項）との記載があるから、本件発明１の相違点③に係る「充填剤は、そ
の９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μ
ｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末であり」との要件及び相違点④に係る「充填剤
は、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲で配合されて成
り」との要件をともに満たせば、勾配ｎが０．６～１．０の範囲になっていること
が本件明細書に実質的に記載されているといえる。粒度分布が狭すぎて充填剤の最
大充填分率が上がらなければ、配合量を増やすことができず、最低溶融粘度が３０
００ポイズ以下であるとともに熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３
×１０－５／℃の範囲にあるという相違点⑤に係る要件を満たすことができないこ
とになるから、ｎが１．０以下であることは、この点からも明らかである。
　　　　したがって、相違点③～⑤に係る各要件を満たすことにより、本件発明１
の効果はｎ＝０．７５の実施例と同等であるか、又は大きく外れるほどの差異は生
じないから、被告の上記主張は相違点③～⑤の結合から生ずる意義を看過した形式
論にすぎない。
第３　被告の反論
　　　本件決定の認定及び判断に誤りはなく、原告ら主張の本件決定取消事由は理
由がない。
　１　取消事由１（相違点③についての判断の誤り）について
　　(1)　刊行物１（甲第３号証）には、「本発明は、線膨張係数並びに弾性率の小
さい半導体封止用エポキシ樹脂組成物・・・を提供することを目的とする」（３頁
左上欄２行目～６行目）、「溶融石英は・・・それ自身の線膨張係数が比較的小さ
いため、樹脂組成物の線膨張係数の低減に有効であり・・・充填材の９０重量％以
上が粒径０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は・・・１００μｍ以上の粗
い粒子が多くなると封止の際、Au線の変形や切断が起きたり、薄型のパッケージを
封止する際に粗い粒子が金型中で目詰まりを起こし、樹脂の充填不良が発生するた
めである」（３頁左下欄１２行目～右下欄５行目）と記載されており、また、刊行
物７（甲第９号証）には、「充填剤として溶融シリカを用いるのは・・・半導体封
止材料に用いた場合に電気特性や耐湿信頼性が良いこと、比重や熱膨張係数が小さ
いこと等による。また、平均粒径が５～１５μｍ、最大粒径が１００μｍ以下とす
るのは粒径が余り大きな充填剤を使用すると半導体装置を封止する際に金線やイン
ナリードの変形あるいは切断が起きたり、封止樹脂の肉厚が薄い部分で成形材料の
充填不良が起こるためである」（２頁右下欄１５行目～３頁左上欄４行目）と記載
されている。
　　　　刊行物１及び同７は、いずれも半導体封止用組成物において、球状溶融シ
リカ粉末を同じ目的で利用する技術であるから、これらに開示された充填剤の９０
重量％以上が０．５～１００μｍの粒径範囲にあるようにすること、最大粒径を１
００μｍ以下（最小値の記載はない。）とすること、平均粒径を５～１５μｍとす
ること等の知見を更に検討し、開示された範囲から、更に適切な範囲を選択しよう
とすることは、当業者が通常行うことである。そして、本件発明１の充填剤につい
ての「その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２
～２０μｍの・・・溶融シリカ粉末」との粒径に係る要件は、上記刊行物に示され
た範囲内のものであって、これを決定するに当たり格別の創作力を要するものでは
ない。
　　(2)　原告らは、刊行物１（甲第３号証）の「充填材の９０重量％以上が粒径
０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くな
ると樹脂組成物がチクソトロピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下
が起こり、・・・樹脂の充填不良が発生するためである」（３頁左下欄１７行目～
右下欄５行目）との記載を根拠として、溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を、刊行
物１において否定している０．１μｍにまで広げることは容易に想到することがで
きない事項である旨主張する。
　　　　しかしながら、刊行物１の上記記載は、「０．５μｍ以下の微粒子が多く
なると」粘度上昇や流動性の低下が起こるとしているのであって、０．５μｍ以下
の粒子が存在してはならないということではなく、充填剤の残りの１０重量％未満
のうちに、多くない程度であれば０．５μｍ以下の粒子が存在してよいのである。
　　　　このことは、原告ら自身の出願に係る刊行物１１（甲第１３号証）におい
て、「０．５μｍ未満の充てん剤が多くなると充てん剤の配合量を増やした場合に
封止樹脂の溶融粘度が著しく上昇し」（５頁左上欄１行目～３行目）との、刊行物
１の上記記載と同様の記載があるにもかかわらず、「該充てん剤の溶融シリカは、
その９５重量％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲に」ある樹脂組成物を特許請
求の範囲の請求項６に記載し、０．５μｍ未満の充填剤が多いと不都合が生ずる場
合であっても、粒子径の下限値を０．１μｍにまで広げられることを示しているこ
とに照らしても明らかである。
　　　　したがって、刊行物１に上記記載があるからといって、溶融シリカ粉末の
粒径範囲の下限を０．１μｍにまで広げることが否定されているわけではない。
　　　　のみならず、本件発明１に係る「充填剤は、その９５％以上が粒径０．１
～１００μｍの範囲にある」との要件は、０．１μｍの粒径の粒子を必ず含むこと
を意味しないし、０．１μｍ以下のものを含まないということをも意味しない。例
えば、粒径がすべて０．５～１００μｍであって０．１μｍのものを全く含まなく
ても、上記要件を満足するし、５％以下であれば、０．１μｍ未満のものが存在し
てもよいことになる。
　　　　そこで、上記要件に該当する態様の一つ、例えば、９５％が粒径０．５～
１００μｍの範囲にあるという態様が容易に採用できるものであれば、上記要件を
採用することは容易であるというべきであるから、仮に、下限値を０．１μｍにま
で広げることが困難であるとしても、そのことは、本件発明１において上記要件を
採用することが困難であることの理由とはなり得ない。
　２　取消事由２（相違点④についての判断の誤り）について
　　(1)　本件決定の説示のとおり、刊行物８（甲第１０号証）には、特許請求の範
囲の請求項２に、球状の無機充填剤を熱硬化性樹脂組成物全体の８５～９４重量％
使用することが記載されており、また、そのような充填剤に該当するシリカ粉末の
含有割合の８８重量％が８０体積％に換算される旨が示されている（６頁左上欄１
４行目～１５行目）。
　　　　また、刊行物１（甲第３号証）には、線膨張係数の大きい封止樹脂につ
き、その線膨張係数を小さくすることが要請され、そのためには、充填剤の配合量
を増やせばよいが、そうすると、粘度が上昇し、流動性が低下するという問題が生
ずることが記載されており（２頁右上欄１１行目～左下欄１行目）、さらに、刊行
物７（甲第９号証）には、配合剤を９０重量％以上配合してもかなり良好な流動性
を確保することも可能であることが記載されている（３頁左上欄１４行目～１８行
目）。
　　　　これらの記載に照らせば、刊行物１記載の発明において、充填剤である球
状の溶融シリカ粉末を、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の
範囲で配合することは、当業者が当然に検討する範囲内のものであるというべきで
ある。
　　(2)　原告らは、刊行物８の特許請求の範囲の請求項２に記載された「無機質充
填剤」は、シリカ粉末とアルミナ粉末の混合物とも、アルミナ粉末単独とも解する
ことができる旨主張するが、刊行物８の実施例（５頁右上欄５行目～６頁右上欄１
行目）には、無機質充填剤として、シリカ粉末を単独で使用することが記載されて
いるから、上記請求項２に記載された使用量は、無機質充填剤がシリカ粉末単独で
ある場合にも採用できる値として記載されていることが明らかである。
　　　　また、原告らは、刊行物８には、シリカ粉末の平均粒径を２～２０μｍと
し、０．１～１００μｍの粒径範囲にあるものを９５％以上とすることにより、溶
融シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲にずらして高充填を実現できると
いう記載はなく、その各実施例におけるシリカ粉末の平均粒径は、計算上２４μｍ
以上となるから、刊行物８の記載に基づいて、溶融シリカ粉末の８０vol％を超え９
２．５vol％以下の配合範囲を採用することは困難である旨主張する。
　　　　しかしながら、上記(1)のとおり、刊行物１に、線膨張係数を小さくするた
めに充填剤の配合量を増やすことが記載されているほか、昭和６０年５月１０日株
式会社昭晃堂発行の垣内弘編著「新エポキシ樹脂」（乙第１号証）に、樹脂の熱膨
張係数をできるだけリード材質のそれに近づけることが必要であり、充填剤の混入
量を増やす手法がとられていることが記載され（４２７頁１５行目～１９行目）、
また、刊行物７（甲第９号証）に、封止樹脂の熱膨張係数を小さくするために溶融
シリカ等の無機質充填剤の配合量を増量することが記載されている（２頁左上欄１
４行目～右上欄１行目）ことに照らせば、平均粒径や粒径範囲のいかんを問わず、
シリカ粉末等の充填剤の配合割合を高くすることにより熱膨張係数を小さくするこ
とは周知の技術手段というべきである。したがって、仮に、刊行物８の実施例にお
ける平均粒径が本件発明１の平均粒径と異なっているとしても、そのことによっ
て、刊行物８に開示されたシリカ粉末の配合量を採用することが困難であるという
ことはできない。
　　　　なお、上記のとおり、シリカ粉末等の充填剤の配合割合を高くすることに
より熱膨張係数を小さくすることは周知の技術手段というべきであるから、本件発
明１の配合割合による効果は予測できるものである。
　３　取消事由３（相違点⑤についての判断の誤り）について
　　(1)　刊行物１（甲第３号証）の「一般に、封止用樹脂には熱膨張係数の低減を
目的に樹脂よりも熱膨張係数の小さい無機充填材が配合されている。そこで線膨張
係数を小さくするためには、充填材の配合量を増せば良い」（２頁右上欄１５行目
～１９行目）、「溶融石英は・・・それ自身の線膨張係数が比較的小さいため、樹
脂組成物の線膨張系数の低減に有効であり、・・・適している」（３頁左下欄１２
行目～１７行目）との記載によれば、一般に、樹脂組成物の熱膨張係数が低ければ
低いほど望ましいことは明らかであるから、刊行物１記載の発明の熱膨張係数であ
る「１．３×１０－５／℃以下」の範囲のうち、より低い値である「１．０×１０
－５／℃以下から０．３×１０－５／℃」を採用することは容易である。
　　(2)　原告らは、熱膨張係数をそれぞれ１．５、１．３、１．１、０.９、０．
７、０．４５とする６種類の樹脂組成物について、Fe系又はCu系リードフレームを
備えたパッケージの耐クラック性試験を実施した結果（甲第２４、２５号証）に基
づき、Fe系リードフレーム、Cu系リードフレームの双方の場合とも、熱膨張係数が
１．０×１０－５／℃の付近以下の範囲で、クラックが発生するヒートサイクル数
が急激に増大し、耐クラック性能が急激に高くなる臨界的効果が顕著に現れている
として、本件発明１は、樹脂組成物の熱膨張係数の範囲を「１．０×１０－５／℃
以下から０．３×１０－５／℃の範囲」と特定することにより顕著な効果を奏する
のであり、このような本件発明１の構成は、刊行物１に熱膨張係数の記載から容易
に想到することはできないと主張する。
　　　　しかしながら、刊行物１（甲第３号証）に、半導体装置を構成する封止樹
脂、リードフレーム、チップ等の線膨張係数の違いによって発生する熱応力のため
に封止樹脂のクラックが発生すること、樹脂の線膨張係数を小さくできれば、熱応
力を大幅に低減できることが記載されており（２頁左上欄１９行目～右上欄１９行
目）、樹脂組成物の熱膨張係数が低いとき、すなわち、樹脂組成物とシリコンチッ
プ、リードフレーム等との線膨張係数の差が小さいときには、耐クラック性能が向
上することは、刊行物１の上記記載から予測できることである。
　　　　また、本件発明１に係る樹脂組成物は、原告らが実施した上記試験（甲第
２４、２５号証）におけるような、シリコンチップをFe系リードフレーム又はCu系
リードフレームに搭載して封止する封止材料としてのみ使用されるものではないか
ら、そのような特定の場合に、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃を境として、耐
クラック性能が急激に高くなるとしても、それが、例えばシリコンチップと接触し
ない用途等の他の用途を含む本件発明１全体において見られる現象ということはで
きない。
　　　　したがって、熱膨張係数を「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０
－５／℃」としたことに基づく格別の効果があるとはいえない。
　　(3)　原告らは、本件明細書（甲第２号証）に記載された各実施例と刊行物１、
２、４～７、９～１１に記載された各実施例との、充填剤（シリカ粉末）配合量と
熱膨張係数との関係（甲第２６号証）において、本件発明に係る実施例の充填剤配
合量の範囲と他の刊行物の充填剤配合量の範囲とはおおむね重なっておらず、特
に、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下であって、充填剤配合量が８８重量％
（８０体積％）以上である範囲では、他の刊行物には、本件発明と全く重なるもの
がない旨主張する。
　　　　しかしながら、原告らの主張する充填剤（シリカ粉末）配合量と熱膨張係
数との関係（甲第２６号証）においては、本件決定が充填剤配合量の点（相違点
④）で引用した刊行物８（甲第１０号証）の実施例が含まれていないから、本件発
明に係る実施例の充填剤配合量の範囲と他の刊行物の充填剤配合量の範囲とはおお
むね重なっていないとすることはできない。また、他に、上記の充填剤（シリカ粉
末）配合量と熱膨張係数との関係から、加圧後の熱膨張係数を「１．３×１０－５
／℃以下」とする刊行物１の記載に基づき熱膨張係数を特定することが困難である
理由は見いだせない。
　４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）について
　　(1)　原告らは、本件発明１は、刊行物１記載の発明との相違点①～⑤に係る各
構成が有機的に結び付いて、充填剤の高充填を達成するとともに、樹脂組成物の高
流動性を同時に満たすという格別顕著な効果を奏する旨主張するが、以下のとおり
誤りである。
　　　ア　相違点①、②に係る構成の組合せについて
　　　　　本件発明１の相違点①に係る「エポキシ樹脂がビフェニール骨格あるい
はナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれるものである」との
構成により、高流動性が得られることは、刊行物２（甲第４号証）におけるビフェ
ニール骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂に相当する化合物の溶融粘度の記載
（３頁左下欄９行目～下から２行目）や、刊行物５（甲第７号証）におけるナフタ
レン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂に相当する化合物の溶融粘度の記載（２
頁右下欄下から２行目～３頁左上欄５行目）に基づいて容易に予測し得るところで
ある。
　　　　　また、樹脂成分の粘度が高ければ、最終組成物の粘度もそれだけ高くな
り、スパイラルフロー（流動性）が劣ることは当然であるから、最終組成物の粘度
を、本件発明１の相違点②に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、
１５０℃における粘度が３ポイズ以下にある」との構成におけるように特定するこ
とも容易なことである。
　　　　　そして、より良く目的を達成するために、当業者において、目的に沿っ
た技術手段を複数組み合わせることは通常行われていることであり、本件発明１の
相違点①、②に係る構成を組み合わせて高流動性を達成することも容易である。
　　　イ　相違点①～③に係る構成の組合せについて
　　　　　原告らは、本件発明１が、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③
に係る「充填剤は、その９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に
平均粒径が２～２０μｍの実質的に球状の溶融シリカ粉末である」との構成による
充填剤の形状及び粒度分布等の要件を満たすことにより、充填剤の最大充填分率を
９０％以上の高い値にでき、高い流動性を維持できるとして、相違点①～③に係る
構成も有機的に結合して、本件発明１の効果を実現している旨主張する。
　　　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、粒度分布が直線性を示
し、その勾配ｎが０．６～１．０の範囲の値を示すことにより、充填剤の最大充填
分率を９０％以上の値にでき、樹脂組成物の粘度上昇、流動性の低下が起こりにく
い旨が記載されている（【0009】項）が、粒度分布が直線性を示し、その勾配ｎが
０．６～１．０の範囲の値を示すことは、本件発明１の構成要件ではない。
　　　　　また、球形の形状に基づく流動性については、刊行物１（甲第３号証）
に、角張った充填剤よりも球状の充填剤の方が粘度上昇や流動性の低下を引き起こ
さない旨が記載されている（２頁左下欄１１行目～１６行目）ことから予測できる
ものであり、さらに、本件発明１の粒径を採用することが容易であり、それに基づ
く流動性が予測可能であることは、上記１（取消事由１について）のとおりであ
る。
　　　　　そして、上記のとおり、より良く目的を達成するために、目的に沿った
技術手段を複数組み合わせることは通常行われていることであり、当業者が、相違
点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る構成要件を満たすことにより、更に
高い流動性を達成することは容易なことである。
　　　ウ　相違点③～⑤に係る構成の組合せについて
　　　　　原告らは、本件発明１の相違点⑤に係る「加圧後は熱膨張係数が１．０
×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にある」との構成につき、い
ずれの刊行物も、熱膨張係数につき下限を限定しない範囲が記載されているが、実
施例において１．０×１０－５／℃未満の熱膨張係数を実現したものは全く存在し
ないから、本件発明１の熱膨張係数は、これらの刊行物における記載とは区別され
るべきものであるとした上、このような構成を要件とすることができるのは、主
に、相違点④に係る構成の「充填剤は、組成物全体に対して８０vol％を超え９２．
５vol％以下の範囲で配合されて成る」との要件を満たすことによるものであり、こ
の充填剤の配合量を実現するためには、相違点③に係る構成の充填剤の粒径分布及
び平均粒径等の要件を満たさなければならないから、相違点③～⑤に係る構成も有
機的に結合して、本件発明１の効果を実現している旨主張する。
　　　　　しかしながら、加圧後の熱膨張係数を１．０×１０－５／℃以下から
０．３×１０－５／℃の範囲に特定することが容易にし得るものであることは、上
記３（取消事由３について）のとおりである。また、刊行物８（甲第１０号証）
に、充填剤の配合量を組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範
囲とすることが記載されていることは、上記２（取消事由２について）のとおりで
あるから、加圧後の熱膨張係数を１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５
／℃の範囲とすることは、従来、既に実現されていたものということができる。
　　　　　したがって、加圧後の熱膨張係数を１．０×１０－５／℃以下から０．
３×１０－５／℃の範囲とすることは格別の効果といはいえず、相違点③～⑤に係
る構成を組み合わせることに困難はない。
　　　エ　相違点①～⑤に係る構成の組合せについて
　　　　　原告らは、「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題す
るグラフ（甲第２７号証）に基づいて、本件発明１の各実施例が、他の刊行物の実
施例に比べ、充填剤の配合量の範囲がかなり大きいにもかかわらず、刊行物１、
３、５～７、１０（甲第３、第５、第７～９、第１２号証）にそれぞれ記載された
実施例と同等又はより高いスパイラルフロー値を示しており、高い流動性を有して
いるとし、本件発明１がこのような顕著な効果を奏するためには、相違点①～⑤に
係る構成の組合せを必要とするものであるから、有機的に結合した構成を相違点①
～⑤に分解し、個別に各刊行物と対比判断したにすぎない本件決定は、各構成の有
機的な結合の困難性及びこれらの有機的な結合により奏される格別顕著な効果につ
いての判断を看過したものである旨主張する。
　　　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、本件発明１の各実施例
の「粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロットした場合の直線の傾き」（勾配ｎ）がす
べて０．７５であることが記載されている（実施例１～３につき【0017】項、同４
～６につき【0019】項）ところ、粒度分布が直線性を示し、その勾配ｎが０．７５
であれば、樹脂組成物の粘度上昇、流動性の低下が起こりにくいが、これが本件発
明１の構成要件ではないことは、上記イのとおりである。したがって、上記「図　
本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ（甲第２７号証）に
示された効果は、実施例の効果であって、本件発明１自体の効果ではない。
　　　　　また、刊行物８（甲第１０号証）には、実施例１～４につき、樹脂組成
物全体に対するシリカ粉末の含有割合が８０体積％であり（６頁左上欄１５行
目）、１７５℃で測定した溶融粘度が２６０ポイズ（実施例１）、２４０ポイズ
（同２）、３１０ポイズ（同３）、３３０ポイズ（同４）である（同頁右下欄１７
行目～１８行目、７頁下欄第３表）ことが記載されているところ、本件明細書（甲
第２号証）の「本発明の加圧成型用樹脂組成物は通常１５０～２００℃に加熱され
た金型のキャピテー部に移送して硬化を行なう」（【0011】項）との記載に照らし
て、１７５℃は加圧成形過程における温度といえるから、刊行物８の実施例１～４
は、本件発明１に含まれる、充填剤が組成物全体に対して８０vol％をわずかに超え
（例えば８０．０１vol％）、加圧成形過程における最低溶融粘度が３０００ポイズ
であるものと比べ格段に高い流動性を有している。なお、原告らがした追試の結果
（甲第２９号証）においても、刊行物８の実施例１は、１８０℃における溶融粘度
が３５０ポイズを示している（２頁表２の「追試Ｎｏ．３」）から、本件発明１に
含まれる上記のものと比べ、なお、格段に高い流動性を有するものである。したが
って、本件発明の効果が従来例と比較し格別顕著であるということはできない。
　　　　　さらに、原告らは、本件決定が、本件発明１の相違点①～⑤に係る構成
を個別に各刊行物と対比判断したから誤りであると主張する。
　　　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、相違点①ないし⑤に係
る構成要件の技術的意義がそれぞれ独立して記載されているだけであり、原告らの
主張するような、格別顕著な効果が各構成の有機的な結合により奏されるとの技術
思想は記載されていないから、原告らの上記主張は明細書に記載されていない事項
に基づく主張であるといわざるを得ない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（相違点③についての判断の誤り）について
　　(1)　刊行物１（甲第３号証）の特許請求の範囲の請求項１に「エポキシ樹脂に
変性剤としてシリコーン重合体、充填材として球状の溶融石英粉を配合した半導体
封止用エポキシ樹脂組成物において、充填材の９０重量％以上が０．５～１００μ
mの粒径をもち、その粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示した場合に、勾配ｎが０．６～
１．５の範囲で直線性を示す球状の溶融石英粉であることを特徴とする半導体封止
用エポキシ樹脂組成物」との記載があること（決定書８頁６行目～１７行目）は当
事者間に争いがなく、刊行物１には、さらに、このような構成を有する発明の実施
例として、実施例１～３（４頁左下欄４行目～５頁左上欄７行目、４頁右下欄第１
表、図面第１図）の記載があり、また、ＲＲＳ粒度線図につき、「ＲＲＳ粒度線図
とは、Rosin-Rammlerの式に従う粒度分布を表わす粒度線図のことである。すなわ
ち、Ｒ(Ｄp)１００exp（－ｂ・Ｄpｎ）　ただし、Ｒ(Ｄp)：最大粒径から粒径Ｄpま
での累積重量％　Ｄp：粒径　ｂ、ｎ：定数　ＲＲＳ粒度線図における勾配とは、Ｒ
ＲＳ粒度線図の最大粒径からの累積重量％が少なくとも２５重量％と７５重量％の
範囲にある二点を結んだ直線で代表されるRosin-Rammlerの式のｎ値のことをいう」
（３頁右上欄５行目～１７行目、なお、刊行物９（甲第１１号証）のＲＲＳ粒度線
図についての記載（３頁右上欄１１行目～左下欄４行目）に照らして、「Ｒ(Ｄp)１
００exp（－ｂ・Ｄpｎ）」は「Ｒ(Ｄp)＝１００exp（－ｂ・Ｄpｎ）」の誤記と認め
られる。）との記載があることが認められる。
　　　　そして、刊行物１の第１表（４頁右下欄）に掲記された実施例１～３等に
係る最低溶融粘度及びスパイラルフローの各値に照らして、実施例１～３のうちで
は、充填剤として「球－２」を使用した実施例２が流動性において最も優れている
ことは明らかであるところ、刊行物１の図面第１図には、実施例２に係る充填剤の
粒度分布をＲＲＳ粒度線図で示したグラフ（「球－２」と記載されたもの）があ
り、同グラフは、（Ｄｐ＝５０、Ｒ(Ｄp)＝０．３）点付近から（Ｄｐ＝０．９、Ｒ
(Ｄp)＝９０）点付近を結ぶ線分として表示されているが、Ｒ(Ｄp)（累積重量％）
が９０付近を超える範囲（Ｄｐ（粒径）が０．９μｍより小径である範囲）及びＲ
(Ｄp)が０．３付近に達しない範囲（Ｄｐが５０μｍより大径である範囲）について
はグラフの表示がない。しかしながら、ＲＲＳ粒度線図の意義に関する刊行物１の
上記記載に照らして、全充填剤粒子の粒度を計測すれば、上記グラフは、Ｒ(Ｄp)＝
０からＲ(Ｄp)＝１００までの範囲で表示し得ることは明白であり、したがって、同
図の実施例２に係るＲＲＳ粒度線図のグラフにおいて、Ｒ(Ｄp)が９０付近を超える
範囲及び０．３付近に至らない範囲について表示されていないのは、単に記載を省
略したことによるものにすぎないことが容易に理解されるということができる。
　　　　そこで、刊行物１の図面第１図に、（Ｄｐ＝５０、Ｒ(Ｄp)＝０．３）点付
近から（Ｄｐ＝０．９、Ｒ(Ｄp)＝９０）点付近を結ぶ線分として表示されている実
施例２に係る充填剤のＲＲＳ粒度線図のグラフを、殊更その勾配を変更せずに、Ｒ
(Ｄp)が９０を超える方向に延長した場合には、Ｄｐ＝０．１のときのＲ(Ｄp)の値
が９５を相当程度超えていることは明白である。また、仮に、当業者が、上記のよ
うな外挿法によらず、球状充填剤（球－２）のグラフの欠けている部分の粒度分布
としてどのようなものが望ましいかについて検討したとしても、一般に、半導体の
封止用樹脂の線膨張特性等を向上させるには、充填剤の充填量を増加させるべきこ
と、最大の充填量すなわち最密充填を与える粒度分布は、「Fuller曲線」（甲第３
５号証の３、昭和４０年３月５日株式会社朝倉書店発行「粉体工学ハンドブック」
１０２頁第７．８図「最密充填を与える連続分布のRosin-Rommler線図によるプロッ
ト」）に従うものであることは、いずれも、本件特許出願前に周知であったことが
認められる。これによれば、この最大の充填量を与える「Fuller曲線」に従う粒度
分布は、ＲＲＳ粒度線図のＲ（Ｄp）が９０重量％を超える領域では、その勾配ｎ
は、直線ではなく、勾配ｎの値が大きくなる方向に変化するものであることが明ら
かに看取できるから、上記第１図に接した当業者は、上記のとおり周知の「Fuller
曲線」の粒度分布に照らして、球状充填剤（球－２）のグラフの欠けている領域
は、勾配ｎが大きくなる方向に変化するものが望ましいことを容易に理解し得たも
のといえる。この場合において、球状充填剤（球－２）は、「その９５％以上が粒
径０．１～１００μｍの範囲」にあることは、上記第１図の（球－２）の粒度分布
を示すグラフを「Fuller曲線」に従って延長することにより、たやすく理解できる
ことにすぎない。なお、刊行物１で使用された球状充填剤（球－２）は、実際に
も、上記第１図の欠けている領域において、直線状を示すか、「Fuller曲線」に近
似する粒度分布を有するものと認められる。
　　　　そうすると、実施例２に係る充填剤のＲＲＳ粒度線図のグラフにおいて、
Ｒ(Ｄp)が０．３に達しない部分についての表示が省略されていること、すなわち、
０＜Ｒ(Ｄp)＜０．３の範囲において、Ｄｐの値が１００μｍを超える可能性がある
ことを考慮したとしても、実施例２は、充填剤の９５％以上が粒径０．１～１００
μｍの範囲にあることは明らかであり、このことは、刊行物１の記載から容易に認
識し得るものということができる。そして、上記のとおり、刊行物１の実施例１～
３のうち、実施例２が流動性において最も優れていることを併せ考えれば、充填剤
の９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあるようにすることは容易にし得
ることといわざるを得ない。
　　(2)　原告ら作成の「平均粒径の定義」と題する書面（甲第２３号証）には、
「特にエポキシ樹脂組成物の分野においては、平均粒径とは、累積重量５０重量％
の粒径をいい」（１枚目１行目～２行目）との記載があるところ、刊行物１（甲第
３号証）の図面第１図表示の上記実施例２に係る充填剤のＲＲＳ粒度線図のグラフ
において、Ｒ(Ｄp)＝５０のときのＤｐの値がおおむね６前後であって、２～２０の
範囲内にあることは明白である。
　　　　そして、上記のとおり、刊行物１の実施例１～３のうち、実施例２が流動
性において最も優れていることを併せ考えれば、充填剤の平均粒径を本件発明１の
特許請求の範囲が規定する２～２０μｍの範囲内とすることは容易にし得ることと
いわざるを得ない。
　　(3)　原告らは、刊行物１（甲第３号証）の「充填材の９０重量％以上が粒径
０．５～１００μｍの範囲に限定される理由は、０．５μｍ以下の微粒子が多くな
ると樹脂組成物がチクソトロピツク性を示すようになり、粘度上昇や流動性の低下
が起こり、・・・樹脂の充填不良が発生するためである」（３頁左下欄１７行目～
右下欄５行目）との記載を挙げて、溶融シリカ粉末の粒径範囲の下限を、刊行物１
において否定している０．１μｍにまで広げ、樹脂組成物の流動性を損なわずに充
填剤を高充填し、熱膨張係数を更に小さくするという本件発明１の効果は容易に想
到することができない事項であると主張する。
　　　　しかしながら、刊行物１の上記記載は、粒径０．５μｍ以下の微粒子が多
くなると、粘度上昇や流動性の低下が起こるとしているのであって、粒径０．１～
０．５μｍの充填剤を含むことを、その多寡にかかわらずすべて否定しているとは
解されない。のみならず、本件明細書の特許請求の範囲の請求項１記載のとおり、
本件発明１は、充填剤であるシリカ粉末の粒径に関しては「９５％以上が粒径０．
１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍ」であることを要件と
するものであり、したがって、例えば、粒径が０．５μｍ以下のものを全く含まな
い場合であっても、全体として９５％以上が粒径１００μｍ以下であり、かつ、平
均粒径が２～２０μｍの範囲にあれば、この要件を満たすことは明らかであって、
そのような態様において奏する効果も本件発明１の効果というべきであるから、原
告らの上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものというべきである。
　　　　また、原告らは、本件発明１が、溶融シリカ粉末の平均粒径を「２～２０
μｍ」としたのは、溶融シリカ粉末の粒径範囲（９５％以上が０．１～１００μ
ｍ）、溶融シリカ粉末の配合範囲（組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５
vol％以下）及び樹脂組成物の加圧後の熱膨張係数の範囲（１．０×１０－５／℃以
下から０．３×１０－５／℃の範囲）の各技術事項を満たす条件の下で、具体的な
平均粒径が選択されることを意味するのであるから、単に刊行物７（甲第９号証）
に記載された平均粒径の範囲と重複する部分があるからといって、その平均粒径を
「２～２０μｍ」とすることが容易に想到されるものではない旨主張するが、刊行
物１（甲第３号証）の記載自体によって、平均粒径を「２～２０μｍ」とすること
が容易に想到されることは上記(2)のとおりであるから、原告らの上記主張は採用す
ることができない。
　　　　原告らは、さらに、刊行物１と刊行物７の記載に基づいて、９５重量％以
上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあり、かつ、平均粒径が２～２０μｍの実質
的に球状の溶融シリカ粉末を使用することにより、最大充填分率を高くして、熱膨
張係数を一層小さくし、これによって樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高
充填し、従来材に比べて熱膨張係数が極めて小さな成形品を得るという、本件発明
１の技術事項及び効果を予測することはできない旨主張するが、本件明細書の特許
請求の範囲の請求項１に記載された「９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲
にあると共に平均粒径が２～２０μｍ」であることに基づく本件発明１の効果が、
刊行物１の記載自体によって容易に予測し得ることは以上に説示したところから明
らかであり、原告らの上記主張も採用することができない。
　　　　なお、本件発明１の効果が格別のものでないことは後記４（取消事由４に
ついて）のとおりである。
　２　取消事由２（相違点④についての判断の誤り）について
　　(1)　刊行物１（甲第３号証）には「樹脂封止型半導体に発生する熱応力は、各
構成材料の線膨張係数の違いによって発生する。そこで、各構成材料の中で特に線
膨張係数の大きい封止樹脂の線膨張係数を小さくすることができれば、熱応力を大
巾に低減することができる。一般に、封止用樹脂には線膨張係数の低減を目的に樹
脂よりも線膨張係数の小さい無機質充填材が配合されている。そこで線膨張係数を
小さくするためには、充填材の配合量を増せば良い」（２頁右上欄１１行目～１９
行目）との、刊行物４（甲第６号証）には「封止樹脂の線膨張係数を下げるに
は・・・充填剤の添加量を増加させる方法が知られている」（２頁左上欄１４行目
～１６行目）との、刊行物７（甲第９号証）には「熱応力を低減するためには各構
成材料のうちで熱膨張係数が最も大きな封止樹脂の熱膨張係数を小さくすることが
必要である。半導体封止用成形材料にはもともと成形品の熱膨張係数を小さくする
ため無機質充填剤（一般には溶融シリカが用いられている）が配合されており、充
填剤を増量すれば熱膨張係数を小さくすることが可能である」（２頁左上欄１４行
目～右上欄１行目）との、昭和６０年５月１０日株式会社昭晃堂発行の垣内弘編著
「新エポキシ樹脂」（乙第１号証）には「樹脂とリードとの熱膨張係数に大きく差
があると・・・クラックが発生し不良となる。そのため、熱膨張係数をできるだけ
リード材質のそれに近づけることが必要であり、充てん剤の混入量を増やすこ
と・・・がとられている」（４２７頁１５行目～１９行目）との記載がそれぞれあ
り、これらの記載によれば、本件特許出願前において、半導体封止用樹脂組成物の
熱膨張係数を小さくするために、充填剤の充填量を増やすことは、周知の技術手段
であったものと認められる。
　　　　そして、刊行物８（甲第１０号証）には、「半導体装置における上記耐熱
衝撃信頼性および耐湿信頼性等の諸特性を向上させるためには・・・熱硬化性樹脂
組成物中の無機質充填剤の含有割合を上げたものを用いると効果的である」（３頁
左上欄２行目～７行目）との記載があるほか、実施例１～４（５頁第１表）及び実
施例７（６頁第２表）に、シリカ粉末を８２～８６体積％配合した半導体装置封止
用エポキシ樹脂組成物が記載されている。
　　　　そうすると、刊行物１記載の発明について、その熱膨張係数等の特性を更
に向上させるため、充填剤（溶融シリカ粉末）の配合量を増加させることは容易に
想到し得るところであり、かつ、その具体的な配合量を、上記８２～８６体積％と
重複する範囲である「組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５vol％以下の範
囲」とすることにも格別の困難はないというべきである。
　　(2)　原告らは、刊行物８におけるシリカ粉末の平均粒径は、計算上、いずれの
実施例においても２４μｍ以上になる旨主張するとともに、刊行物８には、シリカ
粉末の平均粒径を２～２０μｍとし、０．１～１００μｍの粒径範囲にあるものを
９５％以上とすることにより、溶融シリカ粉末の配合量の範囲を全体的に高い範囲
にずらして高充填を実現できるという記載はないから、当業者が、刊行物８の記載
に基づいて、本件発明１の溶融シリカ粉末の８０vol％を超え９２．５vol％以下の
配合範囲を採用することは困難である旨主張する。
　　　　しかしながら、充填剤の９５％以上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあ
るようにすること及びその平均粒径を２～２０μｍの範囲内とすること自体が、刊
行物１の記載に基づいて容易にし得るものであることは、上記１のとおりである。
また、上記のとおり、半導体封止用樹脂組成物の熱膨張係数を小さくするために、
充填剤の充填量を増加させることが、周知の技術手段であるところ、刊行物８に
は、シリカ粉末を８２～８６体積％配合した半導体装置封止用エポキシ樹脂組成物
が記載されているのであるから、この記載に基づいて、刊行物１記載の発明の充填
剤（溶融シリカ粉末）の配合量を、「組成物全体に対して８０vol％を超え９２．５
vol％以下の範囲」にすることも容易にし得るところであって、仮に、刊行物８の実
施例におけるシリカ粉末の平均粒径が２４μｍ以上であったとしても、それがゆえ
に、上記配合範囲を選択することが困難となるいわれはない。
　　　　なお、本件発明１の効果が格別のものでないことは後記４（取消事由４に
ついて）のとおりである。
　３　取消事由３（相違点⑤についての判断の誤り）について
　　(1)　刊行物１（甲第３号証）には、「封止品に熱的ストレスが加わると半導体
装置を構成する封止樹脂、リードフレーム、チップ等の線膨張係数の違いによって
発生する熱応力のために、封止樹脂のクラックが発生したり・・・チップ表面の配
線の切断、短絡、位置ズレ等が起こり易く、素子特性の変動や信頼性低下が問題に
なっている」（２頁左上欄１９行目～右上欄７行目）との記載及び前示「樹脂封止
型半導体に発生する熱応力は、各構成材料の線膨張係数の違いによって発生する。
そこで、各構成材料の中で特に線膨張係数の大きい封止樹脂の線膨張係数を小さく
することができれば、熱応力を大巾に低減することができる」（同頁右上欄１１行
目～１５行目）との記載があり、これらの記載によれば、樹脂で封止された半導体
装置において、熱応力に起因するクラックの発生、チップ表面の配線の切断、短
絡、位置ズレ等を防止するには、半導体装置を構成する封止樹脂、リードフレー
ム、半導体チップ等のうち、封止樹脂の熱膨張係数（線膨張係数）を小さくし、リ
ードフレーム、半導体チップ等との各熱膨張係数の差を小さくすることが有効であ
ることは当業者が容易に理解し得るところである。
　　　　他方、原告ら作成の「金属・セラミックス等の熱膨張係数」と題する書面
（甲第２１号証の１）並びにそこに記載事項の出典として掲記されている昭和６０
年１１月３０日丸善株式会社発行の東京天文台編纂「理科年表　昭和６１年」（同
号証の２）及び昭和６３年１１月１６日応用技術出版株式会社発行の村上元監著
「表面実装形LSIパッケージの実装技術とその信頼性向上」（同号証の３）によれ
ば、熱膨張係数は、シリコンチップが０．２４×１０－５／℃、Cu系リードフレー
ム、Fe系リードフレームがそれぞれ１．７７×１０－５／℃、０．７１×１０－５
／℃程度であることが認められ、かつ、その性質上、これらの事項は当業者に周知
であったものと推認される。
　　　　そうすると、上記のとおり、熱応力に起因するクラックの発生、配線の切
断、短絡、位置ズレ等を防止すべく、リードフレーム、半導体チップ等との熱膨張
係数の差を小さくするための封止樹脂の熱膨張係数として、上記リードフレーム及
び半導体チップ（シリコンチップ）の各熱膨張係数の最大値（１．７７×１０－５
／℃）と最小値（０．２４×１０－５／℃）との間の数値である１．０×１０－５
／℃～０．３×１０－５／℃の範囲を選択することに、格別の創意工夫を要しない
ことは明白であり、本件発明１の「加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以
下から０．３×１０－５／℃の範囲にある」との構成は、刊行物１の記載から当業
者が容易に想到し得るものというべきである。
　　(2)　原告らは、本件発明１の上記構成は容易に想到できないとし、その根拠と
して、熱膨張係数をそれぞれ１．５、１．３、１．１、０.９、０．７、０．４５
とする６種類の樹脂組成物について、Fe系又はCu系リードフレームを備えたパッケ
ージの耐クラック性試験（甲第２４、第２５号証）において、熱膨張係数が１．０
×１０－５／℃付近以下の範囲で、クラックが発生するヒートサイクル数が急激に
増大し、熱膨張係数が１．０×１０－５／℃の付近において、耐クラック性能が急
激に高くなる臨界的効果が顕著に現れている旨主張する。
　　　　しかしながら、上記(1)の説示に照らし、封止用樹脂の熱膨張係数として、
最大１．７７×１０－５／℃、最小０．２４×１０－５／℃の中間の範囲を選択す
ることに何らの創意工夫を要しないことは明らかである。そして、このように限ら
れた範囲内であれば、その範囲にわたって適宜数のサンプルを作成し、各サンプル
の特性を比較して、更に良い結果を得ることのできる範囲を選択することは、当業
者が通常行うことであるから、仮に、封止用樹脂の熱膨張係数が１．０×１０－５
／℃付近以下の範囲で耐クラック性能が急激に高くなる効果が生ずるとしても、本
件発明１の熱膨張係数である「１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／
℃の範囲」を選択することが困難であるということはできない。
　　(3)　また、原告らは、本件明細書（甲第２号証）に記載された各実施例と刊行
物１、２、４～７、９～１１に記載された各実施例との、充填剤（シリカ粉末）配
合量と熱膨張係数との関係が「図　本件及び引例の充填剤配合量と熱膨張係数の関
係」と題するグラフ（甲第２６号証）のとおりであるとした上、これによって明ら
かなように、本件発明１に係る実施例の充填剤配合量の範囲と他の刊行物の充填剤
配合量の範囲とはおおむね重なっておらず、特に、熱膨張係数が１．０×１０－５
／℃以下であって、充填剤配合量が８８重量％（８０体積％）以上である範囲で
は、他の刊行物には、本件発明１と全く重なるものがない旨主張する。しかし、上
記２の(1)のとおり、刊行物８（甲第１０号証）には、充填剤であるシリカ粉末を８
２～８６体積％配合した実施例１～４（５頁第１表）及び実施例７（６頁第２表）
が記載されているのみならず、そもそも、一般に、ある発明に係る明細書記載の実
施例と引用例である明細書記載の実施例とが重なっていないからといって、直ち
に、その発明が、当該引用例の記載から当業者が容易に想到できるものではないと
断定し難いから、原告らの上記主張はいずれにしても採用することがで
きない。
　　　　なお、本件発明１の効果が格別のものでないことは後記４（取消事由４に
ついて）のとおりである。
　４　取消事由４（進歩性の判断の誤り）について
　　(1)　相違点①、②に係る構成の組合せについて
　　　　原告らは、本件発明１が、相違点①に係る「エポキシ樹脂がビフェニール
骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれる」構成
と、相違点②に係る構成を含む「硬化剤が分子内にフェノール性水酸基を２個以上
含むフェノール系化合物であり、前記エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分
は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下」にあるとの構成を同時に備えることに
より、高い流動性を確実に維持することができるとした上、刊行物１～８には、相
違点②に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘
度が３ポイズ以下」にあるとの技術事項が記載されていないのみならず、樹脂組成
物の充填剤を高充填しても高流動性を維持できるという上記のような具体的な技術
思想も何ら記載されていないと主張する。
　　　　しかしながら、刊行物２～６（甲第４～第８号証）に、半導体封止に使用
されるエポキシ樹脂として、ビフェニール骨格又はナフタレン骨格を有する２官能
型のエポキシ樹脂を用いることが記載されていることは、当事者間に争いのない本
件決定の相違点①についての判断（決定書１４頁５行目～１６頁６行目）のとおり
である。
　　　　また、刊行物２（甲第４号証）には、「封止材料に用いられるエポキシ樹
脂は、液体から固体まで種々の形態を有しており、それと併用する硬化剤の種類の
選択によって変化に富んだ硬化物物性を発現できることから広範囲の分野で使用さ
れている。」（２頁左上欄１７行目～右上欄１行目）、「エポキシ樹脂は、一般に
ある程度大きな分子量を有しているため、溶融粘度が高く、半導体素子の封止材料
に用いた場合、被封止物である半導体素子との濡れ性、充填性に劣り、封止材料と
しては不適当である。そこで、上記溶融粘度を低下させる目的で分子量を小さくす
ることが考えられるが、分子量を小さくした場合、融点が低下しエポキシ樹脂を主
成分とする封止材料の粉体化が困難になる」（２頁右上欄６行目～１４行目）、
「本発明者らは・・・流動性に富み、溶融粘度が低く、チップに加わる応力の低減
ができ、しかも粉体化可能で、耐熱性、密着性等の諸特性に優れたエポキシ樹脂組
成物が得られることを突き止めた」（同頁右下欄１２行目～１９行目）、「上記Ａ
成分のエポキシ樹脂は、融点が５０～１５０℃の固体の結晶性エポキシ樹脂であ
る・・・この発明に用いられる結晶性エポキシ樹脂としては、その融点よりも２０
℃高い温度での溶融粘度が０．５～２ポイズ以下である結晶性エポキシ樹脂を用い
ることが好ましい」（３頁右上欄１行目～１１行目）との各記載があり、さらに、
昭和４７年２月２５日日立評論社発行の「日立評論第５４巻第２号」掲載の鈴木宏
外２名による「集積回路用トランスファ成形材料」と題する論文（甲第２８号証の
３）には、「電子部品用成形材料の流動性は繊細な構造の素子、特にコネクタワイ
ヤ、端子など・・・に損傷を与えることなく成形できるかどうかを支配する重要な
性質である。粘度が低く、流動性の良い材料を低い圧力でゆっくり流し込むことが
好ましい。」（１６５頁右欄７行目～１０行目）との記載がある。
　　　　これらの記載によれば、半導体素子の封止材料に用いられるエポキシ樹脂
としては、樹脂組成物の流動性を高めるために、粉体化が困難にならない限度で、
できるだけ溶融粘度が低いものを使用することが、本件出願当時、周知の技術事項
であったものと認められる。そして、その具体的な溶融粘度として、刊行物２に
は、融点（５０～１５０℃）よりも２０℃高い温度で０．５～２ポイズ以下とする
ことが開示されている。また、エポキシ樹脂について、できるだけ溶融粘度が低い
ものを使用することが周知の技術事項である以上、エポキシ樹脂と混合して使用す
る硬化剤についても、できるだけ粘度が低いものを使用することを想到することは
当業者にとって容易であるものと認められる。
　　　　そうすると、相違点①に係る「エポキシ樹脂がビフェニール骨格あるいは
ナフタレン骨格を有する２官能型のエポキシ樹脂から選ばれる」構成に、相違点②
に係る「エポキシ樹脂及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３
ポイズ以下」にあるとの構成を組み合わせて、高い流動性を維持しつつ高充填を実
現しようとすることは、当業者が容易に想到し得るものであり、本件発明１に特有
の技術事項であるということができないことは明らかである。
　　　　原告らは、相違点①及び②に係る構成を同時に備えることにより、高い流
動性を確実に維持することができるのであり、このことは甲第１８号証及び甲第３
１号証の追試の結果より明らかである旨主張するが、樹脂組成物の流動性を高める
ために、できるだけ溶融粘度が低いものを使用することが、本件特許出願当時、周
知の技術事項であったことは上記のとおりであるから、原告ら主張の追試により、
樹脂成分の粘度が３ポイズ以下のものは、それより高粘度のものより流動性に優れ
ることが示されたとしても、このことが本件発明１に特有の技術事項であり、当業
者が予測できないものということはできない。加えて、甲第１８号証及び甲第３１
号証は、相違点①及び②に係る要件を満たすエポキシ樹脂と硬化剤の組合せを含む
少数の樹脂組成物、及び相違点①及び②の要件を満たさない組合せを含む少数の樹
脂組成物について試験をしたにすぎないところ、このような少数の組合せについて
された試験の結果が、本件発明１に包含されるぼう大な組合せに共通する効果を示
すことを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告らの上記主張は採用するこ
とができない。
　　(2)　相違点①～③に係る構成の組合せについて
　　　　原告らは、本件発明１が、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に
係る「充填剤である球状の溶融シリカ粉末が・・・『その９５％以上が粒径０．１
～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍ』である」（決定書１３
頁５行目～８行目）構成を同時に備えることにより、充填剤の最大充填分率を９０
％以上の高い値にでき、高い流動性を維持できるのであるから、相違点①～③に係
る構成も有機的に結合して、本件発明１の効果を実現している旨主張する。
　　　　しかしながら、相違点①、②に係る構成を組み合わせることが容易に想到
し得るものであることは上記(1)のとおりであり、また、相違点③に係る構成を採用
すること自体が容易であることは上記１のとおりである。
　　　　そして、相違点①に係る構成に相違点②に係る構成を組み合わせること及
び相違点③に係る構成を採用することは、いずれも樹脂組成物の流動性を高める目
的ですることであって、これらの各構成を組み合わせることにつき格別の障害事由
も見当たらないから、相違点①、②に係る構成に加えて、相違点③に係る構成を同
時に備えることは、当業者において容易に想到し得るものであり、その効果も予測
し得るものといわざるを得ない。
　　(3)　相違点③～⑤に係る構成の組合せについて
　　　　原告らは、いずれの刊行物においても、１．０×１０－５／℃未満の熱膨
張係数を実現していないとした上、本件発明１の相違点⑤に係る「加圧後は熱膨張
係数が１．０×１０－５／℃以下から０．３×１０－５／℃の範囲にある」との構
成を要件とすることができるのは、主に、相違点④に係る構成の充填剤の配合量が
「８０vol％を超え９２．５vol％以下の範囲」であるという要件を満たすことによ
るものであり、相違点④に係る構成の充填剤の配合量を実現するためには、相違点
③に係る構成の充填剤の粒径分布及び平均粒径等の要件を満たさなければならない
のであるから、相違点③～⑤に係る構成は有機的に結合して、本件発明１の効果を
実現している旨主張する。
　　　　しかしながら、相違点③～⑤に係る各構成を個別に採用すること自体が容
易であることは上記１～３（取消事由１～３について）のとおりである。
　　　　そして、相違点③に係る充填剤の粒径分布及び平均粒径等の構成、相違点
④に係る充填剤の配合量の範囲の構成及び相違点⑤に係る加圧後の樹脂組成物の熱
膨張係数の範囲の構成は、各刊行物の記載により、いずれも好ましい構成として採
用し得るものであることも上記１～３のとおりである。そうすると、そのような好
ましい構成を組み合わせ、全体としてより好ましい効果を実現しようとすること
は、当業者が通常行うことであって、相違点①～③に係る各構成を組み合わせるに
つき特段の阻害事由も見当たらないから、相違点①～③に係る各構成を組み合わせ
ることは容易にし得るものであり、その効果も予測し得るものといわざるを得な
い。
　　(4)　相違点①～⑤に係る構成の組合せについて
　　　ア　原告らは、「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題す
るグラフ（甲第２７号証）、各実験成績証明書（甲第２９、第３６号証）及び「追
試実験（甲第３６号証）の充填剤について」と題する書面（甲第４８号証）を引用
し、本件発明１の各実施例が、他の刊行物の実施例に比べ、充填剤の配合量の範囲
がかなり大きいにもかかわらず、他の刊行物の実施例と同等又はより高い流動性を
有しているとした上、このような顕著な効果を奏するためには、相違点①～⑤に係
る構成の組合せを必要とする旨主張する。
　　　イ　しかしながら、上記(1)～(3)のとおり、本件発明１の相違点①に係る構
成（エポキシ樹脂がビフェニール骨格あるいはナフタレン骨格を有する２官能型の
エポキシ樹脂から選ばれるものであること）、相違点②に係る構成（エポキシ樹脂
及び硬化剤からなる樹脂成分は、１５０℃における粘度が３ポイズ以下にあるこ
と）、相違点③に係る構成（充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、その９５％以
上が粒径０．１～１００μｍの範囲にあると共に平均粒径が２～２０μｍであるこ
と）、相違点④に係る構成（充填剤である球状の溶融シリカ粉末が、組成物全体に
対して８０ｖｏｌ％を超え９２．５ｖｏｌ％以下の範囲で配合されていること）及
び相違点⑤に係る構成（加圧後は熱膨張係数が１．０×１０－５／℃以下から０．
３×１０－５／℃の範囲にあること）のうち、相違点①、②に係る構成を組み合わ
せること、相違点①～③に係る構成を組み合わせること、相違点③～⑤に係る構成
を組み合わせることはいずれも容易に想到し得るところであり、また、相違点③、
④、⑤に係る各構成は、各刊行物の記載により、いずれも好ましい構成として採用
し得るものである。相違点③に係る構成と同様、樹脂組成物の流動性を高める目的
で相違点①に係る構成に組み合わされる相違点②に係る構成についても、好ましい
構成として採用し得るものであることは、相違点③、④、⑤に係る各構成と同様で
ある。
　　　　　そうすると、そのような好ましい構成を組み合わせ、全体としてより好
ましい効果を実現しようとすることは、当業者が通常行うことであって、相違点①
に係る構成に、相違点②～⑤に係る各構成をそれぞれ組み合わせるにつき特段の阻
害事由も見当たらないから、結局、相違点①～⑤に係る各構成を組み合わせること
は容易にし得るものであり、その効果も予測し得るものといわざるを得ない。
　　　ウ　「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ
（甲第２７号証）には、本件明細書（甲第２号証）記載の実施例１～６及び刊行物
１、３、５～７、１０（甲第３、第５、第７～９、第１２号証）にそれぞれ記載さ
れた各実施例につき、原告らがした追試の結果として、充填剤（シリカ粉末）配合
量（重量％）と流動性（スパイラルフロー値）とが表示されており、本件明細書記
載の実施例１～６は、刊行物１、３、５～７、１０記載の各実施例に比べ、スパイ
ラルフロー値はおおむね同程度であるが、充填剤の配合量は多くなっていることが
示されている。
　　　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証）には、実施例１～３につき
「充填剤として全体の９９重量％が０．１～１００μｍの範囲にあって、しかも平
均粒径がそれぞれ１５μｍで粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロットした場合の直線
の傾きが、それぞれ０．７５の球状溶融シリカ」（【0017】項）を使用したこと
が、また、実施例４～６につき「充填剤として表面を予めエポキシシラン系カップ
リング剤で処理し、かつ、全体の９９重量％が０．１～１００μｍの範囲にあっ
て、しかも平均粒径がそれぞれ１５μｍで粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロットし
た場合の直線の傾きが、それぞれ０．７５の球状溶融シリカ」（【0019】項）を使
用したことが、それぞれ記載されている。
　　　　　そして、本件明細書の「充填材（注、充填剤の誤記と認められる。以下
同じ。）としてその９５重量％以上が粒径０．１～１００μmの範囲にあり、かつ、
平均粒径が２～２０μmの実質的に球状の粉末を使用する理由は、このような充填材
はその最大充填分率が高いため、樹脂組成物に高充填した場合に粘度上昇や流動性
の低下を起しにくいためである。特に、粒度分布をＲＲＳ粒度線図・・・にプロッ
トした場合に、分布が直線性を示し、その勾配ｎが０．６～１．０の範囲の値を示
す、換言すると、粒度分布が広い充填剤は充填剤自体の最大充填分率が９０％以上
の高い値を示し、樹脂組成物の粘度上昇、流動性の低下が起こりにくく、本発明の
目的を達成するのに有利である」（【0009】項）との記載のほか、刊行物７（甲第
９号証）の「粒度分布をＲＲＳ粒度線図で表示した場合に粗粒及び細粒部分を除い
た中間粒径の少なくとも６０重量％以上が直線性を示しその勾配ｎが１．０以下に
するのは充填剤の細密充填を可能にし、充填剤の配合量を増やした場合の材料の粘
度上昇や流動性低下が少なくし」（３頁左上欄４行目～９行目）との記載、刊行物
１１（甲第１３号証）の「充てん剤を多量に配合した場合封止樹脂の溶融粘度の上
昇や流動性の低下をなるべく少なくするためには・・・充てん剤の粒度分布をなる
べく広くする必要がある。そのためには充てん剤の粒度分布をロジン－ラムラ
ー・・・の粒度分布式で表した場合に粒度分布の広がりを示す勾配(ｎ)が０．５～
１．５の範囲で直線性を示すことが望ましい」（５頁左上欄６行目～１５行目）と
の記載並びに平成元年２月発行の「高分子論文集」Vol.46,No.2所収の尾形正次外４
名による「低熱膨張性エポキシ樹脂系成形材料」と題する論文（甲第２８号証の
２）の「フィラの形状ならびに粒度分布が成形材料の溶融粘度、流動性に及ぼす影
響について検討した。その結果、Fig．５及びFig．６に示すように・・・粒度分布
の影響はｎが小さい、すなわち粒度分布が広いフィラを用いた場合ほど樹脂粘度が
低く、流動性も良好である。このように成形材料の溶融粘度、流動性にはフィラの
形状及び粒度分布が著しく影響し」（１１６頁右欄下から７行目～１１７頁左欄２
行目）との記載及びFig.5、Fig.6の各表示にかんがみれば、ＲＲＳ粒度線図上にお
ける勾配ｎが、充填剤を含む樹脂組成物の流動性等の特性に大きく影響すること
は、本件出願当時、技術常識であったものと認められる。
　　　　　そうすると、本件明細書の実施例１～６において、充填剤を、「全体の
９９重量％が０．１～１００μｍの範囲にあって、しかも平均粒径がそれぞれ１５
μｍで粒度分布をＲＲＳ粒度線図にプロットした場合の直線の傾きが、それぞれ
０．７５の球状溶融シリカ」とすることは、各実施例の樹脂組成物の流動性（スパ
イラルフロー値）に大きな影響を与える要因となることが明らかであるところ、本
件明細書の請求項１の特許請求の範囲の記載に照らして、粒度分布をＲＲＳ粒度線
図にプロットした場合の直線の傾きを０．７５とすることは、本件発明１の構成要
件ではない。
　　　　　したがって、上記「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」
と題するグラフに表示された本件明細書の実施例１～６及び刊行物１、３、５～
７、１０の各実施例に係る充填剤（シリカ粉末）配合量（重量％）及び流動性（ス
パイラルフロー値）の値が正確であるとしても、上記グラフは、本件発明１の実施
例の効果を表すにすぎず、本件発明１自体の効果を示すものということはできな
い。
　　　　　なお、この点につき、原告らは、本件明細書の「勾配ｎが０．６～１．
０の範囲が好ましい理由は、粒度分布を０．１～１００μｍの範囲に限定した場
合、ｎ＝０．６が直線がとりうる最小の勾配であり、また、ｎが１．０以上になる
と粒度分布が狭すぎて充填剤自体の最大充填分率があがらないためである」
（【0010】項）との記載を引用し、本件発明１の相違点③～⑤に係る各要件をとも
に満たせば、勾配ｎが０．６～１．０の範囲となるから、本件発明１の効果はｎ＝
０．７５の実施例と同等であるか、又は大きく外れるほどの差異は生じない旨主張
する。
　　　　　しかしながら、本件明細書の上記「充填材としてその９５重量％以上が
粒径０．１～１００μmの範囲にあり、かつ、平均粒径が２～２０μmの実質的に球
状の粉末を使用する理由は、このような充填材はその最大充填分率が高いため、樹
脂組成物に高充填した場合に粘度上昇や流動性の低下を起しにくいためである。特
に、粒度分布をＲＲＳ粒度線図・・・にプロットした場合に、分布が直線性を示
し、その勾配ｎが０．６～１．０の範囲の値を示す、換言すると、粒度分布が広い
充填剤は充填剤自体の最大充填分率が９０％以上の高い値を示し、樹脂組成物の粘
度上昇、流動性の低下が起こりにくく、本発明の目的を達成するのに有利である」
（【0009】項）との記載に照らして、原告ら主張の上記記載が、本件発明１の相違
点③～⑤に係る各要件をともに満たせば、当然に勾配ｎが１．０を超えないとの趣
旨であるものと断定することはできない。のみならず、上記のとおり、ＲＲＳ粒度
線図上における勾配ｎが、充填剤を含む樹脂組成物の特性に大きく影響することが
認められるのであるから、本件発明１において勾配ｎが１．０であるときに、上記
「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフに表示された
本件明細書の実施例１～６に係るような充填剤（シリカ粉末）配合量（重量％）及
び流動性（スパイラルフロー値）の値を示すかどうかも明らかではない。
　　　　　したがって、原告らの上記主張は採用することができない。
　　　エ　さらに、各実験成績証明書（甲第２９、第３６号証）には、本件明細書
（甲第２号証）記載の実施例１～６及び刊行物８（甲第１０号証）記載の各実施例
につき、原告日立化成工業株式会社従業員がした追試の結果として、充填剤（シリ
カ粉末）配合量（体積％）と流動性（スパイラルフロー値）とが表示されている
が、これらの値が正確であるとしても、その実験結果は、本件発明１の実施例の効
果を表すにすぎず、本件発明１自体の効果を示すものということができないこと
は、上記ウの「図　本件及び引例の充填剤配合量と流動性の関係」と題するグラフ
の場合と同様である。
　　(5)　原告らは、本件発明１の相違点①～⑤に係る技術事項が有機的に結び付く
ことによって、樹脂組成物の流動性を損なわずに充填剤を高充填し、従来技術に比
べて熱膨張係数が極めて小さな成形品を得ることができるという顕著な効果を奏す
るものであるとした上、本件決定は、各構成の有機的な結合の困難性及びこれらの
有機的な結合により奏される格別顕著な効果についての判断を看過したものである
から、その進歩性の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、本件発明１の相
違点①～⑤に係る各構成を組み合わせることは当業者が容易にし得る事項であり、
本件発明１の効果も、予測し得るものであって、格別顕著であると認めることがで
きないことは、上記のとおりである。また、樹脂組成物の分野において、いわゆる
相乗効果を明確にした上、数多くの特許が成立していることは、当裁判所に顕著な
事実であるところ、本件発明１において、このような相乗効果を明確にすることが
できない特段の事情が存在することを認めるに足りる証拠はない。したがって、原
告らの上記主張は採用することができない。
　５　以上のとおりであるから、原告ら主張の本件決定取消事由は理由がなく、他
に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　　　よって、原告らの請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件
訴訟法７条、民事訴訟法６１条、６５条１項本文を適用して、主文のとおり判決す
る。
　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　　　宮　　坂　　昌　　利
　裁判官石原直樹は転補につき署名押印することができない。
　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美

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