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平成２２年１１月２４日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２２年（行ケ）第１００９０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２２年１１月１０日
判決
原告Ｘ
同訴訟代理人弁理士福田信雄
被告特許庁長官
同指定代理人松本貢
斉藤信人
深草祐一
北村明弘
豊田純一
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００６−１９６３３号事件について平成２２年１月２６日にした
審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，本件補正後の発明の要旨を下
記２とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同
請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記
３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案
である。
１特許庁における手続の経緯
(1)出願手続（甲１）及び拒絶査定
発明の名称：遠赤外線放射セラミックスとその容器
出願番号：特願２００１−１８８８５３号
出願日：平成１３年５月２１日
手続補正日：平成１８年６月１６日（甲２）
拒絶査定：平成１８年７月６日付け
(2)審判手続及び本件審決
審判請求日：平成１８年８月９日（不服２００６−１９６３３号）
拒絶理由通知：平成２１年９月１０日付け（甲４。以下，同日付け拒絶理由通知
を「本件拒絶理由通知」という。）
手続補正日：平成２１年１０月２６日（甲３。以下，同日付け手続補正書による
補正を「本件補正」という。）
審決日：平成２２年１月２６日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成２２年２月１７日
２本願発明の要旨
本件審決が判断の対象とした本件補正後の明細書（甲３。以下「本願明細書」と
いう。）の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明（以下「本願発明」
という。）の要旨は，以下のとおりである。
【請求項１】シリカ（ＳｉＯ２）６９．６ｗｔ％，アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）１７．８
ｗｔ％チタニア（ＴｉＯ２）１．２ｗｔ％，酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）１．８ｗｔ％，
酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）０．５ｗｔ％，酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）２．５ｗｔ％，
ジルコニア（ＺｒＯ２）０．１５ｗｔ％，５酸化リン（Ｐ２Ｏ５）０．０３ｗｔ％，
水６．４２ｗｔ％を混合したセラミックス原料を，時間当たり１００℃の割合で
４００℃まで昇温する第１の行程と，４００℃で３０分間保持する第２の行程と，
１００℃∼２００℃の範囲内に自然降下する第３の行程と，３時間で６００℃まで
昇温する第４の工程と，６００℃で０分間保持する第５の工程と，４００∼４５
０℃の範囲内に自然に降下する第６の工程と，３時間で８００℃まで昇温する第７
の工程と，８００℃で３０分間保持する第８の工程と，６００℃まで自然降下する
第９の工程と，３時間で１０００℃まで昇温する第１０の工程と，１０００℃で３
０分間保持する第１１の工程と，常温まで自然降下する第１２の工程を経て焼成さ
れた遠赤外線放射セラミックスの製法
【請求項２】シリカ（ＳｉＯ２）６８．０ｗｔ％，アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）２０．４
ｗｔ％チタニア（ＴｉＯ２）０．６３ｗｔ％，酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）０．０７ｗ
ｔ％，酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）０．５７ｗｔ％，酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）４．
６４，ジルコニア（ＺｒＯ２）０．２ｗｔ％，酸化カルシウム（ＣａＯ）０．３５
ｗｔ％，酸化マグネシウム（ＭｇＯ）０．０９ｗｔ％，水５．０５ｗｔ％を混合
したセラミックス原料を，時間当たり１００℃の割合で４００℃まで昇温する第１
の行程と，４００℃で３０分間保持する第２の行程と，１００℃∼２００℃の範囲
内に自然降下する第３の行程と，３時間で６００℃まで昇温する第４の工程と，６
００℃で３０分間保持する第５の工程と，４００∼４５０℃の範囲内に降下する第
６の工程と，３時間で８００℃まで昇温する第７の工程と，８００℃で３０分間保
持する第８の工程と，６００℃まで自然降下する第９の工程と，３時間で１００
０℃まで昇温する第１０の工程と，１０００℃で３０分間保持する第１１の工程と，
常温まで自然降下する第１２の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックス原
料の製法
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，要するに，本願発明は，本願明細書の特許請求の範囲の記載
がいわゆる実施可能要件に違反するものであるから，特許を受けることができない，
というものである。
４取消事由
(1)実施可能要件に係る判断の誤り（取消事由１）
ア拒絶理由通知の対象となる請求項についての判断の誤り
イ公的機関による実験成績証明書等を必要とした判断の誤り
ウ本願発明の作用効果に関する判断の誤り
(2)審判における手続違背（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（実施可能要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)拒絶理由通知の対象となる請求項についての判断の誤り
ア本件拒絶理由通知について
(ア)原告は，本件拒絶理由通知により，要旨，本件補正前の明細書（甲１，２。
以下「当初明細書」という｡）の【００１７】には，請求項３に係る発明（以下
「請求項３発明」という｡）の実施の形態として，燃費試験の内容について技術常
識からすると過大な効果が示されており，実施可能要件を満たさない旨の指摘を受
けた。
当該段落の内容は，原告が個人的に行った燃費試験の結果（図７及び図８）に基
づいて記載したものであり，決して虚偽の記載ではないものの，それを裏付ける試
験条件などに関する記録を怠ったため，あいまいな部分も多かった。
そこで，原告は，請求項３を削除すれば拒絶理由は解消するものと考え，本件補
正をもって，同項を削除するとともに，過大効果と指摘された箇所等を補正した。
(イ)被告は，本件拒絶理由通知の指摘は，請求項３に限られるものではないな
どと主張するが，かかる主張は，出願人に対し，拒絶理由通知に記載された拒絶理
由の対象となる事項及び拒絶理由の根拠以外についても，被告の意図を斟酌して対
応することを要求することにもなりかねず，明らかに相当ではない。
イ図７に関する記載の削除について
本件審決は，本願明細書の【００１７】において，図７よりは控え目ではあるも
のの，図８において，燃費向上の効果が極めて顕著であるとされているから，試験
条件等を明確にしなければ，本件拒絶理由通知において指摘した記載の不備は解消
されず，また，図７に関する記載内容を削除したとしても，図面及び図面の簡単な
説明に図７が残っている以上，実施可能要件違反は解消されないなどとする。
しかしながら，当初明細書の【００１７】には，図８に関する記載がされていた
にもかかわらず，本件拒絶理由通知では，図７に関する記載不備を指摘するのみで，
図８については何ら触れられていない。
そこで，原告は，拒絶理由の原因たる図７に関する記載内容を削除すべく，本件
補正を行ったのであるから，図８に関する記載内容に対する新たな拒絶理由を指摘
して拒絶査定をすることは，違法である。
しかも，被告は，本願発明の方法により製造されたセラミックスについて，燃焼
効率改善効果について裏付けられなければ，実施可能要件を充足しないなどと主張
するが，そうであるならば，本件拒絶理由通知において，請求項１及び２に係る発
明の実施可能要件違反として，その旨を明確に指摘すべきところ，これらの発明に
ついては，下限温度と形状維持性についてしか指摘しなかったものである。
(2)公的機関による実験成績証明書等を必要とした判断の誤り
ア本件審決は，本件拒絶理由通知において，本願発明の作用効果の合理的裏付
けとして，公的機関による実験成績証明書等の提示を求めたが，原告は何ら対応し
なかったとする。
しかしながら，本件拒絶理由通知は，当初明細書の【００１７】における図７に
関する記載内容についての記載要件違反を解消するために，実験成績証明書等を要
求したものであって，原告は，前記のとおり，本件補正により，請求項３を削除す
るなどして，適切な対応をしたものである。
イ本願発明の作用効果は，短期間で実験可能なものではないことから，原告は，
本件補正を行ったものであり，原告が何ら対応しなかったとする本件審決の判断は，
原告の意図を全く無視するものである。
しかも，本件審決が，公的機関による実験成績証明書等の提示を要求したこと自
体，すべての特許出願に対し，作用効果の裏付けとして公的な証明書等の提出が必
要なのか，本願発明については特別に要求されたのかなど，提出を必要とする根拠
自体，不明である。
(3)本願発明の作用効果に関する判断の誤り
原告は，本件出願後，作用効果について客観的な実験を行い，その実験データ
（甲６∼８。以下，「甲６データ」などといい，これらをまとめて，「本件実験デ
ータ」という。）を得ている。
原告は，本件拒絶理由通知により，当初明細書の図７の裏付け資料を求められた
際，本件実験データは，当初明細書に記載した個人的実験結果と比較すると，低い
効果しか得られていなかったことからあえて提出しなかったが，同データによれば，
効果の大小はあるものの，本願発明の作用効果が優れていることは明らかである。
なお，さらに本願発明について行った客観的な実験データ（甲９。以下「甲９デ
ータ」という。）もある。
(4)小括
以上からすると，本願発明について，実施可能要件を充足しないとした本件審決
の判断は誤りである。
〔被告の主張〕
(1)拒絶理由通知の対象となる請求項についての判断の誤り
ア本件拒絶理由通知について
本件補正前の本願発明の請求項１及び２は，遠赤外線放射セラミックスの製法で
あり，請求項３発明は，請求項１又は２の製法により得られた遠赤外線放射セラミ
ックスであるところ，本件拒絶理由通知は，請求項１ないし３に係る発明について，
実施可能要件違反を指摘したものであって，請求項３発明に限定したものではない。
原告指摘の，【００１７】の燃費に関する記載は，当業者が請求項３発明に係る
セラミックスを燃焼効率（燃費）に優れたものとして使用することができる程度に，
明確かつ十分に記載されているとはいえないとする本件審決の説示は，請求項１な
いし３に係る発明により特定されたセラミックスについての記載不備を，「請求項
３の発明に係るセラミックス」という記載を用いて説示したものにすぎない。
したがって，本件審決は，何ら違法ではない。
イ図７に関する記載の削除について
(ア)本願発明において，物である「遠赤外線放射セラミックス」を「燃焼の効
率化」等のために使用することは，物を生産する方法の発明である本願発明の実施
に該当するものであるし，本願発明が燃焼効率を向上させるセラミックスを製造す
る方法の発明である以上，本願発明で得られたセラミックスの燃焼効率向上効果が
具体的に開示され，裏付けられていなければ，本願発明が実施可能要件を充足しな
いことは明らかである。
特に，燃費改善の技術開発において，数１０％の燃費向上を達成することが相当
困難であると認識されている状況において，本願発明で得られるセラミックスを使
用すると，図７や図８のように，従来と比較して大幅な燃焼効率改善効果が得られ
るのであるならば，単に結果を示すだけでは足りず，その裏付けとなる客観的な試
験条件等の開示が必要となるものである。
(イ)本件拒絶理由通知は，当初明細書の【００１９】の「本発明のセラミック
スは…燃焼効率を向上させる…等の新たな用途にも有効な作用を示す効果が得られ
た」とする燃焼効率の向上に関して，かかる効果を裏付けるデータが【００１７】
の実施例において具体的に記載されていないことを指摘したものである。
すなわち，同実施例の図７における「５５％」という数値は，再現性に疑問があ
るのみならず，燃費測定における試料の作製条件，試験条件，再現性に係るデータ
が明確ではなく，したがって，請求項１及び２に記載の方法で製造される試料も，
自動車の燃費試験を行うことが可能な程度に形状維持性を有するとは考えられない
点を指摘したものである。
当初明細書の図７及び８の各データは，いずれもセラミックス試料を自動車の給
油口に固定した燃費試験の結果を表しているが，図７が通年で測定し，図８がスポ
ットで燃料別に測定した点を除き，同様の試験方法により測定されたものである。
したがって，本件拒絶理由通知が指摘した試料作成条件，試験条件，再現性に係
るデータが明確ではない点や，試料の形状維持性に関する不明点は，図７のみなら
ず，図８の測定結果についても当てはまることは当然に理解できることである。
本件審決も，図８における最大２１％という燃費向上データについて，図７にお
ける「５５％」よりは控え目な値であるものの，燃費向上の効果としては極めて顕
著なものであり，再現性に疑問がある旨，指摘したものである。
ウ小括
以上からすると，本件補正により図７に関する記載を削除したとしても，本件拒
絶理由通知が指摘した不備が解消されるものではなく，原告は，実施可能要件を充
足する点について，何ら立証するものではなかったのであり，本件審決も，単に記
載を削除し，参照するデータ番号を変更した程度の補正によっては，本件拒絶理由
通知で指摘した不備は解消したものとすることはできないとしたものであって，そ
の判断は相当である。
(2)公的機関による実験成績証明書等を必要とした判断の誤り
ア原告は，本件拒絶理由通知が，当初明細書の【００１７】における図７に関
する記載内容についての記載要件違反を解消するために，実験成績証明書等を要求
したものとするが，同通知は，燃費試験に関する同段落の「実験例１（燃焼の効率
化）」の記載について本願発明の効果を具体的に裏付けるデータが記載されていな
いことを指摘したものであって，図７に関する記載内容に限定されるものではない
し，実験成績証明書等の提出に代えて図７の記載を削除するだけでは，どのように
燃費試験を実施し，本件補正後の燃費を達成するかが依然として不明である。
イ原告は，本願発明の作用効果は短期間で実験可能なものではないなどと主張
するが，かかる主張はデータが存在しないことを自認するものに等しいものである。
本件審決は，原告が，本件拒絶理由通知に対し，実験成績証明書等により反論で
きるにもかかわらず，そのような対応をとらなかったことを指摘したにすぎず，原
告の意図を誤解したものではない。
ウ以上からすると，本件審決の判断は相当である。
なお，本件審決が，「公的機関による実験成績証明書等の，さらなる裏付け資料
の提示」が必要であるとしたのは，実施可能要件違反の指摘に対しては，出願人は，
意見書，実験成績証明書等により反論，釈明をすることができることを原告に示唆
したにすぎない。かかる示唆は，特定の技術分野に限らず，各事案の内容に応じて，
発明の効果を客観的に確認することを要する場合に適宜行われるものである。
そして，実験成績証明書として，公的機関によるものを提出するか否かは，出願
人が反論や釈明に必要な範囲で適宜選択し得ることであるから，本件拒絶理由通知
は，例示として，「公的機関による実験成績証明書等」を指摘したにすぎず，「公
的機関」による証明書の提出を必須のものとして要求したものではない。
(3)本願発明の作用効果に関する判断の誤り
甲６データ及び甲７データは，本願明細書の実施例と同様に，具体的な試験方法
や試験条件が記載されておらず，本願発明の製法により得られたパンドラ・ストー
ンなる商品名の遠赤外線放射セラミックスによる燃費向上効果を客観的に証明する
ものとはいえない。
原告は，バス会社に依頼して実験を行い，各データを得たと主張するが，これら
は同等の条件に基づく走行結果を前提として作成されたものではなく，実際，甲７
データによると，走行条件は，車号や時期により大きく異なるものであるから，こ
れらの燃費データの比較から，客観的に有意な効果を導き出すことは相当ではない。
また，甲８データは，その試験結果として，燃料消費率がパンドラ・ストーン装
着前が１１．９，装着後が１２．０と表示されているので，装着前後では０．１の
増加になるが，その増加率は０．８％にすぎず，装着前と装着後と同等の試験条件
で行われていないことからしても，その試験結果はパンドラ・ストーン装着によっ
て得られた効果であることを証明するに足りるものではないと理解するのが自然で
あって，本願発明の作用効果を確認できるものとは到底いえない。
いずれにせよ，原告自身が主張するとおり，本件実験データは，当初明細書に記
載した個人的実験結果と比較して，「低い結果」を示す試験結果にすぎず，いずれ
も本願発明の作用効果を客観的に確認することはできないものである。
以上からすると，本願発明の作用効果が優れていることは本件実験データにより
裏付けられるとする原告の主張は，相当ではない。
２取消事由２（審判における手続違背）について
〔原告の主張〕
本件審決は，公正取引委員会が，本願発明における燃費向上効果よりも低い効果
を表示する商品であっても，当該効果を商品に表示するには合理的な裏付けが必要
であるとして排除命令を出していることを根拠として，合理的裏付けのない本願発
明は拒絶されるべきであるとする。
しかしながら，パリ条約４条の４は，特許の実施品の販売が国内法令上の制限を
受けることを理由としては，特許を拒絶し又は無効とすることができないと定めて
おり，特許とは無関係の，ほかの行政組織による商品販売に際しての不当表示を防
止することを目的とした排除命令を拒絶理由の１つとした本件審決は，明らかに誤
りである。
〔被告の主張〕
本件審決は，本願発明について，その効果の裏付けとなる客観的データの提出を
求める事情として，燃費向上に関する効果が社会的にも注目される状況であること
を挙げ，その一例として当該排除命令を引用したにすぎない。
原告の主張は，本件審決の内容を誤解するものである。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（実施可能要件に係る判断の誤り）について
(1)拒絶理由通知の対象となる請求項についての判断の誤り
原告は，本件審決が拒絶理由通知の対象となる請求についての判断を誤ったと主
張するが，その主張は，要するに，本件拒絶理由通知では，請求項３発明につき，
当初明細書の【００１７】の記載，特に同記載で引用されている図７の燃費試験の
結果に照らして，実施可能要件を満たさない旨の指摘があったため，本件補正によ
って，特許請求の範囲から請求項３発明を削除した上，図７も削除したので，本件
拒絶理由通知の拒絶理由は解消したはずであるのに，本件審決が当初明細書（ただ
し，平成１８年６月１６日付け手続補正後の明細書）の特許請求の範囲の請求項１
及び２に記載された発明，すなわち，本願発明についても同旨の拒絶理由があると
して本件審判の請求が成り立たないとした判断は違法であるというのである。そこ
で，以下，本件拒絶理由通知は，原告の主張するように，請求項３発明についての
み，燃費試験の結果に照らして実施可能要件を満たさないとしたものであったのか
否か，換言すれば，本願発明については，燃費試験の結果とは関係がなく，本願発
明について専ら通知された拒絶理由が解消されれば，実施可能要件を満たすとした
ものであったのか否かについて検討することとする。
ア本願発明に係る明細書の記載について
(ア)当初明細書（甲１，２）の特許請求の範囲の記載によると，本件出願当時
の本願発明は，以下の請求項の記載からなる「物の発明」であった。
【請求項１】シリカ（ＳｉＯ２）６９．６ｗｔ％，アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）１７．８
ｗｔ％，チタニア（ＴｉＯ２）１．２ｗｔ％，酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）１．８ｗ
ｔ％，酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）０．５ｗｔ％，酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）２．５
ｗｔ％，ジルコニア（ＺｒＯ２）０．１５ｗｔ％，５酸化リン（Ｐ２Ｏ５）０．０３
ｗｔ％，その他（水分等）６．４２ｗｔ％を混合したセラミックスを，時間当り１
００℃の割合で４００℃まで昇温する第１の行程と，４００℃で３０分間保持する
第２の行程と，２００℃以下に自然降下する第３の行程と，３時間で６００℃まで
昇温する第４の工程と，６００℃で３０分間保持する第５の工程と，４５０℃以下
に自然降下する第６の工程と，３時間で８００℃まで昇温する第７の工程と，８０
０℃で３０分間保持する第８の工程と，６００℃まで自然降下する第９の工程と，
３時間で１０００℃まで昇温する第１０の工程と，１０００℃で３０分間保持する
第１１の工程と，常温まで自然降下する第１２の工程を経て焼成された遠赤外線放
射セラミックス
【請求項２】シリカ（ＳｉＯ２）６８．０ｗｔ％，アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）２０．４
ｗｔ％，チタニア（ＴｉＯ２）０．６３ｗｔ％，酸化第２鉄（Ｆｅ２Ｏ３）０．０７
ｗｔ％，酸化ナトリウム（Ｎａ２Ｏ）０．５７ｗｔ％，酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）４．
６４ｗｔ％，ジルコニア（ＺｒＯ２）０．２ｗｔ％，酸化カルシウム（ＣａＯ）０．
３５ｗｔ％，酸化マグネシウム（ＭｇＯ）０．０９ｗｔ％，その他（水分等）５．
０５ｗｔ％を混合したセラミックスを，時間当り１００℃の割合で４００℃まで昇
温する第１の行程と，４００℃で３０分間保持する第２の行程と，２００℃以下に
自然降下する第３の行程と，３時間で６００℃まで昇温する第４の工程と，６０
０℃で３０分間保持する第５の工程と，４５０℃以下に自然降下する第６の工程と，
３時間で８００℃まで昇温する第７の工程と，８００℃で３０分間保持する第８の
工程と，６００℃まで自然降下する第９の工程と，３時間で１０００℃まで昇温す
る第１０の工程と，１０００℃で３０分間保持する第１１の工程と，常温まで自然
降下する第１２の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックス
(イ)しかし，平成１８年６月１６日付け手続補正書による補正によって，【請
求項１】及び【請求項２】の各末尾に，「の製法」が加えられ，いずれも「方法の
発明」とされたものである（そのほか，【請求項１】の「その他（水分等）」が，
「水」と補正されている。）。
(ウ)以上のとおり，本願発明は，本件補正前の当初明細書の段階で，物の発明
から方法の発明へと補正されていたところ，当初明細書の発明の詳細な説明につい
てみると，上記請求項についての補正に伴う補正等がされたものの，本願発明は，
その前後を通じて，概要，以下のとおりのものであると記載されていた。
ａ本発明は，混合比及び焼成工程に特徴を有する遠赤外線放射セラミックスに
関するものであり，燃料の効率燃焼，植物育成等の水の活性化に応用可能である。
ｂ従来の遠赤外線放射セラミックスは，アルミナ，チタニア，ジルコニア，シ
リカ等を主成分とし，その熱輻射作用を利用しているものが多いところ，放射セラ
ミックスの主成分に，プラチナ及びパラジウムのコロイド液を混合させることで，
遠赤外線の放射特性を改良し，燃料の改質，植物の育成，水の活性化等にその特性
を応用することが，従来，行われている。
ｃプラチナ及びパラジウム等の貴金属を用いることは，コスト高となり，一般
への普及の妨げとなるため，かかる課題を解決するために，本発明は，請求項１及
び２に記載の原料と工程で，遠赤外線放射セラミックスを製造するものであり，請
求項３の遠赤外線放射セラミックスは，請求項１及び２記載の遠赤外線放射セラミ
ックスを混合したものである。
ｄ４種類のセラミックスを混合して請求項１及び２の方法により製造された遠
赤外線放射セラミックスを使用して自動車の燃費試験をしたところ，図７に示すデ
ータ１を得た。その差は歴然としており，年間の燃費差も通常のものよりも向上し
ており，特に冬場には効果を発揮していることがわかる。
図８のデータ２は，スポットで燃料別に行った燃費試験の結果であるが，これに
より，すべての自動車用燃料において効果を発揮していることがわかる。
本発明のセラミックスは，安価な材料で従来品の放射線を改良し，燃焼効率を向
上させるとともに，植物の育成等の新たな用途にも有効な作用を示す効果が見いだ
された。
(エ)以上によれば，本願発明は，物の発明から方法の発明へと補正されている
が，その前後を通じて，本願発明に係る製法で製造される遠赤外線セラミックスが
発明の詳細な説明に記載がある作用効果を発揮するものであることが前提となって
いた発明であって，本願明細書によると，本願発明がそのような作用効果を発揮し
得ない，単なる遠赤外線セラミックスの製法の発明であったと認めることはできな
いし，そのような単なる遠赤外線セラミックスそれ自体の発明であったとすれば，
その新規性ないし進歩性はともかく，原告において特許出願に至らなかったことは，
本件出願から本件訴訟に至る経緯からしても明らかであって，本願発明はそのよう
な作用効果を発揮する遠赤外線セラミックスの製法の発明であったといわざるを得
ない。
イ本件拒絶理由通知について
(ア)これに対し，本件拒絶理由通知をみると，本願発明のほか，本件補正によ
って削除される前の請求項３発明を含め，実施可能要件（平成１４年法律第２４号
による改正前の特許法３６条４項）について，以下のとおり指摘していた。
ａ本願発明の詳細な説明に記載された原料粉末及び焼成条件によっても，焼成
して得られたものがセラミックス原料粉末が相互に焼結し，形状維持性を有するセ
ラミックになるとは考えられない。
したがって，当初明細書には，請求項１及び２記載の製法により得られるものが
セラミックスであること，当該セラミックスを形成する具体的方法について明確な
記載がされておらず，請求項３発明が請求項１及び２に係る発明を引用しているこ
とを考慮すると，請求項１ないし３に係る発明を当業者が実施できる程度に明確か
つ十分に記載されているとはいえない。
ｂ【００１９】には，本発明のセラミックスは，燃焼効率を向上させる等の用
途にも有効な作用を示す効果が見いだされたと記載され，【００１７】には，燃費
試験を行ったところ，図７のデータ１が得られたと記載されているが，請求項３発
明の実施の形態において，５５％もの燃費向上がもたらされるという技術常識に比
して過大な効果が示されている。しかし，かかる数値は，再現性のある数値と考え
るには余りに大きな値であるし，燃費の測定における試料の作製条件，試験条件，
再現性に係るデータが明確ではなく，請求項１及び２に記載の条件で製造される試
料も，自動車の燃費試験を行うことが可能な程度に形状維持性を有するとは考えら
れないものである。
してみると，【００１７】の燃費に関する記載は，当業者が請求項３発明に係る
セラミックスを燃焼効率（燃費）に優れたものとして使用することができる程度，
すなわち，その発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている
とすることはできない。
(イ)以上の本件拒絶理由通知の記載によれば，本件拒絶理由通知は，方法の発
明である本願発明については，発明の詳細な説明の記載からは，セラミックス原料
粉末が相互に焼結し，形状維持性を有するセラミックになるとは考えられないとし
て，その実施可能要件を否定した上，本願発明がセラミックスの製法として実施可
能要件を満たさない以上，その製法によって請求項３発明に係るセラミックスが製
造されることはなく，そのようなセラミックスが製造されたことを前提して，当該
セラミックスが発明の詳細な説明に記載の作用効果を発揮するという原告の実験結
果も信用することもできないとして，請求項３発明に係る物の発明としても，その
実施可能要件を否定していることが明らかである。
(ウ)原告は，前記のとおり，本件拒絶理由通知において，本願発明の実施可能
要件が問題となったのは，本願発明に係る製法で形状維持性を有するセラミックス
を製造することができるか否かのみであると主張するのであるが，同通知は，本願
発明につき，その製法によって形状維持性を有するセラミックスを製造することが
できれば，その製造されたセラミックス，すなわち，請求項３発明に係るセラミッ
クスが当初明細書ないし本願明細書に記載された作用効果を発揮するか否かにかか
わらず，方法の発明として，その実施可能要件を満たすとまでいう趣旨であったと
は解されない。原告も，本件訴訟において，本願発明については，作用効果の発現
についても実施可能要件が要求される点については特に争わず，本件拒絶理由通知
が，請求項３発明に限定するかのように記載したこと及び当初明細書図８に関する
記載についても具体的に指摘しなかった点を，取消事由として主張するものである。
もとより，拒絶理由は，請求項ごとに具体的に通知すべきものであって，その見
地から，本件拒絶理由通知についてみると，形式的には，本願発明については，形
状維持性の見地から実施可能要件を問題にし，作用効果の見地から実施可能要件を
問題にしているのは，請求項３発明についてであったと解されなくもない。しかし，
この点は拒絶理由通知として措辞適切を欠くとしても，そのような形式的な理解は，
本願発明によって製造される遠赤外線セラミックスが請求項３発明に係る遠赤外線
セラミックスであることを看過し，原告が本件出願に至った意義も否定するもので
あって，本願発明は，仮に形状維持性の見地から実施可能要件が満たされるものと
なったとしても，これによって請求項３発明に係る作用効果を発揮し得る遠赤外線
セラミックスを製造し得るか否かといった見地からも，その実施可能要件が問題と
ならざるを得ないものであったといわなければならない。
したがって，請求項３発明に係る物の発明についてとは別に，方法の発明として
の本願発明についても，本願発明によって製造される遠赤外線セラミックスが当初
明細書ないし本願明細書に記載された作用効果を発揮し得る遠赤外線セラミックス
を製造し得る方法としても，その実施可能要件を満たす必要がある。
ウ本件審決について
(ア)原告は，前記のとおり，本件補正によって，特許請求の範囲から請求項３
を削除した上，本願明細書の発明の詳細な説明の【００１７】の記載から，図７に
関する記載を削除するとともに，「その差は歴然としており，年間の燃費差も通常
のものよりも向上しており，特に冬場には効果を発揮していることがわかる。」な
どの記載も削除したので，本件拒絶理由通知で指摘された本願発明の実施可能要件
に係る問題は解消されたにもかかわらず，本願発明が実施可能要件を満たさないと
した本件審決は誤りであると主張する。
(イ)しかしながら，本件拒絶理由通知は，前記のとおり，本願発明について，
これによって形状維持性を有する遠赤外線セラミックスを製造し得るか否かといっ
た見地のみから，その実施可能要件を問題にしたものではなく，これによって当初
明細書ないし本願明細書に記載された作用効果を発揮し得る遠赤外線セラミックス
を製造し得るか否かといった見地からも，その実施可能要件を問題にしたものであ
るから，本件補正によって，請求項３を削除するなどしたというだけで，本願発明
の実施可能要件に係る問題が解消されるわけではなく，原告の主張は，この点にお
いて，失当といわざるを得ない。
(ウ)しかも，本件補正によって本件拒絶理由通知で指摘された本願発明の前記
認定に係る実施可能要件の問題が解消されたか否かといった見地からみても，以下
のとおり，その問題は解消されていない。
ａ本件補正は，当初明細書において，作用効果について記載された【００１
７】について，図７に関する記載を削除したものであるが，図８についての記載は
削除されておらず，図８にかかる燃費試験においては，ディーゼル車については約
２１．４％の燃費向上効果が指摘されているものである。
ｂそして，図８については，その前提となる燃費試験において使用された車種
と年式，排気量については記載されているものの，それ以外の試験条件（計測方法，
走行条件等），用いられた試料の作製条件等，再現性に係るデータが全く示されて
おらず，本件補正によっても，本願発明により生産されたセラミックスが燃費向上
効果を有することについて，なお不明であるというほかない。
ｃしたがって，本件審決が本願発明について実施可能要件を充足しないとした
判断は，相当である。
(2)公的機関による実験成績証明書等を必要とした判断の誤り
原告は，本件審決が，本件拒絶理由通知において，本願発明の作用効果の合理的
裏付けとして，公的機関による実験成績証明書等の提示を求められた原告が何ら対
応しなかったとするのは，本件補正により対応した原告の意図を無視するものであ
るのみならず，公的機関による実験成績証明書等の提示を要求する根拠が不明であ
るなどと主張する。
しかしながら，本件拒絶理由通知は，実施可能要件の判断に当たり，本願発明の
作用効果の合理的裏付けを求めたものであり，「公的機関による実験成績証明書」
は，その「合理的裏付け」の一例として指摘されたことは明らかであって，本件審
決も，原告がその「合理的裏付け」を提出しなかった点について，「何ら対応しな
かった」と指摘しているにすぎない。
原告の主張は，本件審決の判断を左右するものではなく，採用できない。
(3)本願発明の作用効果に関する判断の誤り
ア本件実験データ等について
原告は，作用効果について客観的な実験を行ったとして，本件実験データ（甲６
∼８）のほか，甲９データを提出するが，これらはいずれも本件出願後に実施され
た実験結果であり，本件において，これらを斟酌することができるか否かはさてお
くとしても，その燃費改善効果は，甲６データが「燃費アップ率」なる計算式によ
ると１１．３％，同様に，甲７データが６．１％，甲８データが０．１㎞の燃費改
善（未使用時軽油１ℓ当たり１１．９㎞のところ，使用時１２．０㎞），甲９デー
タは，１３３㎞走行時における給油量の差２００㏄（未使用時給油量２１．８４ℓ，
使用時給油量２２．０４ℓ）であり，当初明細書図７における最大５５％，図８に
おける最大約２１％の改善効果と比較して，大幅に低下しているものである。
しかも，各実験において使用されたセラミックス（パンドラストーン）が本願発
明の実施品であるか否かも不明である。
イ個別の実験結果について
(ア)甲６データ及び甲７データは，原告が宇都宮市内の観光バス会社に依頼し
て，平成１５年から１８年までの各年（甲６データ），平成１９年１０月から１２
月までの各月（甲７データ），本願発明の実施品とされるセラミックスを使用した
観光バスと，使用していない観光バスの平均走行距離及び平均給油量に基づいて燃
費を算定したものである。
もっとも，観光バスの燃費については，走行距離が同一であっても，走行速度，
走行経路，乗客数等により変動するものと解されるところ，甲６データ及び甲７デ
ータについては，セラミックスの交換状況，各車両における上記指摘の走行条件が
示されていないから，両データにより，燃費向上効果を裏付けることはできない。
(イ)甲８データは，燃費改善効果が１ℓ当たりわずか０．１㎞にすぎず，燃費
改善効果自体を認めることが困難であるし，試験室の環境，使用車両の冷却水，潤
滑油温の変化等を考慮すると，未使用時と使用時の実験条件も同等であると認める
ことはできない。
(ウ)甲９データは，同一の車両（１２ｔの大型ダンプカー）を使用し，高速道
路における特定の区間を時速７０㎞で往復走行する場合の給油量について測定した
ものであるところ，給油所までの距離が明らかではないこと，交通状況の変化に伴
い，時速７０㎞で常に走行することは困難であると推測され，走行状態の同一性を
確保することが困難であること，燃料タンクの状態による重量変化等の影響も存在
するものと推測されることなどからすると，排気量が大きい大型ダンプカーにおい
て，２００㏄程度の差異は，燃費効率の向上効果と判断することはできない。
ウ以上の本件実験データ等からみても，本願発明が，当初明細書ないし本願明
細書に記載された作用効果を発揮する遠赤外線セラミックスを製造する方法の発明
として，その実施可能要件を満たしているということはできない。
(4)小括
したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
２取消事由２（審判における手続違背）について
本件拒絶理由通知は，原告の主張するとおり，公正取引委員会の排除命令につい
て言及しているが，その趣旨は，当初明細書の請求項１及び２の方法により製造さ
れたセラミックス等又は請求項３のセラミックスについて，燃焼効率（燃費）に優
れるという作用効果を有することについても，実施可能要件を必要とするところ，
同要件を充足するために要求される裏付けの程度について，燃費向上の数値は社会
的にも注目されており，５ないし４０％という本願発明より低い改善効果について
も，公正取引委員会から，表示の合理的な裏付けがないとして排除命令が出されて
いる状況にかんがみると，５５％もの燃費向上を達成できるとの当初明細書の記載
については，試料の作製条件，試験条件，再現性のデータのみならず，「公的機関
による実験成績証明書等」による裏付けが必要である旨を指摘したものであること
が明らかである。
公正取引委員会の排除命令は，「公的機関による実験成績証明書等」の信用性が
高い裏付けを要求する理由として言及されているにすぎず，本件審決が公正取引委
員会の排除命令を理由として本願発明の特許性を否定したものではない。
したがって，パリ条約違反を指摘する原告主張は失当というほかない。
３本件審決の判断の当否
以上によると，本件拒絶理由通知の記載は，形式的にみると，誤解を招くおそれ
が全くないわけではないが，本願発明を特許出願した趣旨・目的などに即して実質
的にみれば，そのような誤解を生じ得るものではなく，本件拒絶理由通知に記載さ
れた実施可能要件違反が解消されていないとして原告の拒絶査定不服審判請求が成
り立たないとした本件審決の判断は，相当である。
４結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官荒井章光

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