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平成１８年（行ケ）第１０５３８号審決取消請求事件
平成２０年２月２１日判決言渡，平成１９年９月２６日口頭弁論終結
判決
原告株式会社力王
訴訟代理人弁護士湯浅正彦，湯浅知子
同弁理士藤木良幸
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人中村則夫，石原正博，高木彰，大場義則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１原告の申立て
特許庁が不服２００４－５７３３号事件について平成１８年１０月２３日にした
審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯
()原告は，平成１３年５月１１日，発明の名称を「祭用地下たび」とする発明1
について特許出願（特願２００１－１４１４１３号，優先権主張平成１２年５月３
０日）をした（甲１）が，本件出願に対し，平成１５年８月１日付けで拒絶理由通
知（甲３）を受けた。
()原告は，同年１０月１０日付けの手続補正書による補正（甲９。以下「本件2
補正」という。）をするとともに，同日付けで意見書（甲１０）を提出したが，平
成１６年２月１６日付けで拒絶査定（甲１１）を受けたので，同年３月２３日，拒
絶査定不服の審判請求（甲１２）をした。
()特許庁は，上記審判請求を不服２００４－５７３３号事件として審理した結3
果，平成１８年１０月２３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，同年１１月１６日，その謄本を原告に送達した。
２発明の要旨
()本件補正前の明細書（甲１）における特許請求の範囲の請求項１の記載（以1
下「補正前発明」という。なお，請求項の数は全部で５であるが，請求項２以下は
省略する。）
【請求項１】アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部に衝撃
吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入
弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装
填したことを特徴とする祭用地下たび。
()本件補正に係る明細書（甲１，甲９。以下「本件明細書」という。）の特許2
請求の範囲の請求項１の記載（以下「本願発明」という。なお，下線部が本件補正
に係る箇所である。）
【請求項１】アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部にこれ
と略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと
接地底との間に空気封入弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被と被せ布と
の間にクッション材を装填したことを特徴とする祭用地下たび。
３審決の理由
()審決の理由は，別紙審決のとおりであり，本願発明が特許法２９条２項の規1
定により特許を受けることができないとした。
()審決の認定判断の要点2
ア特開平１１－１２７９０１号公報（甲５。以下，審決等の引用を含めて，原
則として「引用刊行物」という。）には，次の技術が記載されている。
「アッパー１の底部に接地底２を取付けてなるものであって，アッパー１と接地
底２との間であってアッパー１側の踵から土踏まずにかけてクッションシート４を
配置すると共に，クッションシート４と接地底２との間であって接地底２側の踵相
当個所に衝撃吸収シート片３を配置し，かつアッパー爪先部の胛被に綿布等からな
る爪先補強片１Ｃを設けた祭り用の地下たび。」(以下，審決等の引用を含めて，
原則として「引用発明」という。)
イ本願発明と引用発明との対比
(ｱ)一致点
アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まず「
にかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片
」を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび。
(ｲ)相違点
アッパーの底部に介在させる衝撃吸収シートについて，本願発明では，底部と略等①「
しい大きさのものであるのに対して，引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのもので
」（以下「相違点１」という。）ある点。
弾性片について，本願発明では空気封入弾性片であるのに対して，引用発明ではそ②「
」（以下「相違点２」という。）のような特定がない点。
本願発明では，アッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を装填するの③「
に対して，引用発明では，アッパー爪先部の胛被と被せ布との間にクッション材を備えない
」（以下「相違点３」という。）点。
ウ相違点についての判断
①相違点１について
履物の技術分野において，衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすることは，「
例えば，実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（判決注
：甲６，拒絶理由通知では引用文献３。本判決では，以下「周知例１」ともいう。），実願平
３－１１４２２４号（実開平５－５１１０１号）のＣＤ－ＲＯＭ，及び，実願昭５４－１８１
８２１号（実開昭５６－１０１００１号）のマイクロフィルムに開示されるように，従来周知
である。（以下「周知技術１」という。）そして，刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏
全体に衝撃吸収性をもたせることは，他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，
引用刊行物記載の発明に上記周知技術１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは
」当業者にとって容易に想到し得たことである。
②相違点２について
履物の技術分野において，踵部分に配設する弾性片として空気封入弾性片を用いることは，「
例えば，実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（段落
【００２０】参照）（判決注：甲６。周知例１）や，実願昭６３－７５８７４号（実開平１－
１７９５０５号）のマイクロフィルム（判決注：甲７。拒絶理由通知では引用文献４。以下
「周知例２」ともいう。）に開示されるように，従来周知である。（以下「周知技術２」とい
う。）また，引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害する
特段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違点２に係る本願
」発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項にすぎない。
③相違点３について
地下足袋の技術分野において，アッパー爪先部にクッション材を設けることは従来周知で「
あり，また，その具体的な設置個所についても様々なタイプがすでに知られている。（例えば，
特開平８－２１４９０２号公報〔判決注：甲４。拒絶理由通知では引用文献１。以下「周知例
３」ともいう。〕（段落【００１９】参照），特開平８－２９９００２号公報〔判決注：本訴
甲１４の１〕，特開２０００－１８９２０１号公報〔判決注：本訴１４の２〕，実願昭６１－
１０５９７６号〔判決注：実開昭６３－１０９０１号。本訴甲１４の３〕のマイクロフィルム
を参照のこと。以下「周知技術３」という。）。そして，本願発明において，クッション材の
装填箇所をアッパー爪先部の胛被と被せ布との間と限定することに格別の技術的意義は認めら
れないから，結局のところ，引用発明において，上記の周知技術３に接した当業者が，相違点
」３に係る本願発明の構成とすることに格別の困難性はないというべきである。
エ本願発明の作用効果
「本願発明の作用効果も，引用発明及び上記周知技術１乃至３から当業者が予測できる範囲
のものにすぎない。」
オむすび
以上のとおり，本願発明は，引用発明及び上記周知技術１乃至３に基づいて当業者が容易「
に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けること
」ができないものであり，拒絶をすべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
審決は，本件審判において改めて拒絶理由通知をしなかったという手続上の瑕疵
があり（取消事由１），また，相違点を看過し（取消事由２），相違点についての
判断を誤り（取消事由３），作用効果の判断を誤り（取消事由４），そのため，本
願発明が進歩性を欠くとの誤った結論を導いたものであって，違法であるから，取
り消されるべきである。
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）
()審決は，本願発明は，引用発明及び周知技術１ないし３から容易に想到する1
ことができたとの拒絶理由によって，本願発明の進歩性を否定したが，上記拒絶理
由は，本願発明の審査段階では原告に通知されていなかった。
すなわち，審決の前提となった本件拒絶査定では，「この出願については，平成
１５年８月１日付け拒絶理由通知書（甲３）に記載した理由によって，拒絶をすべ
きものである。」と記載され，さらに，その備考欄には，本件拒絶理由通知中の引
用文献３（審決では周知技術１が記載されているとされる。）を取り上げて，その
構成等を詳述した上，「引用文献３（判決注：審決では周知技術１が記載されてい
る周知例１）に記載された履物の底部における衝撃吸収に係る技術的事項を引用文
献１（判決注：周知技術３が記載されている周知例３）に記載された発明に適用で
きないとする特段の事情も見当たらないことから，請求項１～５に係る発明は，上
記拒絶理由通知書に示した各引用文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易
に発明をすることができたものと認められる。」（１頁の最終段落）と説明してい
た。一方，本件拒絶理由通知において，引用文献２（引用刊行物）は，「引用文献
２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。」とされ，
踵相当箇所に衝撃吸収シート片が存在する事例として摘示されたにすぎなかった。
そして，上記のとおり，本件拒絶査定においては，引用文献２（審決では引用刊
行物）について何ら言及することなく，備考欄でも引用文献３（周知例１）を中心
として拒絶すべき理由を説明したのであった。
ところが，審決では，本件拒絶理由通知中の引用文献３を引用例とはせず，拒絶
理由通知書で引用された引用文献２を引用刊行物として本願発明との対比の中心と
した上，周知技術１ないし３と併せて，拒絶査定維持の審決をし，本願発明と引用
発明とでは，「アッパーの底部に接地底を取付けてなるものであって，底部の少な
くとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを介在させると共に，踵部の衝撃吸
収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，かつアッパー爪先部の胛被に被せ布
を設けた祭用地下たび」の範囲で一致すると認定しているのである。
()上記のとおり，審査段階においては，引用文献２は，踵相当箇所に「衝撃吸2
収シート片」が存在する事例として摘示されたにすぎないから，原告も，それに対
応した反論しか行っていなかった。
そもそも，拒絶査定不服審判において，原査定の拒絶理由と異なる拒絶理由によ
って拒絶審決を行う場合に，あらかじめ，請求人に拒絶理由を通知して請求人に意
見書提出の機会を与えることが必要とされている趣旨は，原査定の拒絶理由と異な
る拒絶理由によって拒絶審決を行う場合に，審判請求人に，その新たな拒絶理由に
対する意見陳述の機会が与えられなければ，審判請求人にとっては不意打ちとなる
ため，審判請求人の利益を保護し，かつ，審決自体の適正を図ることにあると解さ
れている。
審査手続と拒絶査定不服審判の審理手続との関係がどのようであれ，特許法１５
９条２項が定められているのは，審判請求人（出願人）に対する不意打ちをできる
だけ回避し，審判請求人（出願人）の利益を保護しようとするものであって，１個
の拒絶理由について，少なくとも１回は審判請求人（出願人）に特許庁に対して意
見を述べる機会が保障され，その意見をも斟酌した上で特許庁が適正な判断をする
ことが期待されていることを示している。
そして，出願人の利益の保護の観点からすれば，その１個の拒絶理由であると認
定する範囲は限定して解釈されるべきであり，拒絶理由通知書の中に多数の引用例
が摘示されていれば，その後の手続においてその引用例をどのように利用してもよ
いということになるものではない。
()したがって，審決は，新たな拒絶理由に基づいて審決を行った場合に該当す3
るものであって，請求人である原告に対して不意打ちとなることのないように拒絶
理由通知を行った上で判断すべきであったところ，拒絶理由通知を行うことなく審
決をしたから，審決は，特許法１５９条２項の準用する同法５０条違反により取り
消されるべきである。
２取消事由２（相違点の看過）
審決は，本願発明と引用発明とが，「アッパーの底部に接地底を取付けてなるも
のであって，底部の少なくとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを介在させ
ると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，かつアッパ
ー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび」である点で一致すると認定したが，
誤りである。
()本願発明の「衝撃吸収シート」とは，衝撃エネルギーを吸収するものであり，1
衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃を吸収する特
性を有するものであるのに対し，引用発明の「クッションシート」は，衝撃を受け
た場合に，反発しつつも，徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形し，その衝撃に
おける力を分散させて行くものである。
したがって，本願発明の「衝撃吸収シート」と，引用発明の「クッションシート
４」とでは，その機能が全く異なるものであるから，この点を相違点とすべきとこ
ろ，審決は，これを看過したものというべきである。
()本願発明の「空気封入弾性片」は，内部に空気を封入して，弾性を有する構2
造である以上，変形可能であって，かつ，内部に封入する空気により弾性を有する
ものであるのに対し，引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，反発することなく素
早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃エネルギーを吸収するものであ
るから，本願発明の「空気封入弾性片」と，引用発明の「衝撃吸収シート片３」と
では，明らかに相違するから，この点を相違点とすべきところ，審決は，これを看
過したものというべきである。
()加えて，審決は，相違点１について，「アッパーの底部に介在させる衝撃吸3
収シートについて，本願発明では，底部と略等しい大きさのものであるのに対して，
引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのものである点。」で相違すると認
定したが，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッションシート」とが
同じものであることを前提としているから，誤りである。
また，相違点２については，「弾性片について，本願発明では空気封入弾性片で
あるのに対して，引用発明ではそのような特定がない点。」で相違すると認定した
が，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収シート片」とが同じも
のであることを前提としているから，誤りである。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）
()審決は，相違点１について，「履物の技術分野において，衝撃吸収シートを1
底部と略等しい大きさのものとすることは・・・従来周知である。・・・そして，
引用刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏全体に衝撃吸収性をもたせることは，
他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，引用発明に上記周知技術
１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは当業者にとって容易に想到
し得たことである。」（４頁９ないし１８行目）と認定判断したが，誤りである。
本願発明の「衝撃吸収シート」は，上記のとおりのものであるから，周知技術１
を参酌したとしても，「衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすること
は・・・従来周知である」とはいえない。しかも，本願発明の「衝撃吸収シート」
は，引用発明の「クッションシート」とが異なる機能を有するものであるから，変
換し得るようなものではなく，引用発明に周知技術１を適用しても，単にクッショ
ンシートが底部と略等しい大きさに設定されるだけにすぎないから，相違点１に係
る本願発明の構成に，当業者が容易に想到し得るものではない。
()審決は，相違点２について，「履物の技術分野において，踵部分に配設する2
弾性片として空気封入弾性片を用いることは・・・従来周知である。・・・また，
引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害する特
段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違点２に
係る本願発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項
にすぎない。」（４頁２０ないし２９行目）と認定判断したが，誤りである。
引用発明の「衝撃吸収シート片」に対して周知技術２を適用することは，当業者
にとって容易ではない上，仮に適用することができたとしても，それは，クッショ
ンシートの下において，踵相当箇所にクッションシートを重層構造に配設したもの
となるにすぎず，本願発明のように衝撃を吸収する衝撃吸収シートと弾性を有する
空気封入弾性片との積層構造とはならないから，「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力
性」の発揮という本願発明の有する効果を発揮することができない。
()審決は，相違点３について，「地下足袋の技術分野において，アッパー爪先3
部にクッション材を設けることは従来周知であり，また，その具体的な設置個所に
ついても様々なタイプがすでに知られている」（４頁３１ないし３３行目）とし，
「本願発明において，クッション材の装填箇所をアッパー爪先部の胛被と被せ布と
の間と限定することに格別の技術的意義は認められないから，結局のところ，引用
発明において，上記の周知技術３に接した当業者が，相違点３に係る本願発明の構
成とすることに格別の困難性はないというべきである。」（同頁下から２行目ない
し５頁３行目）と認定判断したが，誤りである。
本願発明のクッション材と，審決が挙げた周知例に係る緩衝シート，弾性材又は
クッション材とは，そもそもその機能が相違するものであるから，引用発明に，周
知技術３を適用しても，相違点３に係る本願発明になることはない。
したがって，当業者が，引用発明及び周知技術３に接しても，相違点３に係る本
願発明の構成とすることは困難である。
４取消事由４（作用効果についての判断の誤り）
審決は，作用効果について，「本願発明の作用効果も，引用発明及び上記周知技
術１乃至３から当業者が予測できる範囲のものにすぎない。」と判断したが，上記
のとおり，本願発明と引用発明との構成が異なり，しかも，引用発明及び周知技術
から容易に想到し得るものでもない以上，作用効果についての審決の判断も誤りで
ある。
第４被告の主張
審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）に対して
原告は，本件審決が，本件拒絶査定の備考欄において言及した本件拒絶理由通知
中の引用文献３を引用して拒絶審決を行ったのではないことを論難しているが，本
件拒絶査定の備考は，本件意見書における引用文献３に係る原告の主張に対して，
参考のために付記されたものにすぎず，本件拒絶査定の理由は，本件拒絶理由通知
の拒絶理由に基づくものである。
また，原告は，本件意見書及び本件審判請求の請求の理由において，本願発明と
引用文献２（引用刊行物）に記載される発明とを全体構成の観点から個別に対比さ
せて検討を行っている。しかも，引用文献２は，わずか３頁の特許公開公報にすぎ
ず，請求人である原告自身が出願したものであるから，その内容については当然熟
知していたはずである。
こうした事情にかんがみれば，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定において，仮
に引用文献２（引用刊行物）についての言及が若干足りなかったとしても，実質的
に通知はなされているといえるから，本件審決の判断がいわゆる不意打ちでないこ
とは明らかである。
２取消事由２（相違点の看過）に対して
()原告は，本願発明の「衝撃吸収シート」とは，衝撃エネルギーを吸収するも1
のであり，衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃を
吸収する特性を有するものであると主張する。
しかし，原告主張の事実は，特許請求の範囲に何の記載もなく，また，「衝撃吸
収シート」なるものが上記特性を有することが自明であるとか，「衝撃吸収」とい
う用語が上記のような特性を一義的に意味することが技術常識であるともいえない。
一方，引用発明の「クッションシート４」が，本願発明の「衝撃吸収シート」と
同様の衝撃吸収機能を有することは，「クッションシート４」の素材が，本願発明
の「衝撃吸収シート」の素材と極めて類似していることからも裏付けられる。
()引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，引用刊行物の段落【００１０】によ2
れば，「ゴム系，合成樹脂系或いは繊維系等種々の衝撃吸収シート」であって，こ
れが弾性を有することは自明であるから，「弾性片」と認定して差し支えない。ま
た，本願発明の「空気封入弾性片」は，その名のとおり弾性片の一種であり，これ
もまた，当然に「弾性片」と認定することができるのであるから，両者を「弾性
片」の限りで一致するとした審決の認定に誤りはない。
()上記()()に照らせば，相違点１及び２の認定にも，誤りがない。312
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）に対して
本願発明の「衝撃吸収シート」や引用発明の「衝撃吸収シート」等が，原告の主
張するようなものでないことは，上記２のとおりであるから，相違点１，２につい
て容易想到でないとする原告の主張は，その前提において誤りである。そして，相
違点３について容易想到でないとする原告の主張も，根拠がなく，誤りである。
４取消事由４（作用効果の判断の誤り）に対し
審決が一致点及び相違点についてした認定判断並びに本願発明の作用効果につい
てした判断に，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（拒絶理由通知の欠如）について
()原告は，審決が拒絶理由通知とは異なる拒絶理由に基づいて審判を行ったの1
に，新たに拒絶理由通知を行わなかったから，手続上の瑕疵があると主張する。
まず，本件出願に関する審査及び審判の経緯についてみると，以下のとおりであ
る。
ア審査官は，本件出願に対し，平成１５年８月１日付けで本件拒絶理由通知を
したが，その拒絶理由通知書の「理由」欄には，次の記載がある（甲３）。
「この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された
下記の刊行物に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２
項の規定により特許を受けることができない。
記（引用文献等については引用文献等一覧表参照）
・請求項１
・引用文献等１～４
・備考
引用文献１（特に，段落【００１９】を参照）には，アッパーの底部に接地底を取付けてな
る地下たびであって，アッパー爪先部にクッション材を装填した地下たびが記載されている。
引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収部材を配設する点が記載されている。（特に，
空気封入弾性片として，引用文献４を参照）
・請求項２～５
・引用文献等１～５
・備考
引用文献５には，少なくとも２層からなる衝撃吸収シートが記載されている。・・・
引用文献等一覧
１．特開平８－２１４９０２号公報（判決注：本訴甲４。周知例３）
２．特開平１１－１２７９０１号公報（判決注：本訴甲５。審決では引用刊行物）
３．実願平３－１７５９９号（実開平４－１１２６０６号）のマイクロフィルム（判決注：本
訴甲６。周知例１）
４．実願昭６３－７５８７４号（実開平１－１７９５０５号）のマイクロフィルム（判決注：
本訴７。周知例２）
５．特開平１０－４２９０７公報（判決注：本訴８）」
イ原告は，平成１５年１０月１０日付けの手続補正書（甲９）で，本件補正に
より，補正前発明の特許請求の範囲の「底部に衝撃吸収シートを介在させると共
に」の部分を「底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共
に」と補正するとともに，同日付けの意見書（甲１０）を提出した。
意見書において，原告は，引用文献２（引用刊行物）について，次のとおり意見
を述べている。
「３）これに対し審査官の引用された５件の引用文献の内容は，下記の通りです。
引用文献１（特開平８－２１４９０２号公報）a
・・・・・・
引用文献２（特開平１１－１２７９０１号公報。判決注：引用刊行物）b
この発明は，『アッパーと接地底の間であって，接地底側の踵相当箇所に衝撃吸収シート片
を配置すると共に，同じアッパー側の踵から土踏まず付近にかけてクッションシートを配置し，
これらを一体的に接合してなる地下たび』に係るものです。」（２頁８ないし１７行目）
・・・・・・・・
「４）そこで本願発明と上記５件の引用文献とを比較すると，これらの引用文献には，本願発
明で対象とする『祭用地下たび』を，目的とするか若しくはこれを意識したものではない点が
まず挙げられます。
そしてこの目的の違いは，以下に述べる構成の違いに如実に表れています。
引用文献１a
・・・・・・
引用文献２b
踵部における衝撃吸収性をねらったもので，本願発明の『祭用地下たび』のように底全体の
衝撃吸収性をねらったものではない。」（２頁３１ないし４０行目）
‥‥‥‥
「５）さらに個々の引用文献を精査しても本願発明を想起させるものではありません。
まず引用文献１は，‥‥‥‥・a
次の引用文献２は，本願発明と同じ地下たびを対象とするものですが，この発明は専らb
踵部の衝撃吸収性をねらったもので，本願発明のように，底全体の衝撃吸収性を高めるもので
はありませんし，勿論本願のような空気封入弾性片を用いるものでもありません。この点につ
いて明確にするため，下記の参考図（判決注：本件明細書の図２）を付しますが，本願は衝撃
吸収シート３を底と略等しい大きさを設けると共に，踵部においては接地底２と衝撃シート３
との間に空気封入弾性片４を介在させているため，接地底２を通して大地から受ける衝撃を，
空気封入弾力片で緩和させ，なおかつこの上面の衝撃吸収シート３で吸収し，足にやさしい構
成となっています。また空気封入弾力片４の上面には衝撃吸収シート３が位置するため，踵部
における安定感が得られると共に踵部の違和感がなく感触を損ねないという特徴を有していま
す。」（３頁１１ないし２４行目）
ウこれに対し，審査官は，平成１６年２月１６日付けで，「この出願について
は，平成１５年８月１日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶をすべ
きものである。なお，意見書並びに手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆
すに足りる根拠が見いだせない。」として拒絶査定をした。
なお，その備考欄には，原告の意見書中の引用文献３（周知例１）に対して，次
のとおり，審査官の見解が示されていた。
「出願人は，意見書にて，『引用文献３（判決注：本訴６。周知例１）は，踵部のクッション
性と装飾を付与することを目的とするもので，靴底全体の衝撃吸収をねらったものではない』
旨主張する。
しかしながら，引用文献３の「衝撃吸収７は，・・・例えばＥＶＡ，ＰＶＣ，ゴムあるいは
発泡材等でクッション性に優れたものであれば任意であり何等限定されない。そして表面１’
上に軟質状ライナー８が備えられる。」（段落【００１４】参照），「軟質状ライナー８は，
上記本底１の表面形状と同一形状にＥＶＡ，ＰＶＣ，ゴム等をもって形成され，その肉厚は任
意である。」（段落【００１５】参照），「従って，図２，図３に示すように踵部３は衝撃吸
収材７と軟質状ライナー８との重層構造となり」（段落【００１６】参照），及び「本考案は，
・・・踵部空洞内の衝撃吸収材が踵にかかる衝撃を軟質状ライナーと共に，緩和するため大変
クッション性に優れている。」（段落【００２２】参照）等の記載事項からみて，引用文献３
に記載される軟質状ライナー自体が衝撃吸収作用を有することは明らかであり，また，軟質状
ライナーは，本底の表面状と同一形状に形成されていること，すなわち，底部にこれと略等し
い大きさであることから，当該軟質状ライナーにより靴底全体の衝撃吸収作用を有することは
明らかである。
してみると，出願人の上記主張を採用することはできず，また，引用文献３に記載された履
物の底部における衝撃吸収に係る技術的事項を引用文献１に記載された発明に適用できないと
する特段の事情も見当たらないことから，請求項１～５に係る発明は，上記拒絶理由通知書に
示した各引用文献に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものと
認められる。」
エ原告は，平成１６年３月２３日，本件審判請求をし，その審判請求書（甲１
２）では，本件拒絶理由及び本件拒絶査定の認定判断を前提として，以下のとおり，
引用文献１ないし５の技術内容を摘示して，本願発明と各引用文献とを対比し，本
願発明が容易想到とはいえないことを論じた。
「２．引用文献の説明
これに対し審査官の引用された５件の引用文献の内容は，次の通りである。
１）引用文献１（特開平８－２１４９０２号公報）
・・・
２）引用文献２（特開平１１－１２７９０１号公報）
この発明は，『アッパーと接地底の間であって，接地底側の踵相当箇所に衝撃吸収シート片
を配置すると共に，同じアッパー側の踵から土踏まず付近にかけてクッションシートを配置し，
これらを一体的に接合してなる地下たび』に係るものである。」（４頁５ないし１６行目）
・・・
「３．本願発明と引用文献の比較，検討
本願発明と上記の引用文献と比較，検討すると，これらの引用文献は，本願発明で対象とす
る『祭用地下たび』を目的とするものではなく，これを意識するものではない。そしてこれら
と本願発明との間には，以下に述べるように明白な構成の違いがあり，双方の技術には共通性
が認められず，これらを結びつけて解釈することに無理がある。以下，この点について詳述す
る。
１）引用文献１について
・・・
２）引用文献２について
この引用文献は，上記引用文献１と同様地下たびを対象とするものであるが，踵部における
衝撃吸収をねらったもので，本願発明のように底全体の衝撃吸収を達成するものではなく，両
者を同一視することはできない。」（５頁１ないし１６行目）
オ審決は，上記第２の３()のとおり，本願発明は，引用発明及び周知技術に2
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。
()そこで，上記認定した経緯をふまえ，本件の審査及び審判における進歩性判2
断の内容について，考察する。
「引用文献１（特に，段落【００１９】を参アまず，本件拒絶理由通知における
照）には，アッパーの底部に接地底を取付けてなる地下たびであって，アッパー爪先部にクッ
ション材を装填した地下たびが記載されている。引用文献２～４には，履物の底部に衝撃吸収
部材を配設する点が記載されている。（特に，空気封入弾性片として，引用文献４を参照）」
（上記()ア参照）との記載によると，補正前発明と引用文献１（周知例３）の段1
落【００１９】に記載の発明とでは，「アッパーの底部に接地底を取付けてなる地
下たびであって，アッパー爪先部にクッション材を装填した地下たび」との構成に
おいて一致し，補正前発明と引用文献２ないし４記載の発明とでは，「底部に衝撃
吸収シートを介在させると共に」との構成において一致し，補正前発明と引用文献
４記載の発明とでは，「踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に空気封入弾性片を
介在させ」との構成において一致することを認定し，これを前提に，補正前発明が
当業者に容易に想到し得るものであるとしたことが認められる。
イ引用文献２（引用刊行物）には，次の記載がある。
(ｱ)「本発明はこのような地下たびにおいて，アッパー１と接地底２の間であっ
て，接地底２側の踵相当個所換言すれば踵に最も力が加わる個所に，衝撃吸収シー
ト片３を配置すると共に，同じくアッパー１と接地底２との間であって，アッパー
１側の踵から土踏まずにかけてクッションシート４を配置し，これらを一体的に接
合して介在させたものである。」（段落【０００８】）
(ｲ)「このように構成した本発明の地下たびは，作業時や歩行時に踵に加わる力
を衝撃吸収シート片３によって吸収させることができるため，強い力がかかったと
きでも足に衝撃を受けることがなく，しかもこの上側に位置するクッションシート
４存在により踵部の安定性が得られ，同時に足に対する違和感を与えることがない
効果を有している。又，本発明では衝撃吸収シート片３を，踵相当個所にのみ配置
させたため，接地底２全体を厚くしたり硬くしたりすることがなく，地下たび本来
の軽快感を損ねるようなことはない。」（段落【０００９】）
(ｳ)「本発明に使用する衝撃吸収シート片３としては，ゴム系，合成樹脂系或い
は繊維系等種々の衝撃吸収シートを踵相当個所に見合う形状に裁断したものが使用
できる。又クッションシート４としては，各種の合成樹脂発泡シート，ゴムシート
や不織布シートを使用することができる。そしてこれらの接地底２又はアッパー１
への接合には，適宜の接着剤を用いて行うことができる。」（段落【００１０】）
(ｴ)【図２】には，衝撃吸収シート片３，クッションシート４及び接地底２の間
の配置関係が示されている。
上記記載によると，引用文献２（引用刊行物）には，底部に配設されるものとし
て，「衝撃吸収シート片３」，「クッションシート４」及び「接地底２」が示され
ているところ，「衝撃吸収シート片３」は，「作業時や歩行時に踵に加わる力を衝
撃吸収シート片３によって吸収させる」ものであるのに対し，「クッションシート
４」は，「踵部の安定性が得られ，同時に足に対する違和感を与えることがない効
果を有」するものとされている。審決が，「引用文献２～４には，履物の底部に衝
撃吸収部材を配設する点が記載されている。」と記載するのみで，「衝撃吸収シー
ト片」と「クッションシート」との相違に言及していないことからすると，引用文
献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」
に相当すると認定したものと推認され，後記のとおり，原告も，そのように理解し
ていると主張するところである。
ウ補正前発明の「衝撃吸収シート」は，大きさに限定がなかったから，踵部に
存在する引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」と対応させることで
格別の問題がなかったところ，原告は，「底部に衝撃吸収シートを介在させると共
に」を「底部にこれと略等しい大きさの衝撃吸収シートを介在させると共に」と補
正するとともに，本件意見書において，引用文献２記載の発明（引用発明）につい
て，「踵部における衝撃吸収性をねらったもので，本願発明の『祭用地下たび』の
ように底全体の衝撃吸収性をねらったものではない。」などと述べた。
エ上記のとおり，踵部に存在する引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シー
ト片３」では，その大きさにおいて，本願発明の「底部にこれと略等しい大きさの
衝撃吸収シート」と異なることとなっていたが，審査官は，この点について触れる
ことなく，本件拒絶理由通知に記載した理由と同じ理由によって，本件出願につき
拒絶査定をした。本件拒絶査定の備考欄には，引用文献３（本訴の周知例１）につ
いての記載はあるが，引用文献２（本訴の引用刊行物）についての記載はない。
オ原告は，本件審判請求に係る請求書において，本件意見書と同様に，引用文
献２（引用刊行物）について，「この引用文献は，・・・踵部における衝撃吸収を
ねらったもので，本願発明のように底全体の衝撃吸収を達成するものではな」いな
どと述べた。
カ審決は，引用刊行物（引用文献２）を主引用例とした上で，本願発明と引用
発明との対比において，「『クッションシート４と接地底２との間であって接地底
２側の踵相当個所』は，『踵部の衝撃吸収シートと接地底との間』に・・・相当す
る。」（３頁１０ないし１３行目）とし，「引用発明の『クッションシート４』は，
上記記載事項（ｄ）によれば，各種の合成樹脂発泡シートやゴムシート等であるこ
とから，本願発明の『衝撃吸収シート』と同様の機能を有することは明らかであり，
これに対応するものといえる。」（同頁１４ないし１７行目）とし，「さらに，引
用発明の『衝撃吸収シート片３』は，その機能及び形状からみて，本願発明の『空
気封入弾性片』と，弾性片の限りで一致する。」（同頁２４ないし２５行目）とし，
本願発明と引用発明との対比をした。
()上記認定の事実によると，以下のとおり，認められる。3
①審査段階においては，引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片３」が
補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当し，補正前発明の「空気封入弾性片」に相
当するものが引用文献４に記載されているとされていた。原告は，本件補正をした
上，引用文献２（引用刊行物）記載の発明が「踵部における衝撃吸収性をねらった
もの」であるとして，引用文献２の「衝撃吸収シート片３」と本願発明の「衝撃吸
収シート」の技術的意義の相違を論じた。
②拒絶査定においては，これに対する応答はなかった。
③審決においては，引用刊行物（引用文献２）の「クッションシート４」が本願
発明の「衝撃吸収シート」に相当するとし，また，引用文献４に代えて引用刊行物
（引用文献２）の「衝撃吸収シート片３」が本願発明の「空気封入弾性片」に相当
するものとしたことが認められる。
したがって，審査段階では，引用文献２（引用刊行物）の「衝撃吸収シート片
３」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当し，補正前発明の「空気封入弾性
片」に相当するものが引用文献４に記載されていると認定していたところ，審決で
は，引用刊行物（引用文献２）の「クッションシート４」，「衝撃吸収シート片
３」がそれぞれ本願発明の「衝撃吸収部材」，「空気封入弾性片」に相当するとし
ているのであって，引用文献２（引用刊行物）から把握される技術内容を変更した
ものである。
このように，引用例としては同一であっても，そこから把握する技術内容を変更
することは，その限りにおいて，本願発明と対比されるべき公知技術の内容を変更
するものであり，出願人である原告には，新たな引用発明を前提として，意見陳述
の機会を与えなければならなかったものというべきであるから，拒絶理由通知を行
うことなくされた審決は，特段の事情がない限り，特許法１５９条２項の準用する
同法５０条の規定に違反するものというべきことになる。
()そこで，審決の上記違法が本件の具体的な事情の下において審決を取り消す4
べき場合に該当するか否かを検討する。
アまず，本件拒絶理由通知における拒絶理由は，前記()アのとおり，「引用2
文献１～４に記載された発明に基づいて容易に発明することができた」ということ
に尽き，本件拒絶査定でも同趣旨であり，「引用文献３に記載された発明に基づき
容易に発明することができた」という趣旨の本件拒絶査定の備考欄の記載は，本件
意見書で示された原告の意見にかんがみて，付加されたものにすぎないから，引用
文献を限定したとはいえず，本件拒絶査定の理由は本件拒絶理由通知に記載された
引用文献を変更したものでも，また，逸脱したものでもないということができる。
イしかしながら，上記()で判示したように，本件拒絶査定においては，引用3
文献２（引用刊行物）について何ら言及することなく，備考欄でも引用文献３（周
知例１）を中心として拒絶すべき理由を説明していることなどをみると，審査段階
では，引用文献２（引用刊行物）を引用文献として掲げながらも，審査官は，引用
文献２（引用刊行物）を実質的には拒絶理由としておらず，このため，引用文献２
（引用刊行物）を主引用例とする審決については，出願人である原告に意見・反論
等の機会が実質上十分に与えられなかったなど，具体的な不利益を生じている疑念
が生じるので，吟味することとする。
本願発明の構成についてみると，本件明細書によれば，本願発明の祭用地下たび
は，底部に衝撃吸収シート，これと接地底との間に空気封入弾性片を介在させ，か
つ，アッパー爪先部にクッション材を装填すること等という簡素なものであり，そ
の材質は，衝撃吸収シートは「ゴムや合成樹脂或いはそれらの発泡材料等」が，空
気封入弾性片は「合成樹脂シート」が，クッション材は「ゴム，合成樹脂又は不織
布等」が用いられるというのであるから，材質等に格別のものが使用されていると
いうわけでもなく，また，発明の効果も，「本発明は以上詳述した如き構成からな
るものであるから，祭用地下たびとして要求される軽快性，軽量性及び外観を維持
しつつ，底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性を十分発揮させ，かつ，爪先部の保護も
同時に可能としたもの」（本件明細書の段落【００１７】）であるところ，拒絶理
由通知に掲記された引用文献１～４も，程度の差こそあれ，いずれも類似した構成
の履物であって，各構成について比較対比するについて，格別の困難があるとは考
えられない。
しかも，原告は，上記認定判示したように，本件意見書（前記()イ）において，1
引用文献２（引用刊行物）に関して意見・反論をしており，また，審判請求書（前
記()エ）においても同様であるほか，本願発明と引用文献２（引用刊行物）との1
比較検討もしており，本件における原告の取消事由２，３に関する主張と比較検討
しても，実質的に必要なところは論じ尽くしているとみることができ，原告に具体
的な不利益が生じていたとは認められない。
のみならず，原告の主張は，本願発明の「衝撃吸収シート」が格別の衝撃吸収機
能を有していることなどを根拠とするものであるが，後に判示するように，原告の
主張する根拠が認められないことから考えても，拒絶理由通知に記載された拒絶理
由と拒絶査定で用いられた拒絶理由とは，基本的に近似した関係にあると認められ
るから，原告の主張は，この点からも失当である。
()以上によれば，審決の上記違法は本件の具体的な事情の下において審決を取5
り消すべき違法はないということができるから，原告主張の取消事由１は理由がな
い。
２取消事由２（相違点の看過）について
原告は，審決が，本願発明と引用発明とが，「アッパーの底部に接地底を取付け
てなるものであって，底部の少なくとも踵から土踏まずにかけて衝撃吸収シートを
介在させると共に，踵部の衝撃吸収シートと接地底との間に弾性片を介在させ，か
つアッパー爪先部の胛被に被せ布を設けた祭用地下たび」である点で一致すると認
定したことについて，いくつかの点で誤りがあると主張する。
()まず，原告は，本願発明の「衝撃吸収シート」は衝撃エネルギーを吸収する1
もので，衝撃を受けると素早く変形し，ゆっくりと元の形に復元することで衝撃を
吸収する特性を有するものであるのに対し，引用発明の「クッションシート」は衝
撃を受けた場合に反発しながら徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形して衝撃力
を分散させていくものであり，その機能が全く異なるものであると主張する。
しかしながら，原告の主張する本願発明の「衝撃吸収シート」がその用語から来
る意義以上にいかなる機能，特性を有するかについては，特許請求の範囲に何の言
及もなく，また，本件明細書の記載を参照しても，「衝撃吸収シート」が，その材
質について「ゴムや合成樹脂或はそれらの発泡材料等」（段落【０００９】）とす
るほかは，衝撃を吸収するという用語から来る機能を有すること以上に，格別の記
載はない。そして，「衝撃吸収シート」なるものが原告の主張するような機能，特
性を有することが自明であるとか，「衝撃吸収」という用語が原告主張のような機
能，特性を意味することを認めるような証拠もない。
なお，甲１８は，平成１８年１０月ころ発行の「三進興産株式会社」という会社
の取り扱う高分子化合物商品のカタログであり，それには原告が主張する表現と類
似する「外圧を受けると素早く変形し，ゆっくりと元の形に復元することで衝撃を
吸収する」などという表現が用いられているが，そのような表現を裏付ける記載に
ついては，「粘弾性高分子化合物」などというほか，格別の記載がなく，「衝撃吸
収」ないし「衝撃吸収シート」との間でどのような物質上，構造上の共通性がある
のか，全く不明であり，そもそも，上記カタログは，本件出願日後に作成されたも
のであるから，本件において公知技術あるいは周知技術を推知する資料とはなり得
ない。
また，甲２８は，平成８年８月発行の化学の専門誌であり，新素材である「衝撃
吸収ゲル」が「運動靴の衝撃吸収部品として採用され，その優れた機能を発揮する
ことができ，市場での地位を得た」（５０５頁左欄１１ないし１３行目）との記載
があるが，上記のとおり，本願発明の「衝撃吸収シート」は，その材質が「ゴムや
合成樹脂或はそれらの発泡材料等」としているのみであって，新素材「衝撃吸収ゲ
ル」を包含することを示唆する記載は見当たらない。
他方，引用発明の「クッションシート４」についても，その明細書（甲５）を見
ても，その配置や大きさ等に関する説明があるほか，その材質について，本願発明
の「衝撃吸収シート」の材質と同様に，「各種の合成樹脂発泡シート，ゴムシート
や不織布シート」（段落【００１０】）とするのみで，その機能について，原告の
主張するような「反発しながら徐々に衝撃を受けた部分が局部的に変形して衝撃力
を分散させていく」ということを裏付け又は示唆するような記載はない。
そうすると，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッションシート」
とは，同様の衝撃吸収機能を有することが認められる。原告の主張は採用すること
はできない。
()原告は，本願発明の「空気封入弾性片」は内部に空気を封入して弾性を有す2
る変形可能なものであるのに対し，引用発明の「衝撃吸収シート片３」は反発する
ことなく素早く変形し，ゆっくり元の形に復元することで衝撃エネルギーを吸収す
るものであるから，両者は明らかに相違すると主張する。
しかしながら，審決は，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収
シート片３」が「弾性片」であるとする限度で一致していると認定し，本願発明の
「空気封入弾性片」が空気が封入されたものであることについては，これを相違点
と認定しているのであるから，審決の認定に原告主張のような誤りはない。
なお，本願発明の空気封入弾性片は，その材質を「合成樹脂シート」としており
（段落【００１３】），引用発明の「衝撃吸収シート片３」は，その材質を「ゴム
系，合成樹脂系或いは繊維系等」としており（段落【００１０】），両者が共通し
て弾性を有することは明らかである。
()そして，原告は，審決が相違点１について「アッパーの底部に介在させる衝3
撃吸収シートについて，本願発明では，底部と略等しい大きさのものであるのに対
して，引用発明では，踵から土踏まずかけての大きさのものである点」で相違する
と認定したことについて，本願発明の「衝撃吸収シート」と引用発明の「クッショ
ンシート」とが同じものであることを前提としているから，誤りであると主張し，
さらに，相違点２については，「弾性片について，本願発明では空気封入弾性片で
あるのに対して，引用発明ではそのような特定がない点」で相違すると認定したこ
とについて，本願発明の「空気封入弾性片」と引用発明の「衝撃吸収シート片」と
が同じものであることを前提としているから，誤りであると主張する。
しかしながら，上記()()に判示したとおりであるから，原告の主張は，その前12
提において誤っており，採用することができない。
３取消事由３（相違点についての判断の誤り）
()原告は，審決が，相違点１について「履物の技術分野において，衝撃吸収シ1
ートを底部と略等しい大きさのものとすることは，・・・従来周知である。そして，
引用刊行物記載の祭用地下足袋においても足裏全体に衝撃吸収性をもたせることは，
他の履物と同様，当然課題となり得るといえる。よって，引用発明に上記周知技術
１を適用し相違点１に係る本願発明の構成とすることは当業者にとって容易に想到
し得たことである。」と認定判断したことについて，本願発明の「衝撃吸収シー
ト」は，原告の上記主張のとおりのものであるから，周知技術１を参酌したとして
も，「衝撃吸収シートを底部と略等しい大きさのものとすることは・・・従来周知
である」とはいえず，しかも，本願発明の「衝撃吸収シート」が引用発明の「クッ
ションシート」とは異なる機能を有するものである以上，引用発明に周知技術１を
適用しても，単にクッションシートが底部と略等しい大きさに設定されるだけにす
ぎないから，相違点１に係る本願発明の構成に，当業者が容易に想到し得るもので
はないと主張する。
しかしながら，原告の上記主張は，本願発明の「衝撃吸収シート」が引用発明の
「クッションシート」とは異なる機能，特性を有することを前提とするものであり，
前提において誤っており，採用することはできない。
()原告は，審決が，相違点２について「履物の技術分野において，踵部分に配2
設する弾性片として空気封入弾性片を用いることは・・・従来周知である。・・・
また，引用発明の衝撃吸収シート片３として空気封入弾性片を採用することを阻害
する特段の事情も見当たらない。よって，引用発明に上記周知技術２を適用し相違
点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が必要に応じて適宜なし得る程度
の事項にすぎない。」と認定判断したことの誤りを主張する。
まず，原告は，引用発明の「衝撃吸収シート片」に周知技術２を適用することが
想到容易ではないと指摘するが，周知技術２は，引用発明と同じように，運動性を
重視した靴のクッションに関するものであり，周知技術２を想起することも，これ
を引用発明に適用することも適宜なし得る程度の事項にすぎない。
また，原告は，仮に適用することができたとしても，それは，クッションシート
の下に，同じようなクッションシートを重層構造に配設したものとなるにすぎず，
本願発明のように衝撃を吸収する衝撃吸収シートと弾性を有する空気封入弾性片と
の積層構造とはならないから，「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性」の発揮という
本願発明の有する効果を発揮することができないと主張するが，上記判示に照らせ
ば，本願発明の構成によって「底部の衝撃吸収性及び踵の弾力性」が発揮されると
いう顕著な作用効果があるという原告の主張がそもそも認められないから，原告の
主張は採用することができない。仮に，本願発明に原告の主張するような作用効果
があるいうのであれば，引用発明に周知技術２を適用したものも同じような構成を
有するということになり，原告の主張は失当である。
()原告は，審決が，相違点３について「地下足袋の技術分野において，アッパ3
ー爪先部にクッション材を設けることは従来周知であり，また，その具体的な設置
個所についても様々なタイプがすでに知られている」とし，「本願発明において，
クッション材の装填箇所をアッパー爪先部の胛被と被せ布との間と限定することに
格別の技術的意義は認められないから，結局のところ，引用発明において，上記の
周知技術３に接した当業者が，相違点３に係る本願発明の構成とすることに格別の
困難性はないというべきである。」と認定判断したことについて，誤りであるとし
て，原告は，本願発明のクッション材と審決が挙げた周知例に係る緩衝シート，弾
性材又はクッション材とは，機能が相違するとして，引用発明に周知技術３を適用
しても，相違点３に係る本願発明になることはないと主張する。
審決が用いた周知技術３が記載された引用文献１（本訴甲４。特開平８－２１４
９０２号公報）には，地下たびの爪先の防護強化を目的として，爪先部の防護体と
していくつかのタイプのものが従来例としてあり，また，これを設置する場所方法
も様々であり得ることが開示されているのであって，そうであってみれば，地下た
びの分野において，爪先を様々な方法によって保護するものを付加配設することは，
周知の技術課題であり，引用発明に周知技術３を適用することは通常の創意工夫の
範囲に属することであると認められる。原告の上記主張は，採用することができな
い。
４取消事由４（作用効果についての判断の誤り）について
原告は，本願発明の作用効果について，本願発明と引用発明との構成が異なり，
しかも，引用発明及び周知技術から容易に想到し得るものでもないから，作用効果
についての審決の判断は誤りであると主張する。
しかしながら，以上判示から明らかなとおり，本願発明は引用発明及び周知技術
から容易に想到し得るものであり，また，本願発明の作用効果は，引用発明及び周
知技術から予想される程度のものと認められる。したがって，原告の上記主張も採
用することができない。
５以上のとおりであるから，原告の主張する審決取消事由はいずれも理由がな
く，原告の請求は棄却を免れない。
なお，本件は，平成１９年９月２６日の口頭弁論期日において弁論を終結した際，
裁判所から当事者双方に対し，同期日に行われた主張（説明）を補充したいと考え
るときは，終結後に準備書面等を提出することができることを告知してあったとこ
ろ，双方から準備書面等が提出されている。当裁判所は，提出にかかる準備書面等
の内容を検討し，かつ，判決するについてこれらを参酌したが，弁論を再開するま
でもないと判断したものである。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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