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平成１５年（行ケ）第６５号　審決取消請求事件（平成１５年８月２５日口頭弁論
終結）
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　未来工業株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　樋　口　武　尚
被　　　　　　告　　　日動電工株式会社
訴訟代理人弁護士　　　上　原　健　嗣
同　　　　　　　　　　上　原　理　子
同　　　　弁理士　　　鈴　江　正　二
同　　　　　　　　　　木　村　俊　之
　　　　　　　同　　　　　　　　　　鈴　江　孝　一
　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　特許庁が無効２００２－３５２４４号事件について平成１５年１月２２
　　日にした審決を取り消す。　
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は，名称を「コンクリート埋設物」とする特許第２５６７８０７号
発明（以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，
昭和５９年１月１７日に出願された特願昭５９－６８３３号（以下「親出願」とい
う。）の特許出願の一部を平成元年１１月２４日に特願平１－３０６２１８号（以
下「子出願」という。）として分割し，さらに，子出願の一部を平成５年１０月２
９日に特願平５－２７１６１０号として分割した特許出願（以下「本件特許出願」
といい，「孫出願」ともいう。）に係り，平成８年１０月３日に設定登録されたも
のである。
　本件特許については，平成１２年１０月３０日に被告から請求された無
効審判（無効２０００－３５５９８号事件，以下「第１次無効審判」という。）に
おいて，平成１３年２月５日付けで発明の詳細な説明の記載及び図面につき訂正請
求がされた後，同年８月３１日に「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たな
い。」との審決（以下「第１次審決」という。）がされ，同審決は確定した。
　被告は，平成１４年６月１１日，原告を被請求人として，本件特許につ
いて無効審判の請求をし，特許庁は，同請求を無効２００２－３５２４４号事件
（以下「本件無効審判」という。）として審理した上，平成１５年１月２２日に
「特許第２５６７８０７号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」と
の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年２月３日，原告に送
達された。
　２　平成７年７月１０日付け手続補正書により補正された本件特許出願の願
書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載
【請求項１】手による三次元方向に自在に折り曲げが可能で，かつ曲げら
れた状態で型枠に埋設物本体の開口部を押圧できる突張り強度を有し，コンクリー
ト壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持部材の各々を，鉄筋に対し埋
設物本体を任意の位置に設置するのに十分な長さの自由端を残して，埋設物本体の
外方に突出するように埋設物本体の開口部の反対側に，線状又は複数の点状に固着
して成ることを特徴とするコンクリート埋設物。
【請求項２】埋設物本体がボックスであり，手による三次元方向に自在に
折り曲げが可能で，かつ曲げられた状態で型枠にボックスの開口部を押圧できる突
張り強度を有し，コンクリート壁の支骨をなす鉄筋に架設される線状の複数の支持
部材の各々を，鉄筋に対しボックスを任意の位置に設置するのに十分な長さの自由
端を残して，ボックスの外方に突出するようにボックスの底壁に切り起こされた複
数の突起でかしめて固着して成ることを特徴とする請求項１記載のコンクリート埋
設物。
　　　　（以下，請求項１，２に係る発明を「本件発明１，２」という。）
　３　本件審決の理由
　　　本件審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，(1)　子出願に係る発明
は，平成５年１０月２９日付け手続補正書による補正により，親出願の願書に最初
に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範
囲内でないものとなり，子出願が親出願から適法に分割されたものではないことと
なって，子出願の出願日は，現実に出願された平成元年１１月２４日となるべきと
ころ，上記補正は，同時に，親出願の当初明細書等の要旨を変更するものであるか
ら，特許法４０条（平成６年法律第１１６号による改正前のもの。以下「特許法旧
４０条」という。）により，子出願の出願日は，上記手続補正書の提出日である平
成５年１０月２９日とみなされる，(2)　子出願については，平成８年９月１９日，
上記補正後の特許請求の範囲の請求項１，２に記載された発明につき特許第２５６
２６９８号として登録がされた後，被告から請求された無効審判（無効２０００－
３５６１０号事件）において，平成１３年８月３１日，子出願に係る分割の不適法
を前提として，上記各発明が特許法２９条２項に該当するとしてその発明に係る特
許を無効とする旨の審決（以下「子出願に係る無効審決」という。）がされ，同審
決は確定したので，子出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はなくなっ
た，(3)　一方，本件特許出願は，子出願から適法に分割されたものであり，その出
願日は，子出願の出願日と同じ平成５年１０月２９日となる，とした上，本件発明
１，２は，親出願の当初明細書等の公開特許公報である特開昭６０－１５２７４７
号公報に記載された発明であるから，本件特許は，特許法２９条１項３号の規定に
違反してされたものであって，同法１２３条１項２号に該当し，無効にすべきもの
であるとした。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　本件審決は，子出願に係る分割不適法の効果は孫出願である本件特許出
願には及ばないのに，これが及ぶとして，本件特許出願の出願日が親出願の出願日
まで遡及することを否定し，もって分割要件の判断を誤り（取消事由１），また，
本件無効審判は，第１次無効審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判請求と
して，特許法１６７条所定の一事不再理に該当する（取消事由２）から，違法とし
て取り消されるべきである。
　１　取消事由１（分割要件の判断の誤り）
　　　子出願は，適法に分割出願されて登録をすべきことが確定した後に，特
許法旧４０条の規定により，出願日が手続補正書提出日と擬制されたものであり，
分割の不適法が問われたものではないから，適法に分割されて確定した他の権利で
ある孫出願には分割不適法の効果は及ばないのに，本件審決は，これが及ぶとし
て，孫出願に当たる本件特許出願の出願日が子出願の出願日と同日になるとしたも
のであって，分割要件の判断の誤りがある。すなわち，子出願の出願日は，特許法
旧４０条の規定により，平成５年１０月２９日付け手続補正書が提出された日に確
定されたものの，同手続補正書が提出されるまで適法に手続がされたものであるか
ら，それより前の同年３月１９日付け手続補正書に記載の実体的分割要件で，分割
の時期的制限から同年１０月２９日に適法に分割出願された権利にまで，分割不適
法の効果が及ぶものではない。特許法旧４０条の規定は，子出願に係る特許権の設
定登録後に，その成立過程の手続補正書に要旨変更が存在した場合に適用されるも
のであり，特許庁に係属されている間に適法に分割されたと認定された他の確定し
た権利にまで，拡大して適用すべき根拠はない。同年１０月２９日に分割した孫出
願は，特許法４４条１項（平成６年法律第１１６号による改正前のもの。以下「特
許法旧４４条１項」という。）所定の「願書に添付した明細書又は図面について補
正をすることができる時又は期間内」という時期的制限を受けて，平成５年３月１
９日付け手続補正書の内容を基に分割出願した他の権利であり，孫出願が子出願か
ら適法に分割されていることは，本件審決も認定するところである。本件特許出願
に適用される昭和５８年５月特許庁作成に係る審査基準においても，原出願が取り
下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願は適法であり，ただ，原出
願が取り下げられ，放棄され又は無効とされた場合に，これらの行為がされた時点
での原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一であるときには，分割出願は
適法でないものとするとされており，子出願に係る権利が確定した後に無効になっ
たからといって，孫出願までが無効になるものではないことは，特許庁における運
用である。
　　　そうすると，子出願に係る無効審決が確定しても，それは子出願に係る
当該特許権にのみ適用され，これが初めから存在しなかったとみなされるだけであ
って，子出願の事実自体がなくなるものではなく，子出願の一部を分割した孫出願
（本件特許出願）の出願日は，親出願の出願日まで遡及するものというべきであ
る。したがって，本件審決は，分割要件の判断を誤ったものであり，本件特許には
分割不適法を前提とする無効理由は存在しない。
　２　取消事由２（一事不再理の違反）
　　　被告は，第１次無効審判においても，本件特許出願は適法な分割出願で
はない旨主張していたところ，第１次審決は，子出願から孫出願への分割は適法で
あると認めており，本件審決も，同様に，子出願から孫出願への分割は適法である
と認めているから，その事実関係からすれば，本件審決は，第１次審決と結論が同
じになるべきものである。特に，被告（請求人）は，特許法旧４０条により要旨変
更と認定された平成５年１０月２９日付け手続補正書の存在で，それより前の実体
的分割要件を満たすものまで分割不適法の効果が及ぶという論拠を何ら示していな
い。また，本件特許に関しては，上記第２の１のとおり，昭和５９年１月１７日に
出願された親出願の特許出願の一部を平成元年１１月２４日に子出願として分割
し、子出願の一部を平成５年１０月２９日に孫出願として分割して本件特許出願と
したほか、孫出願の一部を平成７年７月１０日に特願平７－１７３５５２号（以下
「曾孫出願」という。）として分割し、さらに，曾孫出願の一部を平成８年４月８
日に特願平８－８５１０７号（以下「玄孫出願」という。）として分割した経緯が
ある。したがって，孫出願に係る第１次無効審判において，被告(請求人)から分割
不適法の主張があれば，子出願に係る無効審判請求事件と同一の審判体としては，
職権で，親出願，子出願，孫出願，曾孫出願及び玄孫出願の分割の適否を検討する
ことは当然のことであり，かつ，被告(請求人)の分割不適法の主張は，上記のとお
り，その論拠が示されていないものであるから，本件無効審判は，第１次無効審判
と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判請求として，特許法１６７条所定の一事
不再理に該当する。
第４　被告の反論
　　　本件審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
　１　取消事由１（分割要件の判断の誤り）について　
　　　特許法４４条２項本文は，特許出願の分割出願が同条１項の分割要件を
満たしている場合には，その効果として，分割に係る新たな特許出願はもとの特許
出願の時にしたものとみなすと規定しているが，これは，特許出願の分割制度が，
特許出願人に対し，二以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許
として出願する機会を与え，この新たな特許出願が分割出願として分割要件を具備
して適法となる場合には，分割出願に出願日遡及の効果を与えたものである。ま
た，原出願も分割出願であって，分割要件を満たして分割が適法に行われた場合に
は，原出願も原々出願の出願日まで遡及する利益を享受する結果，最後の分割出願
が親出願の出願日に遡って出願したものとみなされるのであって，最後の分割出願
の出願日が原出願と無関係に当然に親出願の出願日まで遡及するものではない。い
ずれかの分割の段階で，分割要件を満たすことができず，不適法な分割が行われた
場合には，その段階で出願日の遡及が切断され，分割出願された特許の出願日が親
出願の出願日まで遡及するという利益を享受することができなくなるのであり，こ
のように不適法に分割された特許出願を保護する必要はない。さらに，原出願の内
容と分割出願の内容とは相互に関連性を有するものであり，特許出願の明細書又は
図面について適法な補正がされた場合には，出願当初に遡及して補正後の内容であ
るとみなされるのであるから，補正によって分割要件を充足しなくなるなど，分割
要件の適法性がそれぞれの出願についての補正の内容いかんによって影響を受ける
のは当然である。本件のように，親出願，子出願，孫出願，曾孫出願，玄孫出願と
順次分割がされた場合において，子出願から孫出願への分割が分割要件を充足して
いたとしても，子出願についての補正の有無，内容いかんにより，親出願から子出
願への分割が分割要件を具備するか否かの帰すうが変動し，そのために子出願の出
願日が変動し，さらに，孫出願の出願日が変動するような事態が生ずることもやむ
を得ないものである。
　　　したがって，子出願から孫出願の分割と同時にされた子出願についての
補正が親出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものではない以上，子出
願が親出願に対して不適法な分割であることは明らかであり，子出願の出願日は，
親出願の出願日である昭和５９年１月１７日には遡及せず，手続補正書が提出され
た平成５年１０月２９日であるとし，孫出願に係る本件特許の出願日も，同日まで
しか遡及しないとした本件審決の判断に誤りはない。
　２　取消事由２（一事不再理の違反）について
　　　第１次無効審判と本件無効審判は，いずれも分割不適法を無効理由とし
て主張しているものではあるが，その理由とするところは全く異にしている。すな
わち，①子出願に係る特許（特許第２５６２６９８号），②孫出願に係る本件特許
（特許第２５６７８０７号），③玄孫出願に係る特許（特許第２８３８５１１号）
について，３件の無効審判請求事件が特許庁に係属し，平成１３年８月３日に，①
については無効審決が，②及び③については無効不成立の審決がされた。①の無効
審決は，子出願への分割が分割要件を満たしていないことを理由として，子出願が
分割不適法により出願日の遡及が切断される結果，子出願に係る特許が特許法２９
条２項に違反するとしたものであり，原告（被請求人）から審決取消訴訟の提起が
なく，上記無効審決が確定し，子出願に係る特許権は遡及的に消滅した。一方，②
の無効審判（第１次無効審判）及び③の無効審判においては，被告（請求人）にお
いて，孫出願及び玄孫出願に係る発明のそれぞれが親出願の当初明細書等に記載し
た事項の範囲内のものでないことを理由として孫出願に分割要件違反があることは
主張していたものの，子出願についての補正の点に関する分割不適法事由は主張し
ておらず，審決も，その点の判断はしていない。同一審判体としては，②及び③の
無効審判請求事件において，請求人（被告）が主張していない当該分割不適法事由
を進んで職権で取り上げて判断することも可能ではあったが，①の無効審判におい
て無効と認定した子出願に係る特許については，原告が，当時，その無効審決に対
して審決取消訴訟を提起した上で，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判の
請求をし，子出願の明細書を訂正することによって特許が無効となることを回避す
る余地があり，このような場合には，②及び③の無効審判請求事件において，請求
人（被告）が上記無効事由を主張していないにもかかわらず，進んでこれを職権で
取り上げ，このことを理由に孫出願及び玄孫出願に係る各特許の無効審決をするこ
とは差し控えるのが相当であると判断したものと推測され，このような措置はやむ
を得なかったものということができる。
　　　原告は，特許庁は，分割不適法の主張があれば職権で親出願，子出願，
孫出願，曾孫出願及び玄孫出願の分割の適否を検討することは当然であり，上記審
決において子出願にかかる特許は無効としたが，孫出願及び玄孫出願の分割出願を
適法としたことからも，孫出願に係る本件特許が適法に分割されたものであること
が裏付けられる旨主張する。しかしながら，孫出願に係る本件特許についての第１
次審決は，被告（請求人）の主張した無効理由に基づく審判請求は成り立たないと
するだけであって，本件特許が他に何らの不適法事由もないことまで確定するもの
ではない。無効審判においては，原則として，無効理由として主張された事項のみ
を取り上げて判断するにすぎず，それ以外の無効理由の有無を職権で取り上げて検
討するものではない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（分割要件の判断の誤り）について
　　(1)　上記第２の１の当事者間に争いのない事実と証拠（甲１～４，９～１
７）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の分割出願等に関する経緯について，以
下の事実が認められる。
　　　ア　原告は，昭和５９年１月１７日，名称を「コンクリート埋設物の架
設具および架設具を有するコンクリート埋設物」とする発明について，親出願とし
て特許出願（特願昭５９－６８３３号，甲９）をし，拒絶理由通知を受け，平成元
年１１月２４日，手続補正書を提出するとともに，親出願の一部を分割した子出願
として，発明の名称を「コンクリート埋設物」とする特許出願（特願平１－３０６
２１８号）をし，平成５年７月２８日，親出願に係る特許権の設定登録がされた。
イ　子出願については，原告は，拒絶理由通知を受け，平成５年３月１
９日付け手続補正書（甲１６）により特許請求の範囲の補正をしたが，拒絶査定を
経て，これに対する不服審判の請求をし，同年１０月２９日付けで，手続補正書
（甲１７）を提出するとともに，子出願の一部を分割した孫出願として，発明の名
称を「コンクリート埋設物」とする本件特許出願（特願平５－２７１６１０号，甲
１１）をした。同年１０月２９日付け手続補正書は，子出願の発明の名称を「コン
クリート埋設物の固定方法及び埋設方法」とし，特許請求の範囲の記載中の「線状
の支持部材」との構成を「支持部材」と補正するものであって，これにより，子出
願に係る特許請求の範囲の「支持部材」は「線状」でないものも含むこととなった
が，そのような事項は，親出願の当初明細書等に記載はなく，子出願の当初明細書
等にも記載がない。
ウ　子出願は，平成８年６月１７日，原査定取消，特許査定の審決がさ
れ，同年９月１９日，上記平成５年１０月２９日付け補正の内容により特許権（特
許２５６２６９８号）の設定登録がされた。孫出願については，原告は，拒絶理由
通知を受け，平成７年７月１０日付け手続補正書による補正をするとともに，孫出
願の一部を分割した曾孫出願として，特許出願（特願平７－１７３５５２号）をし
た。上記補正後の孫出願について，原告は，拒絶査定を受け，これに対する不服審
判の請求をし，平成８年６月２７日，原査定取消，特許査定の審決がされ，同年１
０月３日，その特許権（特許第２５６７８０７号）の設定登録がされた。孫出願に
係る分割出願時の明細書の特許請求の範囲の請求項１，２項は，分割直前の子出願
の明細書，すなわち，上記平成５年１０月２９日付け手続補正書（甲１７）による
補正前の子出願の明細書の特許請求の範囲の請求項１，２項の記載と全く同一であ
り，発明の詳細な説明及び図面も実質的に同一であった。原告は，曾孫出願につい
ては，平成８年４月８日，曾孫出願の一部を分割した玄孫出願として，発明の名称
を「コンクリート埋設物」とする特許出願（特願平８－８５１０７号）をし，平成
１０年１０月１６日，玄孫出願に係る特許権（特許２８３８５１１号）の設定登録
がされた。
エ　被告は，平成１２年中に，原告を被請求人として，子出願に係る特
許，孫出願に係る本件特許及び玄孫出願に係る特許について無効審判の請求をし，
それぞれ無効２０００－３５６１０号事件，無効２０００－３５５９８号事件（第
１次無効審判）及び無効２０００－３５６０４号事件として特許庁に係属した。特
許庁は，平成１３年８月３１日，同一審判体により，子出願に係る無効審判につい
ては，子出願に係る特許を無効とする審決を，孫出願に係る本件特許及び玄孫出願
に係る特許の無効審判については，いずれも無効不成立の審決（第１次審決，甲１
２）をした。被告は，本件特許の無効不成立審決について審決取消訴訟（当庁平成
１３年（行ケ）第４５２号事件）を提起したが，平成１４年８月３１日，訴えを取
り下げた。
オ　子出願に係る無効審決については，原告（被請求人）から審決取消
訴訟の提起がなく確定し，子出願に係る特許権は，初めから存在しなかったものと
みなされた。一方，被告は，平成１４年中に，孫出願に係る本件特許及び玄孫出願
に係る特許について，再度，無効審判の請求をし，それぞれ無効２００２－３５２
４４号事件（本件無効審判）及び無効２００２－３５２４５号事件として特許庁に
係属した。特許庁は，平成１５年１月２２日，孫出願に係る本件特許及び玄孫出願
に係る特許を無効とする審決（本件審決）をした。
(2)　特許出願の分割について定めた特許法旧４４条１項は，「特許出願人
は，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内
に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願
とすることができる」と規定していたから，分割出願が適法であるための実体的な
要件としては，もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこ
と，新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部
であることが必要である。さらに，分割出願が原出願の時にしたものとみなされる
という効果を有する（同法４４条２項本文）ことからすれば，新たな出願に係る発
明は，分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されているだけでは足りず，
もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要すると解され
る。また，分割出願として孫出願が可能か否かについての明文の規定はないが，
「二以上の発明を包含する特許出願」（親出願）に対して分割要件を満たす「新た
な特許出願」（子出願）をし，さらに，「二以上の発明を包含する特許出願」（子
出願）に対して分割要件を満たす「新たな特許出願」（孫出願）をすることを妨げ
る理由はないから，子出願及び孫出願の両者が分割要件を満たす場合には，孫出願
の出願日を親出願の出願日に遡及させることを定めていたものと解するのが相当で
ある。したがって，孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するためには，子出
願が親出願に対し分割の要件を満たし，孫出願が子出願に対し分割の要件を満た
し，かつ，孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のも
のであることを要するというべきである。
　　本件において，本件特許出願（孫出願）は，親出願からの分割出願で
ある子出願を更に分割出願したものであるから，孫出願（本件特許出願）及び子出
願の各分割出願がそれぞれ特許法旧４４条１項の分割要件を満たし，かつ，本件発
明１，２が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には，
本件発明１，２の出願日は，親出願の出願日まで遡及することになる。しかしなが
ら，子出願に係る発明は，平成５年１０月２９日付け手続補正書（甲１７）により
補正され，親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととな
り，いったん特許権の設定登録がされた後，当該補正がされた発明のまま，その無
効審決が確定し，子出願に係る特許権は，初めから存在しなかったものとみなされ
た。したがって，当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく，子出願に
係る発明は，親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととな
ったから，子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうする
と，孫出願の分割の適否を検討するまでもなく，孫出願である本件特許出願の出願
日が親出願の出願日まで遡及する余地はないというべきである。
(3)　原告は，子出願は，適法に分割出願されて登録をすべきことが確定し
た後に，特許法旧４０条の規定により，出願日が手続補正書提出日と擬制されたも
のであり，分割の不適法が問われたものではないから，適法に分割されて確定した
他の権利である孫出願には分割不適法の効果は及ばない，すなわち，子出願の出願
日は，特許法旧４０条の規定により，平成５年１０月２９日付け手続補正書（甲１
７）が提出された日に確定されたものの，同手続補正書が提出されるまで適法に手
続がされたものであるから，それより前の同年３月１９日付け手続補正書（甲１
６）に記載の実体的分割要件で，分割の時期的制限から同年１０月２９日に適法に
分割出願された権利にまで，分割不適法の効果が及ぶものではないと主張する。
　　しかしながら，親出願，子出願及び孫出願は，それぞれ別個の出願手
続であり，特許要件の具備の有無は別個独立に審査されるものであっても，孫出願
の出願日の遡及の利益の享受は，飽くまで子出願の出願日の利益の享受であって，
子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり，
孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に親出
願の出願日まで遡及するものではない。子出願に係る発明は，平成５年１０月２９
日付け手続補正書（甲１７）により補正されたが，親出願の当初明細書等に記載さ
れた事項の範囲内のものでないこととなったから，上記補正は，本来，不適法なも
のとして却下されるべきものであったが，却下されることなく，当該補正がされた
発明のまま，いったん特許権の設定登録がされた後，その無効審決が確定し，子出
願に係る特許権が初めから存在しなかったものとみなされたことは上記のとおりで
あって，子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われたものでないことは明ら
かである。
(4)　原告は，子出願は，適法に分割出願されて登録をすべきことが確定し
た後に，特許法旧４０条の規定により，出願日が手続補正書提出日と擬制されたと
主張するが，同規定の適用は，上記補正後の子出願に係る発明が，子出願の当初明
細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから，出願日が補正書提
出の日である平成５年１０月２９日とみなされることをいうためであって，このこ
とと，子出願が親出願に対して分割の要件を満たさないこととは別異の事項であ
る。
　　原告は，また，孫出願は，特許法旧４４条１項所定の「願書に添付し
た明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内」という時期的制
限を受けて，同年３月１９日付け手続補正書の内容を基に分割出願した他の権利で
あり，孫出願が子出願から適法に分割されていることは，本件審決も認定するとこ
ろであると主張するが，特許法４４条２項本文に，「前項の場合は，新たな特許出
願は，もとの特許出願の時にしたものとみなす」と規定されているように，分割出
願による遡及の利益の享受は，出願日が，「もとの特許出願」の出願日に遡及する
というものであり，孫出願を「新たな特許出願」とすると，「もとの特許出願」と
は子出願であるから，孫出願は，適法に分割された場合であっても，子出願の出願
日に遡及するにすぎない。
　　(5)　原告は，さらに，本件特許出願に適用される昭和５８年５月特許庁作
成に係る審査基準においても，原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出
願された分割出願は適法であり，ただ，原出願が取り下げられ，放棄され又は無効
とされた場合に，これらの行為がされた時点での原出願に係る発明と分割出願に係
る発明とが同一であるときには，分割出願は適法でないものとするとされており，
子出願に係る権利が確定した後に無効になったからといって，孫出願までが無効に
なるものではないことは，特許庁における運用であると主張する。しかしながら，
子出願は，上記のとおり，特許法旧４０条により，手続補正書の提出日が出願日と
みなされたものであって，子出願が取り下げられ，又は放棄されたとみなされたも
のではないし，子出願が無効になったから孫出願が無効であるとの判断をしている
ものでもないことは明らかである。原告の上記主張は，本件審決を正解しないでこ
れを論難するものにすぎず，採用の限りではない。
(6)　以上のとおりであるから，原告の取消事由１の主張は採用することが
できない。
　２　取消事由２（一事不再理の違反）について
　　(1)　原告は，本件無効審判が，第１次無効審判と同一の事実及び同一の証
拠に基づく審判請求として，特許法１６７条所定の一事不再理に該当すると主張
し，その前提として，被告が，第１次無効審判においても，本件特許出願は適法な
分割出願ではない旨主張していたという。しかしながら，第１次無効審判と本件無
効審判は，いずれも分割不適法事由を主張しているものではあるが，その理由とす
るところは両者で全く異なり，孫出願及び玄孫出願に係る第１次無効審判では，孫
出願及び玄孫出願に係る発明のそれぞれが親出願の当初明細書等に記載した事項の
範囲内のものでないことを理由として分割要件違反があることは主張していたもの
の，本件無効審判におけるような，子出願についての補正により生じた分割不適法
事由は主張しておらず，第１次審決においても，その点の判断はされていない。し
たがって，原告の上記主張は，前提において失当である。
　　(2)　原告は，孫出願に係る第１次無効審判においては，被告(請求人)から
分割不適法の主張があれば，同一審判体としては，職権で，親出願，子出願，孫出
願，曾孫出願及び玄孫出願の分割の適否を検討することは当然のことであると主張
する。しかしながら，孫出願に係る本件特許及び玄孫出願に係る特許についての無
効不成立の審決（第１次審決）は，被告の主張した無効理由に基づく審判請求は成
り立たないとするだけであって，更に進んで，上記各特許が他に何らの不適法事由
もないこと，適法に分割されていることまでも確定するものではない。また，孫出
願に係る第１次審決は，子出願に係る無効審決と同日にされたものであり，この時
点では，審決取消訴訟の提起により上記無効審決が取り消される可能性，若しく
は，訂正審判の請求により子出願の分割不適法事由が解消される可能性も残されて
いたのであるから，第１次審決が，子出願に係る無効審判請求事件と同一の審判体
のしたものであっても，補正に伴う子出願の分割不適法についての判断を示さなか
ったことをとらえて，違法，不当な措置であるということはできない。
　　(3)　そうすると，原告の取消事由２の主張も理由がない。
　３　以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審
　決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり
　判決する。
　　　　　東京高等裁判所第１３民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　篠　　原　　勝　　美
　　　　裁判官　岡　　本　　　　　岳
　　　　裁判官　早　　田　　尚　　貴

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