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平成１１年(行ケ)第１６５号特許異議決定取消請求事件
平成１２年１０月１０日口頭弁論終結
判決
原告兼脱退原告承継人　　　【Ａ】
訴訟代理人弁護士　　　　　武　田　峯　生
脱退原告　　　　　　　　　アドバンストエレクトロニクス株式会社
代表者代表取締役　　　　　【Ｂ】
被　　　　　　　　告　　　特許庁長官【Ｃ】
指定代理人　　　　　　　【Ｄ】
同　　　　　　　【Ｅ】
同　【Ｆ】
主文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
　被告が平成１０年異議第７２３５４号事件について平成１１年３月２６日に
した決定を取消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経過
　原告ら（脱退原告を含む。以下同じ）は、発明の名称を「ディスク」とする
登録第２６７６０３０号発明（昭和６０年６月１４日出願、平成９年７月２５日設
定登録。以下「本件発明」という。）の特許権者であった。
　特許庁は、訴外【Ｇ】他６名から、上記特許について特許異議の申立てを受
け、これを平成１０年異議第７２３５４号事件としてその審理を始めた。原告ら
は、平成１０年８月６日付けの取消理由通知を受けたので、同年１０月８日、特許
異議意見書及び訂正請求書（以下、この訂正を「本件訂正」という。）を提出し、
その後更に同年１２月３日付けで訂正拒絶理由通知を受けたので、原告らは、更
に、平成１１年２月１５日、特許異議意見書及び手続補正書（以下、この補正を
「本件補正」という。）を提出した。特許庁は、上記事件について審理をした結
果、同年３月２６日、「特許第２６７６０３０号の特許を取り消す。」との決定を
し、平成１１年５月１２日、その謄本を原告らに送達した。
　その後、脱退原告は、上記特許権の持分の全部を、平成１２年５月２４日付
けで原告に譲渡し、同年６月８日付けで持分移転の登記がなされた。
２　特許請求の範囲
(1)　設定登録時の特許請求の範囲１ないし３の項（以下、順に「登録時発明
１」、「登録時発明２」、「登録時発明３」といい、これらを「登録時発明」と総
称することがある。）
「１．ディジタル情報を記憶し、情報処理装置のディスクドライブ装置に着
脱可能なディスクであって、
少なくとも、第１の記憶領域と第２の記憶領域と第３の記憶領域とを有
し、
前記第１の記憶領域は前記情報処理装置が初期に読み出す位置に配置さ
れ、前記第２の記憶領域から前記情報処理装置へ次に実行されるプログラムを読み
出すためのブーツストラッププログラムが記憶されており、
前記第２の記憶領域は前記ブーツストラッププログラムにより読み出され
る位置に配置され、前記情報処理装置を動作させて前記第３の記憶領域に格納され
たアプリケーションプログラムを実行するために、使用に先だって前記第３の記憶
領域に格納された複数のアプリケーションプログラムを選択可能に表示し、選択指
示に従って選択されたアプリケーションプログラムを読み出して実行するシステム
プログラムが記憶されており、
前記第３の記憶領域は前記システムプログラムの管理下で読み出される位
置にあって、前記複数のアプリケーションプログラムが前記システムプログラムに
より選択読み出しが可能に配置されていることを特徴とするディスク。
２．更に、第４の記憶領域を有し、前記アプリケーションプログラムに使
用される各種情報が読み出し可能に配置されていることを特徴とする特許請求の範
囲第１項記載のディスク。
３．前記着脱可能なディスクは光ディスクであることを特徴とする特許請
求の範囲第１項又は第２項記載のディスク。」
(2)　訂正請求に係る特許請求の範囲(1)ないし(3)の項（以下、順に「訂正発明
１」、「訂正発明２」、「訂正発明３」といい、これらを「訂正発明」と総称する
ことがある。）
「(1)ディジタル情報を記憶し、情報処理装置のディスクドライブ装置に着脱
可能なディスクであって、
　少なくとも、第１の記憶領域と第２の記憶領域と第３の記憶領域とを有
し、
　前記第１の記憶領域は前記情報処理装置が初期に読み出す位置に配置さ
れ、前記第２の記憶領域から前記情報処理装置へ次に実行されるプログラムを読み
出すためのブーツストラッププログラムが記憶されており、
　前記第２の記憶領域は前記ブーツストラッププログラムにより読み出さ
れる位置に配置され、前記情報処理装置を動作させて前記第３の記憶領域に格納さ
れたアプリケーションプログラムを実行するために、使用に先だって前記第３の記
憶領域に格納された複数の選択すべきアプリケーションプログラムをオペレータに
よるリクエスト無しに選択可能に表示し、オペレータの選択指示に従って選択され
たアプリケーションプログラムを前記第３の記憶領域から読み出して実行するシス
テムプログラムが記憶されており、
　前記第３の記憶領域は前記システムプログラムの管理下で読み出される
位置にあって、前記複数の選択すべきアプリケーションプログラムが前記システム
プログラムにより選択読み出しが可能に配置されていることを特徴とするディス
ク。
(2)更に、第４の記憶領域を有し、前記アプリケーションプログラムに使用
される各種情報が読み出し可能に配置されていることを特徴とする特許請求の範囲
第１項記載のディスク。
(3)前記着脱可能なディスクは光ディスクであることを特徴とする特許請求
の範囲第１項又は第２項記載のディスク。」
(3)　本件補正に係る特許請求の範囲（以下「補正後発明」という。）
「デジタル情報を記憶し、情報処理装置の光ディスクドライブ装置に着脱
可能でＣＤブーツを実現する一枚の光ディスクであって、
　少なくとも、第１の記憶領域と第２の記憶領域と第３の記憶領域と第４
の記憶領域とを有し、
　前記第1の記憶領域は前記情報処理装置が初期に読み出す位置に配置さ
れ、前記第２の記憶領域から前記情報処理装置へ次に実行されるプログラムを読み
出すためのブーツストラッププログラムが記憶されており、
　前記第２の記憶領域は前記ブーツストラッププログラムが読み出す位置
に配置され、前記情報処理装置を動作させて前記第３の記憶領域に格納されたアプ
リケーションプログラムを実行するためのシステムプログラムであって、使用に先
立って前記第３の記憶領域に格納された、選択時に該システムプログラムが実行し
なければならない予め固定された複数のアプリケーションプログラムをオペレータ
によるリクエスト無しに選択可能に表示し、オペレータの選択指示に従って選択さ
れたアプリケーションプログラムを前記第３の記憶領域から読出して実行する該シ
ステムプログラムが記憶されており、
　前記第３の記憶領域は前記システムプログラムの管理下で読み出される
位置にあって、前記選択表示されたアプリケーションプログラムを含む予め固定さ
れた複数のアプリケーションプログラムが前記システムプログラムにより選択読み
出しが可能に配置されており、
　前記第４の記憶領域は前記アプリケーションプログラムが使用する位置
に配置され、文字情報、グラフィック情報、音声情報を含む情報が読み出し可能に
記憶されていることを特徴とする光ディスク。」
３　本件決定の理由
　本件決定の理由は、別紙決定書の理由の写しのとおりである（ただし、決定
書２頁８行ないし９行、６頁１３行、１７行、１８頁１２行ないし１３行におい
て、訂正請求の日付を平成１０年１２月２５日としたのは、平成１０年１０月８日
の誤記である。）。要するに、①本件補正は、出願当初の明細書（以下「当初明細
書」という。）に記載されていない事項を発明の要旨として追加するものであって
不適法であるとし、②本件訂正について、訂正発明は、１９８４年（昭和５９年）
８月３１日株式会社アスキー発行「標準ＭＳ－ＤＯＳハンドブック」１７頁ないし
２３頁、３０頁ないし４５頁、２０８頁ないし２１７頁（以下「引用刊行物１」と
いう。）に記載された技術（以下「引用発明１」という。）、特開昭５８－５６１
４６号公報（以下「引用刊行物２」という。）に記載された技術（以下「引用発明
２」という。）及び引用刊行物１にも示されている“ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴ”
に係る周知の技術（以下「周知技術」という。）に基づいて当業者が容易に発明す
ることができたものであるから、特許法２９条２項に該当し、特許出願の際独立し
て特許を受けることができないものであるとし、③特許異議申立てについて、本件
発明（登録時発明）は、引用発明１、同２及び周知技術に基づいて当業者が容易に
発明することができたものであるから、本件特許は特許法２９条２項に違反してな
されたものである、ということである。
第３　原告主張の取消事由の要点
　本件決定は、①本件補正について、これが当初明細書の発明の要旨を変更す
るもので不適法であると誤った判断をし（取消事由１）、②本件訂正の許否につい
ての検討において、引用発明１の認定を誤り、その結果、同発明と訂正発明との相
違点を看過し（取消事由２）、また、訂正発明の進歩性の判断を誤り（取消事由
３）、その結果、訂正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないも
のであるとの誤った結論を導き、③特許異議申立てについての検討においても、本
件訂正の許否についての検討の場合と同様に、引用発明１の認定を誤り、その結
果、同発明と本件発明（登録時発明）との相違点を看過し（取消事由４）、また、
本件発明（登録時発明）の進歩性の判断を誤り（取消事由５）、その結果、本件特
許が特許法２９条２項に違反してなされたものであるとの誤った結論を導いたもの
であり、そのうえ、本件発明の審査経過、審理経過、異議経過における被告の対応
にも違法があったものであるから（取消事由６）、本件決定は、取り消されなけれ
ばならない。
１　取消事由１（本件補正についての判断の誤り）
　本件決定は、当初明細書には、第３の記憶領域に記憶されたアプリケーショ
ンプログラムには選択表示されるアプリケーションプログラム以外のアプリケーシ
ョンプログラムを含み得ることが記載も示唆もされていないから、本件補正は、当
初明細書に記載されていない事項を発明の要旨として追加するものであって、不適
法であると判断した。
　しかし、本件補正により追加された「選択表示されるアプリケーションプロ
グラム以外のアプリケーションプログラム」が、第３の記憶領域に記憶されるアプ
リケーションプログラムに含まれ得ることは、当初明細書の記載から自明の事柄で
あり、したがって、上記判断は、誤っている。
　より具体的にいうと、当初明細書（甲第１号証中の明細書の部分）には、第
３の記憶領域に記憶されたアプリケーションプログラムとして「選択表示されるア
プリケーションプログラム以外のアプリケーションプログラム」を含み得ることを
排除する記載は一切ないのであり、また、当初明細書中には、アプリケーションプ
ログラムに関して、「プログラム領域には、当該処理において使用する全てのプロ
グラムを格納する構成としている。」（甲第１号証９頁３行～５行）、「例えばス
テップＳ６でＣＲＴ６に選択すべきアプリケーションの選択画面等を表示し、」
（同１１頁１２行～１３行）、「選択入力があれば、ステップＳ８で対応するアプ
リケーションプログラムをＣＤ装置４より読込み、ステップＳ９に示す如く、読出
したアプリケーションプログラムに従い処理を実行する。」（同１１頁１４行～１
２頁２行）との記載があるから、当初明細書においては、第３の記憶領域に、当該
処理に使用するすべてのプログラムを格納しておき、ステップＳ６で、その中の選
択すべきアプリケーションの選択画面等を表示するものであることが明らかであ
り、したがって、本件補正により追加された「選択表示されるアプリケーションプ
ログラム以外のアプリケーションプログラム」は、第３の記憶領域に記憶されるア
プリケーションプログラムに含まれ得るのである。
２　取消事由２（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と訂正発明との相違
点の看過）
(1)　本件決定は、引用刊行物１に記載されたＭＳ－ＤＯＳ（マイクロソフト社
製のディスク・オペレーション・システム（Ｄｉｓｋ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ））の“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”が本件発明のシステムプログラムに相
当すると認定している（１２頁３行～５行）。しかし、引用刊行物１のどこを見て
も、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがシステムプログラムであることを示す記載も示唆も
ないから、本件決定は、“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”の認定、ひいては引用発明１
の認定を誤っているものである。
(2)　引用発明１の“ＥＤＬＩＮ”（「ラインエディタ」のこと。アプリケーシ
ョンプログラムの一つ）は、外部コマンドの一つであり、これをＣＯＭＭＡＮＤ．
ＣＯＭが制御しているにもかかわらず、そのＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがシステムプ
ログラムではないのであるから、結局、引用発明１は、システムプログラムが「オ
ペレータの選択指示に従って選択されたアプリケーションプログラムを前記第３の
記憶領域から読み出して実行」するという訂正発明の構成を具備していないことに
なる。
　これを、訂正発明と引用発明１との相違点としてより正確にいえば、訂正
発明は、システムプログラムが「複数の選択すべきアプリケーションプログラムを
オペレータによるリクエスト無しに選択可能に表示し、オペレータの選択指示に従
って選択されたアプリケーションプログラムを・・・読み出して実行する」構成、
アプリケーションプログラムが「システムプログラムにより選択読み出しが可能に
配置されている」構成を具備しているのに対し、引用発明１は、これらの構成を具
備していない点で相違している、ということになる。このように、本件決定は、両
発明の間の上記相違点を看過し、その結果、同相違点に係る進歩性の判断をしない
ままその結論に至っているから、その余の点のいかんにかかわらず違法であること
が明らかである。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の判断の誤り）
(1)　対比方法の不当性
　そもそも、訂正発明は、特許請求の範囲の記載全体の構成要素の関連で成
り立っているものであるから、これを分解して引用発明１や同２と比較することは
無意味であり、むしろ、引用発明１と同２に同じ技術課題はあるのか、その課題に
基づいて引用発明１と同２を組み合わせることができるのか、組み合わせることが
できる場合に、どれだけの技術的工夫をすれば訂正発明となるのか、を直接比較す
べきである。本件決定は、訂正発明を細切れにしたうえ、引用発明１及び同２を無
原則に寄せ集めてこれと比較しているのであり、これが許されないことは明らかで
ある。本件決定は、訂正発明を引用発明１や同２と対比する方法について、既に誤
っているものである。
(2)　引用発明２の認定の誤り
　引用刊行物２に記載されているのは、選択すべきアプリケーションプログ
ラムをオペレータによるリクエスト毎に選択可能に表示する技術であって、訂正発
明に係る特許請求の範囲にあるような「選択すべきアプリケーションプログラムを
オペレータによるリクエスト無しに選択可能に表示する」技術ではない。
　すなわち、引用発明２においては、システムが立ち上がった後、オペレー
タがＰＳＫキー（プログラムセクションキー）を押すと、「割り込み」処理が行な
われて、第２図に記載されたプログラムテーブルの表示フローが実行されるのであ
る。したがって、ここでいう「割り込み」とは、現在のシステム状態のいかんにか
かわらずＰＳＫキーの入力を優先して処理する機能であり、たとい前に実行開始さ
れたプログラムが実行中であっても、オペレータのＰＳＫキー入力があると実行中
のプログラムを中断してプログラムテーブルを表示するというものである。すなわ
ち、引用刊行物２に記載されているのは、オペレータの望むときに、オペレータが
リクエストさえすれば、プログラム一覧をみることができるという技術なのであ
る。
(3)　周知技術の認定の誤り
　システムの起動直後にＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴで指定されたアプリケー
ションプログラムがオペレータによるリクエストなしに実行されるとの技術は、周
知の事項ではない。なお、引用刊行物１には、上記技術についての記載はなく、単
に、２１６頁のＦｉｇ．１．９において、「ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴの実行」と
の記載があるのみである。
　仮に上記技術が周知の事項であるとしても、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴに
よって指定されるのは、アプリケーションプログラムであるから、訂正発明のよう
にシステムプログラムがオペレータのリクエストなしに一覧表示をして、オペレー
タの選択指示を制御するという構成に該当することはない。
　また、引用発明１においては、複数のアプリケーションプログラムがディ
スクＡにある（甲第９号証の１、３１頁Ｆｉｇ．２．４）のに対して、ＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴはディスクドライブＢにある（同３２頁Ｆｉｇ．２．５）ため、複
数のアプリケーションプログラムとＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴとは１枚のディスク
上にはない。
(4)　引用発明１と同２、周知技術の組合せの動機の欠如
　引用発明１における“ｄｉｒ”によるファイルの一覧表示は、オペレータ
のリクエストを必須とするオペレータ主導の表示であるのに対して、訂正発明にお
ける「選択可能に表示し」は、オペレータのリクエストなしにシステムプログラム
により実行されるシステム主導の表示であり、両者は、技術内容が異なっている。
　また、引用発明１は、ＭＳ－ＤＯＳを操作するオペレータによるオペレー
ションの方法を記載することを目的としており、上記周知技術においてＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴで実現しようとしているのは、ＭＳ－ＤＯＳのブート・プログラム
によるブート動作時に、ある目的とするアプリケーションプログラムの実行を自動
的に始めようとする機能である。一方、引用発明２のプログラムの一覧表示は、オ
ペレータが見たいと望んだそのときに所定のキーを押せばいつでも表示可能である
ことに意義があるものである。このように、訂正発明の、プログラムの一覧表示を
オペレータのリクエストなしにコンピュータ主導で実現したいという課題、いわゆ
る動機付けは、これらの中に一切みられないばかりか、そこにみられるのは、むし
ろ、全く逆の目的でなされている技術なのである。
　このようなとき、当業者が、これらを強いて組み合わせ、訂正発明のよう
な動作をする構成を創作しようとすることはあり得ない。
(5)　訂正発明２及び同３についての進歩性の判断の誤り
　本件決定は、訂正発明２に関して、「アプリケーションプログラムが別途
情報を必要とする場合、その情報のための領域を設け、そこに必要とする情報を記
憶することは周知慣用の事項である。」と認定しているが、この認定は誤りであ
る。
　また、本件決定は、訂正発明３に関して、「フロッピーディスクを同じ着
脱可能な記録媒体である光ディスクとした事に全く意義は認められない」と認定し
ているが、この認定も誤りである。本件出願当時に、フロッピーディスクを光ディ
スクで代替することが可能であったことの証明がなされていないからである。
４　取消事由４（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と本件発明（登録時
発明）との相違点の看過）
　本件決定は、引用発明１の認定を誤り、この誤った認定に基づき、本件発明
と引用発明１との相違点を看過したものである。
　取消しの具体的理由は、取消事由２において述べたのとほぼ同様である。本
件発明と引用発明１との相違点を指摘すると、本件発明は、システムプログラムが
「複数のアプリケーションプログラムを選択可能に表示し、選択指示に従って選択
されたアプリケーションプログラムを読み出して実行する」構成、アプリケーショ
ンプログラムが「システムプログラムにより選択読み出しが可能に配置されてい
る」構成を具備するのに対し、引用発明１においては、これらの構成を具備してい
ない点で相違していることになる。このように、本件決定は、両発明の相違点を看
過し、その結果、同相違点に係る進歩性の判断をしないままその結論に至っている
から、その余の点のいかんにかかわらず違法であることが明らかである。
５　取消事由５（本件発明（登録時発明）の進歩性の判断の誤り）
　本件決定は、本件発明についての進歩性の判断を誤ったものである。
　取消しの具体的な理由は、取消事由３において述べたのと同様である。
６　取消事由６（本件発明の審査経過、審理経過、異議経過における被告の対応
の違法性）
　本件決定を含めた被告の本件特許及び本件訂正に対する対応の違法性は、本
件決定における審理の経過によって明瞭であり、本件決定の結論に重大な影響を及
ぼすものである。
　本件発明は、出願（昭和６０年６月１４日）から最初の拒絶理由通知まで６
年４月、最初の拒絶理由通知から拒絶査定まで４月、拒絶査定に対する審判請求か
ら拒絶理由通知まで４年２月、拒絶理由通知から特許査定まで１１月をそれぞれ経
過し、審査期間の短縮、特許裁判の短縮が叫ばれているにもかかわらず、この審査
期間の長さは異常であり、このような経過から、被告は、本件出願に対して、特に
審査の引き伸ばしをしたのではないかと疑わざるを得ない。ところが、被告は、何
故このような長期間を要したかについて明らかにしていない。
　また、本件発明が特許査定を受けるまで、ＭＳ－ＤＯＳのＡＵＴＯＥＸＥ
Ｃ．ＢＡＴについて何ら問題にされておらず、査定後の７件の異議申立てにおいて
も、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴについては一切言及されていなかった。ところが、
被告は、本件決定において、異議申立人さえも想定していなかったＡＵＴＯＥＸＥ
Ｃ．ＢＡＴを持ち出し、引用発明２のプログラム一覧表示を指定することは当業者
が容易になし得たものと判断し、本件特許を取り消すという不当な判断をした。被
告は、本件特許を取り消したいとの意向を、異議申立人ら以上に強く持って、既に
引用された刊行物から新たな組合せを探し出したものといわざるを得ない。
　さらに、被告は、引用発明１の認定において、本件発明に係る特許請求の範
囲とほとんど同一の認定をしたり、原告の訂正請求書の提出日を誤って記載したり
しているが、これらも重大な過失である。
　以上のとおり、本件特許に係る手続について、被告の真摯で公正な審査を疑
わしむる事実があり、これらは、本件決定の結論にも重大な影響を及ぼすことが明
らかである。
第４　被告の反論の要点
　本件決定の認定判断は、いずれも正当であって、本件決定を取り消すべき理
由はない。
１　取消事由１（本件補正についての判断の誤り）について
　当初明細書には、アプリケーションプログラムに関して、「２３ａ～２３ｄ
はパッケージ化された各アプリケーションプログラムａ～ｄの記憶領域である。」
（甲第１号証中の明細書９頁１１行及び１２行）と記載してあり、この「パッケー
ジ化された各アプリケーションプログラム」という語は、一般的にいって、それ自
体で完結したものを表す語であって、他に従属する、あるいは、他のアプリケーシ
ョンプログラムの実行を必須の要件とする場合には使用されない用語であり、しか
も、当初明細書中には、これが他に従属する関係にあることを示す記載は存在しな
いから、上記記載は、「選択表示されるアプリケーションプログラム」と第３の記
憶領域のアプリケーションプログラムが同一であることを示すものである。
　このように、当初明細書の特許請求の範囲において、第３の記憶領域に存在
するのは「選択表示されるアプリケーションプログラム」のみであるから、それ以
外のアプリケーションプログラムを追加することは、要旨の変更に当たるのであ
る。
２　取消事由２（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と訂正発明との相違
点の看過）について
　原告は、引用刊行物１のどこをみても、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがシステム
プログラムであることを示す記載も示唆もないと主張する。
　しかし、引用刊行物１で「システムプログラム」の語が使用されているから
といって、直ちに、その語が本件発明にいう「システムプログラム」に相当すると
いうことになるわけのものではない。また、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭが、引用刊行
物１において「システムプログラム」と呼ばれていないとしても、そのことから直
ちに、その語が、本件発明にいう「システムプログラム」に相当しないということ
になるわけのものではない。
　このことは、乙第１号証（１９８５年（昭和６０年）１月１日ＣＱ出版株式
会社発行「インターフェース」１月号）の図２ないし図４及び２０３頁ないし２０
５頁の「ＭＳ－ＤＯＳの構成」の項において、システムプログラム（ＯＳ）がＩ
Ｏ．ＳＹＳとＭＳＤＯＳ．ＳＹＳを指す場合と、ＩＯ．ＳＹＳ、ＭＳＤＯＳ．ＳＹ
Ｓ、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ及び外部コマンドからなる部分を指す場合があること
が示されていることからも明らかである。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の判断の誤り）について
(1)　引用発明２の認定の誤りについて
　原告は、引用刊行物２において、システムが立ち上がった後、オペレータ
がＰＳＫキーを押すと、「割り込み」が発生して、第２図に記載のプログラムテー
ブルの表示フローが実行されるという点を捉えて、本件決定を論難している。しか
し、原告の主張は、訂正発明が有していない機能を殊更取り上げてこれが引用刊行
物２に記載されていると述べているにすぎないもので、同刊行物に審決認定の機能
が記載されていないことにつながるものではなく、訂正発明の進歩性の判断におけ
る本件決定の当否とは何ら関係のないことである。
(2)　周知技術の認定の誤りについて
　本件決定は、ＭＳ－ＤＯＳにおいてアプリケーションプログラムの自動実
行にＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴを利用することが周知であると述べているのであり
（決定書２８頁１６行～２９頁５行）、上記事項の周知性は、乙第１号証及び同第
２号証からも明らかである。
　また、「ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴの実行」が、システムが立ち上がると
きに自動的に実行される複数ステップの最後のステップとして実行されるものであ
ること、すなわち、オペレータによるリクエストなしに実行されるものであること
は、引用刊行物１の記載から明らかである。
　原告は、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴで指定されるのは、アプリケーション
プログラムであるから、訂正発明のようにシステムプログラムがオペレータのリク
エストなしに一覧表示をして、オペレータの選択指示を制御することにはならない
という。しかし、本件決定は、訂正発明にいう「オペレータによるリクエスト無し
に」がＭＳ－ＤＯＳにおけるＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴの機能そのものであると述
べているのであり、また、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴで指定されるものがアプリケ
ーションプログラムと限らないことは、乙第２号証（１９８５年（昭和６０年）１
０月５日株式会社アスキー発行「標準ＭＳ－ＤＯＳハンドブック」第１版第８刷、
初版は１９８４年（昭和５９年）７月１０日）において、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡ
Ｔで、“ｄａｔｅ”、“ｔｉｍｅ”という内部コマンドを指定していることからも
明らかである。
　原告は、引用発明１においては、複数のアプリケーションプログラムがデ
ィスクＡにある（甲第９号証の１、３１頁のＦｉｇ．２．４）のに対して、ＡＵＴ
ＯＥＸＥＣ．ＢＡＴはディスクドライブＢにある（同３２頁のＦｉｇ．２．５）と
いう。しかし、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴは、ユーザー等が、ＭＳ－ＤＯＳを購入
した後、利用目的に応じて作成し、システムディスクに格納するものであるから、
マイクロソフト社から供給されるパッケージ（標準ＭＳ－ＤＯＳ）にはＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴは存在しないのであり（乙第１号証の２０５頁、乙第２号証の７３
頁参照）、購入時のシステムディスクの内容を示しているＦｉｇ．２．４にＡＵＴ
ＯＥＸＥＣ．ＢＡＴが存在していないのは当然のことであり、Ｆｉｇ．２．５は、
購入されたシステムディスクからシステム構成及び利用目的に応じて作成された、
特定のユーザーのシステムディスクの内容を示すものである。
(3)　引用発明１と同２、周知技術の組合せの動機の欠如について
　あるオペレーティングシステム（ＯＳ）が持つ機能を他のオペレーティン
グシステム（ＯＳ）に取り入れることは広く行われていることである（乙第１号証
の２０２頁及び２０３頁参照）。ＭＳ－ＤＯＳというオペレーティングシステム
（ＯＳ）に、引用発明２のオペレーティングシステム（ＯＳ）が有している機能
（システムの起動直後にオペレータのプログラム選択を支援する、という機能）を
持たせようとすること自体は、オペレーティングシステム（ＯＳ）の分野で広く行
われていることの繰り返しにすぎない。
(4)　訂正発明２及び同３についての進歩性の判断の誤りについて
　本件発明は昭和６０年の出願に係る発明であり、昭和６２年法律第２７号
による改正前の特許法３６条４項の適用があるものであるから、訂正発明２及び同
３は、本件において訂正の当否を判断すべき独立の対象にはならない。本件決定
は、原告が平成１１年２月１５日付け手続補正書により請求項２、同３の構成を審
理の対象である請求項１の構成として付加しようとしたため、その進歩性の判断を
行ったにすぎないものである。
４　取消事由４（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と本件発明（登録時
発明）との相違点の看過）について
　取消事由４に対する反論は、取消事由２に対する反論において述べたのと同
様である。
５　取消事由５（本件発明（登録時発明）の進歩性の判断の誤り）
　取消事由５に対する反論は、取消事由３に対する反論において述べたのと同
様である。
６　取消事由６（本件発明の審査経過、審理経過、異議経過における被告の対応
の違法性）
　本件の手続に要した期間は、電子情報分野の他の案件に比して不当に長いも
のではない。また、異議審理での特許取消理由通知及び訂正拒絶理由通知は、各異
議申立人が主張する取消理由、及び特許法の規定を総合的に判断してなされてい
る。その結論は原決定に記載されたとおりのものである。
　ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴが議論の対象となったのは、原告が平成１０年１
０月８日付け訂正請求で、発明の構成として「オペレータによるリクエスト無し
に」を付加した結果であるから、それ以前に、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴが議論の
対象とならなかったのは当然である。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本件補正についての判断の誤り）について
(1)　特許法１２０条の４第２項は、特許異議の申立ての係属中、特許権者は、
所定の期間内において、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りようで
ない記載の釈明を目的とする場合に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を
請求することができるものと定め、また、同条３項で準用する同法１３１条２項
は、提出した訂正請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない旨
を定めているから、訂正請求書の補正は、訂正請求書に記載された訂正請求の趣旨
の要旨を変更するものであってはならないものと解すべきである。
(2)　本件についてみると、前記第２（当事者間に争いのない事実）の２（特許
請求の範囲）の(2)と(3)を対比すれば明らかなとおり、本件補正は、第３の記憶領
域に関して、訂正明細書の特許請求の範囲の記載においては、「前記第３の記憶領
域は前記システムプログラムの管理下で読み出される位置にあって、前記複数の選
択すべきアプリケーションプログラムが前記システムプログラムにより選択読み出
しが可能に配置されている」とされていたのを、「前記第３の記憶領域は前記シス
テムプログラムの管理下で読み出される位置にあって、前記選択表示されたアプリ
ケーションプログラムを含む予め固定された複数のアプリケーションプログラムが
前記システムプログラムにより選択読み出しが可能に配置されており、」と変更し
ようとするものである（甲第７号証の２）。
　そうすると、本件補正は、第３の記憶領域に存在するプログラムについ
て、「前記複数の選択すべきアプリケーションプログラム」の構成を、「前記選択
表示されたアプリケーションプログラムを含む予め固定された複数のアプリケーシ
ョンプログラム」との構成に変更し、「前記選択表示されたアプリケーションプロ
グラム」（補正後の「前記選択表示されたアプリケーションプログラム」の文言
は、補正前の「前記複数の選択すべきアプリケーションプログラム」を言い換えた
にすぎないものと認める。）以外のアプリケーションプログラムをも含む構成とし
たのである。
　すなわち、本件補正は、補正前には、第３の記憶領域に存在するプログラ
ムが、「選択表示されるアプリケーションプログラム」のみであったものを、これ
にこれ以外のアプリケーションプログラムをも加えたものになるように、その構成
を変えるものである。
　このような構成の変更が、新たに加えられたアプリケーションプログラム
を第３の記憶領域に存在するプログラムに包含させることが、周知慣用の技術の付
加であって発明の同一性に影響しないといった格別の事情が認められない限り、発
明の同一性を失わせ、構成を異にする別個の発明とすることは、論ずるまでもない
ところである。ところが、本件全証拠を検討しても上記事情を認めることはできな
い。したがって、本件補正は、訂正請求書に記載された理由の要旨を変更するもの
であって、不適法であることが明らかである。
(3)　原告は、当初明細書には、第３の記憶領域に記憶されたアプリケーション
プログラムとして「選択表示されるアプリケーションプログラム以外のアプリケー
ションプログラム」を「含み得る」ことを排除する記載は一切ないなどと主張す
る。しかし、「含み得る」ことを排除する記載がないことは、「含み得る」ことが
記載されていることと同じではなく、まして、特定のものを含み得ることが記載さ
れていることにつながることにはならないから、主張自体失当というほかない。
　本件決定は、補正における要旨変更の有無を、当初明細書を基準として検
討している点で誤っているものの、本件補正を要旨を変更する不適法なものとして
却下したその結論において、相当である。
２　取消事由２（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と訂正発明との相違
点の看過）について
　原告は、引用刊行物１におけるＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは訂正発明における
システムプログラムに相当しないとし、その根拠として、同刊行物のどこをみて
も、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがシステムプログラムであることを示す記載も示唆も
ないなどと主張する。
(1)　確かに、引用刊行物１（甲第９号証の１）をみると、ＭＳ－ＤＯＳにおい
て、ＩＯ．ＳＹＳ、ＭＳ-ＤＯＳ．ＳＹＳがシステムプログラムと称されている一
方、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは、コマンド・プロセッサーと称されており、ＣＯＭ
ＭＡＮＤ．ＣＯＭがシステムプログラムであるとする明示の記載はない。
　しかしながら、同号証を更に検討すると、引用刊行物１に関し、次の事実
が認められる。
(イ)　ＭＳ－ＤＯＳにおけるＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭについて、「“ＣＯＭ
ＭＡＮＤ．ＣＯＭ”はユーザーとＭＳ－ＤＯＳの本体（ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ）との
インターフェイスを行う部分であり、ユーザーは“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”と対
話しながらＤＯＳに仕事を与えます。換言すれば“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”はユ
ーザーの入力したコマンドラインを解析し、対応するコマンドの実行あるいはプロ
グラムの呼出しを行います。」（２１頁５行～８行）との記載がある。
　上記記載及び図示によれば、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは、ユーザーとＭ
Ｓ－ＤＯＳの本体（ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ）とのインターフェイスを行う部分であ
り、ユーザーの入力したコマンドラインを解析し、対応するコマンドの実行あるい
はアプリケーションプログラムの呼出しを行うものであることが認められる。
(ロ)　「ＭＳ－ＤＯＳのすべての働きは、そのソフトウェア体系に含まれる
プログラムのうち、“ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ”、“ＩＯ．ＳＹＳ”、“ＣＯＭＭＡＮ
Ｄ．ＣＯＭ”の３つのモジュールとしてメモリ上の所定の位置に配置され、制御さ
れています。」（２１０頁５行～７行）、「リセット直後にＲＯＭの中のプログラ
ムが起動され、まずＲＯＭ－ＢＩＯＳのセットアップ（使用開始準備）・・・が行
われます。その後、システムディスクからＲＯＭ－ＢＩＯＳがブート手続きのプロ
グラムをメモリ上へロードします（Ｆｉｇ．１，４）。」（２１１頁１４行～１８
行）、「このブート・プログラムが正しくロードされると、ＲＯＭ－ＢＩＯＳから
このプログラムへ制御が移ります・・・。次にブート・プログラムは、ＭＳ－ＤＯ
Ｓの中心となる３つのファイルのうち、“ＩＯ．ＳＹＳ”と“ＭＳＤＯＳ．ＳＹ
Ｓ”をメモリ上へロードします(Ｆｉｇ１．５）。」（２１２頁４行～７行）、
「“ＩＯ．ＳＹＳ”、“ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ”の初期化動作は、Ｆｉｇ．１．７の
状態ですべて終了しました。後は“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”をメモリ上へロード
して制御を移せば、初期化の処理はすべて終了することになります。」（２１５頁
　８行～１０行）との記載があり、また、２１６頁のＦｉｇ．１．９「初期化動作
の流れ」には、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭをロードした後、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡ
Ｔが実行され、コマンド待ちの状態となることが図示されている。
　上記記載によれば、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは、ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ、
ＩＯ．ＳＹＳとともに、ＭＳ－ＤＯＳにおける制御の中心となっているモジュール
であり、ユーザーがＭＳ－ＤＯＳを起動させてからコマンドの入力を開始する前の
段階においてメモリにロードされ、ユーザーからコマンドが入力されると、ユーザ
ーの入力したコマンドラインを解析し、対応するコマンドの実行あるいはアプリケ
ーションプログラムの呼出しを行うものであることが認められる。
(ハ)　「このように、ＭＳ－ＤＯＳがいくつかのファイルに分かれて構成さ
れ、各ファイルが機能分担を行いながらもさらに相互に複雑な関係を持っているの
には、いくつかの理由があります。まず初めに、なぜ３つの部分（ＣＯＭＭＡＮ
Ｄ．ＣＯＭ／ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ／ＩＯ．ＳＹＳ）に分かれているのかを考えてみ
ます。」（２１６頁１４行～１７行）、「ＭＳ－ＤＯＳでは、コンソール（スクリ
ーン＋キーボード）、ディスク、プリンタ、また、もし接続されていればサポート
するものとして通信回線、クロック・デバイスの５種類が基本となっています。こ
れらのハードウェアを操作するデバイス・ドライバは、多分に機種に依存せざるを
得ないものなので、これらはまとめて１つのファイルにしてあります。それが“Ｉ
Ｏ．ＳＹＳ”なのです。」（２１７頁３行～７行）、
「次に、機種に依存しない部分について考えてみましょう。この部分に
は、システムコールを処理するルーチン（デバイスやファイル、メモリなどの管
理）やユーザーが入力したコマンドを解釈、実行するルーチンがあります。このう
ち前者は“ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ”で、後者は“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”で実行さ
れます。“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”が別ファイルになっているのは、主にその機
能に起因しますが（ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳとＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭの働きはまった
く異なる）、さらに、必要に応じて新しいコマンド・プロセッサと置き換えるた
め、という理由もあります。ＭＳ－ＤＯＳの最新バージョンでは、ＶＩＳＵＡＬＳ
ＨＥＬＬと呼ばれるコマンド・プロセッサがあり、機能的には“ＣＯＭＭＡＮＤ．
ＣＯＭ”とほとんど同じですが、その操作の大半はマウスを使ってインタラクティ
ブ（対話的）に行うことができます。このように、コマンド・プロセッサを置き換
えて使うためにも、“ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ”は“ＭＳＤＯＳ．ＳＹＳ”と分離
していなければならないのです。」（２１７頁１５行～２６行）との記載がある。
　上記記載によれば、ＩＯ．ＳＹＳ、ＭＳ-ＤＯＳ．ＳＹＳ、ＣＯＭＭＡＮ
Ｄ．ＣＯＭは、ＭＳ-ＤＯＳというシステムを制御する機能を有する点では変わりが
ないものの、機能の分担や操作の便宜などのために異なったモジュールとなってい
るにすぎないことが認められる。
(ニ)　なお、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがアプリケーションプログラムの一つ
である“ＥＤＬＩＮ”（行単位でテキストの編集を行う「ラインエディタ」のこと
である。）を制御していることは、原告も認めるところであり、少なくとも、ＣＯ
ＭＭＡＮＤ．ＣＯＭがアプリケーションプログラムを制御する限りにおいては、そ
れがアプリケーションプログラムに当たらないことは自明である。
(2)　以上によれば、引用発明１におけるＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは、ＭＳＤＯ
Ｓ．ＳＹＳ、ＩＯ．ＳＹＳとともに、ＭＳ－ＤＯＳにおける制御の中心となってい
るモジュールであり、ユーザーがＭＳ－ＤＯＳを起動させてからコマンドの入力を
開始する前の段階においてメモリにロードされ、ユーザーからコマンドが入力され
ると、ユーザーの入力したコマンドラインを解析し、対応するコマンドの実行ある
いはアプリケーションプログラムの呼出しを行うものであり、ＭＳ－ＤＯＳという
システムにおける制御の一端を担っているもので、一種のシステムプログラムであ
ることは明らかである。
(3)　訂正発明においては、特許請求の範囲において「システムプログラム」、
「アプリケーションプログラム」について格別の記載はなく、また、発明の詳細な
説明においても、特段の定義をしていないから、これらの語が通常の意味を有する
ものとして用いられていることは明らかである。
　そして、訂正発明に係る特許請求の範囲の記載中には、第２の記憶領域に
ついて、「前記ブーツストラッププログラムにより読み出される位置に配置され、
前記情報処理装置を動作させて前記第３の記憶領域に格納されたアプリケーション
プログラムを実行するために、使用に先だって前記第３の記憶領域に格納された複
数の選択すべきアプリケーションプログラムをオペレータによるリクエスト無しに
選択可能に表示し、オペレータの選択指示に従って選択されたアプリケーションプ
ログラムを前記第３の記憶領域から読み出して実行するシステムプログラムが記憶
されており、」との記載があることが認められる。
　訂正発明において、第３の記憶領域に格納されたアプリケーションプログ
ラムを実行するために、使用に先だって前記第３の記憶領域に格納された複数の選
択すべきアプリケーションプログラムをオペレータによるリクエストなしに選択可
能に表示した後、オペレータの選択指示を解析し、アプリケーションプログラムの
呼出しを行うためのインターフェイスの役割を担っている部分が、情報処理装置に
おける制御の機能の一つであることは、自明である。
　以上によれば、引用発明１におけるＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは訂正発明の
「システムプログラム」に包含されることが、明らかである。
(4)　このことは、乙第１号証（１９８５年（昭和６０年））１月１日ＣＱ出版
株式会社発行「インターフェース１月号」２０３頁～２０４頁）からも明らかであ
る。すなわち、乙１号証をみると、「パソコンＯＳの構成」の見出しの下で、「パ
ソコン用ＯＳがはたすべき役割が何であるかということを考えてみると、少なくと
もつぎの三つをあげることができると思う。①アプリケーションとのインターフエ
ースの提供②ユーザとのインターフェースの提供③プログラム開発環境の提供」、
「パソコンは、その上で豊富なアプリケーション・プログラム群が走ってこそ、そ
の存在価値が認められるものである。ところが、もしそのパソコンにＯＳが存在し
なくて、ハードウェアが裸のままの環境しかなければ、いざアプリケーションを開
発しようとしても、キーボードからの文字入力やフロッピの読み書きなどの入出力
処理を、全部アプリケーションのなかで行わなければならない。このような状態で
は、プログラムの開発効率が悪いばかりでなく、プログラムに柔軟性がなく、ハー
ドウェアのちょっとした変更にともなってプログラムも書き替える必要が生じる。
また、せっかく苦労して開発してプログラムが、ある特定の機種専用のものになっ
てしまう。」（２０３頁左欄１７行～右欄８行）、「通常、パソコン用ＯＳは図２
に示すように、ハードウェア（パソコン）とアプリケーション・プログラムの中間
に位置しており、その内部はいくつかの階層に分けられている。図２の物理ドライ
バ層は、ＣＰ／ＭではＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉ／Ｏ　Ｓｙｓｔｅｍ）とよばれて
いる部分で、接統している入出力デバイスに対する物理的入出力をつかさどる。」
（同頁１２行～１８行）、「論理ドライバ層は、いわゆるシステム・コールのサー
ビス・モジュール群とＯＳ全体の機能を管理する部分などから成っている。」（同
頁２３行～２５行）、「パソコンに何か仕事をさせるためには、ユーザから指令を
与えなければならない（ここでいう指令とは、ディスク上のファイルの状態を調べ
たり、ワープロなどのアプリケーションを起動したりすることである）。このユー
ザからの指令を受け取って、それを解析し、必要な処理を行うのが図２のユーザ・
インターフェース層である。この層は、狭義に解釈するとＯＳには含まれないが、
非常に密着した関係にあるので、ここではＯＳの１階層として定義する。」（同頁
３３行～２０４頁左欄４行）との記載があること、図２には、「パソコンＯＳの構
成」との見出しで、ハードウェア部とＯＳ部とアプリケーション部に区分され、Ｏ
Ｓ部は、物理ドライバ、論理ドライバからなる層をもって狭義のＯＳとされ、これ
とユーザ・インターフェースとを含めてＯＳとされることが記載されていること、
図４には、「ＭＳ-ＤＯＳの構成」との見出しで、「物理ドライバ」、「論理ドライ
バ」、「ユーザ・インターフェース」に各々対応して「ＩＯ．ＳＹＳ」、「ＭＳＤ
ＯＳ．ＳＹＳ」、「ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭ」が記載されていることが認められ
る。
　上記認定の記載によれば、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭは、広義のオペレーシ
ョンシステム（ＯＳ）である「ユーザ・インターフェース」であることが認めら
れ、訂正発明にいう「システムプログラム」に包含されるものであることは明らか
である。
　原告の主張は、採用できない。
　原告の取消事由２に関するその余の主張も、上記認定判断に照らし、採用
の限りでない。
３　取消事由３（訂正発明の進歩性の判断の誤り）について
(1)　対比方法の不当性について
　原告は、発明は、請求項全体の構成要素の関連で成り立っており、これを
分解して引用発明１及び同２と比較することは無意味であるなどとしたうえ、本件
発明と引用発明１及び同２と対比する方法が誤っている旨主張する。
　発明は、新規性及び進歩性がある場合に限って登録を認められるものであ
り、特許を受けようとする発明を特定すべき事項は、そのすべてが特許請求の範囲
に記載されているはずであり、特許請求の範囲は、一般に、発明を特定すべき複数
の事項（構成要素）の組合せから成り立っているのであるから、新規性や進歩性の
有無を判断するに当たっては、同一又は近接する技術分野における従来技術中に、
当該発明の構成要素に係る技術が存在するかどうかを検討し、当該発明の構成要素
が複数の技術として存在する場合には、当業者が、上記複数の技術を組み合わせて
当該発明の構成に容易に想到し得るかどうかを検討するのが、審判、特許異議申立
てや取消訴訟事件において行われる常套の検討方法であり、かつ、合理性の認めら
れるところである。
　そして、本件決定が、上記常套の検討方法によって検討し前記結論を導い
ていることは、決定書の記載自体から明らかであり、本件において、上記方法によ
って検討することが不合理であると認めさせる事情を見出すこともできない。
　発明の対比において技術を分解して比較することが無意味であるとする原
告の主張は、独自の見解に基づくものであって、採用の限りでなく、また、発明を
細切れにして引用刊行物を無原則に寄せ集めて比較しているとする原告の主張も失
当というほかない。
(2)　引用発明２の認定の誤りについて
　原告は、引用刊行物２に記載されているＰＳＫキー（プログラムセクショ
ンキー）の機能を前提にして、同刊行物に開示されているのは、選択すべきアプリ
ケーションプログラムをオペレータによるリクエスト毎に選択可能に表示する技術
であって、そこには、「選択すべきアプリケーションプログラムをオペレータによ
るリクエスト無しに選択可能に表示」する技術の記載はない旨主張する。
　甲第９号証の２によれば、引用刊行物２には、「一般にイニシャルローデ
ィング後に利用者プログラムを選択起動させる場合、プログラム番号をキー入力す
る方式が採用されていた。・・・そこで、表示モニタ上にプログラム名とプログラ
ム番号との対応テーブルを表示し、プログラム名のみを記憶しているオペレータが
表示テーブル上の対応テーブルを参照して該当するプログラム番号を認識し、この
プログラム番号をキー入力する方式が採用されるようになった」（２頁左上欄９行
～右上欄２行）、「ＣＰＵ１７はイニシャルプログラムローディングによってシス
テムが起動された後に、ＰＳＫキー１１２がキー操作された場合、プログラム選択
起動のための割り込み処理を実行するようになっている。」（同右下欄１１行～１
５行）、「ＰＳＫキー１１２がキー操作されるとＣＰＵ１７は第２図のフローチャ
ートに示されるようにプログラム選択起動のための割り込み処理を実行する。」
（同右下欄１９行～３頁左上欄２行）、「ステップＳ２において、ＣＰＵ１７は外
部記憶装置１３からプログラム名とプログラム番号との対応を示すプログラムテー
ブルを読み込み、たとえばプログラム番号順にレジスタ１６に保持せしめる。しか
る後、ＣＰＵ１７はＰＳプラグ１５をセットする（ステップＳ３）。次にＣＰＵ１
７は、レジスタ１６から１画面分たとえば２６プログラム分のプログラムテーブル
をプログラム番号順に取り出し・・・第３図に示されるようにＣＲＴモニタ１２に
表示出力する」（同左上欄１０行～右上欄５行）、「このような状態において、オ
ペレータはプログラムの選択起動を行なうためのキー操作を行なう。たとえばプロ
グラム名がＰＲＯＧＲＡＭ２であるプログラムを選択しようとする場合、オペレー
タは・・・キー操作することによりプログラム名ＰＲＯＧＲＡＭ２のプログラムを
指定する。」（同右上欄７行～左下欄５行）との記載があることが認められる。
　上記認定の記載によれば、ＰＳＫキー１１２がキー操作されると、ＣＰＵ
１７は、外部記憶装置１３からプログラム名とプログラム番号との対応を示すプロ
グラムテーブルを読み込み、レジスタ１６に保持せしめるとともに、レジスタ１６
から１画面分のプログラムテーブルをプログラム番号順に取り出してＣＲＴモニタ
１２に表示出力し、オペレータがプログラムの選択起動を行なうためキー操作を行
なうのを待機する状態となるものであり、本件決定は、上記構成のうちのオペレー
タによるアプリケーションプログラムの選択を支援するため、システムが起動され
た後にオペレータにより選択すべきアプリケーションプログラムの一覧を選択可能
に表示する技術に着目し、これを引用発明２としていることが明らかである。
　原告の主張は、結局、引用刊行物２に記載されてはいるものの、本件決定
が引用してはいない、プログラムテーブルをＣＲＴモニタ１２に表示出力するため
のＰＳＫキー１１２のキー操作の技術を取り上げて、これが記載されていることを
根拠に、そこには引用発明２は開示されていないと主張するものということにな
り、原告主張の技術が開示されていることは、本件決定が認定する引用発明２が記
載されていることと何ら矛盾するものではない以上、主張自体失当という以外にな
いのである。
(3)　周知技術の認定の誤りについて
　原告は、本件決定のいうような、システムの起動直後にＡＵＴＯＥＸＥ
Ｃ．ＢＡＴで指定されたアプリケーションプログラムがオペレータによるリクエス
トなしに実行されるとの技術は、周知の事項ではなく、引用刊行物１には、単に、
２１６頁のＦｉｇ．１．９において、「ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴの実行」との記
載があるのみで、上記技術についての記載はない旨主張する。
　甲第９号証の１によれば、引用刊行物１には、２１６頁のＦｉｇ．１．９
「初期化動作の流れ」において、ＣＯＭＭＡＮＤ．ＣＯＭのロード後、ＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴが実行され、コマンド待ちとなることが記載されていることが認め
られる。
　乙第２号証の「２．６．４　ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴ」欄には、「バッ
チファイルの特殊な形態として、自動実行バッチファイルと呼ばれるものがありま
す。・・・他のバッチファイルのようにユーザーのコマンド入力によって実行され
るものではなく、ＭＳ－ＤＯＳのブート時に自動的に実行されるバッチファイルで
す。なお、自動実行バッチファイルのファイル名は、かならず“ＡＵＴＯＥＸＥ
Ｃ．ＢＡＴ”でなければなりません。このバッチファイルは、つねに同じアプリケ
ーションだけを利用するようなユーザーやシステムのブート時にかならず行うよう
な処理の場合に効果的です。Ｆｉｇ．２．７０では、マイクロソフト社の開発した
作表言語Ｍｕｌｔｉｐｌａｎを例に“ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴ”を作成していま
す。」（７３頁４行～１２行）との記載があり、Ｆｉｇ．２．７０には、「Ａ＞ｔ
ｙｐｅ　ａｕｔｏｅｘｅｃ．ｂａｔ」との表示がなされており、ＡＵＴＯＥＸＥ
Ｃ．ＢＡＴがドライブＡに存在することを前提とした図となっていることが認めら
れる。
　また、乙第１号証の「バッチ処理」欄には、「ふだんよく使う一連の処理
をあらかじめ登録しておいて、簡単にそれを呼び出して実行させることができるよ
うに、あらかじめシステムで準備されているメカニズムをバッチ処理とい
う。・・・バッチ処理の特殊なものとして、自動実行バッチ処理がある。これは、
システムの起動時にカレント・ディスク内にＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴという名前
のバッチ・ファイルがあれば、それを自動的に実行するという機能である。この機
能を用いれば、ＭＳ-ＤＯＳの存在をみせずに、特定のアプリケーションを起動させ
ることができ、素人ユーザを対象としたシステムを設計するときに非常に便利であ
る。」(２０７頁左欄１行～２１行)との記載があることが認められる。
　上記認定の記載によれば、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴは、ユーザーのコマ
ンド入力によって実行されるものではなく、ＭＳ-ＤＯＳのブート時に自動的に実行
されるプログラムであるから、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴで指定されたプログラム
がオペレータによるリクエストなしに実行されるものであることは明らかである。
　そして、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴの存在及びその機能は、それが、いず
れもパソコンの一般ユーザー向けの解説書である甲第９号証の１、乙第１号証、乙
第２号証に記載されていることからすれば、本件出願当時、当業者の間において周
知の事項であったものというべきである。これを周知でなかったとする原告の主張
は失当である。
　また、原告は、引用刊行物１によると、複数のアプリケーションプログラ
ムがディスクＡにあるのに対して、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴは、ディスクドライ
ブＢにあるため、複数のアプリケーションプログラムとＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴ
とは１枚のディスク上にはない旨主張する。
　しかしながら、本件決定は、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴについて、システ
ムの起動直後に実行したいアプリケーションプログラムを指定することが周知技術
であると認定しているのであり、このことは、引用刊行物１において、ＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴがいずれのディスクにあるかどうかとは関係のないことである。
　また、乙第１号証の２０５頁及び２０７頁の記載、乙第２号証の７３頁の
記載によれば、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴは、マイクロソフト社から供給されるパ
ッケージ（標準ＭＳ－ＤＯＳ）には存在せず、これを購入したユーザーが、利用目
的に応じて作成し、システムディスクに格納するものであることが認められ、乙第
２号証のＦｉｇ．２．７０（７３頁）には、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴをディスク
Ａに作成する図が示されており、同事実によれば、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴは、
ユーザーが利用目的に応じて作成し、これを適宜のシステムディスクに格納し得る
ものである。
　したがって、引用刊行物１において、ＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴが複数の
アプリケーションプログラムと異なるディスクに収納されている記載があるからと
いって、複数のアプリケーションプログラムとＡＵＴＯＥＸＥＣ．ＢＡＴとを１枚
のディスク上に収納することを妨げるものではない。
　引用刊行物１において、複数のアプリケーションプログラムとＡＵＴＯＥ
ＸＥＣ．ＢＡＴとが１枚のディスク上にないことを根拠に、審決の進歩性の判断を
論難する原告の主張は、失当というほかない。
　原告のその余の主張も、採用の限りでない。
(4)　引用発明１と同２、周知技術の組合せの動機の欠如について
　原告は、引用発明１と同２、上記周知技術を組み合わせて本件発明の構成
とする動機がない旨主張する。
　引用発明１、同２、上記周知技術は、いずれも訂正発明と同様にオペレー
ティングシステムを技術分野とするものであり、いずれも、プログラムの選択を技
術課題としているものである。引用刊行物１に接した当業者が、引用発明１におけ
るオペレータによるアプリケーションプログラムの選択を容易にしようと考えるこ
とはごく自然なことであり、そこで、引用発明１が訂正発明１との対比において欠
いている構成（相違点）、すなわち、システムプログラムが「使用に先だって前記
第３の記憶領域に格納された複数の選択すべきアプリケーションプログラムをオペ
レータによるリクエスト無しに選択可能に表示」する構成について、引用発明２に
開示されている、システムが起動された後にオペレータにより選択すべきアプリケ
ーションプログラムの一覧を選択可能に表示するという技術、また、ＡＵＴＯＥＸ
ＥＣ．ＢＡＴで指定されたプログラムがオペレータによるリクエストなしに実行さ
れるという周知技術に接し、引用発明２に周知技術を組み合わせて、「使用に先だ
って前記第３の記憶領域に格納された複数の選択すべきアプリケーションプログラ
ムをオペレータによるリクエスト無しに選択可能に表示」する構成とし、これを引
用発明１に適用することは、容易になし得ることというべきである。
　上記認定判断に反する原告の主張は、いずれも採用の限りでない。
(5)　訂正発明２及び同３についての進歩性の判断の誤りについて
　昭和６０年６月１４日出願の本件発明に適用される昭和６２年法律第２７
号による改正前の特許法３６条４項は、「第２項第４号の特許請求の範囲には、発
明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなけ
ればならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」
と定め、特許請求の範囲が複数項にわたることを認めてはいるものの、同時に、そ
れは、一つの発明とその実施態様という意味においてのことであることを明示して
いる。そうすると、本件発明については、基となる訂正発明１について独立特許要
件を欠く以上、いわゆる実施態様項である訂正発明２及び同３についてはこれを検
討するまでもないことになるのである。
　以上のとおり、本件においては、訂正発明１について独立特許要件を具備
しているか否かを検討すれば足りるのであるから、訂正発明２及び同３の進歩性に
ついて本件決定を論難して取消しを求める原告の主張は、主張自体失当というほか
ない。
４　取消事由４（引用発明１の誤認及びこれに基づく同発明と本件発明（登録時
発明）との相違点の看過）について
　前記２（取消事由２について）の認定判断に照らせば、原告の取消事由４の
主張が理由のないことは明らかである。
５　取消事由５（本件発明の進歩性の判断の誤り）について
　前記３（取消事由３について）の認定判断に照らせば、原告の取消事由５の
主張が理由のないことは明らかである。
６　取消事由６（本件発明の審査経過、審理経過、異議経過における被告の対応
の違法性）について
　原告は、本件決定も含めた被告の本件発明に対する対応は、本件決定におけ
る審理の不法性によっても明瞭であり、本件決定の結論に重大な影響を及ぼす旨主
張する。
　しかしながら、本件訴訟は、本件決定の認定判断の当否を訴訟物としている
ものであるから、原告が主張する被告の本件発明に対する対応の当否は、その性質
上、本件訴訟において審理の対象とはならず、それが、本件発明の特許性を問題と
する本件決定の結論に影響を及ぼすことはあり得ない。仮に、特許庁の対応に違法
があったため、出願人が不当な不利益を被ったというのであれば、出願人は別の方
法でその救済を受けるべきものであって、そのような場合があるとしても、そのこ
とゆえに審決の結論が左右されるものではない。
　原告の主張は、主張自体失当である。
７　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、
その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟
法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
　　東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官山　　下　　和　　明
　　　裁判官宍　　戸　　　　　充
　　　裁判官　阿　　部　　正　　幸

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