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　　　　　　　主　　　文
　特許庁が、平成２年審判第２２０９０号事件について、平成４年３月１９日にし
た審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
　原告は、昭和５５年３月３１日、名称を「ＭＢ―５３０Ａ誘導体」とする発明に
つき、特許出願をした（特願昭５５―４１２９２号）が、平成２年１０月３１日に
拒絶査定を受けたので、これに対し不服の審判の請求をした。
　特許庁は、同請求を平成２年審判第２２０９０号事件として審理したうえ、平成
４年３月１９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
は、同年４月２５日、原告に送達された。
２　本願発明の要旨
別添審決書写し記載のとおりである。
３　審決の理由
　審決は、別添審決書写し記載のとおり、４件の米国特許出願（１９８０年２月４
日出願の出願番号第１１８０４９号、同第１１８０５１号、１９８０年８月５日出
願の出願番号第１７５２３２号、同第１７５４６０号）に基づく優先権を主張し
て、昭和５６年２月４日にわが国において出願され、本願発明の出願の日の後に公
開された特許願昭５６―１４４７９号の願書に最初に添付された明細書（以下「先
願明細書」といい、これに記載された発明を「先願発明」という。先願明細書の内
容は、特開昭５６―１２２３７５号公報記載のとおり。）の記載を引用し、本願発
明は、先願明細書に記載された目的物質である先願化合物（構造式Ⅰａ）について
の発明と同一であり、この先願化合物についての発明は、上記優先権主張に係る米
国特許出願のうち、本願の出願日前に出願された米国特許出願第１１８０４９号の
明細書（以下「米国明細書Ａ」といい、その出願を「米国特許出願Ａ」という。）
及び同第１１８０５１号の明細書（以下「米国明細書Ｂ」といい、その出願を「米
国特許出願Ｂ」という。）に記載されているから、本願発明は、パリ条約４条Ｂ
項、特許法２９条の２第１項の規定により、特許を受けることができないと判断し
た。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
　審決の理由のうち、先願明細書及び米国明細書Ｂの記載内容の認定（審決書４頁
１０行～８頁１９行）、本願発明と先願発明との一致点及び相違点の認定並びに本
願発明と先願発明とが同一の化合物の発明であるとの判断（同１０頁９行～１３頁
１行）は、いずれも認める。
　また、先願明細書に、完成された先願化合物の記載があることも認める。
　しかしながら、先願発明の優先権主張の基礎とされた米国明細書Ａ又は同Ｂに記
載された先願化合物について、その明細書の記載がいずれもパリ条約（１９００年
１２月１４日にブラッセルで、１９１１年６月２日にワシントンで、１９２５年１
１月６日にヘーグで、１９３４年６月２日にロンドンで、１９５８年１０月３１日
にリスボンで及び１９６７年７月１４日にストックホルムで改正された工業所有権
の保護に関する１８８３年３月２０日のパリ条約）４条Ｈ項の要件を満たしておら
ず、先願化合物についての発明は未完成であり、あるいは、明細書の開示不十分の
瑕疵を有するのに、審決は、それらの明細書に瑕疵はないとした結果、先願発明が
米国特許出願Ａ又は同Ｂに基づく優先権の主張ができるとする誤った判断に至った
ものであるから、違法として取り消されなければならない。
１　米国明細書Ａ又は同Ｂにおける先願物質の発明未完成若しくは開示不十分
　審決は、米国明細書Ｂでは「目的の化合物が得られていることから、その原料物
質も存在していたことは明らかである。」（審決書１５頁３～５行）と認定し、
「米国明細書Ｂには、当該原料物質は他の米国特許出願の番号を引用して醗酵法に
より製造されるものであることが記載されており、当該原料物質を入手するための
技術的手段が示されており、当該他の米国特許出願は米国特許第４２３１９３８号
として特許明細書が発行されている。してみれば、先願発明が技術的に不可能なこ
とが明らかな技術的手段を前提として為されたものであるとも認められない。」
（同１５頁５～１３行）、「米国明細書Ａ又はＢには前記先願化合物が提供された
ことが技術的にも裏付けられて記載されていること、及び、前記先願化合物を製造
する方法及びその有用性を明らかにする記載も為されていることは、先に摘示した
とおりであり、これらについての米国明細書Ａ又はＢの記載に瑕疵はない。」（同
１４頁７～１３行）と判断したが、誤りである。
（１）　本願発明及び先願発明の目的物質である先願化合物Ⅰａの構造は、その出
発物質Ⅲａの構造によって実質的に決定される密接な関係にあり、別紙製造工程図
に示すように、８′―（２ブチルカルボニル）オキシ誘導体（出発物質Ⅲａ）の８
′位のアシル基を脱アシル化して４，８′―ジヒドロキシ誘導体（Ⅳａ）を得、こ
れにｔ―ブチルジメチルクロロシランを反応させて４―シリル誘導体（Ⅴａ）と
し、次いで８′位をアシル化して４―シリル化―８′―アシロキシ誘導体（Ⅵａ）
とした後、４位のシリル基を脱シリル化して目的化合物（Ⅰａ）が製造される。す
なわち、目的化合物Ⅰａは、構造式Ⅲａ→構造式Ⅳａ→構造式Ⅴａ→構造式Ⅵａ→
構造式Ⅰａという化学的合成工程を経て製造されるのであるが、いずれも基本骨格
が同じ化合物であるから、当業者にとって、このような合成工程自体は、出発物質
Ⅲａが提供され、目的化合物Ⅰａの構造式が示されれば、比較的容易に製造するこ
とができるものである。
　ところが、出発物質Ⅲａは、新規な物質であり、特定の新規な菌株を用いて、こ
れを特定の条件で培養することによって初めて得られる醗酵性生産物であって、米
国特許出願Ａ及び同Ｂの出願時点において、これを製造するためには、製造に必要
な特定の微生物が寄託され、その微生物名が開示され、さらに培養温度、培地等の
培養条件、抽出法、精製法等が開示されていなければ、これを生産しうる可能性は
全くなかった。
（２）　しかるに、米国明細書Ｂには、出発物質Ⅲａの構造式は示されているもの
の、これについては、「さらに最近になって、【Ａ】等は、（１９７９年６月１５
日出願のＵＳＳＮ４８，９４６において）ＭＳＤ８０３と命名され、全く異なる醗
酵から単離された表Ⅰ中の構造式Ⅲａを有する阻害剤を報告した。」（甲第４号証
訳文２頁１５～１７行）として、その出願当時には未公開であった自己の先願米国
特許の出願日（１９７９年６月１５日）と出願番号（ＵＳＳＮ４８，９４６）を引
用しているのみであり、この出発物質Ⅲａをいかなる微生物から製造するかにつ
き、何らの記載もなく、このことは米国明細書Ａについても全く同様である（甲第
３号証訳文２頁本文下から３行～３頁１行）。
　すなわち、出発物質Ⅲａは、米国特許出願Ａ及び同Ｂの各出願当時、未公開の特
許出願の番号によって引用されているのみであり、このような公開ないし頒布され
ていない文献の引用は、米国明細書Ａ及び同Ｂの記載内容を補充するものではな
く、前記引用は、出発物質Ⅲａを製造する上で何らの情報を提供するものではな
い。
　現に、出発物資Ⅲａの製造方法が初めて明らかにされたのは、本願出願より後の
１９８０年（昭和５５年）８月５日に米国特許出願Ａに係る部分継続出願として出
願された前示米国特許出願第１７５２３２号（以下「米国特許出願Ｃ」という。）
及び同日に米国特許出願Ｂに係る部分継続出願として出願された前示米国特許出願
第１７５４６０号（以下「米国特許出願Ｄ」という。）の各明細書においてである
が、この事実も、米国明細書Ａ及び同Ｂにおいて、発明の構成部分が明らかにされ
ていなかった証左であり、米国明細書Ａ及び同Ｂで引用された前示米国特許出願４
８９４６号が、米国特許第４２３１９３８号として特許されたのも、本願出願の後
である１９８０年１１月４日である。
　また、出発物質Ⅲａの化学的合成が米国特許出願Ａ及び同Ｂの出願当時に、当業
者において可能であったか否かについて検討しても、構造式Ⅲａ中には、不斉炭素
が８個存在し、それによる式Ⅲａの光学異性体は、理論的に２の８乗＝２５６種類
存在し、これを立体特異的に化学合成することは不可能であった。事実、構造式Ⅲ
ａで表される物質の化学的合成に成功したのは、１９８３年（昭和５８年）であ
る。
（３）　審決は、目的の化合物が得られていることから、その原料物質も存在して
いたことは明らかであると認定し、米国明細書Ａ又は同Ｂの記載に基づかずに出発
物質の存在を認定しているが、倒立した議論というべきである。
　特許庁の「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」によれば、その第一部、
第１「化学物質発明に関する運用」の「Ⅳ化学物質発明の成立性」の項には、「１
　化学物質そのものが明細書において確認できない場合，その化学物質は発明とし
て成立していないものとして取り扱う。２　化学物質の製造方法が明細書に明らか
になっていない場合，その化学物質は発明として成立していないものとして取り扱
う。〔注〕その化学物質の製造方法が微生物を利用する場合のみであって，出願前
その微生物が容易に入手できないものであるときは，出願前その微生物の寄託を必
要とする。３　化学物質の有用性が明細書に明らかになっていない場合，その化学
物質は発明として成立していないものとして取り扱う。」と記載され、化学物質の
発明が完成しているといえるためには、化学物質そのものが明細書において確認で
きること、化学物質の製造方法が明細書において明らかになっていること及び化学
物質の有用性が明細書に明らかになっていることの３要件が必要であり、そのいず
れかを欠くものは、発明未完成とされる。
　また、同「運用基準」の第一部、第１の「Ⅱ　明細書の記載要領」の項には、特
許法３６条４項（昭和６０年法律第４１号による改正前のもの、以下同じ。）の規
定を受けて、「化学物質の製造方法は、少なくとも一つ記載されていなければなら
ない。その製造方法は、原料物質、製造条件及び場合によっては製造装置等必要な
事項と共に当業者が容易に実施できる程度に具体的に記載されていなければならな
い。」（同２（４））と記載され、その「Ⅵ　明細書の要旨変更」の項には、「化
学物質の製造方法が明らかになっていない明細書にその製造方法を加える補正は、
明細書の要旨を変更するものとする。」（同２）とされている。
　このように、目的化合物の製造のために必須でしかも未知の微生物に由来する新
規な物質を出発物質として初めて得られる新規化合物の発明において、単に出発物
質の構造式が示されているだけでは、発明の構成部分が明らかに記載されていると
いうことはできず、審決の上記認定は誤りである。
２　優先権主張の要件
　パリ条約４条Ｈ項は、「優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るも
のが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由と
しては、否認することができない。」として、最初の出願において特許請求の範囲
に記載していない構成部分に係る発明についても優先権を主張することができる旨
規定しているが、同項ただし書に、「最初の出願に係る出願書類の全体により当該
構成部分が明らかにされている場合に限る。」と規定しているとおり、その発明の
属する技術分野における通常の知識を有する者が、最初の出願当時の技術水準に基
づき、容易に発明を実施することができる程度に発明に係る構成部分が具体的に記
載されていることが、優先主張の要件である。
　本件においては、上記１のとおり、先願発明の特許出願に当たって、出発物質Ⅲ
ａの製造方法を具体的に開示した米国特許出願Ｃ及び同Ｄを米国特許出願Ａ及び同
Ｂと合わせて優先権主張の基礎とし、先願明細書に出発物質Ⅲａの製造方法を具体
的に明らかにした先願化合物Ⅰａの発明を記載したものであるが、米国特許出願Ｃ
及び同Ｄの出願日は本願出願日の後であるから、本願に対する関係でこれに基づく
優先権主張の利益を享受することができず、本願出願日に先立つ米国特許出願Ａ及
び同Ｂの各明細書には、先願化合物Ⅰａを製造するのに必須不可欠で、しかも最も
重要な出発物質Ⅲａの製造方法の記載を欠き、パリ条約４条Ｈ項の要件を充足せ
ず、結局、米国明細書Ａ及び同Ｂに記載された発明と先願明細書に記載された発明
との間には、パリ条約上の優先権主張の要件である発明の同一性を欠くこととな
り、先願発明は、米国特許出願Ａ及び同Ｂに基づく優先権主張の利益を享受するこ
とはできない。
３　以上のとおりであるから、先願発明につき米国特許出願Ａ及び同Ｂに基づく優
先権主張を肯定し、これを前提にして、本願発明の出願日である昭和５５年３月３
１日に遅れて昭和５６年２月４日に出願された先願発明を本願の先願として、特許
法２９条の２を適用した審決の認定判断が誤りであることは明らかである。
第４　被告の主張の要点
　審決の認定判断は、以下のとおり正当であり、原告の取消事由の主張は理由がな
い。
１　原告の主張１について
　本願発明及び先願発明において、その目的物質である先願化合物Ⅰａの製造過程
が原告の主張１（１）のとおりであること、米国特許出願Ａ及び同Ｂの出願当時、
先願化合物Ⅰａの出発物質Ⅲａが新規な物質であり、微生物を利用する醗酵性物質
であることは認める。
　審決認定のとおり、米国明細書Ｂには、その発明の技術内容として欠くことので
きない事項である出発物質Ⅲａを用いた先願化合物Ⅰａの製造方法が具体的な技術
手段を伴って記載されており、目的物質である先願化合物Ⅰａが得られたことも確
認値とともに記載されている。
　そして、出発物質Ⅲａを入手するための具体的な方法の開示はないものの、他の
米国特許出願の出願日及び出願番号（１９７９年６月１５日出願のＵＳＳＮ４８，
９４６）並びに醗酵法により製造されることが記載され、前記のとおり先願化合物
Ⅰａが得られていることから、出発物質Ⅲａが存在していたことも明らかである。
　原告は、出発物質Ⅲａの製造方法が具体的に記載されていないことをもって、出
発物質Ⅲａの製造方法が開示されていないと主張し、特許庁の「物質特許制度及び
多項制に関する運用基準」を根拠とするが、同「運用基準」において、発明の成立
性につき、原告の主張するような３要件を要求しているのは、化学物質発明の特質
から、製造方法及び有用性が発明の効果の裏付けとしてとらえられているからであ
り、同時にこれらの要件の存在が化学物質発明の目的達成手段についての裏付けを
なすからである。そして、このような裏付けに足りる記載があれば、これらの要件
は備わっているものとみるべきである。米国明細書Ｂの記載は、この裏付けとなる
記載として十分であるから、先願化合物Ⅰａの発明は、米国明細書Ｂにおいて完成
しているとみるべきである。
　原告は、また、出発物質Ⅲａは、米国明細書Ｂの記載をもってしては、その出願
当時の技術水準に基づき、当業者が製造することができないものであったと主張す
るが、米国明細書Ｂの記載が不十分であったとしても、同明細書において引用され
ている米国特許出願第４８９４６号（１９７９年６月１５日出願）は、米国特許第
４２３１９３８号として特許明細書が発行されており、出発物質Ⅲａの製造が技術
的に可能なことが明らかである。
　そして、米国明細書Ｂに記載の発明及びこれに基づく先願発明は、化合物Ⅲａの
製造方法の発明でもその物の発明でもなく、化学物Ⅰａに関する発明であり、しか
も、先願化合物Ⅰａの製造方法は、原告主張のとおり、Ⅲａ→Ⅳａ→Ⅴａ→Ⅵａ→
Ⅰａという工程をとり、出発物質Ⅲａは、目的物質Ⅰａの４工程も前の製造原料で
あるから、出発物質Ⅲａの製造方法は、目的化合物Ⅰａに関する発明の成立・不成
立に直接関係するものではない。出発物質の製造方法の開示の程度は、当該物質の
入手の困難性の程度に応じて定まる記載要件の問題にすぎない。
　そして、特許法３６条４項の規定は、「願書に最初に添付した明細書」と規定さ
れていないことから明らかなように、明細書の記載が出願当初から完全であること
は望ましいものの、これが不十分な場合でも、技術文献として当業者が容易に発明
の実施をすることができる程度に記載されていれば、明細書の要旨を変更しない限
度でその補正が認められることを前提としており、その補正の効果は出願時まで遡
及する。これを先願明細書についてみるに、上記のとおり、先願発明の成立性に関
する要件は、米国明細書Ｂの記載において十分満たされており、その技術内容が特
定されている以上、先願発明の出願時前に明らかになっていた出発物質Ⅲａの製造
方法を補充することは、新規な事項の加入ではなく、単に不明瞭な記載を補完した
にすぎず、当初出願の明細書に記載されている事項の範囲内として認められるもの
であり、明細書の要旨を変更するものには当たらない。
　したがって、審決が、「米国明細書Ａ又はＢには前記先願化合物が提供されたこ
とが技術的にも裏付けられて記載されていること、及び、前記先願化合物を製造す
る方法及びその有用性を明らかにする記載も為されている」とし、「これについて
の米国明細書Ａ又はＢの記載に瑕疵はない」とした判断に誤りはない。
２　同２について
　上記のとおり、米国明細書Ｂの記載は、先願化合物Ⅰａに関する発明の成立性を
裏付けるのに十分であり、パリ条約４条Ｈ項ただし書にいう「当該構成部分が明ら
かにされている」との要件を満たすものである。
　したがって、先願発明である特願昭５６‐１４４７９号は、パリ条約４条Ｂ項及
び特許法２６条の規定による優先権主張の利益を享受することができ、先願発明の
先願としての基準日は、米国特許出願Ａ又は同Ｂに基づく優先権主張日である１９
８０年（昭和５５年）２月４日であるとした審決に誤りはなく、原告の主張は理由
がない。
第５　証拠（省略）
第６　当裁判所の判断
１　本願発明に係る目的化合物が構造式Ⅰａで示される先願化合物と同一の化合物
であること、先願化合物が、別紙製造工程図に記載されているとおり、構造式Ⅲａ
によって示される化合物を出発物質とし、構造式Ⅲａ→構造式Ⅳａ→構造式Ⅴａ→
構造式Ⅵａ→構造式Ⅰａという化学合成過程によって製造されること、本願出願日
の前に米国において特許出願された米国特許出願Ａ及び同Ｂの各明細書（米国明細
書Ａ及び同Ｂ）において、出発物質Ⅲａが、特定の微生物を用いた醗酵法によって
製造されることが記載されている反面、その微生物の特定及び培養条件、抽出法、
精製法等の開示がなく、出発物質Ⅲａの製造方法については、単に、「さらに最近
になって、【Ａ】等は、（１９７９年、６月１５日出願のＵ．Ｓ．Ｓ．Ｎ．４８９
４６において）ＭＳＤ８０３と命名され、全く異なる醗酵から単離された構造式：
（略）Ⅲａを有する、さらに強力な阻害剤を報告した。」（甲第３号証・米国明細
書Ａ訳文２頁本文下から３行～３頁１行）及び「さらに最近になって、【Ａ】等
は、（１９７９年、６月１５日出願のＵＳＳＮ４８，９４６において）ＭＳＤ８０
３と命名され、全く異なる醗酵から単離された表Ⅰ中の構造式Ⅲａを有する阻害剤
を報告した。」（甲第４号証・米国明細書Ｂ訳文２頁１５～１７行）として、その
出願当時には未公開であった自己の先願米国特許の出願日（１９７９年６月１５
日）と出願番号（ＵＳＳＮ４８，９４６）とを引用しているのみであること、出発
物質Ⅲａの製造方法につき開示がなされたのは、米国特許出願Ａ及び同Ｂのそれぞ
れの一部継続出願として、本願出願日の昭和５５年３月３１日より後の１９８０年
８月５日にされた米国特許出願Ｃ及び同Ｄの各明細書においてであり、米国特許出
願Ａ及び同Ｂに合わせて米国特許出願Ｃ及び同Ｄに基づく優先権を主張して、本願
出願日よりも後の昭和５６年２月４日に出願された先願発明の明細書においては、
出発物質Ⅲａの製造方法を具体的に明らかにした先願化合物Ⅰａの発明が記載され
ていることは、いずれも当事者間に争いがない。
２　そこで、先願発明の特許出願が、本願出願日の前である１９８０年（昭和５５
年）２月４日に米国において特許出願された米国特許出願Ａ及び同Ｂに基づく優先
権主張の利益を享受でき、本願に対する関係で、先願の地位を有するかどうかにつ
いて検討する。
（１）　一般に、わが国においては、化学物質の発明の成立が肯定されるために
は、①化学物質そのものが明細書において確認できること、②化学物質の製造方法
が明細書に明らかにされていること及び③化学物質の有用性が明細書に明らかにさ
れていることの３要件が必要であることは当事者間に争いがなく、「物質特許制度
及び多項制に関する運用基準」（昭和５０年１０月特許庁策定）によれば、その第
一部、第１「化学物質発明に関する運用」の「Ⅱ　明細書の記載要領」の項には、
「化学物質の製造方法は、少なくとも一つ記載されていなければならない。その製
造方法は、原料物質、製造条件及び場合によっては製造装置等必要な事項と共に当
業者が容易に実施できる程度に具体的に記載されていなければならない。」（同２
（４））と記載され、また、「Ⅳ　発明の成立性」の項には、上記三つの成立要件
の記載に付加して、「その化学物質の製造方法が微生物を利用する場合のみであっ
て、その微生物が容易に入手できないものであるときは、出願前その微生物の寄託
を必要とする。」と注記され、さらに、その「Ⅵ　明細書の要旨変更」の項には、
「化学物質の製造方法が明らかになっていない明細書にその製造方法を加える補正
は、明細書の要旨を変更するものとする。」（同２）と記載されていることは、当
裁判所に顕著な事実であり、この運用基準の示すところは、わが国の特許法の規定
に照らし、化学物質の発明の成立を判断するうえで妥当なものと認められる。
（２）　そこで、先願発明及び本願発明が共通の目的物質とする先願化合物Ⅰａに
ついて、その製造方法を検討する。
　前記のとおり、先願化合物Ⅰａは、構造式Ⅲａで示される物質を出発（原料）物
質として、４工程の化学合成過程を経て製造されるものであるところ、出発物質Ⅲ
ａの製造方法の具体的・詳細な記載箇所である先願発明の公開特許公報（甲第５号
証）によれば、「出発物質Ⅲａ……はメルク社（ＭＥＲＣＫ，＆ＣＯ．，Ｉｎ
ｃ．，Ｒａｈｗａｙ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）の培養コレクシヨン中でＭＦ―４８
４５と称する菌株アスペルギルステレウス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｔｅｒｒｅ
ｕｓ）、ＡＴＣＣ．Ｎｏ．２０５４２（微工研菌寄第５２３３号）による醗酵生成
物である。……さらに最近【Ａ】等は米国特許第４，２３１，９３８号中で、ＭＫ
―８０３と称し、構造式Ⅲａ（Ｒ′＝ＣＨ３）を有するもので完全に異った醗酵に
より単離される阻害物質を報告している。」（同号証明細書１９欄１４行～２０欄
１５行）との記載に引き続き、「Ａ醗酵（培地、微量元素溶液）」と「Ｂ単離（抽
出、ラクトン化、シリカゲルによるクロマトグラフイー、シリカゲルによる再クロ
マトグラフイー、逆相充てんによるクロマトグラフイー）」に分けて、具体的な方
法を記載している（同２１欄１行～２７欄８行）ことが認められる。
　そして、北海道大学名誉教授【Ｂ】作成に係る意見書（甲第１０号証）には、
「Ⅲａを製造するには、先ず、日本出願明細書の６頁左上欄に記載されている、Ⅲ
ａの生産菌のアスペルギルス、テレウスＡＴＣＣＮｏ．２０５４２を当該菌の寄託
機関であるＡＴＣＣより分譲を受け、入手することから始まる。ついで、これを同
６頁左下欄から同７頁左上欄に記載された培養方法にしたがって、まずⅢａを含有
する培養液を得る。次に、この培養液を、同７頁左上欄から同頁左下欄に記載され
た方法にしたがって、抽出、ラクトン化、およびシリカゲルによるクロマトグラフ
ィー等の諸操作を行い、かくしてⅢａが得られるものと考えられる。
　続いて、Ⅲａを原料物質として、１４頁右上欄に記載された工程図Ａに従ってⅠ
ａを合成する。この一連のステップは、本質的に、Ⅲａの分子中、８′位に存在す
る２―メチルブリチル基（アシル基の一種である）を外して、Ⅳａのジオキシ化合
物（分子中に２個の水酸基、―ＯＨ、を有している）を得る工程１と、このジオキ
シ化合物の８′位の水酸基を、２―メチルブチリル基以外のアシル基で、再度アシ
ル化する工程５とからなる。工程２と工程３または４とは、一分子中に存在する２
個の水酸基のうち、ナフタレン環の８′位の水酸基のみをアシル化するためにラク
トン環の４位の水酸基にシリル基を一時的に導入して４位もアシル化されるのを防
ぐ工程と、そのように導入されたシリル基を外して４位の水酸基を復元する工程で
あって、いわば本質的な工程ではない。」（同２頁８行～２４行）と記載され、結
論として、先願明細書から原料物質Ⅲａ及び先願物質Ⅰａを製造することは、平均
的な合成化学者にとって著しい困難性はないことが記載されている（同２頁２５～
２７行）。
　しかしながら、同意見書には、米国明細書Ａ又は同Ｂの記載に基づく、「式Ⅲａ
の化合物の製造、および、それを出発原料とする式Ⅰａの化合物の製造に関して
は、当時の平均的技術者にとって、不可能であったと考える。何故ならば、Ⅲａを
製造することが、当時の平均的技術者にとって、醗酵的方法によっても、また有機
化学的方法によっても不可能だったからであり、そして、原料物質のⅢａが製造で
きない以上、それから先の工程は実施するに由なく、従って目的物質Ⅰａも製造す
ることが出来ないからである。」（同３頁３～８行）と記載され、その理由につ
き、醗酵法による製造可能性について、「凡そあらゆる醗酵は、培地中の微生物の
増殖作用に基ずくのであるから、先ず、ＭＳＤ８０３を生産する微生物が特定され
ていなければならない。数１００万種といわれる微生物（細菌、カビ、酵母、放線
菌など）のなかから、通常の技術者がＭＳＤ８０３の構造式のみを頼りに、偶発的
にその生産菌を見つけ、ＭＳＤ８０３を製造する可能性は皆無に近い。かかるＭＳ
Ｄ８０３生産菌について、米国明細書は全くこれを特定していず、また、その手か
がりとなる記載も皆無である。」（同３頁１７～２２行）と、また、有機化学的手
法による可能性について、「Ⅲａは、……計８個の不斉炭素を含む（それ故、２５
６の光学異性体が存在しうる）という極めて、特異かつ複雑な化合物である。これ
を、合成的に得るには、イ）……いわゆる全合成法と、ロ）……例えば……「コン
パクチン」を出発物質とする方法とが考えられる。」（同４頁９～２０行）とした
うえで、イ）の化学的全合成法については、「最初の成功は、先駆的研究の速報誌
である、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓに１９８３年に【Ｃ】氏（サン
トリー生物有機科学研究所、現東北大学理学部教授）により報告されたものであっ
た。……その後、Ⅲａ合成は、１９８８年および１９８９年に米国の研究者により
報告された……のみであって、この化合物の合成が、依然として世界の有機合成化
学者に挑戦される困難なターゲットになっていることが理解できる。……以上のよ
うに、米国特許出願時に平均的技術者が全合成的にⅢａを得ることが至難であった
ことは自明である。」（同４頁２５～５頁本文１４行）と記載され、ロ）の近縁の
公知化合物を出発物質とする方法については、コンパクチンについては【Ｄ】が発
表したＭＬ―２３６Ｂという（Ａ）の構造を持つものと、【Ｅ】等により発表され
た構造式（Ｂ）を持つものとがあり、両物質が同一のコンパクチンと考えられてい
たが、１９８５年に、メルク社がコンパクチンの正しい構造式が（Ａ）であること
を断定するまでは、一般に（Ｂ）の構造式を持つものがコンパクチンであると考え
られていたため、構造式（Ｂ）のコンパクチンからの合成によっては、Ⅲａの立体
異性体である（Ｃ）の構造を有するものが得られてしまい、米国特許出願Ａ又は同
Ｂの出願当時、コンパクチンからⅢａを合成することは理論的に不可能であったこ
とが記載されている（同５頁本文下から２行～８頁末行）。
　以上の記載によれば、先願化合物Ⅰａの製造方法のうち、最も重要かつ基本的な
点は、出発物質Ⅲａの製造方法であり、米国特許出願Ａ又は同Ｂの各出願当時、そ
の製造方法は、米国明細書Ａ又は同Ｂに示された【Ａ】等の他の米国特許出願第４
８９４６号による新たな醗酵法による以外になく、これが開示されていれば、その
後の４工程の化学合成は当業者にとって可能であったものの、米国明細書Ａ又は同
Ｂには上記のとおり、他の米国特許出願番号のみが記載され、その開示がなされて
いなかったことから、その詳細な製造方法を当業者が知りうる手段はなかったこと
が明らかである。
（３）　そうすると、米国明細書Ａ又は同Ｂは、目的物質である先願化合物Ⅰａを
得るにつき最も根源的かつ重要な出発物質Ⅲａの製造方法について、その発明の属
する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易に実施をすること
ができる程度にまで開示したものということはできず、結局、先願化合物Ⅰａの発
明としては、当業者が反覆実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度
にまで具体的・客観的なものとして構成されているということができないから、前
示運用基準に定める発明の成立性の要件を満たしておらず、わが国特許法上の解釈
として、発明未完成の瑕疵があるものというべきである。
　被告は、米国明細書Ａ又は同Ｂにおいて目的物質Ⅰａが得られたことが確認値と
ともに確認されている以上、その出発物質である構造式Ⅲａの製造方法は、記載不
十分であるとしても、後に補正の許される範囲にあると主張する。
　しかしながら、仮に米国特許出願Ａ又は同Ｂにおいて目的物質Ⅰａが確認されて
いることが確実であるとしても、出発物質Ⅲａの有する上記重要性並びに米国特許
出願当時におけるその製造方法（特定の菌株を用いた特定の製造方法）及び物質の
新規性に照らし、採用の限りではない。
　このことは、米国特許法による解釈を採用しても同様であることは、元判事
【Ｆ】の見解（甲第１１号証）に「結果として、米国特許法の目でみれば、メルク
の′０４９及び′０５１出願は発明を十分に記述していないし、１９８０年２月４
日の優先日の権利を有さないであろう。米国特許法のもとでのメルクの正当な優先
日は、特許法令の要件を明白に満たす出願を提出した日付けである１９８０年８月
５日である。メルクが、１９８０年２月４日の優先日の権利を有していたと主張し
うる如何なる可能性があろうとも、ともかくそれは上述したＬｉｔｔｏｎ判例によ
って阻まれるであろう。したがって、メルクは、問題となっている出願手続遂行中
の自らの行為の結果、１９８０年８月５日以前の優先日を主張するのを禁反言によ
って阻まれるであろう。」（同号証訳文１９頁７～１６行）とあることから明らか
である。
３　以上のとおり、米国特許出願Ａ又は同Ｂは、わが国特許法上の解釈として、先
願化合物Ⅰａの発明につき発明未完成の瑕疵があるものというべきであるから、完
成された先願化合物Ⅰａの発明である先願発明の特許出願との同一性を欠くものと
いわなければならない。
　このように解される以上、先願発明は、米国特許出願Ａ又は同Ｂに基づきパリ条
約４条Ｂ項に定める優先権主張の利益を享受することはできないというべきであ
り、これら米国特許出願と合わせて優先権主張の基礎とした米国特許出願Ｃ及び同
Ｄの出願日及び先願発明の出願日が本願発明の出願日に遅れることは明らかである
から、先願発明の特許出願が、本願発明の特許出願に対し、先願としての地位を有
するものということはできない。
　これと異なる前提に立って、先願発明に先願としての地位を認めた審決の判断は
誤りであり、原告主張の審決取消事由は理由がある。
　よって、原告の本訴請求を認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７
条、民事訴訟法８９条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　牧野利秋　山下和明　木本洋子）
審決書写し（添付省略）

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