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平成１６年（行ケ）第２１６号　審決取消請求事件
平成１６年１０月１８日口頭弁論終結
　　　　　判　　　　決
　原　告　バンズインコーポレイテッド
　訴訟代理人弁護士　阿部佳基，松留克明，和田信博，渡辺広己，中川豊，野中
武，戸田智彦，復代理人弁護士　今井浩人
　被　告　特許庁長官　小川洋
　指定代理人　佐藤達夫，大橋信彦，井出英一郎
　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する（本願商標の指定商品は審決後にされた分割出願によって
第２５類「運動靴，スニーカー」のみとなった。）。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　「特許庁が不服２００３－８７６２号事件について平成１５年１２月１７日にし
た審決（本願商標の指定商品は審決後にされた分割出願によって第２５類「運動
靴，スニーカー」のみとなった。）を取り消す。」との判決。
第２　事案の概要
　本件は，後記本願商標の出願人である原告が，拒絶の査定を受けたことを不服と
して，審判請求をしたところ，特許庁が本件審判の請求は成り立たないとの審決を
したため，同審決の取消しを求めた事案である。
　１　特許庁における手続の経緯
　(1)　本願商標
　出願人：バンズインコーポレイテッド（原告）
　商標：別紙１「本件登録出願に係る商標」のとおりの構成からなるもの。
　出願日：平成１４年４月１１日（商願２００２－３４４６２号）
　指定商品：第２５類「履物，運動用特殊靴」（出願当時のもの）
　(2)　本件手続
　拒絶査定日：平成１４年１２月１８日（起案）
　審判請求日：平成１５年４月１０日（不服２００３－８７６２号）
　審決日：平成１５年１２月１７日
　審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
　審決謄本送達日：平成１６年１月１９日（原告に対し。出訴期間９０日附加。）
　(3)　分割出願
　原告は，本訴提起後である平成１６年１０月１３日付けで，本件出願を原出願と
し，指定商品を第２５類「履物（但し，「運動靴」及び「スニーカー」を除
く。），運動用特殊靴」とする新たな商標登録出願（商標法１０条１項）をすると
ともに（甲６１），本件出願に係る指定商品を第２５類「運動靴，スニーカー」の
みに変更（減縮）することを内容とする手続補正書を特許庁に提出し，受け付けら
れた（甲６２）。
　２　審決の理由の要点
　(1)　審決は，次のとおり説示して，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する
ものと判断した。
　「本願商標は，別紙１のとおりの構成からなる図形商標であるところ，その図形
は，履物における底面の輪郭を形取った破線を描き，その内側に輪郭線に沿って全
体を菱形状（一部菱形形状の中に六角形模様を加えている。）の模様を連続的に施
してなるものと容易に理解されるものであって，特に顕著に表されている部分のな
いものである。
　ところで，本願商標を使用する商品（指定商品）は，履物又は運動に使用される
特殊靴であり，それらの履物等の底面の輪郭形状は，概ね，本願商標中の破線で表
されている形状となっているものであり，またその履物等の底部分（接地する側の
面）は，その履物等の用途，用法に応じその効果を発揮するように，またその消費
者の趣味・趣向的な面を考慮して，様々な底面形状のものが造られ，またその接地
面に凸凹状の形状模様が施された商品が製造・販売されていることはよく知られて
いるところである。
　そして，その履物等の底面全体が扁平状の形状をなし，またその底面全体に一定
の幾何学的模様をなすように凸凹状の模様が施されているものも容易に考えられる
ところである。
　上記の履物等における底面の全体的形状，凸凹模様の実情からすると，上記図形
からなる本願商標は，履物等の底面の形状，そこに施されている凸凹模様を普通に
表しているものとみるのが相当である。
　してみると，本願商標をその指定商品について使用するときは，これに接する取
引者・需要者をして，その商品の底面がその商標に表されている図形の形状及び凸
凹模様をなすものであって，その商品の形状，品質を表しているものと理解，認識
し，自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得な
い。
　したがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当するものである。」
　(2)　審決は，本願商標が使用されてきた結果，十分に自他商品識別機能（識別
力）を有するに至っており，商標法３条２項の適用を受け得るものであるなどとす
る請求人（以下「原告」と読み替えて引用する。）の主張に対し，次のとおり説示
して，これを排斥した。
　「原告は，シューズ等の製造販売を行う企業であり，そのシューズについて本願
商標と同じような凸凹模様の靴底を有する履物を多数販売していることが認められ
る。
　そして，例えば，本願商標と概ね同じ様な靴底の凸凹模様の写真を掲載している
雑誌（「Boon」平成８年５月１日詳伝社発行）の記事によると，本願商標と同様の
靴底（ソール）写真の横には，「ソールはグリップ能力が高いオフ・ザ・ウォー
ル・ソール。はちの巣とワッフルの合いの子のようなデザイン。生ゴム使用は今で
は少ない。」との説明がある一方，同頁には「VANS」，「VANSTRADITION」，「OLD
SKOOL」や「HI-TOP」等の表示が掲載されていることからして，その靴底模様の写真
は，そのシューズの形状，品質を説明し表しているにすぎないものであり，その自
他商品の識別は，「VANS」，「VANSTRADITION」，「OLDSKOOL」や「HI-TOP」等の
表示によるものと認められる。
　また，（他の）雑誌記事についても同様であって，その記事に表されている靴底
の凸凹模様の写真は，そのシューズの形状，品質を表しているものと理解されるも
のである。
　その他，証拠及び原告の主張を総合勘案してみても，本願商標は，それと同一の
図形からなる表示（図形表示）が，その指定商品について自他商品を識別する標識
として需要者に認識され，何人かの業務に係る商品であることを表しているものに
至っていると認めることはできない。
　してみると，本願商標は，商標法３条２項の要件を具備しているものということ
はできない。
　なお，原告は，本願商標と同様に「単に履物の底の形状としか認識し得ない図
形」からなる商標が多数登録されていることから，本願商標も同様に十分識別力が
ある旨主張している。
　しかしながら，それらの登録例は，その商標の構成中に文字が含まれ又はその図
形が極めて特徴的なものである等，本願商標とは商標の構成が相違し，事案を異に
するものであり，また，本願商標は，上記認定のとおり商品の形状，品質を表すも
のであるから，それらの登録例を基準に判断すべきものではなく，原告の主張は採
用できない。」
第３　原告の主張（審決取消事由）の要点
　１　取消事由１（本願商標が商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り）
　(1)　本願商標は，シューズの実用性のみならずファッション性も重視する消費者
の趣味・趣向を十分考慮した上で，消費者の興味を引くようにワッフルや蜂の巣を
想起させるよう特徴的にデザイン構成されたものであり，単に履物等の底面の形
状，凸凹模様を普通に表現したものではない。
　本願商標に接した消費者がその商品の底面がその商標に表示されている図形の形
状や凸凹模様をなすものであると理解することは否定できない。しかし，それがゆ
えに，直ちに消費者が本願商標についてその商品の形状・品質を普通に表している
ものであると理解，認識するとはいえず，審決には論理の飛躍がある。
すなわち，本願商標（特に，破線輪郭部分内側の模様部分）は，シューズのファ
ッション性を重視する消費者の趣味・趣向的な面を考慮した上で，その指定商品で
ある履物等の商品の機能・品質（例えば，グリップ力の強さなど）とは必然的には
関連性のない特異な模様の組み合わせから構成されたワッフルや蜂の巣を想起させ
る標章を採用したものである。そのため，本願商標自体が，消費者に対する訴求
力・吸引力を持っており，他社製品との識別力を持ち得る標章となっているからで
ある。たとえ，本願商標のデザイン構成に商品のグリップ力の強さなどの機能を目
的とする面があったとしても，他社製品と視覚的に識別化するために工夫されたワ
ッフルや蜂の巣を想起させる本願商標の特異な表示の識別力が否定されることには
ならない。したがって，本願商標の出所識別機能を否定した審決の判断には誤謬が
ある。
　(2)　本願商標の破線輪郭部分内側の模様は，そのつま先部分及びかかと部分から
土踏まずにかけた部分において，菱形状の模様を連続して施し，ワッフルを連想さ
せるようにデザインされており，また，土踏まず部分に当たる中央部においては，
六角形状の模様を連続的に施し，蜂の巣を連想させるようにデザインされている
（甲４３，２の３，８，１１）。このような２種類の抽象化された模様の組合せ
は，ワッフルと蜂の巣を同時に連想させるものであって，初めて見る者の目に止ま
り，格別の興味を抱かせる。
　例えば，甲７，８，１１ないし１３，４４の記載からすれば，アウトソール（靴
底）に表示された本願商標のデザイン構成が，原告製品の自他商品識別機能を果た
していることは明白である。
　また，取消事由２で主張するように，本願商標は，現時点において，原
告（VANS）の「ワッフルソール」として，シューズの需要者に周知著名な標章とな
っているが，この事実からも本願商標のデザイン構成が，原告製品の自他商品識別
機能を持っていることを裏付けている。
　審決の「本願商標は，履物等の底の形状，底に施されている凸凹模様を普通に表
しているものとみるのが相当である」との認定は，誤りである。
　(3)　ビジネスシューズ又はファッション性が重視されない極めて実用的な靴を選
ぶ場合に靴底の標章や模様をみて選ぶ人は少ないことは否定できない。しかし，実
用のみならずファッション性を重視するシューズの分野では，当該需要者層は，靴
底の機能面のみならず，その施されている靴底の模様にも強い関心を持っている。
このことは，雑誌記事広告などに掲載されている各社の靴が，靴のアッパー部分の
みならず，アウトソール（靴底）の模様もクローズアップして表示していることか
らも裏付けられている（甲４４ないし４６）。
　原告の主力製品であるスニーカーやスポーツシューズの分野においては，他社製
品と自社製品を識別化するために，靴底の模様を一見して他社製品とは異なった模
様となるよう工夫し区別化する努力が必要とされているのが実情である。
本願商標の使用によって他社製品と識別化を図ることができるからこそ，原告
は，本願商標を約３０年にもわたって継続的に使用しているのであり，実際に原告
は，本願商標を原告製品を象徴するイメージ標章として雑誌広告などにクローズア
ップ（強調）して使用している（甲４４，４５，４７ないし５９）。そして，その
使用の結果として，現在，本願商標のデザイン構成が若者を中心とする需要者層の
人気を獲得し，高い顧客吸引力を獲得するに至っている。
　(4)　本願商標は，破線輪郭部分は靴の形状を表示するものであることは否定でき
ないが，その他の部分は，その商品の機能，品質とは必然的な関係のない特異な模
様の組み合わせによって構成されたものである。他社シューズメーカーの製品の靴
底（甲４４ないし４６）が様々な模様であることを見れば理解できるように，グリ
ップ力，衝撃吸収性，弾力性といった靴（靴底）の機能・品質と，靴底の模様には
必然的な関連性はない。
前記のように，たとえ，本願商標のデザイン構成に機能を目的とする面があった
としても，他社製品と視覚的に識別化するために工夫されたワッフルや蜂の巣を想
起させる本願商標の特異な表示の識別力が否定されることにはならない。
　本願商標は，その商品の機能，形状を表しているものとの理解，認識しか生じな
い標章ではなく，その特異なデザイン構成によって需要者を視覚的に魅了しうる性
質の自他商品を識別する標識としての機能を充分果たし得る商標である。
　(5)　商標登録されたものの中には，「履物の底を図形の構成をもってデザインし
た標章」のみからなる標章であっても，識別力を有するものとして，商標登録が認
められた図形商標が存在する（甲３１，３３）。
(6)　本願商標は，アメリカ合衆国，カナダ，イタリア，メキシコ，スペイン，ス
イスにおいて既に登録されている（甲２１ないし２６）。
　２　取消事由２（本願商標が商標法３条２項の要件を具備しないとの判断の誤
り）
　(1)　証拠（甲２ないし６０）からするならば，①原告は，本願商標をその製造販
売するシューズに遅くても１９７０年代半ばころから今日現在まで３０年間以上も
日本全国において大量かつ反復的にその商品について自他商品を識別する標識とし
て使用している事実，及び，②このような長期にわたる使用の結果，本願商標は，
審決時及び現時点において，取引者，需要者が原告の業務に係る標識として認識，
理解できる識別性を獲得している事実が認められる。
　(2)　原告は，１９６６年に米国カリフォルニアで設立され，シューズ及び衣料品
の製造販売を行っている米国企業であり，その商品は日本国内においても若者を中
心に人気を得ている。原告のシューズは，創業以来，蜂の巣とワッフルを合わせた
ような独特のワッフルパターンのソール（靴底）デザイン（本願商標）を使用して
いる。
　原告の商品は，自転車のモトクロスやスケートボードが大ブームを迎えた時に人
気のあったＢＭＸライダーやスケートボーダーにも愛用されたことから，その名が
ワールドワイドに知れ渡るようになった。その後，米国西海岸テイストの世界的な
カジュアルスニーカーブランドに成長した原告のシューズは，１９７０年代半ばこ
ろから日本でも販売されるようになり，中でも本願商標が付された原告のシューズ
（以下「ワッフル・ソール・シューズ」という。）は，「オールドスクール」と呼
ばれる代表的なモデルから主力商品であるスリッポンシューズと幅広く商品展開さ
れ，１９７０年代半ばの日本での販売開始以来から現在まで，バンズシューズの主
力商品として売れ続けている。
株式会社エービーシー・マート（以下「エービーシー・マート」という。）は，
原告のシューズについて日本における独占的販売権を有し，かつ，原告が所有する
シューズに関する商標についての独占的ライセンシーである。エービーシー・マー
トによると，ワッフル・ソール・シューズは，原告のバンズシューズの販売数の約
６０％を占めており，バンズのブランドイメージを支える商品となっている。ま
た，バンズシューズ及びワッフル・ソール・シューズの販売数量と売上高は，以下
のとおりである（甲３の１・２）。このうち，バンズシューズの平成１１年度の販
売数量約７１万足，同じく１２年度の約９８万足は，スポーツシューズの主要ブラ
ンドであるエレッセやフィラを上回っている（甲４）。
　エービーシー・マートは，靴の小売店である「ＡＢＣ－ＭＡＲＴ」として，直営
店６９店舗，フランチャイズ店２８店舗，合計９７店舗を全国に展開し，ワッフ
ル・ソール・シューズを含むバンズシューズを消費者に直接販売している（平成１
４年５月２１日現在。甲５の１）。
　エービーシー・マートは，株式会社アルペン，株式会社ムラサキスポーツ，株式
会社ミナミ，株式会社ビクトリア，株式会社マルイ等の大型量販店に販売するとと
もに，全国の小売店向けに販売代理店にも納入している（甲５の２）。
　エービーシー・マートは，バンズシューズの知名度と信頼をより向上させるた
め，主に１０代から２０代の若者が愛読する雑誌（CoolTrans，Boon，HotDog
Press，non-no，anan，Moreなど）等に継続的かつ活発に広告宣伝活動を行ってい
る。
エービーシー・マートは，バンズシューズの広告宣伝活動のために，平成１０年
４月から平成１３年３月までの３年間で3億3616万1000円の広告宣伝費を費やし，１
５５回にわたって雑誌等に宣伝広告を掲載している（甲６）。なお，これらの広告
に掲載されたシューズ全ての靴底には本願商標が表示されている（甲７ないし１
３，４４ないし５９）。
上記のワッフル・ソール・シューズに関する宣伝広告活動の回数，方法及び内容
にかんがみれば，本願商標（ワッフル・ソール・パターン）は，シューズ業界及び
スニーカー愛好者の間で原告の商品を示す表示（商標）として広く認識され，著名
なものとなっていることは明白である。
　ブランド調査会社であるボイス情報株式会社出版の「ブランド＆キャラクター消
費者調査２０００」（甲１４）によれば，原告は，スポーツブランドとしては，知
名度１１位，所有率９位であり，また，高校生男子の中では好きなブランドのラン
キングで５位，評価ランキングでは総合２６位，中学生男子の中では好きなブラン
ドのランキングでは８位，評価ランキングでは総合１５位にランキングされてお
り，１０代から２０代の若者の間では高い人気を誇っている。この結果は，ワッフ
ル・ソール・シューズが１０代から２０代の若者の間では高い人気を誇り，広く周
知された著名な商品となっていることを明瞭に裏付けている。
　その他，本願商標の識別力を裏付ける事実として，近時，原告のシューズの人気
に目を付けた第三者が，バンズの人気モデルの偽造シューズを日本国内で販売して
いる事例が頻繁に発見されるようになった（甲１５ないし２０）。このことは，本
願商標に高い顧客吸引力があること及びその著名性を裏付けているといえる。
　前記のとおり，原告は，アメリカ合衆国，カナダ，イタリア，メキシコ，スペイ
ン及びスイスで既に本願商標について商標登録を得ている。
　(3)　本願商標と原告が使用している商標とは，同一である。
　商標法３条２項の適用に際して，出願商標と使用商標の同一性が求められるの
は，当然である。
　使用商標が出願商標と同一であるかどうかの判断は，「両商標の外観，称呼及び
観念を総合的に比較検討し，全体的な考察の下に，商標としての同一性を損なわ
ず，競業者や取引者，需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないもの
と社会通念上認められるかどうかを考慮して行うべきものと解するのが相当であ
る」とされている（東京高裁平成１３年（行ケ）第２６５号平成１４年１月３０日
判決）。したがって，出願商標と使用商標が細部にわたるまで厳密に同一である必
要はない。
　使用商標と出願商標とは細部に若干の相違点はあるものの，全体的な外観観察の
下では，商標としての同一性は損なわれておらず，商標登録を認めても，社会通念
上，競業者や取引者，需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがない。
　本願商標及び使用商標の中央部に多数の六角形の蜂の巣模様が配置されているこ
とに何ら変わりはなく，蜂の巣の数が本願商標と使用商標とでは多少異なったとし
ても，それが全体として需要者に異なった印象を与えるものとまでは認められな
い。すなわち，両商標を直接並べて注意深く比較検討しないと判別できない程度の
相違は，商標としての同一性を損なうものではなく，競業者や取引者，需要者等の
第三者に不測の不利益を及ぼすおそれもないと社会通念上認められるから，使用商
標と本願商標は同一であるというべきである。
　なお，原告は，指定商品全てに対する登録拒絶のリスクを避けるべく，本願商標
出願の分割を目的として，平成１６年１０月１３日付けで商標分割申請書（甲６
１）及び手続補正書（甲６２）を特許庁に提出した。その結果，本件審判の審査対
象は，指定商品を「運動靴，スニーカー」とする本願商標に関する商標登録出願で
あったことになり，それを前提に審決の判断の当否が審理されるべきである（東京
高裁平成１５年（行ケ）第８３号平成１５年１０月７日判決，東京高裁平成１５年
（行ケ）第１２１号平成１５年１０月２８日判決）。
　(4)　審決は，甲２ないし４２が証する事実について誤った認定をしている。審決
の判断は，ことさら甲８の雑誌に掲載されたシューズの品質機能面に関する説明部
分のみに注目するものであって，購買者がシューズを視覚的に識別する際に重要と
なる本願商標の表示機能（はちの巣とワッフルの合いの子のようなデザイン）を全
く無視するものであり，妥当ではない。確かに，グリップ能力が高いとか，生ゴム
を使用しているなどの説明は原告製品の品質を表すものとして重要であることは否
定できない。しかし，それらの原告製品の優れた品質機能がその靴底に存在するか
らといって，本願商標の表示が，その品質機能のみしか説明していないことにはな
らない。
　審決の判断は，本願商標が，原告及び原告製品を視覚的に表示するものとして識
別力を有し高度の顧客吸引力を持つ標章として使用されてきた事実をあえて無視す
るものである。例えば，甲８以外にも，甲７，１０ないし１２においても本願商標
についての説明がある。本願商標（靴底模様）の写真に付記されたこれらの記載
は，本願商標「ワッフルソール」を，原告及び原告製品を視覚的に表示し，自他商
品識別力を有しかつ高度の顧客吸引力を持つ標章として説明，紹介するものであ
る。これらの記載を無視して，「靴底模様の写真はそのシューズの形状，品質を説
明し表しているにすぎない」と判断した審決の認定は，誤りである。
　(5)　本願商標は，雑誌記事や広告において原告製品の識別標識として使用されて
いる。
　雑誌記事広告において，ワッフル・ソール（本願商標）は，原告及び原告製品を
イメージするものとして，クローズアップされて表示されている（例えば，甲５０
ないし５９，４４，４５，４７ないし４９，８ないし１２）。ワッフル・ソール
（本願商標）は，いわば原告及び原告製品の象徴として，原告の製品であることを
示すものとして表示されている。このような態様の宣伝広告が大量かつ反復的に長
期にわたって行われてきたことにより，少なくとも若者を中心とする需要者の間
で，本願商標が原告製品を識別する標識として認識されるに至ったものといえる。
　以上から，本願商標は，単にシューズの形状，品質を説明するにすぎないもので
はなく，原告及び原告製品を表示しようとするものである。本願商標は，このよう
な使用によって特別顕著性を獲得するに至っている。
　なお，エービーシー・マートは，近時，本願商標を付したＴシャツを日本国内で
販売している（甲２７，２８。なお，甲６０のＴシャツを間もなく販売する予定で
ある。）。これらの商品が販売されていること自体が，本願商標が既に日本におい
て原告の商品であることを示す出所表示機能（自他商品識別機能）を持つに至って
いることを何よりも明瞭に証するものである。
　(6)　本願商標は，十分に自他商品識別機能（識別力）を有するに至っており，商
標法３条２項の適用により登録を受け得るものである。
第４　被告の主張の要点
　１　取消事由１（本願商標が商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り）に
対して
　(1)　履物，運動用特殊靴についての靴底の形状・模様は，本来的に靴底としての
機能性，デザイン性が追求されるものである（乙１，２）。そして，スニーカー等
の運動靴を販売している各社は，ほぼ例外なく靴の表側の写真と，機能や使用目的
に対応した様々な種類の靴底の形状・模様を商品カタログに掲載しているが，靴の
持つ機能，性能，美感，ファッション性等を需要者に強く意識させ，購買意欲を誘
引するためのものであって，商品カタログに掲載された靴底の形状・模様自体が，
商品の出所を表示したり，自他商品を識別する標識として理解・認識されることを
目的に採択されているものではない。
　したがって，靴底の形状・模様を表した図形商標については，靴底を表示したも
のと認識される程度のものであれば，たとえ，そこにいくらかの特徴的なデザイン
や装飾等が施されていたとしても，これに接する取引者，需要者は，単に履物の靴
底の形状・模様を表示したものであると（機能・デザインとして）理解するに止ま
り，自他商品を識別する標識としては認識しないものである。
　履物等の靴底の形状・模様と認識されるものからなる商標は，商品の形状・模
様，品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として，商標法
３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができない。
　本願商標は，審決が認定するとおりのものであり，全体として一種の地模様的な
模様を配した靴底（図形）を表示しているにすぎない。
　本願商標をその指定商品について使用するときは，これに接する取引者・需要者
をして，履物の形状・模様，品質を表しているものと理解，認識させ，自他商品を
識別する標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
　(2)　「ワッフルソール」は，靴底の一種類を表す語である（乙１２，１３）。
「ワッフルソール」は，原告だけが使用しているものではない。そして，ナイキ
は，「ワッフルソール」の名称の靴底を現在まで使用している（乙１１）。
　原告は，本願商標を靴底標章として使用し続けたというが，提出された証拠に本
願商標と同一のものが使用されている事実は，一つも見当たらない。
　原告の挙げる商標登録事例は，本願商標とは構成態様や商品が異なるものであ
る。
　諸外国における登録例は，本願商標に関する判断結果に直接，影響を与えない。
　２　取消事由２（本願商標が商標法３条２項の要件を具備しないとの判断の誤
り）に対して
　(1)　本願商標は，靴底の模様が菱形状の幾何学的模様を基調とした連続模様で表
され，その中の一部分だけ，すなわち，つま先部と土踏まずとの間の部分だけが，
六角形状の模様と菱形状の模様とが交互に配された模様となっているものである。
　一方，原告が使用していると主張する靴底の標章（甲２の３・６）は，つま先部
及び土踏まずからかかと部までは本願商標と同一模様と認定できるものの，つま先
部と土踏まずとの間の模様については，六角形模様だけで構成されており，菱形模
様が一切なく，本願商標と同一の模様とは認められない。さらに，上記以外の証拠
を子細にみても，本願商標と同一の靴底の標章を見つけることできない。
　本願商標は，商標法３条２項の要件を具備しているものということはできない。
　(2)　原告は，本願商標が識別力を獲得するに至ったことを証する事実として種々
主張するが失当である。
　原告が創業以来使用しているという靴底の標章は，本願商標とは異なる。
　また，原告の商品が日本国内において若者の人気を得ている証拠もない。
　本件証拠からは，本願商標が付されたシューズを確認できず，また，その販売開
始時期及び使用期間についても確認できない。
　原告は，広告宣伝活動について主張するが，その証拠として提出されたものをみ
ても，いずれも本願商標とは靴底の形状・模様が異なるものである。
　その他，原告の主張する点は，いずれも採用し得ないものである。
　(3)　原告は，審決が甲２ないし４２が証する事実について誤った事実認定をした
と主張するが，審決に誤りはない。
　(4)　原告は，本願商標が雑誌記事や広告において原告製品の識別標識として使用
されていると主張するが，原告の靴に対する機能・性能・美感・ファッション性等
を表したものであったり，靴底をモチーフとした原告の靴の宣伝広告などと認識さ
れるものである。そればかりか，その靴底の形状・模様は，本願商標とは異なるも
のである。
　指定商品が異なるＴシャツに本願商標と同一の商標が使用され，販売されたから
といって，直ちに本願商標が自他商品識別機能を有していることにはならない。
　(5）　原告が分割とともにした補正は，商標法６８条の４０第１項の規定による
制約を受け，単に出願の分割による新出願の体裁を整えるために必要な限度で許容
されるものであり，この補正によっては，指定商品の減縮の効果を原出願の時点に
遡及させ，原出願を減縮された商品を指定商品とするものにする法的効果は生じな
い。審決取消訴訟の対象となるのは，分割前の原出願についての拒絶理由の有無で
あり，分割出願に係る指定商品との関係で拒絶審決が部分的に失効することはな
い。
　本願商標の指定商品は，「履物，運動用特殊靴」であり，商標法施行規則・別表
に従えば，「履物」には，サンダル靴，ゲタ等も含まれるが，本願商標をこれらに
ついて使用している事実は何ら示されていない。この点においても，本願商標は商
標法３条２項の要件を具備しているものではない。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（本願商標が商標法３条１項３号に該当するとの判断の誤り）に
ついて
　(1)　商標法３条１項３号所定の商標について商標登録を受けることができないと
された趣旨は，同号所定の商標が商品の特性を表示記述する標章であって，取引に
際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人による
独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用さ
れる標章であって，多くの場合自他商品識別力を欠き，商標としての機能を果たし
得ないものであることによるものと解される（最高裁昭和５４年４月１０日第３小
法廷判決・裁判集民事１２６号５０７頁）。
　そして，本来，商品の形状は，商品の機能をより効果的に発揮させたり，看者に
与える美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものである。したがっ
て，商品の形状からなる商標は，その形状が同種の商品の用途，機能から予測し難
いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えているものと認められ
るような場合でない限り，自他商品識別力を欠くものであって，「商品の形状を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」として，登録を受けること
ができないというべきである。この点は，東京高裁知的財産専門各部が繰り返し同
旨の判示をしているところでもある（近年のものとして，東京高裁平成１１年（行
ケ）第４０６号平成１２年１２月２１日第１８民事部判決，同平成１３年（行ケ）
第５４号平成１３年１２月２８日第１３民事部判決，同平成１３年（行ケ）第４４
６号平成１４年７月１８日第６民事部判決，同平成１４年（行ケ）第５８１号平成
１５年８月２９日第１３民事部判決，同平成１５年（行ケ）第１０２号平成１５年
１０月１５日第３民事部判決などがある。いずれも最高裁ホームページ参照。）。
　(2)　そこで，本願商標についてみるに，審決は，「本願商標は，別紙１のとおり
の構成からなる図形商標であるところ，その図形は，履物における底面の輪郭を形
取った破線を描き，その内側に輪郭線に沿って全体を菱形状（一部菱形形状の中に
六角形模様を加えている。）の模様を連続的に施してなるもの」であると認定し，
原告もこの点を争うものではない。
　そして，証拠（甲４３〔本願商標の登録願の控え〕。商標登録を受けようとする
商標は，別紙１と同じ。）により，本願商標の上記模様部分を更に詳細に認定する
と，①つま先先端点とかかと後端点とを結ぶ線分上にあって，つま先先端点からか
かと後端点に向かって全長の約４分の１の距離にある点において，同線分と直交す
る線を想定し，この直交線と上記輪郭線とによって画されたつま先側の範囲（いわ
ば，つま先側の４分の１の範囲。以下「つま先エリア」という。）は，全体が連続
した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成されていること，②つま先
先端点とかかと後端点とを結ぶ線分上のほぼ中間点において，同線分と直交する線
を想定し，この直交線と上記輪郭線とによって画されたかかと側の範囲（いわば，
かかと側の２分の１の範囲。以下「かかとエリア」という。）は，「つま先エリ
ア」と同様に，全体が連続した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成
されていること，③上記以外の部分，すなわち足指の付け根の関節付近に相当する
範囲（以下「中央エリア」という。）は，菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何
学的模様とが交互に配された模様により構成されていることが認められる（なお，
弁論の全趣旨によれば，原告の主張する「ワッフル」を連想させるデザインとは，
上記「菱形状の幾何学的模様」を連続的に施した模様を指し，また，「蜂の巣」を
連想させるデザインとは，上記「六角形状の幾何学的模様」を連続的に施した模様
を指すものであると認められる。）。
　以上の認定事実によれば，本願商標は，指定商品である「運動靴，スニーカー」
の底面（接地面）の形状を表示する標章からなる商標である。そして，上記①「つ
ま先エリア」及び②「かかとエリア」における連続した菱形状の幾何学的模様，さ
らに③「中央エリア」の菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様とが交互
に配された模様は，その形態からして，靴のグリップ力という機能をより効果的に
発揮させるに資するであろうことは容易に予測し得るところである。
　そして，上記各模様が，機能性とは関係なく，ファッション的美感を高める観点
からデザイン構成がされたことは，これを直接的に裏付ける証拠はない。もっと
も，本件証拠（甲４４ないし４６，乙１ないし１１）によれば，シューズメーカー
各社は，靴の底面について，実に様々な形状のものを製造しており，その形状は，
主として機能性を追求した結果もたらされたものであると認められるが，必ずしも
機能性の追求のみでなく，機能性を損なわない範囲で美感をも追求したものであろ
うことをも推測し得る。そうすると，本願商標の上記模様による構成についても，
機能性の観点のみならず，ファッション的美感を高める観点からもデザインがされ
たことを推認し得ないではない。
　しかしながら，本願商標の上記菱形状の幾何学的模様及び六角形状の幾何学的模
様の一つ一つは，それ自体，菱形及び六角形という基本的な図形からなるもので，
菱形状の幾何学的模様を連続して配しても，ありふれた形状であるというほかな
い。また，③「中央エリア」においては，菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何
学的模様とが交互に配されて，比較的特徴的ではあるが，独創性が高いとまではい
えない。このことに加え，シューズメーカー各社が靴の底面について，実に様々な
特徴ある形状のものを製造している実情にも照らせば（甲４４ないし４６，乙１な
いし１１），本願商標の形状は，指定商品である「運動靴，スニーカー」の用途，
機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えてい
るものとは，到底認められず，指定商品の取引者，需要者は，本願商標から，「運
動靴，スニーカー」において採用し得る機能又は美感の範囲内のものであると感得
し，「運動靴，スニーカー」の底面（接地面）の形状そのものを認識するにとどま
るものと認められる。すなわち，本願商標は，自他商品識別力を有するものとは認
められず，「商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標」であるというべきであって，商標法３条１項３号に該当するものとして，登録
は許されない。
　審決も上記と同旨を説示する趣旨であると解されるのであって，本願商標が商標
法３条１項３号に該当するものとした判断に誤りはない。
　(3)　原告は，前記のとおり，本願商標が商品の機能・品質とは必然的には関連性
のない特異な模様を組み合わせて構成したものであるなどと主張するが，機能性の
観点のみならず，ファッション的美感を高める観点からもデザインされたとして
も，本願商標が商標法３条１項３号に該当することを免れないことは，上記判示の
とおりである。また，原告は，他の商標の登録例を援用して主張するが，構成を異
にする他の商標の例をもって直ちに本願商標の登録に関する審決の判断の誤りを根
拠付け得るものではない（なお，甲３１の商標は，直ちに靴の形状であると断じ得
るかは疑問であり，甲３３の商標は，指定商品に靴，履物などは存在しない。）。
その他，原告の主張する点は，既に判示したところに照らし，いずれも採用の限り
ではない（なお，本願商標の長年にわたる使用実績，本願商標の外国での登録状況
等について原告が主張する点は，次項において，併せて説示する。）。
　２　取消事由２（本願商標が商標法３条２項の要件を具備しないとの判断の誤
り）について
　(1)　商標法３条２項は，同条１項３号に該当する商標であっても，使用をされた
結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものにつ
いては，商標登録を受けることができる旨を規定する。
　そして，商標法３条１項３号所定の商標が登録を受けることができないとされた
趣旨（前判示）に加え，商標法３条２項は，長年にわたって業務に係る商品につい
て商標を使用した結果，その商標がその商品と密接に結びついて自他商品識別力を
有するに至ることもあり得ることから，例外的に商標登録を認めるものであること
にかんがみれば，商標法３条２項の適用を受けるには，原則として，使用に係る商
標及び商品は，出願に係る商標及び指定商品と同一であるべきであって，商標につ
いては，細部にわたって厳密に一致しないまでも，少なくとも社会通念上同一性を
損なわない程度のものであることが必要であるというべきである。
　(2)　原告は，商標法３条２項所定の「使用をされた商標」は，甲４９に最もよく
表れていると主張した（第１回口頭弁論調書）。本判決の別紙２のものが甲４９に
掲載されたものである（以下「使用商標」という。）。
　そこで，使用商標（甲４９（別紙２）に記載された靴の底面（接地面）の形状）
と本願商標（別紙１。本願商標の詳細な認定は前判示のとおり。）とを対比する
と，まず，①「つま先エリア」及び②「かかとエリア」は，両者ともに，全体が連
続した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成されており，同一である
と認められる。
　しかし，③「中央エリア」については，本願商標（別紙１）は，前認定のとお
り，菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様とが交互に配された模様によ
り構成されているのに対し，使用商標（別紙２）は，連続した六角形状の幾何学的
模様のみで構成されており，菱形状の幾何学的模様は存在しないことが認められ，
構成要素自体が全く異なるものである。この違いは，一見して明白である。しか
も，本願商標及び使用商標は，ともに，靴の底面の多くの面積を占める①「つま先
エリア」及び②「かかとエリア」が菱形状の幾何学的模様となっていることから，
看者に対して菱形状の幾何学的模様が全体の基調をなしているとの印象を与え，こ
れらに挟まれる形で存在する③「中央エリア」がより強く看者の注目を引く部分と
なっているものと認められることから，看者にとって，両者の違いは，一層際だっ
て印象付けられるものと認められる。
　さらに，本願商標及び使用商標は，ともに，接地する部分（すなわち底面の凹状
の部分を除いた部分）が模様を形成するものとして看者の目を引くが，上記のよう
な構成要素の違いにより，次のような大きな視覚的違いをも引き起こしている。
　すなわち，使用商標（別紙２）は，つま先を上，かかとを下とした場合，右上か
ら左下に向かう等間隔の斜線と，左上から右下に向かう当間隔の斜線が認識され，
これらが交差することで菱形状の幾何学的模様が形成されているが，これらの斜線
は，③「中央エリア」も含め，全体を貫いている。そして，③「中央エリア」にお
いては，真上から真下に向かう等間隔の実線が更に加わっており，この実線と上記
２種類の斜線とが互いに交差することで六角形状の幾何学的模様が形成されてい
る。このように，使用商標は，上記２種類の斜線と真上から真下に向かう実線との
３種類で構成されるという比較的単純なものであるため，③「中央エリア」におい
ては，すべてが六角形状の幾何学的模様で占められることになるとともに，真上か
ら真下に向かう実線が極めて目を引くものとなっている。
　一方，本願商標は，使用商標のように２種類の斜線と真上から真下に向かう実線
との３種類で構成されるという比較的単純な構成とはなっていない。つまり，③
「中央エリア」において，真上から真下に向かう実線（別紙１は，靴の形状が斜め
に傾いているが，使用商標との対比上，つま先を上，かかとを下として説示す
る。）が存在しない。真上から真下に向かう線を想定するとしても，それは途切れ
途切れになっており，実線と認識し得るものとはなっていない。本願商標において
は，真上から真下に向かう実線を設けないことにより，すべてが六角形状の幾何学
的模様で占められるのではなく，菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様
とが交互に配されるという比較的複雑な模様を形成しているのである。本願商標に
おいては，使用商標のように，極めて目を引く真上から真下に向かう実線が存在し
ない点で看者に全く異なった印象を与えている。
　以上を要するに，本願商標と使用商標とは，より強く看者の注目を引く③「中央
エリア」における構成が全く異なり，しかも，極めて目を引く真上から真下に向か
う実線の有無という点でも異なっているのであり，看者に与える印象も一見して異
なるのであって，社会通念上，両者は，到底同一のものとはいえない。
　なお，本件証拠中の原告の商品を掲載した雑誌記事や広告などを精査しても，実
際の商品に使用されているのは，甲４９（別紙２）のものであって，本願商標（別
紙１）の使用を裏付けるものは本件証拠上皆無であり，本願商標の使用事実を認め
ることはできない。
　(3)　以上によれば，使用商標の使用状況，識別力，顧客吸引力などについて認定
判断するまでもなく，本願商標が商標法３条２項の要件を具備しないことは明らか
であって，同要件の具備を否定した審決の結論は，是認し得るものである。
　(4)　原告は，本願商標が外国において登録されていると主張する。しかし，仮
に，外国での登録が真実であるとしても，その一事をもって直ちに，我が国の法制
度下における審決の認定判断を誤りであると根拠付けることはできない（念のた
め，原告が外国での登録を証するものとして援用する甲２１ないし２６を精査する
と，いずれも不鮮明で，本願商標と同一のものが登録されたのか自体を確認し得な
い。むしろ，アメリカ合衆国における登録商標（甲２１）については，前判示のよ
うな真上から真下に向かう実線が明確に見て取れるのであり，登録されたのは，前
判示の使用商標（別紙２）であって本願商標ではない可能性が高い。少なくとも，
甲２３，２５，２６もこれと同様にみえる。）。
　３　結論
　以上のとおり，原告主張の審決取消事由は理由がないので，原告の請求は棄却さ
れるべきである。
　なお，本訴の係属中に前記のとおりの分割出願がされ，これによって，本願商標
の指定商品は，第２５類「運動靴，スニーカー」のみとなったものである。本判決
は，審決のうち分割出願に移行した第２５類「履物（但し，「運動靴」及び「スニ
ーカー」を除く。），運動用特殊靴」に係る部分については，原告の主張する見解
と同一の見解に立って，上記分割出願によってその効力を失っているものとして，
本件出願に残存した第２５類「運動靴，スニーカー」のみを基礎に判断し，商標法
３条１項３号に該当し，かつ，同条２項の要件は存在しないとした審決を維持した
ものである（東京高裁平成１５年（行ケ）第８３号平成１５年１０月７日判決・判
例タイムズ１１３９号２５７頁以下，２６２頁第２段参照。）。しかしながら，被
告主張の見解に立っても，分割出願によって残存した指定商品を基礎に商標法３条
１項３号に該当し，かつ，同条２項の要件は存在しないと判断することができる以
上，審決取消事由の有無の判断，そして，本判決の判断の結論を左右するものでは
ない。
よって，主文のとおり，判決する。
　　東京高等裁判所知的財産第４部
　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　塚　　原　　朋　　一
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　田　　中　　昌　　利
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　佐　　藤　　達　　文
（別紙１）
　　本件登録出願に係る商標（本願商標）
（別紙２）
　　原告主張に係る使用商標
　　（甲４９，「ＳＥＮＳＥ」2003年10月号107頁・（株）主婦の友社発行）
　　　　　　　　

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